Año XXXIV – Número 2944 Lima, 7 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 197-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 666-2015. Referencia: Signos involucrados: SOOSAN (denominativo) y DOOSAN (mixto) PROCESO 209-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00283. Referencia: Signos involucrados: HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) y SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixto) PROCESO 210-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2012-00177. Referencia: Marcas involucradas NH (denominativa) y BH HOTELES (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 07/03/2017 2 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 197-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 666-2015 Referencia: Signos involucrados: SOOSAN (denominativo) y DOOSAN (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 118-2016-SDCSP-C/PJ, recibido el 5 de mayo de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Decisión 500), a fin de resolver el Proceso Interno 666-2015; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno GACETA OFICIAL 07/03/2017 3 de 58 Demandante: SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) Tercero interesado: DOOSAN INFRACORE CO LTD. 2. Hechos relevantes 2.1. El 28 de diciembre de 2006, SOOSAN HEAVY INDUSTRIES CO.

LTD., (en adelante, SOOSAN), solicitó el registro del signo SOOSAN (denominativo) 1 para proteger productos comprendidos en la Clase 72 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano" no se presentaron oposiciones por parte de terceros.3 2.3.

El 17 de julio de 2007, mediante Resolución 011433-2007/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo SOOSAN (denominativo) por la existencia previa del registro de la marca DOOSAN (mixta)4 en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.5 2.4. El 8 de agosto de 2007, SOOSAN presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 011433-2007/0SD-INDECOPI. 2.5.

El 31 de enero de 2008, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución 0292-2008/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 011433-2007/0SD-INDECOPI y, en consecuencia, denegar el registro del signo solicitado SOOSAN (denominativo).

Expediente No. 301322-2006. 2 Máquinas para el manipuleo de carga, vehículos de construcción, maquinaria e implementos mineros; maquinaria e implementos de cantería y construcción; maquinaria e implementos para la industria química; maquinaria e implementos neumáticos e hidráulicos; taladros usados en equipos de construcción, máquinas perforadoras de tierra usadas en equipos de construcción; quebrantadores y trituradoras usadas en el campo de la ingeniería civil y la construcción; barrenadoras, perforadas de oruga usados en equipos de construcción (máquinas perforadoras de oruga usados en equipos de construcción (máquinas perforadoras que van montadas sobre vehículos de oruga). 3 De la revisión del expediente, no se pudo verificar la fecha de publicación. 4 Certificado 113659. 5 De la revisión del expediente, no se pudo determinar qué productos protege. 2 GACETA OFICIAL 07/03/2017 4 de 58 2.6.

El 9 de abril de 2008, SOOSAN presentó ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 02922008!TPl-1 NDECOPI. 2.7. El 3 de julio de 2008, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 24 de septiembre de 2012, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Veinte y cinco, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta por SOOSAN en contra del INDECOPI. 2.9.

El 30 de enero de 2013, SOOSAN presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Veinte y cinco. 2.1 O. El 22 de abril de 2014, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Sentencia en la apelación 3034 - 2013, decidió revocar la Resolución Número Veinte y cinco, y ordenó al INDECOPI expida una nueva resolución administrativa. 2.11.

El 13 de noviembre 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 22 de abril de 2014. 2.12. El 22 de octubre de 2015, la Secretaria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Auto calificatorio, suspendió el trámite y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de la Decisión 500. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa SOOSAN, en su demanda manifestó que: 3.1. Comparados los signos en conflicto SOOSAN (denominativo) solicitado y la marca registrada DOOSAN (mixta), contrariamente a lo que argumenta el INDECOPI, observadas en su integridad resulta evidente que hay diferencia entre las mismas, motivo por el cual resulta muy difícil que los consumidores confundan dichos signos. 3.2.

El signo solicitado SOOSAN es meramente denominativo, mientras que la marca registrada mixta en donde consta la denominación DOOSAN escrita en letras características sobre las figuras de tres cuadros desalineados. 3 07/03/2017 GACETA OFICIAL 5 de 58 3.3. Si bien los signos confrontados protegen productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza, el signo solicitado protegería principalmente máquinas perforadoras que van montadas sobre vehículos de oruga, mientras que la marca registrada protege otra clase de maquinarias, destinadas a distintos usos, por lo tanto, no son vinculados, y se venden en distintos establecimientos especializados y de comercialización. 3.4.

Es tan cierto el hecho de que los signos no son confundibles que el titular de la marca registrada en ningún momento presentó oposición a la solicitud de registro, lo que significa que consideró que el signo solicitado es diferente y por consiguiente no afectaría a sus intereses. 3.5. Los signos SOOSAN y DOOSAN coexisten sin problema alguno en los Estados Unidos de América y en la República de Korea, puesto que sus titulares, cuentan en esos países con sus respectivos registros de marca. 4.

Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contencioso El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4. 1. La demandante sostiene que la autoridad no debió otorgarle mayor importancia a la confusión fonética entre los signos, tomando en consideración que éstos se diferencian en el campo gráfico. 4.2. De igual manera, pretende que se realice el examen comparativo entre los signos, sin considerar todos los productos que éstos distinguen. 4.3.

En el presente caso, se trata de una solicitud de registro, por lo que el derecho involucrado se restringe a lo expresamente consignado en la solicitud. De asumir lo contrario, se deslegitimaría todo el sistema de registro, toda vez que la autoridad tendría que averiguar qué productos realmente se comercializan con cada signo en el mercado, lo cual carece de fundamento y objetividad. 4.4.

En el presente caso la similitud y conexión competitiva resulta más que evidente. 4.5. El examen comparativo se lo realizó tanto a nivel fonético como gráfico, estableciendo que los dos presentan semejanzas que no permiten su coexistencia pacífica en el mercado ya que se induce a confusión al consumidor. La confusión que se genera es de carácter directo. 4.6.

Respecto del argumento que los signos coexisten en el extranjero, la demandante no tomó en cuenta que el registro de un signo posee un alcance territorial determinado. 4 GACETA OFICIAL 5. 07/03/2017 6 de 58 Argumentos de la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia. Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 5.1.

En el presente caso, de la apreciación y confrontación de los signos en conflicto, incidiendo con mayor énfasis en las semejanzas que las diferencias, entre el signo solicitado SOOSAN (denominativo) y la marca DOOSAN (mixta), se advierte que entre las dos existe semejanza fonética. 5.2. Se advierte que entre los signos confrontados existe seis grafías, de las cuales cinco son iguales, siendo la única variación en una grafía, que consiste para uno en la letra D y para otro la letra S al inicio de los signos en cuestión, en tanto, si bien la marca registrada está conformada por una grafía particular y las figuras de 3 cuadrados, ello no elimina la similitud existente entre DOOSAN y SOOSAN. 5.3.

No se requiere necesariamente la existencia de confusión, sino únicamente la existencia de riesgo de confusión. En el presente caso, alguno de los productos que pretende distinguir el signo solicitado (máquinas para el manipuleo de carga, maquinaria e implementos mineros) son los mismos que algunos de los productos que distingue la marca registrada (máquinas y aparatos de minería, máquinas y aparatos de carga y descarga), con lo cual se concluye que aun cuando el público consumidor razonable pueda lograr distinguir que los dos signos presentan diferencia en el orden de los fonemas que los conforman, existe el riesgo de que el público consumidor pueda incurrir en un supuesto de confusión indirecta. 6.

Argumentos expuestos en el recurso de apelación SOOSAN en el recurso de apelación presentado se ratificó en los argumentos expuestos en la demanda contencioso administrativa. 7. Argumentos de la Sentencia del recurso de apelación La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia señaló que: 7.1. Es necesario establecer que la materia jurídica en discusión, está en determinar si pueden coexistir en el mercado, la marca registrada DOOSAN y el signo solicitado SOOSAN, sin que exista riesgo de inducir a confusión al consumidor, teniendo en cuenta que los productos de ambos, pertenecen a la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza. 7.2.

Las partes dentro del proceso tiene la posibilidad de presentar los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que esgrimen a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba, a fin de sustentar los hechos que configuran su pretensión o defensa; de otro lado, le corresponde a la administración pública el deber de actuarlas y dar respuesta razonada y adecuada. 5 GACETA OFICIAL 07/03/2017 7 de 58 7.3.

Advierte que la demandada al emitir la resolución impugnada, se limitó a citar de manera enunciativa que la recurrente adjuntó medio probatorios (certificados y registros) en su apelación en sede administrativa, más no cumplió con actuar y valorar dichos documentos, a pesar de ser uno de los argumentos medulares de la recurrente. Por lo tanto, resulta evidente que se ha frustrado el derecho a la prueba y con ello el debido proceso. 7.4.

Resulta incongruente la decisión impugnada, pues la Sala parte de la premisa que es posible la coexistencia pacífica en el mercado y sin riesgo de inducir a confusión, de los signos en conflicto. 7.5. Concluye que no se valoró de manera correcta el material probatorio aportado, y por lo tanto corresponde la revocación de la resolución recurrida. 8.

Argumentos del Recurso de Casación El INDECOPI interpuso recurso de casación en el que manifestó que: 8.1. Existe vulneración al debido proceso, toda vez que no se cumplió con el requisito de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial de las normas aplicables, conforme a lo establecido por el Artículo 33 segundo párrafo del Tratado de Creación del Tribunal, que establece la obligatoriedad de solicitar la correspondiente interpretación. 8.2.

La Sala Civil Permanente, al haber conocido el proceso judicial en última instancia ordinaria, vulneró el derecho al debido proceso al emitir su fallo sin solicitar previamente la interpretación judicial, por lo que corresponde declarar la nulidad del fallo de segunda instancia. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de la Decisión 5006.

Procede la interpretación solicitada. 6 Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (...) Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunaf'. 6 GACETA OFICIAL 07/03/2017 8 de 58 2. De oficio se interpretará el Artículo 136 literal a)7 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, toda vez que en el presente caso se trata lo referente a la irregistrabilidad de signos que puedan causar riesgo de confusión respecto de una marca idéntica o similar, previamente registrada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Autonomía de las Oficinas Nacionales. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado SOOSAN (denominativo), y la marca registrada DOOSAN (mixta). 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: (...) Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

( ) Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal".

( ) "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 7 GACETA OFICIAL 07/03/2017 9 de 58 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor8. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) 8 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10. 8 GACETA OFICIAL 07/03/2017 10 de 58 cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados9. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia1°. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan11. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 12. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1 3 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del 9 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y del Proceso 519-IP-2015, p. 6. 10 lbíd. 11 Así, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 5 1 9-IP-20 1 5, pp. 11-12. 12 lbíd. 13 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8. 9 GACETA OFICIAL 07/03/2017 11 de 58 consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.6.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 14. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles15. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 16. 1.7.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor 17. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir18. De tratarse de una simple similitud, el 14 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; el Proceso 14-IP-2009, p. 6; y el Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 15 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 16 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla c/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 17 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 316-IP-2015. 18 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 10 t;r¡ 1 07/03/2017 GACETA OFICIAL 12 de 58 examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 19. 1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre signos denominativos y mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos y denominativos, es necesario que se analice los parámetros de comparación. 2.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto'12 º. 2.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores'121. 2.4.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramaticales, 19 Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citada. 20 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 21 Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 11 GACETA OFICIAL 07/03/2017 13 de 58 formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: 22 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos, el Tribunal consultante debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 23 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de la presente Interpretación Prejudicial, el Tribunal consultante debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos en conflicto de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 22 lbíd. 23 Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial pronunciada en el Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 12 GACETA OFICIAL 07/03/2017 14 de 58 2.7.

Con base a estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 3.

La coexistencia de hecho. 3.1. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellas. 3.2. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 3.3.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 3.4.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años aporta evidencia, desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado), de que por parte de los consumidores no hubo riesgo de confusión entre los signos. 3.5. En ese sentido, si bien la coexistencia pacífica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, sí es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión. 4.

Autonomía de las oficinas nacionales competentes SOOSAN argumentó la titularidad de la marca SOOSAN en Estados Unidos de América y en la República de Korea. 4.1. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso: 13 GACETA OFICIAL 07/03/2017 15 de 58 "El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones". 4.2. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 4.3.

El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro."24 4.4. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 4.5. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares."2s 24 25 Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. Ibídem. 14 GACETA OFICIAL 07/03/2017 16 de 58 4.6. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.26 4.7.

La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada.

Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto."27 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 666-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �t� t Cecilia Luisa AyllonQuinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 26 Ibídem. 27 Ibídem. 15 07/03/2017 GACETA OFICIAL / -- - He � ¡� ra '... ) /' J//11/i i)·---_\':-_-.: e.. rr ( ' � 17 de 58 //�, eus;c R f, ¿-- 1. /�/,") etf:, omq - Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 07/03/2017 18 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 209-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00283 Referencia: Signos involucrados: HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) y SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1743, recibido el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00283; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 07/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 19 de 58 Demandante: BELLEZA EXPRESS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: OROZCO PINEDA & COMPAÑÍA EN C. Hechos relevantes 2.1. El 25 de marzo de 2009, OROZCO PINEDA & COMPAÑÍA EN C. (en adelante, OROZCO) solicitó el registro del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Nl"'(i'(> /Hn;,rillo li rqJCS;:i Az.i1Cd'.'.�1r: A-1..0:mdrtlll' ALU, <r.:,curo H.o�.ido Magenta Rr,,;o 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 605, BELLEZA EXPRESS S.A. (en adelante, BELLEZA EXPRESS) presentó oposición fundamentada en el registro previo de su marca SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixta)3, registrada para amparar productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expediente interno 08 204486. 2 Productos de aseo y limpieza. 3 Certificado 272966. 4 Preparaciones para blanquear y otras substancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones paras el cabello; dentífricos. 2 GACETA OFICIAL 07/03/2017 20 de 58 2.3.

El 12 de febrero de 2010, mediante Resolución 7549, la Directora de Signos Distintivos (e) de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto). 2.4. BELLEZA EXPRESS, dentro del término oportuno5, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 7549. 2.5.

El 26 de marzo de 201 O, mediante Resolución 17920, la Directora de Signos Distintivos (e) de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 7549. 2.6. El 1 O de febrero de 2011, mediante Resolución 5791, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 7549. 2.7.

El 6 de julio de 2011, BELLEZA EXPRESS, interpuso demanda en acción de nulidad en contra de la Resoluciones 7549, 17920 y 5791. 2.8. El 28 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por BELLEZA EXPRESS 3.1. Las resoluciones impugnadas, desconocieron la similitud existente entre los signos mixtos HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS y SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES y su innegable riesgo de asociación y confusión entre ellas. 3.2. Existe similitud gráfica, fonética, ortográfica e ideológica entre los signos confrontados. 3.3.

Las dos expresiones evocan la misma idea en la mente del consumidor. 5 De la revisión del expediente no se ha podido encontrar la fecha de presentación de los recursos. 3 GACETA OFICIAL 07/03/2017 21 de 58 3.4. Visualmente se determina la evidente e innegable similitud entre los signos comparados, pues ambos coinciden en las palabras SIETE ESENCIAS. 3.5.

La expresión SIETE ESENCIAS no es genérica ni de uso común para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.6. La incorporación de la palabra HEROFLOR dentro del contexto del signo no le dota de distintividad frente al signo prioritario, ya que utiliza la frase SIETE ESENCIAS que es la misma de la marca registrada. 3. 7.

La impresión comercial y la apariencia de los dos signos es la misma por lo que el público consumidor puede verse afectado en su elección, podría elegir uno considerando que escoge otro, existiendo riesgo de asociación. 3.8. Los dos signos utilizan un envase amarillo cilíndrico, con tapa blanca y con una etiqueta en forma similar a un trapecio que lleva pegada en el frente del envase, en letras de color rojo y negro, con figuras de flores en tonalidades rojas y verdes, por lo que ambos evocan la misma idea y la misma representación en la mente del consumidor. 3.9.

Ambos signos identifican productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES protege: "jabones, preparaciones hechas a base de esencias, ambientadores" y los del signo solicitado HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS: "productos de aseo y limpieza", por lo que el consumidor puede fácilmente escoger un producto creyendo que es otro a tratarse de los mismos productos. 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. La SIC no ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486. 4.2. Al comparar los dos signos, estos no presentan semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, si bien ambas comparten las expresiones SIETE ESENCIAS en su parte denominativa, dicha similitud se ve desvirtuada al momento en que introducen al conjunto marcario en el signo solicitado la expresión de fantasía HEROFLOR y en el caso del signo registrado la expresión caprichosa DE LOS ANDES, palabras que coadyuvan a que desde otra perspectiva, el consumidor vea representada en su mente una idea distinta respecto de la marca registrada. 4 GACETA OFICIAL 07/03/2017 22 de 58 4.3.

Ambos signos incorporan las palabras SIETE ESENCIAS, las cuales describen de manera directa la composición de los productos que identifican, por lo que deben permitir la existencia de otros signos que usen dicha expresión en el mercado. 5. Argumentos de la contestación por parte de OROZCO 5.1. El signo solicitado es suficientemente distintivo, pues la posición en la que se encuentran ubicadas las palabras, el diseño y los trazos es distinta respecto de la marca registrada. 5.2.

En el aspecto gráfico, no existe similitud entre los signos confrontados. 5.3. Con la solicitud del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) no se intenta apropiar de las palabras SIETE o ESENCIA, ya que son términos de uso común. 5.4. El análisis de las marcas debe realizárselo entre HEROFLOR 7 X y DE LOS ANDES, encontrándose a todas luces que no hay similitud ortográfica, conceptual, ni fonética entre los signos en conflicto. 5.5.

No existe riesgo de confusión que lleve al consumidor a considerar que el signo solicitado proviene del mismo productor de la marca registrada SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixta) 5.6. La SIC, actuó en total apego de la ley al conceder el registro del signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto). B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 4866 de la Comisión de la 6 "Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores". / /,j ¿y-:;/ 5 GACETA OFICIAL 07/03/2017 23 de 58 Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal a) al tratarse el caso interno sobre la irregistrabilidad por confusión de un signo con una marca registrada. 2. No se analizará el Artículo 134 ya que no se revisarán los requisitos para el registro de una marca. 3. De oficio se interpretará el Artículo 135 literales e) y 9) 7 de la Decisión 486 para analizar lo relacionado a las marcas de uso común y descriptivas.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. 3. Palabras de uso común y descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 7 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias refer1das a esos productos o servicios;" g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corr1ente o en la usanza del país;

(...)" 6 GACETA OFICIAL 07/03/2017 24 de 58 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo HEROFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) es confundible con la marca SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixto) por lo que es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: ''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...) 11 (. •.) 11 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesª. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 10. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-1 P-2 015. 10 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 07/03/2017 25 de 58 indirecta) y/o de asociac1on en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante11. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos12: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del 11 Ibídem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 07/03/2017 26 de 58 consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5.

De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifican los signos en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado HERAFLOR 7 X SIETE ESENCIAS (mixto) y la marca registrada SIETE ESENCIAS DE LOS ANDES (mixta). En ese sentido, es necesario que se proceda a comparar los signos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 2.2.

En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 13 13 ¡ /}.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 9 GACETA OFICIAL 07/03/2017 27 de 58 2.3. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente 14: a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: c) (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.

Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad. 15. j' ¿_,¿ i 14 Ibídem. 15 Ibídem. 10 GACETA OFICIAL 07/03/2017 28 de 58 2.5.

El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho marcario. 16. 2.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común), llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 17. 2.7.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.8.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en 16 Ibídem. 17 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 11 GACETA OFICIAL 07/03/2017 29 de 58 la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 18: 2.8.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.8.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.8.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.8.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.8.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.8.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.8.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 18 4í (_ ó¡/ Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 12 GACETA OFICIAL 07/03/2017 30 de 58 2.8.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.9. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3.

Palabras de uso común y descriptivas en la conformación de un signo. La marca débil 3.1. Afirma la SIC y la solicitante del signo que la expresión "SIETE ESENCIAS" es descriptiva y las palabras "SIETE ESENCIAS" son términos de uso común y no deben entrar al cotejo de los signos en conflicto, por lo tanto, en el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 3.2.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

( )" 3.3. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 19 19 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 13 GACETA OFICIAL 07/03/2017 31 de 58 3.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.5.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc20. 3.6. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva21. 3.7.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza22. 3.8. El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;" 3.9. / La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, 20 Proceso 19-IP-2014. 21 Ibídem. 22 Ibídem. 14 GACETA OFICIAL 07/03/2017 32 de 58 tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil23. 3.1O.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común o descriptivo en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común y descriptivos, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Se deberá tener en cuenta la previsión plasmada en el punto precedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00283, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. f ( { LA �-I I Cecilia luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 23 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 07/03/2017 33 de 58 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 07/03/2017 GACETA OFICIAL 34 de 58 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2016 Proceso 210-1P-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00177 Referencia Marcas involucradas NH (denominativa) y BH HOTELES (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1788 del 06 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 10 de mayo del mismo año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00177; y, El Auto del 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante INVERSIONES GMH S.A. 1 07/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 35 de 58 Demandado Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Terceros Interesados NH HOTELES S.A. BH HOTELES INC. Hechos relevantes: 2.1. El 30 de enero de 2009, NH HOTELES S.A. (en adelante, NH HOTELES) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca NH (denominativa)1 para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 2

2.2. BH HOTELES INC. (en adelante, BH HOTELES) presentó opos1c1on contra la solicitud de registro del signo solicitado, con fundamento en la titularidad que ostenta sobre la marca BH HOTELES (mixta), anteriormente registrada con Certificado 357499 para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 2.3. Por Resolución 12885 del 08 de marzo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de Signos Distintivos) de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado NH (denominativo) a favor de NH HOTELES, considerando lo siguiente: a) Los signos en conflicto incorporan una letra distinta en su inicio, lo cual genera diferencias visuales y en su pronunciación; asimismo, si bien estos incluyen la letra H, cada uno contiene elementos adicionales que apreciados en su conjunto y sucesivamente les confieren una estructura única y distintiva que permite su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. b) No es necesario referirse a la conexión competitiva de los servicios que aluden los signos confrontados, toda vez que estos signos cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia Expediente administrativo 09-8763.

Clase 43: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. En la documentación que obra en el expediente no constan los servicios que distingue la marca BH HOTELES (mixta). 2 o I GACETA OFICIAL 07/03/2017 36 de 58 de riesgo de confusión. Siendo así, el consumidor promedio no tendrá dudas acerca del origen empresarial de los servicios que estos identifican, por lo que es viable su coexistencia pacífica en el mercado. c) Por lo anterior, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

2.4. BH HOTELES interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 12885. 2.5. Por Resolución 26677 del 26 de mayo de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 12885 y concedió el recurso de apelación interpuesto por BH HOTELES. 2.6.

Mediante Resolución 41175 de agosto de 20104, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en la Resolución 12885. 2.7. El 7 de mayo de 2011, INVERSIONES GMH S.A. (en adelante, INVERSIONES GMH) interpuso acción de nulidad contra las Resoluciones 12885, 26677, 41125 y 64947. 5 2.8.

El 27 de julio de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda, desestimando tramitar la pretensión contra la Resolución 64947 por tratarse de una marca y una actuación administrativa diferente. Asimismo, ordenó notificar a la SIC, NH HOTELES y a BH HOTELES, estos dos últimos como terceros interesados.

L 2.9. El 25 de junio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de INVERSIONES GMH: 3.1. Se ha transgredido la disposición contenida en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, debido a que el signo solicitado carece de distintividad por ser muy parecido a la marca registrada. 4 Conforme a la documentación que obra en el expediente, no se verifica el día en que se emitió esta resolución, toda vez que es ilegible.

En la documentación que obra en el expediente no consta por qué razón INVERSIONES GMH concurre al proceso en calidad de demandante. (J I 3 GACETA OFICIAL 07/03/2017 37 de 58 3.2. La semejanza fonética, visual y ortográfica entre los signos confrontados inducirá al consumidor a usar el servicio proporcionado por NH HOTELES en la creencia que está usando los servicios de BH HOTELES (riesgo directo); asimismo, la semejanza señalada hará que les atribuyan un origen empresarial común, en la falsa creencia que la marca NH deviene de una familia de marcas de BH (riesgo indirecto). 3.3.

Se ha transgredido lo dispuesto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que se otorgó el signo solicitado sin considerar la conexión competitiva de los servicios que aluden los signos en conflicto, lo cual, aunado al presunto riesgo de confusión entre tales signos dificultaría o impediría que el consumidor los distinga. 3.4.

Los servicios de los signos cotejados tienen características comunes y comparten canales de comercialización y de publicidad, en tanto están en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. También pueden utilizarse de manera complementaria y, en razón a su finalidad, ser intercambiables. 3.5. El signo solicitado es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, así como su valor comercial y publicitario, favoreciendo la competencia desleal por parte de la sociedad NH HOTELES contra BH HOTELES. 3.6.

Los signos guardan una estrecha relación, ya que ambos están compuestos por dos letras en minúscula, cuyos sonidos son similares y la letra que conforma la parte final de los signos es la misma. 4. Argumentos de la contestación de la SIC: 6 4.1. Las resoluciones impugnadas fueron emitidas conforme a ley. 4.2. Los signos en conflicto no son susceptibles de crear riesgo de confusión o asociación, pues cada uno está conformado por estructuras morfológicas y secuencias vocálicas y silábicas que son totalmente diferentes, y que los hacen fácilmente diferenciables por el consumidor, lo que genera que visualmente no exista riesgo de confusión. 4.3.

En la marca registrada la pronunciación de la consonante inicial es "BE", mientras la consonante inicial en el signo solicitado será pronunciada como "ENE"; ello, aunado a la palabra HOTELES en la marca registrada, denota más la identidad entre los signos en conflicto. 6 La SIC refiere que se ha acusado la vulneración del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486.

No obstante. de la lectura de la demanda no se advierte que INVERSIONES GMH haya argumentado la existencia de confusión entre el signo solicitado y algún nombre comercial ni que la oposición se haya sustentado en un nombre comercial. Por tanto, no serán considerados en el presente análisis los argumentos relacionados con nombres comerciales, por no ser relevantes. 4 GACETA OFICIAL 07/03/2017 38 de 58 4.4.

En el campo fonético se hace mucho más evidente y predominante la capacidad distintiva de la marca NH (denominativa) pues no comparte su estructura de palabras con la marca registrada, haciendo que su pronunciación sea totalmente diferente. 5. Argumentos de contestación de NH HOTELES: 5.1. Se encuentra conforme con los argumentos expuestos por la SIC en las resoluciones impugnadas. 5.2.

Las marcas en conflicto coexisten desde hace varios años en Colombia, entre otros países, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. 5.3. Habiéndose determinado que los signos en conflicto son diferentes, no era necesario entrar a analizar el segundo supuesto establecido en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 referido a los servicios de los signos en conflicto. 5.4.

No se puede afirmar que la marca registrada NH sea susceptible de causar un aprovechamiento injusto del supuesto y no demostrado prestigio de la marca registrada BH, cuando si de prestigio se trata cuenta con más de 150 hoteles identificados bajo las letras NH. 6. Argumentos de contestación de BH HOTELES: No consta en el expediente que BH HOTELES haya contestado la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ "Artícu/o 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad, (...)" "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 5 GACETA OFICIAL 07/03/2017 39 de 58 2. No procede la interpretación prejudicial del Literal b) del Artículo 135 de la norma antes citada, por no ser materia de controversia la falta de distintividad intrínseca del signo solicitado. 3. Por tanto, procede interpretar el Literal a) del Artículo 136, por ser materia de controversia el riesgo de confusión del signo solicitado con una marca previamente registrada. 4.

De oficio, procede la interpretación del Literal h) del Artículo 136 y de los Artículos 137 y 258 de la Decisión 4868, pues se ha alegado que el signo solicitado sería susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, así como el valor comercial y publicitario de ésta, favoreciendo la competencia desleal por parte de la sociedad NH HOTELES contra BH HOTELES.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre una marca denominativa y una marca mixta con elemento denominativo compuesto.

Conexión competitiva entre servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Familia de marcas. Coexistencia de hecho de marcas. La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca 2. 3. 4. 5. 6. 7.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada NH (denominativa) y la marca BH HOTELES (mixta) son confundibles o no, 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro." 6 GACETA OFICIAL 07/03/2017 40 de 58 es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 9 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. t__� 1.4. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 1.5.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza. para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 7 GACETA OFICIAL 07/03/2017 41 de 58 en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser10: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el 10 Ibídem. 11 Ibídem. 8 GACETA OFICIAL 07/03/2017 42 de 58 producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.7. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre una marca denominativa y una marca mixta con elemento denominativo compuesto 2.1. Dado que la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada NH (denominativa) y la marca registrada BH HOTELES (mixta) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los elementos denominativos están representados por una o varias letras, palabras y números pronunciables, dotados o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 12 2.2. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.13 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico14: a) 6 Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 12 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 74-IP-2016 del 26 de agosto de 2016.

Asimismo, de modo referencial, ver Proceso 12-IP-2014 del 14 de marzo de 2014, p. 10. 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 74-IP-2016 del 26 de agosto de 2016. 14 Ibídem. 9 GACETA OFICIAL b) 07/03/2017 43 de 58 Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos 15: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Como el elemento denominativo en una de las marcas en conflicto es compuesto 16, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que lo compone y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 17 15 16 17 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 648-IP-2015 del 25 de julio de 2016. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 648IP-2015 del 25 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 648-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 10 GACETA OFICIAL 07/03/2017 44 de 58 d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de determinar el presunto riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca solicitada NH (denominativa) y la marca registrada BH HOTELES (mixta). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 3. Conexión competitiva entre servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. INVERSIONES GMH alegó que existe conexión competitiva entre los servicios de los signos en conflicto, la cual -sumada al presunto riesgo de confusión de tales signos- dificultaría o impediría que el consumidor distinga los mismos; por tanto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.18 18 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Artícu/o 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 11 GACETA OFICIAL 07/03/2017 45 de 58 3.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.19 3.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre tos productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La comptementariedad de tos productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) 19 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 691-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 12 GACETA OFICIAL 07/03/2017 46 de 58 Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental.

Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 13 GACETA OFICIAL 4. 07/03/2017 47 de 58 Familia de marcas

4.1. INVERSIONES GMH ha manifestado que los consumidores podrían considerar que la marca NH (denominativa) deviene de una familia de marcas de BH HOTELES. Si bien no se advierte en el expediente que se haya alegado la existencia de una familia de marcas a favor de NH HOTELES, resulta pertinente ilustrar sobre el tema de familia de marcas, a propósito de la referida manifestación. 4.2.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 20 4.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 21 4.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda 20 De modo referencial, ver Proceso 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013, p. 16.

Asimismo, en los Procesos 91-1 P-2002 y 42-1 P-2012, este Tribunal explicó que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. En los Procesos 84-IP-200, 91-IP-2002, 94-IP-2006 y 42-IP-2012, este Tribunal explicó que las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, con relación a los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o con relación a los elementos accesorios que la acompañan.

Sin perjuicio de lo antes mencionado. en el Proceso 12-IP-2014 este Tribunal afirmó que la figura de la marca derivada forma parte de la familia de marcas. 21 Ibídem. 14 ó GACETA OFICIAL 07/03/2017 48 de 58 ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.22 4.5.

En tal sentido, para que un signo solicitado a registro pueda originar riesgo de confusión y/o asociación respecto de una familia de marcas, se deberá establecer que el elemento común distintivo que comparten los signos cotejados es susceptible de ser percibido por el público consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial. 5. Coexistencia de hecho de marcas

5.1. INVERSIONES GMH señaló que la marca NH (denominativa) y la marca BH HOTELES (mixta) coexisten desde hace varios años en Colombia, entre otros países, y a la fecha no se ha presentado ninguna clase de conflicto. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". 5.2.

El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 5.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que 22 Ibídem. 15 GACETA OFICIAL 07/03/2017 49 de 58 el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 5.7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: l 6. a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

La marca notoriamente conocida, su protección y prueba

6.1. INVERSIONES GMH alegó que el signo solicitado es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES (mixta), diluir su fuerza distintiva, así como el valor comercial y publicitario de esta; en ese sentido, en caso de probarse que estamos ante una marca notoriamente conocida, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 16 GACETA OFICIAL 07/03/2017 50 de 58 Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario." 6.2.

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.23 6.3.

El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca24. 6.4.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella25, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

( \ \\ i \_: 6.5. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso... · �) -23--V-er--nt-e -rp-re-ta_c_ó_n _P-re-ju-d-c-al recaída en el Proceso 472-IP-2015del 10deju n ode 2016. l --- 24 Ibídem. 25 Ibídem. i i i i 17 GACETA OFICIAL 07/03/2017 51 de 58 En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 26 6.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición27. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.2ª 6.7.

Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 29 6.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la 26 De modo referencial, ver Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 12. 27 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- "Artícu/o 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." ! 29 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 18 GACETA OFICIAL 07/03/2017 52 de 58 Decisión 486.

Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario3o _ a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: "En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 31 Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 32 d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la 30 Ibídem. 31 MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 32 De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015 del 29 de abril de 2015, p. 19. 19 GACETA OFICIAL 07/03/2017 53 de 58 reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.33 6.9.

En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.34 6.1 O. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.11.

Por lo expuesto, a efectos de que una marca registrada merezca protección contra los riesgos que se han detallado precedentemente, previamente deberá haberse determinado que se trata de una marca notoriamente conocida, conforme a los requisitos que exige la normativa andina para efectuar tal declaración. De ser este el caso, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 7. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial

7.1. INVERSIONES GMH señaló que el signo solicitado por NH HOTELES es susceptible de causar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada BH HOTELES, situación que favorecería la competencia desleal por parte de esta sociedad contra BH HOTELES. 1l b 7.2. Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. ___ _J I 33 Ibídem. 34 De modo referencial, ver Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 20 GACETA OFICIAL 07/03/2017 54 de 58 7.3.

El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: "Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos." 7.4. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.3 5 7.5.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.36 7.6. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 37 7.7.

La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "(...) de un lado se trata de amparar /os intereses de /os demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por et comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para /os intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de /as prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo). ''38 7.8.

Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 39 Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 35 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 36 Ibídem. 37 JAECKEL KOVAKS, Jor ge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 38 GACHARNA, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. 39 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 21 GACETA OFICIAL 07/03/2017 55 de 58 Que el acto o la actividad sea indebido.

Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sea susceptible de producirlo. 7.9. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.40 Actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en la obtención de un registro de marca 7.10.

Respecto de la prohibición establecida en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: "Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 7.11.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 41 7.12. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.

El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca. 42 40 Ibídem. 41 De modo referencial, ver Proceso 6-IP-2015 del 29 de abril de 2015, pp. 23 y 24. 42 Ibídem. 22 GACETA OFICIAL 07/03/2017 56 de 58 7.13.

Considerando lo alegado por NH HOTELES, es pertinente analizar los actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. 7.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 43 7.15.

En el Acápite 6 de la Sección D de la presente interpretación, se mostró como la marca notoriamente conocida merecía una protección reforzada en el mercado. Esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 7.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. 44 7.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 45 7.18. Para establecer la posible conducta desleal en el marco del Artículo 137 de la Decisión 486, debe determinar lo siguiente: 46 Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca.

Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal.;'", él I 43 Ibídem. 44 Ibídem. 45 Ibídem. 46 Ibídem. 23 07/03/2017 GACETA OFICIAL 57 de 58 7.19.

En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.47 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00177, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. t v /\/. t1 /--/ / 1 / ¡. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA L ____j Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (E) y el Secretario. 47 Ibídem. 24 GACETA OFICIAL 07/03/2017 58 de 58 r � �: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA (E) Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 25