TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 276-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00624 Referencia: Accion de Cancelacion por falta de use de la marca: BEER STATION (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa AyIlOn Quinteros VISTOS: El Oficio 2362, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Secci6n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la RepOblica de Colombia solicita interpretacion prejudicial de los articulos 165 y 166 de la DecisiOn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Intern° 2009-00624; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitio a tramite la presente interpretaci6n prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Demandante: JAIME GUERRERO GARCIA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de Ia RepUblica de Colombia. Tercero interesado: DE INDUSTRIA CASUALES LTDA. RESTURANTES 2. Hechos relevantes 2.1. El 14 de julio de 2008, Ia sociedad IR CC LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LIMITADA present6 acciOn de cancelacion por falta de uso, contra el certificado de registro 297714, correspondiente al registro de la marca BEER STATION (denominativa)1, registrada para distinguir servicios de la Clase 432 de la Clasificacion Internacional de Niza. 2.2.
El 30 de enero de 2009, mediante Resolucion 04187, la Division de Signos Distintivos de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, resolvio cancelar por no uso el registro de la marca denominativa BEER STATION, a nombre del senor JAIME GUERRERO GARCIA. 2.3. Dentro del termino legal concedido, JAIME GUERRERO GARCIA, presento recurso de reposici6n y en subsidio de apelacion en contra de la resolucion 04187. 2.4.
El 17 de marzo de 2009, mediante ResoluciOn 11886, la Division de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposicion confirm6 Ia decision contenida en la resolucion 4187 de 2009. 2.5. El 31 de julio de 2009, mediante ResoluciOn 39485, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelacion, confirm6 la decision contenida en Ia resolucion 4187 de 30 de enero de 2009. 2.6.
El 6 de noviembre de 2009, JAIME GUERRERO GARCIA, interpuso acci6n de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las resoluciones 04817, 11886 y 39485. 2.7. El 12 de marzo de 2012, la SIC, contesto la demanda interpuesta. Certificado No. 297714. 2 Bar, restaurante, cafeteria, taberna. 2.8. Oportunamente IRCC LTDA — INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTDA., contest6 la demanda como tercero interesado. 2.9.
El 20 de enero 2016, la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretacion prejudicial de los articulos 165 y 166 de la DecisiOn 486 de la Comision de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la AcciOn de Nulidad y Restablecimiento del Derecho formulada por JAIME GUERRERO GARCIA: 3.1.
Existencia de una Autorizaci6n para uso de la marca BEER STATION al senor Argemiro Duarte Mateus desde el alio 2007, para identificar servicios de bar, taberna y restaurante. 3.2. El contrato de licencia de uso de la marca BEER STATION fue registrado ante la SIC el 11 de julio de 2008, con lo cual se dio cumplimiento a los dispuesto en el Articulo 162 de la Decision 486 de Ia Comunidad Andina. 3.3.
El tiempo por el cual el licenciatario use Ia marca debe ser tomado como el mecanismo mediante el cual se entra a desvirtuar la afirmaci6n de la parte que en este proceso se considera como tercer interesado. 3.4. Err6neo analisis del acervo probatorio por parte de Ia SIC. 3.5. Resulta incomprensible que la SIC haya desestimado las pruebas mediante las cuales referencias de terceros, beneficiarios o prestadores hayan demostrado el uso de la marca. 3.6.
Las normas relativas a la accion de cancelacion no son exclusivas para el sector formal, con lo cual exigir los mismos medios probatorios para demostrar el uso en sector informal, se constituye como una conducta discriminatoria, pues de este modo ninguna persona vinculada con esta economia podra defenderse, frente a una eventual cancelacion, por no tener los medios requeridos por Ia SIC. 4.
Argumentos de la contestaci6n a Ia Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de la SIC: 4.1. Para la emisiOn de las resoluciones que decidieron Ia cancelacion por falta de uso de la marca BEER STATION, se actu6 conforme a las normas legales vigentes en la materia, sin incurrir en violaciones de ningun tipo, las decisiones proferidas se ajustan a derecho y son producto de una valoracion objetiva del material probatorio presentado por el accionante, en donde se pudo evidenciar que el titular de la marca no demostro el uso efectivo del signo. 3 4.2.
Las pruebas aportadas que reposan en el expediente no lograron la convicciOn necesaria de Ia existencia en el mercado de productos distinguidos con esa marca, ni tampoco inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente. 4.3. Los argumentos expuestos en la demanda carecen de sustento legal, toda vez que Ia entidad que represento realize) una adecuada valoracion de las pruebas obrantes en el expediente, garantizando el derecho de contradiccion y debido proceso del accionante. 5.
Argumentos de Ia contestaci6n a Ia demanda por parte de INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTDA.: 5.1. El demandante senala que basta con haber usado Ia marca en un period() de tiempo cualquiera, pero el error se encuentra justamente en que se interpreta de manera aislada el Articulo 165 de Ia DecisiOn 48, sacandolo de su contexto. 5.2. La SIC en la motivacion de sus resoluciones ha sido más que acertada a la hora de exigir pruebas que demuestren la regularidad y Ia cantidad de la comercializacion.
Sin embargo, a Ia luz de las pruebas aportadas por el demandante, resulta obvio que no existe evidencia alguna de regularidad, ni constancia o continuidad en el uso de Ia marca cancelada. 5.3. Que las planillas de consumo aportadas como prueba, estan fuera del periodo de relevancia, puesto que son posteriores at period() de los 3 alios precedentes a Ia fecha de interposicion de la accion de cancelaciOn por falta de uso. 5.4.
La verdadera naturaleza de un contrato de licencia de uso, es conceder a un tercero Ia capacidad de explotarla, en consecuencia, cualquier autorizacion de uso que no implique explotacion, no sera licencia. 5.5. Argumentar que, con la inscripci6n de Ia licencia, apenas 3 dias antes de que se solicitara la acci6n de cancelacion por falta de uso, es en si mismo un desproposito por parte de la demandante. 5.6.
El material probatorio aportado, tendiente a demostrar el uso de Ia marca no es idoneo y no demuestra el uso de manera efectiva de Ia marca. 4 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita Ia interpretaci6n prejudicial de los articulos 1653 y 1664 de Ia Decision 486 de Ia Comisi6n de Ia Comunidad Andina. De oficio se interpretara el Articulo 1675 de Ia misma norma, por ser pertinente.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 3 "Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres ems consecutivos precedentes a Ia fecha en que se inicie la accion de cancelacion.
La cancelaciOn de un registro por falta de uso de la marca tambien podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposici6n interpuesto con base en la marca no usada. No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la acci6n de cancelacion antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.
Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta Ia identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podia cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debit', entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito" "Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacian en el mercado. 4 Tambien se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segun lo establecido en el parrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la protecciOn que corresponda a la marca" 5 "Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro.
El uso de la marca podia demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros" 1. 2. 3. 4. Legitimaci6n y oportunidad para interponer una accion de cancelacion por falta de uso.
Falta de uso de la marca Carga de Ia prueba. La prueba del uso La licencia de uso de Ia marca. La simple autorizacion para Ia utilizacion de la marca en el mercado D. ANALISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACION 1. Legitimacion y oportunidad para interponer una accion de cancelacion por falta de uso Es importante establecer en que momento se puede presentar una accion de cancelacion por falta de uso, teniendo en cuenta lo siguiente: 1.1.
La Oficina Nacional Competente cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, Ia marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Paises Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres arms consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion. 6 1.2.
Cualquier persona interesada puede interponer el tramite de cancelacion respectivo. Lo anterior quiere decir que, para poder presentar el tramite, el solicitante debera demostrar un interes real en Ia cancelacion de Ia marca respectiva. Este interes debera ser evaluado por Ia Oficina Nacional Competente. 7 1.3. La cancelaciOn de un registro por falta de uso de Ia marca tambien podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposiciOn interpuesto sobre Ia base de Ia marca no usada.
El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa Ia cancelacion de la marca opositora en un procedimiento de oposicion interpuesto sobre la base de Ia marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interes en Ia cancelacion de Ia marca opositora. 8 1.4.
El segundo parrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el tramite de Ia accion de cancelacion por no uso. Dispone que dicha accion solo puede iniciarse despues de tres arms contados a partir de Ia 6 Articulo 165 ler. Inciso. Decision 486 de la Comunidad Andina. Proceso 86-IP-2013. Ibidem. 6 notificacion de Ia resoluciOn que agota la via gubernativa en el tramite de concesion del registro de marca9. 2.
Falta de uso de la marca 2.1. Siguiendo con esta linea de analisis, el Tribunal setiala que para que Ia accion de cancelacion prospere sera necesario que, sin motivo justificado, Ia marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Paises Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres atios consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la accion. 10 2.2.
En todo caso, Ia cancelaciOn no podra interponerse antes de haber transcurrido tres arms desde la fecha de notificaciOn de Ia resoluciOn que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a traves del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de Ia marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podra configurarse Ia falta de uso de esta y promoverse su cancelaciOn11. 2.3.
De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar que se entiende por uso de Ia marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercializaciOn. 12 2.4.
Sobre el principio del uso de Ia marca, este debera ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intenci6n de usarla, para que aquel sea real y no simplemente formal o simbolico. En el regimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de Ia marca, su uso debera materializarse mediante la prueba de Ia yenta o de la disposici6n 9 Para mayor referencia revisar los procesos: Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta) y Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 10 "Proceso 86-IP-2013. 11 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: accion por presunta infracci6n del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Ibidem. 7 de los bienes o servicios a titulo oneroso, como verdaderos actos de comercio. 13 2.5.
Por ello se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 14 2.6. El Tribunal manifiesta que el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer parrafo del Articulo 166 de la Decision 486, que contiene parametros en relacion con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 2.6.1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente debera determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbOlicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectua su comercializacion: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta como se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercializaciOn son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catalogo, etc. 15 2.7.
En relacion con estos parametros cuantitativos, pero refiriOndose a articulos analogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ratifica que los articulos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones minimas en cuanto a Ia cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden Ia doctrina y Ia jurisprudencia más generalizadas en sefialar como pautas en esta 13 Ibidem. 14 Ibidem. 15 Ibidem. 8 materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequivoco.16 2.8.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en terminos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca. Asi, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podria ser suficiente para acreditar su uso la demostraci6n de que en un alio se han efectuado dos o tres yentas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese nOrnero de operaciones tenga nivel comercial. 17 2.9.
En cambio, no podria decirse que existe comercializaciOn real de un producto como el maiz, por el hecho de que en un ano solo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominaci6n de la marca que pretende probar su uso.18 2.10. En este sentido, se debera establecer si la marca BEER STATION es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelacion por no uso, de conformidad con los parametros indicados a lo largo de la presente. 3.
Carga de la prueba. La prueba del uso 3.1. La carga de la prueba en el tramite de cancelacion de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 167 de la Decision 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena que se cancele dicha marca. 3.2.
El mismo articulo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podra demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion de las mercancias identificadas con la marca, entre otros". 3.3.
El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelacion por parte de la Oficina Nacional Competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelacion del registro se funda en la necesidad 16 Proceso 503-IP-2015. 17 lbidem. 18 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. 9 de asegurar el cumplimiento de su funci6n principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 19 4.
La licencia de uso de la marca. La simple autorizacion para la utilizacion de la marca en el mercado El titular de Ia marca, argument6 haber autorizado el uso de Ia marca a favor de un tercero, por lo que es necesario establecer los lineamientos que hacen efectiva tal autorizaci6n. 4.1. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de disposicion, de conformidad con el postulado de Ia autonomia de la voluntad privada, se puede manifestar a traves de la transferencia o cesion de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotacion de la misma. 20 4.2. Las licencias, tienen una funcion economica muy importante en el comercio de bienes y servicios.
Para ampliar el campo de acci6n de una marca determinada, o para Ia penetracion de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. 4.3. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capitulo IV del titulo VI de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona Ilamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este Ultimo obliga al pago de una remuneracion: la regalia.
El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.21 4.4. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitacion del mismo. El articulo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalias, y practicas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitacion de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 22 19 Proceso 86-IP-2013. 20 Ibidem. 21 Ibidem 22 Ibidem. 10 4.5.
El contrato de licencia debera plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el articulo 162 de Ia Decision 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtira efectos frente a terceros. 23 4.6. Cosa distinta ocurre con la simple autorizaci6n para la utilizacion de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique Ia relacion o el vinculo econOmico con el titular de la marca. 24 4.7.
No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilizaciOn, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre Ia misma. Un ejemplo clasico lo tenemos en los contratos de distribuci6n donde no media licenciamiento de la marca. 25 4.8. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relacion esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y Ia oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca este en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su funci6n distintiva. Por lo expuesto, se debera analizar si en el presente caso, la autorizacion otorgada por el titular de la marca, cumplio con los requisitos necesarios para su plena validez.
En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de Ia Comunidad Andina deja consignada la presente interpretacion prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00624, Ia que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 23 Ibidem. 24 Proceso 86-IP-2013. 25 Ibidem. 11 Cecilia Luisa Ayl16in Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Hernanero P mbrano ENTE rito uSta -Gar SECRETARld Notifiquese a Ia Corte Consultante y remitase copia de Ia presente Interpretacion Prejudicial a la Secretaria General de Ia Comunidad Andina para su publicacion en Ia Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12