Año XXXIV – Número 2950 Lima, 8 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 276-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00624. Referencia: Acción de Cancelación por falta de uso de la marca: BEER STATION (denominativa) PROCESO 280-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República de Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1726. Referencia: Patente de invención para “PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA APLICACIÓN POR VÍA ORAL” PROCESO 281-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2010-00498. Referencia: Marcas involucradas: YER (denominativa) Vs. EL REY (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2017 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 276-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00624 Referencia: Acción de Cancelación por falta de uso de la marca: BEER STATION (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 2362, recibido el 1 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00624; y, El Auto de 22 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno GACETA OFICIAL 2. 08/03/2017 3 de 45 Demandante: JAIME GUERRERO GARCÍA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero interesado: INDUSTRIA DE CASUALES LTOA. RESTURANTES Hechos relevantes 2.1. El 14 de julio de 2008, la sociedad IR CC LIMITADA INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LIMITADA presentó acción de cancelación por falta de uso, contra el certificado de registro 297714, correspondiente al registro de la marca BEER STATION (denominativa) 1, registrada para distinguir servicios de la Clase 432 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 30 de enero de 2009, mediante Resolución 04187, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió cancelar por no uso el registro de la marca denominativa BEER STATION, a nombre del señor JAIME GUERRERO GARCIA. 2.3. Dentro del término legal concedido, JAIME GUERRERO GARCIA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la resolución 04187. 2.4.

El 17 de marzo de 2009, mediante Resolución 11886, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición confirmó la decisión contenida en la resolución 4187 de 2009. 2.5. El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39485, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la resolución 4187 de 30 de enero de 2009. 2.6.

El 6 de noviembre de 2009, JAIME GUERRERO GARCÍA, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de las resoluciones 04817, 11886 y 39485. 2.7. El 12 de marzo de 2012, la SIC, contestó la demanda interpuesta. Certificado No. 297714. Bar, restaurante, cafetería, taberna. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 4 de 45 2.8.

Oportunamente IRCC LTOA - INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTOA., contestó la demanda como tercero interesado. 2.9. El 20 de enero 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho formulada por JAIME GUERRERO GARCIA: 3.1. Existencia de una Autorización para uso de la marca BEER STATION al señor Argemiro Duarte Mateus desde el año 2007, para identificar servicios de bar, taberna y restaurante. 3.2. El contrato de licencia de uso de la marca BEER STATION fue registrado ante la SIC el 11 de julio de 2008, con lo cual se dio cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 162 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.3.

El tiempo por el cual el licenciatario usó la marca debe ser tomado como el mecanismo mediante el cual se entra a desvirtuar la afirmación de la parte que en este proceso se considera como tercer interesado. 3.4. Erróneo análisis del acervo probatorio por parte de la SIC. 3.5. Resulta incomprensible que la SIC haya desestimado las pruebas mediante las cuales referencias de terceros, beneficiarios o prestadores hayan demostrado el uso de la marca. 3.6.

Las normas relativas a la acción de cancelación no son exclusivas para el sector formal, con lo cual exigir los mismos medios probatorios para demostrar el uso en sector informal, se constituye como una conducta discriminatoria, pues de este modo ninguna persona vinculada con esta economía podrá defenderse, frente a una eventual cancelación, por no tener los medios requeridos por la SIC. 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte de la SIC: 4.1. Para la emisión de las resoluciones que decidieron la cancelación por falta de uso de la marca BEER STATION, se actuó conforme a las normas legales vigentes en la materia, sin incurrir en violaciones de ningún tipo, las decisiones proferidas se ajustan a derecho y son producto de una valoración objetiva del material probatorio presentado por el accionante, en donde se pudo evidenciar que el titular de la marca no demostró el uso efectivo del signo. 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 5 de 45 4.2.

Las pruebas aportadas que reposan en el expediente no lograron la convicción necesaria de la existencia en el mercado de productos distinguidos con esa marca, ni tampoco inferir el grado de reconocimiento en el sector pertinente. 4.3. Los argumentos expuestos en la demanda carecen de sustento legal, toda vez que la entidad que represento realizó una adecuada valoración de las pruebas obrantes en el expediente, garantizando el derecho de contradicción y debido proceso del accionante. 5.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTDA.: 5.1. El demandante señala que basta con haber usado la marca en un período de tiempo cualquiera, pero el error se encuentra justamente en que se interpreta de manera aislada el Artículo 165 de la Decisión 48, sacándolo de su contexto. 5.2. La SIC en la motivación de sus resoluciones ha sido más que acertada a la hora de exigir pruebas que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización. Sin embargo, a la luz de las pruebas aportadas por el demandante, resulta obvio que no existe evidencia alguna de regularidad, ni constancia o continuidad en el uso de la marca cancelada. 5.3.

Que las planillas de consumo aportadas como prueba, están fuera del periodo de relevancia, puesto que son posteriores al período de los 3 años precedentes a la fecha de interposición de la acción de cancelación por falta de uso. 5.4. La verdadera naturaleza de un contrato de licencia de uso, es conceder a un tercero la capacidad de explotarla, en consecuencia, cualquier autorización de uso que no implique explotación, no será licencia. 5.5.

Argumentar que, con la inscripción de la licencia, apenas 3 días antes de que se solicitara la acción de cancelación por falta de uso, es en sí mismo un despropósito por parte de la demandante. 5.6. El material probatorio aportado, tendiente a demostrar el uso de la marca no es idóneo y no demuestra el uso de manera efectiva de la marca. 4 GACETA OFICIAL B. 08/03/2017 6 de 45 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1653 y 1664 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio se interpretará el Artículo 1675 de la misma norma, por ser pertinente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 3 "Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito" 4 "Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. '"' El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca" \ \ L ---J\ 5 "Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros" 5 GACETA OFICIAL 1. 2. 3. 4. 08/03/2017 7 de 45 Legitimación y oportunidad para interponer una acción de cancelación por falta de uso.

Falta de uso de la marca Carga de la prueba. La prueba del uso La licencia de uso de la marca. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. Legitimación y oportunidad para interponer una acción de cancelación por falta de uso Es importante establecer en qué momento se puede presentar una acción de cancelación por falta de uso, teniendo en cuenta lo siguiente: 1.1.

La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 6 1.2.

Cualquier persona interesada puede interponer el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que, para poder presentar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés real en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. 7 1.3. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. 8 1.4.

El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la l,\ '\ ___j 6 Artículo 165 1er. Inciso. Decisión 486 de la Comunidad Andina. 7 Proceso 86-IP-2013. 8 lbidem. 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 8 de 45 notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca9. 2.

Falta de uso de la marca 2.1. Siguiendo con esta línea de análisis, el Tribunal señala que para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. 10 2.2.

En todo caso, la cancelación no podrá interponerse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación11. 2.3.

De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 12 2.4.

Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición 9 l� í\ Para mayor referencia revisar los procesos: Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta) y Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.0.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). 10 "Proceso 86-IP-2013. 11 Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 12 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 9 de 45 de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. 13 2.5.

Por ello se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 14 2.6. IL ' ' ' El Tribunal manifiesta que el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 2.6.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 15 2.7.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ratifica que los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta 13 lbidem. 14 Ibídem. 15 lbidem. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 10 de 45 materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. 16 2.8.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. 17 2.9.

En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. 18 2.10. En este sentido, se deberá establecer si la marca BEER STATION es usada en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente. 3.

Carga de la prueba. La prueba del uso 3.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena que se cancele dicha marca. 3.2.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 3.3.

El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la Oficina Nacional Competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad 16 Proceso 503-IP-2015. 17 lbidem. 18 Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 11 de 45 de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. 19 4.

La licencia de uso de la marca. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado El titular de la marca, argumentó haber autorizado el uso de la marca a favor de un tercero, por lo que es necesario establecer los lineamientos que hacen efectiva tal autorización. 4.1. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. 20 4.2. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. 4.3. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. 21 4.4.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. 22 19 Proceso 86-IP-2013. 20 Ibídem. 21 Ibíde 22 Ibíd m em. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 12 de 45 4.5.

El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. 23 4.6. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro marcario, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. 24 4.7.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. 25 4.8. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva. Por lo expuesto, se deberá analizar si en el presente caso, la autorización otorgada por el titular de la marca, cumplió con los requisitos necesarios para su plena validez.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00624, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 23 Ibídem. 24 Proceso 86-1 P-2013. 25 Ibídem. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 13 de 45 / / !/:J G(;1/ L/ Cecilia Luisa Ayl�nteros I 1 //� fV � �/ MAGISTRADA _j Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 14 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de octubre de 2016 Proceso 280-IP-2016 Asunto lnterpretacíón Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Adminístrativo Nº 1 de Quito de la República de Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-1726 Referencia Patente de invención para 11PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA APLICACIÓN POR VfA ORAL" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5004-TDCA-DQ-BL del 24 de mayo de 2016, recibido vía courrier el 1 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la Repúblíca de Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de la Decisión 486 de la Comisíón de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1726; y, El Auto del 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Roche Diagnostics GmbH. 1 GACETA OFICIAL Demandados 08/03/2017: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; Procurador General del Estado Tercero interesado: Asociación de Laboratorios Asociados (ALAFAR) 2. 15 de 45 Farmacéuticos Hechos relevantes: 2.1.

Mediante Resolución 1268-99 del 17 de noviembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (en adelante, el IEPI) otorgó a favor de Boehringer Mannheim GmbH 1 la patente de invención titulada "PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA LA APLICACIÓN POR VIA ORAL", expidiéndose el Titulo 99-1633. 2.2.

El 19 de noviembre de 2000, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (en adelante, ALAFAR). presentó recurso de revisión contra la Resolución 1268-99, solicitando que se declare la nulidad de la patente concedida bajo el Titulo 99-1633. 2.3. EL 4 de junio de 2003, Roche Diagnostics GmbH (en adelante, Roche) contestó el recurso de revisión negando los fundamentos de hecho y de derecho del recurso presentado y alegando que la invención cumplió todos los requisitos establecidos en la legislación vigente; es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 2.4.

Por Resolución del 25 de noviembre de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI declaró nula la Resolución 1268-99 y el Título 99-1633, actos administrativos referidos a la concesión de la patente titulada "PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA LA APLICACIÓN POR VÍA ORAL" así como el Titulo Pl-2000-004, correspondiente a la transferencia de la misma a favor de Roche. 2.5.

El 15 de diciembre de 2003, Roche presentó recurso de reposición en contra de la Resolución del 25 de noviembre de 2003 dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 2.6. Por Resolución 03-5042 del 15 de junio de 2006, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI resolvió denegar el recurso de reposición interpuesto por Roche.

Posteriormente. dicha titularidad fue transferida a Roche Diagnostics GmbH, mediante Titulo CN­ No. PI 2000-04 del 23 de marzo de 2000. 2 Se consideró lo siguiente: ·TERCERO.-( ) ( p r¡ 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 16 de 45 2.7. El 18 de octubre de 2006, Roche presentó demanda subjetiva o de plena jurisdicción ante el Tribunal Dístrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito. 2.8.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda.3 2.9. Mediante Auto del 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de Roche: 3.1. La patente concedida a su favor cumplió con todos los requisitos establecidos en la legislación vigente; es decir, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. 3.2.

Los documentos EP -0-566535, WO 94-12200 y DE 3623397 no afectan la novedad de la patente otorgada, puesto que no solucionan el problema resuelto por la invención; esto es, el recubrimiento inventivo de tabletas de ibandronato con una capa de adyuvantes que se disuelven en el estómago independientemente del pH sin causar esofagitis y/o desórdenes gastrointestinales; en consecuencia, la invención no se encontraba en el estado de la técnica cuando fue solicitada y otorgada. 3.3.

Niega que la patente de invención no posea novedad o sea un descubrimiento no patentable, puesto que el producto de esta patente no es un descubrimiento, sino una invención ya que se ha creado para solucionar un problema que ocasiona los medicamentos, que puede ser usado en el accionar humano, que requirió de un esfuerzo y puede ser perfeccionado. 3.4.

La literatura citada por ALAFAR no sugiere la presente invención, puesto que el uso previo del ácido bifosfónico se efectuaba con recubrimiento entérico. Ninguna de ellas sugiere tabletas con pellcula de liberación rápida, resistente al jugo estomacal, que evitan la esofagitis, como ocurre con el presente invento. 3.5. El recurso de revisión se fundamentó en los Articulas 14 a 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que el Comité reconoce que no son aplicables, por no ser normas retroactivas, por así disponerlo la Primera Llegando en la parte final de este Considerando a la siguiente conclusión: • En consecuencia, se ha patentado bajo el rubro de -Preparado farmacéutico que contiene ácidos difosfónicos para aplicación orar un fánnaco que no reúne /os requisitos de novedad y nivel inventivo, que son presupuestos, y cuya sustancia causa nulidad del registro pues se concedió contrariando lo dispuesto en los Art. 1 a 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; tal nulidad lo establece el literal a) del Art. 52 de esta Decisión ( )'. 3 De la documentación remitida no es posible advertir la fecha en que fue admitida la demanda. 3 GACETA OFICIAL 08/03/2017 17 de 45 Disposición Transitoria de la Decisión 486, por lo que si la resolución que debla dictarse tenia que ser congruente y coherente con la petición materia del recurso de revisión, sin duda que debla rechazarse dicho recurso puesto que carece de total fundamento juridico. 3.6.

Es por demás improcedente, por tanto, que el Comité base su resolución en normas de la Decisión 344, que no fueron invocadas, puesto que ni siquiera se nombró en el recurso a dicha Decisión y más aún que sin haber iniciado un recurso de revisión de oficio, exprese en la parte pertinente del considerando tercero de su resolución: "Por ello, el Comité ha subsanado /os errores en que incurrió la recurrente y ha tramitado el recurso".

Esta última consideración, es suficiente para que en la revlsión ese Comité deje sin efecto su citada resolución. 3.7. El Comité adujo que al solicitar la patente, no se presentó documentación que la legislación no exige, como "pruebas farmacológicas", en el caso de la reivindicación 2.2, por lo que no puede afirmar aquello, como causa para anular la concesión de la patente, ya que correspondía al perito pronunciarse sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, al igual que al Director, al resolver sobre su concesión, como así lo hlzo. 3.8.

Como consta del expediente administrativo, hasta la fecha se han otorgado una gran cantidad de patentes de recubrimiento y liberación controlada de fármacos puesto que toda nueva invención que constituya un perfeccionamiento es patentable. Dichas patentes resuelven problemas técnicos distintos al que aborda esta patente y que no la convierten en obvia. 4.

Argumentos de la contestación del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI: 4.1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 4.2. Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. 4.3.

La demanda es improcedente por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora. 4.4. Impugna la prueba que llegara a presentar la actora en todo cuanto tuviera de ilegal e improcedente. 4.5. Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del !EPI, ya que la reivindicación 2 que pretendía la protección de porcentajes de liberación del principio activo, en contacto con los ácidos gástricos, durante un lapso más o menos largo, no se encuentra 4 GACETA OFICIAL 08/03/2017 18 de 45 debidamente sustentada en la memoria, careciendo de novedad ya que en la farmacología existen mecanismos que producen este efecto. 4.6.

En la parte final del considerando tercero se llegó a la siguiente conclusión: • En consecuencia, se ha patentado bajo el rubro de "Preparado farmacéutico que contiene ácidos difosfónicos para aplicación oral" un fármaco que no reúne los requisitos de novedad y nivel inventivo, que son presupuestos, y cuya sustancia causa nulidad del registro pues se concedió contrariando lo dispuesto en los Art. 1 a 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; tal nulidad lo establece el literal a) del Art. 52 de esta Decisión (... ) ·. 4. 7.

Revisados los autos y de las actuaciones practicadas en esta instancia administrativa y en especifico el recurso de reposición se comprobó que en nada ha cambiado o variado la realidad procesal, los hechos y circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la emisión y el contenido del acto administrativo hoy impugnado, a este debe sumarse la falta de prueba de la recurrente lo que llevó a la convicción del Comité que no se ha probado las alegaciones presentadas y que son el fondo del recurso, por lo que se consideró improcedente. 5.

Argumentos de la contestación del Presidente del IEPI: 5.1. Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 5.2. Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido obseivando las formalidades previstas en la Ley de la materia. 5.3. La demanda es improcedente por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora. 5.4.

Impugna la prueba que llegara a presentar la actora en todo cuanto tuviera de ilegal e improcedente. 5.5..Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la resolución emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI. 5.6. En la parte final del considerando tercero se llegó a la síguiente conclusión: · En consecuencia, se ha patentado bajo el rubro de "Preparado farmacéutico que contiene ácidos difosfónicos para aplicación oral" un fármaco que no reúne los requisitos de novedad y nivel inventivo, que son presupuestos, y cuya sustancia causa nulidad del registro pues se concedió contrariando lo dispuesto en los Art. 1 a 7 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; tal nulidad lo establece el literal a) del Art. 52 de esta Decisión (... )'. 5 GACETA OFICIAL 08/03/2017 19 de 45 5. 7.

Revisados los autos y de las actuaciones practicadas en esta instancia administrativa y en especifico el recurso de reposición se comprobó que en nada ha cambiado o variado la realidad procesal, los hechos y circunstancias de hecho y de derecho que motivaron la emisión y el contenido del acto administrativo hoy impugnado, a este debe sumarse la falta de prueba de la recurrente lo que llevó a la convicción del Comité que no se ha probado las alegaciones presentadas y que son el fondo del recurso, por lo que se consideró improcedente. 6.

Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado: No obra en el expediente la contestación del Procurador General del Estado. 7. Argumentos de la contestación de ALAFAR, tercero interesado: 7.1. El invento objeto de la demanda no es patentable, por contravenir las normas relativas a la concesión de patentes, al tratarse de un descubrimiento4 y carecer tanto de novedad como de nivel inventivo. 7.2.

Descubrir nuevas características o propiedades de una sustancia conocida no implica un aporte creativo, y tampoco constituye un nuevo producto. Asl, lo referido simplemente constituye una forma distinta de arreglo de las moléculas de una sustancia conocida que proporciona caracterlsticas diferentes de la forma inicial. 7.3. El solicitante detalla en las páginas 1 y 2 de la memoria descriptiva, los antecedentes en el estado de la técnica, en la página 3, lineas 11�18 describe la solicitud propuesta a los problemas descritos por los bifosfonatos que fundamentalmente constituye el revestimiento de la forma farmacéutica con sustancias coadyuvantes de tal manera que los biofosfonatos y en especifico el ibandronato no cause irritaciones del tracto gastrointestinal y especlficamente esofagitis. 7.4.

Tanto en la legislación andina como en la legislación nacional no se consideran invenciones a los descubrimientos. 7.5. La supuesta invención parte de hallazgos deducibles y fundamentados en la observación y no constituye una invención, lo que consta en las reivindicaciones como forma farmacéutica de difosfonatos recubiertos ya Al respecto cabe sei\alar que el Artículo 6 de la Decisión 344 establece que no se consideran invenciones los descubrimientos; sin embargo, conforme fluye del expediente la invención para "PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA LA APLICACIÓN POR VIA ORAL" no fue objetada en virtud a lo dispuesto en el Articulo 6 de la Decisión 344; sino por no cumplir con los requisitos de patentabilidad definidos en los Artículos 1,2, 4 y 5 de la Decisión 344, razón por la cual no corresponde realizar la interpretación del Artículo 6 de la Decisión 344.

( 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 20 de 45 que se encontraba detallado en el estado de la técnica al momento de la solicitud. 8. Participación del Procurador General del Estado: No obra en el expediente la contestación de la demanda del Procurador General del Estado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, 18, 19 y 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5 • 5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·At11culo 14.• Los Pafses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologfa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. • ·Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de fa técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prion·dad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

" "Articulo 18.• Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resuftado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Articulo 20.- No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del Pafs Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohfba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.

A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, as/ como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales., r p f 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 21 de 45 2.

Dado que la materia en controversía radica en la aplicación de la norma correspondiente, en la medida que el IEPI aplicó la Decisión 344 y Roche ha cuestionado la aplicación de la referida norma señalando que ALAFAR citó en su escrito de nulidad los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486, el Tribunal considera que en el presente caso se debe analizar la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo y las figuras jurldicas que regulan el sistema de otorgamiento de patentes de invención en el Régimen Comunitario Andino. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aplicación de la norma comunitaria en el tíempo. Requisitos de patentabilidad. Novedad de la invención. Nivel inventivo. Aplicación industrial. Nulidad de patente. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. Roche en su demanda ha cuestionado que el IEPI habría aplicado la Decisión 344 cuando la norma invocada por ALAFAR al deducir la acción de nulidad fue la Decisión 486. 1.2.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 1.3. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 6 1.4. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma 6 Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-IP-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 22 de 45 sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.7 1.5.

El Tribunal ha manifestado al respecto: "Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurfdica, una norma posterior no debe modificar una situación jurfdica anterior". e 1.6. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1.7.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.8. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: "( ) toda circunstancia jurfdica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada par la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular /os efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, /a norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecha de propiedad industrial válidamente otorgada de conformidad con una normativa anterior,( ). 7 Ibídem. 8 Ver de modo referencíal la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-IP-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 23 de 45 (...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcarlo.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 9 1.9 A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patentes ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de una patente de invención. 1.1 O Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.11 El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son /as vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a tftu/o de excepción, que /os plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. 9 Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 2S.1P-95, caso "CANALI", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-IP-2003. lnlerpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. 10 GACETA OFICIAL 08/03/2017 24 de 45 A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a /os procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurldica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumpNdos o no /os requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumpHdo".1 º 1.12 En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. 2.

Requisito de patentabilidad 2.1. En el presente caso, luego de concedida la patente de invención para "PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA APLICACIÓN POR VÍA ORAL" esta fue cuestionada por ALAFAR alegando que la misma no cumplía con los requisitos de patentabilidad; siendo posteriormente declarada nula. 2.2. Son tres tos requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 3.

Novedad de la invención 3.1. A la pregunta qué se entiende por invención, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: "( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria11' ( •••)"12 10 11 12 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005. de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005.

Ver a modo referencial la lnterprelación prejudicial expedida en el Proceso Nº 21-IP-2000 del 21 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ª 631, de 1O de enero de 2001. Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso Nº 07-IP-2005 del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1203, de 31 de mayo de 2005. 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 25 de 45 3.2.

Ahora, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 13 3.3.

Sobre el requisito de la novedad señala la doctrina "Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido".1 4 3.4. El Tribunal de Justicia de la Comunídad Andina, recogiendo criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad ha concluido lo siguiente: "Guillermo Cabanellas 15 indica que las caracterlsticas del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad.

La novedad de la tecnologla a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.( ) b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. ( ) Una vez que una tecnologfa pierde su carácter novedosa, por haber pasada a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.( ) c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación can los conocimientos existentes en el pals o en el extranjero.

( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el pafs. d) Carácter público de la novedad. ( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente". 16 1 13 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 175-IP-2013, de fecha 31 de octubre de 2013. 14 ZUCCHERINO, Daniel R. Marcas y Patentes en el GA TT.

Régimen Legal. Editado por Abeledo Perrot. 1997, p. 150. 15 CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004, pp. 701 a 703. Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso Nº 07-IP-2004 expedida con fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1057, de 21 de abril de 2004. 16 ( � i- 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 26 de 45 3.5.

Concretando aún más el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente, de la siguiente manera: "El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro pals.

Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad (...) (Bercovitz, Alberto, 'PROTECCIÓN DE LA TECNOLOG{A', en Revista del Derecho Industrial N" 35, Depalma 1990, pág. 321". 17 3.6.

Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: a) Concretar cuál es /a regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de /as reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. 16 3.7.

En tal sentido, se deberá determinar si al momento en que se concedió la patente de invención para "PREPARADO FARMACÉUTICO QUE CONTIENE ÁCIDOS DIFOSFÓNICOS PARA APLICACIÓN POR VIA ORAL", está cumplla con el requisito de novedad, aplicando las reglas expuestas precedentemente. 17 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 1-Al-1996 del 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 234, de 21 de abril de 1997. 18 Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 12-IP-1998 de fecha 20 de mayo de 1996, publicada en la Gaceta Oficíal del Acuerdo de Cartagena Nº 428, de 16 de abril de 1999. 13 GACETA OFICIAL 08/03/2017 27 de 45 4.

Nivel inventivo • La invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. • Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente. 19 • Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habrfa podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con /as 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención". 20 • • Ahora bien, resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar''l 1• Como se deduce, algo que resulte obvio no 19 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso Nº 192-IP-2005 de fecha 18 de enero de 2006. 20 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso N º 12-IP-98 de fecha 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 428, de 16 de abril de 1999.

Diccionario de la Lengua Espai\ola. Definicíones de evídente, evidencia y obvio. Vigésima Segunda Edicíón. Madrid- España, 2001, pp. 686 y 1089. 21 14 GACETA OFICIAL 08/03/2017 28 de 45 es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 22 • En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.2J • En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica -sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente. 5. Aplicación industrial 5.1.

Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser suscepUble de aplicación industrial; es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. 5.2. Este requisito de la invencíón encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. 6.

Nulidad de patente 6.1. La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante la cual quien aparecía como "legitimado" para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad al invalidarse el titulo. 24 "... Supone la verificación patológica del titulo concedido, cuya presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho 22 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N º 192-IP-2005 de fecha 18 de enero de 2006.

Ibídem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 140-IP-2003 de fecha 31 de marzo de 2004. 15 GACETA OFICIAL 08/03/2017 29 de 45 concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo."25 6.2. La concesión de una patente de invención por la autoridad nacional competente, presume su validez, otorgándole al titular de la misma el derecho de explotación por un lapso de tiempo determinado contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, el derecho de prioridad. 6.3.

Al respecto, una de las causales de nulidad estipuladas en tas normas andinas se refiere a la situación en la cual la patente de invención es concedida contraviniendo lo establecido en la normativa, por ejemplo cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad. 6.4. En ese caso la autoridad nacional competente puede decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente. 6.5.

En cuanto a lo que debe entenderse por "autoridad nacional competente" para declarar la nulidad de la patente en cuestión, el Tribunal ha establecido que " ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada Pafs Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión ". 2s 6.6. La nulidad puede ser total, en cuyo caso se declara la nulidad de la patente de invención o, parcial cuando algunas reivindicaciones cumplen a cabalidad con la normativa exigida para su patentamiento y otras no lo hacen, en tal caso las primeras son declaras patentables a diferencia de las segundas, a las cuales se les niega tal calidad. 27 6.7.

Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones impugnadas tienen carácter retroactivo y en tal virtud las deja sin valor ni validez alguna desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente. 2e 6.8. En tal sentido, se deberá analizar si la patente de invención fue concedida conforme a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por ellas para poder pronunciarse sobre el fondo de la acción de nulidad instaurada. 25 VAREA SANZ, Mario.

El Modelo de Utilidad: Régimen Jurldíco, Editorial Arazandi, Navarra 1996, p. 621. 26 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 38-IP-2002 de fecha 11 de setiembre de 2002. 27 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 140-IP-2003 de fecha 31 de marzo de 2004. lbldem. 28 16 GACETA OFICIAL 08/03/2017 30 de 45 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1726, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA �­ (___ Hugo Ramiro Gomez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artlculo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 17 GACETA OFICIAL 08/03/2017 31 de 45 Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 08/03/2017 32 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 281-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00498 Referencia: Marcas involucradas: VER (denominativa) Vs. EL REY (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 2368 recibido el 1 de junio de 2016, mediante la cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N º 2010-00498; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 1 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 08/03/2017 33 de 45 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos Relevantes 2.1. El 8 de julio de 2009, AMIX HARBOUR CHOCOLATES PRIMA LIMITED (en adelante, AMIX) solicitó el registro del signo como marca YER (denominativa) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 607, FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. (en adelante, EL REY) planteó oposición fundamentada en el registro de la marca EL REY (mixta) 3 para amparar productos de la Clase 304 de la Clasificación Internacional de Niza 2.3. El 29 de enero de 201 O, mediante Resolución 5097 la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo YER para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. EL REY presentó recurso de reposición y, en subsidio5, de apelación en contra de la Resolución 5097. 2.5. El 23 de marzo de 201O, mediante Resolución 15867, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 5097. Expediente interno 09-70729.

Chocolates y sus derivados en cualquier forma de presentación. Certificado 337484. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de los recursos. 2 GACETA OFICIAL 08/03/2017 34 de 45 2.6. El 27 de junio de 201O, mediante Resolución 30925 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, al resolver el recurso de apelación, decidió confirmar la Resolución 5097. 2.7. El 22 de octubre de 201 O, EL REY presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 5097, 15867 y 30925. 2.8.

El 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda de nulidad por parte de EL REY: 3.1.

La SIC no tomó en cuenta que la marca EL REY (mixta) es notoriamente conocida en Colombia para productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de acuerdo a las Resoluciones 43974 de 31 de agosto de 2009 y 10781 de 25 de febrero de 201O. 3.2. Debido a la notoriedad de la marca EL REY (mixta) debió negar el registro de la marca YER (denominativa). 3.3.

Existen semejanzas gráficas, ortográficas, visuales y conceptuales entre los signos YER y EL REY, teniendo en cuenta que la expresión YER es la transcripción inversa de la marca EL REY, donde la palabra EL es un artículo indefinido que designa a REY. 3.4. El signo YER, reproduce íntegramente la marca notoria EL REY ya que si se lee de derecha a izquierda se tiene la palabra REY. 3.5.

En caso de no declararse la nulidad de las resoluciones impugnadas, la marca notoria EL REY, corre los riesgos de confusión y dilución afectando los derechos de su titular. 3.6. El signo solicitado YER (denominativo) protege chocolate al igual que la marca EL REY (mixta) comercializándose por los mismos canales, locales, tiendas, supermercados. 4.

L Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por parte de la SIC: 4.1. El signo solicitado YER (denominativo) no está incurso en la causal del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por eso fue concedido. 4.2. YER (denominativo) cumple con los requisitos de distintividad y por tanto su coexistencia en el mercado no genera riesgo de confusión o 3 Ir¡_ GACETA OFICIAL 08/03/2017 35 de 45 asociación en los consumidores, toda vez que el signo solicitado, frente a la marca opositora EL REY (mixta) es claramente diferenciable, al contar con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión. 4.3.

Desde el punto de vista conceptual, no cabe duda que el signo solicitado carece de significado, mientras que la marca registrada posee su propio contenido conceptual, toda vez que la expresión REY hace referencia a "monarca o príncipe soberano de un reino" según al Diccionario de la Lengua Española. 4.4. Los signos cotejados y analizados en su conjunto sucesivamente no son confundibles. 4.5.

Respecto a la notoriedad alegada por la actora, ésta se probó para condimentos. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literal h) al tratarse sobre la oposición de un signo amparada en una marca notoria.

No se discuten los requisitos para que opere el registro de una marca por lo que no se interpretará el 6 "Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro".

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo "Artículo 135.-_No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) b) carezcan de distintividad; " (... ) "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". 4 t GACETA OFICIAL 08/03/2017 36 de 45 Artículo 134 ni el 135 literal b) al no referirse el caso a un tema de falta de distintividad. 2.

De oficio se interpretarán el Artículo 136 literal a) al referirse a la irregistrabilidad de un signo por similitud con otro y los artículos 224, 226 y 228 de la Decisión 4867 para tratar el tema de la notoriedad del signo opositor. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...) "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". (...) "Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos".

(...)" "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 5 GACETA OFICIAL C. 08/03/2017 37 de 45 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. La marca notoria, su protección y prueba. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos YER (denominativo) y EL REY (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) L o sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en Jo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". f fe 6 GACETA OFICIAL 08/03/2017 38 de 45 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)" 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesª. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 1°. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-IP-2015. 10 Ibídem. 7 GACETA OFICIAL 08/03/2017 39 de 45 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante11. 1.6. Para el caso en concreto el signo solicitado es YER (denominativo) y según afirma la actora constituye la palabra REY a la inversa, por lo que se deberá analizar el impacto que puede influir en el consumidor respecto de la marca prioritaria, verificando si en efecto los signos confrontados dan la misma idea o concepto al consumidor. 1.7.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos12: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta 11 Ibídem. 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: 1 nterpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 GACETA OFICIAL 08/03/2017 40 de 45 al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos. 1.8.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos YER (denominativo) y EL REY (mixto). 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Dentro del proceso interno se discute la posible confusión entre el signo solicitado YER (denominativo) y la marca registrada EL REY (mixta) para lo cual se analizarán las reglas para la comparación entre este tipo de signos. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico 13. 2.3.

La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado14. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor 13 Proceso 12-IP-2014. 14 Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002. 9 GACETA OFICIAL 08/03/2017 41 de 45 importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 15 2.5.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: "sugestivos" que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y "arbitrarios" que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar 16. 2.6.

De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto, y, posteriormente proceder al cotejo de los signos en conflicto. 2.7. Si el elemento predominante en el signo mixto es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.7.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.7.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.7.3.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.7.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado 17. 15 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999. 1e Proceso 56-IP-2013. 17 Proceso 56-IP-2013. 10 GACETA OFICIAL 1 1¡ 1 i l!_. \' 08/03/2017 42 de 45 2.8.

Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo, salvo que evoquen una misma idea o concepto. 2.9. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos YER (denominativo) y EL REY (mixto). 3.

La marca notoria, su protección y prueba 3.1. Afirma la compañía actora que su marca EL REY (mixta) fue declarada notoria en Colombia, por lo que se analizará este aspecto. 3.2. La Decisión 486 en su Artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o del medio por el cual se hubiese hecho conocido. 3.3.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente18. 3.4.

El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria 19. 3.5.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo20. 18 Proceso 35-IP-2013. 19 Proceso 66-IP-2015. 20 Proceso 120-IP-2006. ' --_u_ \ \ � Ir¡ _j 11 GACETA OFICIAL 08/03/2017 43 de 45 3.6.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella21. 3.7.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status22. 3.8.

Reconocer la notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Artículo 228 de la Decisión 486. Para determinar sí una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta23: a) 3.9. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector. Este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca. 24 En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad25. 21 Proceso 212-IP-2015. 22 Proceso 107-IP-2015.

Ibídem. Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 178-1 P-2015. 12 GACETA OFICIAL 08/03/2017 44 de 45 3.1O. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario26. 3.10.1.

El riesgo de confusión, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). 3.10.2. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.10.3.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.10.4.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.11. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro;

(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación27. 3.12. Se deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca EL REY (mixta). 1 ¡\ 26 Proceso86-IP-2015. 27 Ibídem. 13 GACETA OFICIAL 08/03/2017 45 de 45 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2010-00498, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �ti� ( Cecilia Luisa Ayll�interos MAGISTRADA De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ' Hernán p ¡' \ �- ', f,: ' ·. �. - ' j·�. / i ',.

I '/ � G¡;Jstav - -. arcía. -: SECRETARIO -�,--:>,, �-: _ Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 <-:__ �, -."' --.,