TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre de 2016 Proceso: 281-IP-2016 Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la RepCiblica de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00498 Referencia: Marcas involucradas: YER (denominativa) Vs. EL REY (mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllon Quinteros VISTOS El Oficio 2368 recibido el 1 de junio de 2016, mediante la cual Ia Semi& Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Ia Republica de Colombia, solicita Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal h) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2010-00498; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitiO a tramite la presente Interpretacion Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Intern° Demandante: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. 1 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPUBLICA DE COLOMBIA. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 8 de julio de 2009, AMIX HARBOUR CHOCOLATES PRIMA LIMITED (en adelante, AMIX) solicitO el registro del signo como marca YER (denominativa)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificacion Internacional de Niza). 2.2.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 607, FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. (en adelante, EL REY) planted oposicion fundamentada en el registro de la marca EL REY (mixta)3 para amparar productos de la Clase 304 de la Clasificacion Internacional de Niza 2.3. El 29 de enero de 2010, mediante Resolucion 5097 la SIC declara infundada la oposicion y concedio el registro del signo YER para la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza.
2.4. EL REY presento recurso de reposicion y, en subsidio5, de apelacion en contra de Ia ResoluciOn 5097. 2.5. El 23 de marzo de 2010, mediante Resolucion 15867, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) al resolver el recurso de reposicion, confirmo Ia Resolucion 5097. Expediente interno 09-70729. 2 Chocolates y sus derivados en cualquier forma de presentaci6n.
Certificado 337484. 4 Café, te, cacao, azucar, arroz, tapioca, sagb, sucedaneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 5 De la revision del expediente no se desprende la fecha de presentacion de los recursos. 2 2.6.
El 27 de junio de 2010, mediante Resolucion 30925 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, al resolver el recurso de apelacion, decidio confirmar Ia Resolucion 5097. 2.7. El 22 de octubre de 2010, EL REY present6 acci6n de nulidad en contra de las Resoluciones 5097, 15867 y 30925. 2.8. El 2 de diciembre de 2015, la SecciOn Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, RepUblica de Colombia, suspendio el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal h) de la Decisi6n 486. 3.
Argumentos de la demanda de nulidad por parte de EL REY: 3.1. La SIC no tome) en cuenta que Ia marca EL REY (mixta) es notoriamente conocida en Colombia para productos de la Clase 30 de Ia ClasificaciOn Internacional de Niza de acuerdo a las Resoluciones 43974 de 31 de agosto de 2009 y 10781 de 25 de febrero de 2010. 3.2. Debido a la notoriedad de la marca EL REY (mixta) debio negar el registro de la marca YER (denominativa). 3.3.
Existen semejanzas graficas, ortograficas, visuales y conceptuales entre los signos YER y EL REY, teniendo en cuenta que Ia expresion YER es la transcripci6n inversa de la marca EL REY, donde la palabra EL es un articulo indefinido que designa a REY. 3.4. El signo YER, reproduce integramente la marca notoria EL REY ya que si se lee de derecha a izquierda se tiene la palabra REY. 3.5.
En caso de no declararse Ia nulidad de las resoluciones impugnadas, la marca notoria EL REY, corre los riesgos de confusion y diluciOn afectando los derechos de su titular. 3.6. El signo solicitado YER (denominativo) protege chocolate al igual que la marca EL REY (mixta) comercializandose por los mismos canales, locales, tiendas, supermercados. 4.
Argumentos de la contestacion a la demanda de nulidad por parte de la SIC: 4.1. El signo solicitado YER (denominativo) no esta incurso en la causal del Articulo 136 literal a) de la Decisi6n 486 por eso fue concedido. 4.2. YER (denominativo) cumple con los requisitos de distintividad y por tanto su coexistencia en el nnercado no genera riesgo de confusion o 3 asociacion en los consumidores, toda vez que el signo solicitado, frente a la marca opositora EL REY (mixta) es claramente diferenciable, al contar con elementos diferenciadores que desvirtuan la existencia de riesgo de confusion. 4.3.
Desde el punto de vista conceptual, no cabe duda que el signo solicitado carece de significado, mientras que la marca registrada posee su propio contenido conceptual, toda vez que la expresi6n REY hace referencia a "monarca o principe soberano de un reino" segiin al Diccionario de la Lengua Espanola. 4.4. Los signos cotejados y analizados en su conjunto sucesivamente no son confundibles. 4.5.
Respecto a la notoriedad alegada por la actora, esta se probe) para condimentos. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La autoridad consultante solicita la Interpretacion Prejudicial de los articulos 134, 135 literal b) y 136 literal h) de la Decision 4866 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. Procede la interpretaciOn solicitada unicamente del Articulo 136 literal h) al tratarse sobre la oposicion de un signo amparada en una marca notoria.
No se discuten los requisitos para que opere el registro de una marca por lo que no se interpretara el 6 "Articulo 134.- A efectos de este regimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos susceptibles de representacian grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningOn caso sera obsteculo para su registro".
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciOn de palabras; b) las imagenes, figures, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los numeros; e) un color delimitado por una forma, o una combinaciOn de colores; f) la forma de los productos, sus en vases o envolturas; g) cualquier combinaciOn de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Articulo "Articulo 135.-_No podran registrarse como marcas los signos que: (- • -) b) carezcan de distintividad; ( • • •)" "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectera indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (- •.) h) constituyan una reproducci6n, imitaci6n, traducci6n, transliteraciOn o transcripciOn, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucien de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". 4 Articulo 134 ni el 135 literal b) at no referirse el caso a un tema de falta de distintividad. 2.
De oficio se interpretaran el Articulo 136 literal a) at referirse a la irregistrabilidad de un signo por similitud con otro y los articulos 224, 226 y 228 de la Decisi6n 4867 para tratar el tema de la notoriedad del signo opositor. "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idonticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociaciOn;
( ) "Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". ( ) "Articulo 226.- Constituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducciOn, imitaciOn, traducciOn o transliteraciOn del signo, susceptibles de crear confusi6n, en relaciOn con establecimientos, actividades, productos o servicios idanticos o similares a los que se aplique.
Tambian constituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducciOn, imitaciOn, traducciOn o transliteraciOn del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) Riesgo de confusiOn o de asociaciOn con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Dario econOmico o comercial injusto al titular del signo por razon de una diluciOn de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitatio del signo; o, c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podra verificarse a traves de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los electronicos".
( "Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros, los siguientes factores: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) La duraciOn, amplitud y extension geografica de su utilizaciOn, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) La duraci6n, amplitud y extension geografica de su promoci6n, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentaci6n en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 5 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusion directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparacion entre signos mixtos y denominativos. 3. La marca notoria, su proteccion y prueba. D. ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonetica, ortografica, figurativa o grafica, conceptual o ideologica. Riesgo de confusi6n directa, indirecta y de asociacion. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si los signos YER (denominativo) y EL REY (mixto) son confundibles, es pertinente revisar el Articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo use en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean identicos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o d) El valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) Las cifras de yentas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el piano intemacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protecci6n; t) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) El valor contable del signo como activo empresarial; h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) La existencia de actividades significativas de fabricaciOn, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protecciOn; j) Los aspectos del comercio internacional; o, k) La existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero". 6 servicios respecto de los cuales el uso de Ia marca pueda causar un riesgo de confusi6n o de asociacion;
( )" 1.2. Conforme se desprende de esta disposiciOn, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o riesgo de asociacion en el public() consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en multiples I nterpretaciones Prejudiciales8. 1.3.
En cuanto al riesgo de confusion, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a Ia posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que esta adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee9. 1.4 En cuanto al riesgo de asociacion, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacion economical°. 1.5.
Por lo tanto, para resolver Ia controversia se debera examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusion (directa o indirecta) y/o de asociacion en el public() consumidor, teniendo en cuenta en esta valoracion que Ia similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonetica: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en Ia estructura silabica, vocal, consonante o tonica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusion se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortografica: Se refiere a Ia semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuraciOn, esto es, tomando en cuenta la impresion visual de los signos en conflicto. 8 Se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretacion Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e InterpretaciOn de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 397-IP-2015. 10 Ibidem. 7 1.5.3. Figurativa o grafica: Se refiere a Ia semejanza de elementos graficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.
Conceptual o ideologica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor identico y/o semejantel 1. 1.6. Para el caso en concreto el signo solicitado es YER (denominativo) y segt:in afirma la actora constituye Ia palabra REY a la inversa, por lo que se debera analizar el impacto que puede influir en el consumidor respecto de Ia marca prioritaria, verificando si en efecto los signos confrontados dan la misma idea o concepto al consumidor. 1.7.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosl 2: 1.7.1. La comparaci6n debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una vision de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonetica, ortografica, figurativa y conceptual. 1.7.2.
En Ia comparacion se debe emplear el metodo del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y despues el otro. No es procedente realizar un analisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observara los signos al mismo tiempo, sino que lo hara en momentos diferentes. 1.7.3. El analisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en estas es donde se puede percibir el riesgo de confusi6n o de asociacion. 1.7.4.
Al efectuar la comparacion en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cOmo el producto o servicio es percibido por el pUblico consumidor en general, y consecuencialmente para inferir Ia posible incursion del mismo en riesgo de confusiOn o de asociacion.
De acuerdo con las maximas de Ia experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento, cuyo nivel de atenci6n puede ser de variable percepci6n en relacion con Ia categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta 11 Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretacion Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretacion Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 al apreciar Ia posible percepci6n que tendria el pUblico consumidor de los productos. 1.8.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusi6n y/o de asociacion. 1.9. Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad unicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el analisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos YER (denominativo) y EL REY (mixto). 2.
Comparacion entre signos mixtos y denominativos 2.1. Dentro del proceso interno se discute Ia posible confusion entre el signo solicitado YER (denominativo) y la marca registrada EL REY (mixta) para lo cual se analizaran las reglas para la comparaci6n entre este tipo de signos. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento grafico (una o varias imagenes).
La combinaci6n de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los dernas existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cual de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el grafico13. 2.3.
La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de Ia marca mixta se Ia protege en su integridad y no a sus elementos por separado14. 2.4. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico 0 determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definicion son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamatio, color y colocacion, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento grafico suele ser de mayor 13 Proceso 12-IP-2014. 14 Proceso 55-IP-2002, diseno industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 01 de agosto de 2002. 9 importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.15 2.5. Los signos denominativos Ilamados tambiOn nominates o verbales, utilizan expresiones acusticas o foneticas, formados por una o varias letras, palabras o nunneros, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: "sugestivos" que son los que tienen una connotacion conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el marco; y "arbitrarios" que no manifiestan conexion alguna entre su significado y Ia naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar16. 2.6. De acuerdo a lo antes expuesto se debe determinar cual es el elemento caracteristico del signo mixto, y, posteriormente proceder at cotejo de los signos en conflicto. 2.7.
Si el elemento predominante en el signo mixto es el denominativo, el cotejo entre signos debera realizarse de conformidad con las siguientes reglas para Ia comparaci6n entre signos denominativos: 2.7.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonetica. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una funciOn diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender como el signo es percibido en el mercado. 2.7.2.
Se debe tener en cuenta Ia silaba t6nica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posiciOn, es identica o muy dificil de distinguir, Ia semejanza entre los signos podria ser evidente. 2.7.3. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica Ia sonoridad de Ia denominacion. 2.7.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en Ia mente del consumidor, ya que esto mostraria corm es captada la marca en el mercado17. 15 Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999. 16 Proceso 56-IP-2013. 17 Proceso 56-IP-2013. 10 2.8.
Si de Ia comparacion resultare que el elemento caracteristico del signo mixto es el grafico, en principio, no existira riesgo de confusion con el signo denominativo, salvo que evoquen una misma idea o concepto. 2.9. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretacion Prejudicial, se debera proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusion y/o de asociacion que pudiera existir entre los signos YER (denominativo) y EL REY (mixto). 3.
La marca notoria, su protecciOn y prueba 3.1. Afirma Ia compania actora que su marca EL REY (mixta) fue declarada notoria en Colombia, por lo que se analizarA este aspecto. 3.2. La Decision 486 en su Articulo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o del medio por el cual se hubiese hecho conocido. 3.3.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusion entre el publico consumidor del producto o servicio al que Ia marca se refiere proveniente del use intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los circulos interesados por Ia calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningOn consumidor recordara ni difundirA el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente18. 3.4.
El Articulo 228 de Ia misma Decision analiza algunos factores que se deberan tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca, estos factores influyen decisivamente para que adquiera el caracter de notoria, ya que asi el consumidor reconocera y asignara dicha caracteristica debido al esfuerzo que el titular de Ia misma realice para elevarla de la categoria de marca comOn u ordinaria al status de notoria19. 3.5.
Este Tribunal caracteriza a Ia marca notoria como aquella que reline la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo20. 18 Proceso 35-IP-2013. 19 Proceso 66-IP-2015. 20 Proceso 120-IP-2006. 11 3.6.
La proteccion especial que se otorga a Ia marca notoriamente conocida se extiende —caso de haber riesgo de confusion por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de Ia clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de Ia reputaci6n de Ia marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputaciOn de aquella21. 3.7.
La notoriedad de Ia marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condicion. En Ia concepcion proteccionista de Ia marca notoria, esta tiene esa clasificaciOn para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de Ia marca por si sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status22. 3.8.
Reconocer Ia notoriedad corresponde a la autoridad nacional competente con fundamento en el Articulo 228 de la Decision 486. Para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta23: a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector. Este Tribunal considera que, dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca comun, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.24 3.9.
En relacion con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusiOn y el de asociacion, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos segOn su grado de notoriedad25. 21 Proceso 212-IP-2015. 22 Proceso 107-IP-2015. 23 Ibidem. 24 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 253 de 7 de marzo de 1997.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 25 Proceso 178-IP-2015. 12 3.10. En efecto, Ia Decisi6n 486 ha ampliado la protecci6n de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los articulos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusi6n, eI de asociacion, el de dilucion y el de uso parasitario26. 3.10.1.
El riesgo de confusion, es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusion indirecta). 3.10.2. El riesgo de asociacion, es Ia posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacion o vinculacian econ6mica. 3.10.3.
El riesgo de dilucion, es Ia posibilidad de que el uso de otros signos identicos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que eI signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningt:m grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.10.4.
Y, por ultimo, el riesgo de uso parasitario, es Ia posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque Ia acci6n se realice sobre productos o servicios que no tengan ningOn grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.11. En relacion con los riesgos de confusion y de asociacion, se pretende evitar que el pOblico consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que esta adquiriendo otro;
(ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tienen algOn grado de vinculacion27. 3.12. Se deberA analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca EL REY (mixta). 26 Proceso 86-IP-2015. 27 Ibidem. • 13 En los terminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretacion Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno 2010-00498, la que debera adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creaci6n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopci6n de acuerdo con lo dispuesto en el Ultimo parrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ( Cecilia Luisa Ay toQuinteros MAGISTRADA Herna r omero Za rano ADO MA Merchan a MA STRADA Hugo amiro Gomez pac MA De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario.,a1 z5.
Gi,Stave a rcia SECRETARIO Notifiquese a la Autoridad consultante y remitase copia de la presente InterpretaciOn Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14