SU TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 Proceso: 487-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente Interno del Consultante: 17811-2013-9052 Referencia: Signos involucrados: INDUWAR (mixto) e INDURA (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 6117-TDCA-DQ-BL recibido el 28 de septiembre del 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los Articulos 134, 135, 136 Literales a), b) c) y h) y 172 Inciso 2do. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-9052, y, El Auto de 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INDURA S.A. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL — DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL IEPI Y OTROS. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Tercero Interesado: GINO GUERRA BRAVO. Hechos Relevantes El 6 de abril del 2004, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL del IEP! emitió Resolución 53192 concediendo a favor de GINO GUERRA BRAVO el registro de la marca INDUWAR (mixta) dentro de la Clase 6 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)'.
El 6 de octubre del 2006, Indura S.A. presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual del ¡EPI, Recurso Extraordinario de Revisión fundamentado en que la Resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, fue dictada en forma desmotivada y con evidente error de hecho y de derecho, “( ) solicitando la nulidad de la Resolución y del registro de la marca INDUWAR, en razón de que es titular del signo INDURA”.
El 12 de agosto del 2009 y con notificación del mismo día, el Comité de Propiedad Intelectual del JEPI, emitió resolución según la cual no había lugar al recurso extraordinario interpuesto. El 1 de septiembre del 2009, Indura S. A. presentó Recurso de Reposición, con base en que la resolución impugnada no consideró los argumentos esgrimidos en el Recurso Extraordinario de Revisión ni la extensa prueba de la notoriedad de su marca INDURA, que es titular de una familia marcaria en Ecuador en base a la denominación INDURA para proteger productos de las clases No. 1, 5, 6, 8, 10,35 y 39 ? desde 1987; que existe similitud entre los Clase 6: Y ) cerrajería, ferretería y metálica”.
“(..) Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar alimentos; materias curlientes, adhesivos (pegamentos) para la industria.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, matenal para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vias férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; signos y relación entre los productos protegidos por la marca solicitada y las que tiene registradas, por lo que se genera un riesgo de confusión en el público consumidor y un aprovechamiento del prestigio y notoriedad de sus marcas por parte de GINO GUERRA BRAVO. 2.5.
El 31 de octubre del 2011, el Comité de Propiedad Intelectual del ¡EPI dispuso no dar lugar al Recurso de Reposición y ratificó la Resolución emitida por el mismo Comité el 12 de agosto del 2009, que a su vez confirma en todas sus partes la Resolución 53192 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. 2.6. El 27 de abril del 2012, Indura S.A. (anteriormente Indura S.A. Industria y Comercio), presentó ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Recuso Subjetivo o de Plena Jurisdicción en contra de la Resolución 53192 del 6 de abril del 2004 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 2.7.
El 17 de mayo del 2012, Gino Guerra Bravo, propietario de la marca INDUWAR (mixta), presentó contestación de la demanda y formuló excepciones. 2.8. Mediante providencia del 7 de enero del 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa Indura S.A. en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Indura S.A. con su marca INDURA ha alcanzado alto renombre y notoriedad en el mercado ecuatoriano y en otros mercados como el andino, latinoamericano y a nivel mundial. 3.2. La marca INDUWAR (mixta) de propiedad de Gino Guerra Bravo, carece de distintividad frente a la marca INDURA de propiedad de Indura S.A, puesto artículos de cerrajería y ferreteria metálicos; tubos y tuberlas metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales melaliferos.
Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchilleria, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparalos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o contro! de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonida o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; sofiware; extintores.
Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina Clase 39: Transporte; embelaje y almacenamiento de mercancias; organización de viajes” 3.3. 5.1. 5.2. 5.3, 5.4. que existe una identidad gráfica-visual, fonética-auditiva e ideológica conceptual, con lo cual se puede producir confusión en el público consumidor.
Se evidencia la competencia desleal por parte de INDUWAR, además de que las marcas en conflicto están destinadas a proteger los mismos productos, pues del examen de los elementos integrantes de las mismas, se puede observar que de las siete letras que conforman la denominación INDUWAR, seis coinciden con las de la marca INDURA, y que la letra “W" que se ha adicionado a la marca INDUWAR, colocada junto a la letra “U”, por su sonido en español, lo único que hace es prolongar el sonido de la letra “U”, razón por la cual la “VW” adicionada al signo INDUWAR no hace diferencia alguna y, por lo tanto, genera confusión auditiva, puesto que los signos tienen una fonética similar.
Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad De la revisión del expediente se ha podido verificar que no consta contestación alguna del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ni de los demás codemandados. Argumentos de la contestación por parte del Tercero Interesado Gino Guerra Bravo contestó a la demanda en los siguientes términos: La marca INDUWAR, para proteger productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cerrajería y ferretería metálica, es legal y válida al no contravenir las disposiciones absolutas contenidas en el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni las prohibiciones relativas establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana.
El signo, previamente a su concesión, fue sujeto al procedimiento de registro previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (Artículos 201 al 212) y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Artículos 138 al 150). Adicionalmente, expresa que llama la atención que la parte actora no hiciera las reclamaciones respectivas dentro de los términos establecidos para el efecto y que después de dos años de vigencia de la marca INDUWAR, registrada el 19 de abril de 2004, se presente la demanda de nulidad de su registro el 6 de octubre de 2006, cuando las marcas ya habian coexistido en el mercado.
No puede confundirse la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza que protege la marca INDUWAR, con los productos que protegen las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39, como son “( ) Productos químicos, fotografía, silvicultura, productos farmacéuticos, herramientas e instrumentos de mano, aparatos para el registro, científicos, náuticos, geodésicos, etc.” que ampara la marca INDURA.
Finalmente estima que, la marca INDUWAR es un signo mixto, que posee un diseño especial y característico, que lo diferencia de cualquier posible confusión que se pudiese presentar con las marcas de INDURA que son signos denominativos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literales a), b), c) y h) y 172 inciso 2do. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, de los cuales se interpretará 3 *( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo tilular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(..) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como fal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 1 ) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceplibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transfiteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
(-.-) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entra otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro, c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique, a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notonedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; on 1,1. únicamente el Artículo 136 de la Decisión 486 restringido a sus Literales a) y h) por ser pertinente su análisis para resolver el caso concreto.
No se interpretarán los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 pues en el proceso interno no se discuten las características intrínsecas del signo ni se trata de un tema de alguna de las prohibiciones absolutas de registro. Tampoco se interpretarán los Artículos 136 Literales b) y c) de la Decisión 486, pues si bien en el proceso interno se debate sobre la irregistrabilidad relativa del signo, la acción intentada se encamina a obtener la nulidad del registro sobre la base de una marca previamente registrada, no sobre la preexistencia de un nombre o lema comercial.
De igual manera, no se interpretará el Artículo 172 inciso 2do. de la Decisión 486, pues en el proceso interno no se discute la eventual nulidad relativa del registro marcario. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer el marco normativo en que desarrollaremos el tema de la marca notoria y su protección. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos y denominativos, La marca notoria y su protección. Conexión competitiva de la Clase 6 con las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39 de la Clasificación internacional de Niza.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas En el proceso interno se discute si los signos INDUWAR (mixto) e INDURA (denominativo) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la 9) h) y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; os aspectos del comercio intemacional, o, ta existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero”. 1.2. 1.3. 1.4.
Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-.) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.* Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 4 Ver a modo de referencia el Proceso 512-1P-2014, de 15 de julio de 2015, Caso: “LOCKHEED MARTIN” 1.5. 1.6.
La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1. 1.4.2. Riesgo de confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicio se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. Ver a modo de referencia el Proceso 89-Ip-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: “ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR”. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con la marca mixta INDUWAR y la denominativa INDURA, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto INDUWAR y las marcas denominativas previamente registradas INDURA, resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.* 2.3.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.” 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. a) Sial realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:* (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sflaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. 10 muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto INDUWAR y las marcas denominativas previamente registradas INDURA (denominativa).
La marca notoria y su protección 3.1. En el proceso interno, Indura S. A. en su demanda sostiene que “( ) su marca INDURA ha alcanzado alto renombre y notoriedad en el mercado ecuatoriano y en otros mercados como el andino, latinoamericano y a nivel mundial”. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 3.2.
Enlos Artículos 224 a 236 del Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos”. 3.3. En el antes aludido Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. 3.4.
En el Artículo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido'”, De éste se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente”. 10 “3 Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 23-1P- 2013. *( ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente, de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que 58 aplique, b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al típo de establecimiento, actividad, 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.
Efectivamente, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Titulo XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Artículo 136, Literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. Como regla general y bajo el principio de especialidad"? dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu el hecho de que los signos sean idénticos o semejantes y que a su vez pertenezcan a una misma clase internacional impediría su protección o coexistencia. De manera general se ha establecido que el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación”*, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria, conforme se ha establecido en el Literal h) de la antes citada norma.
“( ) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. El principio de espectalidad significa que al concederse un registro marcario este otorga protección para los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 12 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (El subrayado es nuestro) Sin embargo, se debe tener presente que la protección amplia otorgada a las marcas notorias en la norma transcrita no puede considerarse absoluta, pues de conformidad con la misma norma dicha protección se da bajo los siguientes supuestos: a) Que el uso de la marca notoria fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; b) Que el tercero se aproveche injustamente del prestigio del signo notorio; o, c) Que el uso del signo idéntico o similar provoque ta dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el Artículo 229, Literal a), se ha establecido que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Artículo 229, Literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté Usando para distinguir productos oO servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13 3.13. 3.14. 3.15. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los Artículos 136, Literal h), y 226 Literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario ”. 3.15.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 3.15.2.
El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.15.3. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.15.4.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido, Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No, 6, !l semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. 3.16. 3.17. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser configurado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los criterios establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486, norma en que se enumera una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo, Conforme a lo considerado, corresponde verificar lo argumentado por Indura S.A., en relación con la notoriedad de los signos denominativos INDURA previamente registrados para distinguir productos y servicios de las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado.
Conexión competitiva de la Clase 6 con las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 6 y los productos y/o servicios de las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 864, v.gr., “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.
Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. '* Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 1 De modo referencial ver Proceso 156-1P-2014. 15 4.6.
Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes 4.7. criteri los*: 4.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4, 4.6.5. En Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos ylo servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, también podriamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aistadamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Relación o vínculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva sería mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad. Mismo género de los productos. Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva.
Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en cuenta Y Recagidos en anteriores interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441-1P-2015. las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.
Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.” Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 4.8.
Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 4.9.
Para resolver se debe tener en cuenta que para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado “consumidor medio” o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.** En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-9052, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y Vera manera de referencia el Proceso 68-1P-2002. 18 Proceso 09-1P-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Martha Rugda Merchán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíqese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.