Año XXXIV – Número 2962 Lima, 10 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 487-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente Interno del Consultante: 17811-2013-9052. Referencia: Signos involucrados: INDUWAR (mixto) e INDURA (denominativo) PROCESO 512-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00123. Referencia: Diseño Industrial: MOTOCICLETA PROCESO 557-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia).
Expediente interno del Consultante: 2010-00383. Referencia: Signos: COMÉDICA (mixto) / COLMÉDICA (mixto); COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD; y, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativos y compuestos) Para nosotros la Patria es América 110/03/20177 GACETA OFICIAL 2 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 20 de octubre del 2016 Proceso: 487-1 P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador.
Expediente Interno del Consultante: 17811-2013-9052 Referencia: Signos involucrados: INDUWAR (mixto) e INDURA (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 6117-TDCA-DQ-BL recibido el 28 de septiembre del 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literales a), b) c) y h) y 172 Inciso 2do. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-9052; y, El Auto de 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. t/ A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INDURA S.A. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (\EPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL IEPI Y OTROS. 110/03/20177 GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 3 de 50 GINO GUERRA BRAVO.
Hechos Relevantes 2.1. El 6 de abril del 2004, la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL del IEPI emitió Resolución 53192 concediendo a favor de GINO GUERRA BRAVO el registro de la marca INDUWAR (mixta) dentro de la Clase 6 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)'..2.
El 6 de octubre del 2006, lndura S.A. presentó ante el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, Recurso Extraordinario de Revisión fundamentado en que la Resolución emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, fue dictada en forma desmotivada y con evidente error de hecho y de derecho, "( ) solicitando la nulidad de la Resolución y del registro de la marca INDUWAR, en razón de que es titular del signo INDURA". 2.3.
El 12 de agosto del 2009 y con notificación del mismo día, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, emitió resolución según la cual no habla lugar al recurso extraordinario interpuesto. 2.4. El 1 de septiembre del 2009, lndura S. A. presentó Recurso de Reposición, con base en que la resolución impugnada no consideró los argumentos esgrimidos en el Recurso Extraordinario de Revisión ni la extensa prueba de la notoriedad de su marca INDURA, que es titular de una familia marcaria en Ecuador en base a la denominación 1 NDURA para proteger productos de las clases No. 1, 5, 6, 8, 10,35 y 39 2 desde 1987; que existe similitud entre los Clase 6: "( ) cerrajerla, ferreterla y metálica� 2 "( ) Clase 1: Productos qulmicos para la industria, la Cieneia y la fotografia, asi como para la agricultura, la horticuttura y la sifvfcultura; resinas artiñeiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos quimicos para canseNar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industna.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario. alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, matenal para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dailinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construceiones transportables metálicas; materiales metálicos para vlas férreas; cables e hitos metálicos no eléclncos: 2 GACETA OFICIAL 110/03/20177 4 de 50 signos y relación entre los productos protegidos por la marca solicitada y las que tiene registradas, por lo que se genera un riesgo de confusión en el público consumidor y un aprovechamiento del prestigio y notoriedad de sus marcas por parte de GINO GUERRA BRAVO. 2.5.
El 31 de octubre del 2011, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI dispuso no dar lugar al Recurso de Reposición y ratificó la Resolución emitida por el mismo Comité el 12 de agosto del 2009, que a su vez confirma en todas sus partes la Resolución 53192 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. 2.6. El 27 de abril del 2012, lndura S.A. (anterionnente lndura S.A. Industria y Comercio), presentó ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Recuso Subjetivo o de Plena Jurisdicción en contra de la Resolución 53192 del 6 de abril del 2004 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 2.7.
El 17 de mayo del 2012, Glno Guerra Bravo, propietario de la marca INDUWAR (mixta), presentó contestación de la demanda y formuló excepciones. 2.8. Mediante providencia del 7 de enero del 2015, el Tribunal Oistrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa lndura S.A. en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. lndura S.A. con su marca INDURA ha alcanzado alto renombre y notoriedad en el mercado ecuatoriano y en otros mercados como el andino, latinoamericano y a nivel mundial. 3.2. La marca INOUWAR (mixta) de propiedad de Gino Guerra Bravo, carece de distintividad frente a la marca INDURA de propiedad de lndura S.A. puesto attlculos de cem,jerfa y ferreterla metálicos; tubos y tuberlas metélicos; cajas de caudales; productos metálicos no compnmdidos en otras clases; minerales metBllferos.
Clase 8: Hemunientas e Instrumentos de mano accionados manualmente; attlcu/os de cuch/1/erla. tenedorvs y cucharas; armas blancas: maquinillas de afeitar Clase 9: Aparatos e instrumentos cientlficos. náuticos, geodesicos. fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de seilalización. de control (inspección}. de salvamento y de enseflanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágem1s; scportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales: mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras. máquinas de calcular. equipos de procesamiento de datos, ordenadores; solfw819; extintores.
Clase 10: ApalBfos e Instrumentos quini,picos, médicos, odontológicos y veterinarios, as/ como miembros, ojos y dientes attiticiales; artlculos ortopédicos; material de sutura. I /J Clase 35: Pub/icldad; gestión de negocios comercia/es; administración comercía/; trabajos de oficma Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercanclas: organización de vla¡es". 3 GACETA OFICIAL 110/03/20177 5 de 50 que existe una identidad gráfica-visual, fonética-auditiva e ideológica conceptual, con lo cual se puede producir confusión en el público consumidor. 3.3.
Se evidencia la competencia desleal por parte de INDUWAR, además de que las marcas en conflicto están destinadas a proteger los mismos productos, pues del examen de los elementos integrantes de las mismas, se puede observar que de las siete letras que conforman la denominación INDUWAR, seis coinciden con las de la marca INDURA, y que la letra "W" que se ha adicionado a la marca INDUWAR, colocada junto a la letra uu", por su sonido en español, lo único que hace es prolongar el sonido de la letra "U", razón por la cual la "W" adicionada al signo INDUWAR no hace diferencia alguna y, por lo tanto, genera confusión auditiva, puesto que los signos tienen una fonética similar. 4.
Argumentos de la contestación en la Acción de Nulidad De la revisión del expediente se ha podido verificar que no consta contestación alguna del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ni de los demás codemandados. 5. Argumentos de la contestación por parte del Tercero Interesado Gino Guerra Bravo contestó a la demanda en los siguientes términos: 5.1.
La marca INDUWAR, para proteger productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente cerrajerla y ferretería metálica, es legal y válida al no contravenir las disposiciones absolutas contenidas en el Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni las prohibiciones relativas establecidas en el Artf culo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana. 5.2.
El signo, previamente a su concesión, fue sujeto al procedimiento de registro previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (Articulas 201 al 212) y en la Decisión 486 de la Comunidad Andina (Artlculos 138 al 150). Adicionalmente, expresa que llama la atención que la parte actora no hiciera las reclamaciones respectivas dentro de los términos establecidos para el efecto y que después de dos años de vigencia de la marca INDUWAR, registrada el 19 de abril de 2004, se presente la demanda de nulidad de su registro el 6 de octubre de 2006, cuando las marcas ya hablan coexistido en el mercado. 5.3.
No puede confundirse la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza que protege la marca INDUWAR, con los productos que protegen las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39, como son "(...) Productos qulmicos, fotografla, silvicultura, productos farmacéuticos, herramientas e instrumentos de mano, aparatos para el registro, cientlficos, náuticos, geodésicas, etc." que ampara la marca INDURA. 5.4.
Finalmente estima que, la marca INDUWAR es un signo mixto, que posee un diseño especial y caracterlstico, que lo diferencia de cualquier posible confusión que se pudiese presentar con ras marcas de INDURA que son signos denominativos. 4 /J GACETA OFICIAL 110/03/20177 6 de 50 NORMAS A SER INTERPRETADAS B. La Corte consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 135, 136 Literales a), b), e) y h) y 172 inciso 2do. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, de los cuales se interpretará J "( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen. a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;..
(.) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercia/ o publicitario.
( ) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Articulo 226. - Constituirá uso no autorizado del signo d1stmtwo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencia/, o una reproducción, Imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos. actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b} dano económico o comercial in¡usto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o. c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electromcos.
(...) Artículo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros. los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro, b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, e} la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique: d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; b I e} las cifras de ventas y de Ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notonedad se alega, tanto en el plano intemaclonal como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección; 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 7 de 50 únicamente el Articulo 136 de la Decisión 486 restringido a sus Literales a) y h) por ser pertinente su análisis para resolver el caso concreto.
No se interpretarán los Articules 134 y 135 de la Decisión 486 pues en el proceso interno no se discuten las características intrínsecas de1 signo ni se trata de un tema de alguna de las prohibiciones absolutas de registro. Tampoco se interpretarán los Artículos 136 Literales b) y c) de la Decisión 486, pues si bien en el proceso interno se debate sobre la irregistrabilidad relativa del signo, la acción intentada se encamina a obtener la nulidad del registro sobre la base de una marca previamente registrada, no sobre la preexistencia de un nombre o lema comercial.
De igual manera, no se interpretará el Articulo 172 inciso 2do. de la Decisión 486, pues en el proceso interno no se discute la eventual nulidad relativa del registro marcario. De oficio se interpretarán los Articules 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer el marco normativo en que desarrollaremos el tema de la marca notoria y su protección. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas. Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoria y su protección. Conexión competitiva de la Clase 6 con las Clases 1, 5, 8, 9, 1 O, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e Ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación de marcas. Reglas para el cotejo de marcas 1.1. En el proceso interno se discute si los signos INDUWAR (mixto) e INDURA (denominativo) son confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial, h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado tenilorio; o, i) la existencia de actividades slgnif,cativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; j) os aspectos del comercio internacional: o. k) le existencia y antigOedad de cualquier registro o solicitud de registro del Signo distíntívo en el Pafs Miembro o en el extranjero� 6 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 8 de 50 Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a}, cuyo tenor literal es et siguiente: ·Artfcu/o 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de fos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(...)". 1.2.
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.4 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser peñectamente regístrables. 4 Ver a modo de referencia el Proceso 512·1P·2014, de 15 de julio de 2015.
Caso; "LOCKHEED MARTIN". 7 GACETA OFICIAL 110/03/20177 9 de 50 La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1. Riesgo de confusión directa y la indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5 1.4.2.
Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que confonnan el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. J 5 I Ver a modo de referencia el Proceso 89-lp-2005. de 20 de Jullo de 2005. Caso: "ENVIOS OE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 10 de 50 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8.
Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos amparados respectivamente con la marca mixta lNDUWAR y la denominativa INDURA, sea que se trate de los mismos productos o de productos vinculados competitivamente. 2.
Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre el signo mixto INDUWAR y las marcas denominativas previamente registradas INDURA, resulta necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el mixto está compuesto de un elemento denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 2.2. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, 9 GACETA OFICIAL 110/03/20177 11 de 50 producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.6 2.3.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en las marcas mixtas, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 7 2.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente. 6 7 8 fl a) Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: ª (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472,IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibídem. lbidem. 10 GACETA OFICIAL 110/03/20177 12 de 50 muy diffcil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto INDUWAR y las marcas denominativas previamente registradas INDURA (denominativa). 3.
La marca notoria y su protección 3.1. En el proceso interno, lndura S. A. en su demanda sostiene que •(...) su marca INDURA ha alcanzado alto renombre y notoriedad en el mercado ecuatoriano y en otros mercados como el andino, latinoamericano y a nivel mundiar. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 3.2.
En los Artículos 224 a 236 del Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece la regulación de los signos notoriamente conocidos9• 3.3. En el antes aludido Titulo no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. 3.4.
En el Articulo 224 de la referida Decisión consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido 10• De éste se pueden desprender las siguientes características: 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente11• 9 10 11 Revisar a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, en el ma,co del Proceso 23-IP2013.
"(••. ) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como la/ en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente. independientemente, de la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido': El articulo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: ·se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un sígno distintivo, entre otros, /os siguientes: a) los consumido,es reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique, b} las personss que participan en los canales de distribución o comen;ialización del tipo de productos o serv,c,os a los que se aplique; o, e) los clrculos empresariales que actúan en giros relativos a/ tipo de establecimiento, actividad, o Lf 11 GACETA OFICIAL 110/03/20177 13 de 50 3.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 3.5. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. 3.6.
Efectivamente, en relación con los princ1p1os de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Titulo XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el Articulo 136, Literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. 3.7.
Como regla general y bajo el principio de especialidad 12 dos o más signos idénticos o semejantes pueden coexistir en el mercado y poseer derechos autónomos, siempre que los productos y/o servicios que se pretenda proteger se encuentren en distintas clases internacionales, a contrario sensu el hecho de que los signos sean idénticos o semejantes y que a su vez pertenezcan a una misma clase internacional impedirla su protección o coexistencia. 3.8.
De manera general se ha establecido que el amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad, lo cual implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, deberá establecer la eventual existencia de riesgos de confusión o asociación13, de uso parasitario o de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria, conforme se ha establecido en el Literal h) de la antes citada norma.
"( ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando: (...) h) constituyan una reproducción, imitación. traducción, transliteración o transcripción. total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un productos o servicios e los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores·. 12 13 El principio de especialidad slgnllica que al concederse un registro marcario este otorga protección para los productos o servicios para los cuales se otorgó el registro. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la idenlllicación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomendátor.
Véase, por ejemplo, Proceso 67·1P·2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP·2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 12 u GACETA OFICIAL 110/03/20177 14 de 50 aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario". (El subrayado es nuestro) Sin embargo, se debe tener presente que la protección amplia otorgada a las marcas notorias en la norma transcrita no puede considerarse absoluta, pues de conformidad con la misma norma dicha protección se da bajo los siguientes supuestos: a) Que el uso de la marca notoria fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; b) Que el tercero se aproveche injustamente del prestigio del signo notorio; o, c) Que el uso del signo idéntico o similar provoque la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria. 3.9.
En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el Articulo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el Pals Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 3.1 O. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el Articulo 229, Literal a), se ha establecido que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.
Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asi no se encuentre registrado en el respectivo Pals Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 3.11. La protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.
En efecto, el Articulo 229, Literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro. 3.12. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo Pais Miembro, continúa siendo notoria en otros Palses.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar oumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 13 GACETA OFICIAL 110/03/20177 15 de 50 3.13. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y e1 de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 3.14.
La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. 3.15. La Decisión 486 atendiendo dicha linea. ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos. consagrando cuatro riesgos.
De conformidad con los Artículos 136, Literal h), y 226 Literales a), b), y c), estos son: el riesgo 14 de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. 3.15.1. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del sígno a registrar con el notoriamente conocido. 3.15.2.
El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.15.3. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 3.15.4.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 14 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bollvar, Quito, Ecuador. ]4 o GACETA OFICIAL 110/03/20177 16 de 50 3.16. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser configurado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El reconocimiento de dicha notoriedad debe ser otorgado por la Autoridad Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los criterios establecidos en el Articulo 228 de la Decisión 486, norma en que se enumera una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo. 3.17. Conforme a lo considerado, corresponde verificar lo argumentado por lndura S.A., en relación con la notoriedad de los signos denominativos INDURA previamente registrados para distinguir productos y servicios de las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza, con la finalidad de proteger adecuadamente al signo que efectivamente haya probado ser notoriamente conocido contra su uso y registro no autorizado. 4.
Conexión competitiva de la Clase 6 con las Clases 1, 5, 8, 9, 1 O, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. En el presente caso, se discute si es que existe o no conexión competitiva entre los productos de las Clases 6 y los productos y/o servicios de las Clases 1, 5, 8, 9, 10, 35 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2.
Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. 4.3. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similítud entre los productos o servicios objeto del análisis, tal y como se indica en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 864, v.gr.,"( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". 4.4.
Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, as! como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.15 4.5.
Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases o en la misma clase, es preciso que se ajuste la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 1$ De modo rererendal ver Proceso 156-IP-2014.
IS GACETA OFICIAL 110/03/20177 17 de 50 4.6. Consecuentemente, para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios 16: 4.6.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se esté frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase., que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y en consecuencia la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para demostrar que no existe esta conexidad le corresponderé al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.6.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habrfa mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asl como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva serla menor. Si comparte los mismos de publicidad especializados, también podrfamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.6.4.
Relación o vfnculos entre productos. Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. Por ejemplo, si estamos en frente de bienes sustitos o complementarios la incidencia de conexión competitiva serfa mayor, lo cual suele inscribirse también en el criterio de la intercambiabilidad. 4.6.5. Mismo género de los productos.
Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.7. En relación con el grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o servicios, se deben tomar en cuenta 15 6 Recogidos en anteriores Interpretaciones como en la correspondiente al Proceso 441-IP-2015. 16 GACETA OFICIAL 110/03/20177 18 de 50 las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos, etc.
Efectivamente, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta criterios como el de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre si para las mismas finalidades, o el de complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deban utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 17 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultan!e debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que éste podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. 4.8.
Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y/o servicios amparados, resulta necesario precisar las circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de aquellos sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para establecer la existencia de conexión competitiva. 4.9.
Para resolver se debe tener en cuenta que para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, debe atenderse el criterio del llamado uconsumidor medio" o consumidor común y corriente de una determinada clase de producto, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. 18 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-9052, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 17 18 Ver a manera de rererencla el Proceso 68-IP·2002. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso "OIDA". 17 GACETA OFICIAL Cecilia 110/03/20177 19 de 50 }Ji�.
MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíq ese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 110/03/20177 GACETA OFICIAL 20 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de noviembre del 2016 Proceso: 512-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente interno del Consultante: 2013-00123 Referencia: Diseno Industrial: MOTOCICLETA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3258 recibido el 6 de octubre del 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00123; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes del Proceso Interno: Demandante: HONDA MOTOR CO., LTD. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 21 de 50 Hechos Relevantes 2.1. El 12 de abril del 2011, la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. presentó solicitud de registro del diseño industrial titulado MOTOCICLETA 1. �M� � J.f. • 2.2.
El 20 de octubre del 2011, se publícó el registro del diseño industrial en la Gaceta de Propiedad Industrial 633, sin que se presentaran oposiciones. 2.3. El 22 de diciembre del 2011, la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) mediante Resolución 75329 negó el registro del diseño industrial MOTOCICLETA, al considerar que "(...) carece manifiestamente de novedad al tenor de lo dispuesto en /os artfcu/os 115 y 124 de la Decisión 486 de 2000" por tener grandes similitudes con el diseño industrial D1 (0091772) y con el diseño D2 (9847800). 2.4.
El 26 de enero del 2012, la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 34610 del 31 de mayo del 2012 y 57542 del 28 de septiembre del 2012, respectivamente, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial. 2.5. La sociedad HONDA MOTOR CO., LTD presentó 2 Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 75329 de 22 de diciembre de 2011, 3461O del 31 de mayo del 2012 y 57542 del 28 de septiembre del 2012, respectivamente, emitidas por la SIC. 2.6.
El 30 de julio del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, 1 2 Expediente Administrativo 11.045.084. En el expediente no consta la fecha exacta de presentación de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho. 2 Proceso 512-IP-2015 110/03/20177 GACETA OFICIAL 22 de 50 admitió a trámite la Acción de Nulidad presentada por la sociedad HONDA MOTOR ca., LTD. 2.7.
El 15 de octubre del 2013, la SIC contestó la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. 2.8. Mediante Auto del 3 de abril del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Demanda de Nulidad y La sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. en su demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) El proceder de la entidad demandada al negar la protección vla registro de diseño industrial de la solicitud bajo estudio vulnera los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Dicha vulneración de la ley por parte de la demandada, se deriva directamente de la incorrecta interpretación y aplicación de las mencionadas normas". 3.2. ª( ) Es imprescindible hacer notar que, tratándose de motocicletas, sin lugar a dudas se presentaran elementos similares con otros diseños existentes, pues éstas en general están conformadas por las mismas partes, esto es rueda, manubrio, luces, tanque, silla, etc.
Sin embargo, el hecho de que presenten estos mismos elementos, no resulta ser una razón válida para considerar que un nuevo diseño, como el presentado por mi representada no resulta novedoso". 3.3. "( ) El diseño solicitado por mi representada como los diseños de las anterioridades corresponde a "motocicletas" por lo que indudablemente representan construcciones básicas similares.
Sin embargo, existen notables diferencias entre ellas con relación a su forma general o de conjunto, en cuanto a su superficie lateral y en una zona cerca de la parte trasera". 4. Argumentos de la contestación en Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
"(...) en el presente caso existen evidencias contundentes sobre la manifiesta carencia de novedad del diseño en cuestión, antecedentes D1 publicación COL 00 91772 del 29 de abril de 2002 y D2 publicación 3 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 23 de 50 COL 98 47800 del 31 de mayo de 1999, anteriores a la fecha de prioridad del diseño denegado, que destruyen evidentemente la novedad del diseño en cuestión, y que sustentaron los actos administrativos demandados". 4.2.
"( ) tal como lo demuestra el cotejo de las proyecciones, las diferencias son secundarias quedando de manifiesto que solamente son modificaciones aisladas las que diferencian un diseño del otro". 4.3. "(...) en la comparación gráfica hecha, si bien las motocicletas presentan diferencias, éstas no cambian la impresión general que de estas se haga un consumidor, toda vez que la configuración del "todo" de la motocicleta es sustancialmente igual en cuanto a su configuración total desde la zona de base (ruedas), estructural, de interacción con el ser humano y sus formas accesorias".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artf culos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3, los cuales se interpretarán por ser procedente. De oficio se interpretará el Articulo 124 de la Decisión 486 pues en el proceso interno la Oficina Nacional Competente denegó de oficio la solicitud de diseño industrial sobre la base de considerar que el mismo carecía manifiestamente de novedad.
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias. Análisis de la oficina nacional competente cuando el diseño solicitado carezca "manifiestamente" de novedad. 2. 3. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro 3 "(•.•) Artículo 113. - Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores. o de cualqwer forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración. textura o material, sin que cambre el destino o finalidad de dicho producto.
Articulo 115.- Serán registrab/es diseilos industriales que sean nuevos. Un díseilo industrial no es nuevo si antes de la fecha de Is solicitud o de fa fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comerc1alizac1ón o por cualquier otro medio.
Un diseilo industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundanas con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones� 4 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 24 de 50 1.1. Conforme se desprende de los antecedentes del proceso interno, el 12 de abril del 2011, la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. presentó solicitud de registro del diseño industrial titulado MOTOCICLETA, siendo que la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC mediante Resolución 75329 negó el registro solicitado al considerar que el diseño ª(...) carece manifiestamente de novedad al tenor de lo dispuesto en los artfculos 115 y 124 de la Decisión 486 de 2000" por tener grandes similitudes con el diseño industrial 01 (0091772) y con el diseño 02 (9847800), consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la definición y naturaleza del diseño industrial, asi como los requisitos y efectos derivados de su registro. 1.2.
En tal virtud, es necesario reiterar que conforme al Articulo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial "(...) la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, lfnea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destíno o finalidad de dicho producto". 1.3.
Por lo que, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, pues si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial sino la de un modelo de utilidad.
En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categorfa4 • 1.4. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; asf, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos 5• 1.5. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomfa), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por 4 s Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 097-IP-2014, de fecha 19 de noviembre de 2014, Diseño Industrial: SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL.
Ver a modo de referencia el Proceso 71-IP-2005. publicado en la G.O.A.C. Nº. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN. 5 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 25 de 50 la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial6 • 1.6.
Requisitos y efectos de su registro. La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, fisica o jurfdica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial � poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo 1.7. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Articulo 129 de la Decisión 486: "( ) El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial". 1.8.
El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del Articulo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 1.9. Por otra parte, el Articulo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. 6 7 Protección de la moral y el orden público.
Esta causal prohibe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público. Esta causal resulta ser tan importante, Ver a modo referencial el Proceso 135-IP-2007. publicado en la G.O.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERiSTICO grálico.
Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122·1P2012, 140-IP-2013, enlre olros. Ver a modo de referencia el Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del1 de agosto de 2002 6 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 26 de 50 que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohiba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico.
Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1. Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto.
Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 1.1O.
En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido.
Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal.
Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos.
A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea ª se establece que sólo se considerará que el dibujo o • Directiva de la Unión Europea. Articulo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idénlica. 7 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 27 de 50 modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.
Se aclara también que por ºutilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehlculo quedarla fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.
El diseño concede al producto en el que está incorporado una aparlencia particular. Además, hace que un articulo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y lineas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c} Aspectos no técnicos.
Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de caracterlsticas. d) Incorporación en un artículo utilitario.
Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.
En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanla. 9 9 Novena Sesión de la OMPI, titulada •comité permanente sobre el Derecho de Marcas.
Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, octubre, 2002. 8 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 La novedad como requisito de registrabilidad. secundarias. 28 de 50 Diferencias 2.1. La SIC en su escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa ha manifestado que "( ) en el presente caso existen evidencias contundentes sobre la manifiesta carencia de novedad del diseño en cuestión, antecedentes 01 publicación COL 00 91772 del 29 de abril de 2002 y D2 publicación COL 98 47800 del 31 de mayo de 1999, anteriores a la fecha de prioridad del diseño denegado, que destruyen evidentemente la novedad del diseño en cuestión, y que sustentaron los actos administrativos demandados". 2.2.
Por su parte, la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. en su demanda había señalado que es "(...) imprescindible hacer notar que, tratándose de motocicletas, sin lugar a dudas se presentaran elementos similares con otros diseños existentes, pues éstas en general están conformadas por las mismas partes, esto es rueda, manubrio, luces, tanque, sí/la, etc.
Sin embargo, el hecho de que presenten estos mismos elementos, no resulta ser una razón válida para considerar que un nuevo diseño, como el presentado por mi representada no resulta novedoso". 2.3. El problema central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado MOTOCICLETA cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, se interpretará el tema. 10 2.4.
El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 2.5. Como se mencionó precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto diseño industrial. 2.6. Para determinar la novedad de un diseno industrial, la doctrina11 establece los siguientes criterios: 2.6.1. Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2.6.2. Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; 10 11 A modo de referencia ver a la interpretación prejudicial dictada dentro del Proceso 208-IP-2015, Diseño Industrial SANITARIO INFANTIL.
OTERO LASTRES en "Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales" Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 Y ss. 9 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 29 de 50 2.6.3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el primer criterio, entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica12 a nivel mundial.
En el segundo criterio, sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 13, mientras que en el tercer criterio, un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solícita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad". 14 2.7. El Artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 2.8.
A diferencia de la Decisión 344 (Artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante. lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.
Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundlble con dicha marca no podría ser registrado.
Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la 12 13 14 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva". Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como •novedad subjetiva". Otero Lastres, "El Modelo Industrial". Madrid 1977, p. 359. 10. IO Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 30 de 50 transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.
De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estarf a generando un defecto irreparable en el comercio subregional. 15 2.9. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrinseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. 2.1O.
El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado16. Las diferencias secundarias 2.11.En el proceso interno, la sociedad HONDA MOTOR CO., LTD. ha manifestado que el diseño solicitado "(...) como los diseños de las anterioridades corresponde a "motocicletas" por lo que indudablemente representan construcciones básicas similares.
Sin embargo, existen notables diferencias entre ellas con relación a su forma general o de conjunto, en cuanto a su superficie lateral y en una zona cerca de la parte trasera", por lo tanto, se interpretará el tema propuesto. 2.12. El Artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 2.13.
El Tribunal ha señalado que: "El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea 11 igual al diseño industrial registrado". 17 15 18 17 Ver como referencia el Proceso 208-IP-2015, antes citado.
Ver a modo de referencia el Proceso 99-IP-2012. pubNcado en la G O.A.e. N". 2138 de 18 de enero de 2013. marca lridlmenslonal: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Proceso 187-IP-2014, aprobado el 13 de mayo de 2015. 11 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 31 de 50 2.14.Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha manifestado 18 que, en este sentido, para establecer si un diseño industrlal posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en caracterf sticas secundarias.
Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los elrculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes y, por lo tanto, se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 19 2.15.
Finalmente, en nuestra jurisprudencia20 se ha indicado que una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: 2.15.1. Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. 2.15.2.
La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma 18 19 20 Revisar a modo de referencia la lnlerprelación Prejudicial dictada en el Proceso 208-IP-2015, derecha 7 de diciembre del 2015. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 71-1P-2005, derecha 6 de Julio del 2005, diseño Industrial BLOQUE DE CONEXIÓN. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el Proceso 187-1P·2014. de recha 13 de mayo del 2015, diseño industrial PORCIÓN DE CABEZA DE UN IMPLEMENTO PARA EL CUIDAD ORAL. 12 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 32 de 50 característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar asl la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo o tridimensional que se pretende registrar. 2.16.
Se debe tener en cuenta que las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas cuando la impresión general, que produzca en los circulas interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética. 3.
Análisis de la Oficina Nacional Competente cuando el diseño solicitado carezca umaniflestamente" de novedad. 3.1. Como en el proceso interno consta que la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de diseño industrial MOTOCICLETA, considerando que "(...) carece manifiestamente de novedad al tenor de /o dispuesto en los artfculos 115 y 124 de la Decisión 486 de 2000" por tener grandes similitudes con el diseño industrial 01 (0091772) y con el diseño 02 (9847800), resulta pertinente abordar el tema planteado. 3.2.
En el párrafo segundo del Artículo 124 de la Decisión 486 se ha establecido que la "(...) oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial". Esto implica que si no se presentan oposiciones, la oficina nacional competente únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el Artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del Artículo 116 de la misma normativa, pero no hará un examen de novedad de oficio, es decir, no realizará una búsqueda de anterioridades en sus bases de datos. 3.3.
No obstante lo anterior, en el tercer párrafo del mismo Artículo 124 de la Decisión 486 se establece una excepción, v.gr.: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad. 3.4. Un diseño industrial carece "manifiestamente" de novedad cuando de su simple revisión salta a la vista de manera ostensible, clara y evidente, que no tiene novedad.
En consecuencia, la oficina nacional competente en estos casos no tiene necesidad de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, pues sería tan 13 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 33 de 50 evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente deberla argumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos.
Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente. 3.5. En el caso particular se deberá analizar si el diseño industrial titulado MOTOCICLETA carecia manifiestamente de novedad, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial y, de esta manera, determinar si la oficina nacional competente cumplió con los requisitos de la normativa comunitaria al denegar el registro {Artículo 126 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina".
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00123, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA 14 Proceso 512-IP-2015 GACETA OFICIAL 110/03/20177 34 de 50 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15 110/03/20177 GACETA OFICIAL 35 de 50 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de octubre de 2016 Proceso: 557-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia (Colombia) Expediente interno del Consultante: 2010-00383 Referencia: Signos: COMÉDICA (mixto) / COLMÉDICA (mixto);
COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD; y, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativos y compuestos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3392, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00383; y, El Auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
() f, b A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: BANMEDICA COLOMBIA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. GACETA OFICIAL 2. 110/03/20177 36 de 50 Hechos Relevantes 2.1. El 5 de mayo de 2009, la sociedad COMEDICA S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca el signo COMÉDICA (mixto)1, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 442 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.
El 31 de julio de 2009, dicha solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 606, y dentro del término oportuno, la sociedad BANMEDICA COLOMBIA S.A. (en adelante, BANMEDICA) presentó oposición con fundamento en las marcas previamente registradas a su favor: COLMÉDICA (mixta); COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (denominativa); y, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativa) las cuales protegen servicios en la Clase 44 3 de la Clasificación Internacional.
Marca (mixta) 4 (r col7'MED1CA Marca (denominativa)5 COLMEDI CA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD Marca 1 (denominativa) 6 1 COLMEDI CA MEDICINA PREPAGADA 2.3. El 29 de diciembre de 2009, la SIC mediante Resolución 67566 declaró infundada la oposición presentada por BANMEDICA y concedió a favor de la sociedad COMEDICA S.A. el registro del signo como marca COMÉDICA (mixto). 2.4.
La sociedad BANMEDICA interpuso Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación en contra de la Resolución 67566, los mismos que fueron resueltos respetivamente mediante las Resoluciones 5138 de 29 de enero de 201 O emitida por División de Signos Distintivos de la SIC y 14387 de 15 ' Expediente: 09 045073. 2 Clase 44: Servicios médicos, servicios veterinarios, servicios de agncultura, horticultura y silvicultura. cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; 3 Clase 44: Servicios médicos en general. ' Certificado: 305050 5 Certificado: 276751 • Certificado: 276753 2 o GACETA OFICIAL 110/03/20177 37 de 50 de marzo de 201 O emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, ambas en sentido de confirmar la decisión inicial. 2.5.
El 10 de agosto de 2010, BANMEDICA presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 67566, 5138 y 14387 emitidas por la SIC. 2.6. El 18 de mayo de 2011, la SIC presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.7. Mediante Auto del 6 de noviembre de 2014, el Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la Demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho BANMEDICA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. Las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio violan el Artf culo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que otorgó el registro del signo COMÉDICA (mixto) sin considerar la marca previamente registrada COLMEDICA (mixta) a favor de BANMEDICA, para distinguir los mismos servicios de la Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.2.
Se está concediendo el registro de una marca que no es distintiva, pues existe una innegable semejanza visual y fonética entre los signos mixtos COLMÉDICA y COMÉDICA, por lo cual es más que probable que el público consumidor confunda las marcas y asuma que ambas provienen del mismo empresario. 3.3. Las decisiones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio no toman en cuenta que las marcas presentan una semejanza global, de forma que su pronunciación, es virtualmente idéntica no sólo por el sufijo "MÉDICA" sino por la conformación completa de los signos COMÉDICA y COLMÉDICA. 3.4.
La Oficina de Marcas basó sus argumentos en las diferencias de las marcas y no en sus semejanzas contrariando todas las reglas de hermenéutica, pues salta a la vista que son más sus similitudes que sus disimilitudes. 3.5. Ambos signos comparten ocho letras idénticas y que están ubicadas en el mismo lugar, la expresión COLMÉDICA contiene en su integridad a la palabra COMÉDICA, por lo cual el grado de semejanza es extremadamente alto para un servicio que es de consumo masivo. 3 GACETA OFICIAL 4. 110/03/20177 38 de 50 Argumentos de la Contestación a la Demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
Los actos administrativos son legales por cuanto no incurrieron en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además de que fueron emanados por la oficina nacional competente y se ajustaron al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. 4.2.
La expresión compartida por las marcas es una expresión comúnmente utilizada, siendo las dos expresiones signos débiles, no obstante tal debilidad no le resta su carácter distintivo de manera independiente. 4.3. Cada signo cuenta con elementos especiales que hacen de cada conjunto un todo revestido de distintividad, sin que pueda predicarse que la marca concedida vulnera las normas base para su concesión. 5.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Verificado los documentos que fueren remitidos a este Tribunal se constata que la sociedad COMEDICA S.A. no contestó a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, pese haber sido notificada por Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante auto de 6 de octubre del 201 O. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.
El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. No procede la interpretación del Articulo 134 al no ser parte de la controversia la distintividad de los signos en conflicto. 3. Se interpretará únicamente el Articulo 136 Literal a) 7 por estar relacionado con la controversia. 7 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en pattieular cuando: a) sean Idénticos o se asemejen, a una man;a anterionnente solicitada para registro o regístrada por un ten;ero, para los mismos productos o servícios, o para productos o servicsos respecto de los cuales el uso de la man;a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 4 GACETA OFICIAL 110/03/20177 39 de 50 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. lrregistrabílidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos. Palabras de uso común en la conformación de una marca. La marca débil D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabllidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. En el proceso interno consta que el 5 de mayo de 2009, la sociedad COMEDICA S.A., solicitó ante la SIC, el registro del signo como marca COMÉDICA (mixto), el cual se presume que es confundible con las marcas previamente registradas COLMÉDICA (mixta), COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (denominativa) y COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativa) pertenecientes a la sociedad BANMÉDICA COLOMBIA S.A., es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, riesgo de asociación y confusión, haciendo énfasis en las reglas para efectuar el cotejo de marcas, para lo cual analizaremos el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" 1.2.
Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.3.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 5 GACETA OFICIAL 110/03/20177 40 de 50 En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.4. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.8 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o serviclos, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.4.1.
Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 1.4.2.
Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión 1 Proceso 512-IP•2014, de 15 de julio de 2015. caso: "LOCKHEED MARTIN: 9 Proceso 89-IP.2005, de 20 de julio de 2005.
Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR". 6 GACETA OFICIAL 110/03/20177 41 de 50 (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.
Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.6. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los sígnos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1. 7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 7 GACETA OFICIAL 110/03/20177 42 de 50 1.8.
Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos COMÉDICA (mixto) y COLMÉDICA (mixta), COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD (denominativa) y COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA (denominativa) 2.
Comparación entre signos mixtos 2.1. Se analizará el presente tema en virtud de que se presume la confundibilidad entre los signos mixtos COMÉDICA y COLMÉDICA. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3.
En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores". 10 2.4. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 11 2.5.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Asl, se deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el n,ás característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.12 'º Proceso 46-IP-2008.
Marr:a: "PAN AMERICAN ASSISTANCE· (mixlaJ. 14 de mayo de 2008. 11 Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1t Proceso 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 8 GACETA OFICIAL 110/03/20177 43 de 50 2.6. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.6.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.6.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registra 1s.
En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asf como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.6.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 16 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen 13 Proceso 129-IP·2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. 1' Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015. pp. 10-11'5 Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 'º Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 9 o 110/03/20177 GACETA OFICIAL 44 de 50 una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.7.
Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos COMÉDICA (mixta) y COLMÉDICA (mixta). 3. Comparación compuestos entre signos mixtos y signos denominativos 3.1. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado para registro COMÉDICA (mixto) y las marcas registradas COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD" (denominativa) y COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA" (denominativa).
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. 3.2. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual. 3.3.
Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracterlsticas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 17 3.4.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, �I,. tí 11 Procesos 55-IP-2013, p. 12; 178-IP-2015, p. 10. 10 GACETA OFICIAL 110/03/20177 45 de 50 que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 18 de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, 3.5. Dentro etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 19 3.6.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 20 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.7.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras21, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 22 'ª Proceso 378-IP-2015, p 11 19 Proceso 13-IP-2001, pp.
B-9. 10 Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11. 21 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos qu11 s11 componen de dos o más palabras. Ver Proceso 12-IP-2014, p. 10. 22 Proceso 178-IP-2015, p. 12. 11 GACETA OFICIAL 110/03/20177 46 de 50 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.8.
Se deberá verificar si al realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, podría establecerse el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos COMÉDICA (mixto) y "COLMEDICA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD" (denominativa) y "COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA" (denominativa) 4. Palabras de uso común en la conformación de una marca 4.1.
En el presente proceso, la SIC, ha argumentado que "la expresión compartida por las marcas es una expresión comúnmente utilizada, siendo las dos expresiones signos débiles, no obstante tal debilidad no le resta su carácter distintivo de manera independiente.", en tal virtud, se hará referencia a las palabras de uso común.., 4.2. Tomando en cuenta que el signo solicitado para registro COMÉDICA (mixto) y la marca registrada COLMÉDICA (mixta), comparten la partícula "MÉDICA" la cual se presume que es de uso común en la Clase Internacional 44, por lo tanto se hace necesario tratar el tema de las 12 GACETA OFICIAL 110/03/20177 47 de 50 palabras o expresiones de uso común en la conformación de signos marcarios y la marca débil.
Debemos partir del hecho de que ninguna persona puede pretender la exclusividad sobre una expresión de uso común aunque tenga esa palabra previamente registrada como marca. 4.3. Las expresiones de uso común generalmente carecen de distintividad y no pueden ser apropiados por una sola persona. Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 4.4.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. 4.5.
El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: uuna marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. "23 4.6.
Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 4.7.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asl configuradas el parecido que se 23 Proceso 70-IP-2005, marca 1V. CO de 21 de junio de 2005. 13 GACETA OFICIAL 110/03/20177 48 de 50 deriva, necesariamente, de las partlculas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles".24 4.8. Corresponde establecer si la partlcula MÉDICA que comparten los signos en conflicto en la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, comportan propiamente elementos de uso común, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras de uso común. 5.
Los signos débiles 5.1. Son aquellos que tienen un bajo grado de distintividad y, por lo tanto, tienen reducido nivel de oposición. Esto quiere decir que tienen que soportar la coexistencia de signos similares en los aspectos que generan la mencionada debilidad. 5.2. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva2s. 5.3. Según la doctrina, "la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marca sirvan para distinguirlo claramente del otro".
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal "por el crecldo número de registros que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( f26_ Existen muchos eventos mediante los cuales un signo distintivo es considerado débil.
Para el caso concreto resulta pertinente mencionar tres: 5.3.1. f El signo que adquirió distintividad. En este evento se encuentra los signos que al momento de registrarse podrlan haber sido catalogados como de uso común, genéricos o descriptivos, pero que por su intenso uso en el mercado adquirieron distintividad. Si bien pueden registrarse amparados en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, su nivel de distintividad y poder de oposición es bajo, debido a que no podría impedir que otros 2• OTAMENDI Jorge.
"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215 25 Proceso 30-IP-2013, marca: "TAXI DRIVER' (mixta) de 7 de junio de 2013. 29 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Gu1/lemro. 'Derecho de Marcas', Tomo 11, 1984, pp. 78 y 79. 14 GACETA OFICIAL 110/03/20177 49 de 50 empresarios usen el signo de uso común, descriptivo o genérico que pudo registrar21. 5.3.2.
Los signos compuestos por elementos de uso común, genéricos o descriptivos. Son registrables signos compuestos por elementos de dicha naturaleza, síempre y cuando su combinación genere distintividad, o que se encuentren acompañados de otros elementos que le otorguen distintividad al conjunto marcaría. No obstante lo anterior, asf hubieran podido registrarse como marcas, su grado de distintividad y poder de oposición es bajo, lo que implica que deben soportar la existencia de otros signos que contengan dichos elementos de uso común, genéricos o descriptivos2s. 5.3.3.
Los signos evocativos que tienen fuerte proximidad con los productos o servicios que amparan. El signo evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para captarlas. Son registrables, pero podrlan tener un grado de distintividad y poder de oposición bajos si tienen una fuerte proximidad con los productos o servicios que pretende distinguir, lo que llevarla a considerarlos como déblles.
Esta condición suele presentarse cuando están confeccionados con elementos de uso común, genéricos o descriptivos�9. 5.4. Se deberá tener en cuenta que si estamos frete a una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estarla otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una ralz de uso general o necesario.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00383, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 21 Sobre la distintividad adquirida se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Pre¡ud1c1ales· de 6 de junio de 2007, expedida dentro del proceso 54-IP-2007, y 27 de octubre de 2015, expedida el marco del proceso 188-IP-2015. 28 Sobre los elementos de uso común, genéricos y descriptivos, se puede consultar la Interpretación de 25 de septiembre de 2015, expedida en el Proceso 112-IP-2015. 29 Sobre /os signos evocattvos puede consultarse la Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013. expedida en el marco del Proceso 112-P-2013. 15 GACETA OFICIAL 110/03/20177 50 de 50 La presente Interpretación Prejudícíal se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artlculo 90 del Estatuto del Tribunal. �ll J-.
Cecilia tuisa Ayllon Quinteros MAGISTRADA ' Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16