$ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 8 399-1P-2016 Asunto 8 Interpretación Prejudicial Consultante E Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante E 02924-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia 8 Marcas involucradas PATO CPP (mixta) y ANYPSA MAESTRO (mixta) Magistrado Ponente 5 Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2924-2014-0/58SECA-CSJLI-PJ del 13 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02924-2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno Demandante: — ANYPSA PERÚ S.A. Proceso 399-1P-2016 Demandado 8 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Tercero interesado: CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 17 de octubre de 2011, CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. (en adelante, CPPQ) formuló denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) contra ANYPSA PERU S.A. (en adelante, ANYPSA)!, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: Marcas de titularidad del denunciante CPPQ: MARCA CLASE PRODUCTOS CERTIFICADO Colores, pinturas, bamices, lacas; conservantes contra la Jo. 2 ¿2 2x rra Y hemumbre y el deterioro M / A de la madera; materias tintóreas; mordientes; 114583 resinas naturales en estado bruto; metales en 2 hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Colores, bamices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro > de la madera; materias y 7 tintóreas; mordientes; 2 resinas naturales en 87674 estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Marca de titularidad del denunciado ANYPSA: A Da Rus Ú Expediente administrativo 470839-2011, 2.2. 2.3. 2,4, 2.5.
Proceso 399-1P-2016 CPPQ manifestó lo siguiente: a) Ha tomado conocimiento que la empresa ANYPSA viene elaborando y comercializando un producto denominado ANYPSA MAESTRO, cuyo empaque y envase reproduce un diseño similar a sus marcas registradas. b) ANYPSA ha copiado los elementos distintivos de sus marcas, con el fin de aprovecharse de la reputación que goza su empresa y así confundir a los consumidores. c) Los signos en conflicto presentan los mismos colores (azul y celeste), las denominaciones tienen el mismo tipo de letra y el mismo color (azul) y en la parte inferior presentan una frase que conceptualmente significa lo mismo (“pinta más” en la marca registrada y “rinde más” en el signo denunciado). d) Se está causando un grave daño económico a los consumidores y a su empresa, toda vez que no se verifican los estándares de calidad de sus productos en los productos denunciados. e) La intención de ANYPSA ha sido perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y de explotación de la reputación ajena.
El 16 de enero de 2012, ANYPSA absolvió el traslado de la acción interpuesta por CPPQ. El 31 de enero de 2012, la empresa CPPQ respondió la absolución de la denuncia. Mediante Resolución 2217-2012/CSD-INDECOPI del 2 de julio de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, improcedente la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión e infundada en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena, considerando lo siguiente: a) La denunciada elabora y comercializa pinturas con el signo ANYPSA MAESTRO (mixto): AED == Ru 2.6. 2.7. b) d) Proceso 399-1P-2016 Los productos que distingue el signo objeto de cuestionamiento son idénticos, están incluidos o se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas.
Los signos en conflicto desde el aspecto gráfico y fonético no son semejantes; asimismo, presentan un diferente aspecto cromático (diferentes tonalidades) y tienen un diseño y una distribución diferente; es decir, producen una impresión visual distinta. Los signos confrontados no generan riesgo de confusión; en consecuencia, se declara infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, al no configurarse alguno de los supuestos previstos en el Artículo 155 de la Decisión 486.
La denuncia de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión se fundamenta en marcas registradas, no encontrándose elementos adicionales que identifiquen a CPPQ en el mercado; por tanto, carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión, toda vez que la conducta imputada por CPPQ es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial.
En ese sentido, la denuncia en ese extremo resulta improcedente. CPPQ no ha presentado pruebas destinadas a demostrar que, a la fecha de la denuncia, las marcas base de la misma poseían un grado de implantación elevado o gozaban de prestigio en el mercado de manera que se encontraban posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondientes.
Por ello, se concluye que la denuncia por competencia desleal en la modalidad actos de explotación de la reputación ajena resulta infundada. El 12 de julio de 2012, CPPQ interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2217-2012/CSD-INDECOPI. Por Resolución 3870-2013/TPI-Indecopi del 18 de noviembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió el recurso de apelación como a continuación se detalla: Confirmó la Resolución 2217-2012/CSD-Indecopi en el extremo que se pronunció declarando improcedente la denuncia por actos de competencia desleal denunciados; y, Revocó la Resolución 2217-2012/CSD-Indecopi en el extremo que se pronunció declarando infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial.
Así, declaró fundada la denuncia por infracción marcaria, de conformidad con lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, señalando lo siguiente: 2.8. 2.9. a) b) c) d) 9) h) Proceso 399-1P-2016 CPPQ no impugnó el extremo en el que la Comisión de Signos Distintivos determinó que el signo objeto de cuestionamiento y la marca registrada con Certificado 87674 no resultaban confundibles, por lo que el mismo ha quedado consentido.
Sin perjuicio de ello, dicha marca a la fecha ha caducado, Los productos que distinguen los signos en conflicto son idénticos o se encuentran vinculados. Asimismo, resulta razonable asumir que se prestará atención al momento de elegir los referidos productos, evaluándose con detenimiento cuál será, por ejemplo, la pintura o barniz que resulte idóneo para el objeto al cual se quiere aplicar, en virtud de consideraciones de carácter técnico, así como el prestigio y reconocimiento que dichos productos gozan en el mercado.
En los signos confrontados resultan relevantes tanto su aspecto denominativo como el figurativo. Los términos LATEX, SUPERIOR, MAESTRO, UV PROTECCIÓN, LATEX LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES y RINDE MÁS, en el signo denunciado, y LATEX ACABADO MATE, INTERIORES/EXTERIORES, PINTA MÁS y CONT. NETO 4LT, en la marca registrada, resultan descriptivos e irrelevantes para su cotejo.
Desde el punto de vista fonético, los signos confrontados difieren en su pronunciación y entonación (PATO CPP/ANYPSA); no obstante, desde el punto de vista gráfico tales signos presentan características similares (misma distribución de elementos y una similar combinación de colores), siendo que dichas semejanzas determinan que susciten un impacto visual de conjunto muy similar y sus diferencias no resultan sustanciales.
No se está protegiendo una determinada combinación de colores, pues en la Clase 2 se encuentran registradas marcas que también incluyen en su conformación los colores azul, celeste, blanco y/o rojo, sino la especial configuración y/o disposición de dichos elementos cromáticos. Por lo señalado, se ha configurado la causal de infracción prevista en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486.
Sobre los actos de competencia desleal, se pronunció en el mismo sentido que la Comisión de Signos Distintivos en la Resolución 2217- 2012/CSD-INDECOPI. El 24 de marzo de 2014, ANYPSA presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 3870-2013/TP1-INDECOPI. El 11 de agosto de 2014, el Indecopi contestó la demanda. ÉS Proceso 399-1P-2016 2.10.
El 7 de abril de 2015 la empresa CPPQ contestó la demanda. 2.11. Mediante Resolución 12 del 5 de abril de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú declaró fundada la demanda y, en consecuencia, se declaró la nulidad de la Resolución 3870-2013/TPI-INDECOPI. 2.12.El 13 de abril de 2016, el Indecopi presentó apelación contra la Resolución 12 del 5 de abril de 2012. 2.13.
Mediante Resolución 16 del 8 de julio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: Con relación al Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 - Criterios de análisis para el riesgo de confusión entre marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados. - ¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? - La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implícitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? Con relación a los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 - El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de los aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? Argumentos de la demanda contencioso administrativa de ANYPSA.
Se encuentra vinculada empresarialmente con GRUPO TORVISCO S.A, titular de las marcas registradas ANYPSA, quien le ha cedido el uso de las referidas marcas. Tanto ANYPSA como CPP conforman una familia de marcas, no siendo pasibles de confusión.? En la Resolución 3870-2013/TPI-INDECOPI, materia de demanda, se establece que CPPQ es titular de las marcas inscritas con Certificados 114583 y 137987 en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, las mismas que contienen en su conformación el término CPP.
Por su parte, se señala que PINTURAS ANYPSA S.A. (actualmente, GRUPO TORVISCO S.A.) es titular de las marcas inscritas con Certificados 125857, 128604, 137088, 137479 en la clase antes referida, las cuales en su composición tienen el término ANYPSA; asimismo, GRUPO TORVISCO S.A. ostenta 6 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. 4.2. Proceso 399-1P-2016 En ninguna parte del Certificado 114583 se menciona o reivindica la especial configuración o distribución de los elementos cromáticos (franjas horizontales, divididas en rectángulos de color blanco y celeste), el cual resulta totalmente diferente a la que se aplica en el signo objeto de cuestionamiento.
No se ha merituado debidamente e! hecho de que tiene registradas con anterioridad las marcas inscritas con Certificados 128604, 141180 y 169514, signos que tienen como elemento común una etiqueta de color azul y celeste con letras relevantes a media etiqueta y con franjas horizontales de colores celeste y blanco. De ninguna forma o modo se puede afirmar que tales signos pretenden ser similares a los de CPPQ.
Vistos los signos en su conjunto, se establece que las semejanzas señaladas (es decir, la ubicación de los colores y su configuración), de ningún modo pueden opacar las diferencias existentes entre las denominaciones de los signos en conflicto o la impresión de ser una etiqueta azul-celeste-blanca frente a una etiqueta celeste en dos tonalidades.
El criterio usado por la Sala es arbitrario, inmotivado y totalmente ajeno a la norma marcaria. Las denominaciones “ANYPSA”, "MAESTRO" y “CPP PATO” resultan ser los elementos denominativos preponderantes en los signos confrontados, no así los elementos gráficos, ya que, como señala la propia Sala, existen otras marcas registadas con los mismos colores y formas de presentación. En cuanto al grado de atención del consumidor medio, cuando este busque pinturas o sus derivados será más prolijo en su elección, teniendo más cuidado que cualquier otro consumidor, pues el producto no se va a consumir de inmediato sino que lo tendrá varios meses o años en sus paredes.
Argumentos de la contestación del Indecopi Confrontados los signos, ambos presentan la misma configuración y distribución de elementos cromáticos (que no se encuentra presente en ninguna otra marca registrada en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza), por lo que será inevitable que el consumidor la recuerde y asocie a un mismo origen empresarial; asimismo, distinguen algunos de los mismos productos (pinturas).
La presencia de otros elementos gráficos y fonéticos al interior de los signos confrontados no elimina el riesgo de confusión existente entre estos. La similar configuración y distribución de los elementos cromáticos la titularidad de las marcas inscritas con Certificados 138855 y 169514 en la misma clase y el mismo término ANYPSA. 7 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 5.1.
Proceso 399-1P-2016 en ambos signos podría llevar al público consumidor a considerar que se está ante una variación de la marca registrada a favor de CPPQ. No se ha negado la existencia de diferencias entre los signos confrontados, especialmente de indole fonético; no obstante, que dos signos presenten ligeras diferencias no implica que cualquier tercero pueda utilizar libremente en el mercado un signo que es susceptible de infringir los derechos de exclusiva que ostenta el titular de una marca registrada, más aún si como se aprecia en el presente caso ambos signos presentan similitudes gráficas que determina que susciten un impacto muy similar en su conjunto.
Los signos confrontados se han apreciado en su conjunto poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. La particular distribución y configuración de los elementos cromáticos presentes en la marca registrada han sido protegidos en ésta al otorgarse el registro respectivo, describiéndose en el Certificado 114583 lo siguiente: “la figura bidimensional de un envase en colores blanco, azul y celeste, en el cual se aprecia la denominación PATO escrita en letras características de color azul y sobre ella la denominación CPP escrita en letras características dentro de un rombo rojo y en la parte central unos cuadriláteros de colores celeste.” El registro de una marca en colores determinados hace que éstos pasen a formar parte del signo. La protección no se extiende al color en sí o a la combinación de colores sino a su particular forma de presentación en el mismo, lo que determina que los consumidores lleguen a asociar la particular distribución de elementos cromáticos a un determinado origen empresarial.
La distribución de elementos cromáticos y gráficos en las marcas registradas con Certificados 128604, 141180 y 169514 difieren de aquellos que se aprecian en el signo materia de la denuncia por infracción. La resolución impugnada se encuentra debidamente motivada. El hecho de que no se le haya dado la razón a ANYPSA no significa que exista una falta de motivación o motivación insuficiente.
Argumentos de la contestación de CPPQ Al expedirse la resolución que se impugna, el Indecopi no incurrió en vicio de nulidad alguno, por cuanto contempló y cumplió con todos los requisitos de validez del acto administrativo. 5.2. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. Proceso 399-1P-2016 Respecto de la infracción cometida por ANYPSA, se demostró que se cumplieron todos los supuestos para determinar su responsabilidad, dado que el signo utilizado por ella resulta ser similar a la marca registrada por CPPA y, por tanto, genera riesgo de confusión en el público consumidor.
Sentencia de Primera Instancia. Se declaró fundada la demanda interpuesta por ANYPSA y en consecuencia se declaró la nulidad de la Resolución 3870-2013/TPI- INDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta los argumentos que a continuación se detallan: Se aprecia que el elemento dominante de los signos confrontados resulta ser el denominativo, pues en el caso de las marcas mixtas el público suele fijar la atención preferentemente en el componente denominativo de la marca, por lo que la palabra constituye como regla general el modo más simple de designar un producto.
Los términos LATEX, SUPERIOR, LATEX LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES y RINDE MÁS en el signo cuestionado y LATEX ACABADO MATE, INTERIORES/EXTERIORES, PINTA MÁS, CONT. NET. 4 LT. en la marca registrada, resultan descriptivos, no resultando relevantes a efectos del análisis correspondiente. El elemento distintivo dominante del signo cuestionado lo constituye la denominación ANYPSA MAESTRO y el elemento relevante de la marca registrada la denominación CPP PATO.
Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de ambos signos, se determina que resultan diferentes tanto en su pronunciación como en su impacto visual en conjunto, además de evocar un concepto diferente, Si bien los signos en controversia presentan ciertos elementos gráficos semejantes, tales como la configuración y distribución de los elementos cromáticos, los mismos serán percibidos por el consumidor medio como elementos ornamentales propios en la presentación de los productos, debiendo señalarse que un color o cierta combinación de colores por sí solos carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos o envases de una determinada empresa.
El consumidor medio no examina los detalles de las marcas y solamente tiene una imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, por lo que, de la impresión en conjunto que producen los signos, el público consumidor de los productos que los signos distinguen solamente recordará sus elementos distintivos y dominantes (ANYPSA MAESTRO/PATO CPP).
El análisis de semejanzas gráficas realizada por el Indecopi contraviene las reglas sobre el análisis de confundibilidad de los signos; en especial, 9 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. Proceso 399-1P-2016 la prohibición de análisis en forma fraccionada de los signos y detallada de los mismos, sin tener en cuenta la percepción del consumidor medio.
Argumentos de apelación del Indecopi El hecho de que existan algunas diferencias entre los signos confrontados no desvirtúa la semejanza existente entre los mismos, la cual ha sido reconocida por el propio Juzgado, debido a que los signos confrontados presentan una misma combinación y disposición de elementos gráficos y cromáticos, lo que generará en el consumidor una impresión similar.
El Juzgado ha efectuado un análisis errado de los signos, dejando de lado elementos característicos de la marca registrada y que han sido reivindicados como derechos de exclusiva a favor del titular de la referida marca, centrando su análisis en las ligeras diferencias, sin tomar en consideración que al momento de analizar dos signos se debe dar mayor relevancia a las semejanzas que a las diferencias.
Los elementos cromáticos de una marca son susceptibles por sí mismos de identificar el origen empresarial de un determinado producto o servicio en el mercado, conforme al reconocimiento legal expresado por el Artículo 134 de la Decisión 486. La protección no se extiende al color en sí o a la combinación de colores, sino a su particular forma de presentación o distribución, salvo que el color en sí o la combinación de colores sea especialmente distinta.
La apreciación de conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de valorar que, a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, se debe dar mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias. Al realizar el examen comparativo es necesario destacar las semejanzas de los signos, sin que ello implique un fraccionamiento del mismo.
Si bien es posible que el público consumidor identifique que las denominaciones de ambos signos son distintas, las semejanzas gráficas que también recordará lo harán pensar que los productos que distinguen corresponden a un mismo empresario y que un signo simplemente constituye una variación o una nueva presentación del otro o que existe algún tipo de relación o vinculación de carácter empresarial u organizativa, cuando en realidad ello no es cierto.
El uso del signo utilizado por ANYPSA vulnera abiertamente los derechos que ostenta CPPA, circunstancia que no puede ser tolerada considerando el elevado riesgo de confusión al que se ve expuesto el consumidor, que atenta contra el derecho que tiene de elegir libremente los productos de su preferencia. 10 Proceso 399-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: Con relación al Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 - Criterios de análisis para el riesgo de confusión entre marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados. - ¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( J? “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros maleriales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y A) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: 8) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables." 11 Proceso 399-1P-2016 La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implícitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? Con relación a los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 - El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de los aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? No procede la interpretación de los siguientes artículos: - El Literal a) del Artículo 136, toda vez que no se está discutiendo la causal de irregistrabilidad de marcas contemplada en dicho literal. - El Artículo 156 de la Decisión 486, en tanto que no se discute que el signo cuestionado haya sido usado en el comercio. - Los Literales a), b), c), e) y f) del Artículo 155, dado que los supuestos de infracción previstos en tales literales no tienen relación con la conducta denunciada.
Procede interpretar el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pues en virtud del mismo se determinó la existencia de infracción por parte de ANYPSA a los derechos de Propiedad Industrial de CPPQ1, De oficio, procede interpretar el Artículo 154 de la norma antes citada, a efectos de establecer qué derechos confiere el registro de una marca a su titular.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca Acción por infracción de derechos Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos El grado de percepción del consumidor medio Comparación entre marcas mixtas.
La ubicación y el tamaño de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta Palabras o términos descriptivos en la conformación de marcas. Conforme se mencionó en el numeral 2.6 del Apartado A de la presente Interpretación Prejudicial, por Resolución 3870-2013/TPI-Indecopi del 18 de noviembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 2217-2012/C0SD-Indecopi en los extremos que se pronunció sobre los actos de competencia desleal denunciados y revocando lo decidido sobre la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial, por lo que declaró fundada la denuncia por infracción marcaria, de conformidad con lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de ta Decisión 486. 12 Proceso 399-1P-2016 7. — Familia de marcas 8.
Preguntas formuladas por la Corte consultante D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca 1.1. En el presente caso, CPPQ interpuso acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial contra ANYPSA, con base en la marca registrada con Certificado 114583; en ese sentido, se procederá a analizar el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” 1.2.
La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:5 a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederia. - Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 5 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-1P-2015 del 18 de agosto de 2016. 13 1.3. 2.1 2.2 2.3 Proceso 399-1P-2016 De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujeto activo, persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujeto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de la acción por infracción es precautelar los derechos de Propiedad Industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.6 En virtud de lo antes expuesto, la acción por infracción solo puede ser interpuesta por el titular de una marca registrada u otro signo usado previamente, siempre que tal uso sea generador de derechos —como sucede con el nombre comercial o signos que hayan alcanzado el Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 14 2.4 25 2.6 Proceso 399-1P-2016 carácter de notorios”—, o por el estado, de ser el caso, y tiene por finalidad impedir que personas no autorizadas hagan uso de signos idénticos o similares a los señalados inicialmente, por generar confusión o asociación en el público pertinente o ser susceptible de ello.
El Artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca.8 Respecto al Literal d), con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello utilice en el comercio un signo idéntico o similar con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 2 El literal antes mencionado es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, de conformidad con los siguientes elementos para calificar la conducta establecida en dicho literal:10 a) La conducta se califica mediante el verbo “usar”.
Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar alguna actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad.
Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. d) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 10 De conformidad con lo establecido en los Articulos 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios en cualquiera de los países miembros, aunque no se encuentren registrados o no hayan sido usados en el territorio donde se solicita la protección. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016, p. 9.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016, p. 11-12. Ibidem. 15 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 Proceso 399-1P-2016 e) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Tomando en cuenta lo señalado, se deberá analizar si los actos denunciados son susceptibles de configurar la causal de infracción prevista en el Literal d) del Artículo 155 sobre la marca que sustenta la acción. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Dado que en el proceso se discuten los criterios utilizados para el cotejo de los signos en conflicto, resulta importante tratar estos temas. Sobre el riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, el Tribunal ha señalado lo siguiente.*! a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-1P-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-1P-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 16 Proceso 399-IP-2016 3.5 Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1? 3.6 a) b) 9) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:*3 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 12 Ibidem.
Ibidem. 17 3.7 4,2 4.3 4.4 Proceso 399-1P-2016 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar de! consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El grado de percepción del consumidor medio En el caso analizado, se advierte que es materia de controversia cuál es el grado de percepción que debe atribuírsele al consumidor de los productos que distinguen los signos en conflicto.
Sobre el particular, es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas. Generalmente las marcas se dirigen al 'consumidor medio' o sea al consumidor común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, ya que en ellos el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas; es decir, el grado de atención será más bajo.
El consumidor medio no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente del producto que piensa adquirir. 14 En cambio, en los denominados productos de consumo selectivo, que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor o que sólo pueden ser adquiridos por profesionales, el cotejo puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor del bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura, perfumes de marca, instrumental médico, etc., van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. No se aplica este criterio para el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual riesgo para la salud de los consumidores, 15 Fernández Novoa señala como un factor determinante de la atención del consumidor el precio del producto; por tanto, si el precio es alto, cabe esperar que el consumidor medio prestará un elevado grado de atención al examen del producto y de la marca, lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión.16 14 15 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 305-1P-2014 del 24 de marzo de 2015, pp. 13- 14.
Ibidem. Ibidem. 18 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 Proceso 399-1P-2016 En cambio si el precio del producto es bajo, descenderá correlativamente el grado de atención con que el consumidor contemplará las marcas y, por lo mismo, aumentará la posibilidad del riesgo de confusión. 1? La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara.
La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión es un factor necesario para considerar. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes y es el que soporta, junto al titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra.18 Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes.
Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, el cual ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad fácilmente diferencia una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.*9 De acuerdo con la doctrina predominante, el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, como se ha señalado, es el llamado “consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.
Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si, por el contrario, son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto.?0 Por lo tanto, para determinar la existencia del riesgo de confusión, se deberá tomar en cuenta lo señalado precedentemente, considerando que este examen será más riguroso si el signo cuestionado distingue productos de consumo masivo.
Martínez Medrano, Gabriel. Derecho de Marcas. Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, p. 99. Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 305-1P-2014 del 24 de marzo de 2015, p. 14. Ibídem, pp. 14-15. Ibidem, p. 15. 19 5.1 5.2 5.3 Proceso 399-1P-2016 Comparación entre marcas mixtas. La ubicación y el tamaño de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta Considerando que se discute si existiría o no confusión entre la marca PATO CPP (mixta) y ANYPSA MAESTRO (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?1 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:22 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: () Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas, 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016.
Ibídem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol: a que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ferr, en enterráis. 20 (ii) (iv) (v) Proceso 399-1P-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.24 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. +. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1 (ii) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo súuscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele 24 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 21 5.4 5.5 5.6 Proceso 399-1P-2016 prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.25 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.?26 Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.?7 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.28 Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.29 25 2 28 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, p.9, y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016, p.13. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 106-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10, Ibídem, p. 11. Ibidem, 22 AS 5.7 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Proceso 399-1P-2016 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Palabras o términos descriptivos en la conformación de marcas En el proceso se ha hecho referencia a la calidad de descriptivas que ostentarían algunas palabras que conforman los signos en conflicto; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema. La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio*, Si bien la norma comunitaria impide el derecho de exclusividad sobre signos conformados exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas (Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486), los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser reivindicados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.31 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.32 En este caso, se deberá determinar si los signos en conflicto se encuentran conformados por palabras descriptivas para los productos que distinguen en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo 3 Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p.?.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015, p.8. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 23 7.2. 7.3. 7.4. Proceso 399-1P-2016 excluyendo los elementos descriptivos, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 6.4. precedente.
Familia de marcas. ANYPSA ha manifestado que los signos en conflicto no son capaces de suscitar riesgo de confusión, toda vez que los términos ANYPSA, en el signo cuestionado, y CPP, en la marca registrada, conforman distintas familias de marcas plenamente identificables por el público consumidor, por lo que se desarrollará dicho tema. Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión.33 El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común, 3 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-J1P-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 18 y 19.
Ibidem. 24 Proceso 399-1P-2016 7.5. A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de 8.1. confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.
Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Criterios de análisis para el riesgo de confusión entre marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados Los criterios para determinar el riesgo de confusión entre marcas mixtas han sido tratados en el Apartado 5 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.
De conformidad con tales criterios, cuando se trata de marcas mixtas debe identificarse cuál es el elemento relevante dentro del conjunto de los signos en cotejo (denominativo, gráfico o ambos), sin que ello signifique desconocer el análisis en conjunto de los mismos. Si el elemento gráfico resulta relevante en la conformación de las marcas mixtas, la especial distribución de sus elementos gráficos y los colores que contienen deberá ser cuidadosamente evaluada a efectos de determinar si esta es susceptible de inducir al público consumidor de los productos que distinguen respecto del origen empresarial de los mismos, poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.
De ser el caso, deberá analizarse si tales elementos gráficos suscitan una misma idea o concepto. De advertirse que los elementos gráficos que comparten los signos en conflicto suelen ser comúnmente usados para los productos o servicios en los que se aplican los signos, dichos elementos no serán un aspecto que deba ser tomado en cuenta para determinar la confundibilidad entre estos, debiendo excluirse del cotejo. 25 8.2.
Proceso 399-1P-2016 Por el contrario, si esa distribución particular de elementos gráficos y los colores que reivindican no son de uso común en otros signos, la misma será un factor importante a tener en cuenta en el establecimiento del riesgo de confusión o asociación de los signos en cotejo, en tanto que pasan a ser componentes que el consumidor podrá asociar a un determinado origen empresarial.
Es necesario recalcar en que no es objeto de protección los colores o las tonalidades de estos por sí misma?S, sino dentro de la configuración o distribución peculiar que conforme un signo distintivo, pues es en dicha circunstancia que podrán ser identificados por el público consumidor como perteneciente a un origen empresarial determinado y, de este modo, cumplir con la función y finalidad de los signos distintivos.
¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? Como ha sido señalado en esta Interpretación Prejudicial, una marca mixta está constituida tanto por elementos denominativos como por elementos gráficos. Asimismo, dicha marca puede contener en su conformación colores.
Los colores per se, entendidos como los colores fundamentales o básicos y los secundarios, resultado de combinaciones que pueden ser ilimitadas, no son susceptibles de configurar marcas. No obstante, cuando los colores se encuentran delimitados por una forma o constituyen una combinación de éstos, sí son susceptibles de ser protegidos por el derecho marcario.
En cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado; es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación a productos o servicios. Una combinación de colores debe generar una composición especial, inusual y claramente diferenciable para protegerse como marca.
Para esto debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitiría cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los Esta afirmación se desprende de lo estipulado en el Literal h) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual señala que no podrán ser marca los colores aisladamente considerados; es decir, que no se encuentren delimitados por una forma específica, lo cual resulta congruente con lo dispuesto en el Literal e) del Artículo 134, que señala que podrá constituir una marca un color delimitado por una forma o una combinación de colores. 26 8.3.
Proceso 399-1P-2016 diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del específico origen empresarial. Así, tenemos que la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta sí constituye objeto de protección marcaria. Dicha protección podrá ejercerse a pedido del titular de la marca registrada o de oficio, de ser el caso, para impedir el uso o registro de otro signo que guarde idéntica o semejante configuración y/o disposición, siempre que esta sea capaz de inducir el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor con relación a los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto.
Es pertinente agregar que la configuración y/o disposición característica de los elementos de una marca, independientemente de si contienen colores o no, son también objeto de protección, en tanto se cumpla la condición de que sean capaces de generar riesgo de confusión o asociación con otro signo usado o solicitado a registro. La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implícitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? El Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las marcas podrán estar constituidas por colores delimitados por una forma o por la combinación de estos, entre otros elementos.
De dicha disposición se desprende que los derechos de exclusiva que adquiere una marca con su registro también supone la protección de los colores que componen la misma dentro de una especial distribución o configuración de los elementos que los contienen, siempre que esta pueda ser percibida por el consumidor como proveniente de un origen empresarial respectivo; es decir, que sea susceptible de diferenciar los productos o servicios de un competidor de los de otro en el mercado.
Consecuentemente, el titular de una marca registrada no podrá obtener protección respecto de colores contenidos en elementos cuya configuración sea de uso común, genérica o descriptiva para los productos o servicios que distinguen*8, o por otro motivo que por el cual tampoco pueda considerárseles como identificadores de un determinado origen empresarial.
Cabe precisar que un signo es genérico cuando señala el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo puede servir para identificarlo. Puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica, concepto que puede ser asociación con una figura o gráfico. 27 Proceso 399-1P-2016 Se reitera que no se concede protección sobre los colores por sí mismos, sino de éstos dentro de una configuración especial que le permita cumplir con la función de las marcas. 8.4.
El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de los aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? Esta pregunta se encuentra atendida con lo manifestado en el numeral precedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 02924-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. LES Cecilia Luisa e a Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA / MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 28 Proceso 399-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Y — (vV / Cecilia Lulsá Ayl or Guinteros Gustavg'García Brito PRESIDENTA SECRETARÍO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29