Año XXXIV – Número 2977 Lima, 17 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 357-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 096672014-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signo involucrado: TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) PROCESO 399-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 029242014-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Marcas involucradas PATO CPP (mixta) y ANYPSA MAESTRO (mixta) PROCESO 455-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-244973.

Referencia: Marcas involucradas SRS AIRBAG (mixta) y SRS AIRBAG (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 17/03/2017 2 de 56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 357-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 09667-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signo involucrado: TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 9667-2014-0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 21 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 09667-2014-0-1801JR-CA-25; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 357-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2. 3 de 56 Demandante: COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-1 NDECOPI Hechos relevantes 2.1. El 23 de noviembre de 2012, INVERSIONES ORMUS S.A.C. (ahora COSTEÑO ALIMENTOS $.A.C. en adelante, COSTEÑO) solicitó el registro del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) 1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", no se presentaron oposiciones en su contra. 2.3. El 21 de agosto de 2013, mediante Resolución 012689-2013/DSD­ INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) denegó de oficio la solicitud del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo, al considerar que incurría en la causal de irregistrabilidad del Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, por carecer de distintividad. 2.4.

El 11 de septiembre de 2013, INVERSIONES ORMUS S.A.C. (ahora, COSTEÑO) interpuso Recurso de Apelación en contra de la Resolución 012689-2013/DSD-INDECOPI. Expediente interno 515135-2012 2 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiterla; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2 Proceso 357-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 4 de 56 2.5.

El 28 de mayo de 2014, COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. informé que mediante Escritura Pública de 19 de diciembre de 2013, se acordó la fusión por absorción entre su empresa e INVERSIONES ORMUS S.A.C., y, en virtud de dicha fusión, esta última fue absorbida por COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 2.6. El 11 de julio de 2014, mediante Resolución 1945-2014/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 012689-2013/DSD-INDECOPI que denegó el registro del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixta) 2.7.

El 30 de octubre de 2014, COSTEÑO presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1945-2014/TPI-INDECOPI. 2.8. El 25 de noviembre de 2014, el INDECOPI presentó la contestación a la demanda planteada en su contra. 2.9. El 7 de marzo de 2016, mediante Sentencia signada como Resolución Número Cinco, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, declaró infundada la demanda planteada por COSTEÑO. 2.1O.

El 22 de marzo de 2016, COSTE ÑO presentó Recurso de Apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Cinco de 7 de marzo de 2016. 2.11. El 1O de junio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial correspondiente. 3.

Argumentos de la demanda Contencioso Administrativa planteada por COSTEÑO 3.1. El signo solicitado si cumple con el requisito de distintividad.

3.2. TODO LO BUENO DEL CAMPO es susceptible de identificar los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el consumidor a través de un esfuerzo adicional puede relacionar aun de manera indirecta dicho término con los productos que identifica. 3.3. El signo solicitado está conformado por la denominación TODO LO BUENO DEL CAMPO, la cual se encuentra escrita en medio de dos lineas paralelas, asimismo en la linea superior se muestra la figura de 3 (l Proceso 357-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 5 de 56 una "hoja" de color verde la misma que forma parte del logo característico de todas sus marcas "HOJA REDONDA" 3.4.

Resulta muy probable que los consumidores al ver el signo TODO LO BUENO DEL CAMPO conformado con la figura de la "hoja" atribuyan a que dicho signo pertenece al conjunto de marcas conformados por la denominación "HOJA REDONDA", la cual goza de larga trayectoria en el mercado y que es altamente conocido su origen empresarial. 3.5. El signo solicitado es de naturaleza mixta, el cual está conformado por elementos figurativos y cromáticos que le permiten generar mayores elementos diferenciadores y distintivos. 3.6.

Existen en el mercado varias marcas registradas que no indican expresamente el origen empresarial de los productos que amparan, sin embargo, de lo cual muestran características suficientes para acceder a registro, al igual que el signo solicitado. 4. Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Administrativa por parte del INDECOPI 4.1.

El signo solicitado intenta proteger productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, productos que provienen precisamente del campo, ya sea mediante procesos naturales o a través de la actividad humana, por lo que el signo solicitado carece de carácter distintivo. 4.2. Respecto a la parte denominativa del signo, ésta es simple y alude a la idea de que la totalidad de los frutos provenientes de los sembrios tiene la característica de ser sanos, y, por lo tanto, beneficiosos para la salud, siendo ésta idea que no puede ser asociada con un origen empresarial determinado en la medida que se trata de un atributo que cualquiera de los agentes que concurren en el mercado lo pueden afirmar. 4.3.

El signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 4.4. En cuanto al elemento gráfico, éste no presenta ninguna característica especial que permita a los consumidores considerarlo como indicativo de un origen empresarial determinado. 4.5.

En lo referente al argumento de la figura de la hoja, correspondiente a su marca "HOJA REDONDA" y que, por lo tanto, este elemento seria percibido por los consumidores como indicador del origen empresarial de sus productos, se debe enfatizar que la figura que aparece en el 4 Proceso 357-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 5 de 56 signo solicitado no es perceptible para el consumidor en vista del pequeño tamaño y al espacio que ocupa en el signo. 4.6.

En el supuesto no consentido de que en efecto el consumidor perciba la hoja, ésta no presenta ninguna forma especial o característica que pudiera servir como indicadora del origen empresarial de los productos que ampara el signo. 4.7. En cuanto al argumento de que se han concedido otros registros de marcas que no identifican el origen empresarial de los productos que distinguen, dichas solicitudes se analizaron de manera independiente e involucraron situaciones propias que llevaron al INDECOPI a conceder su registro. 5.

Argumentos de la sentencia de Primera Instancia 5.1. La frase TODO LO BUENO DEL CAMPO establece la idea de una variedad de productos de la cosecha, provenientes de los sembríos en el campo, dando la idea de estar sanos y que todo es natural, sin embargo, dicha frase no se puede asociar con un origen empresarial específico, toda vez, que ese atributo es alegado por cualquier de los competidores que concurran en el mercado respecto de los productos que ofrezcan. 5.2.

La idea que intenta transmitir la solicitante a los consumidores no se puede asociar con el origen empresarial, por lo tanto, no cumple con la función diferenciadora de las marcas. 5.3. Respecto al aspecto gráfico del signo, éste se encuentra conformado por la frase "TODO LO BUENO DEL CAMPO" escrito en letra imprenta, tamaño grande, en color verde, enmarcado entre dos líneas y en la parte central de la línea horizontal superior se aprecia la figura de una hoja, la cual no es percibida como tal por el consumidor. 5.4.

El signo solicitado carece de aptitud distintiva para ser percibido como marca, encontrándose incurso en la prohibición contenida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 6. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por COSTEÑO 6.1. El signo solicitado si es susceptible de ser registrado como marca al cumplir con los requisitos que determina la ley. 6.2.

Reiteró los argumentos contenidos en su demanda contencioso administrativa. 5 Proceso 357-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 7 de 56 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 literal b} de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

De oficio se interpretará el inciso primero del Articulo 134 de la Decisión 4864 • 2. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. El origen empresarial de una marca. Preguntas del consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

El origen empresarial de una marca 1.1. Dentro del proceso interno el INDECOPI denegó de oficio el registro del signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto) al considerar que éste se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486, es decir, por carecer de distintividad, en razón de Jo cual se analizará este tema. 1.2.

El requisito contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486 hace mención a que un signo para ser admitido como marca debe necesariamente ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 1.3. La aptitud distintiva, es precisamente uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 3 �Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

(...)" 4 "Articulo 134.• A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas /os signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro". 6 Proceso 357-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 8 de 56 1.4.

El Artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal de irregistrabilidad absoluta la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.5. De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto5: 1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca.

Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486. 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención. 1.6.

Se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135, literal b) que hace referencia específica a la distintividad intrínseca que debe tener un signo en el mercado para ser admitido a registro como marca. 1. 7. La distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la perspectiva de óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente, vale decir, desde la percepción del público pertinente6• 1.8.

En consecuencia, se debe analizar en el presente caso, si el signo TODO LO BUENO DEL CAMPO y logotipo (mixto), cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión. 5 Proceso 64-IP-2015. 6 Respecto a la percepción del público pertinente, véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport contra OHMI, de 7 de febrero de 2012, pg. 50. 7 Proceso 357-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 9 de 56 El origen empresarial de una marca 1.9.

Dentro del proceso interno la autoridad afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.1O. Un signo para ser admitido a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo, es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.11.

La distintividad está de la mano con el origen empresarial de una marca, el consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros y a su vez está ligado el origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.12. Por lo antes expuesto, el origen empresarial de una marca, juega un papel importante ya que para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quien proviene y así evitar el riesgo de asociación. 2.

Preguntas del consultante Se ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie respecto a: Cuando una denominación por sí misma no está dotada de los atributos para identificar y diferenciar los productos que pretende distinguir Como ya se mencionó en el desarrollo del tema 1, un signo para ser apto a registro como marca, debe necesariamente distinguir los productos o servicios que va a identificar en el mercado, respecto de los demás que se ofertan.

Si por sí mismo carece de distintividad no es apto a registro. Si es suficiente contar con grafía especial, o elementos gráficos y cromáticos para dotar de capacidad distintiva al signo solicitado Los signos mixtos son aquellos que están conformados por una parte denominativa y otra gráfica. Cada caso es distinto, ya que no por el hecho de incorporar un gráfico o elementos cromáticos necesariamente el signo es distintivo, todo dependerá del análisis en conjunto que realice el examinador, verificando en primer lugar cuál es el elemento que predomina, si el denominativo o el gráfico y dependiendo si el gráfico es el que le dota de distintividad para ser apto a registro o si por el contrario sus características no le aportan mayor aptitud distintiva y lo que prevalece es la parte denominativa la cual a su vez debe ser 8 Proceso 357-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 10 de 56 diferenciadora y susceptible de registro de acuerdo con lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 09667-2014-0-1801-JR­ CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia filt±s MAGISTRADA.. Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 9 17/03/2017 GACETA OFICIAL 11 de 56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 399-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 02924-2014-0-1801-J R-CA-25 Referencia Marcas involucradas PATO CPP (mixta) y ANYPSA MAESTRO (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 2924-2014-0/5tªSECA-CSJLI-PJ del 13 de julio de 2016, recibido vla correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en Jo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136 y de los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02924-2014-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 15 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante ANYPSA PERÚ S.A. Proceso 399-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 12 de 56 Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú Tercero interesado CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUfMICOS S.A. Hechos relevantes 2.1.

El 17 de octubre de 2011, CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. (en adelante, CPPQ) formuló denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopi) contra ANYPSA PERU S.A. (en adelante, ANYPSA) 1, basándose en la titularidad que ostenta sobre las siguientes marcas: Marcas de titularidad del denunciante CPPQ: MARCA CLASE PRODUCTOS 2 Colores, pinturas, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas: mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores.

Impresores y artistas. 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias mordientes; tintóreas; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, Impresores y artistas. CERTIFICADO 114583 87674 Marca de titularidad del denunciado ANYPSA: Expediente administrativo 470839-2011. 2 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 13 de 56 2.2.

CPPQ manifestó lo siguiente: a) Ha tomado conocimiento que la empresa ANYPSA viene elaborando y comercializando un producto denominado ANYPSA MAESTRO, cuyo empaque y envase reproduce un diseño similar a sus marcas registradas. b) ANYPSA ha copiado los elementos distintivos de sus marcas, con el fin de aprovecharse de la reputación que goza su empresa y así confundir a los consumidores. c) Los signos en conflicto presentan los mismos colores (azul y celeste), las denominaciones tienen el mismo tipo de letra y el mismo color (azul) y en la parte inferior presentan una frase que conceptualmente significa lo mismo ("pinta más" en la marca registrada y "rinde más" en el signo denunciado). d) Se está causando un grave daño económico a los consumidores y a su empresa, toda vez que no se verifican los estándares de calidad de sus productos en los productos denunciados. e) La intención de ANYPSA ha sido perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y de explotación de la reputación ajena. 2.3.

El 16 de enero de 2012, ANYPSA absolvió el traslado de la acción interpuesta por CPPQ. 2.4. El 31 de enero de 2012, la empresa CPPQ respondió la absolución de la denuncia. 2.5. Mediante Resolución 2217-2012/CSD-INDECOPI del 2 de julio de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del lndecopi declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, improcedente la denuncia por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión e infundada en la modalidad de actos de explotación de la reputación ajena, considerando lo siguiente: a) La denunciada elabora y comercializa pinturas con el signo ANYPSA MAESTRO (mixto): 3 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 14 de 56 b) Los productos que distingue el signo objeto de cuestionamiento son idénticos, están incluidos o se encuentran vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas. c) Los signos en conflicto desde el aspecto gráfico y fonético no son semejantes; asimismo, presentan un diferente aspecto cromático (diferentes tonalidades) y tienen un diseño y una distribución diferente; es decir, producen una impresión visual distinta. d) Los signos confrontados no generan riesgo de confusión; en consecuencia, se declara infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, al no configurarse alguno de los supuestos previstos en el Artículo 155 de la Decisión 486. e) La denuncia de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión se fundamenta en marcas registradas, no encontrándose elementos adicionales que identifiquen a CPPQ en el mercado; por tanto, carece de sentido recurrir a la figura del acto de confusión, toda vez que la conducta imputada por CPPQ es susceptible de ser reprimida en su integridad por las normas de propiedad industrial.

En ese sentido, la denuncia en ese extremo resulta improcedente. f) CPPQ no ha presentado pruebas destinadas a demostrar que, a la fecha de la denuncia, las marcas base de la misma poseían un grado de implantación elevado o gozaban de prestigio en el mercado de manera que se encontraban posicionadas en el mismo, así como en la mente del sector de consumidores correspondientes.

Por ello, se concluye que la denuncia por competencia desleal en la modalidad actos de explotación de la reputación ajena resulta infundada. 2.6. El 12 de julio de 2012, CPPQ interpuso recurso de apelación contra la Resolución 2217-2012/CSD-INDECOPI. 2.7. Por Resolución 3870-2013ffPl-lndecopi del 18 de noviembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió el recurso de apelación como a continuación se detalla: Confirmó la Resolución 2217-2012/CSD-lndecopi en el extremo que se pronunció declarando improcedente la denuncia por actos de competencia desleal denunciados; y, Revocó la Resolución 2217-2012/CSD-lndecopi en el extremo que se pronunció declarando infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial.

Asl, declaró fundada la denuncia por infracción marcaría, de conformidad con lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, señalando lo siguiente: 4 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 15 de 56 a) CPPQ no impugnó el extremo en el que la Comisión de Signos Distintivos determinó que el signo objeto de cuestionamiento y la marca registrada con Certificado 87674 no resultaban confundibles, por lo que el mismo ha quedado consentido.

Sin perjuicio de ello, dicha marca a la fecha ha caducado. b) Los productos que distinguen los signos en conflicto son idénticos o se encuentran vinculados. Asimismo, resulta razonable asumir que se prestará atención al momento de elegir los referidos productos, evaluándose con detenimiento cuál será, por ejemplo, la pintura o barniz que resulte idóneo para el objeto al cual se quiere aplicar, en virtud de consideraciones de carácter técnico, así como el prestigio y reconocimiento que dichos productos gozan en el mercado. e) En los signos confrontados resultan relevantes tanto su aspecto denominativo como el figurativo. d) Los términos LATEX, SUPERIOR, MAESTRO, UV PROTECCIÓN, LATEX LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES y RINDE MAS, en el signo denunciado, y LATEX ACABADO MATE, INTERIORES/EXTERIORES, PINTA MAS y CONT.

NETO 4LT, en la marca registrada, resultan descriptivos e irrelevantes para su cotejo. e) Desde el punto de vista fonético, los signos confrontados difieren en su pronunciación y entonación (PATO CPP/ANYPSA}; no obstante, desde el punto de vista gráfico tales signos presentan características similares (misma distribución de elementos y una similar combinación de colores), siendo que dichas semejanzas determinan que susciten un impacto visual de conjunto muy similar y sus diferencias no resultan sustanciales. f) No se está protegiendo una determinada combinación de colores, pues en la Clase 2 se encuentran registradas marcas que también incluyen en su conformación los colores azul, celeste, blanco y/o rojo, sino la especial configuración y/o disposición de dichos elementos cromáticos. g) Por lo señalado, se ha configurado la causal de infracción prevista en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486. h) Sobre los actos de competencia desleal, se pronunció en el mismo sentido que la Comisión de Signos Distintivos en la Resolución 22172012/CSD-INDECOPI. 2.8.

El 24 de marzo de 2014, ANYPSA presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 3870-2013/TPI-INDECOPI. 2.9. El 11 de agosto de 2014, el lndecopi contestó la demanda. 5 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 16 de 56 2.1 O. El 7 de abril de 2015 la empresa CPPQ contestó la demanda. 2.11.Mediante Resolución 12 del 5 de abril de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú declaró fundada la demanda y, en consecuencia, se declaró la nulidad de la Resolución 3870-2013/fPI-INDECOPI. 2.12.

El 13 de abril de 2016, el lndecopi presentó apelación contra la Resolución 12 del 5 de abril de 2012. 2.13. Mediante Resolución 16 del 8 de julio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: Con relación al Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 Criterios de análisis para el riesgo de confusión entre marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados.

¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implícitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? Con relación a los Artlculos 155 y 156 de la Decisión 486 El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de los aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? 3.

Argumentos de la demanda contencioso administrativa de ANYPSA 3.1. Se encuentra vinculada empresarialmente con GRUPO TORVISCO S.A., titular de las marcas registradas ANYPSA, quien le ha cedido el uso de las referidas marcas. Tanto ANYPSA como CPP conforman una familia de marcas, no siendo pasibles de confusión.2 2 En la Resolución 3870-2013/íPt-lNDECOPI, materia de demanda, se establece que CPPQ es titular de las marcas inscritas con Certificados 114583 y 137987 en la Clase 2 de la Clasificación lnlemacional de Niza, las mismas que contienen en su conformación el término CPP.

Por su parte, se sel'\ala que PINTURAS ANYPSA S.A. (actualmente, GRUPO TORVISCO S.A.) es titular de las marcas inscritas con Certificados 125857, 128604, 137088, 137479 en la clase antes referida, las cuales en su composición tienen el término ANYPSA: asimismo, GRUPO TORVISCO S.A. oslenta 6 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 17 de 56 3.2.

En ninguna parte del Certificado 114583 se menciona o reivindica la especial configuración o distribución de los elementos cromáticos (franjas horizontales, divididas en rectángulos de color blanco y celeste), el cual resulta totalmente diferente a la que se aplica en el signo objeto de cuestionamiento. 3.3. No se ha merituado debidamente el hecho de que tiene registradas con anterioridad las marcas inscritas con Certificados 128604, 141180 y 169514, signos que tienen como elemento común una etiqueta de color azul y celeste con letras relevantes a media etiqueta y con franjas horizontales de colores celeste y blanco.

De ninguna forma o modo se puede afirmar que tales signos pretenden ser similares a los de CPPQ. 3.4. Vistos los signos en su conjunto, se establece que las semejanzas señaladas (es decir, la ubicación de los colores y su configuración), de ningún modo pueden opacar las diferencias existentes entre las denominaciones de los signos en conflicto o la impresión de ser una etiqueta azul-celeste-blanca frente a una etiqueta celeste en dos tonalidades.

El criterio usado por la Sala es arbitrario, inmotivado y totalmente ajeno a la norma marcaria. 3.5. Las denominaciones "ANYPSA", "MAESTRO" y "CPP PATO" resultan ser los elementos denominativos preponderantes en los signos confrontados, no así los elementos gráficos, ya que, como señala la propia Sala, existen otras marcas registradas con los mismos colores y formas de presentación. 3.6.

En cuanto al grado de atención del consumidor medio, cuando este busque pinturas o sus derivados será más prolijo en su elección, teniendo más cuidado que cualquier otro consumidor, pues el producto no se va a consumir de inmediato sino que lo tendrá varios meses o años en sus paredes. 4. Argumentos de la contestación del lndecopi 4.1. Confrontados los signos, ambos presentan la misma configuración y distribución de elementos cromáticos (que no se encuentra presente en ninguna otra marca registrada en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza), por lo que será inevitable que el consumidor la recuerde y asocie a un mismo origen empresarial; asimismo, distinguen algunos de los mismos productos (pinturas). 4.2.

La presencia de otros elementos gráficos y fonéticos al interior de los signos confrontados no elimina el riesgo de confusión existente entre estos. La similar configuración y distribución de los elementos cromáticos la titularidad de las marcas inscritas con Certificados 138855 y 169514 en la misma ciase y el mismo término ANYPSA. 7 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 18 de 56 en ambos signos podría llevar al público consumidor a considerar que se está ante una variación de la marca registrada a favor de CPPQ. 4.3.

No se ha negado la existencia de diferencias entre los signos confrontados, especialmente de índole fonético; no obstante, que dos signos presenten ligeras diferencias no implica que cualquier tercero pueda utilizar libremente en el mercado un signo que es susceptible de infringir los derechos de exclusiva que ostenta el titular de una marca registrada, más aún si como se aprecia en el presente caso ambos signos presentan similitudes gráficas que determina que susciten un impacto muy similar en su conjunto. 4.4.

Los signos confrontados se han apreciado en su conjunto poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias. 4.5. La particular distribución y configuración de los elementos cromáticos presentes en la marca registrada han sido protegidos en ésta al otorgarse el registro respectivo, describiéndose en el Certificado 114583 lo siguiente: "la figura bidimensional de un envase en colores blanco, azul y celeste, en el cual se aprecia la denominación PATO escrita en letras características de color azul y sobre ella la denominación CPP escrita en letras características dentro de un rombo rojo y en la parte central unos cuadriláteros de colores celeste." 4.6.

El registro de una marca en colores determinados hace que éstos pasen a formar parte del signo. La protección no se extiende al color en sf o a la combinación de colores sino a su particular forma de presentación en el mismo, lo que determina que los consumidores lleguen a asociar la particular distribución de elementos cromáticos a un determinado origen empresarial. 4.7.

La distribución de elementos cromáticos y gráficos en las marcas registradas con Certificados 128604, 141180 y 169514 difieren de aquellos que se aprecian en el signo materia de la denuncia por infracción. 4.8. La resolución impugnada se encuentra debidamente motivada. El hecho de que no se le haya dado la razón a ANYPSA no significa que exista una falta de motivación o motivación insuficiente. 5.

Argumentos de la contestación de CPPQ 5.1. Al expedirse la resolución que se impugna, el lndecopi no incurrió en vicio de nulidad alguno, por cuanto contempló y cumplió con todos los requisitos de validez del acto administrativo. 8 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 19 de 56 5.2. Respecto de la infracción cometida por ANYPSA, se demostró que se cumplieron todos los supuestos para determinar su responsabilidad, dado que el signo utilizado por ella resulta ser similar a la marca registrada por CPPQ y, por tanto, genera riesgo de confusión en el público consumidor. 6.

Sentencia de Primera Instancia 6.1. Se declaró fundada la demanda interpuesta por ANYPSA y en consecuencia se declaró la nulidad de la Resolución 3870-2013fTPI­ I NDECOPI emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta los argumentos que a continuación se detallan: 6.2. Se aprecia que el elemento dominante de los signos confrontados resulta ser el denominativo, pues en el caso de las marcas mixtas el público suele fijar la atención preferentemente en el componente denominativo de la marca, por lo que la palabra constituye como regla general el modo más simple de designar un producto. 6.3.

Los términos LATEX, SUPERIOR, LATEX LAVABLE PARA INTERIORES Y EXTERIORES y RINDE MAS en el signo cuestionado y LATEX ACABADO MATE, INTERIORES/EXTERIORES, PINTA MAS, CONT. NET. 4 LT. en la marca registrada, resultan descriptivos, no resultando relevantes a efectos del análisis correspondiente. 6.4. El elemento distintivo dominante del signo cuestionado lo constituye la denominación ANYPSA MAESTRO y el elemento relevante de la marca registrada la denominación CPP PATO.

Realizado el examen comparativo entre los elementos relevantes de ambos signos, se determina que resultan diferentes tanto en su pronunciación como en su impacto visual en conjunto, además de evocar un concepto diferente. 6.5. Si bien los signos en controversia presentan ciertos elementos gráficos semejantes, tales como la configuración y distribución de los elementos cromáticos, los mismos serán percibidos por el consumidor medio como elementos ornamentales propios en la presentación de los productos, debiendo señalarse que un color o cierta combinación de colores por si solos carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos o envases de una determinada empresa. 6.6.

El consumidor medio no examina los detalles de las marcas y solamente tiene una imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, por lo que, de la impresión en conjunto que producen los signos, el público consumidor de los productos que los signos distinguen solamente recordará sus elementos distintivos y dominantes (ANYPSA MAESTRO/PATO CPP}. 6.7.

El análisis de semejanzas gráficas realizada por el lndecopi contraviene las reglas sobre el análisis de confundibilidad de los signos; en especial, 9 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 20 de 56 la prohibición de análisis en forma fraccionada de los signos y detallada de los mismos, sin tener en cuenta la percepción del consumidor medio. 7.

Argumentos de apelación del lndecopi 7.1. El hecho de que existan algunas diferencias entre los signos confrontados no desvirtúa la semejanza existente entre los mismos, la cual ha sido reconocida por el propio Juzgado, debido a que los signos confrontados presentan una misma combinación y disposición de elementos gráficos y cromáticos, lo que generará en el consumidor una impresión similar. 7.2.

El Juzgado ha efectuado un análisis errado de los signos, dejando de lado elementos caracterfsticos de la marca registrada y que han sido reivindicados como derechos de exclusiva a favor del titular de la referida marca, centrando su análisis en las ligeras diferencias, sin tomar en consideración que al momento de analizar dos signos se debe dar mayor relevancia a las semejanzas que a las diferencias. 7.3.

Los elementos cromáticos de una marca son susceptibles por si mismos de identificar el origen empresarial de un determinado producto o servicio en el mercado, conforme al reconocimiento legal expresado por el Artículo 134 de la Decisión 486. La protección no se extiende al color en si o a la combinación de colores, sino a su particular forma de presentación o distribución, salvo que el color en sf o la combinación de colores sea especialmente distinta. 7.4.

La apreciación de conjunto de las marcas no puede dejar de lado la obligación de valorar que, a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, se debe dar mayor énfasis a las semejanzas que a las diferencias. Al realizar el examen comparativo es necesario destacar las semejanzas de los signos, sin que ello implique un fraccionamiento del mismo. 7.5.

Si bien es posible que el público consumidor identifique que las denominaciones de ambos signos son distintas, las semejanzas gráficas que también recordará lo harán pensar que los productos que distinguen corresponden a un mismo empresario y que un signo simplemente constituye una variación o una nueva presentación del otro o que existe algún tipo de relación o vinculación de carácter empresarial u organizativa, cuando en realidad ello no es cierto. 7.6.

El uso del signo utilizado por ANYPSA vulnera abiertamente los derechos que ostenta CPPQ, circunstancia que no puede ser tolerada considerando el elevado riesgo de confusión al que se ve expuesto el consumidor, que atenta contra el derecho que tiene de elegir libremente los productos de su preferencia. 10 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 21 de 56 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artf culo 136 y de los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en cuanto a obtener un pronunciamiento respecto de los siguientes aspectos: Con relación al Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 Criterios de análisis para el riesgo de confusión entre marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados.

¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( r ·Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) d) e) f) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asf como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercia un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dano económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valar comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idlmtico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. • "Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artfculo anterior, constituirán uso de un signa en el comercia por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) b) c) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicias con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentas comercia/es o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.• 11 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 22 de 56 La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implícitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? Con relación a los Artículos 155 y 156 de la Decisión 486 El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de los aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? 2.

No procede la interpretación de los siguientes articulas: El Literal a) del Articulo 136, toda vez que no se está discutiendo la causal de irregistrabilidad de marcas contemplada en dicho literal. El Artículo 156 de la Decisión 486, en tanto que no se discute que el signo cuestionado haya sido usado en el comercio. Los Literales a), b), c), e) y f) del Articulo 155, dado que los supuestos de infracción previstos en tales literales no tienen relación con la conducta denunciada. 3.

Procede interpretar el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pues en virtud del mismo se determinó la existencia de infracción por parte de ANYPSA a los derechos de Propiedad Industrial de CPPQ4• 4. De oficio, procede interpretar el Artículo 154 de la norma antes citada, a efectos de establecer qué derechos confiere el registro de una marca a su titular. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca Acción por infracción de derechos Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos El grado de percepción del consumidor medio Comparación entre marcas mixtas.

La ubicación y el tamaño de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta Palabras o términos descriptivos en la conformación de marcas. 2. 3. 4. 5. 6. 4 Conforme se mencionó en el numeral 2.6 del Apartado A de la presente Interpretación Prejudicial, por Resolución 3870-2013fTPl-lndecopi del 18 de noviembre de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del lndecopi resolvió el recurso de apelación conflnnando la Resolución 2217-2012/CSD-lndecopi en los extremos que se pronunció sobre los actos de competencia desleal denunciados y revocando lo decidido sobre la acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial, por to que declaró fundada la denuncia por infracción marcaria, de conformidad con lo establecido en el Literal d) del Articulo 155 de fa Decisión 486. 12 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 23 de 56 7. 8.

Familia de marcas Preguntas formuladas por la Corte consultante D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El derecho al uso exclusivo de una marca 1.1. En el presente caso, CPPQ interpuso acción por infracción de derechos de Propiedad Industrial contra ANYPSA, con base en la marca registrada con Certificado 114583; en ese sentido, se procederá a analizar el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.2.

La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente: 5 a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Facultad negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado. 5 (i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016. 13 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 24 de 56 1.3. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Ese derecho nace a partir del registro de la marca. 2. Acción por infracción de derechos 2.1 La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. L.os sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Articulo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) b) Suieto activo, persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Suieto pasivo, persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.2 El objeto de la acción por infracción es precautelar los derechos de Propiedad Industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, asr como la adopción de ciertas medidas para el efecto.6 2.3 En virtud de lo antes expuesto, la acción por infracción solo puede ser interpuesta por el titular de una marca registrada u otro signo usado previamente, siempre que tal uso sea generador de derechos -como sucede con el nombre comercial o signos que hayan alcanzado el 8 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 263-1 P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 14 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 25 de 56 carácter de notorios7-, o por el estado, de ser el caso, y tiene por finalidad impedir que personas no autorizadas hagan uso de signos idénticos o similares a los señalados inicialmente, por generar confusión o asociación en el público pertinente o ser susceptible de ello. 2.4 El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca. 8 2.5 Respecto al Literal d), con esta prohibición se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello utilice en el comercio un signo idéntico o similar con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 9 2.6 El literal antes mencionado es una causal general, en la medida que extiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca registrada, de conformidad con los siguientes elementos para calificar la conducta establecida en dicho literal: 1 º a) La conducta se califica mediante el verbo 11 usar".

Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar alguna actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. d) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 7 De confonnidad con lo establecido en los Artlculos 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios en cualquiera de los palses miembros, aunque no se encuentren registrados o no hayan sido usados en el territorio donde se solicita la protección. 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460.IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 9. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460.IP-2015 del 7 de julio de 2016, p. 11-12. 10 Ibídem. 15 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL e) 17/03/2017 26 de 56 Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.7 Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2.8 Tomando en cuenta lo señalado, se deberá analizar si los actos denunciados son susceptibles de configurar la causal de infracción prevista en el Literal d) del Artículo 155 sobre la marca que sustenta la acción. 3.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1 Dado que en el proceso se discuten los criterios utilizados para el cotejo de los signos en conflicto, resulta importante tratar estos temas. 3.2 Sobre el riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, el Tribunal ha señalado lo siguiente.11 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3 Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. 3.4 Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 648-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 16 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 27 de 56 3.5 Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 12 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.6 Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 13 b a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 12 lbldem. 13 lbldem. 17 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 17/03/2017 28 de 56 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 3.7 Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrla incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.

El grado de percepción del consumidor medio 4.1 En el caso analizado, se advierte que es materia de controversia cuál es el grado de percepción que debe atribuirsele al consumidor de los productos que distinguen los signos en conflicto. 4.2 Sobre el particular, es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas. Generalmente las marcas se dirigen al 'consumidor medio' o sea al consumidor común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, ya que en ellos el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas; es decir, el grado de atención será más bajo.

El consumidor medio no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente del producto que piensa adquirir.14 4.3 En cambio, en los denominados productos de consumo selectivo, que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor o que sólo pueden ser adquiridos por profesionales, el cotejo puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor del bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura, perfumes de marca, instrumental médico, etc., van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. No se aplica este criterio para el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual riesgo para la salud de los consumidores. 1s 4.4 Fernández Novoa señala como un factor determinante de la atención del consumidor el precio del producto; por tanto, si el precio es alto, cabe esperar que el consumidor medio prestará un elevado grado de atención al examen del producto y de la marca, lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión. 1s 14 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 305-IP-2014 del 24 de ma,zo de 2015, pp. 1314. 15 Ibídem. 16 Ibídem. 18 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 29 de 56 4.5 En cambio si el precio del producto es bajo, descenderá correlativamente el grado de atención con que el consumidor contemplará las marcas y, por lo mismo, aumentará la posibilidad del riesgo de confusión. 17 4.6 La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara.

La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión es un factor necesario para considerar. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes y es el que soporta, junto al titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra.1a 4.7 Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes.

Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, el cual ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad fácilmente diferencia una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio. 19 4.8 De acuerdo con la doctrina predominante, el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, como se ha señalado, es el llamado 'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si, por el contrario, son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado, o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto.20 4.9 Por lo tanto, para determinar la existencia del riesgo de confusión, se deberá tomar en cuenta lo señalado precedentemente, considerando que este examen será más riguroso si el signo cuestionado distingue productos de consumo masivo. 17 Martlnez Medrano, Gabriel.

Derecho de Marcas. Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, p. 99. 18 Ver Interpretación Prejudicial recafda en el Proceso 305-IP-2014 del 24 de marzo de 2015, p. 14. 111 lbldem, pp. 14-15. 20 lbldem, p. 15. 19 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 30 de 56 5. Comparación entre marcas mixtas. La ubicación y el tamafto de los elementos gráficos en el conjunto de la marca mixta 5.1 Considerando que se discute si existiría o no confusión entre la marca PATO CPP (mixta} y ANYPSA MAESTRO (mixta), es necesario que se comparen teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico. 5.2 En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 21 5.3 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 22 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 23 • Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016. 22 lbldem. 23 REAL ACADEMIA ESPA1'40LA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo so/; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ten-, en enterráis. 20 p Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 31 de 56 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.24 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: (iii) • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrar! a cómo es captada la marca en el mercado. b) 2� Si resultare que el elemento caracterlstico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.

Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mas contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 21 Proceso 399-JP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 32 de 56 prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) c) 5.4 Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 25 Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 26 Es importante recalcar que la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento nominativo y del gráfico como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 21 5.5 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. 2 ª {) 5.6 Uno de los puntos centrales discutidos en el proceso es precisamente la prevalencia del elemento gráfico del signo cuestionado. Para tal efecto, se deberá tomar en consideración los criterios descritos párrafos arriba y de acuerdo con una visión integral del signo, referente al tamaño de los elementos gráficos, denominativos, a la forma, a la combinación de colores, al formato de las letras y de los gráficos, determinar si efectivamente el elemento preponderante en el signo es el gráfico.29 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10. 28 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016, p.9, y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016, p.13. 27 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 106-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 10. 28 Ibídem, p. 11. 29 lbfdem. 22 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 33 de 56 5. 7 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 6.

Palabras o términos descriptivos en la conformación de marcas 6.1. En el proceso se ha hecho referencia a la calidad de descriptivas que ostentarían algunas palabras que conforman los signos en conflicto; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema. 6.2. La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa senala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio30. 6.3. Si bien la norma comunitaria impide el derecho de exclusividad sobre signos conformados exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas (Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486), los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser reivindicados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.31 6.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracterlsticas (descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendrla un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 32 6.5.

En este caso, se deberá determinar si los signos en conflicto se encuentran conformados por palabras descriptivas para los productos que distinguen en la Clase 2 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo 30 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p.7. 31 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015, p.8. 32 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 23 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 34 de 56 excluyendo los elementos descriptivos, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 6.4. precedente. 7.

Familia de marcas 7.1. ANYPSA ha manifestado que los signos en conflicto no son capaces de suscitar riesgo de confusión, toda vez que los términos ANYPSA, en el signo cuestionado, y CPP, en la marca registrada, conforman distintas familias de marcas plenamente identificables por el público consumidor, por lo que se desarrollará dicho tema. 7.2.

Una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial. 7.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre si y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 33 7.4.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partlcula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular si puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 34 33 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 433-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015, p. 18 y 19. 34 lbldem. 24 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 35 de 56 7.5.

A fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de confusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se deberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado las familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la presencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto riesgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo en cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo énfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las semejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado. 8.

Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurfdico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 8.1.

Criterios de análisis para el riesgo de confusión entre marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto gráfico, relativo a la distribución y tonalidad de los colores empleados Los criterios para determinar el riesgo de confusión entre marcas mixtas han sido tratados en el Apartado 5 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial.

De conformidad con tales criterios, cuando se trata de marcas mixtas debe identificarse cuál es el elemento relevante dentro del conjunto de los signos en cotejo (denominativo, gráfico o ambos), sin que ello signifique desconocer el análisis en conjunto de los mismos. Si el elemento gráfico resulta relevante en la conformación de las marcas mixtas, la especial distribución de sus elementos gráficos y los colores que contienen deberá ser cuidadosamente evaluada a efectos de determinar si esta es susceptible de inducir al público consumidor de los productos que distinguen respecto del origen empresarial de los mismos, poniendo mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias.

De ser el caso, deberá analizarse si tales elementos gráficos suscitan una misma idea o concepto. De advertirse que los elementos gráficos que comparten los signos en conflicto suelen ser comúnmente usados para los productos o servicios en los que se aplican los signos, dichos elementos no serán un aspecto que deba ser tomado en cuenta para determinar la confundibilidad entre estos, debiendo excluirse del cotejo. 25 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 36 de 56 Por el contrario, si esa distribución particular de elementos gráficos y los colores que reivindican no son de uso común en otros signos, la misma será un factor importante a tener en cuenta en el establecimiento del riesgo de confusión o asociación de los signos en cotejo, en tanto que pasan a ser componentes que el consumidor podrá asociar a un determinado origen empresarial.

Es necesario recalcar en que no es objeto de protección los colores o las tonalidades de estos por si misma35, sino dentro de la configuración o distribución peculiar que conforme un signo distintivo, pues es en dicha circunstancia que podrán ser identificados por el público consumidor como perteneciente a un origen empresarial determinado y, de este modo, cumplir con la función y finalidad de los signos distintivos. 8.2.

¿Cómo debe interpretarse la protección relativa a la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta? Como ha sido señalado en esta Interpretación Prejudicial, una marca mixta está constituida tanto por elementos denominativos como por elementos gráficos. Asimismo, dicha marca puede contener en su conformación colores.

Los colores per se, entendidos como los colores fundamentales o básicos y los secundarios, resultado de combinaciones que pueden ser ilimitadas, no son susceptibles de configurar marcas. No obstante, cuando los colores se encuentran delimitados por una forma o constituyen una combinación de éstos, sí son susceptibles de ser protegidos por el derecho marcario.

En cuanto a la combinación de colores hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado; es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación a productos o servicios. Una combinación de colores debe generar una composición especial, inusual y claramente diferenciable para protegerse como marca.

Para esto debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; esto sería lo que le permitirla cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los 35 Esta afinnación se desprende de lo estipulado en el Literal h) del Artlculo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se�ala que no podrán ser marca los colores aisladamente considerados: es decir, que no se encuentren delimitados por una forma específica, lo cual resulta congruente con ro dispuesto en el Literal e) del Artlculo 134, que senala que podrá constituir una marca un color delimitado por una forma o una combinación de colores. 26 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 37 de 56 diferentes productos o servicios que se pretenden amparar, así como del especifico origen empresarial.

Asl, tenemos que la configuración y/o disposición de los elementos cromáticos de una marca mixta si constituye objeto de protección marcaria. Dicha protección podrá ejercerse a pedido del titular de la marca registrada o de oficio, de ser el caso, para impedir el uso o registro de otro signo que guarde idéntica o semejante configuración y/o disposición, siempre que esta sea capaz de inducir el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor con relación a los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto.

Es pertinente agregar que la configuración y/o disposición caracterlstica de los elementos de una marca, independientemente de si contienen colores o no, son también objeto de protección, en tanto se cumpla la condición de que sean capaces de generar riesgo de confusión o asociación con otro signo usado o solicitado a registro. 8.3. La reivindicación de los colores en una marca mixta o figurativa, ¿incluye implícitamente la protección de la distribución y tonalidad de los elementos cromáticos? El Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que las marcas podrán estar constituidas por colores delimitados por una forma o por la combinación de estos, entre otros elementos.

De dicha disposición se desprende que los derechos de exclusiva que adquiere una marca con su registro también supone la protección de los colores que componen la misma dentro de una especial distribución o configuración de los elementos que los contienen, siempre que esta pueda ser percibida por el consumidor como proveniente de un origen empresarial respectivo; es decir, que sea susceptible de diferenciar los productos o servicios de un competidor de los de otro en el mercado.

Consecuentemente, el titular de una marca registrada no podrá obtener protección respecto de colores contenidos en elementos cuya configuración sea de uso común, genérica o descriptiva para los productos o servicios que distinguen36, o por otro motivo que por el cual tampoco pueda considerárseles como identificadores de un determinado origen empresarial. 36 Cabe precisar que un signo es genérico cuando sel\ala el producto o servicio que desea proteger o cuando por si sólo puede servir para identificarlo.

Puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica, concepto que puede ser asociación con una figura o gráfico. 27 Proceso 399-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 38 de 56 Se reitera que no se concede protección sobre los colores por si mismos, sino de éstos dentro de una configuración especial que le permita cumplir con la función de las marcas. 8.4.

El derecho al uso exclusivo de una marca registrada, ¿incluye el derecho al uso exclusivo de una determinada distribución y tonalidad de los aspectos cromáticos, entendiéndose que existe reivindicación de colores en el signo registrado? Esta pregunta se encuentra atendida con lo manifestado en el numeral precedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 02924-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Vi� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA I Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 28 Proceso 399-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 39 de 56 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luu¿Jros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29 17/03/2017 GACETA OFICIAL 40 de 56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso 455-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para la Jurisdiccionales Asuntos de Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-244973 Referencia Marcas involucradas SRS AIRBAG (mixta) y SRS AIRBAG (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-284 del 8 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 18 de agosto del mismo año, mediante el cua! el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-244973; y, El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. b Partes en el Proceso Interno: Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 17/03/2017 Demandante Diego Mauricio Martínez Restrepo Demandado CIVETCHI DE COLOMBIA S.A. 41 de 56 Hechos relevantes 2.1. Diego Mauricio Martrnez Restrepo (en adelante. el señor Martínez) interpuso acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra CIVETCHI DE COLOMBIA S.A. (en adelante, CIVETCHl) 1, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca SRS AIRBAG (mixta). registrada con Certificado 505408, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.2 2.2.

Al respecto. cabe precisar que mediante Resolución 79932 de fecha 23 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante. la SIC) revocó la Resolución 52519 de fecha 30 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, que denegó el registro de la citada marca; y, en consecuencia, otorgó su registro3. 2.3.

Posteriormente, con fecha 16 de marzo de 2015, la Asociación Colombiana De Vehículos Automotriz - Andemos solicitó la cancelación por "vulgarización" de la marca mixta SRS AIRBAG registrada con Certificado 505408. 2.4. Mediante Resolución 95286 de fecha 4 de diciembre de 2015, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC determinó que las pruebas presentadas en el expediente demostraban que la marca mixta SRS AIRBAG se había "vulgarizado" para identificar los productos que comprende el Certificado 505408, toda vez que se habla demostrado que dicha marca mixta correspondía a la forma en la que se presenta la tecnología SRS AIRBAG De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la acción. 2 Clase 12: dispositivos de seguridad para vehlculos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; dispositivos de seguridad para automóviles, dispositivos de seguridad para la aeronáutica; partes, repuestos, accesorios e implementos de dispositivos de seguridad para vehlculos, automóviles, aparatos de locomoción terrestres, aérea o acuática. 3 En efecto, en dicha resolución la segunda instancia sei'laló que el signo solicitado si bien uüliza las expresiones comunes SR$ y AIRBAG, se muestra como una combinación nueva que se aparta de las caracterlsticas esenciales del signo, por lo que no se puede inferir que el mismo se trate de una expresión genérica, toda vez que la combinación de las palabras que lo componen presenta distintividad, lo cual le permite obtener su registro como marca.

Asimismo, aclaró que no se predica el monopolio sobre las expresiones individualmenle consideradas SRS y AIRBAG en cabeza de la parte solicitante, lo que se predica es la exclusividad sobre el signo considerado como único e indivisible y como tal. dotado de distintividad. 2 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 42 de 56 en el mercado.

Consideró que sería usual que los automotores que poseen dicha tecnología de seguridad reforzada utilicen una configuración idéntica o muy similar a la marca objeto de cancelación. En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC canceló por "vulgarización" el registro de la marca mixta SRS AIRBAG (Certificado 505408). Dicha resolución fue objeto de recurso de apelación por parte del señor Martlnez. 2.5.

Mediante Resolución 11397 de fecha 11 de marzo de 2016, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la Resolución 95286 de fecha 4 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, que canceló la marca mixta SRS AIRBAG (Certificado 505408). 2.6. El señor Martínez, al interponer acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra CIVETCHI DE COLOMBIA S.A., manifestó lo siguiente: a) En enero de 2015, en el mercado colombiano detectó la presencia de diversos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza4 identificados ilícitamente con la marca SRS AIRBAG {mixta) y/o un signo idéntico, semejante, similar y/o confundible, lo cual genera riesgo de confusión con su marca registrada.

Signo presuntamente infractor b) Los productos materia de denuncia son promocionados, exhibidos para ta venta, comercializados y distribuidos por CIVETCHI. 2.7. CIVETCHI contestó la acción señalando lo siguiente5: a) La marca registrada SRS AIRBAG (mixta) se otorgó en su conjunto, más no le se concedió a su titular derechos de exclusividad sobre la expresión SRS AIRBAG.

Clase 12: dispositivos de seguridad para vehlculos; partes y/o repuestos de dispositivos de seguridad para vehlculos, automóviles y vehlculos automotores; tableros, millares, volantes, entre otros productos. 5 De la documentación obrante en el expediente no es posible determinar la fecha en la que CIVETCHI contestó la acción. 3 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 43 de 56 b) Mediante Resolución 79932 del año 2014, la SIC aclaró que la expresión SRS AIRBAG corresponde a la sigla de "sistema suplementario o secundario de retención", respecto de la cual nadie puede reclamar titularidad exclusiva.

En ese sentido, se estableció que los productores y comercializadores de dicha tecnologla podrían seguir usando tal expresión libremente. 2.8. Mediante Auto 67398 del 1 de agosto de 2016, el Gru¡:10 de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Órgano consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, en el sentido de que se explique lo siguiente: (i) ¿ Cómo se analiza una posible infracción de derechos de propiedad industrial cuando la marca registrada contiene elementos genéricos o descriptivos? (ii) ¿Puede el juez que conoce de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial señalar en su sentencia que un registro marcarlo se realizó para perpetrar un acto de competencia desleal y, en este sentido, no proteger la marca registrada? 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Art1cu/o 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b} e) l._ d) e) f} aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idántico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre tos productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as/ como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idántico para productos o servicios idánticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dallo económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.• 4 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 44 de 56 2.

En el presente caso, no procede la interpretación de los Literales b). c). e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que los supuestos contemplados en dichos literales no corresponden a los hechos alegados en la denuncia. 3. Únicamente procede la interpretación de los Literales a) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486, toda vez que la demanda por infracción de derechos de marca versa sobre los supuestos contemplados en los mencionados literales. 4.

De oficio procede interpretar los Literales e) y f) del Artículo 135 de la Decisión 4867, toda vez que para dar respuesta a las cuestiones planteadas por el Órgano consultante resulta pertinente analizar cuál es la naturaleza de aquellos signos que estén conformados por elementos descriptivos, genéricos o que carecen de distintividad; y, a propósito de esto, el poder de oposición que tienen dichos elementos. 5.

Asimismo, de oficio procede interpretar el Articulo 258 de la Decisión 4868, debido a que para dar respuesta a una de las preguntas del 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Art/cufo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad. el destino, el valor, la procedencia geográflCB, la época de producción u otros datos, caraclerlsticas o infonnaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o t�nico f) del producto o servicio de que se trate;

( )" "Articulo 172.• La autoridad nacional competente decretará c/9 oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artfcu/os 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco anos contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por dailos y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro c/9 la marca.· a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.· 5 (J Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 45 de 56 órgano consultante resulta pertinente analizar cuál es la naturaleza de una acción por competencia desleal.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 3. 4. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas. La marca débil. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Preguntas formuladas por el órgano consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2. 1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)" 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 9 a) Suietos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) 9 () El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 6 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 46 de 56 pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. {ii) b) El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los paises miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Suietos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: {i) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.10 1.4.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de fa marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor11• A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) l El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. I La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 10 De modo referencial, ver Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 11 De modo referencial, ver Proceso 346-JP-2015, p.5. 7 Proceso 455·1P·2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 47 de 56 Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado12. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.5.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.13 1.6.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.1 4 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".1s 12 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •...riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-IP·2008). 13 De modo referencial, ver Proceso 101·1P-2013, p.7. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp.7-8. 15 b Ver de modo referencial Proceso 37-IP·2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 8 Proceso 455-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 48 de 56 1.7.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.

Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. del Resumen supuesto Es titular de una Usa marca Marca protegida para la marca aplicada que directamente sobre productos distingue productos. sobre productos. oroductos.

Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca aplicada servicios que productos vinculados a los sobre productos. distingue servicios. que servicios distingue la marca proteaida. Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para marca que envases, envolturas, productos o servicios o aplicada distingue embalajes sobre o acondicionamientos envases, envolturas, productos embalajes o servicios. de productos. acondicionamientos de oroductos.

Sujeto activo Supuesto 1 Supuesto 11 Supuesto 111 Sujeto pasivo 1.8. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 1.9.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asf como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 9 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 49 de 56 1.10.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas.

La marca débil 2.1. En el presente caso, se ha señalado que la marca base de la denuncia SRS AIRBAG (mixta), se encuentra conformada por términos sobre los cuales no pueden recaer derechos de exclusividad, respecto de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracterlsticas de los productos o de los servicios que buscan identificar. 16 2.3.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ·Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de /os productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;..

(.)" 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.11 2.5.

De otro lado, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) o 16 De modo referencial, ver Proceso 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 17 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015. 10 Proceso 455-IP-2016 17/03/2017 GACETA OFICIAL 50 de 56 f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(... r 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearla una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 1 ª 2.7. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 19 2.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.20 2.9.

La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área especifica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad científica, entre otros. Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcario, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger. 2.10.

Ahora bien, lo que es genérico o técnico en una clase determinada puede no serlo en otra; por ejemplo, los términos comunes o usuales en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 2.11. Si bien las normas transcritas prohiben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas o genéricas, estas b 19 De modo referencial, ver Proceso 110-IP- 2015 de 5 de septiembre de 2015, p. 8. 19 Ibídem. 20 lbldem. 11 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 51 de 56 palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas o genéricas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.12.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendria un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 21 2.13.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos o genéricos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 3. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial 3.1.

En el proceso, se ha consultado si el juez que conoce una acción por infracción de derechos de propiedad industrial en su sentencia puede pronunciarse sobre la comisión de actos de competencia desleal. 3.2. Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 3.3.

El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: ·Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos." 3.4. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que Indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 22 3.5. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, 21 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 22 De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 12 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 52 de 56 cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 23 3.6.

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 24 3.7. La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: ·( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para /os intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).

"25 3.8. Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 26 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. e) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo. 3.9.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.27 23 lbldem.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobro Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 25 GACHARNA, Maria Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. De modo referencial, ver Proceso 217-IP·2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. lbldem. f) 13 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 17/03/2017 53 de 56 Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 4.1.

¿Cómo se analiza una posible infracción de derechos de propiedad industrial cuando la marca registrada 28 contiene elementos genéricos o descriptivos? De conformidad con lo desarrollado en el Acápite 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, en el cotejo entre la marca registrada y la marca presuntamente infractora, se debe excluir los elementos genéricos y/o técnicos y descriptivos, en tanto que los mismos no pueden ser de propiedad exclusiva de una sola persona, pues de lo contrario se impediría a los demás competidores que utilicen dichos elementos libremente en el mercado para ofrecer productos de naturaleza idéntica o similar a los productos que distingue la marca registrada.

Si la exclusión de los elementos genéricos y/o técnicos o descriptivos del cotejo hacen imposible la comparación entre las marcas, se deberá observar a los signos en su conjunto considerando las circunstancias que eleven o disminuyan su distíntividad, partiendo de la premisa que la presencia de los elementos en comentario acarrean que la marca tenga un grado de distintividad débil. 4.2.

¿Puede el juez que conoce de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial señalar en su sentencia que un registro marcaría se realizó para perpetrar un acto de competencia desleal y, en este sentido, no proteger la marca registrada? De conformidad con lo desarrollado en el Numeral 1.3 del Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, el objetivo de una acción por infracción de derechos es obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad competente respecto a si los hechos denunciados constituyen o no una infracción contra la marca que sirve de sustento a dicha acción. Según el tenor de la pregunta formulada, pueden desprenderse dos supuestos: a} 29 f) Primero, en el que el denunciante alega la existencia de actos de competencia desleal en su contra por parte de un tercero (denunciado) por afectar un derecho de marca inscrito a favor del Entiéndase la marca reglstrada sustento de la denuncia interpuesta por infracción marcaria. 14 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 54 de 56 denunciante.

En este supuesto, sf es posible que la autoridad se pronuncie al respecto, siempre que sea la autoridad competente en materia de fiscalización de la competencia desleal y desde un inicio el procedimiento trate de una denuncia de actos de competencia desleal, en atención a los medios probatorios que se presenten y que puedan acreditar la existencia de una conducta contraria a los usos y prácticas honestos en el ámbito empresarial por parte del supuesto infractor.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 29 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.30 La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de un derecho marcaría, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal31. b) Segundo, en el que el denunciado tiene a su favor un registro marcario, el cual podría colisionar con el derecho de marca previa y debidamente inscrito a favor del denunciante, quien pudiera alegar que el registro de la marca inscrita a favor del presunto infractor habría sido obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra.

En este supuesto, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, ciertamente, no es la vía idónea para cuestionar un registro de marca que haya podido ser obtenido mediando una conducta desleal o de mala fe. Para este supuesto, la acción de nulidad constituye el mecanismo que ha 29 De modo reíerencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 30 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho ele la C ompetencia, Universidad Javeriana, p. 45. 31 De modo referencial, ver Proceso 140-IP-2013 del 21 de agosto del 2013, p.18. 15 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 55 de 56 previsto la normativa andina para cuestionar la validez de un registro marcario, la cual puede ser iniciada de oficio o a solicitud de parte.

Al respecto, el Artículo 172 de la Decisión 486 regula la nulidad de registro de marca. Dicho articulo distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: (i) La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. (ii) La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.

Así, de lo anterior se aprecia que para aquellos casos en los que se discute si una marca fue obtenida de mala fe, la normativa andina ha previsto la acción de nulidad relativa. Por tanto, no resulta idóneo emitir un pronunciamiento sobre la validez de un registro marcario en un procedimiento de acción por infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-244973, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l lw lt( Cecilia Luisa Aylló� MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 16 Proceso 455-IP-2016 GACETA OFICIAL 17/03/2017 56 de 56 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notiffquese a la Entidad consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17