PROCESO: 455-IP-2016 — Andean Community

9% TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 455-1P-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2015-244973 Marcas involucradas SRS AIRBAG (mixta) y SRS AIRBAG (mixta) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-284 del 8 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 18 de agosto del mismo año, mediante el cua! el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-244973; y, El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudiciai.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2.2. 2.3. 2.4, Proceso 455-1P-2016 Demandante E Diego Mauricio Martínez Restrepo Demandado: CIVETCHI DE COLOMBIA S.A. Hechos relevantes Diego Mauricio Martínez Restrepo (en adelante, el señor Martínez) interpuso acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra CIVETCHI DE COLOMBIA S.A. (en adelante, CIVETCHI)?, basándose en la titularidad que ostenta sobre la marca SRS AIRBAG (mixta), registrada con Certificado 505408, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.? Al respecto, cabe precisar que mediante Resolución 79932 de fecha 23 de diciembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC) revocó la Resolución 52519 de fecha 30 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, que denegó el registro de la citada marca; y, en consecuencia, otorgó su registro?, Posteriormente, con fecha 16 de marzo de 2015, la Asociación Colombiana De Vehículos Automotriz — Andemos solicitó la cancelación por "vulgarización” de la marca mixta SRS AIRBAG registrada con Certificado 505408.

Mediante Resolución 95286 de fecha 4 de diciembre de 2015, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC determinó que las pruebas presentadas en el expediente demostraban que la marca mixta SRS AIRBAG se había “vulgarizado” para identificar los productos que comprende el Certificado 505408, toda vez que se había demostrado que dicha marca mixta correspondía a la forma en la que se presenta la tecnología SRS AIRBAG De la documentación obrante en el expediente no se advierte la fecha de interposición de la acción. Clase 12: dispositivos de seguridad para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; dispositivos de seguridad para automóviles, dispositivos de seguridad para la aeronáutica; partes, repuestos, accesorios e implementos de dispositivos de seguridad para vehículos, automóviles, aparatos de locomoción terrestres, aérea o acuática.

En efecto, en dicha resolución la segunda instancia señaló que el signo solicitado si bien utiliza las expresiones comunes SRS y AIRBAG, se muestra como una combinación nueva que se aparta de las caracteristicas esenciales del signo, por lo Que no se puede inferir que el mismo se trate de una expresión genérica, toda vez que la combinación de las palabras que lo componen presenta distintividad, lo cual le permite obtener su registro como marca.

Asimismo, aclaró que no se predica el monopolio sobre las expresiones individualmente consideradas SRS y AIRBAG en cabeza de la parte solicitante, lo que se predica es la exclusividad sobre el signo considerado como único e indivisible y como tal, dotado de distintividad. 2 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 455-1P-2016 en el mercado. Consideró que sería usual que los automotores que poseen dicha tecnología de seguridad reforzada utilicen una configuración idéntica o muy similar a la marca objeto de cancelación. En consecuencia, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC canceló por “vulgarización” el registro de la marca mixta SRS AIRBAG (Certificado 505408).

Dicha resolución fue objeto de recurso de apelación por parte del señor Martínez. Mediante Resolución 11397 de fecha 11 de marzo de 2016, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la Resolución 95286 de fecha 4 de diciembre de 2015, emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, que canceló la marca mixta SRS AIRBAG (Certificado 505408).

El señor Martínez, al interponer acción por infracción de derechos de propiedad industrial contra CIVETCHI DE COLOMBIA S.A., manifestó lo siguiente: a) En enero de 2015, en el mercado colombiano detectó la presencia de diversos productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza* identificados ilícitamente con la marca SRS AIRBAG (mixta) y/o un signo idéntico, semejante, similar y/o confundible, lo cual genera riesgo de confusión con su marca registrada.

Signo presuntamente infractor b) Los productos materia de denuncia son promocionados, exhibidos para la venta, comercializados y distribuidos por CIVETCHI. CIVETCHI contestó la acción señalando lo siguientes: a) La marca registrada SRS AIRBAG (mixta) se otorgó en su conjunto, más no le se concedió a su titular derechos de exclusividad sobre la expresión SRS AIRBAG.

Clase 12: dispositivos de seguridad para vehiculos; partes y/o repuestos de dispositivos de seguridad para vehículos, automóviles y vehículos automotores; tableros, millares, volantes, entre otros productos. De la documentación obrante en el expediente no es posible determinar la fecha en la que CIVETCHI contestó la acción. 3 2.8. Proceso 455-1P-2016 b) Mediante Resolución 79932 del año 2014, la SIC aclaró que la expresión SRS AIRBAG corresponde a la sigla de “sistema suplementario o secundario de retención”, respecto de la cual nadie puede reclamar titularidad exclusiva.

En ese sentido, se estableció que los productores y comercializadores de dicha tecnología podrían seguir usando tal expresión libremente. Mediante Auto 67398 del 1 de agosto de 201 6, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de ia Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC dispuso solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Órgano consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, en el sentido de que se explique lo siguiente: () ¿Cómo se analiza una posible infracción de derechos de propiedad industrial cuando la marca registrada contiene elementos genéricos o descriptivos? (ii) ¿Puede el juez que conoce de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial señalar en su sentencia que un registro marcario se realizó para perpetrar un acto de competencia desleal y, en este sentido, no proteger la marca registrada? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar eliquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al liluler del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su litular; ) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. * 4 Proceso 455-IP-2016 En el presente caso, no procede la interpretación de los Literales b), c), €) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que los supuestos contemplados en dichos literales no corresponden a los hechos alegados en la denuncia. Únicamente procede la interpretación de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, toda vez que la demanda por infracción de derechos de marca versa sobre los supuestos contemplados en los mencionados literales, De oficio procede interpretar los Literales €) y f) del Artículo 135 de la Decisión 4867, toda vez que para dar respuesta a las cuestiones planteadas por el Órgano consultante resulta pertinente analizar cuál es la naturaleza de aquellos signos que estén conformados por elementos descriptivos, genéricos o que carecen de distintividad; y, a propósito de esto, el poder de oposición que tienen dichos elementos.

Asimismo, de oficio procede interpretar el Artículo 258 de la Decisión 4868, debido a que para dar respuesta a una de las preguntas del Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

( )” “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decreterá de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. * 5 1.1. 1.2.

Proceso 455-1P-2016 Órgano consultante resulta pertinente analizar cuál es la naturaleza de una acción por competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.

Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas. La marca débil. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero Use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Litera! d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el tilular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:2 a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: () El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 6 1.3. 1.4. Proceso 455-1P-2016 pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. 10 Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor!!.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 10 11 De modo referencial, ver Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-201 5, p.5. 1.5. 1.6. Proceso 455-1P-2016 Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado*?, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.13 Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.14 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”,15 13 15 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). De modo referencial, ver Proceso 101-1P-2013, p.7. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. Ver de modo referencial Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 1.7. El Literal a) del Artículo 155 de identificación de productos o servicios en el supuestos de aplicación que a continuación se señal 1.8. 1.9. 1. — Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o o semejante sobre productos marca.

Proceso 455-1P-2016 la Decisión 486, específico para la mercado, plantea tres lan: un signo distintivo idéntico para los cuales se ha registrado la 2. Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vincula cuales ésta se ha registrado. dos a los servicios para los 3. Supuesto Ill: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

De otro lado, la acción estudiada tiene un tér años desde la fecha en que el titular tuvo en todo caso, de cinco años desde vez, de acuerdo a lo establecido en En atención a lo expuesto, se deberá estable en el comercio para de marcas y, mino de prescripción de dos conocimiento de la infracción o, que se cometió la infracción por última el Artículo 244 de la Decisión 486. cer cuál es el signo utilizado perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Proceso 455-1P-2016 1.10.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraria la infracción. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas o genéricas.

La marca débil En el presente caso, se ha señalado que la marca base de la denuncia SRS AIRBAG (mixta), se encuentra conformada por términos sobre los cuales no pueden recaer derechos de exclusividad, respecto de los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 16 El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.17 De otro lado, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (4%) De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 setiembre de 2015. 10 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 455-1P-2016 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (..J” Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 18 La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarto.19 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza,20 La palabra técnica constituye toda expresión utilizada en algún área específica conformada por personas de una determinada profesión, oficio o actividad científica, entre otros.

Por tanto, son palabras que están dotadas de un significado propio para determinadas personas dentro de un sector especializado. Así, desde el punto de vista marcario, un término es técnico cuando es necesario utilizarlo en un ámbito especializado, para señalar o designar el producto o servicio que desea proteger. 2.10. Ahora bien, lo que es genérico o técnico en una clase determinada puede 2.11. no serlo en otra; por ejemplo, los términos comunes o úsuales en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Si bien las normas transcritas prohíben el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas o genéricas, estas De modo referencial, ver Proceso 110-1P- 2015 de 5 de septiembre de 2015, p. 8. Ibídem. ibídem. 11 Proceso 455-1P-2016 palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas o genéricas puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas o genéricas se deben excluir del cotejo de la marca. 2.12.

No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto, ?1 2.13.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. o genéricos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial En el proceso, se ha consultado si el juez que conoce una acción por infracción de derechos de propiedad industrial en su sentencia puede pronunciarse sobre la comisión de actos de competencia desleal.

Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.22 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, 21 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12.

De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. 12 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 455-1P-2016 cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 23 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.24 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).

"25 Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:26 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercia! en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.27 2 24 25 Ibídem.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad «Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7. Ibidem. 13 4.1. 4.2. Proceso 455-1P-2016 Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cómo se analiza una posible infracción de derechos de propiedad industrial cuando la marca registrada? contiene elementos genéricos o descriptivos? De conformidad con lo desarrollado en el Acápite 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, en el cotejo entre la marca registrada y la_marca presuntamente infractora, se debe excluir los elementos genéricos y/o técnicos y descriptivos, en tanto que los mismos no pueden ser de propiedad exclusiva de una sola persona, pues de lo contrario se impediría a los demás competidores que utilicen dichos elementos libremente en el mercado para ofrecer productos de naturaleza idéntica o similar a los productos que distingue la marca registrada.

Si la exclusión de los elementos genéricos ylo técnicos o descriptivos del cotejo hacen imposible la comparación entre las marcas, se deberá observar a los signos en su conjunto considerando las circunstancias que eleven o disminuyan su distintividad, partiendo de la premisa que la presencia de los elementos en comentario acarrean que la marca tenga un grado de distintividad débil.

¿Puede el juez que conoce de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial señalar en su sentencia que un registro marcario se realizó para perpetrar un acto de competencia desleal y, en este sentido, no proteger la marca registrada? De conformidad con lo desarrollado en el Numeral 1.3 del Apartado 1 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial, el objetivo de una acción por infracción de derechos es obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad competente respecto a si los hechos denunciados constituyen o no una infracción contra la marca que sirve de sustento a dicha acción. Según el tenor de la pregunta formulada, pueden desprenderse dos supuestos: a) Primero, en el que el denunciante alega la existencia de actos de competencia desleal en su contra por parte de un tercero (denunciado) por afectar un derecho de marca inscrito a favor del 28 Entiéndase la marca registrada sustento de la denuncia interpuesta por infracción marcaria. 14 b) Proceso 455-1P-2016 denunciante.

En este supuesto, sí es posible que la autoridad se pronuncie al respecto, siempre que sea la autoridad competente en materia de fiscalización de la competencia desleal y desde un inicio el procedimiento trate de una denuncia de actos de competencia desleal, en atención a los medios probatorios que se presenten y que puedan acreditar la existencia de una conducta contraria a los usos y prácticas honestos en el ámbito empresarial por parte del supuesto infractor.

En cuanto al concepto de acto contrario a los Usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 29 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad,30 La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de un derecho marcario, lo que persigue directamente la acción de competencia desieal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal3*.

Segundo, en el que el denunciado tiene a su favor un registro marcario, el cual podría colisionar con el derecho de marca previa y debidamente inscrito a favor del denunciante, quien pudiera alegar que el registro de la marca inscrita a favor del presunto infractor habría sido obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en su contra.

En este supuesto, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, ciertamente, no es la vía idónea para cuestionar un registro de marca que haya podido ser obtenido mediando una conducta desleal o de mala fe. Para este supuesto, la acción de nulidad constituye el mecanismo que ha a De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, p. 7.

JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. De modo referencial, ver Proceso 140-1P-2013 del 21 de agosto del 2013, p.18. 15 Proceso 455-1P-2016 previsto la normativa andina para cuestionar la validez de un registro marcario, la cual puede ser iniciada de oficio o a solicitud de parte.

Al respecto, el Artículo 172 de la Decisión 486 regula la nulidad de registro de marca. Dicho artículo distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: (i) La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. (ii) La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado. Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.

Así, de lo anterior se aprecia que para aquellos casos en los que se discute si una marca fue obtenida de mala fe, la normativa andina ha previsto la acción de nulidad relativa. Por tanto, no resulta idóneo emitir un pronunciamiento sobre la validez de un registro marcario en un procedimiento de acción por infracción. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-244973, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, [) 5 Uno Cecilia Luisa AyllórrTinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 16 Proceso 455-1P-2016 Hugo Ral óm ac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, | Y) ¡ / na Cecilia Ltiísa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17