ts E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 98-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00113 Referencia: Signos involucrados: LAVALOZA BEISBOL (marca mixta) / MARCA FIGURATIVA Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0578 recibido el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2012-00113; y, El Auto de 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. 2. 2.1. PROCESO 98-1P-2016 Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero Interesado: BEISBOL DE COLOMBIA S.A. Hechos Relevantes: El 18 de septiembre de 2009, BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante BEISBOL DE COLOMBIA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC) el registro de la marca LAVALOZA BEISBOL (mixta), para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
(Expediente administrativo 09 101652) 2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 2005, PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante, PRODUCTOS FAMILIA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado es confundible con su marca figurativa, registraba bajo el Certificado 316636 para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza?, 5n “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos.” “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
PROCESO 98-IP-2016 El 30 de agosto de 2010, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 45724, declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA y concedió el registro solicitado. PRODUCTOS FAMILIA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 22 de noviembre de 2010, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 64027, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. El 14 de febrero de 2011, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 6927, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.
El 9 de marzo de 2012, PRODUCTOS FAMILIA presentó demanda de nulidad en contra la SIC. El 6 de noviembre de 2012, la SIC contestó la demanda presentada por PRODUCTOS FAMILIA. BEISBOL DE COLOMBIA, en calidad de tercero interesado, contestó la demanda presentada por PRODUCTOS FAMILIA?. 2.10. Mediante providencia de 30 de junio de 2015 la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3.
Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por PRODUCTOS FAMILIA: Indicó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico. Afirmó que el elemento esencial del signo solicitado para registro es el elemento gráfico, que consiste en una figura geométrica constituida por una banda ondulada.
Agregó que los productos que protegen los signos en conflicto son los mismos, por lo que el examen comparativo debió ser más riguroso. En los documentos enviados por la Corte consultante no aparece legible la fecha de presentación. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. PROCESO 98-1P-2016 Argumentos de la contestación presentada por la SIC:. Indicó que los signos en conflicto no son confundibles porque cuentan con elementos diferenciadores, dentro de los cuales se encuentran los elementos gráficos que generan distintividad.
Sostuvo que la imagen de una estrella, que evoca la idea de brillo y limpieza, definitivamente es un elemento diferenciador en relación con la marca registrada. Participación del Tercero Interesado BEISBOL DE COLOMBIA: Indicó que entre los signos en conflicto no existe similitud visual, ideológica o auditiva. Señaló que el elemento predominante del signo solicitado a registro es la palabra BEISBOL.
Manifestó que los signos en conflicto evocan ideas diferentes y, por lo tanto, no existe confusión ideológica. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos figurativos y mixtos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; 1.1. 1.2. 1.3.
PROCESO 98-IP-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto LAVALOZA BEISBOL es confundible con la marca FIGURATIVA de PRODUCTOS FAMILIA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(y El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo Uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.
Do 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. PROCESO 98-IP-2016 de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los 1.8. 1.9. 2.1.
PROCESO 98-1P-2016 signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8,4, Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación, De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos.
Se deberá aplicar las reglas generales arriba indicada, sin perjuicio del empleo de las reglas especiales desarrolladas en los acápites siguientes, de conformidad con las circunstancias y complejidad del caso concreto. Comparación entre signos figurativos y mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto LAVALOZA BEISBOL con el figurativo de PRODUCTOS FAMILIA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009, 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
PROCESO 98-IP-2016 y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: 2.2.1.
El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro?.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 2.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. 2.4.2.
Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, En este último caso, a pesar de que puedan existir Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
PROCESO 98-1P-2016 diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00113, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTI 0 HernáyMómero no Hugo ira Gómez ¡Apac ADO MAGISTI De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / Un: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 98-1P-2016