Año XXXIV – Número 2983 Lima, 28 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 92-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00442-00. Referencia: Patente: “FORMA DE DOSIS ORAL QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE PDE 4 COMO UN INGREDIENTE ACTIVO Y POLIVINILPIRROLIDONA COMO EXCIPIENTE” PROCESO 98-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00113. Referencia: Signos involucrados: LAVALOZA BEISBOL (marca mixta) / MARCA FIGURATIVA PROCESO 127-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00407. Referencia: Signos FAJITEX (mixta) / FÁJATE (mixtas) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/03/2017 2 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 92-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2011-00442-00 Patente: "FORMA DE DOSIS ORAL QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE PDE 4 COMO UN INGREDIENTE ACTIVO Y POLIVINILPIRROLIDONA COMO EXCIPIENTE" Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0577 de 18 de febrero de 2016, recibido en este Tribunal el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2011-00442-00; y, El Auto de 17 de febrero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: NYCOMED GmbH PROCESO 92-IP-2016 28/03/2017 GACETA OFICIAL Demandada:

2. NACIÓN LA SUPERINTENDENCIA COMERCIO DE 3 de 42 COLOMBIANAINDUSTRIA Y Hechos Relevantes: 2.1. El 16 de septiembre de 2004, ALTANA PHARMA AG, actualmente NYCOMED GmbH (en adelante NYCOMED), solicitó en fase nacional la patente de invención "FORMA DE DOSIS ORAL QUE CONTIENE UN INHIBIDOR DE PDE 4 COMO UN INGREDIENTE ACTIVO Y POLIVINILPIRROLIDONA COMO EXCIPIENTE", cuya solicitud internacional se distingue con el número PCT/EP03/01650 de 19 de febrero de 2003. 2.2.

El 30 de noviembre de 2004, una vez efectuado el examen de forma, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 546, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 11 de enero de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante Oficio 384 requirió al solicitante para que se pronunciara sobre el concepto técnico de fondo 2516, que contiene objeciones en relación con la falta de nivel inventivo de la solicitud de patente. 2.4.

El 7 de mayo de 2008, NYCOMED respondió al requerimiento efectuado y expuso los argumentos técnicos y jurldicos que desvirtúan la alegada falta de nivel inventivo. 2.5. El 24 de octubre de 2008, la SIC mediante Oficio 13616, dio un nuevo traslado al solicitante para que se pronunciara sobre el concepto técnico 2872, mediante el cual el examinador reiteró que la solicitud carece de nivel inventivo. 2.6.

El 3 de marzo de 2009, NYCOMED respondió el requerimiento efectuado, insistiendo en sus argumentos sobre el nivel inventivo de la solicitud. 2.7. El 17 de septiembre de 201O, la SIC mediante Resolución 49304, decidió denegar la patente solicitada. Argumentó la falta de nivel inventivo soportada en los documentos US 5712298, titulado "Fluoroalkoxy­ substituted benzamides and their use as cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibitors" (01) y EP1120120, titulado "Tablets inmediately disintegrating in oral cavity (02). 2.8.

El 27 de septiembre de 2010, NYCOMED interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, argumentando errónea notificación. 2 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 4 de 42 2.9. El 31 de enero de 2011, la SIC mediante Resolución 5011, revocó el artículo segundo de la resolución impugnada 1 y dejó vigentes los demás artículos y consideraciones. 2.1 O. El 1 de marzo de 2011, NYCOMED interpuso recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo, señalando que se violaron los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.11.

El 21 de junio de 2011, la SIC mediante Resolución 33159, decidió confirmar la Resolución 5011 de 31 de enero de 2011, por medio de la cual se denegó la patente. 2.12. NYCOMED presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones emitidas por la SIC, cuya pretensión principal es la nulidad de los anteriores actos administrativos. 2.13.EI 26 de noviembre de 2012, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda de nulidad planteada por NYCOMED. 2.14.

Mediante providencia de 30 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por NYCOMED: 3.1.

Manifestó, que la SIC no motivó adecuadamente las Resoluciones 49304 del 17 de septiembre de 2010 y 33159 del 21 de junio de 2011. 3.2. Indicó que la SIC no realizó el examen de patentabilidad de la forma correcta, porque lo que hizo fue un estudio retrospectivo del mismo, es decir, no se colocó en la situación del técnico con conocimientos medios en la materia al momento de la solicitud de la patente. 3.3.

Adujo que el documento D1 se encontraba dirigido a un propósito distinto; no sugiere una composición especifica de formulaciones orales sólidas de liberación inmediata, ni sugiere algún aspecto relacionado con la solubilidad y/o el comportamiento de liberación del ingrediente activo. 3.4. Sostuvo que una persona medianamente versada en la materia no habría encontrado ninguna motivación para combinar lo enseñado en el El articulo segundo quedó asi: "ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Rodríguez D"Aleman, en su caUdad de apoderada sustituta de la sociedad NYCOMED GmbH, o a quien haga sus veces, entregándole copla de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser Interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 dias hábiles siguientes a ella". 3 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 5 de 42 D1 con lo divulgado en el D2. ya que este último hace referencia a una clase muy distinta de inhibidores de PDE. 3.5.

Expuso que existió violación a los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 4. Argumentos de la contestación presentada por la SIC: 4.1. Manifestó que la solicitud carece de nivel inventivo, toda vez que un técnico medio puede derivar de manera evidente la materia denegada a partir de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2. 4.2.

Señaló que el examen de patentabilidad realizado por la SIC fue correcto, pues se lo hizo con documentos que corresponden al arte previo. 4.3. Argumentó que no se realizó un examen tipo hindsight, ya que la SIC enfocó su examen al momento en que se presentó el problema técnico objetivo. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser procedentes los Artículos 14 y 18, pues en ellos se basa la demanda y la contestación2, en lo que respecta a los Articulas 30 y 45 de la mencionada Decisión 486 no se interpretarán porque no se discute dentro del proceso las caracterfsticas de las reivindicaciones o el proceso de registro de patente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo hindsight. 2. El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica.

El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo hindsigth Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. "( ) Articulo 14.- los Pa[ses Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

( ) Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. ( )" 4 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 6 de 42 1.1.

Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud presentada por NYCOMED cumple con el requisito de nivel inventivo y si la autoridad realizó o no un examen tipo hindsight, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia3 • 1.2. Según lo dispuesto por el Articulo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa4, tener nivel inventivo5 y ser susceptible de aplicación industrial6. 1.3.

De conformidad con el Articulo 18 de la Decisión 486, una invenc1on goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.4. Ahora bien, para los efectos del Articulo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.4.1.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.4.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público7 por cualquier medio y en cualquier lugar. 1.4.3. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.4.4.

Evidente: 11certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar8. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; sin embargo, lo que es evidente es también obvio. 3 4 6 7 8 Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014; y 1B�1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.

Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si anles de la íecha de presentación de la solicilud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, enlendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la malaria pueda ulilizarla para diseñar el invenlo.

De conformidad con el Articulo 18 de fa Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el eslado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser prolegido a lravés de una patente debe ser susceptible de aplicación induslrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se inlerprela.

Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 5 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 7 de 42 1.4.5.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: a) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. b) El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dia" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

De lo anterior se puede concluir, tal como indica Zacary Quinlan9, que en el Derecho de Patentes el análisis hindsight es un importante problema cuando se está determinando si una invención tiene nivel inventivo, porque es particularmente subjetivo el juzgamiento que puede estar influenciado por la precepción del pasado por parte del evaluador. 9 QUINLAN, Zacary Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPo· por Zacary Quinlan, publicado en Fordham lnlemalional Law Joumal (2014) Vofume 37, lssue 6, Article 3 New York, pg. 1794-1795. http:!lir. /awnet. fordllam.edu!cgilviewconlent.cqi?artic/e::2360&context=ilí Visitado: el 15 de agosto de 2016. 6 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 8 de 42 En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 1.5.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.6.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas del análisis del problema - solución 10: 1.6.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.6.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.6.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.6.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 10 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patenles de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunldad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en htto:llwww.comunidadandina.org/oublic/patenles.pdf. 7 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 28/03/2017 9 de 42 El nivel inventivo en relación con la utilización de elementos conocidos 2.1.

Como la SIC argumentó que a partir de la combinación de los documentos 01 y D2 un técnico medio puede derivar de manera evidente la materia denegada, se abordará el tema planteado reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre este tópico11 • 2.2. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto 12 • 2.3. De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable 13• 2.4.

Por lo tanto, una combinación de elementos conocidos, para ser patentable, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente. 2.5. En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya per sé la inexistencia de nivel inventivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00442-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 11 12 13 r e Se puede ver la Interpretación Prejudicial 102-IP-2012 de 31 de octubre de 2012.

Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página www.dpl.bioetica.org/patfondo.htm. Sobre esto se puede ver ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCIÓN", Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 8 PROCESO 92-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 10 de 42 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1(/A ( Cecilia LC.sa AyroñéÍuintems MAGISTRADA Hugo Ramiro Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ·�J� t Cecilia tuisa �nteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 92-IP-2016 9 28/03/2017 GACETA OFICIAL 11 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 98-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2012-00113 Signos involucrados: LAVALOZA BEISBOL (marca mixta)/ MARCA FIGURATIVA Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0578 recibido el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2012-00113; y, El Auto de 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PRODUCTOS FAMILIA S.A. PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 Demandado: NACIÓN COLOMBIANA LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Tercero Interesado: BEISBOL DE COLOMBIA S.A. 12 de 42 Y 2. Hechos Relevantes: 2.1. El 18 de septiembre de 2009, BEISBOL DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante BEISBOL DE COLOMBIA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC) el registro de la marca LAVALOZA BEISBOL (mixta), para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.1(Expediente administrativo 09 101652) 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial de 30 de diciembre de 2005, PRODUCTOS FAMILIA S.A. (en adelante, PRODUCTOS FAMILIA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado es confundible con su marca figurativa, registraba bajo el Certificado 316636 para amparar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza2 • 2 "Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentiíricos." "Preparaciones para blanquear y otras suslancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentlfricos: 2 PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 13 de 42 2.3.

El 30 de agosto de 201O, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 45724, declaró infundada la oposición presentada por PRODUCTOS FAMILIA y concedió el registro solicitado.

2.4. PRODUCTOS FAMILIA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 22 de noviembre de 2010, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 64027, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. 2.6.

El 14 de febrero de 2011, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 6927, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 2.7. El 9 de marzo de 2012, PRODUCTOS FAMILIA presentó demanda de nulidad en contra la SIC. 2.8. El 6 de noviembre de 2012, la SIC contestó la demanda presentada por PRODUCTOS FAMILIA.

2.9. BEISBOL DE COLOMBIA, en calidad de tercero interesado, contestó la demanda presentada por PRODUCTOS FAMILIA3. 2.1O. Mediante providencia de 30 de junio de 2015 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por PRODUCTOS FAMILIA: 3.1. Indicó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico. 3.2. Afirmó que el elemento esencial del signo solicitado para registro es el elemento gráfico, que consiste en una figura geométrica constituida por una banda ondulada. 3.3. Agregó que los productos que protegen los signos en conflicto son los mismos, por lo que el examen comparativo debió ser más riguroso. 3 En los documentos enviados por la Corte consuftante no aparece regible la fecha de presentación. PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 28/03/2017 14 de 42 Argumentos de la contestación presentada por la SIC: 4.1.

Indicó que los signos en conflicto no son confundibles porque cuentan con elementos diferenciadores, dentro de los cuales se encuentran los elementos gráficos que generan distintividad. 4.2. Sostuvo que la imagen de una estrella, que evoca la idea de brillo y limpieza, definitivamente es un elemento diferenciador en relación con la marca registrada. 5.

Participación del Tercero Interesado BEISBOL DE COLOMBIA: 5.1. Indicó que entre los signos en conflicto no existe similitud visual, ideológica o auditiva. 5.2. Señaló que el elemento predominante del signo solicitado a registro es la palabra BEISBOL. 5.3. Manifestó que los signos en conflicto evocan ideas diferentes y, por lo tanto, no existe confusión ideológica.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 2.

Comparación entre signos figurativos y mixtos. 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( } "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o a) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación";

( )". 4 PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL D. 1. 28/03/2017 15 de 42 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo mixto LAVALOZA BEISBOL es confundible con la marca FIGURATIVA de PRODUCTOS FAMILIA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5, del siguiente tenor literal: ''Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcaría, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico6 o semejante7 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecerfa de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad 5 6 1 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente Iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o Insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 5 PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 16 de 42 de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los 6 PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 17 de 42 signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser obseivadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente obseivará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual siive para advertir cómo el producto o seivicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 1.9.

Se deberá aplicar las reglas generales arriba indicada, sin perjuicio del empleo de las reglas especiales desarrolladas en los acápites siguientes, de conformidad con las circunstancias y complejidad del caso concreto. 2. Comparación entre signos figurativos y mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo mixto LAVALOZA BEISBOL con el figurativo de PRODUCTOS FAMILIA. es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo B Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 PROCESO 98-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 18 de 42 y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.2.

Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber: 2.2.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2.2.2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 2.2.3.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro9. 2.3.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.4.

Se debe analizar qué elemento prevalece en el signo mixto y, posteriormente, aplicar las siguientes reglas: 2.4.1. Si predomina el elemento denominativo frente al elemento gráfico: no habría lugar a la confusión entre los signos en conflicto, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto, en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.4.2.

Si predomina el elemento gráfico sobre el denominativo: se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados en el numeral 2.2., pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario. 2.5.

Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir 9 Sobre esto se puede consullar la Interpretación Prejudicial 161-lP-2015 del 27 de octubre de 2015. 8 PROCESO 98-lP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 19 de 42 diferencias en los rasgos, los elementos gráficos de los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00113, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo ' del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ¿U�, ! Cecilia Luisa Ayllc5neluinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGIST�, De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

J 1\ l( l (, /t, / l Cecilia L'trísa Ayll�teros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 98-IP-2016 9 28/03/2017 GACETA OFICIAL 20 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 127-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2013-00407 Signos FAJITEX (mixta)/ FÁJATE (mixtas) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0701, recibido el 11 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00407; y El Auto de 19 de enero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INVERSIONES MAGEN S.A.$. Demandado: COLOMBIANA NACIÓN LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO Tercero Interesado: INVERSIONES FAJITEX S.A.S. Y PROCESO 127-IP-2016 28/03/2017 GACETA OFICIAL 2. 21 de 42 Hechos Relevantes: 2.1. El 15 de diciembre de 2011, INVERSIONES FAJITEX S.A.S. (en adelante INVERSIONES FAJITEX), solicitó el registro del signo mixto FAJITEX1, para amparar servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza 2 • (Expediente administrativo 11-172955). 2.2.

El 12 de marzo de 2012, una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, MARLENE PRADA BAUT1STA3 presentó oposición argumentando confusión con sus marcas FÁJATE denominativas, mixtas y figurativas, registradas mediante los certificados 365318, 390354, 418510, 351242, 418509, y 337116, para distinguir productos de las Clases 104 y 255 de la Clasificación Internacional de Niza.

También se opuso sobre la base de los signos mixtos FÁJATE, previamente solicitados como marcas en el marco de los expedientes administrativos 10-149874, 10-149556, 10-149886, 10-149879, 10149558, 10-49893, para amparar productos de las Clases 20 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 10-149874 (CI 10) 2 3 4 5 10-149556 (CI 10) 10-149886 (CI 10) La frase irá como elemento explicativo.

Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, establecimientos de comercio. Sus marcas fueron cedidas a INVERSIONES MAGEN S.A.S. Clase 10: Fajas postquinirgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, asi como miembros, ojos y dientes artificiales; artlculos ortopédicos: material de sutura. ·Fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado, sombrerería· 2 28/03/2017 GACETA OFICIAL l1aJate 22 de 42 fti}ate 10-149879 (CI 25) 10-149558 (CI 25) 10-49893 (CI 25) l1FáJate 365318 (CI 10) 351242 (CI 25) 418509 (Cl 25) 418510 (CL10) 2.3.

El 29 de junio de 2012, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), mediante Resolución 0041009, declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado. 2.4. El 2 de agosto de 2012, MARLENE PRADA BAUTISTA interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo detallado en el numeral anterior. 2.5.

El 4 de abril de 2013, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial mediante Resolución 00014921, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

2.6. INVERSIONES MAGEN S.A.S. (en adelante INVERSIONES MAGEN), interpuso demanda de nulidad contra la SIC, solicitando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos6• 6 No consta fecha en el expediente ni en sus anexos. 3 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 23 de 42 2.7. El 30 de enero de 2014 la SIC contestó la demanda interpuesta por INVERSIONES MAGEN. 2.8.

Mediante providencia de 9 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por INVERSIONES MAGEN: 3.1.

Manifestó que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos conceptual, visual y fonético. Los signos son evocativos del producto faja e invitan a fajarse. 3.2. Sostuvo que sus marcas son notoriamente conocidas desde el año 2011, según lo declaró la SIC mediante Resolución 2535 de 30 de enero de 2013, por lo que el registro del signo mixto FAJITEX contraviene lo dispuesto en el Articulo 136 Literal h) de la Decisión 486. 3.3.

Argumentó que en el signo solicitado prevalece el elemento denominativo FAJITEX, el cual es muy similar al elemento denominativo FÁJATE de sus marcas. 4. Argumentos de la Contestación presentados por la SIC: 4.1. Indicó que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y auditivo. 4.2. Manifestó que la demandante no ha probado la alegada notoriedad de sus signos. 4.3.

Adujo que la SIC es autónoma para realizar el análisis de registrabilidad en cada caso. 5. Participación del Tercero Interesado INVERSIONES FAJITEX:

5.1. INVERSIONES FAJITEX no presentó memorial de intervención, de conformidad con el informe del Consejo de Estado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 4 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 24 de 42 De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que son disposiciones que regulan la protección de la marca notoriamente conocida7• 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

( ) Articulo 136 "No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean Idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o a) registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total h) o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distfntiva o de su valor comercial o publicitario.

( ) Articulo 224 "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ( ) Articulo 228 "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier b) Pais Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en fo que respecta al signo cuya e) notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distinlividad Inherente o adquirida del signo; f) el valor contable del signo como activo empresarial; g) h) el volumen de pedidos de personas Interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pafs Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercío internacional; o, j) k) fa existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.

Art(cuto 229 "No se negará la calidad de notorio a un signo por el sofo hecho que: no esté registrado o en trámite de registro en et País Miembro o en el extranjero; a) b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establee/mientas en el Pais Miembro; o, no sea notoriamente conocido en el extranjero". e),.. r 5 b PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 25 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos mixtos y figurativos. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La conexión competitiva (clase 35 / 10 y 25).

El examen de registrabilidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio. 2. 3. 4. 5. 6. 7. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica 1.1.

Como en el proceso interno se discute si los signos FAJITEX y FÁJATE son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina8, del siguiente tenor literal: Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: M a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )': 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 8 Sobre este tema se pueden consullar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 6 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 26 de 42 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico9 o semejante 10 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 'º 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente lguales. ConUenen todos los elementos que constituyen los signos en confllcto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.

Contienen diferencías secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 1.6.4. 28/03/2017 27 de 42 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Para el caso particular este parámetro es importante, por cuanto se argumenta que los signos en conflicto son evocativos del producto faja e invitan a fajarse.

Por lo tanto, la Corte consultante debe determinar claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos11: t1 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2_ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 8 b PROCESO 127·1P·2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 28 de 42 consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia trata de la presunta confusión entre los signos mixtos FAJITEX y FÁJATE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas 12 para el cotejo entre los mismos: 12 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 9 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 29 de 42 el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 13.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asi como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a} Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.14 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport­ e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 15.

IJ 14 15 Sobre esto se puede consultar ta Interpretación Prejudicial 161-lP-2015 del 27 de octubre de 2015. RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales: p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres 1. contiene dos morfemas: mujer y - es 10 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 30 de 42 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

De acuerdo con las reglas que se han explicado, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos FAJITEX y FÁJATE, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación. 2. 3. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, ero. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 11 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 3. 28/03/2017 31 de 42 Comparación entre signos mixtos y denominativos 3.1.

Como la controversia también informa de la presunta confusión entre el signo mixto FAJITEX y los denominativos FÁJATE, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 3.2. Se deberá establecer cuál es el elemento predominante el signo mixto, aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparación16: 3.2.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos descritas en al acápite precedente. 3.3.

Por lo tanto, se deberá verificar si se aplicaron los mencionados parámetros con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos FAJITEX (mixto) y FÁJATE (denominativo). 4. Comparación entre signos mixtos y figurativos 4.1. Como la controversia también informa de la presunta confusión entre el signo mixto FAJITEX y uno figurativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 4.2.

Se deberá establecer cuál es el elemento predominante el signo mixto, aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparación 17: 4.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. Se deberán aplicar las reglas para el cotejo de signos figurativos descritas en al acápite 2 de la presente providencia. 4.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante.

En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 16 17 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014, Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014, 12 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 32 de 42 4.3.

Por lo tanto, se deberán aplicar los mencionados parámetros con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos FAJITEX (mixto) y el figurativo implicado. 5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad 5.1. Como en el proceso interno se argumentó que las marcas de INVERSIONES MAGEN son notoriamente conocidas en Colombia, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia 1s.

Definición 5.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Titulo XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 5.3. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe dársele al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 5.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 18 Se deslacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011. 13 PROCESO 127-lP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 33 de 42 5.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo. 5.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 5.5.1.

En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 5.5.2.

En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros {Articulo 224 de la Decisión 486). 5.5.3.

En relación con el principio registra!: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero (Artículo 229, Literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 5.5.4.

En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Articulo 229 Literal b) de la Decisión 486).

Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. 14 ó PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 34 de 42 La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Articulo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 5.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136 Literal h), y 226 Literales a), b), y c), de la Decisión 48619• Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 5.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 2 º 5.6.4. ig � ¡;

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche Sobre el lratamienlo que la Decisión 486 le olorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. "LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semeslre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quilo, Ecuador.

Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 15 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 35 de 42 injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido21. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 5.7.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 5.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 5.9.

El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber. "a) el grado de su conocimiento entre /os miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique,· d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 21 Ibídem.

Pág. 247. 16 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 36 de 42 e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pa;s Miembro en el que se pretende la protección; f) el grada de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinada te"itorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero'." En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 5.1 O. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular22. 5.11.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas de INVERSIONES MAGEN eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto FAJITEX, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 6.

La conexión competitiva (clases 35 / 10 y 25) 6.1. Como los signos en conflicto amparan productos de las Clases 30, 1 O y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado 22 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 17 é PROCESO 127-lP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 37 de 42 siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribuna\23 • 6.2.

Corresponde señalar que el análisis de conex1on competitiva debe realizarse si no se prueba la notoriedad de las marcas de INVERSIONES MAGEN. 6.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos24 • 6.4. Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumido(. 6.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del articulo 151 de la Decisión 4a52s). 2J 24 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324IP-2014. El principlo de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Nfza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. 2s Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005.

Articulo 151 Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados eJ<presamente.� 18 (J PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 38 de 42 6.6. Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: ó 6.6.1.

La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se Je atribuya dicha presunción. 6.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, asl como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 6.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor.

Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva serla menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 6.6.4.

Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 6.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener 19 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 39 de 42 en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro26• Para apreciar la conexión competitiva o sustitución entre productos y/o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.7.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva27• 26 En lo que concierne a la susliluclón de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOMIA� [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el senUdo de que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bfen es la variación en la cantidad consumida de dicho bfen como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto mas caro en términos relativos por ef bien que se ha vuelto mas barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relaUvamente más baralo, ocurriendo por tanto un efecto suslilución. Véase:<hllps:l/books.google.com.ec/books?ld=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+suslltucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwJQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efeclo%20sustitucion&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de Junio de 2016. 20 ó PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 7. 28/03/2017 40 de 42 El examen de registrabllidad que realiza la oficina de marcas. Autónomo, integral, motivado y de oficio 7.1. Como la SIC indicó que es autónoma para realizar el análisis de registrabilidad en cada caso, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos2ª. 7.2.

El Artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente, una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (Artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características: 7.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina.

Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.

Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan. 7.2.2.

Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 28 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de Julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005;

Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 1 O de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013. 21 PROCESO 127-IP-2016 28/03/2017 GACETA OFICIAL 41 de 42 7.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 7.2.4.

Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00407, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo· tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRARO ( Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 22 PROCESO 127-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/03/2017 42 de 42 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

I ¡,{ j( ¿ t----- fi, Cecilia �isa A�teros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 127-IP-2016 1 23