Proceso 457-IP-2015 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo del 2017 Proceso: 457-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 166809 Referencia: Signos involucrados PERFECTHA DEEP (mixto) y PERFECTHA DERM (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI N 0018/2015 de 2 de septiembre del 2015, recibido vía Courier el 7 de septiembre del 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 166809; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante: PHARMAVITAL S.A. Demandado: CLAUDIO ENRIQUE CORONEL SAAVEDRA Hechos Relevantes 2.1. El 13 de septiembre del 2013, CLAUDIO ENRIQUE CORONEL SAAVEDRA (en adelante, CLAUDIO CORONEL) solicitó al Servicio PROCESO 457-IP-2015 Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPl)el registro como marca del signo PERFECTHA DEEP (mixto)1 para distinguir productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)2• 2.2.
El 28 de enero de 2014, fue publicada la solicitud de registro en la Gaceta 611, sobre la cual la sociedad PHARMAVITAL S. A., presentó Oposición Andina sobre la base de la similitud existente con la marca PERFECTHA DERM (mixta) previamente registrada en Ecuador3 y Perú 4, perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza5• P1e1je ctHA 1 Derm 2.3.
El 14 de marzo del 2014, se admitió la Oposición Andina por parte del SENAPI y se corrió traslado para la contestación de la misma. 2.4. El 22 de mayo del 2014, CLAUDIO CORONEL, contestó la Oposición Andina y solicitó que se suspenda la demanda planteada hasta que se cuente con la correspondiente resolución en el proceso de cancelación por falta de uso de la marca tramitado en la República del Ecuador. 2.5.
El 23 de mayo de 2014, el SENAPI resuelve mediante Acto Administrativo que "( ) evidenciándose que no hay fundamento efectivo que avale la suspensión del presente caso, en virtud del principio de autonomfa e independencia, la oficina nacional competente ve conveniente, no proceder a la solicitud de suspensión del presente proceso". 1 Expediente Administrativo 166809. 2 Clase 3: "(... ) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos � l Certificado 00103100. 4 Certificado 538-05. 5 Clase 5: "( ) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas: 2 PROCESO 457-IP-2015 2.6.
El 1 O de junio de 2014, CLAUDIO CORONEL solicitó que se admita el recurso de revocatoria contra el Acto Administrativo de fecha 23 de mayo de 2014 y se remita la consulta realizada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de emitir el fallo correspondiente. 2. 7. El 9 de julio del 2014, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV N º 152/2014 el Director de Propiedad Industrial del SENAPI decidió solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin suspender el trámite del procedimiento interno, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 122 del Estatuto de dicho Tribunal. 3.
Argumentos de la Oposición Andina PHARMAVITAL S. A. en la Oposición Andina expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) Aunque los diseños de las marcas sean distintos, la denominación en cuanto a escritura y pronunciación es idéntica. No es extraño que /as empresas cambien en el tiempo los logotipos e imágenes de sus productos o servicios, identificados con marcas; en el presente caso, el consumidor podría pensar que se trata de un cambio de imagen para los productos de la misma empresa Pharmavital S.A.·: 3.2.
"( ) la marca fue solicitada para proteger productos cosméticos en la clase 03 del nomenclátor internacional de Niza. De manera que, aunque las clases de los signos confrontados son distintas, existe una conexión competitiva entre los productos de las mismas. Las clases 3 y 5 se encuentran íntimamente relacionadas·: 3.3. "(...) Tanto los medicamentos como los cosméticos se utilizan en el cuidado del cuerpo humano': 3.4.
"( ) ambos productos tienen similares canales de distribución y se expenden en los mismos establecimientos, concretamente las farmacias, principalmente para una parte de los productos que pretende proteger la marca solicitada, entre otros los jabones, aceites esenciales, productos de perfumería, cosméticos, lociones capilares y dentífricos". 3.5.
"( ) se demuestra claramente el absoluto riesgo de confusión o al menos el riesgo de asociación al que estaría expuesto el consumidor en la eventualidad de encontrarse con /os productos identificados con la misma marca en el mercado': 4. Argumentos de la Contestación a la Oposición Andina CLAUDIO CORONEL en su contestación a la Oposición Andina expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1 "( ) La marca a la cual hace referencia la parte opositora, está destinada a la protección de los productos en la clase 5, que protege 'Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos 3 PROCESO 457-IP-2015 higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas·.
Sin embargo, la marca solicitada por mi parte, está destinada a proteger productos de la clase 3 que protege 'Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos ·. 4.2 "( ) A partir de lo señalado, queda claramente establecido que no existe vinculación alguna entre ambas marcas, los logos registrados por ambas empresas son totalmente diferentes, la marca oponente tiene como logo una esfera de color verde mientras que la nuestra es la Torre Eiffel color gris en fondo negro, con lo cual se profundiza la imposibilidad de que exista confusión alguna': 4.3 "( ) Ambas marcas constan de dos partes, la primera la tienen en común, sin embargo, la segunda que es la palabra clave es totalmente diferente". 4.4 "( ) Por otra parte, al estar en clases diferentes de la Clasificación de Niza, /os productos a proteger son diferentes". 4.5 "(...) SOLICITANDO A SU AUTORIDAD SUSPENDA LA DEMANDA DE OPOSICIÓN ANDINA hasta que se cuente con la correspondiente resolución de CANCELACIÓN de la marca presentada en Ecuador, dado que es la base legal sobre la cual se sustenta la demanda presentada en nuestra contra y, posteriormente DECLARE IMPROBADA LA OPOSICIÓN PLANTEADA".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Articulo 146 de la Decisión 486 conjuntamente con el Artículo 147 del mismo cuerpo normativo, el cual se interpretará de oficio, con la finalidad de establecer el marco normativo para el desarrollo del tema de la oposición andina, sus requisitos y efectos.
Adicionalmente, se solicita que se realice la Interpretación pronunciándonos específicamente sobre las siguientes consultas: a} Si a la luz del Articulo 165 de la Decisión 486 que establece de forma textual: " la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada ";
¿Podría entenderse que los términos "procedimiento de oposición", incluyen también a las oposiciones andinas? 4 PROCESO 457-IP-2015 b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición andina (SENAPI), debe admitir como medio de defensa del demandado, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca opositora, interpuesta en otro país miembro (ECUADOR), donde se obtuvo el registro base de la oposición andina incoada? c) En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente donde se recibió la oposición andina (SENAPI), debe suspender el trámite de oposición andina, mientras se resuelve la demanda de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición por analogía con lo establecido en el párrafo tercero del Articulo 147 de la Decisión 486? d) Como se debe analizar la conexión competitiva entre productos de la clase 03 y productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, con referencias al caso particular. e) En el entendido de que la presente se trata de una solicitud de interpretación prejudicial de orden facultativo, ¿es posible la suspensión de la emisión de fallo en la presente causa, hasta la recepción de la interpretación prejudicial correspondiente? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 6.
La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
Conexión competitiva entre las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. 2. 3. 4. 5. 1.1. En la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 104-IP20146 este Tribunal otorgó "( ) al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plaza de quince (15) días cantadas a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se 6 Interpretación Prejudicial del 20 de noviembre del 2014, Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio de defensa. 5 PROCESO 457-IP-2015 trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos': luego de que el Consultante atendió lo solicitado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pudo constatar que el SENAPI es un organismo constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es de carácter obligatorio, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver procedimientos tales como el de Oposición Andina al registro del signo PERFECTHA DEEP (mixto) -origen de la presente consulta-, aplicando la normativa andina.
Asimismo, se ha determinado que el procedimiento contencioso seguido ante dicho órgano administrativo respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus actos. 1.2. Por lo tanto, puesto que en la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 104-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se constató la legitimidad activa del SENAPI para solicitar interpretaciones prejudiciales ante este órgano jurisdiccional andino, consecuentemente, se concluye que la solicitud de interpretación prejudicial correspondiente a la presente causa sí reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el Artículo 125 del Estatuto del Tribunal. 2.
La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina 2.1. Consta en el expediente del proceso interno que la sociedad PHARMAVITAL S.A. presentó oposición andina en Bolivia contra la solicitud de registro del signo PERFECTHA DEEP (mixto) solicitado por CLAUDIO CORONEL, sobre la base de la similitud existente con la marca PERFECTHA DERM (mixta) previamente registrada en Ecuador y Perú, perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la oposición andina. 2.2.
Conforme con el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 2.3. Adicionalmente el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.
En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un Pais Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". Requisitos para formular la oposición andina t+ e¡ 6 PROCESO 457-IP-2015 2.4.
Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. 2.5.
Interés real. Se debe acreditar interés real en el país miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que la misma se realice en el mismo momento en que se presentó la oposición, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición.7 Es importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. 2.6.
La acreditación del interés real tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, asi como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho Pais Miembro realmente es de su interés. 2.7.
Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que podria presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 2.8.
En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro pafs miembro. 2.9.
Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. Efectos de la oposición andina 2.1 O. Oposición andina con una marca previamente registrada.
Tiene como efecto evitar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 7 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 18f3.IP·2011 de 14 de marzo de 2012. 7 PROCESO 457-IP-2015 2.11. Oposición andina con una solicitud previamente presentada.
Además de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del Artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: 2.11.1. El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 1.1.1.
El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 2.12. Conforme con lo expuesto, para el caso particular se deberá determinar si se cumplieron todos los requisitos para presentar una oposición andina. 3. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos mixtos PERFECTHA DEEP y PERFECTHA DERM son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 3.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 8 8 t� ¡.
Ver lnterprelaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 PROCESO 457-IP-2015 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 3.5.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 9 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Ibídem. 9 PROCESO 457-IP-2015 3.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1 º a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor 10 Ibídem. 10 PROCESO 457-IP-2015 al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería1 1. 3.7.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 4.1.
Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión entre el signo mixto PERFECTHA DEEP y la marca mixta previamente registrada PERFECTHA DERM, hay que tomar en cuenta que estos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.12 4.3.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 11 Ver Interpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 12 Ver a manera de rererencia la Interpretación Prejudicial del Proceso 470-IP-2015. 13 Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. 14 Proceso 81·1P·2015 de 20 de Julio de 2015, pp. 10-11 11 PROCESO 457-IP-2015 Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro1s.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcarlo, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 4.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 16 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, 15 Sobre esto se puede consullar la lnterprelac,ón Prejudicial 161·1P·2015 del 27 de octubre de 2015. 16 Procesos 1·1P·2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12·1P·2014 de 14 de marzo de 2014. p. 11. 12 PROCESO 457-IP-2015 sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 4.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.4.6. Analizar el grado de dlstintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.5.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos "PERFECTHA DEEP" y "PERFECTHA DERM". 5. Conexión competitiva entre las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1.
En el proceso interno, CLAUDIO CORONEL solicitó el registro como marca del signo PERFECTHA DEEP (mixto) para distinguir "( ) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos': productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, constando que luego de la publicación de la solicitud PHARMAVITAL S. A., presentó Oposición 13 PROCESO 457-IP-2015 Andina en base a la similitud existente con la marca mixta PERFECTA DERM previamente registrada en Ecuador y Perú, para distinguir "( ) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas': productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 17 5.3.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) 17 La complementariedad de los productos o servicios Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de íecha 10 de junio de 2016. 14 PROCESO 457-IP-2015 Existe conex1on competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.1a Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 6.
Respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad Consultante 18 Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ralas, que si tren ambos se comercializan a través de íerreterfas, no por ello existe conexión competitiva entre ambos. 15 PROCESO 457-IP-2015 La Entidad Consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie específicamente sobre las siguientes consultas: a) Si a la luz del Artículo 165 de la Decisión 486 que establece de forma textual: " la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada ";
¿Podría entenderse que los términos "procedimiento de oposición", incluyen también a las oposiciones andinas? Como reiteradamente hemos manifestado, la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada, consecuentemente, como la norma en mención no distingue entre el procedimiento de oposición común y el de oposición andina, debe entenderse que la expresión "procedimiento de oposición" también incluye a la oposición andina, v.gr., el solicitante de un registro de marca en un determinado País Comunitario se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición andina interpuesto sobre la base de la marca no usada en otro País Miembro. b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición andina (SENAPI), debe admitir como medio de defensa del demandado, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca opositora, interpuesta en otro país miembro (ECUADOR), donde se obtuvo el registro base de la oposición andina incoada? En consecuencia de lo manifestado en la respuesta anterior, se concluye que la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición sí debe admitir como medio de defensa la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por el demandado en el pais miembro donde se halle registrada la marca base de la oposición. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, admitir una prueba no implica que necesariamente se deba conceder el registro solicitado, pues una cosa es admitir una prueba y otra muy distinta realizar el examen de registrabllidad del signo. c) En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente donde se recibió la oposición andina (SENAPI), debe suspender el trámite de oposición andina, mientras se resuelve la demanda de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición por analogía con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 147 de la Decisión 486? En armonía con lo antes manifestado 19, la Oficina Nacional donde se 19 Ver a modo de rererencia las Interpretaciones Prejudiciales dictadas en el marco de los Procesos 104-IP-2014, del 20 de noviembre del 2014, Asunto: Cancelación de la marca ESTON; y, 27-IP-2015. del 21 de agosto del 2015, marca EXSOFRE (denominaUva). 16 PROCESO 457-IP-2015 tramita la oposición andina puede suspender dicho procedimiento hasta que se dicte una resolución en el trámite de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición, si es que así se encuentra establecido en la legislación interna del País Miembro.
Bajo el entendido que, la suspensión del procedimiento es una facultad discrecional de la autoridad competente de acuerdo a cada caso concreto. d) Como se debe analizar la conexión competitiva entre productos de la clase 03 y productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, con referencias al caso particular. En el caso particular, el signo denominativo PERFECTHA DEEP cuyo registro se ha solicitado en Bolivia pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada en Ecuador y Perú, base de la oposición, PERFECTHA DERM distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precítada Clasificación Internacional.
En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 3 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 2 º Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asf como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 21 El examen de los signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza merece una mayor atención en procura de evitar la 20 Decisión 486 de la Comisión da /a Comunidad Andlna.·Mlculo 151.· Para clasificar /os productos y los servicios a los cuales se apliean tas marcas, /os Palses Miembros utilizaran la Clasificación lntemaciOnal de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreg lo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación lntemacional referida en el pá1Tafo anterior no determinarán la similitud ni la disimililud de loslXOductos oseryicios indicados expresamente� (Subrayado agregado) 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 17 PROCESO 457-IP-2015 posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso22 • El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error.
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.
En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, asl como los animales de otros animales o plantas.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva23, tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros 22 Vera modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 3J.IP·2015, de fecha 25 de septiembre del 2 015, marca VIBATIV. 2J Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marm del proceso 111 ·IP-2013: "En este escenario es ptBCiso que la coite consultante malice la regla de la especialidacP' y, en consecuencia, analíce el grado de vmculación o relación competiliva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior. el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las man;as. ya que la sola pertenencia de vatios productos y/o servicios a una rnsma clase de nomenclátor no 18 PROCESO 457-IP-2015 deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.
En el entendido de que la presente se trata de una solicitud de interpretación prejudicial de orden facultativo, ¿es posible la suspensión de la emisión de fallo en la presente causa, hasta la recepción de la interpretación prejudicial correspondiente? e) Reiteradamente, hemos manifestado que la figura de la interpretación prejudicial facultativa tiene como una de sus principales características la de "no" suspender el proceso, consecuentemente, si llegare el momento de resolver y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez o la autoridad competente nacional "(•.•) deberá decidir el asunto" por disposición expresa e imperativa de la normativa comunitaria, v.gr., Artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos y/o servieios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análfs/s para definir fa conexión competitiva, aplicable /anto a productos como a servicios: La Inclusión de los productos en una misma clase del nomencflilor: ( ) Ocunv cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al produci"se el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entm los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan simiUtud para impedir el registro, COfT8sponde a quien alega. a) b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o e1Cpendio de productos que in"uyen escasamente para que pueda producirse su cone1Ción �a. como serla el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase da bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se darla tal cone1Ción competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se darla en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publlcldad: Los medios da comerciallzación o distribución tienen relación con los medios de difusión da los productos.
Si los rrismos productos se difundan por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumblemante se presentarla una conexión compeliliva, o los productos serian compe/iivamente C0/181COS. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, ele., la cone/Ción compellíva serla menor d) Relación o vinculación entrv productos: Cierta relación entre los productos pueda crear una coneilin competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en olra helados y muebles: en consecuencia. esa relación entre los productos comercializados también in"uye en la asociación que el consumidor haga del Origen empresarial de los producros relacionados, lo que eventualmente pueda llevarlo a confusión en caso de que asa similitud sea tal que el consumidor medio da dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementarlo de productos: Los productos que comúnmente se puedan utiHzar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al Origen efllJl8Saríal, ya que el públieo consumidor supondrla que los dos productos son del rrismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer al uso necesario del olro, o que sin un producto no puede utilizarse al otro o su utilización no serla la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en difemntas clases y cumplir distintas funciones o finalidades, sí tienen sim11ares caraclerlsticas, e/tiste la posibilidad da que se Origine el riesgo de confusión al estar identificados por man;as también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".
(Proceso 114-IP·2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL Interpretación Prejudicial de 19 de noviemble de 2003, publicada en la Gaceta Oficíal del Acua/TJo da Cartagena N" 1028 de 14 de enero da 2004) � 19 PROCESO 457-IP-2015 Consultante al resolver el Proceso lntemo 166809, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1,¡¡J Cecilia �sa Ayllón Quinteros MAGISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGIST O Hugo Ramiro ez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ?j(/l t Dra. Cebilia Luisa;(yÍlón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20