Año XXXIV – Número 2992 Lima, 21 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 457-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 166809. Referencia: Signos involucrados PERFECTHA DEEP (mixto) y PERFECTHA DERM (mixto) PROCESO 482-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00118. Referencia: Signo involucrado: lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR PROCESO 524-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00116. Referencia: Signos involucrados: MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) y MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) Para nosotros la Patria es América Proceso 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 2 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo del 2017 Proceso: 457-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 166809 Referencia: Signos involucrados PERFECTHA DEEP (mixto) y PERFECTHA DERM (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio CAR/SNP/DGE/DPI N 0018/2015 de 2 de septiembre del 2015, recibido vía Courier el 7 de septiembre del 2015, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 166809; y, El Auto del 19 de febrero del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. Demandante: PHARMAVITAL S.A. Demandado: CLAUDIO ENRIQUE CORONEL SAAVEDRA Hechos Relevantes 2.1. El 13 de septiembre del 2013, CLAUDIO ENRIQUE CORONEL SAAVEDRA (en adelante, CLAUDIO CORONEL) solicitó al Servicio PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 3 de 42 Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPl)el registro como marca del signo PERFECTHA DEEP (mixto)1 para distinguir productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)2• 2.2.

El 28 de enero de 2014, fue publicada la solicitud de registro en la Gaceta 611, sobre la cual la sociedad PHARMAVITAL S. A., presentó Oposición Andina sobre la base de la similitud existente con la marca PERFECTHA DERM (mixta) previamente registrada en Ecuador3 y Perú 4, perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza5• P1e1je ctHA 1 Derm 2.3.

El 14 de marzo del 2014, se admitió la Oposición Andina por parte del SENAPI y se corrió traslado para la contestación de la misma. 2.4. El 22 de mayo del 2014, CLAUDIO CORONEL, contestó la Oposición Andina y solicitó que se suspenda la demanda planteada hasta que se cuente con la correspondiente resolución en el proceso de cancelación por falta de uso de la marca tramitado en la República del Ecuador. 2.5.

El 23 de mayo de 2014, el SENAPI resuelve mediante Acto Administrativo que "( ) evidenciándose que no hay fundamento efectivo que avale la suspensión del presente caso, en virtud del principio de autonomfa e independencia, la oficina nacional competente ve conveniente, no proceder a la solicitud de suspensión del presente proceso". 1 Expediente Administrativo 166809. 2 Clase 3: "(... ) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos � l Certificado 00103100. 4 Certificado 538-05. 5 Clase 5: "( ) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas: 2 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 4 de 42 2.6.

El 1 O de junio de 2014, CLAUDIO CORONEL solicitó que se admita el recurso de revocatoria contra el Acto Administrativo de fecha 23 de mayo de 2014 y se remita la consulta realizada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de emitir el fallo correspondiente. 2. 7. El 9 de julio del 2014, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV­ N º 152/2014 el Director de Propiedad Industrial del SENAPI decidió solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin suspender el trámite del procedimiento interno, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 122 del Estatuto de dicho Tribunal. 3.

Argumentos de la Oposición Andina PHARMAVITAL S. A. en la Oposición Andina expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) Aunque los diseños de las marcas sean distintos, la denominación en cuanto a escritura y pronunciación es idéntica. No es extraño que /as empresas cambien en el tiempo los logotipos e imágenes de sus productos o servicios, identificados con marcas; en el presente caso, el consumidor podría pensar que se trata de un cambio de imagen para los productos de la misma empresa Pharmavital S.A.·: 3.2.

"( ) la marca fue solicitada para proteger productos cosméticos en la clase 03 del nomenclátor internacional de Niza. De manera que, aunque las clases de los signos confrontados son distintas, existe una conexión competitiva entre los productos de las mismas. Las clases 3 y 5 se encuentran íntimamente relacionadas·: 3.3. "(...) Tanto los medicamentos como los cosméticos se utilizan en el cuidado del cuerpo humano': 3.4.

"( ) ambos productos tienen similares canales de distribución y se expenden en los mismos establecimientos, concretamente las farmacias, principalmente para una parte de los productos que pretende proteger la marca solicitada, entre otros los jabones, aceites esenciales, productos de perfumería, cosméticos, lociones capilares y dentífricos". 3.5.

"( ) se demuestra claramente el absoluto riesgo de confusión o al menos el riesgo de asociación al que estaría expuesto el consumidor en la eventualidad de encontrarse con /os productos identificados con la misma marca en el mercado': 4. Argumentos de la Contestación a la Oposición Andina CLAUDIO CORONEL en su contestación a la Oposición Andina expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1 "( ) La marca a la cual hace referencia la parte opositora, está destinada a la protección de los productos en la clase 5, que protege 'Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos 3 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 5 de 42 higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas·.

Sin embargo, la marca solicitada por mi parte, está destinada a proteger productos de la clase 3 que protege 'Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos ·. 4.2 "( ) A partir de lo señalado, queda claramente establecido que no existe vinculación alguna entre ambas marcas, los logos registrados por ambas empresas son totalmente diferentes, la marca oponente tiene como logo una esfera de color verde mientras que la nuestra es la Torre Eiffel color gris en fondo negro, con lo cual se profundiza la imposibilidad de que exista confusión alguna': 4.3 "( ) Ambas marcas constan de dos partes, la primera la tienen en común, sin embargo, la segunda que es la palabra clave es totalmente diferente". 4.4 "( ) Por otra parte, al estar en clases diferentes de la Clasificación de Niza, /os productos a proteger son diferentes". 4.5 "(...) SOLICITANDO A SU AUTORIDAD SUSPENDA LA DEMANDA DE OPOSICIÓN ANDINA hasta que se cuente con la correspondiente resolución de CANCELACIÓN de la marca presentada en Ecuador, dado que es la base legal sobre la cual se sustenta la demanda presentada en nuestra contra y, posteriormente DECLARE IMPROBADA LA OPOSICIÓN PLANTEADA".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad Consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 146 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará el Articulo 146 de la Decisión 486 conjuntamente con el Artículo 147 del mismo cuerpo normativo, el cual se interpretará de oficio, con la finalidad de establecer el marco normativo para el desarrollo del tema de la oposición andina, sus requisitos y efectos.

Adicionalmente, se solicita que se realice la Interpretación pronunciándonos específicamente sobre las siguientes consultas: a} Si a la luz del Articulo 165 de la Decisión 486 que establece de forma textual: " la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada ";

¿Podría entenderse que los términos "procedimiento de oposición", incluyen también a las oposiciones andinas? 4 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 6 de 42 b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición andina (SENAPI), debe admitir como medio de defensa del demandado, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca opositora, interpuesta en otro país miembro (ECUADOR), donde se obtuvo el registro base de la oposición andina incoada? c) En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente donde se recibió la oposición andina (SENAPI), debe suspender el trámite de oposición andina, mientras se resuelve la demanda de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición por analogía con lo establecido en el párrafo tercero del Articulo 147 de la Decisión 486? d) Como se debe analizar la conexión competitiva entre productos de la clase 03 y productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, con referencias al caso particular. e) En el entendido de que la presente se trata de una solicitud de interpretación prejudicial de orden facultativo, ¿es posible la suspensión de la emisión de fallo en la presente causa, hasta la recepción de la interpretación prejudicial correspondiente? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 6.

La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Conexión competitiva entre las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad Consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La legitimidad del SENAPI para solicitar interpretación prejudicial facultativa. 2. 3. 4. 5. 1.1. En la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 104-IP20146 este Tribunal otorgó "( ) al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, un plaza de quince (15) días cantadas a partir de la notificación del presente auto, para que acredite lo siguiente: 1) que se ha constituido por mandato legal; 2) que se 6 Interpretación Prejudicial del 20 de noviembre del 2014, Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso como medio de defensa. 5 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 7 de 42 trata de un órgano permanente; 3) el carácter obligatorio de su jurisdicción; 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el ejercicio de sus competencias; 5) el carácter contradictorio de los procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad de sus actos': luego de que el Consultante atendió lo solicitado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pudo constatar que el SENAPI es un organismo constituido por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es de carácter obligatorio, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver procedimientos tales como el de Oposición Andina al registro del signo PERFECTHA DEEP (mixto) -origen de la presente consulta-, aplicando la normativa andina.

Asimismo, se ha determinado que el procedimiento contencioso seguido ante dicho órgano administrativo respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio, contando el SENAPI con imparcialidad en la emisión de sus actos. 1.2. Por lo tanto, puesto que en la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 104-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se constató la legitimidad activa del SENAPI para solicitar interpretaciones prejudiciales ante este órgano jurisdiccional andino, consecuentemente, se concluye que la solicitud de interpretación prejudicial correspondiente a la presente causa sí reúne los requisitos de admisibilidad contemplados en el Artículo 125 del Estatuto del Tribunal. 2.

La oposición andina. Requisitos para formular la oposición andina. Efectos de la oposición andina 2.1. Consta en el expediente del proceso interno que la sociedad PHARMAVITAL S.A. presentó oposición andina en Bolivia contra la solicitud de registro del signo PERFECTHA DEEP (mixto) solicitado por CLAUDIO CORONEL, sobre la base de la similitud existente con la marca PERFECTHA DERM (mixta) previamente registrada en Ecuador y Perú, perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente abordar el tema de la oposición andina. 2.2.

Conforme con el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 2.3. Adicionalmente el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas.

En consecuencia, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un Pais Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros. Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". Requisitos para formular la oposición andina t+ e¡ 6 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 8 de 42 2.4.

Legitimidad activa. Puede presentar oposición andina quien cuente con un derecho previamente adquirido o la expectativa de adquirir un derecho en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. 2.5.

Interés real. Se debe acreditar interés real en el país miembro donde se presente la oposición. Para esto es necesario presentar la solicitud de registro del signo opositor en dicho país, bajo la condición de que la misma se realice en el mismo momento en que se presentó la oposición, es decir, de manera simultánea, ya que de lo contrario se procedería al rechazo de la mencionada oposición.7 Es importante aclarar que la simultaneidad significa que los dos actos se hagan en una misma fecha. 2.6.

La acreditación del interés real tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, asi como la indebida obstaculización del registro de signos bajo la justificación de la defensa de otros que no tendrían penetración clara en el mercado nacional. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho Pais Miembro realmente es de su interés. 2.7.

Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que podria presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 2.8.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro pafs miembro. 2.9.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen. Efectos de la oposición andina 2.1 O. Oposición andina con una marca previamente registrada.

Tiene como efecto evitar el registro de la marca solicitada y, como consecuencia, que la oficina competente siga el trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 7 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 18f3.IP·2011 de 14 de marzo de 2012. 7 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 9 de 42 2.11.

Oposición andina con una solicitud previamente presentada. Además de tener la posibilidad de evitar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud (párrafo tercero del Artículo 147), teniendo en cuenta lo siguiente: 2.11.1.

El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad, siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. 1.1.1. El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 2.12.

Conforme con lo expuesto, para el caso particular se deberá determinar si se cumplieron todos los requisitos para presentar una oposición andina. 3. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión y de asociación 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos mixtos PERFECTHA DEEP y PERFECTHA DERM son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 3.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 8 8 t� ¡.

Ver lnterprelaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 691-IP-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 10 de 42 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 3.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 9 9 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. e) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Ibídem. 9 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 11 de 42 3.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 1 º a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor 10 Ibídem. 10 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 12 de 42 al bien que piensa adquirir.

Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería1 1. 3.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 4.1. Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión entre el signo mixto PERFECTHA DEEP y la marca mixta previamente registrada PERFECTHA DERM, hay que tomar en cuenta que estos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. 4.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.12 4.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 4.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 11 Ver Interpretación Prejudicial recaída en al Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 12 Ver a manera de rererencia la Interpretación Prejudicial del Proceso 470-IP-2015. 13 Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. 14 Proceso 81·1P·2015 de 20 de Julio de 2015, pp. 10-11 11 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 13 de 42 Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro1s.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcarlo, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 4.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 16 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.4.

Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, 15 Sobre esto se puede consullar la lnterprelac,ón Prejudicial 161·1P·2015 del 27 de octubre de 2015. 16 Procesos 1·1P·2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12·1P·2014 de 14 de marzo de 2014. p. 11. 12 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 14 de 42 sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 4.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.4.6. Analizar el grado de dlstintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos "PERFECTHA DEEP" y "PERFECTHA DERM". 5. Conexión competitiva entre las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 5.1.

En el proceso interno, CLAUDIO CORONEL solicitó el registro como marca del signo PERFECTHA DEEP (mixto) para distinguir "( ) Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentifricos': productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, constando que luego de la publicación de la solicitud PHARMAVITAL S. A., presentó Oposición 13 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 15 de 42 Andina en base a la similitud existente con la marca mixta PERFECTA DERM previamente registrada en Ecuador y Perú, para distinguir "( ) Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas': productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 17 5.3.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podria decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) 17 La complementariedad de los productos o servicios Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de íecha 10 de junio de 2016. 14 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 16 de 42 Existe conex1on competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.1a Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 6.

Respuesta a las preguntas formuladas por la Entidad Consultante 18 Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ralas, que si tren ambos se comercializan a través de íerreterfas, no por ello existe conexión competitiva entre ambos. 15 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 17 de 42 La Entidad Consultante ha solicitado expresamente que el Tribunal se pronuncie específicamente sobre las siguientes consultas: a) Si a la luz del Artículo 165 de la Decisión 486 que establece de forma textual: " la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada ";

¿Podría entenderse que los términos "procedimiento de oposición", incluyen también a las oposiciones andinas? Como reiteradamente hemos manifestado, la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada, consecuentemente, como la norma en mención no distingue entre el procedimiento de oposición común y el de oposición andina, debe entenderse que la expresión "procedimiento de oposición" también incluye a la oposición andina, v.gr., el solicitante de un registro de marca en un determinado País Comunitario se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición andina interpuesto sobre la base de la marca no usada en otro País Miembro. b) En caso de ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición andina (SENAPI), debe admitir como medio de defensa del demandado, la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca opositora, interpuesta en otro país miembro (ECUADOR), donde se obtuvo el registro base de la oposición andina incoada? En consecuencia de lo manifestado en la respuesta anterior, se concluye que la Oficina Nacional Competente del país donde se presentó la oposición sí debe admitir como medio de defensa la solicitud de cancelación por falta de uso presentada por el demandado en el pais miembro donde se halle registrada la marca base de la oposición. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, admitir una prueba no implica que necesariamente se deba conceder el registro solicitado, pues una cosa es admitir una prueba y otra muy distinta realizar el examen de registrabllidad del signo. c) En caso de ser afirmativa la interrogante anterior, ¿si la Oficina Nacional Competente donde se recibió la oposición andina (SENAPI), debe suspender el trámite de oposición andina, mientras se resuelve la demanda de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición por analogía con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 147 de la Decisión 486? En armonía con lo antes manifestado 19, la Oficina Nacional donde se 19 Ver a modo de rererencia las Interpretaciones Prejudiciales dictadas en el marco de los Procesos 104-IP-2014, del 20 de noviembre del 2014, Asunto: Cancelación de la marca ESTON; y, 27-IP-2015. del 21 de agosto del 2015, marca EXSOFRE (denominaUva). 16 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 18 de 42 tramita la oposición andina puede suspender dicho procedimiento hasta que se dicte una resolución en el trámite de cancelación por falta de uso de la marca en que se funda dicha oposición, si es que así se encuentra establecido en la legislación interna del País Miembro.

Bajo el entendido que, la suspensión del procedimiento es una facultad discrecional de la autoridad competente de acuerdo a cada caso concreto. d) Como se debe analizar la conexión competitiva entre productos de la clase 03 y productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, con referencias al caso particular. En el caso particular, el signo denominativo PERFECTHA DEEP cuyo registro se ha solicitado en Bolivia pretende distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca denominativa registrada en Ecuador y Perú, base de la oposición, PERFECTHA DERM distingue productos incluidos en la Clase 5 de la precítada Clasificación Internacional.

En ese sentido, resulta necesario que se realice el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos de la Clase 3 que pretende distinguir el signo solicitado y los productos de la Clase 5 que distingue la marca registrada. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 2 º Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, deberá analizarse la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asf como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 21 El examen de los signos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza merece una mayor atención en procura de evitar la 20 Decisión 486 de la Comisión da /a Comunidad Andlna.·Mlculo 151.· Para clasificar /os productos y los servicios a los cuales se apliean tas marcas, /os Palses Miembros utilizaran la Clasificación lntemaciOnal de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreg lo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntemacional referida en el pá1Tafo anterior no determinarán la similitud ni la disimililud de loslXOductos oseryicios indicados expresamente� (Subrayado agregado) 21 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 17 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 19 de 42 posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso22 • El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, asl como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva23, tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros 22 Vera modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 3J.IP·2015, de fecha 25 de septiembre del 2 015, marca VIBATIV. 2J Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marm del proceso 111 ·IP-2013: "En este escenario es ptBCiso que la coite consultante malice la regla de la especialidacP' y, en consecuencia, analíce el grado de vmculación o relación competiliva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior. el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o servicios identificados por las man;as. ya que la sola pertenencia de vatios productos y/o servicios a una rnsma clase de nomenclátor no 18 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 20 de 42 deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

En el entendido de que la presente se trata de una solicitud de interpretación prejudicial de orden facultativo, ¿es posible la suspensión de la emisión de fallo en la presente causa, hasta la recepción de la interpretación prejudicial correspondiente? e) Reiteradamente, hemos manifestado que la figura de la interpretación prejudicial facultativa tiene como una de sus principales características la de "no" suspender el proceso, consecuentemente, si llegare el momento de resolver y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez o la autoridad competente nacional "(•.•) deberá decidir el asunto" por disposición expresa e imperativa de la normativa comunitaria, v.gr., Artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos y/o servieios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análfs/s para definir fa conexión competitiva, aplicable /anto a productos como a servicios: La Inclusión de los productos en una misma clase del nomencflilor: ( ) Ocunv cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al produci"se el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entm los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan simiUtud para impedir el registro, COfT8sponde a quien alega. a) b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o e1Cpendio de productos que in"uyen escasamente para que pueda producirse su cone1Ción �a. como serla el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase da bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se darla tal cone1Ción competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se darla en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publlcldad: Los medios da comerciallzación o distribución tienen relación con los medios de difusión da los productos.

Si los rrismos productos se difundan por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumblemante se presentarla una conexión compeliliva, o los productos serian compe/iivamente C0/181COS. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, ele., la cone/Ción compellíva serla menor d) Relación o vinculación entrv productos: Cierta relación entre los productos pueda crear una coneilin competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en olra helados y muebles: en consecuencia. esa relación entre los productos comercializados también in"uye en la asociación que el consumidor haga del Origen empresarial de los producros relacionados, lo que eventualmente pueda llevarlo a confusión en caso de que asa similitud sea tal que el consumidor medio da dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementarlo de productos: Los productos que comúnmente se puedan utiHzar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al Origen efllJl8Saríal, ya que el públieo consumidor supondrla que los dos productos son del rrismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer al uso necesario del olro, o que sin un producto no puede utilizarse al otro o su utilización no serla la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en difemntas clases y cumplir distintas funciones o finalidades, sí tienen sim11ares caraclerlsticas, e/tiste la posibilidad da que se Origine el riesgo de confusión al estar identificados por man;as también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".

(Proceso 114-IP·2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL Interpretación Prejudicial de 19 de noviemble de 2003, publicada en la Gaceta Oficíal del Acua/TJo da Cartagena N" 1028 de 14 de enero da 2004) � 19 PROCESO 457-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 21 de 42 Consultante al resolver el Proceso lntemo 166809, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1,¡¡J Cecilia �sa Ayllón Quinteros MAGISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGIST O Hugo Ramiro ez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ?j(/l t Dra. Cebilia Luisa;(yÍlón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala Consultante y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 21/04/2017 22 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 482-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00118 Signo involucrado: lema comercial SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3030 de 21 de septiembre de 2015 recibido en este Tribunal el 22 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2010-00118; y, El Auto de 1O de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LAFRANCOL S.A. Demandada: LA COLOMBIANA NACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (SIC). Tercero Interesado: INCAUCA S.A. Y GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 23 de 42 Hechos Relevantes: 2.1. El 1º de febrero de 2008, LAFRANCOL S.A. (en adelante, LAFRANCOL), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el registro del lema comercial usucRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR", para acompañar a la marca denominativa SUCRAX, registrada bajo el certificado 285373 para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

(Expediente administrativo 08 9795). 2.2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Número 594 del 31 de julio de 2008 y dentro del término legal INCAUCA S.A. (en adelante, INCAUCA), presentó oposición argumentando que el signo solicitado es descriptivo. 2.3. El 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), mediante Resolución 15987 resolvió declarar fundada la oposición presentada y negó la solicitud del registro presentada. 2.4.

LAFRANCOL interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra del anterior acto administrativo. 2.5. El 21 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 36269 resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concedió el recurso de apelación. 2.6. El 25 de agosto de 2009, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante Resolución 41824 resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.7.

LAFRANCOL presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de los actos administrativos indicados anteriormente. 2.8. INCAUCA presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por LAFRANCOL. 2.9. Mediante providencia de 23 de octubre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentada por LAFRANCOL: 3.1. Afirmó que el lema comercial solicitado no es genérico ni descriptivo. 2 GACETA OFICIAL 21/04/2017 24 de 42 3.2. Sostuvo que el lema comercial solicitado es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 3.3. Indicó que el lema solicitado a registro es novedoso, ya que no existe ningún otro similar o idéntico registrado en la actualidad por otra persona que no sea LAFRANCOL. 3.4.

Argumentó que LAFRANCOL ha venido utilizando con el producto SUCRAX, lemas comerciales muy similares al discutido en el presente trámite. 3.5. Indicó que el lema comercial solicitado está compuesto por un conjunto de palabras distintivas que lograrían posicionarse en la mente del consumidor. 3.6. Consideró que el lema comercial no enuncia características comunes a otros productos o servicios.

Es una expresión evocativa y, en consecuencia, registrable sin afectar a los demás competidores del sector. 3.7. Advirtió que el lema comercial ya ha venido publicándose en medios impresos, auditivos y televisivos. De conformidad con la intensidad de su uso, tiene todo el derecho para su registro. 4. Argumentos de la contestación de la demanda presentada por la SIC: 4.1.

De conformidad con · el informe de la Corte consultante, Superintendencia de Industria y Comercio guardó silencio. 5. la Argumentos de la contestación de la demanda presentada por INCAUCA: 5.1. Argumentó que el lema solicitado es una frase simple que suministra de manera directa e inmediata información sobre los endulzantes. No es una frase original ni distintiva. 5.2.

Sostuvo que la frase en cuestión no es evocativa, pues no supone un esfuerzo mental y raciocinio por parte del consumidor para desentrañar la idea que se quiere transmitir. 5.3. Manifestó que el hecho de que el demandante utilice frases que incluyan palabras descriptivas y genéricas con fines informativos tales como: "proviene del azúcar", "Sabe Delicioso Como El Azúcar" o "No Es Azúcar", no le otorga un derecho de exclusiva sobre dichas frases o palabras.

De ser así privaría a los demás competidores de usarlas para suministrar información cierta y necesaria a los consumidores. 5.4. Mencionó que las frases publicitarias no tienen carácter distintivo. Nadie se las puede apropiar. 3 GACETA OFICIAL B. 21/04/2017 25 de 42 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio, se interpretará los Articulas 175 a 179, por cuanto regulan la figura del lema comercial.1 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los lemas descriptivos. Los signos evocativos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal de irregistrabllldad.

El caso de los lemas descriptivos. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el lema comercial solicitado a registro es descriptivo y no distintivo, se abordará el tema planteado, reiterando la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ( ) ·Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de dlstintlvldad;

( ) e) consistan exclusivamente en un signo o Indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterlslicas o Informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o Indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) No obstante to previsto en los Literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien sollcila el registro o su causante lo hubíese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se apnea·. ( ) 2 Articulo 175.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se enliende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Articulo 176.• La solicitud de registro de un lema comercial debera especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Articulo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Articulo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vlgencia estará sujeta a la del signo. Articulo 179.- Serán aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente Decisión· ( ). Ver las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 14-IP-2009 de 1 de abril de 2009: 246-IP2014 de 27 de mayo de 2015.

GACETA OFICIAL 21/04/2017 26 de 42 1.2. El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma y con la finalidad de reforzar su fuerza distintiva (párrafo 2 del Articulo 175 de la Decisión 486).3 1.3. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: 1.3.1.

Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Articulo 176 de la Decisión 486). 1.3.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (Articulo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.3.3.

El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486). 1.3.4. El lema comercial debe ser distintivo y, en consecuencia, debe complementar la marca al identificar de productos o servicios; además, debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados.

(Articulo 177 de la Decisión 486). 1.4. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (Artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma linea, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 1.5. La distintividad es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo de un lema comercial, además de reforzar la capacidad distintiva de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar con más solvencia sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. t-__..,. 1.6.

La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrinseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Se refiere al signo en si mismo sin tener en cuenta derechos de terceros; y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.7.

La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artf culo 135 Literal b) de la 3 Sobre esto se puede ver la lnterprelación Prejudicfal 33-IP-2003 de 13 de mayo de 2003. 5 GACETA OFICIAL 21/04/2017 27 de 42 Decisión 486, pero únicamente en relación con la distintividad intrínseca.

Esto quiere decir que cuando se invoque deberá estudiarse si el signo en sí mismo es capaz de identificar bienes o servicios. 1.8. Ahora bien, la mencionada causal es una previsión general que tiene concreción en diversos literales del mismo Artículo 135 de la Decisión 486. En este sentido, la falta de distintividad intrínseca puede verse reflejada en los signos de uso común (Literal g); los signos descriptivos (literal e); los signos genéricos (Literal f); las formas de uso común (Literal c), entre otros. 1.9.

Para el caso particular es de especial interés la causal absoluta consagrada en le Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, que prevé la irregistrabilidad de signos compuestos exclusivamente por indicaciones descriptivas. 1.1O. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. 1.11. Los signos meramente descriptivos no pueden ser registrables al tenor de la prohibición contenida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterfsticas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 1.12.

En linea de principio los elementos descriptivos carecen de distintividad y, en consecuencia, no procede su registro como lema comercial de acuerdo con lo previsto en la norma precedente. Sin embargo, excepcionalmente aquellos formados por la unión o combinación de uno o más elementos primigeniamente descriptivos, puedan generar en su conjunto un signo con aptitud distintiva, de cuya evaluación en este sentido proceda su registro.

También sería registrable el signo compuesto por elementos descriptivos que unidos con otros no descriptivos generen distintivídad en el conjunto. 6 GACETA OFICIAL 21/04/2017 28 de 42 1.13. En otra hipótesis, puede suceder que un elemento descriptivo respecto de detenninados productos o servicios, se proyecte en un sentido distinto y pueda tener la capacidad de generar un resultado novedoso, como cuando se vincula para distinguir detenninados productos o servicios que no guardan ninguna relación con la expresión propia a la cual corresponde su significado, en cuya apreciación cabe la regla de la percepción que le atribuya el consumidor medio. 1.14.

De todos modos, el titular de un signo que incluya elementos descriptivos no puede impedir que los mismos sean utilizados por otros empresarios, y en esas condiciones su signo puede llegar a ser considerada débil, porque igualmente los gráficos, palabras o expresiones descriptivas no pueden ser apropiadas. 1.15. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos descriptivos en una clase determinada pueden no ser así en otra.

Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 1.16. En consecuencia, y con el ánimo de resolver la nulidad planteada en el proceso interno se deberá determinar si el lema comercial "SUCRAX PROVIENE DEL AZÚCAR Y SABE DELICIOSO COMO EL AZÚCAR PERO NO ES AZÚCAR" es descriptivo, de confonnidad con los parámetros establecidos en la presente providencia. 2.

Los signos evocativos 2.1. Considerando que la demandante argumentara que el lema comercial solicitado para registro es evocativo, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia4 • 2.2. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.

En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 2.3. Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden I '�-4 destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 Se-dentro del Proceso 4-IP-95;

Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-IP-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327IP-2015. 7 GACETA OFICIAL 21/04/2017 29 de 42 llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 2.4. En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva y, por lo tanto, ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 2.5.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 2.6.

Considerando los productos de la Clase 30, se deberá establecer si el lema comercial solicitado para registro tiene carácter de evocativo, para determinar si es distintivo y posiblemente registrable, teniendo en cuenta para esto los parámetros plasmados en el acápite 1 de esta providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00118, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRA O ' \ Hugo 8 GACETA OFICIAL 21/04/2017 30 de 42 Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 482-IP-2015 J 9 GACETA OFICIAL 21/04/2017 31 de 42 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 524-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00116 Referencia: Signos involucrados: MARATÓN DE BOGOTÁ {mixto) y MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ {mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3252, de 5 de octubre de 2015, recibido el 6 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal a) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201200116; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A. Demandado: DE SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO {SIC) - REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS. Proceso 524-l P-2015 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 32 de 42 Hechos Relevantes 2.1. El 18 de mayo de 2007, la ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS (en adelante, CLUB OLIMPUS), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo MARATÓN DE B0GOTÁ1 (mixto) que pretende distinguir servicios de la Clase 41 2 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Nlza).

MARATÓN DE BOGOTÁ 2.2. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 581 de 31 de octubre de 2007, presentándose las siguientes oposiciones: 2.2.1. La sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., sobre la base de su marca registrada MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ3 (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 41 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.2. la sociedad EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, sobre la base de su marca anteriormente registrada LOTERIA DE CUND1NAMARCA5 (mixta) para identificar ' Expediente Administrativo N" 07-49007. 1 Clase 41: Educación; formación; seNiclos de entretenimiento; actividades depottivas y culturales. 1 Certificado 307025. 4 Clase 41: Educación; formación; seNicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. ' Certiftcado 307025. 2 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 33 de 42 serv1c1os comprendidos en la Clase 416 de la Clasificación Internacional de Niza..

Lotería de Cundlnamarca 2.3. El 22 de agosto de 2008, mediante Resolución 29960, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro como marca del signo MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) a favor del CLUB OLIMPUS.

2.4. CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., presentó Recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación7 en contra de la Resolución 29960; la cual fue resuelta mediante Resoluciones 37813 de 30 de septiembre de 2008 y 40527 de 28 de julio de 2011, ambas confirmando la decisión de conceder el registro como marca del signo MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto) a favor del CLUB OLIMPUS. 2.5.

El 13 de marzo de 2012, la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 29960, 37813 y 40527. 2.6. El 26 de junio de 2013, la SIC presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la sociedad CORRECAMINOS DE COLOMBIA. 2.7.

Mediante Auto de 28 de marzo del 2014, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3. Argumentos de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"( )la marca MARATÓN DE BOGOTÁ, solicitada por la ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OUMPUS, NO cumple con los requisitos exigidos por las normas comunitarias para que sea procedente su registro; Clase 41: Explotación comercial de sorteos ordinarios y extraordinarios de /olerla, rifas, concursos y demás juegos permitidos por la ley, directamente o en asocio con terceros, y demás actividades de indo/e civil y mercantil, con la finalidad de obtener bienes y rentas que deben destinarse a la asistencia pública. \ En el expediente interno remitido a este Tribunal, no figura la fecha de presentación de los Recursos de Reposición y Apelación 3 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL los cuales son perceptibilidad, representación gráfica". 21/04/2017 distintividad, 34 de 42 y susceptibilidad de 3.2.

"(...) Dado que la marca MARATÓN DE BOGOTA, es similar y está totalmente contenida en la marca previamente registrada MEDIA MARATÓN DE BOGOTA, la misma no puede ser registrada para identificar servicios de la clase 41 de la clasificación internacional". 3.3. "( ) carece de la aptitud intrínseca y extrlnseca necesaria para cumplir con la principal función de la marca, que es la de identificar correctamente los [sic] servicios en el mercado y de esta forma evitar que los productos identificados con una y otra marca sean confundibles para el público consumidor". 3.4.

"( ) la marca solicitada para registro MARATÓN DE BOGOTA, y concedida indebidamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir servicios de la clase 41, es susceptible de producir confusión con la marca previamente registrada MEDIA MARATÓN DE BOGOTA" 3.5. "( ) Encontramos que las dos marcas en conflicto, evocan exactamente el mismo concepto.

El argumento esgrimido por la Superintendencia, según la cual la marca previamente registrada es una marca débil, no puede ser de recibo en este caso, dado que la entidad CORRECAMINOS la ha usado intensamente". 3.6. "( ) Podemos concluir que en virtud del uso dado a la marca MEDIA MARATÓN DE BOGOTA, por parte de la entidad CORRECAMINOS DE COLOMBIA, tal marca goza de aptitud distintiva intrínseca y extrlnseca, lo cual no ocurre con la marca MARATÓN DE BOGOTA, cuyo registro se constituye como un aprovechamiento injusto del esfuerzo efectuado por mi mandante en el posicionamiento de la marca MEDIA MARA TON DE BOGOTA': 4.

Argumentos de la Contestación Restablecimiento del Derecho a la Acción de Nulidad y La SIC, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) No existe similitud visual ya que la marca concedida (MARATÓN DE BOGOTA) se compone de quince (15) letras. La marca registrada (MEDIA MARATÓN DE BOGOTA) se compone de veinte (20) letras': 4.2.

"( )la marca previamente registrada se pronuncia de forma totalmente diferente (MEDIA MARATÓN DE BOGOTA), (MARATÓN DE BOGOTA), (MEDIA MARATÓN DE BOGO TA), (MARATÓN DE BOGO TA) por el contrario, aunque existen 2 palabras iguales, la composición silábica es diversa en cuanto a las primeras palabras (MEDIA) (MARATÓN)". 4 Proceso 524-lP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 35 de 42 4.3.

"( ) tenemos que los signos sometidos a estudio MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ/ MARATÓN DE BOGOTÁ, apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, esto en virtud a que si bien es cierto estos coinciden en la expresión MARATÓN DE BOGOTÁ, recordemos que hay una palabra adicional que diferencia a la una de la otra, esto es MEDIA, y aunado a ello tenemos que el gráfico que identifica a una y otra marca, es totalmente diferente, no permitiendo desde ningún punto de vista, confusión alguna". 4.4. 5.

"( ) no presentan similitud que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual el consumidor no se confundirla al escogerlas en el mercado, teniendo claro el origen y procedencia empresarial de los productos que identifican cada una de ellas, quedando a salvo el interés del consumidor y el derecho de exclusividad que la sociedad demandante': Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por el Tercero Interesado La Seccíón Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia con fecha 21 de marzo de 2013, dispuso notificar con el contenido de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho del CLUB OLIMPUS, sin embargo de la revisión del expediente remitido a este Tribunal no se ha podido constatar la existencia de la contestación a la acción por parte del tercero interesado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 134 Literal a) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el Artículo 136 Literal a)8 por ser parte de la controversia la irregistrabilidad de un signo que puede afectar el derecho de un tercero. No procede la interpretación del Artículo 134 Literal a) por cuanto no es materia de controversia las características que debe poseer un signo para que pueda ser protegido como marca.

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solieitada para registro o registrada por un tercero, para los rrnsmos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 36 de 42 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 2. 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1.

Se abordará el tema, en virtud de que en el Proceso Interno se debate el aparente riesgo de confusión o asociación entre los signos MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto), solicitado por el CLUB OLIMPUS, y el signo MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ (mixto), registrado a favor de CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., sobre la base del cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contencioso administrativa. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artfculo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: ''Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o setvicios, o para productos o setvicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación·: 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.9 a) g El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra Procesos 691-JP-2015 de fecha 21 de Ju/10 de 2016, 648-IP-2015 y 668-JP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 6 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 37 de 42 de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.5. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.6.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 10 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1. 7.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 11 10 " lbldem. lbldem. 7 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 38 de 42 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa} y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo: esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas: en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por- ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus 8 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 39 de 42 adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería 12. 1.8.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrfa incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1.

En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta teniendo en cuenta que, tanto el signo MARATÓN DE BOGOTA, solicitado por el CLUB OLIMPUS, como la marca opositora MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ, registrada a favor de CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A., poseen esas características. 2.2.

Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión13; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 14 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. rt Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. u Proceso 129-IP-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10.,.

Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10.11. 9 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 40 de 42 Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro15• En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcaría, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 1e a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

IJ Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. lf Procesos 1·/P-2005 de 9 de marzo de 2005. p. 7: y, 12·/P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. 10 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 41 de 42 2.4. En el presente asunto, como el elemento denominativo en los signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 17 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 2.5.

Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos con parte denominativa compuesta, de conformidad con las reglas ya expuestas para establecer la existencia o no de los riesgos de confusión y/o asociación entre MARATÓN DE BOGOTÁ y MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2012-00116, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el 17 Proceso 178-IP-2015, p. 12. 11 Proceso 524-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 42 de 42 Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. � I ) { !� ¿ Cecilia tuisa �interos MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

( LI /(// � Cecilia Cuisa Ayllon Quinteros PRESIDENTA Notiflquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12