TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 269-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. 02850-2011-0-1801-JR-CA-03 Solicitud de Patente: PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMINO-2- (2,6-DIOXOPIPERIDINA-3-IL) ISOINDOLINA-1,3- DIONA.
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2850-2011-0/58SECA-CSJLI-PJ, de 3 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02850-2011-0-1801-JR-CA-03.; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CELGENE CORPORATION 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 269-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). REPÚBLICA DE PERÚ. Hechos Relevantes El 3 de julio del 2006, CELGENE CORPORATION presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, (en adelante, INDECOP!) la solicitud de registro de la patente de invención!, titulada: “PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMINO-2.-(2,6- DIOXOPIPERIDINA-3-IL) ISOINDOLINA-1,3-DIONA.”.
El 15 de junio del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, recibió el Informe Técnico SRM 21-2009, según el cual las reivindicaciones de la 1 a la 43 no cumplen con el requisito de unidad de invención establecido en el Artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El 12 de octubre del 2009, la sociedad CELGENE CORPORATION, atendió oportunamente el requerimiento formulado en el informe SRM 21- 2009 y presentó un nuevo pliego de diez reivindicaciones.
El 26 de noviembre de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GMM SRM 21-2009a, manifestando que las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de claridad del Artículo 30 de la Decisión 486. El 30 de noviembre del 2009, mediante la Resolución 001664-2009/DIN- INDECOPI, se decidió negar la solicitud de patente de invención denominada PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMINO-2-(2,6-DIOXOPIPERIDINA-3-IL) ISOINDOLINA-1,3-DIONA, presentada por CELGENE CORPORATION.
El 18 de diciembre del 2009, CELGENE CORPORATION presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 001664-2009/DIN- INDECOPI. Dicho Recurso fue aceptado a trámite por el INDECOPI, ordenando se evalúe las nuevas pruebas presentadas. Asimismo, el 29 de abril del 2010, CELGENE CORPORATION amplió su recurso impugnativo. El 31 de enero del 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, recibió el Informe Técnico PR 36-10, en el que se concluyó * Expediente 000772-2008/01N 2.8. 2.9.
Proceso 269-1P-2015 que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de claridad y nivel inventivo. El 25 de marzo del 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP!, mediante Resolución 0655-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el Recurso de Apelación confirmando la decisión inicial, la cual denegó la patente de invención solicitada por CELGENE CORPORATION, El 26 de mayo del 2011, la sociedad CELGENE CORPORATION presentó Demanda Contenciosa Administrativa, señalando sustancialmente que el INDECOPI conculcó su derecho a la defensa. 2.10.
El 9 de julio del 2012, el INDECOPI, presentó escrito de contestación a la demanda. 2.11.El 22 de agosto del 2014, mediante Sentencia, signada como Resolución Número Dieciséis, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, resolvió declarar infundada la demanda y, por lo tanto, negar el registro de patente solicitado por CELGENE CORPORATION. 2.12.El 16 de septiembre de 2014, CELGENE CORPORATION presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia, signada como Resolución Número Dieciséis, por considerar que su derecho a la defensa fue vulnerado. 2.13, Mediante Auto de 4 de mayo del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo 3.1. 3.2.
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa CELGENE CORPORATION, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, violó las normas procedimentales, recortó el derecho de defensa de CELGENE CORPORATION, manifestando que: “( ) no se le notificaron oportunamente, el Informe Técnico GMM SRM 21-2009, y el Informe Técnico PR 36-10 impidiendo así que CELGENE CORPORATION, pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador”.
“( ) la claridad no es un requisito de patentibilidad conforme a la jurisprudencia y a la Ley “( ) La claridad es una condición, el solicitante debe divulgar su invención de manera suficientemente clara 3 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. Proceso 269-IP-2015 como menciona el Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
“( ) las reivindicaciones son claras dado que a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia puede ejecutar la invención sin mayor experimentación”. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) lo alegado por la empresa accionante no resulta cierto, por cuanto solo es obligatoria la notificación del primer informe técnico que se emita en el marco de un procedimiento de solicitud de registro de una patente, por lo que no ha existido ninguna afectación al debido procedimiento".
“( ) el Artículo 45 de la Decisión 486, que regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de las solicitudes de patentes, señala que, de ser estos cumplidos, dará lugar a una primera y obligatoria notificación por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a efectos que el solicitante subsane de ser posible las omisiones incurridas dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogada por una sola vez”.
“( ) es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera”. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró infundada la demanda interpuesta por CELGENE CORPORATION contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, declarando que: “( ) Respecto al Informe Técnico GMM SRM 21-2009 fue notificado conjuntamente con la Resolución 1664-2009/DIN-INDECOPI por lo que en el recurso de apelación a nivel administrativo pudo rebatir los fundamentos del mismo”. *( ) el Informe Técnico PR 36-10 que sirvió al Tribunal para resolver, no podía ser notificado, pues ello no era obligatorio y porque si así lo hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente en segunda instancia”. 5.3, 5.4. 6.1. 6.2.
Proceso 269-1P-2015 *( ) la reivindicación 1 no resulta clara, debido a que emplea el término “solvente orgánico”, que es ambiguo porque no limita el alcance de los tipos de solvente que permite el desarrollo eficaz del proceso. Como también porque su definición comprende muchas sustancias orgánicas que no están soportadas en la descripción”.
“( ) las reivindicaciones 2 y 3 y 7 a 10 al encontrarse relacionadas con la reivindicación 1, tampoco resultarian claras”. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación CELGENE CORPORATION en su Recurso de Apelación manifiestó, en lo principal, lo siguiente: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de CELGENE CORPORATION al no notificarle en forma oportuna el informe GMM SRM 21-2009/A, impidiendo así que CELGENE CORPORATION pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”.
“( ) el Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina procede en cuanto a que lo lógico es que la opinión del experto se notifique al solicitante, quien, en el ejercicio de su derecho de defensa, alega lo conveniente y la cosa queda allí. El tercer “experto” no es parte del procedimiento administrativo y no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de “conflicto trilateral” con replicas y/o duplicas.
En todo caso, si ello pasara, quien tiene el derecho de expresar la última palabra es el administrado, pues es él quien posee el derecho de defensa”. Argumentos contenidos en el traslado del Recurso de Apelación Después de la revisión del expediente no se ha encontrado la contestación al Recurso de Apelación. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
Procede su interpretación al estar relacionados con la controversia. “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, 5 Proceso 269-1P-2015 Además, se realizan las siguientes preguntas: a) De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Decisión 486: ¿Cómo deben interpretarse los requisitos para el otorgamiento de patentes sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial? b) De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486: ¿Cómo se interpretan los requisitos de las reivindicaciones sobre claridad, concisión y estar enteramente sustentadas por la descripción? c) De conformidad con el Artículo 45 de la Decisión 486: ¿Los informes técnicos ordenados de oficio por la oficina nacional competente, en el marco del examen de patentabilidad de una invención, deben ser elaborados por examinadores internos necesariamente? ¿Cuál es la diferencia entre un examinador interno y uno externo? ¿Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable, de acuerdo a los informes técnicos emitidos en el proceso de examen de invento, está obligada a notificar todos los informes técnicos que coincidan en la denegatoria de la invención? Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.
Una reivindicación será independiente cuando defina la matería que se desea proleger sin referencia a otra reivindicación antenor. Una reivindicación será dependiente cuando defina la matería que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.
Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, fo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales.
Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o sí a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente, Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial”.
Na 5d D > 1.2. Proceso 269-1P-2015 ¿Qué se entiende por elementos nuevos contenidos en informes técnicos posteriores? ¿El pronunciamiento sobre un documento presentado como medio probatorio para avalar la procedencia de las reivindicaciones, constituye un elemento nuevo; sólo con elementos nuevos los que determinan la modificación de las reivindicaciones? ¿La oficina competente para revisar las solicitudes de patentes de invención incumple su labor, cuándo se vale de informes técnicos en el análisis de patentabilidad? d) De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486: ¿Cuando un juez conoce sobre la denegatoria de una invención a través de la impugnación judicial, para revisar las resoluciones administrativas cuestionadas goza de facultad determinada en el Artículo 46 de la Decisión 486? ¿En qué casos se notifican los informes técnicos expedidos al amparo del Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Requisitos de patentabilidad.
Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. Notificación de informes técnicos dentro de! trámite de solicitud de patente de invención. Absolución de las preguntas realizadas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Requisitos de patentabilidad. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada.
El INDECOPI sostuvo que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y claridad de las reivindicaciones. El Tribunal entiende como invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, todos aquellos nuevos productos O procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de Proceso 269-1P-2015 manera evidente del estado de la técnica— y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.? 1.3.
Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran determinados por el Artículo 14 de la Decisión 486 y desarrollados por los Artículos 15 a 19 de la misma normativa. “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. 1.4.
De la novedad de la invención: El Artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. 1.5. La novedad es un atributo que toda patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada la misma que no debe haber existido en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. 1.6.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, a nivel mundial. Es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad de un invento: a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la que deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
A Proceso 21-1P-2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, de 10 de enero de 2001. 8 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 269-1P-2015 d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.* En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, se determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.
El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.
Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implicitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento”.5 Del nivel inventivo: De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la presentación de la solicitud, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no sí a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los Proceso 12-1P-1998, publicada en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 428, de 16 de abril de 1999.
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de fos Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, Año 2004. Disponible en http/Awww.comunidadandina. org/public/patentes.pdf. 9 Proceso 269-IP-2015 conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'*, Falta la cita del proceso que se toma como referencia. 1.10.
Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta 1.11 pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad, mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar”.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
De la susceptibilidad de aplicación industrial: Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.8 En consecuencia, en el presente caso se debe considerar que en toda solicitud de invención, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación Ibidem.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001 “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO” Págs. 686 y 1089. Proceso 46-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2108, de 22 de octubre de 2012. 10 2.1. 2.2. Proceso 269-1P-2015 industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad.
El requisito de claridad y concisión El INDECOPI en sus resoluciones 001664-2009/DIN-INDECOPI y 0655- 2011/TPIINDECOPI, estableció que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad conforme con el Artículo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones emplean el término “solvente orgánico”, que es ambiguo porque no limita el alcance de los tipos de solvente que permite el desarrollo eficaz del proceso.
Como también porque su definición comprende muchas sustancias orgánicas que no están soportadas en la descripción. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.
Además, se resalta que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección juridica mediante el otorgamiento de la patente.
De esta manera, las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto “( Jdeben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”.2 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'Las reivindicaciones ÁLVAREZ, Alicia. “DERECHO DE PATENTES”. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99. 11 2.3. Proceso 269-IP-2015 que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización ( )', en cambio, “ ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección relativa”, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de protección absoluta, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. *0 La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que 'definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término".** Por este requisito fundamental se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permitan determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. En relación con el tema, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, establece: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).
Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y SALVADOR, Jovaní, Carmen. "EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE" Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.
Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L, 2004. Pág. 48. 12 2.4, 2.5. 3.1. Proceso 269-1P-2015 2. Puedan determinar sin ambigúiedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”?, Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.
Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto*3, El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.
La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas. "1* Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, éstas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.
La oficina de patentes debe analizar la claridad y concisión de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud de patente de invención La demandante argumentó que: 'El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encuentra que, de acuerdo al examen previo de patentabilidad, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para Ibídem. Proceso 43-1P-2014 del 18 de junio de 2014. Patente: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DP" Ibidem. 13 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 269-1P-2015 que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar”. Por lo tanto, es necesario interpretar el Artículo 45 haciendo una referencia al Artículo 46 de la Decisión 486, en torno a la notificación de los informes Técnicos que sirven de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede —término de carácter facultativo- requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, informes técnicos de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
Ej Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.15 Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-4P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA" 14 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 269-1P-2015 La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del Artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del Artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico en virtud del Artículo 45 de la Decisión Andina 486 para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. 16 Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.
En consecuencia, se deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos, teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia el Artículo 45 o el Artículo 46 de la Decisión 486. Absolución de las preguntas realizadas por la Consultante La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú mediante Auto de fecha 4 de mayo del 2015, dictada dentro del expediente interno 2850-2011, formuló varias Proceso 236-1P-2013, emitida de 21 de marzo de 2014.
Patente: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. 15 0 > Proceso 269-1P-2015 preguntas sobre las que pide que este Tribunal se pronuncie, a saber: a) De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Decisión 486: ¿Cómo deben interpretarse los requisitos para el otorgamiento de patentes sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial? Los tres requisitos constantes en el Artículo 14 y desarrollados por los Artículos 15 a 19 de la Decisión Andina 486 son de cumplimiento obligatorio, consecuentemente, son requisitos esenciales que deben contener todas las solicitudes de patentes sin excepción, si no reúnen estos tres requisitos la solicitud debiera ser denegada.
Las definiciones y condiciones han sido desarrolladas en el apartado 1 de la presente Interpretación Prejudicial. b) De conformidad con lo establecido en el Articulo 30 de la Decisión 486: ¿Cómo se interpretan los requisitos de las reivindicaciones sobre claridad, concisión y estar enteramente sustentadas por la descripción? Siendo las reivindicaciones el elemento esencial de toda solicitud de patente en donde se refleja el alcance de la protección de una determinada tecnología, las mismas al ser explicadas o sustentadas, deben ser lo suficientemente claras y concisas para facilitar su entendimiento, de tal forma que el examinador pueda realizar su examen atendiendo a su real contenido. c) De conformidad con el Artículo 45 de la Decisión 486: ¿Los informes técnicos ordenados de oficio por la oficina nacional competente, en el marco del examen de patentabilidad de una invención, deben ser elaborados por examinadores internos necesariamente? No necesariamente los informes técnicos ordenados de oficio por la Oficina Nacional Competente deben ser elaborados por examinadores internos; la oficina puede, en el marco de la normativa interna, contar con el apoyo de examinadores externos que son aquellos que no cuentan con un contrato laboral con la entidad.
Están llamados a cooperar con la Oficina de Patentes, sin embargo, el contenido, posterior firma y notificación del mismo, estará bajo la responsabilidad del Director (a) de la Oficina de Patentes. 16 Proceso 269-IP-2015 ¿Cuál es la diferencia entre un examinador interno y uno externo? La diferencia entre un examinador interno y otro externo, esta dada por la modalidad de contratación que cada Oficina Nacional Competente decida dar a sus examinadores.
De todas maneras son expertos externos, aquellos que no cuentan con un contrato u otra modalidad que genere una relación de dependencia. Al contrario, los examinadores internos o expertos técnicos, som aquellos que laboran de forma directa para la Oficina, los cuales, cuentan un una relación de dependencia laboral. ¿Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable, de acuerdo a los informes técnicos emitidos en el proceso de examen de invento, está obligada a notificar todos los informes técnicos que coincidan en la denegatoria de la invención? Si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico en virtud del Artículo 45 de la Decisión Andina 486 para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos O diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrian sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes ¿Qué se entiende por elementos nuevos contenidos en informes técnicos posteriores? Los informes técnicos pueden tener diversos elementos y pueden variar o tener nuevos detalles motivados por la modificación que realice el solicitante a las reivindicaciones o a su vez la oficina pudiera encontrar otros documentos que develen la falta de novedad o nivel inventivo; es importante saber que no está permitido ampliar el espectro de protección, es decir, presentación de nuevas reivindicaciones que amplien la protección puesto que estaríamos en presencia de una nueva solicitud. 17 d) Proceso 269-1P-2015 En general el primer informe técnico devela todos los documentos de afectación, en posteriores informes se verifica si el solicitante eliminó, aclaró o modificó el pliego reivindicatorio.
¿El pronunciamiento sobre un documento presentado como medio probatorio para avalar la procedencia de las reivindicaciones, constituye un elemento nuevo; sólo son elementos nuevos los que determinan la modificación de las reivindicaciones? Dependerá del contenido del documento y si estaba al alcance de la solicitante de la patente, si este sirve para explicar de mejor forma su alcance y es relevante, estaremos frente a un elemento nuevo que deberá ser analizado.
¿La oficina competente para revisar las solicitudes de patentes de invención incumple su labor, cuándo se vale de informes técnicos en el análisis de patentabilidad? No, al contrario, la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de realizar el correspondiente examen de patentabilidad, incluso puede recurrir a solicitar cooperación de otras oficinas a nivel internacional e incluso a expertos técnicos de organismos científicos o tecnológicos para que puedan aportar con su criterio técnico y formado.
Esto debido a que las solicitudes pueden provenir de cualquier campo de la tecnología por tanto la Oficina puede verse limitada en cuanto a su personal que conozca de determinada tecnología. De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486: ¿Cuando un juez conoce sobre la denegatoria de una invención a través de la impugnación judicial, para revisar las resoluciones administrativas cuestionadas goza de la facultad determinada en el Artículo 46 de la Decisión 486? El Artículo 46 de la Decisión 486 establece que las oficinas nacionales competentes tienen la facultad de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Dicha facultad no es extensible de manera directa a los jueces nacionales.
Sin embargo, los jueces nacionales, en el marco de lo que establezcan las normas procesales de las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán practicar pruebas, entre las que se incluyen los informes técnicos de organismos y entidades (oficinas de propiedad industrial), los cuales deberán ser notificados a las partes, preservando el principio de contradicción. 18 Proceso 269-1P-2015 ¿En qué casos se notifican los informes técnicos expedidos al amparo del Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? En todos los casos, puesto que al requerir estos exámenes en el marco del Artículo 46 se entiende que serán expedidos por personas ajenas a la oficina de patentes, por tanto, se deberá preservar el derecho de contradicción. Sin embargo, la oficina observará si es necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos, siempre y cuando existan temas, puntos, o elementos nuevos O diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión planteada.
Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 02850-2011-0-1801-JR-CA-03, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. C Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 19 Proceso 269-1P-2015 qa Hugo 'Ráamiro Gómez Apac MAGIS 1) n L Í AM Dra. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros, PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20