Año XXXIV – Número 2990 Lima, 21 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 206-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00005-00. Referencia: Signos involucrados: SUPER FIEL (mixto) / MAS FIEL y SUPER REFIEL (mixtos) PROCESO 244-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 042842012-0-1801-JR-CA-15. Referencia: Marca CRISP FIELD - Cancelación por no uso. PROCESO 269-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: 02850-2011-01801-JR-CA-03. Referencia: Solicitud de Patente: PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMINO-2-(2,6DIOXOPIPERIDINA-3-IL) ISOINDOLINA-1,3-DIONA.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/04/2017 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 02 de febrero de 2017 Proceso: 206-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00005-00 Referencia: Signos involucrados: SUPER FIEL (mixto)/ MAS FIEL y SUPER REFIEL (mixtos) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1235, de 28 de abril del 2015, recibido vfa correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, ta Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 200900005-00; y, El Auto de 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: AZUL KS.A. Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandada: 21/04/2017 3 de 53 NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: GERMAN ARANDA CASTELLANOS 2. Hechos Relevantes 2.1. El 27 de septiembre de 2007, la sociedad AZUL K S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro como marca del signo SUPER FIEL (mixto)1 para identificar productos en la Clase 3 2 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 30 de noviembre de 2007, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 582, y dentro del término legal el señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS, interpuso oposición sobre la base de sus marcas: MAS FIEL (mixta) 3 y SUPER REFIEL (mixta)4 registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. MAS FIEL 2.3. El 29 de julio de 2008, mediante Resolución 26720, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por el señor 'Expediente Administrativo: 07 100818.

L 2 Clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir. desengrasar y raspar; Jabones en polvo o en barra para lavar ropa: jabones de todas clases, peilumerla, aceites esenciales. cosméticos, lociones para et cabello; dentlfricos. ' Certificado: 326954. • Certificado: 354878 2 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 4 de 53 GERMÁN ARAN DA CASTELLANOS y denegó el registro del signo SUPER FIEL (mixto), considerando que es similar y confundible con las marcas previamente registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta). 2.4.

El 5 de agosto de 2008, la sociedad AZUL K S.A. interpuso Recursos de Reposición y en subsidio de Apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resolución 30968 de 26 de agosto de 2008 y Resolución 37869 de 30 de septiembre de 2008, respectivamente, las cuales confirmaron la decisión inicial. 2.5. Dentro del término legal 5, la sociedad AZUL K S.A. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 26720, 30968 y 37869, emitidas por la SIC. 2.6.

El 21 de julio de 2009, la SIC, presento contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentado por AZUL K S.A. 2.7. El 21 de julio de 2009, el señor GERMAN ARANDA CASTELLANOS, presentó contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como tercero interesado. 2.8. Mediante providencia de 28 de junio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho AZUL K S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) la Superintendencia de Industria y Comercio viola la norma, en la medida que no hace un examen de los signos en conjunto, y en consecuencia niega la marca de manera injusta y violando los procedimientos señalados por fas normas vigentes para el cotejo de marcas similares". 3.2.

"( ) /as marcas base de la negativa "MAS FIEL" y "SUPER REFIEL" son las que se han aprovechado injustamente del prestigio y reconocimiento de /as marcas de la sociedad AZUL K S.A. reiteradamente, imitándolas y reproduciéndolas". 3.3. "( ) la marca solicitada por mi representada SUPER FIEL + Diseño se encuentra provista de elementos adicionales, los que por ser sustanciales, 5 Dentro del eKpediente no se encontró la fecha de presentación de la Acción de Nulidad y no se visualiza claramente la fecha de admisión de la demanda. 3 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 5 de 53 esenciales y predominantes dentro del respectivo registro, la hace diferente y en consecuencia, fácilmente identificable por los consumidores". 3.4.

"(...) la marca solicitada a registro SUPER FIEL + Diseño es novedosa y distinta y constituye una modalidad más de las acreditadas y reconocidas marcas SUPER RIEL de la sociedad AZUL K S.A., lfder en el mercado de jabones y especfficamente en el mercado de jabones para lavar ropa". 3.5. "(...) la Oficina de Marcas no comparó /os signos en conjunto, por el contrario, fraccionó el signo desconociendo las expresiones y /os diseños que componen /os signos enfrentados que le imprimen novedad y distintividad frente a las otras marcas base de la negativa, apartándose del principio orientador dentro del cotejo de signos en la ley marcarla, que exige su comparación en conjunto". 3.6.

"( ) las Resoluciones demandadas llegan a tan apresurada y equivocada conclusión por cotejar desvertebradamente los signos enfrentados, lo que se reitera desconoce uno de los principios orientadores en el cotejo de signos en conflicto, que exige la comparación de las marcas en conjunto y por ello no es admisible ningún tipo de fracionamiento". 4.

Argumentos de la contestación de la SIC a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho La SIC, en su escrito de contestación a la demanda, expresa en lo principal los siguientes argumentos: 4.1. "( ) el signo solicitado SUPER FIEL presenta similitudes susceptibles de generar confusión al consumidor con las marcas previamente registradas MAS FIEL y SUPER REFIEL de Germán Aranda, similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que imposibilitan su identificación e individualización". 4.2.

"( ) no cabe duda que los productos que distinguen los signos enfrentados están lntimamente correlacionados, habida cuenta que el signo solicitado busca identificar los mismos productos de las marcas previamente registradas, por lo cual es evidente la conexión competitiva". 4.3. "(...) entre la marca en conflicto existen semejanzas de orden gráfico, que impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación". 5.

Argumentos de la contestación de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por el Tercero Interesado El señor GERMAN ARANDA CASTELLANOS, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 6 de 53 5.1. "( ) la marca solicitada comparte la expresión FIEL, la cual es una denominación de fantasía ( ) propiedad de mi poderdante, adicionalmente el signo solicitado comparte la expresión SUPER que es un término laudatorio". 5.2.

"La marca solicitada reproduce idénticamente la expresión FIEL previamente registrada por mi poderdante con sus marcas MAS FIEL y SUPER REFIEL para distinguir /os mismos productos de la clase de nomenclátor, es decir, productos de la clase 3 internacional". 5.3. "( ) es claro que los argumentos planteados para negar el registro de la marca SUPER FIEL para distinguir productos de la clase 3 internacional por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan a /os criterios jurisprudencia/es y doctrinarios, y a las normas que regulan la protección de /os derechos de Propiedad Industrial".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; sin embargo, se interpretará únicamente el Artículo 136 literal a) 6 por ser procedente. No procede la interpretación del Artículo 134 por cuanto los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca no son parte de la controversia.

De oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 debido a que los signos controvertidos estarlan constituidos por términos laudatorios C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Partículas de uso común en la conformación de un signo. Los signos de fantasía. Los signos laudatorios. 2. 3. 4. 5. e Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquelfos signos cuyo uso en el comercio afeelara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación 5 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 7 de 53 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. En el proceso interno se encuentra en debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado a registro SUPER FIEL (mixto) y las marcas previamente registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta), a favor de GERMAN ARANDA CASTELLANOS, sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro de la primera, la cual fue declarada fundada mediante Resolución 26720, decisión que fue confirmada por las Resoluciones 30968 y 37869 expedidas por la SIC, que son objeto de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad relativa prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 1.3.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 1.4.

Un signo es idéntico cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos de otro y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a otro registrado o solicitado anteriormente cuando acumulativamente se den dos condiciones: 6 b Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 8 de 53 a) Que todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Que los productos y/o servicios cubiertos respectivamente sean idénticos o presenten conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 1.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir. 1 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos de confusión: 1.5.1.

Riesgo de confusión directa e indirecta, la primera caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la segunda caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 8 1.5.2.

Riesgo de confusión por asociación, que acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó sí entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 e Proceso 312-IP-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN: Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR� 7 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 9 de 53 1.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4.

Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 1.7.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es declr, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.7.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1. 7.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1. 7.4.

Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 1.8. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.9.

Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, a fin de establecer el riesgo de confusión 8 o Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 10 de 53 y/o asociación que pudiera existir entre el signo SUPER FIEL (mixto) y las marcas MAS FIEL y SUPER REFIEL (mixtas). 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1.

Se analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo solicitado SUPER FIEL, como las marcas opositoras MAS FIEL y SUPER REFIEL, son mixtas. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión9; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos: 10 a) El trazado; que son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto; que es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores; si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro11.

En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto Proceso 129-IP-2015, de 20dejulio de 2015, p. 10. 'º 11 Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10.11. Proceso 161-IP-2015 del 27de octubre de 2015. 9 (J Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 11 de 53 que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.

Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 12 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar; ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe detenninar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 13 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que 12 Procesos 1·IP·200S de 9 de marzo de 2005 y 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11. '3 Procesos S29-IP.201S de feche 19 de mayo de 2016 y466-IP.201S de fecha 10 deJunio de 2016. 10 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 12 de 53 ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. d) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.5. Se debe proceder a verificar si se realizó el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUPER FIEL (mixto) y las marcas registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta). 3.

Partículas de uso común en la conformación de un signo 3.1. Uno de los temas que se discuten en este caso especffico, es que el término USUPER" es de uso común respecto de los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las partlculas de uso común en la conformación de marcas. 3.2.

En general se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales; sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos por tanto procede su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo entre signos. 14 3.3. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Los signos de fantasía 4.1. El señor German Aranda Castellanos en calidad de tercero interesado y opositor al registro, manifestó dentro de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que la expresión "FIEL" es de fantasía puesto que su significado es desconocido por el consumidor colombiano. 14 Proceso 536-IP-201 S de 23 de junio de 2016. 11 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 13 de 53 4.2.

Los signos de fantasla llamados también caprichosos, constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos. 4.3.

La caracterlstica principal de esta clase de signos es la de ser altamente distintivas, pudiendo además crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.15 4.4. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal, y expresa: UEs de fantasia toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasia puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria" 16. 4.5.

Se deberá determinar si el signo solicitado para registro SUPER FIEL (mixto) en comparación con las marcas registradas MAS FIEL (mixta) y SUPER REFIEL (mixta) los cuales comparten la expresión UFIEL es apto para ser considerado como signo de fantasla o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. 5.

Los signos laudatorios 5.1. Entre los temas que se discuten en este caso especifico, es que el término USUPER" es laudatorio y en virtud de que se encuentra contendido tanto en el signo solicitado como en las marcas registradas, es pertinente analizar el tema de las expresiones laudatorias en la conformación de marcas. 5.2. El literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas /os signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho 15 Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N". 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA.

IS Breuer Moreno, Pedro,,ratado de Marcas de Fábrica y de Comercio� Editorial Robis, Buenos Aires, pp, 351 y s.s. 12 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 14 de 53 signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios" (lo subrayado fuera del texto). 5.3. Se entiende por expresión laudatoria aquella que alaba, enaltece, exalta, etc., las características de los productos o de los servicios que va a distinguir un signo. Ej. fuerte, excelente, primero, máxima, etc.

La utilización de este tipo de expresiones puede denotar beneficios respecto del resto de competidores, razón por la cual no puede ser sujeta de apropiación exclusiva por parte de una sola persona puesto que, impedirla que terceros utilicen las mismas expresiones para la venta de sus productos o servicios, lo cual no es admitido dentro de la norma comunitaria. 5.4.

En general se prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, incluidas las expresiones laudatorias referidas a los productos. Sin embargo, tos signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas característícas, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo o laudatorio y, por lo tanto, su marca serla considerada débil17• 5.5. Se deberá analizar si la expresión MSUPER" contenida en los dos signos, encaja como una expresión laudatoria o no, efectuando un estudio respecto de los productos que protegen los signos en controversia, esto es en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2009-00005-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el últim árrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �¡j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA mez Apac Hugo Ram MAGISTRADO Proceso 252./P-2015 de 24 de agosto de 2015. 13 Proceso 206-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 15 de 53 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firmai:i igualmente la presente interpretación prejudicial la Presidenta y el Secretario. �l foL ¿ Cecilia Luisa Ayllón �os PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 14 GACETA OFICIAL 21/04/2017 16 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 244-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 04284-2012-0-1801- JR-CA-15 Marca CRISP FIELD - Cancelación por no uso.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4284-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 25 de mayo de 2015, recibido en este Tribunal el 25 de junio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Articulas 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno. 04284-2012-0-1801-JR-CA-15; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: KRAFT FOODS PERU S.A. PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandados: 21/04/2017 17 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INDECOPI. INTELECTUAL PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. ALBERTO EMILIO THIESSEN ZEGARRA. 2. Hechos Relevantes: 2.1. La sociedad KRAFT FOODS PERÚ S.A. (en adelante KRAFT FOODS), es titular de la marca mixta CRISP FIELD, registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza 1.

(Certificado 66534). 2.2. EL 4 de marzo de 2008, ALBERTO EMILIO THIESSEN ZEGARRA presentó acción de cancelación por no uso de la marca mixta CRISP FIELD. 2.3. El 6 de diciembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 2576-2010/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso. 2.4.

El 27 de diciembre de 201 O, KRAFT FOODS interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5. El 26 de marzo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 0502/TPI-INDECOPI, confirmó la resolución impugnada. 2.6. El 28 de junio de 2012, KRAFT FOODS presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

"Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas {condimentos), especias, hielo, galleta·. 2 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 18 de 53 2.7.

El 15 de noviembre de 2012, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por KRAFT FOODS. 2.8. El 4 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante Resolución Número Doce declaró infundada la demanda. 2.9. El 24 de diciembre de 2014, KRAFT FOODS presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.1 O. Mediante Auto signado como Resolución Número Tres de 4 de mayo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de República del Perú, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por KRAFT FOODS: 3.1. Señaló que KRAFT FOODS aportó pruebas idóneas para demostrar el uso de la marca mixta CRISP FIELD (facturas, guías de remisión y muestras físicas del producto identificado con dicha marca). 3.2. Sostuvo que si bien las muestras físicas y fotografías no tienen fecha cierta, no se las puede descartar como pruebas de uso de la marca, ya que constituyen medios probatorios de uso complementario; por lo tanto, deben ser evaluadas junto con las demás pruebas presentadas. 3.3.

Argumentó que en la marca mixta CRISP FIELD prevalece el elemento denominativo. El uso se presentó con pequeñas variaciones de la parte gráfica, pero se mantuvo la esencia del signo. 3.4. Agregó que la autoridad nacional vulneró el principio del debido proceso, al no motivar las resoluciones. 4. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI: 4.1.

Señaló que no se probó el uso de la marca del modo y forma en que fue registrada. 4.2. Agregó que no se demostró fuerza mayor o caso fortuito por el no uso de la marca. 4.3. Manifestó que el Tribunal del INDECOPI no violó el principio del debido proceso. Se realizó un adecuado análisis de legalidad en relación con la resolución de la Dirección de Signos Distintivos. 3 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 21/04/2017 19 de 53 Argumentos de la contestación presentados por ALBERTO EMILIO THIESSEN ZEGARRA: 5.1.

Este fue declarado en rebeldia porque no contestó a la demanda. 6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 6.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce del 04 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: "( ) una marca registrada se encuentra en uso cuando /os productos o servicios que distinguen han sido puestos en el comercia con esa misma marca en la cantidad y modo que co"esponde( )y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, ( para determinar si existe o no ese uso efectivo y real(..)la demandante sostiene haber adoptado /os medios probatorios idóneas para acreditar su uso real ( ) al respecto de la revisión del expediente administrativo.

( )no es posible determinar la fecha en las cuales estas fueron tomadas, y por tanto no es posible establecer si las mismas fueron tomadas dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación( ) por/o general el usa de la marca en el mercado debe ser conforme ha sido registrada, no obstante pueden existir diferencias leves ( ) que no alteren la identidad del signo lo que no se observa en el presente caso ( ) pues en los documentos señalados se hace mención a productos con una marca totalmente distinta a la que es materia de cuestionamiento, lo que no causa certeza sobre el uso efectivo y real de la marca ( r. 7.

Argumentos del Recurso de Apelación: 7.1. En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda. Se insistió en que de conformidad con las pruebas presentadas se probó el uso de la marca mixta CRISP FIELD. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes2 • 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ "( ) Articulo 165 4 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 20 de 53 Además, formuló las siguientes preguntas: "¿ Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 486?, referido a: ¿ Cómo debe entenderse el uso continuo de la marca en el periodo de evaluación?, ¿es posible hablar de acreditación de uso cuando la comercialización se realiza en forma intermitente durante dicho periodo? ¿En /os casos de ventas realizadas en forma intermitente o por periodos, existe algún parámetro para poder definir si las pausas en la comercialización son indicio de ausencia de uso de la marca o si estas pueden ser justificadas? ¿ Cómo debe interpretarse el Artículo 166 de la Decisión 486? Referido a: ¿ Cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta para determinar si una marca usada en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada? En el caso de las marcas mixtas, ¿puede subsistir una marca que mantiene inmutable el aspecto denominativo pero que varia el aspecto gráfico de la marca registrada?, o por el contrario ¿puede subsistir una marca que realiza variaciones sustanciales en el aspecto denominativo manteniendo la esencia grafica del aspecto figurativo del signo? "La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona Interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Palses Miembros, por su titular, por un lfcenclatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se Inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición Interpuesto sobre la base de la marca no usada.

No obstante lo previsto en et pá"afo anterior, no podrá Iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de ta fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vfa administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de fa lista de los productos o servicios comprendidos en et registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales fa marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta ta identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que ta fafta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166 Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando tos productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en fa cantidad y del modo que normalmente co"esponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comerciafizacfón en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según fo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará fa cancelación del registro por falla de uso, ni disminuirá la protección que �esponda a fa marca.

Articulo 167 La carga de la prueba del uso de la marca �esponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancfas identificadas con la marca, entre otros•. ( )". 5 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 21 de 53 En el supuesto en que una marca mixta mantenga la esencia de sus elementos gráficos variando sustancialmente el aspecto denominativo ¿podríamos hablar de usa real de la marca si se acredita que el público identifica la marca primigenia a pesar de existir una variación sustancial en la parte denominativa? En los casos en los que la marca cuya cancelación se solicita está conformada por un signo mixto con componente denominativo compuesto, ¿ qué sucede si dicho componente denominativo está conformado por dos palabras de /as cuales una de ellas es una palabra (signo) que identifica una familia de marcas?, de proceder la cancelación de esta marca mixta ¿padrfa otra persona beneficiarse de alguna manera con el componente denominativa que distingue la familia de marcas? ¿Cómo debe interpretarse el Articula 167 de la Decisión 486?, referido a: ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de éste ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no a un consumidor final? ¿ Cómo interpretar los casos en los que habiéndose acreditado la existencia de pocas ventas de los productos que distingue la marca cuestionada, éstas hayan sido realizadas a intermediarios en grandes volúmenes en cortos periodos de tiempo?' C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Cancelación por falta de uso de la marca en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. 2. Preguntas realizadas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por falta de uso de la marca en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio 1.1. La demandante sostuvo que se aportaron las pruebas idóneas para demostrar el uso de la marca mixta CRISP FIELD, mientras que el INDECOPI argumentó que no se probó el uso de la marca tal como fue registrada, es decir, con sus elementos denominativo y figurativo, que resultan relevantes para demostrar el uso real y efectivo. 1.2.

En razón del asunto controvertido en el proceso in temo y, en consideración al tema objeto de la consulta elevada por la Corte solicitante, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca y, de otra parte, habrá 6 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 22 de 53 de referirse al punto consultado sobre la demostración del uso de la marca.

Para el efecto, se seguirá la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia3 • Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 de 2000 1.3. Los Artículos 165 a 170, salvo el 1694 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco, las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite 1.4. De conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 1.5.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.5.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento, ta entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, instrumentos relativos al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.

Es importante aclarar que la falta de presentación de la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente: a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Articulo 168 de la Decisión 486).

En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice integralmente los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 1 OO·IP-2013 de 25 de junio de 2013, 53-IP-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014. El Articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de dlstlntividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 7 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 23 de 53 1.5.2.

Cuando el solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente. Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: 1.5.2.1. Defensa en el trámite de oposición. 1.5.2.2.

Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. 1.5.2.3. Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. 1.5.2.4.

Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa. Oportunidad para adelantar el trámite 1.6. El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de ta resolución que agota la vla gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. Falta de uso de la marca 1.7. Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Paises Miembros, en cualquier momento durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.8.

El Articulo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma5. s Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonom fa de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión 8 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 24 de 53 1.9. El párrafo tercero del Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque su uso se realice con algunas diferencias sin trascendencia para alterar el signo, no se cumplirlan los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Por el contrario, si existen diferencias sustanciales, si se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por falta de uso. 1.1 O. Como efecto, el titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real, sustancial y efectivo de la misma.

El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado; es sustancial cuando mantenga los elementos esenciales; y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercializaclóns. 6 de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

Las licencias llenen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capitulo IV del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenclante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El llcenclante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si Impone una limitación del mismo.

El Articulo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, lratamiento a capitales extranjeros, licencias y regallas, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésla es una limitación de gran Importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El oontralo de licencia deberá plasmarse por esenio y registrarse en la Oficina Nacional respecliva, de acuerdo con el Articulo 162 de la Decisión 486.

SI no se cumple con estos requisilos, la licencia no surtirá erectos frente a terceros. Cosa dislinta ocurre con la simple autorización para la utillzaclón de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que Indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autorlza de manera escuela su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media llcenclamlenlo de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consag,a posilivamente en el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naluraleza de tos productos o servicios.

Este punto es rundamenlal para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se 9 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 25 de 53 El Régimen probatorio. La carga de la prueba 1.11. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.12. El mismo Articulo sé enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: �El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 1.13.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.14. Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados.

Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrlan esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. 1.15.

De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta CRISP FIELD es usada en el mercado de una forma real, sustancial y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos y desarrollados a lo largo de la presente providencia, en cuyo contexto se responderán las preguntas planteadas. comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberé delerminar si las cantidades vendidas de conformidad con la naluraleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. La cantidad del produclo o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 10 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 26 de 53 2. Preguntas realizadas por la Corte consultante 2.1 ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 165 de la Decisión 486?, referido a: ¿Cómo debe entenderse el uso continuo de la marca en el periodo de evaluación? ¿Es posible hablar de acreditación del uso cuando la comercialización se realiza en forma intermitente durante dicho periodo? ¿En los casos de ventas realizadas en forma intermitente o por periodos, existe algún parámetro para poder definir si las pausas en la comercialización son indicio de ausencia de uso de la marca o si estas pueden ser justificadas? En primer lugar, para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidora� los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado baio esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto 11 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 27 de 53 identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folleterfa, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. \ Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 12 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 28 de 53 2.2 ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 167 de la Decisión 486?, referido a: ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de este ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no al consumidor final? De acuerdo a lo respondido en la pregunta anterior, para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en el comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado).

En este segundo caso, acreditan el uso de la marca la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar. Cuando estamos frente a una cadena de comercialización: fabricante distribuidor mayorista - distribuidor minorista; el razonamiento debe ser el mismo. En ese sentido, acreditan el uso de la marca, tanto las ventas realizadas por el distribuidor minorista con los consumidores, como la existencia de un establecimiento abierto al público y pruebas de publicidad y ofertas de contratar dirigidas al consumidor final.

Resta señalar que si ya de por sí no podria exigirse a un empresario que alcance el éxito esperado en ventas para acreditar el uso de la marca, menos se podria exigir a un fabricante o distribuidor mayorista que, para probar el uso de una marca determinada, tenga que acreditar lo que no está en sus manos, que es que el distribuidor minorista tenga éxito comercial en sus ventas al consumidor final. 2.3.

¿Cómo interpretar los casos en los que habiéndose acreditado la existencia de pocas ventas de los productos que distingue la marca cuestionada, éstas hayan sido reallzadas a intermediarios en grandes volúmenes en cortos periodos de tiempo?" De conformidad con lo ya establecido sobre la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, la Corte consultante deberá analizar la puesta del producto en el mercado, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.

Si el titular de la marca es el fabricante, la Corte consultante deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores, deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.

Además de lo anterior, la Corte consultante deberá establecer si los productos son perecibles 13 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 29 de 53 o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.

Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.

Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 2.4. ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 166 de la Decisión 486? Referido a: ¿Cuáles son los criterios que se debe tener en cuenta para determinar si una marca usada en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada? En el caso de las marcas mixtas, ¿puede subsistir una marca que mantiene inmutable el aspecto denominativo pero que varía el aspecto gráfico de la marca registrada?, o por el contrario ¿puede subsistir una marca que realiza variaciones sustanciales en el aspecto denominativo manteniendo la esencia graflca del aspecto figurativo del signo? En el supuesto en que una marca mixta mantenga la esencia de sus elementos gráficos variando sustancialmente el aspecto denominativo ¿podríamos hablar de uso real de la marca si se acredita que el público identifica la marca primigenia a pesar de existir una variación sustancial en la parte denominativa? Como se advirtió lineas arriba, el párrafo tercero de la norma estudiada advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción 14 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 30 de 53 de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado.

Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: a) SI el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. 7 Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado. b) SI el elemento relevante es el denominativo.

Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: i. Variación en la sílaba tónica: una variación en la silaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. il. Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. iii.

Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. iv. Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que 7 El trazado: son los traws del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscila en la mente de quien la observa. 15 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 31 de 53 afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. Analizar el grado de dlstlntlvidad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcaría. 2.5.

En los casos en los que la marca cuya cancelación se solicita está conformada por un signo mixto con componente denominativo compuesto, ¿qué sucede si dicho componente denominativo está conformado por dos palabras de las cuales una de ellas es una palabra (signo) que identifica una familia de marcas?, de proceder la cancelación de esta marca mixta ¿podría otra persona beneficiarse de alguna manera con el componente denominativo que distingue la familia de marcas? 2.6.

De no probarse su uso en el mercado, sí es factible la cancelación de una marca de contenido denominativo compuesto que contenga una palabra 16 /; PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 32 de 53 que identifica una familia de marcas. Sin embargo, la Corte consultante en el evento en que se solicite el registro de la marca cancelada sobre la base del derecho preferente, deberá analizar de manera muy prolija si el público consumidor podría incurrir en riesgo de confusión o asociación, ya que la idea que despierta la familia de marcas en dichas personas es que los productos tienen un origen común. En este evento deberá denegar la solicitud de registro.

Para hacer este análisis deberá determinar la relevancia de los elementos del signo, de conformidad con lo mencionado al contestar la pregunta antecedente. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04284-2012-0-1801-JR-CA15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con to dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo ispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. o))J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRAD Hugo De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ay Ión Quinteros PRESIDENTA �i/ GtÍstav arcia· ritq_ SE RETAR O 17 PROCESO 244-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 33 de 53 Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESOS 244-IP-2015 1 18 GACETA OFICIAL 21/04/2017 34 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 269-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 02850-2011-0-1801-JR-CA-03 Solicitud de Patente: PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMIN0-2ISOINDOLINA-1,3(2,6-DIOXOPIPERIDINA-3-IL) DIONA.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2850-2011-0/51ªSECA-CSJLI-PJ, de 3 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02850-2011-0-1801-JR-CA-03.; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CELGENE CORPORATION Proceso 269-rP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 21/04/2017 35 de 53 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI). REPÚBLICA DE PERÚ. Hechos Relevantes 2.1. El 3 de julio del 2006, CELGENE CORPORATION presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, (en adelante, INDECOPI) la solicitud de registro de la patente de invención 1. titulada: "PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMIN0-2-(2,6DIOXOPIPERIDINA-3-IL) ISOINDOLINA-1,3-DIONA.". 2.2.

El 15 de junio del 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, recibió el Informe Técnico SRM 21-2009, según el cual las reivindicaciones de la 1 a la 43 no cumplen con el requisito de unidad de invención establecido en el Artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3. El 12 de octubre del 2009, la sociedad CELGENE CORPORATION, atendió oportunamente el requerimiento formulado en el informe SRM 212009 y presentó un nuevo pliego de diez reivindicaciones. 2.4.

El 26 de noviembre de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GMM SRM 21-2009a, manifestando que las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de claridad del Artículo 30 de la Decisión 486. 2.5. El 30 de noviembre del 2009, mediante la Resolución 001664-2009/DIN­ INDECOPI, se decidió negar la solicitud de patente de invención denominada PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DE 4-AMIN0-2-(2,6-DIOXOPIPERIDINA-3-IL) ISOINDOLINA-1,3-DIONA, presentada por CELGENE CORPORATION. 2.6.

El 18 de diciembre del 2009, CELGENE CORPORATION presentó Recurso de Apelación en contra de la Resolución 001664-2009/DIN­ INDECOPI. Dicho Recurso fue aceptado a trámite por el INDECOPI, ordenando se evalúe las nuevas pruebas presentadas. Asimismo, el 29 de abril del 2010, CELGENE CORPORATION amplió su recurso impugnativo. 2.7. El 31 de enero del 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, recibió el Informe Técnico PR 36-10, en el que se concluyó ' Expediente 000772-2006/0IN 2 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 36 de 53 que las reivindicaciones no cumplen con los requisitos de claridad y nivel inventivo. 2.8.

El 25 de marzo del 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución 0655-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el Recurso de Apelación confirmando la decisión inicial, la cual denegó la patente de invención solicitada por CELGENE CORPORATION. 2.9. El 26 de mayo del 2011, la sociedad CELGENE CORPORATION presentó Demanda Contenciosa Administrativa, señalando sustancialmente que el INDECOPI conculcó su derecho a la defensa. 2.1 O.El 9 de julio del 2012, el INDECOPI, presentó escrito de contestación a la demanda. 2.11.El 22 de agosto del 2014, mediante Sentencia, signada como Resolución Número Dieciséis, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, resolvió declarar infundada la demanda y, por lo tanto, negar el registro de patente solicitado por CELGENE CORPORATION. 2.12.EI 16 de septiembre de 2014, CELGENE CORPORATION presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia, signada como Resolución Número Dieciséis, por considerar que su derecho a la defensa fue vulnerado. 2.13.

Mediante Auto de 4 de mayo del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa CELGENE CORPORATJON, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologias, violó las normas procedimentales, recortó el derecho de defensa de CELGENE CORPORATION, manifestando que: "( ) no se le notificaron oportunamente, el Informe Técnico GMM SRM 21-2009, y el Informe Técnico PR 36-10 impidiendo así que CELGENE CORPORATION, pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar /os impedimentos señalados por el examinador". 3.2.

"( ) la claridad no es un requisito de patentibilidad conforme a la jurisprudencia y a la Ley "( ) La claridad es una condición, el solicitante debe divulgar su invención de manera suficientemente clara 3 t Proceso 269-lP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 37 de 53 como menciona el Articulo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". 3.3.

"( ) /as reivindicaciones son claras dado que a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia puede ejecutar la invención sin mayor experimentación". 4. Argumentos de Administrativa la contestación a la Demanda Contenciosa El INDECOPI, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"(...) lo alegado por la empresa accionante no resulta cierto, por cuanto solo es obligatoria la notificación del primer informe técnico que se emita en el marco de un procedimiento de solicitud de registro de una patente, por lo que no ha existido ninguna afectación al debido procedimiento". 4.2. "( ) el Articulo 45 de la Decisión 486, que regula el trámite relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo de /as solicitudes de patentes, señala que, de ser estos cumplidos, dará lugar a una primera y obligatoria notificación por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a efectos que el solicitante subsane de ser posible las omisiones incurridas dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogada por una sola vez". 4.3.

"( ) es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera". 5. Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, declaró infundada la demanda interpuesta por CELGENE CORPORATION contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad lntelectual-lNDECOPI, declarando que: 5.1.

"( ) Respecto al Informe Técnico GMM SRM 21-2009 fue notificado conjuntamente con la Resolución 1664-2009/DIN-JNDECOPI por lo que en el recurso de apelación a nivel administrativo pudo rebatir los fundamentos del mismo': 5.2. "(...) el Informe Técnico PR 36-10 que sirvió al Tribunal para resolver, no podía ser notificado, pues ello no era obligatorio y porque si as/ lo hubiera hecho, e/ procedimiento hubiera durado indefinidamente en segunda instancia': 4 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 38 de 53 5.3.

"(...) la reivindicación 1 no resulta clara, debido a que emplea el término "solvente orgánico·: que es ambiguo porque no limita el alcance de los tipos de solvente que permite el desarrollo eficaz del proceso. Como también porque su definición comprende muchas sustancias orgánicas que no están soportadas en la descripción". 5.4. "(...) las reivindicaciones 2 y 3 y 7 a 10 al encontrarse relacionadas con la reivindicación 1, tampoco resultarían claras". 6.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación CELGENE CORPORATION en su Recurso de Apelación manifiestó, en lo principal, lo siguiente: 6.1. Nla Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de CELGENE CORPORA TION al no notificarle en forma oportuna el informe GMM SRM 21-2009/A, impidiendo así que CELGENE CORPORA TION pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo". 6.2.

"(...) el Articulo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina procede en cuanto a que lo lógico es que la opinión del experto se notifique al solicitante, quien, en el ejercicio de su derecho de defensa, alega lo conveniente y la cosa queda al/l. El tercer "experto" no es parte del procedimiento administrativo y no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de "conflicto trilateral" con replicas y/o duplicas.

En todo caso, si ello pasara, quien tiene el derecho de expresar la última palabra es el administrado, pues es él quien posee el derecho de defensa". 7. Argumentos contenidos en el traslado del Recurso de Apelación Después de la revisión del expediente no se ha encontrado la contestación al Recurso de Apelación. B. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

Procede su interpretación al estar relacionados con la controversia. "Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la lecno/ogia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Articulo 30. - Las reivindicaciones dellnirán la maleria que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. s Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 39 de 53 Además, se realizan las siguientes preguntas: a) De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Decisión 486: ¿Cómo deben interpretarse los requisitos para el otorgamiento de patentes sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial? b) De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486: ¿ Cómo se interpretan los requisitos de las reivindicaciones sobre claridad, concisión y estar enteramente sustentadas por la descripción? c) De conformidad con el Articulo 45 de la Decisión 486: ¿Los informes técnicos ordenados de oficio por la oficina nacional competente, en el marco del examen de patentabilidad de una invención, deben ser elaborados por examinadores internos necesariamente? ¿Cuál es la diferencia entre un examinador interno y uno externo? ¿Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentab/e, de acuerdo a /os informes técnicos emitidos en el proceso de examen de invento, está obligada a notificar todos los informes técnicos que coincidan en la denegatoria de la invención? Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reívindicación antenor. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

Articulo 45.· SI la oficina nacional competen/e encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dlas contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dfas adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilrdad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la no/if,cación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Articulo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos cien/if,cos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras of,cinas de propiedad industrial� 6 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 40 de 53 ¿ Qué se entiende por elementos nuevos contenidos en informes técnicos posteriores? ¿El pronunciamiento sobre un documento presentado como medio probatorio para avalar la procedencia de las reivindicaciones, constituye un elemento nuevo; sólo con elementos nuevos los que determinan la modificación de las reivindicaciones? ¿La oficina competente para revisar las solicitudes de patentes de invención incumple su labor, cuándo se vale de informes técnicos en el análisis de patentabilidad? d) De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486: ¿ Cuando un juez conoce sobre la denegatoria de una invención a través de la impugnación judicial, para revisar /as resoluciones administrativas cuestionadas goza de facultad determinada en el Artículo 46 de la Decisión 486? ¿En qué casos se notifican los informes técnicos expedidos al amparo del Articulo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 4.

Requisitos de patentabilidad. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud de patente de invención. Absolución de las preguntas realizadas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Requisitos de patentabilidad 3. 1.1.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada. El INDECOPI sostuvo que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo y claridad de las reivindicaciones. 1.2. El Tribunal entiende como invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de 7 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 41 de 53 manera evidente del estado de la técnica-y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.3 1.3.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran determinados por el Artf culo 14 de la Decisión 486 y desarrollados por los Artículos 15 a 19 de la misma normativa. "Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial': 1.4.

De la novedad de la invención: El Articulo 16 de la Decisión 486 dice: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". 1.5. La novedad es un atributo que toda patente debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada la misma que no debe haber existido en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. 1.6.

En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, a nivel mundial. Es pertinente destacar algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad de un invento: J a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la que deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. e) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

Proceso 21-IP-2000, publicada en la Gaceta Of,cial del Acuerdo de Cartagena N" 631, de 10 de enero de 2001. 8 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL d) 21/04/2017 42 de 53 Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.4 1.7. En el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, se determinó ciertos criterios que conviene transcribir: "Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.

Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa caracterfstica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implicitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento". 5 1.8.

Del nivel inventivo: De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la presentación de la solicitud, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 1.9.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: "Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los Proceso 12-IP-1998, publicada en la Gacela Of,c/al del Acuerdo de Cartagena /11° 428. de 16 de abril de 1999.

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Of,cinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina. Secretarfa General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http:tlwww.comunidadandina.om!publiclpatentes.pdf. 9 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 43 de 53 conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica: en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'fj.

Falta la cita del proceso que se toma como referencia. 1.1 O. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que es muy claro o que no tiene dificultad, mientras que lo evidente es la certeza absoluta y manifiesta de la que no se puede dudar7 • En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. 1.11.

De la susceptibilidad de aplicación industrial: Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.ª En consecuencia, en el presente caso se debe considerar que en toda solicitud de invención, la novedad, el nivel inventivo y la aplicación lbidem.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAiilOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE. EVIDENCIA Y oawo: Págs. 686 y 1089. Proceso 46-/P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 2108, de 22 de octubre de 2012 10 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL industrial, constituyen 21/04/2017 requisitos absolutamente 44 de 53 necesarios, ínsoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. 2.

Las reivindicaciones y el análisis de patentabilfdad. El requisito de claridad y concisión 2.1. El INDECOPI en sus resoluciones 001664-2009/DIN-INDECOPI y 06552011/TPI-INDECOPI, estableció que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad conforme con el Articulo 30 de la Decisión 486. Las reivindicaciones emplean el término "solvente orgánico", que es ambiguo porque no limita el alcance de los tipos de solvente que permite el desarrollo eficaz del proceso.

Como también porque su definición comprende muchas sustancias orgánicas que no están soportadas en la descripción. 2.2. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Articulo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, se resalta que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

De esta manera, las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto '(...)deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretar/as; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'. 9 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que 'las reivindicaciones ALVAREZ, Alicia. "DERECHO DE PATENTES� Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99. 11 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 45 de 53 que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización (...) ', en cambio, '( ) /as reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no /os diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta: sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente'. 1 º 2.3. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación. Se ha dicho que 'definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término'. 11 Por este requisito fundamental se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permitan determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad. En relación con el tema, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, establece: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 'º " SALVADOR, Jovanl, Carmen. "EL AMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE� Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. Gula de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en bíolecnologla.

Genoma, EspS/la Patentes. Gatrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L, 2004. Pág. 48. 12 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 46 de 53 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, asi como al conjunta de todas"12. 2.4.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto 13.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: "El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual coma al conjunta de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceras no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones par el exceso número y complejidad de éstas. '114 2.5.

Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, éstas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad y concisión de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. 3.

Notificación de informes técnicos dentro del trámite de solicitud de patente de Invención 3.1. La demandante argumentó que: ''El trámite de la solicitud de patente de invención se encuentra regulado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta norma establece claramente que cuando la Oficina Nacional competente encuentra que, de acuerdo al examen previo de patentabilidad, la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos para su concesión, notificará tal hecho al solicitante para 12 lbldem. 13 Proceso 43-IP-2014 del 18 de junio de 2014.

Patente; "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA •• POR ACIDO NICOTINICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DP" lbidem. 13 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 47 de 53 que en un plazo de 60 días ejerza su derecho de defensa absolviendo los cuestionamientos o subsanando los impedimentos a que hubiera lugar". 3.2. Por lo tanto, es necesario interpretar el Artículo 45 haciendo una referencia al Artículo 46 de la Decisión 486, en tomo a la notificación de los Informes Técnicos que sirven de sustento de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento o denegación de las patentes de invención. 3.3.

De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente puede -término de carácter facultativo- requerir informes de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención, de la misma manera podrán requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, informes técnicos de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El Artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se soliciten informes en el marco del Artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que solicite dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 3.4. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa".15 Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ACIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES"y 104./P-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA: 14 Proceso 269-tP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 48 de 53 3.5.

La notificación que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del Artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí si es potestativo notificar al solicitante dos o más veces usi esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del Artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. 3.6.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico en virtud del Articulo 45 de la Decisión Andina 486 para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que, si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habria ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace, pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.16 3.7. Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. 3.8.

En consecuencia, se deberá analizar si en base a las reglas expuestas, la Oficina Nacional Competente actuó de forma adecuada, respecto a la notificación de los informes técnicos, teniendo claro si se trata de la notificación a la que hace referencia el Artículo 45 o el Artf culo 46 de la Decisión 486. 4. Absolución de las preguntas reallzadas por la Consultante La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú mediante Auto de fecha 4 de mayo del 2015, dictada dentro del expediente interno 2850-2011, formuló varias Proceso 236./P-2013, emitida de 21 de marzo de 2014.

Patente: "FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRA TO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEUnCAs QUE LA CONnENE� 15 Proceso 269-lP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 49 de 53 preguntas sobre las que pide que este Tribunal se pronuncie, a saber: a) De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Decisión 486: ¿Cómo deben interpretarse los requisitos para el otorgamiento de patentes sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial? Los tres requisitos constantes en el Articulo 14 y desarrollados por los Articules 15 a 19 de la Decisión Andina 486 son de cumplimiento obligatorio, consecuentemente, son requisitos esenciales que deben contener todas las solicitudes de patentes sin excepción, si no reúnen estos tres requisitos la solicitud debiera ser denegada.

Las definiciones y condiciones han sido desarrolladas en el apartado 1 de la presente Interpretación Prejudicial. b) De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486: ¿Cómo se interpretan los requisitos de las reivindicaciones sobre claridad, concisión y estar enteramente sustentadas por la descripción? Siendo las reivindicaciones el elemento esencial de toda solicitud de patente en donde se refleja el alcance de la protección de una determinada tecnología, las mismas al ser explicadas o sustentadas, deben ser lo suficientemente claras y concisas para facilitar su entendimiento, de tal forma que el examinador pueda realizar su examen atendiendo a su real contenido. e) De conformidad con el Artículo 45 de la Decisión 486: ¿Los informes técnicos ordenados de oficio por la oficina nacional competente, en el marco del examen de patentabiHdad de una invención, deben ser elaborados por examinadores internos necesariamente? No necesariamente los informes técnicos ordenados de oficio por la Oficina Nacional Competente deben ser elaborados por examinadores internos: la oficina puede, en el marco de la normativa interna, contar con el apoyo de examinadores externos que son aquellos que no cuentan con un contrato laboral con la entidad.

Están llamados a cooperar con la Oficina de Patentes, sin embargo, el contenido, posterior firma y notificación del mismo, estará bajo la responsabilidad del Director (a) de la Oficina de Patentes. 16 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 50 de 53 ¿Cuál es la diferencia entre un examinador interno y uno externo? La diferencia entre un examinador interno y otro externo, esta dada por la modalidad de contratación que cada Oficina Nacional Competente decida dar a sus examinadores.

De todas maneras son expertos externos, aquellos que no cuentan con un contrato u otra modalidad que genere una relación de dependencia. Al contrario, los examinadores internos o expertos técnicos, son aquellos que laboran de forma directa para la Oficina, los cuales, cuentan un una relación de dependencia laboral. ¿Si la oficina nacional competente encontrara que fa invención no es patentable, de acuerdo a los informes técnicos emitidos en el proceso de examen de invento, está obligada a notificar todos los informes técnicos que coincidan en la denegatoria de la invención? Si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico en virtud del Articulo 45 de la Decisión Andina 486 para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o si se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes ¿Qué se entiende por elementos nuevos contenidos en informes técnicos posteriores? Los informes técnicos pueden tener diversos elementos y pueden variar o tener nuevos detalles motivados por la modificación que realice el solicitante a las reivindicaciones o a su vez la oficina pudiera encontrar otros documentos que develen la falta de novedad o nivel inventivo; es importante saber que no está permitido ampliar el espectro de protección, es decir, presentación de nuevas reivindicaciones que amplíen la protección puesto que estaríamos en presencia de una nueva solicitud. 17 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 51 de 53 En general el primer informe técnico devela todos los documentos de afectación, en posteriores informes se verifica si el solicitante eliminó, aclaró o modificó el pliego reivindicatorio.

¿El pronunciamiento sobre un documento presentado como medio probatorio para avalar la procedencia de las reivindicaciones, constituye un elemento nuevo; sólo son elementos nuevos los que determinan la modificación de las reivindicaciones? Dependerá del contenido del documento y si estaba al alcance de la solicitante de la patente, si este sirve para explicar de mejor forma su alcance y es relevante, estaremos frente a un elemento nuevo que deberá ser analizado.

¿La oficina competente para revisar las solicitudes de patentes de invención incumple su labor, cuándo se vale de informes técnicos en el análisis de patentabilidad? No, al contrario, la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de realizar el correspondiente examen de patentabilidad, incluso puede recurrir a solicitar cooperación de otras oficinas a nivel internacional e incluso a expertos técnicos de organismos científicos o tecnológicos para que puedan aportar con su criterio técnico y formado.

Esto debido a que las solicitudes pueden provenir de cualquier campo de la tecnología por tanto la Oficina puede verse limitada en cuanto a su personal que conozca de determinada tecnología. d) De conformidad con el Artículo 46 de la Decisión 486: ¿Cuando un juez conoce sobre la denegatoria de una invención a través de la impugnación judicial, para revisar las resoluciones administrativas cuestionadas goza de la facultad determinada en el Artículo 46 de la Decisión 486? El Artículo 46 de la Decisión 486 establece que las oficinas nacionales competentes tienen la facultad de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Dicha facultad no es extensible de manera directa a los jueces nacionales.

Sin embargo, los jueces nacionales, en el marco de lo que establezcan las normas procesales de las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán practicar pruebas, entre las que se incluyen los informes técnicos de organismos y entidades (oficinas de propiedad industrial), los cuales deberán ser notificados a las partes, preservando el principio de contradicción. 18 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL 21/04/2017 52 de 53 ¿En qué casos se notifican los informes técnicos expedidos al amparo del Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina? En todos los casos, puesto que al requerir estos exámenes en el marco del Artículo 46 se entiende que serán expedidos por personas ajenas a la oficina de patentes, por tanto, se deberá preservar el derecho de contradicción. Sin embargo, la oficina observará si es necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos, siempre y cuando existan temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión planteada.

Tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 02850-2011-0-1801-JR-CA-03, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. rp d � ( Cecilia l!Jiisa A�nteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 19 Proceso 269-IP-2015 GACETA OFICIAL /'°"' 21/04/2017 53 de 53 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

I,,; ! /lj¿ Dra. cecfua Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20