TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 403-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001 03 24 000 2010 00006 00 Referencia: Signos involucrados: BELLA LUNA (mixto) y DORMILUNA (denominativo y mixto) y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3058, recibido vía correo electrónico el 13 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001 03 24 000 2010 00006 00; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. Proceso 403-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes. El 12 de abril de 2007, MOHAMED ABUZENI WAKED (en adelante, MOHAMED) solicitó el registro del signo BELLA LUNA (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 24? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)..
El 31 de mayo de 2007 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576, y se presentaron dos oposiciones en su contra.. PLUMAS Y COLCHONES LTDA., fundamentó su oposición en el registro previo de las marcas PLUMA LUNA (mixta)? para la Clase 241 de la Clasificación Internacional de Niza y MARYLUNA (mixta) para distinguir productos de la Clase 248 de la Clasificación Internacional de Niza.
PLUMA, S LUNA SN Expediente interno 07-36109 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa, tejidos y mantas, ropa de cama de papel. Certificado 219890. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa. Certificado 262380. Ropas de cama y de mesa; tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; edredones, colchas, mantas y cobijas. 2 Proceso 403-1P-2016
2.4. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. por su parte se opuso en base al registro de las siguientes marcas: MARCA Reproducción/tipo | Clase(s) | Certificado DORMILUNA, 24 275952 mu DORMILUNA 24 275809 sl, DORMILUNA Nominativa 20 223246 DORMILUNA 20 315561 2.5. Adicionalmente afirmó ser titular del nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativo), desde el año 1991. 2.6.
El 31 de marzo de 2008, mediante Resolución 9538, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por PLUMAS Y COLCHONES LTDA. e INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y conceder el registro del signo BELLA LUNA (mixta). 2.7. Dentro del término oportuno”, PLUMAS Y COLCHONES LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 9538. 2.8.
El 21 de mayo de 2008, mediante Resolución 15442 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución 9538. De la revisión del expediente, no reposa la fecha de presentación de los recursos. 2.9. Proceso 403-1P-2016 El 20 de junio de 2008, mediante Resolución 20270 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 9238.
2.10. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A., presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 15442 y 20270. 2.11.El 14 de abril de 2015, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. 2.12.El 25 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486. Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por DORMILUNA S.A. El signo solicitado BELLA LUNA (mixto) no cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria que son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, para que sea procedente su registro.
Existe evidente similitud entre el signo BELLA LUNA (mixto) y las marcas DORMILUNA (denominativas y mixtas) registradas con anterioridad. El signo solicitado reproduce la parte denominativa LUNA y la gráfica que corresponde a la figura de una LUNA. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. ha utilizado la figura de una luna desde 1991 por lo que la incorporación de ésta en el signo solicitado crea confusión. Los signos en conflicto son prácticamente idénticos en su aspecto gráfico por cuanto la figura de la luna y la forma de sus trazos son absolutamente similares, ambos corresponden al mismo significado conceptual.
En vista de que ambos signos evocan la palabra LUNA, para el consumidor existirá absoluta coincidencia en el significado conceptual de los signos, por lo que es inminente la posibilidad de confusión. Tanto el signo solicitado como las marcas registradas identifican tejidos y ropa de cama. 3.8. Proceso 403-1P-2016 INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. fue constituida en el año 1991 desarrollando sus actividades de manera continua e ininterrumpida con el siguiente objeto social: “Elaboración, fabricación, transformación y comercialización de líneas de colchones, somiers, artículos de lencería y sus derivados, productos del hogar”, por lo que tiene el derecho sobre el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC No se tomó en cuenta la contestación por parte de la SIC al haber sido presentada extemporáneamente. Argumentos de la contestación por parte de MOHAMED De la revisión del expediente no se desprende escrito de contestación por parte del tercero interesado. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 4868 de la Comisión “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los sígulentes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;
O) las letras y los números; 8) un color delimitado por una forma, a una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( J” 1.1. Pon Proceso 403-1P-2016 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 136 literales a) y b), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusión de un signo con una marca registrada y un nombre comercial. De oficio se interpretarán los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 486%, para analizar la figura del nombre comercial y su protección. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, ortográfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. El nombre comercial, su protección y su prueba de uso.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, ortográfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo BELLA LUNA (mixto) es confundible con las marcas DORMILUNA (denominativas y mixtas) y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativo) resulta pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales a) y b), manifiesta que: “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.
“Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”. ( ) “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.
El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191". 6 Proceso 403-1P-2016 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.
Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?. 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee!!. 1.4.
En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica?2. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-1P-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. “ Proceso 397-1P-2015. a Ibidem. 1.6. 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4, Proceso 403-1P-2016 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?3, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?!: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4, La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y Ibidem.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 1.7. 1.8. 2.1. 3.1. 3.2. 3.2.1.
Proceso 403-1P-2016 consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5. De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifica los signos en conflicto.
En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos En consideración a que el signo solicitado BELLA LUNA y las marcas opositoras DORMILUNA son mixtas, se analizará este tema. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?*; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 15 Véase, a modo referencial, la interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 9 3.2.2. 3.1. 3.2. 3.3.
Proceso 403-1P-2016 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:*6 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo BELLA LUNA (mixto) y las marcas DORMILUNA y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativos) se abordará en este acápite este tema.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 3.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 10 3.4. Proceso 403-1P-2016 3.3.2. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.3.3.
Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo!” entre los mismos: 3.4.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.4.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.4.2.1.Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.4.2.2.Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.18 Como ejemplo 17 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014, RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación; p.ej., terr, en e nterráis. 11 Proceso 403-1P-2016 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport- ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.19 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 3,4,2.2.1.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 3.4.2.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 3.4.2,2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.4.2.3. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.4.2.4.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.4.2.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram.
Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 12 Proceso 403-1P-2016 3.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?0: 3.5.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.5.6.1.Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.5.6.2.Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 20 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015, 13 Proceso 403-1P-2016 3.5.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 4.
El nombre comercial, su protección y su prueba. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 4.1. Afirma la actora que es titular del nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativo), desde el año 1991, el cual es similar al signo solicitado BELLA LUNA (mixto). En este sentido se analizará la protección del nombre comercial. 4.2.
El Artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial?!. 4.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 4.3.1.
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486.
En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). 4.3.1.1. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 4.3.1.2. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener 21 Proceso 40-IP-2013, 14 de. a 4.4. 4.5. 4.6.
Proceso 403-1P-2016 una razón socia! y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 4.3.1.3. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”. En el caso en análisis, se deberá definir si en efecto el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. cumplen con lo antes expuesto.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
El uso constante es el que teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados. El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra 15 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 403-1P-2016 supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-1P-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000). Cc. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.
Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho, Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados??, 22 Revisar Proceso 99-IP-2014, 16 Proceso 403-1P-2016 4.10.
El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4.12.
En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, por lo que en el caso en concreto se deberá analizar desde cuando la actora usó en el mercado el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y que dicho uso se era real, efectivo y constante en el mercado, y si no era similar o idéntico a otros en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 11001 03 24 000 2010 00006 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por Jos Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuegto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatyto del Tribunal. f / pl U Cecilia Luisa Ayllón. Quinteros ——AMAGISTRADA Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Proceso 403-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. l Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18