Año XXXIV – Número 3008 Lima, 28 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 383-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00119. Referencia: Marcas involucradas QUAKER QUAKEROL (denominativa) y QUAKER STATE (denominativa).

PROCESO 403-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001 03 24 000 2010 00006 00. Referencia: Signos involucrados: BELLA LUNA (mixto) y DORMILUNA (denominativo y mixto) y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. PROCESO 404-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00510. Referencia: Patente: MICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN ANÁLOGOS DE SOMATOSTATINA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/04/2017 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 2 de febrero de 2017 Proceso 383-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2012-00119 Referencia Marcas involucradas (denominativa) y (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac QUAKER QUAKEROL STATE QUAKER VISTOS El Oficio 2933 del 30 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 1 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal b) del Articulo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00119; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante QUAKER CHEMICAL CORPORATION 1 tJ Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 28/04/2017 3 de 45 Demandado SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado QUAKER STATE CORPORATION Hechos relevantes 2.1. El 15 de octubre de 1992, QUAKER CHEMICAL CORPORATION (en adelante, QUAKER CHEMICAL) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca QUAKER QUAKEROL (denominativa) 1 para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 391 del 9 de noviembre de 1993. 2.3. El 22 de diciembre de 1993 QUAKER STATE CORPORATION (en adelante, QUAKER STATE) presentó oposición contra la solicitud de registro en base a su marca QUAKER STATE (denominativa), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 111851, para distin�uir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

La División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 1932 del 31 de enero de 1996 declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro de la marca QUAKER QUAKEROL (denominativa).

2.5. QUAKER CHEMICAL interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 1932. 4 2.6. Por Resolución 25839 del 28 de noviembre de 1996, la División de Signos Distintivos de la SIC, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución 1932. Expediente administrativo 92 369293. I 2 Clase 4: aceites y grasas industriales (que no sean aceites o grasas comestibles ni aceites esenciales): lubricantes; compuestos para concentrar el polvo; compuestos combustibles (incluidas las esencias para motores) y mateñas para alumbrado; velas, bujlas, lamparillas y mechas; especialmente, composiciones que contienen hidrocarburos derivados del petróleo qulmícamente transformado y mezclas de hidrocarburos usados en la laminación de metales como agente limpiador, lubricante y protector durante la manufactura, procesamiento o fabricación de acero o metal. 3 Clase 4: aceites y grasas industñales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (induyendo gasolinas para motores) y materia de alumbrado; bujlas, mechas. 4 No se verifica en el expediente la fecha de presentación del referido recurso. 2 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 4 de 45

2.7. QUAKER CHEMICAL mediante escrito de fecha 10 de febrero de 1998 limitó los productos a distinguir con el signo solicitado a: "composiciones que contienen hidrocarburos derivados del petróleo químicamente transformado y mezclas de hidrocarburos usados en la laminación de metales como agente limpiador, lubricante y protector durante la manufactura, procesamiento o fabricación e acero industrial". de ta Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza; la cual no fue aceptada por la SIC.

2.8. QUAKER STATE mediante escrito del 15 de julio de 1998 se desistió de la oposición presentada contra el registro de la marca QUAKER QUAKEROL (denominativa). 2.9. Por Resolución 14146 del 30 de junio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual de la SIC, resolvió el recurso de apelación interpuesto confirmando la Resolución 1932. 5 2.1 O. QUAKER CHEMICAL mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2012 presentó demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia a fin de anular las resoluciones administrativas antes mencionadas. 6 2.11.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda y dispuso que se notifique a la SIC y al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa. 2.12. El 26 de noviembre de 2012 la SIC de la República de Colombia, presentó escrito de contestación a la demanda. 2.13.

Según Providencia de fecha 25 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso. 3. Argumentos de la demanda de QUAKER CHEMICAL

3.1. QUAKER QUAKEROL (denominativa) es suficientemente distintiva y diferente de la marca previamente registrada. 3.2. El término QUAKER, incluido en los signos en controversia, no puede ser tomado en consideración al momento de realizar el análisis de 5 Es importante señalar que las resoluciones 1932 del 31 de enero de 1996, 25839 del 28 de noviembre de1996 y 14146 del 30 de junio de 2000 fueron emitidas por la SIC bajo los alcances de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. ti Cabe precisar que QUAKER CHEMICAL señala en el referido escrito que las Resoluciones 25839 y 14146 le fueron notificadas el 23 de noviembre de 2011. 3 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 5 de 45 confundibílidad, ya que es un término de uso común e inapropiable en el mercado. 3.3.

El término QUAKER se refiere a la forma común en que es conocido el estado de Pensilvania, Estados Unidos de América, siendo un término utilizado por la mayorla de las sociedades existentes bajo las leyes de dicho estado. 3.4. Al observar los elementos adicionales y distintivos presentes en las marcas enfrentadas, presentan diferencias desde et punto ortográfico, fonético y gráfico, pudiendo estas coexistir.

3.5. QUAKER QUAKEROL presenta elementos y caracteristicas que la hacen novedosa y suficientemente distintiva, pudiendo ser individualizada y recordada por los consumidores. 3.6. La marca solicitada no es semejante con la marca QUAKER STATE desde el punto de vista ortográfico, gráfico y visual, toda vez que la denominación QUAKEROL le proporciona una impresión y recordación completamente diferente en el público consumidor. 3.7.

Las marcas enfrentadas identifican productos de distinta naturaleza que no presentan conexión competitiva y no son comercializados en el mismo mercado. 3.8. Los consumidores de los productos identificados con la marca QUAKER QUAKEROL son selectivos y especializados, por lo que prestan una especial atención al momento de adquirir los productos de su necesidad. 3.9.

Las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado por identificar productos que tienen naturaleza y finalidades distintas. 4. Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. La marca QUAKER QUAKEROL (denominativa) reproduce en gran parte a la marca QUAKER STATE (denominativa). 4.2. El término QUAKEROL no logra disimular las semejanzas ortográficas y fonéticas que se presentan en las marcas objeto de análisis. 4.3.

Las estructuras de las marcas hacen que fonéticamente se pronuncien totalmente igual. 4.4. Los productos que identifica QUAKER QUAKEROL comparten la misma naturaleza y canales de comercialización que los identificados por la marca QUAKER STATE. 4 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 6 de 45 4.5. Entre los productos que distinguen los signos en controversia existe conexión competitiva, lo que impediría al consumidor diferenciar entre una y otra marca. 5.

Argumentos del tercero interesado, QUAKER STATE No obra en el expediente argumentos de QUAKER STATE. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Literal b) del Artículo 135 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. Sin embargo, el proceso se tramító bajo los alcances de la Decisión 344, en ese sentido se interpretará de oficio el Literal f) del Artículo 82 y el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena7, en la medida que la controversia radica en una presunta causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión con una marca registrada.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. lrregistrabilídad de signos por identidad o similítud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas compuestas.

Palabras de uso común en la conformación de marcas. Marca débil. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo 1.1. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, 7 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como mamas aquellos signos que, en relación con derechos de temeros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una mama anteriormente solicitada para registro o registrada por un temero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales ef uso de la mama pueda inducir al público a error., r o 5 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 7 de 45 que la ley rige para lo venidero según lo establece el pnnc1p10 de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 8 1.2. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurldica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantla de estabilidad de los derechos adquiridos. 9 1.3. El Tribunal ha manifestado al respecto: "Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad juridica, una norma posterior no debe modificar una situación jurldica anterior". 10 1.4.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1.5.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.6. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-IP-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014. 9 lbldem. 10 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-IP-2003. de 19 de noviembre de 2003. publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 6 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 8 de 45 por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: ·(... ) toda circunstancia jurldica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

(... ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcarlo.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 11 1.7. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.8. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los 11 Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 28-IP-95, caso "CANALI", ptiblicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N ° 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-IP-2003.

Interpretación PreJudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 965, de 8 de agosto de 2003. 7 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 9 de 45 derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurfdica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (...), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no /os requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido". 12 1.9.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual y figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1.

En vista de que en el proceso interno se discute si el signo QUAKER QUAKEROL (denominativo) y la marca QUAKER STATE (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 12 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP·2005. de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005. 8 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL a) ( )" 28/04/2017 10 de 45 Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 2.2.

La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. 2.3.

Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 2.4. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a una marca registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.5. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.

Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 2.6.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible. ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido 9 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 11 de 45 registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 2. 7.

Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras. por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. c) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. d) Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.8.

Igualmente, se debe verificar que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 10 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 28/04/2017 12 de 45 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. 2.9.

Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse. para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 2.1 O. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se realizó conforme a las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar error en el público consumidor. 3.

Comparación entre marcas denominativas compuestas 3.1. Como una de las controversias radica en la presunta confusión entre el signo solicitado QUAKER QUAKEROL (denominativo) y la marca QUAKER STATE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 13 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 14 3.3. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 lbldem_ 11 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 13 de 45 compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 15 3.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 16 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport­ ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas17.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de exfaresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 8 Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrla generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado 15 lbldem. 16 lbidem. 17 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 346-IP-2016 de fecha 26 de agosto del 2016, p. 17 UI REAL ACADEMIA ESPAIÍIOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema•: Unidad mlnima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mlnima de significado. la terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona•.primera y número, plural. 12 t Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 14 de 45 con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. e) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 3.5.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 19 111 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 13 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL f) 28/04/2017 15 de 45 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.6.

En ese sentido, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo QUAKER QUAKEROL (denominativo) y la marca QUAKER STATE (denominativa). Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Palabras de uso común en la confonnación de marcas. Marca débil 4.1. En el presente caso QUAKER CHEMICAL señala que el término QUAKER no puede ser tomado en consideración al momento de realizar el examen de confundibilidad, ya que es un término de uso común e inapropiable en el mercado.

Por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 4.2. El Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Articulo 82.· No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) ( )" consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pals, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; 4.3.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una D 14 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 16 de 45 fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 20 4.4. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 21 4.5.

En tal sentido, se debe determinar si el termino QUAKER es o no de uso común en la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente, considerando, de ser pertinente, la excepción que se ha señalado en el numeral 3.4. precedente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2012-00119, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ltl� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 21 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. p.12. 15 Proceso 383-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 17 de 45 I Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. t vGt�;

¡j j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 28/04/2017 18 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 403-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001 03 24 000 201 O 00006 00 Referencia: Signos involucrados: BELLA LUNA {mixto) y DORMILUNA {denominativo y mixto) y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 3058, recibido vía correo electrónico el 13 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001 03 24 000 201 O 00006 00; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. 1 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 19 de 45 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Demandado: 2. 28/04/2017 Hechos relevantes 2.1. El 12 de abril de 2007, MOHAMED ABUZENI WAKED (en adelante, MOHAMED) solicitó el registro del signo BELLA LUNA (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 242 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). ':......•:·�- 2.2.

El 31 de mayo de 2007 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576, y se presentaron dos oposiciones en su contra. 2.3. PLUMAS Y COLCHONES LTDA., fundamentó su oposición en el registro previo de las marcas PLUMA LUNA (mixta)3 para la Clase 244 de la Clasificación Internacional de Niza y MARYLUNA (mixta)5 para distinguir productos de la Clase 246 de la Clasificación Internacional de Niza.

Expediente Interno 07-36109 2 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa, tejidos y mantas, ropa de cama de papel. J Certificado 219890. 4 Tejidos y productos lextíles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y mesa. 5 Certificado 262380. 6 Ropas de cama y de mesa; !ejidos y productos texUles no comprendidos en otras ciases; edredones, colchas, mantas y cobljas. 2 Proceso 403--IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 20 de 45

2.4. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. por su parte se opuso en base al registro de las siguientes marcas: MARCA DORMILUNA Reproducción/tipo 11 DORMILUNA Clase(s) Certificado 24 275952 24 275809 20 223246 20 31556 1 EIJil DORMILUNA DORMILUNA • Nominativa.... -.5. Adicionalmente afirmó ser titular del nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativo), desde el año 1991. 2.6.

El 31 de marzo de 2008, mediante Resolución 9538, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por PLUMAS Y COLCHONES LTDA. e INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y conceder el registro del signo BELLA LUNA {mixta). 2.7. Dentro del término oportuno 7, PLUMAS Y COLCHONES LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 9538. 2.8.

El 21 de mayo de 2008, mediante Resolución 15442 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición confirmó la Resolución 9538. 7 De la revisión del expediente, no reposa la fecha de presentación de los recursos. Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 21 de 45 2.9. El 20 de junio de 2008, mediante Resolución 20270 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 9238. 2.10.1 NDUSTRIAS DORMILUNA S.A., presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 15442 y 20270. 2.11.EI 14 de abril de 2015, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda interpuesta por INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. 2.12.

El 25 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486. 3. Argumentos de la Acción de Nulidad planteada por DORMILUNA S.A. 3.1.

El signo solicitado BELLA LUNA (mixto) no cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria que son perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, para que sea procedente su registro. 3.2. Existe evidente similitud entre el signo BELLA LUNA (mixto) y las marcas DORMILUNA (denominativas y mixtas) registradas con anterioridad. 3.3.

El signo solicitado reproduce la parte denominativa LUNA y la gráfica que corresponde a la figura de una LUNA.

3.4. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. ha utilizado la figura de una luna desde 1991 por lo que la incorporación de ésta en el signo solicitado crea confusión. 3.5. Los signos en conflicto son prácticamente idénticos en su aspecto gráfico por cuanto la figura de la luna y la forma de sus trazos son absolutamente similares, ambos corresponden al mismo significado conceptual. 3.6.

En vista de que ambos signos evocan la palabra LUNA, para el consumidor existirá absoluta coincidencia en el significado conceptual de los signos, por lo que es inminente la posibilidad de confusión. 3.7. Tanto el signo solicitado como las marcas registradas identifican tejidos y ropa de cama. 4 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 22 de 45

3.8. INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. fue constituida en el año 1991 desarrollando sus actividades de manera continua e ininterrumpida con el siguiente objeto social: "Elaboración, fabricación, transformación y comercialización de lineas de colchones, somiers, artículos de lencería y sus derivados, productos del hogar", por lo que tiene el derecho sobre el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y ninguna otra persona puede usar o registrar un nombre, enseña o marca idéntica o confundiblemente semejante para la misma actividad. 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte de la SIC 4.1. No se tomó en cuenta la contestación por parte de la SIC al haber sido presentada extemporáneamente. 5. Argumentos de la contestación por parte de MOHAMED 5.1. De la revisión del expediente no se desprende escrito de contestación por parte del tercero interesado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 8 de la Comisión e ·Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, /os siguientes signos: a) fas palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, sfmbofos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los o/ores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas: g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en /os apartados anteriores. ·Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8 J!¡, w a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;, r 5 Proceso 403-lP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 23 de 45 de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada únicamente del Articulo 136 literales a) y b), al tratarse el caso interno sobre irregistrabilidad por confusión de un signo con una marca registrada y un nombre comercial. 2. De oficio se interpretarán los artículos 190, 191 y 193 de la Decisión 4869, para analizar la figura del nombre comercial y su protección. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, ortográfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. 3. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 4. El nombre comercial, su protección y su prueba de uso.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica, ortográfica, conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo BELLA LUNA (mixto) es confundible con las marcas DORMILUNA (denominativas y mixtas) y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativo) resulta pertinente revisar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en sus literales a) y b), manifiesta que: 9 "Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurfdlcas, pudiendo ambas coexistir".

"Artfcu/o 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa et uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa•. ( ) "Articulo 193.• Conforme a fa legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en fas términos previstos en el articulo 191•. 6 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 24 de 45 "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; r r r 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 10. 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee11 • 1.4.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica 12. 1.5. Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 10 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; lnterprelactón Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 11 Proceso 397-IP-2015. u lbldem. 7 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 25 de 45 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante13 • 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 1 4: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y 13 Ibídem. 14 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las síguienles: Interpretación Prejudícial de 19 de oclubl'e de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e lnlerprelaclón Prejudíclal de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 ¿//. !} � Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 26 de 45 consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas 1.6.5.

De la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categorfa de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos que identifica los signos en conflicto. 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos 2.1. En consideración a que el signo solicitado BELLA LUNA y las marcas opositoras DORMILUNA son mixtas, se analizará este tema. 3.1. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.2.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. ü 15 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 15; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10. 9 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 3.2.2. 28/04/2017 27 de 45 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 16 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 3. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos 3.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo BELLA LUNA (mixto} y las marcas DORMILUNA y el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativos} se abordará en este acápite este tema. 3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 3.3.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 3.3.1. Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 16 Véase, en ese sentido, la lnlerpretación Prejudicial emitída denlro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11. 10 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 28 de 45 3.3.2.

Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. 3.3.3. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.3.4. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostrar!a cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 17 entre los mismos: 3.4.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.4.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.4.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.4.2.2. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1 Como ejemplo ª � f-- t � 17 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan fas siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudlcial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 18 RAE: Unldad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales: p. ej., sol, o que, poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación; p.ej., terr, en e nterráls. 11 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 29 de 45 tenemos el lexema deport en: deport-e, deportivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deportivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos m1mmos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.19 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 3.4.2.2.1.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 3.4.2.2.2. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 3.4.2.2.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.4.2.3. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 3.4.2.4.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 3.4.2.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 19 RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram.

Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 12 Proceso 40J.IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 30 de 45 3.5. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 2º: 3.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podria tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.5.4. AnaHzar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.5.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 20 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 13 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 31 de 45 3.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. 4.

El nombre comercial, su protección y su prueba. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 4.1. Afirma la actora que es titular del nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. (denominativo), desde el año 1991, el cual es similar al signo solicitado BELLA LUNA (mixto). En este sentido se analizará la protección del nombre comercial. 4.2.

El Articulo 136 literal b ), junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercia121• 4.3. El Articulo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: 4.3.1.

El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486.

En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). 4.3.1.1. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. 4.3.1.2. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener i, Proceso 40-IP-2013. 14 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 32 de 45 una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. 4.3.1.3.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única: es decir, un nombres muchos tener puede comerciante comerciales, pero sólo una razón social". 4.4. En el caso en análisis, se deberá definir si en efecto el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. cumplen con lo antes expuesto. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 4.5.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 4.6. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes característica�: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. El uso constante es el que teniendo en cuenta la naturaleza de los productos comercializados.

El uso es real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y es efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: "El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra 15 Proceso 403-IP·2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 33 de 45 supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso Jo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (...) /as pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro." (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 4.7.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. 4.8.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 4.9.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la oficina de registro marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcaría al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados22. 22 Revisar Proceso 9S.IP-2014. 16 Proceso 403-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 34 de 45 4.1 O. El uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 4.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 4.12.

En conclusión, el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, por lo que en el caso en concreto se deberá analizar desde cuando la actora usó en el mercado el nombre comercial INDUSTRIAS DORMILUNA S.A. y que dicho uso se era real, efectivo y constante en el mercado, y si no era similar o idéntico a otros en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento juridico comunitario andino. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 11001 0324 000 2010 00006 00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por os Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispu o en el último párrafo del Artículo 90 del Es del Tribunal. t � CeciliaL ----,.,,,,.ISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo R M 17 Proceso 403-1?�2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 35 de 45 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. tll-t Cecilia Luisa A�nteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remUase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 28/04/2017 36 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 404-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 2013-00510 Referencia: Patente: MICROPARTICULAS COMPRENDEN ANÁLOGOS SOMATOSTATINA Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros QUE DE VISTOS: El Oficio 3066, recibido el 13 de julio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00510; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NOVARTIS AG. 1 Proceso 404-lP-2016 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 28/04/2017 37 de 45 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 14 de junio de 2006, NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS) solicitó en fase nacional el registro de la patente de invención titulada: "MICROPARTÍCULAS QUE COMPRENDEN ANÁLOGOS DE SOMAT0STATINA"1, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/012870 de 12 de noviembre de 2004. 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 571, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 23 de mayo de 2007, NOVARTIS solicitó que se realice el examen de patentabilidad. 2.4. El 7 de enero de 2011, mediante Oficio 442, se notificó a la solicitante para que se pronuncie respecto a las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486. 2.5.

El 29 de marzo de 2011, la solicitante atendió dentro de tiempo el requerimiento de la autoridad. 2.6. El 9 de junio de 2011, mediante Oficio 9291 el Director de la División de Nuevas Creaciones, requirió al solicitante que, en el término de sesenta días, se pronuncie respecto al concepto técnico 1816. 2.7. El 7 de octubre de 2011, la solicitante contestó el requerimiento del Oficio 9291. 2.8.

El 30 de diciembre de 2011, mediante Resolución 79528 el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) denegó de oficio la solicitud de patente por carecer de nivel inventivo. 2.9. El 31 de enero de 2012, NOVARTIS presentó recurso de reposición en contra de la Resolución 79528. 2.1O.

El 29 de abril de 2013, mediante Resolución 23352 el Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de Industria y Comercio Expediente interno PCT·0�05n71 2 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 38 de 45 de la SIC, al resolver el recurso de reposición. confirmó la Resolución 79528. 2.11. NOVARTIS presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho2 en contra de las Resoluciones 79528 y 23352. 2.12.

El 16 de mayo de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los articulas 14 y 18 de la Decisión 486. 3. Argumentos de la demanda planteada por NOVARTIS 3.1. La SIC denegó la solicitud de patente al considerar que carece de nivel inventivo, afirmando que la invención se veía afectada por las anterioridades US 5876761 (D2) de 2 de marzo de 1999, Joanchim Herrmann, Roland, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, vol 45 (1998) 75-82 (D3) de mayo de 1998 y WO 02/10192 (D5) del 7 de febrero de 2002. 3.2.

Conforme lo argumenta la SIC, los documentos D2, D3 y D5 afectan la altura inventiva de la solicitud presentada. 3.3. En el momento oportuno, se dio respuesta a las objeciones de la SIC, llevándose a cabo un análisis exhaustivo de lo revelado en los documentos citados comparándoselos con la materia revelada en la solicitud. 3.4. Las anterioridades citadas en la solicitud de patente, no anticipan ni hacen obvia a la invención, ya que como se define en las reivindicaciones se requiere de una formulación de microparticulas, las partículas, la presencia de un polímero lineal y un polímero ramificado, mientras que los documentos citados reportan formularios, las cuales en su totalidad comprenden bien sea un polímero PLGA lineal únicamente o un polímero PLGA ramificado únicamente, pero no ambos de forma simultánea, con lo que se puede establecer que dicha característica hace que la invención sea novedosa e inventiva. 3.5.

La SIC afirmó que, aunque las anterioridades D2 y D5 mencionan formulaciones que comprenden un polímero PLGA lineal únicamente o un polímero PLGA ramificado únicamente, este hecho motivaría a la persona medianamente versada en la materia técnica a llegar de manera evidente a las micropartículas reclamadas. 2 De la revisión del expediente no reposa la fecha de presentación de la acción de nulfdad. 3 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 39 de 45 3.6.

La solicitud de patente, divulga una pluralidad de ejemplos que muestran la superioridad de las microparticulas reivindicadas, donde se muestran los diferentes experimentos realizados sobre conejos que permiten comparar las formulaciones cuando presentan un polímero lineal, un polímero ramificado y finalmente la combinación de los dos. 3.7.

La invención define una formulación que comprende simultáneamente un polímero lineal y uno ramificado, teniendo un efecto inesperado y mejorado en relación al estado del arte, hecho que no había sido divulgado ni sugerido por ningún documento anterior al momento de la presentación de la solicitud. 3.8. El examinador de patentes de la SIC no ha seguido los lineamientos dispuestos por la OMPI para la Oficina de Patentes de Colombia, sino que por el contrario los ha violado todos. 3.9.

De igual manera el examinador no realiza el análisis retrospectivo, es decir, no hace uel esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento que la invención no era conocida, es decir, antes de la invención", sino que establece que el experto hubiera llegado a la combinación del polímero lineal con el ramificado, sin tener en cuenta el hecho que ningún documento en el estado del arte sugería dicha combinación, sino que todo lo contrario, enuncia que todas las divulgaciones existentes se limitaban al uso de un polímero lineal o un polímero ramificado únicamente, pero no combinando los dos, con lo cual la única forma de llegar a dicho resultado es sin hacer el esfuerzo intelectual de ubicarse al momento de la presentación de la prioridad, sino que parte de los conocimientos suministrados por la presente invención. 3.1O.

Una persona medianamente versada en la materia podría ver de manera clara y evidente que sí existe un problema en el estado del arte y que está siendo solucionado por la solicitud presentada. 3.11. La única manera de concluir que la invención carece de nivel inventivo es porque se está haciendo un estudio retrospectivo. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC 4.1.

El problema planteado en la solicitud que se denegó, consiste en la necesídad de obtener composiciones de nuevos análogos de somatostatina con mayor tiempo de liberación y que minimice el número de inyecciones a un paciente. 4.2. Para resolver el problema planteado, la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene micropartículas que comprenden un 4 b Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 40 de 45 análogo cíclico de somatostatina, y un polimero de poliláctido-co­ glicólido lineal y ramificado. 4.3.

La solicitud de patente no contiene evidencia de que la composición reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia, por lo que resulta obvia, y en consecuencia, no tiene nivel inventivo. 4.4. Al contrario de lo que afirma la actora, los resultados presentados en la solicitud muestran que las micropartículas que tienen mezcla de polímero lineal y estrella no presentan mejor perfil de liberación que las que sólo tienen polímero lineal, ni que las micropartículas que sólo tienen polímero de estrella. 4.5.

La solicitud no proporciona evidencia de que la composición reivindicada proporcione algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia. 4.6. La decisión de la autoridad se tomó en base a los documentos del estado de la técnica (D2 y D5) que anulan el nivel inventivo de las composiciones reivindicadas, documentos que fueron publicados en fechas previas a la fecha de prioridad de la solicitud.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada únicamente del Artículo 18 ya que es materia de la denegatoria de la solicitud. 2. No se interpretará el Artículo 14, toda vez que no se analizará el concepto de invención en sí misma. 3.

De oficio se interpretará el Artículo 16 de la Decisión 4864 para profundizar el requisito del estado de la técnica. 3 "Artículo 14.· Los Países Miembros olorgarán palenles para las invenciones, sean de produclo o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel invenUvo y sean suscepUbles de aplicación industrial".

( ) "Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondlenle, esa Invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica". 4 •Articulo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 5 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 41 de 45 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Análisis de nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. 1.1. Como en el proceso interno se denegó de oficio la solicitud presentada por NOVARTIS por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia5• 1.2.

El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que uuna invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.6 1.3. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 1.3.1.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.3.2. Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público 7 por cualquier medio y en cualquier lugar. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio anles de la fecha de presentación de ta solicitud de patenle o, en su caso, de la prloridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional compelente, cuya fecha de presenlación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40". 5 Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-IP-98 del 20 de mayo de 1998; 46-IP-2012 del 20 de julio de 2012; 157-IP.2013 del 21 de mayo de 2014: y 183-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 6 Sobre el concepto de novedad absoluta se puede ver la sentencia del 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-1996. 7 Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objelo de la solicitud de palenle. 6 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 42 de 45 1.4.

Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el inventoª. 1.5.

Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas9: 1.5.1. Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto. 1.5.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.5.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.5.4. Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica. Del nivel inventivo y estado de la técnica 1.6. De conformidad con el Articulo 18 de la Decisión 48610, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.7.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones11: 1.7.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 8 Proceso 560-IP-2015. 9 Ibídem. 10 Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la lécnica. ti Proceso 560-IP-2016 ya citado. 7 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 43 de 45 1. 7.2.

Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"12. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.7.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.7.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona del oficio en el campo técnico respectivo. 1.7.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dia" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los 12 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 8 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 44 de 45 conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 1J. 1.9.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución)14: 1.9.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.9.2. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.9.3. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.9.4.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.1O.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00510t la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en 13 Proceso 560-IP-2015 ya citado. 14 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comun1dadandina.org/public/patentes.pdf. 9 Proceso 404-IP-2016 GACETA OFICIAL 28/04/2017 45 de 45 el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ittJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGIST DA 1s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo M De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Jtl� t Cecilia t isa�nteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10