$ E) GLEN Loja J == TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 491-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-13416 Marcas involucradas ZETIA (denominativa) y ZETINA (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 7667-S-TDCA-N*1 de 12 de septiembre de 2016, recibido fisicamente el 20 de septiembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-13416; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno Demandante + Pharmabrand S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. Proceso 491-1P-2016 Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) Vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del EPI Msp Singapore Company LLC Procurador General del Estado Hechos relevantes El 19 de abril de 2002, MSP SINGAPORE COMPANY LLC (en adelante, MSP SINGAPORE) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro como marca del signo constituido por la denominación ZETIA, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza?.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 7 de agosto de 2002, PHARMABRAND S.A. (en adelante, PHARMABRAND) formuló oposición contra la citada solicitud de registro por considerar que dicho signo resultaba confundible con su marca registrada ZETINA que distingue todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al ser gráfica, fonética y conceptualmente semejantes.
En consecuencia, el signo solicitado se encontraría incurso en el supuesto de prohibición de registro establecido en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. Mediante Resolución 0982923 del 28 de octubre de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad industrial del IEPI aceptó la oposición formulada; y, en consecuencia, rechazó el registro del signo solicitado, por considerar que existía riesgo de confusión con la marca registrada ZETINA.
El 28 de noviembre de 2003, MSP SINGAPORE formuló recurso de apelación contra la Resolución 0982923 ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI (en adelante, el Comité). El 25 de agosto de 2004, PHARMABRAND contestó el recurso de apelación formulado. Mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2008, el Comité aceptó el recurso de apelación formulado y revocó en todos sus extremos la Clase_5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos incluidos en la Clase 5. 2 Proceso 491-1P-2016 Resolución 0982923.
En consecuencia, concedió el registro de la marca ZETIA a favor de MSP SINGAPORE. 2.7. El 1 de abril de 2008, PHARMABRAND interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución de fecha 10 de marzo de 2008, argumentando que los derechos sobre su marca registrada ZETINA se veían afectados al haberse concedido el registro de la marca solicitada ZETIA. 2.8.
El 17 de noviembre de 2008, MSP SINGAPORE contestó el recurso de reposición formulado, argumentando que el Comité en forma legal concedió el registro de su marca al cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2.9. Mediante Resolución de fecha 29 octubre de 2009, la Primera Sala del Comité resolvió declarar no ha lugar el recurso de reposición interpuesto, toda vez que consideró que PHARMABRAND no aportó nuevos argumentos que desvirtúen los fundamentos que llevaron al Comité a emitir la resolución objeto de cuestionamiento, concluyendo que la marca solicitada ZETIA no se encuentra incursa en la prohibición de registro contenida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.
En consecuencia, confirmó en todos sus extremos la Resolución de fecha 10 de marzo de 2008. 2.10. El 20 de enero de 2010, PHARMABRAND presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital N* 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador, en contra de la Resolución de fecha 29 octubre de 2009 emitida por la Primera Sala del Comité. 2.11.El 7 de octubre de 2010, MSP SINGAPORE contestó el recurso subjetivo interpuesto por PHARMABRAND. 2.12.El 14 de octubre de 2010, el Presidente del IEPI y el Presidente de la Primera Sala del Comité contestaron el recurso subjetivo interpuesto por PHARMABRAND, siendo que el Procurador General del Estado se presentó señalando únicamente su casilla judicial a efectos de que se le hagan las notificaciones correspondientes. 2.13.
Mediante Auto del 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital N” 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial. 3. Argumentos del recurso subjetivo de PHARMABRAND 3.1. El signo solicitado a registro carece de distintividad, ya que el signo ZETIA no posee fuerza diferenciadora respecto de la marca registrada ZETINA.
En efecto, los signos en conflicto tienen idéntica raíz o factor tópico 3 b 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.1. 4.2. Proceso 491-1P-2016 (ZETI), siendo que la terminación del signo solicitado difiere en una sola letra en relación con la marca registrada. Asimismo, los signos en conflicto distinguen productos farmacéuticos, por lo que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Los signos en conflicto presentan similitudes gráficas y fonéticas, ya que presentan igual número de letras, la misma secuencia de vocales, diferenciándose sólo por una letra. El factor tópico en común de los signos, ZETI, no es de uso común ni tampoco es un elemento genérico de los productos que distinguen los signos en conflicto. Lo resuelto mediante Resolución Trámite 04-814-RA-(RR) de fecha 10 de marzo de 2008 es inaceptable, ya que se equivoca al señalar que el prefijo ZET es de uso común para productos farmacéuticos, recayendo el poder distintivo de las marcas en conflicto sobre los demás elementos que las conforman.
No por el hecho que existan otras marcas registradas con el prefijo ZETI, significa que todo signo solicitado con dicho término tenga distintividad per sé y pueda ser registrado sin mayor evaluación. El cotejo marcario debió ser más riguroso por tratarse de productos farmacéuticos, a fin de evitar riesgo de confusión y asociación en el mercado.
La motivación de la resolución objeto de impugnación es insuficiente; y, además, contiene errores de hecho y de derecho. En conclusión, el registro del signo solicitado está incurso en el supuesto de prohibición relativa previsto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que vulnera los derechos previamente adquiridos sobre su marca ZETINA.
Argumentos de la contestación de MSP SINGAPORE No existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. En efecto, existen en el mercado otras marcas registradas que incluyen en su conformación el prefijo ZET, tales como, ZETALER, ZETAMOX, ZETAPIR, ZETAR, ZETIR, ZETIX, ZETRON, entre otras, que vienen coexistiendo de manera pacifica y sin generar riesgo de confusión con la marca registrada ZETINA.
Por otro lado, al excluirse del cotejo marcario a la partícula ZET, tampoco existe riesgo de confusión entre los sufijos lA (en el signo solicitado) e INA (en la marca registrada). 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 491-1P-2016 Es indudable que el prefijo ZET es de uso común y evoca características del producto. Por lo tanto, carece de distintividad y es irreivindicable de manera exclusiva.
No existen razones para justificar que el registro de la marca ZETIA va a generar riesgo de confusión con la marca de la opositora. Argumentos de las contestaciones del Presidente del ¡EPI y del Presidente de la Primera Sala del Comité Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho formulados por la demandante. El acto administrativo impugnado, contenido en la Resolución de fecha 10 de marzo de 2008 emitida por el Comité, es legítimo al haber sido dictado por la autoridad competente y, además, ha sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley, así como el procedimiento establecido en la Decisión 486.
La demanda interpuesta es improcedente por el hecho de que las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento técnico y legal. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo _134.- A efectos de este régimen constiluirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; ( J” 1.1. Proceso 491-1P-2016 No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca, ni la interpretación de los Literales a) y b) del Artículo 135, ya que no se discute tampoco sobre ta falta de distintividad del signo solicitado.
En consecuencia, sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado, por presunto riesgo de confusión con una marca registrada a favor de un tercero. De oficio, se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 4863, por ser pertinente para el caso ya que uno de los demandados alegó que la marca se encontraría conformada por partículas de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas simples. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ZETIA (denominativo) y ZETINA (denominativo) son confundibles o no, es “Artículo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.)” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (.J” 1.2. 1.3. Proceso 491-1P-2016 pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(2 Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibidem. 1.4. 1.5. b) d) Proceso 491-1P-2016 comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera Ibídem. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 491-1P-2016 establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas simples Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ZETIA (denominativo) y la marca registrada ZETINA (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto”.
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercadol, En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario? Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibídem. Ibídem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndotlos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 9 2.4. Proceso 491-1P-2016 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Cc) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización de! cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo ZETIA (denominativa) y la marca registrada ZETINA (denominativa). Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil “ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 491-1P-2016 MSP SINGAPORE señaló que existen en el mercado otras marcas registradas que incluyen en su conformación el prefijo ZET, tales como, ZETALER, ZETAMOX, ZETAPIR, ZETAR, ZETIR, ZETIX, ZETRON, entre otras, que vienen coexistiendo de manera pacífica y sin generar riesgo de confusión con la marca registrada ZETINA. Asimismo, mediante Resolución Trámite 04-814-RA-(RR) de fecha 10 de marzo de 2008, el Comité determinó que el prefijo ZET es de uso común para productos farmacéuticos.
Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras y/o particulas de uso común en la conformación de marcas y el tema de la marca débil. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
(.J” Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 12 No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendria un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.13 Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede no serlo respecto de los productos o servicios de otra clase.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 93-1P-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p. 6. De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12. 11 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 491-1P-2016 En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de ia denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos En el presente caso, las marcas en conflicto ZETIA y ZETINA distinguen, entre otros, productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos.
El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso%4. Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura 'curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. La automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 12 4.6. 4.7. 4.8.
Proceso 491-1P-2016 medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno?5, Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas?6. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos; y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que además va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. Finalmente, sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca ZETIA tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13416, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Aylló Púa UL Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 15 p 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-1P-2000 del 28 de julio de 2000. 13 Proceso 491-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. Cecilia Luisa AYIóñ Guinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14