Año XXXIV – Número 3024 Lima, 22 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 451-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 728-2015. Referencia: Procedimiento de Duda Razonable PROCESO 491-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13416. Referencia: Marcas involucradas ZETIA (denominativa) y ZETINA (denominativa) PROCESO 493-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3099. Referencia: Marcas involucradas FRUTIKAS (denominativa) y KAS (mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/05/2017 2 de 64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso 451-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante 728-2015 Referencia Procedimiento de Duda Razonable Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 260-2016-SDCSP-C/PJ del 16 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 18 de agosto de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 728-2015; y, El Auto de fecha 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 1 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados 22/05/2017 3 de 64 Nestlé Perú S.A. Tribunal Fiscal 2. Hechos relevantes 2.1. Nestlé Perú S.A. (en adelante, NESTLÉ) solicitó ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (en adelante, la SUNAT) la devolución de los tributos indebidamente pagados por concepto de ajuste de valor (regalías) en las Declaraciones Únicas de Aduanas (en adelante, DUAs) 118-2005-10048881, 022111, 023793, 023792, 048149, 027235, 023999, 067118, 035226, 053912, 036941, 038234, 134189, 187337, 188862, 171886, 188865, 173537, 191737, 118142, 126721, 126936, 127409, 128578, 128580, 128583, 128930 y 016538 (numeradas en el año 2005). 2.2.

Mediante Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2010-000095 del 18 de febrero de 201 O se declaró improcedente las solicitudes de devolución por pago indebido o en exceso presentadas por NESTLÉ 1• 2.3. NESTLÉ interpuso recurso de reclamación contra la Resolución Jefatura! de División 118 3D0400/2010-0000952 • 2.4. Mediante Resolución Jefatura! de División 118 3D0400/2010-000644 del 17 de setiembre de 201 O se resolvió declarar infundada la reclamación presentada por NESTLÉ. 2.5.

NESTLÉ interpuso recurso de apelación contra la Resolución Jefatural de División 118 3D0400/2010-000644 del 17 de setiembre de 2010 3 • 2.6. Mediante Resolución 10378-A-2011 del 16 de junio de 2011, el Tribunal Fiscal resolvió revocar la Resolución Jefatura! de División 118 3D0400/2010-000644 del 17 de setiembre de 201O, considerando lo siguiente: No se ha verificado que la Aduana -a efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con las DUAs­ haya efectuado como paso previo y necesario la notificación a la recurrente de la duda razonable de los valores declarados y tos elementos de juicio que la sustentan otorgándole el plazo legal correspondiente con la finalidad de que proporcionará una explicación complementaria, así como otros documentos o En el expediente no obra dicha resolución. 2 Del expediente no se aprecia la fecha de presentación del recurso de reclamación. J Del expediente no se aprecia la fecha de presentación del recurso de apelación. 2 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 4 de 64 pruebas que logren acreditar que el valor declarado representaba el pago total realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.

La Aduana no estableció la duda razonable de los valores consignados en las DUAs ni al momento del despacho ni durante el trámite de las solicitudes de devolución. En ese sentido, la Aduana no sustentó su posición ni otorgó mayor oportunidad a la recurrente NESTLÉ para presentar las pruebas que acrediten que el valor declarado en los despachos de importación es conforme a las normas de valoración pertinentes. 2.7.

El 5 de octubre de 2011, la SUNAT presentó una demanda contencioso administrativa contra la Resolución 10378-A-2011 del 16 de junio de 2011. La SUNAT solicitó como pretensión principal que se declare la nulidad de la Resolución 10378-A-2011 del Tribunal Fiscal y como pretensión accesoria que se declare la validez de la Resolución Jefatura! de División 118 300400/2010-000644 y de la Resolución Jefatura! de División 118 300400/2010-000095. 2.8.

El 26 de diciembre de 2011, el Tribunal Fiscal contestó la demanda presentada por la SUNAT. 2.9. El 5 de enero de 2012, NESTLÉ contestó la demanda presentada por la SUNAT. 2.10.Mediante Resolución 16 del 31 de octubre del 2013, el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 2.11.

El 14 de noviembre de 2013, la SUNAT interpuso recurso de apelación contra la Resolución 16. 2.12. Mediante Resolución 22 del 16 de octubre de 2014, la Sétima Sala Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria, Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la Resolución 16 que declaró infundada la demanda. 2.13.

El 7 de noviembre de 2014, la SUNAT interpuso recurso extraordinario de casación contra la Resolución 22. 2.14. Mediante Oficio 260-2016/SDCSP-C/PJ del 16 de junio de 2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA) la 3 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 5 de 64 Interpretación Prejudicial del Articulo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda interpuesta por la SUNAT 3.1. De conformidad con la Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC, cuando a la Administración de Aduanas le haya sido presentada una declaración respecto de la cual tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos o pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas.

En tal sentido, se desprende que la citada Decisión se aplicará cuando la administración tenga dudas sobre la información declarada en la DUA y/o sobre la documentación presentada por el importador. 3.2. De lo anterior se puede concluir que la duda razonable se genera solo cuando la administración, luego de presentada y analizada una DUA, tiene motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado en ella o de los datos o documentos presentados con la declaración. 3.3.

En ninguna parte de las normas legales aplicables, se establece que la administración esté obligada a generar una duda razonable para resolver una solicitud de devolución que presenta el importador cuando este considera que ha pagado demás por un concepto que, según alude, no le corresponde. Cabe indicar que dicho concepto fue declarado en la misma DUA sin que haya mediado previamente alguna observación o duda del especialista encargado del despacho de importación. 3.4.

En el despacho de importación de las DUAs cuestionadas, no se generó una duda razonable debido a que la mercancía fue seleccionada a canal de control verde y naranja4, por lo que no se realizó ningún reconocimiento fisico de la mercancía. En efecto, de los hechos acaecidos en el trámite de importación, se verifica que no se pudo analizar la información contenida en las DUAs ni los documentos presentados por el importador; razón por la cual, no se generó una Al respecto, la SUNAT establece lo siguiente: - Canal verde: Las mercancías no requerirán de revisión documentarla ni reconocimiento ílsico y serán de libre disponibilidad. - Canal naranja: Las mercancías serán sometidas únicamente a revisión documentarla. - Canal rojo: Las mercancías estarán sujelas a revisión documentarla y reconocimiento físico.

En: http:l/www.sunal.gob.pe/orlentacionaduanera/importacion/etapas asignacion canal html (visitado el 7 de marzo de 2017). 4 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 6 de 64 duda razonable acerca de los documentos presentados o del valor declarado. 3.5. NESTLÉ ha suscrito un contrato general de licencia con SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTEC S.A., por lo que la demandada está obligada a pagar regalias por los derechos exclusivos de usar las marcas de fábrica, patentes y know how que pertenecen a SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 3.6.

Como consecuencia de ello, el pago por dichas regalías constituye una condición de venta y por lo tanto forman parte del valor en aduanas, toda vez que NESTLÉ no tiene derecho a utilizar las marcas en cuestión sin pagar el canon a la sociedad matriz. Las regalías a ajustar se basan en datos objetivos y cuantificables, puesto que son resultado de la obligación contraída por la empresa fiscalizada en virtud de un contrato de licencia. 3. 7.

En el presente caso no se discute el ajuste de valor por el pago por regalías por las ventas de la recurrente al exterior, sino el originado en las importaciones de los productos terminados que contienen las marcas licenciadas a ser comercializadas por la demandada en el país, en las que se encuentra acreditado el pago de regalías que forman parte del valor en aduana. 4.

Argumentos de la contestación del Tribunal Fiscal 4.1. La posición de la demandante se centra en establecer que tratándose de una autoliquidación de aranceles, no existía duda razonable de parte de la administración respecto de los valores declarados en las DUAs, por lo que dicho procedimiento no debía de aplicarse. Es decir, la demandante sostiene que dado que la importadora, que pasó por canal verde, declaró y autoliquidó sus derechos arancelarios, no tenía la obligación de observar el procedimiento de duda razonable. 4.2.

La Aduana tiene la prerrogativa exclusiva de determinar la base imponible y la cuantía de los derechos arancelarios (ad va/orem) y de los impuestos a pagar cuando considere que no han sido debidamente declarados. Así, el valor en aduana de las mercancías importadas será el "valor de transacción"; y, en el caso que dicho valor no pueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo sobre valoración de la OMC) -método del valor de transacción-, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas y asi sucesivamente. 5 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 7 de 64 4.3.

De la normativa internacional de la OMC se puede concluir que resulta incuestionable que antes de la determinación de tributos por parte de la Aduana, esta debe cumplir con motivar el ajuste del valor que efectúa conforme las normas legales aplicables y los elementos de juicio que surjan en cada caso. Dicha exigencia de motivación también se desprende de la normativa andina (Artículo 17 de la Decisión 571 que regula el tema de dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado) y de la normativa nacional (Artículo 11 del Decreto Supremo Nº 186-99-EF). 4.4.

De la jurisprudencia y de las normas tanto a nivel nacional, internacional y comunitario, existe un amplio consenso en que el procedimiento de la duda razonable tiene que anteceder a los reparos que efectúe la administración aduanera. 4.5. Debe hacerse un claro deslinde entre la declaración de un importador y la real y completa concurrencia de todos los requisitos que exige la normativa arancelaria para que el valor de las regalías sea adicionado al valor de venta declarado. 4.6.

Para denegar la devolución por pagos indebidos, pagos que se originaron en las declaraciones de regaifas presentadas por la misma importadora, se debe tener presente que las adiciones por conceptos de regalías se encuentran normadas bajo la figura de ajustes de valor, y que estos solo se aplican si previamente se ha constatado la concurrencia de ciertos requisitos: (i) si forma parte del valor de Aduana, (ii) si corren a cargo del comprador de la mercancía, (iii) si se pueden identificar mediante datos objetivos y cuantificables, (iv) si se encuentran previstos en el articulo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC y (v) cuando no están incluidos en el precio realmente pagado. 4.7.

La verificación de la existencia o no de la obligación de pagar las regalías a consecuencia de la compra de las mercancías, ameritaba que la Aduana otorgara a la importadora más tiempo para que pueda presentar más pruebas que acreditaran el valor declarado en los despachos de importación en controversia, lo cual se dilucida siguiendo el procedimiento de la duda razonable. 4.8.

La declaración y autoliquidación de NESTLÉ no exoneraba a la SUNAT de seguir el procedimiento ineludible de duda razonable antes de pronunciarse sobre las adiciones al valor de venta originadas por el pago de regalías. 4.9. Es arreglado a derecho que el Tribunal Fiscal revoque la actuación de la SUNAT, toda vez que no se verifica que esta, a efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con las DUAs cuestionadas, haya efectuado como paso previo y necesario la 6 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 8 de 64 notificación a la demandada de la duda razonable de los valores declarados y los elementos de juicio que la sustentan, otorgándole el correspondiente plazo legal con la finalidad de que proporcione una explicación complementaria así como otros documentos o pruebas. 4.1O.

El Tribunal Fiscal no se ha pronunciado sobre el fondo ya que los errores procedimentales hacían inviable dicha opción. Asimismo, dicho Tribunal señaló que no forma parte de su competencia realizar una valoración de las mercancías importadas para la determinación del valor aduanero, pues dicha atribución corresponde ser ejercida de manera exclusiva por la Administración Aduanera. 4.11.

El Tribunal Fiscal se limita a verificar el cumplimiento de las normas de valoración por parte de la Administración Aduanera como sustento de su acto de determinación, a fin de establecer si el ajuste de valor se encuentra o no arreglado a la Ley. 5. Argumentos de la contestación de NESTLÉ 5.1. Como se evidencia de la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada, en concordancia con la legislación, doctrina y jurisprudencia, se determinó que la acción de la SUNAT para cuestionar el valor en aduana de una mercancía se debe canalizar necesariamente vía el procedimiento de duda razonable. 5.2.

NESTLÉ sí cuestionó el valor en aduana declarado desde un primer momento, primero con el pago bajo protesto y luego con la presentación de las solicitudes de devolución. 5.3. De conformidad con lo previsto en la Decisión 6.1. del Comité de Valoración de la OMC, en la Decisión 378 de la Comunidad Andina y en el Decreto Supremo 186-99-EF, que aprueba el Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo de Valor de la OMC, cuando la SUNAT tenga motivos para dudar del valor de transacción declarado por el importador, o sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración de ese valor, deberá seguir el procedimiento sobre duda razonable establecido por las normas antes mencionadas a fin de legitimar su actuación. 5.4.

Ello, debido a que a través del citado procedimiento se le permite al importador proporcionar las explicaciones, documentos y pruebas complementarias que demuestren que el valor de transacción declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. 1 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 9 de 64 5.5.

En tal sentido, cuando la SUNAT tenga motivos para dudar sobre el precio realmente pagado o por pagar declarado por el importador o los ajustes de dicho valor, tendrá que notificar la duda razonable al importador, así como los motivos que la llevaron a tomar esa decisión y las referencias utilizadas como sustento de la duda. Asimismo, deberá solicitar al importador que proporcione la información y pruebas que demuestren que la declaración del valor en aduanas fue efectuada correctamente.

Finalmente, deberá comunicar previamente al importador sobre su decisión de determinar el valor en aduana sobre la base de un método distinto al utilizado por el importador. 5.6. La aplicación del procedimiento de duda razonable sobre el precio realmente pagado o por pagar es de carácter obligatorio y su inobservancia constituye un vicio insubsanable que afecta la decisión que la SUNAT adopte sobre el valor de las importaciones, lo que implicaría una vulneración al debido procedimiento administrativo en la medida que el administrado (importador) se vería imposibilitado de poder explicar y/o acreditar que el valor declarado, respecto del cual la Administración le ha comunicado tener dudas (como ocurre en el presente caso), corresponde al valor realmente pagado o por pagar. 5.7.

La SUNAT ha indicado que el único momento en el que se podría cumplir con el procedimiento de duda razonable sería durante el despacho aduanero, es más, solo en los casos en los que la mercadería es asignada a canal naranja o rojo, puesto que según lo que ella misma ha señalado, en el canal verde no se podría cumplir con dicho procedimiento.

Al respecto, manifestó que dicha alegación es falsa. Aceptar una afirmación de esa naturaleza implicarla que la SUNAT no podría cuestionar el valor en aduana de las mercancías a través de su facultad de fiscalización posterior, al no encontrarse dichas mercancías en despacho aduanero. 5.8. Para que las regalías formen parte del valor en aduana de la mercancía importada, debe de cumplirse con la totalidad de ciertos requisitos y basta que no se cumpla con alguno de ellos para que no se acepte ningún ajuste ni adición por ese concepto.

Uno de ellos es que el pago de regaifas debe constituir una "condición de venta" de la mercancía importada en la relación contractual entre el importador y el proveedor extranjero. 5.9. Para que el pago por regalias forme parte de la base imponible de los aranceles y demás tributos a la importación, deberá haber sido pactado como una "condición de venta", esto es que: (i) tal condición debería haber sido incorporada como parte integrante del contrato de compra­ venta; o, (ii) en caso exista un contrato de licencia, que en el contrato de compra-venta se señale expresamente que la venta esté supeditada al pago de las regalías previstas en el contrato de licencia, siendo 8 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 110 de 64 importante comprobar que el vendedor extranjero ha supeditado el contrato al compromiso que asume el comprador de pagar las regalías. 5.1 O. En ese orden de ideas, la condición de venta, en los términos a los que se refiere el Literal c) del Numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC, no se presenta en el caso de las operaciones de comercio internacional efectuadas por NESTLÉ con sus proveedores extranjeros.

En efecto, no se ha comprobado que en el marco de dichas operaciones, se haya pactado el pago de regalias por el derecho a usar la marca o dicho de otro modo, que las ventas se vean suspendidas por el incumplimiento en el pago de regalias. 6. Argumentos de la Sentencia de la Primera Instancia 6.1. De la revisión de las normas aplicables no puede concluirse que el procedimiento de determinación del valor de aduana se encuentre reservado únicamente a la etapa del despacho de las mercancías importadas, esto es, antes del levante de las mismas, ya que las mismas no circunscriben la aplicación de "duda razonable" a solo un determinado momento.

Por ello, dicho procedimiento resulta aplicable dentro del procedimiento de devolución de tributos pagados en exceso o indebidamente, toda vez que tiene como objeto dilucidar si el pago de las regaifas estaba comprendido en el valor declarado de la mercancía importada. 6.2. Al no iniciar el procedimiento por "duda razonable" y desestimar el pedido de devolución de derechos arancelarios, la autoridad aduanera trasgrede el derecho constitucional de contradicción y defensa consagrado en el Literal 14 del Artículo 39 de la Constitución Política del Perú. 6.3.

La autoridad aduanera debió optar por el trámite específico de determinación del valor de aduana por "duda razonable" para dilucidar si el pago de regalías estaba comprendido en el valor declarado de la mercancía importada, para lo cual al momento de evaluar la solicitud de devolución de la importadora, resultaba pertinente requerir información complementaria que sustente que no debió agregarse el valor de dichas regalías, teniendo en cuenta que el administrado solicita un pronunciamiento de la autoridad aduanera vinculado al valor de las mercancías en aduanas. 6.4.

El hecho que las mercancías hayan sido seleccionadas a canal de control verde, no enerva el hecho que la autoridad aduanera pueda realizar un control posterior de dichas declaraciones, sobre todo si los administrados le solicitan un pronunciamiento en relación al valor de las mercancías en cuestión. 9 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 111 de 64 6.5.

Con relación al análisis sobre la incorporación de las regalías en el valor de aduana, conforme a las reglas de valoración de la OMC, el Tribunal Fiscal dejó a salvo la facultad de la autoridad aduanera para proceder con el procedimiento de duda razonable dispuesto por la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC. 6.6. La autoridad aduanera debió iniciar un procedimiento de determinación del valor de aduana por "duda razonable" antes de resolver la solicitud de devolución de la empresa importadora, en consecuencia, la Resolución del Tribunal Fiscal 10378-A-2011 del 16 de junio de 2011 no se encuentra incursa en alguna de las causales de nulidad previstas en el Artículo 1O de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 7.

Argumentos del recurso de apelación de la SUNAT 7.1. La normativa supranacional no se refiere al denominado "procedimiento de duda razonable", siendo que dicha denominación es dada por la legislación peruana simplemente por el hecho de ponerle un nombre propio a esta facultad que tienen las administraciones de aduanas. En ese sentido, la apreciación del juez respecto a que dicho procedimiento (de duda razonable) resulta aplicable dentro del pedido de devolución de tributos pagados en exceso o indebidamente, carece de sustento legal. 7.2.

La sentencia impugnada incurre en un error al señalar que el procedimiento de duda razonable debe realizarlo la administración aduanera en cualquier momento, aun cuando no se haya presentado en la realidad el hecho generador de dicho procedimiento; esto es, que la administración aduanera tenga dudas del valor declarado por el importador. 7.3.

Resulta contrario a la Ley que el juez considere aplicable el procedimiento de duda razonable para una solicitud de devolución, cuando la propia norma aplicable al caso (Articulo 163 del Código Tributario Peruano) señala cuáles son los medios impugnatorios que pueden imponerse en estos casos y en los cuales el importador tiene la oportunidad de ofrecer medios de prueba así como exponer sus argumentos, es decir, ejercer su derecho de defensa, lo que finalmente se dio y se cumplió a cabalidad en el presente caso. 7.4.

El juez incurre en error al señalar que con la sola presentación de una solicitud de devolución se debe plantear un procedimiento de duda razonable, toda vez que dicho procedimiento está regulado para un contexto distinto al de una solicitud de devolución, por lo que considera que no resulta aplicable al caso materia de análisis. 10 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 112 de 64 7.5.

Las solicitudes de devolución de pagos no cuentan con etapa probatoria, razón por la cual resultaría un contrasentido generar un trámite como el de duda razonable en el que eminentemente deberían actuarse pruebas documentales. 7.6. Para que proceda una devolución por pago indebido, debe existir la certeza de que efectivamente lo que se pagó fue indebido o en exceso.

Luego de ello, se debe proceder a la actualización de dicho monto adicionándose los intereses correspondientes. 7.7. Aceptar lo resuelto por el juez llevaría a la conclusión errónea de que ante cualquier solicitud de devolución, la SUNAT deba iniciar un procedimiento de duda razonable, pese a que ello no está previsto ni por la norma supranacional ni por la ley nacional y menos aún si es que no existen dudas por parte de la administración respecto a la determinación de la base imponible.

En efecto, en el caso de autos la SUNAT no ha dudado de los valores que NESTLÉ ha declarado, máxime si las mercancías materia de litis fueron seleccionadas a canal de control verde; y, por lo tanto, no podían generarse dudas respecto a los documentos presentados ni al valor declarado. 7.8. Conforme consta en el expediente administrativo, durante el despacho las mercancías no fueron objeto del reconocimiento fisico ni se efectuó la revisión documentaria, ya que todas las DUAs fueron sometidas a canal de control verde, es decir, no tuvieron control aduanero.

Por tanto, la administración aduanera no pudo analizar la información contenida en las citadas DUAs ni los documentos presentados por el importador, por lo que resultaba imposible que se pudiera generar duda razonable. 7.9. La sentencia de primera instancia no se pronuncia sobre el tema de fondo, el cual consiste en verificar si en el caso materia de autos correspondía la devolución solicitada por NESTLÉ, debiendo verificar si procedía agregar el monto pagado por concepto de regalías al valor de las mercancías y según ello determinar si correspondía estimar o no el pedido de devolución. 8.

Argumentos de la Sentencia de la Segunda Instancia 8.1. De una interpretación sistemática de las normas pertinentes a nivel internacional, comunitario y nacional, es posible concluir que la ratio Jegis de las mismas es que ante la existencia de una duda razonable, la administración aduanera pueda verificar que el valor declarado corresponde al monto pagado por las mercancías importadas a efectos de determinar correctamente el arancel aduanero respectivo, conforme al derecho al debido procedimiento. 11 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 113 de 64 8.2.

Se encuentra acreditado que la administración aduanera vulneró el derecho al debido procedimiento de la empresa NESTLÉ al desestimar unilateralmente las solicitudes de devolución mediante Resolución Jefatura! de División 118 300400/2010-000095, motivo por el cual, la Resolución del Tribunal Fiscal 10378-A-2011 que resuelve revocar la Resolución Jefatura! de División 118 300400/2010-000644, no ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el Articulo 10 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 8.3.

No resulta factible disponer el reenvío para que la Administración Aduanera vuelva a resolver la solicitud de devolución siguiendo el procedimiento de duda razonable, puesto que no se ha determinado que al emitirse la Resolución del Tribunal Fiscal 10378-A-2011 se haya incurrido en algunas de las causales previstas en el Artículo 1O de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 9.

Argumentos del recurso de casación interpuesto por la SUNAT 9.1. Interpretación errada de la normativa de valoración aduanera de mercancías respecto a la obligación de implementar en una solicitud de devolución, el procedimiento de duda razonable, la cual ha sido adoptada por parte del Tribunal Fiscal al revocar la actuación de la Administración Aduanera y por los órganos jurisdiccionales al confirmar dicha decisión. 9.2.

Aplicación errónea del Numeral 5 del Artículo 3, Numeral 2 del Artículo 1O y Numeral 1 del Articulo 12 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al momento de resolver, pues no obstante que el Tribunal Fiscal y los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia concluyen señalando que se omitió seguir el procedimiento regular (duda razonable), ninguno de ellos en la parte resolutiva, declaró la nulidad del acto ni retrotrajo sus efectos a la fecha del acto nulo, ni mucho menos ordenó que la Administración vuelva a resolver la controversia implementando el procedimiento que señalan correspondía seguir, todo lo cual impidió renovar el acto viciado de nulidad.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina5 y de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5 Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, aprobada por la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. Publicada el 15 de diciembre de 2003 en la Gacela Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1023. 12 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 14 de 64 2.

No procede la interpretación de la Decisión 378 toda vez que esta no se encontraba vigente al momento en que NESTLÉ presentó las DUAs. 3. En atención a la materia controvertida del caso, procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6 4. Asimismo, de oficio se interpretará el Literal e) del Artículo 49 y el Artículo 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, adoptado por la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, Conforme a la Cuarta Disposición Final de la Decisión 571, esta entró en vigor para los palses miembros el 1 de enero de 2004.

Asimismo, mediante la Tercera Disposición Final de la Decisión 571 se derogó las Decisiones 378 y 521. 6 Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ ªArt/culo 16.- Obligación de suministrar Información. Cualquier persona directa o indirectamente relacionada con las operaciones de Importación de las mercancías de que se trate o con las operaciones posteriores relativas a las mismas mercanclas, as/ como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en relación con la declaración en aduana de las mercanclas y la declaración del valor, a quien la autoridad aduanera le haya solicitado información o pruebas a efectos de la valoración aduanera, tendrá la obligación de suministrarlas oportunamente, en la forma y en los términos que se establezcan en la legislación nacional".

"Artfculo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercanclas importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de /as mercancías importadas no se determinará en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.· ªArticulo 18.- Carga de la prueba.

En la determinación del valor en aduana, as/ como en fas comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Pafses Miembros de la Comunidad Andina, en relación con la vaforación, la carga de la prueba le corresponderá, en principio, al importador o comprador de la mercancla. Cuando el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de fa mercancía importada; y cuando el importador o comprador sea una persona jurídica su representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre". 13 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 Reglamento Comunitario de la Decisión 571)7, relacionados con la materia en controversia. 7 115 de 64 pues están Resolución 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andlna.­ "Art/cu/o 49.

Factores de riesgo. Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros: ( ) e) Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el articulo 26 de este Reglamento. ( ) Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos correspondientes.

Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los articulos 16, 17 y 18 de la Decisión 571. • "Articulo 51. Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 y en el Capitulo V de la Decisión 571, las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina, harán uso del procedimiento que se establece a continuación para la verificación y comprobación del valor declarado: 1. A los fines de lo previsto en el articulo 17 de la Decisión 571 se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Cuando la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la Declaración Andina del Valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al Importador explicaciones complementarias, as/ como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda. b) 51, una vez recibida la información complementaria o, a falla de respuesta, la Administración de Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del articulo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías Importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y fa valoración de las mercanclas se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del articulo 3 de la Decisión 571. c) Anles de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador, por escrito, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará un plazo razonable para responder.

Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran. En los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podrá retirar las mercancías, si presta una garantfa suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado, que cubra el pago de los Derechos, Tasas e Impuestos a la Importación a que puedan estar sujetas en definitiva las mercanclas. 2.

Cuando /os documentos probatorios aportados para la aplicación de alguno de los métodos secundarios, no satisfagan los requerimientos exigidos por la Adminislración 14 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 16 de 64 C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La Duda Razonable. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable.

Procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad Aduanera. La carga de la prueba. La fundamentación de la Duda Razonable. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por obseivaciones planteadas por el administrado. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La Duda Razonable. Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable.

Procedimiento de la Duda Razonable. Las facultades de la Autoridad Aduanera. La carga de la prueba. La fundamentación de la Duda Razonable. Procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado 1.1. Introducción 1.1.1. En el proceso interno se discute si la Autoridad Aduanera debió llevar a cabo el procedimiento administrativo interno de Duda Razonable, respecto de las mercancias importadas por NESTLÉ. Al respecto, la SUNAT afirma que en ninguna norma se establece que la autoridad aduanera está obligada a generar duda razonable para resolver una solicitud de devolución de impuestos. 1.1.2.

Resulta pertinente empezar señalando que los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la recaudación de los derechos e impuestos a la importación, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas de la OMC y la normativa comunitaria sobre la materia8, son seis: i) valor de transacción de las mercancias importadas; ii) valor de transacción de mercancías idénticas; iii) valor de transacción de mercancías similares; iv) valor deductivo; v) valor reconstruido; y, vi) último recurso.9 1.1.3.

El primer método tiene por objeto determinar el precio que realmente se pagó o se pagará por las mercancías importadas (valor de transacción), razón por la cual, es conocido como método Mprincipal". Aduanera o no sean aportados, podrá aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga. •, B Articulas 2, 3 y 4 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina. 9 Sobre cada uno de los métodos, se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 26 de noviembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 51-IP-2012. 15 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 17 de 64 Los cinco métodos restantes o "secundarios", establecen, de manera subsidiaria, otros parámetros para determinar el valor en aduana o base imponible.

Es decir, son aplicados en su orden y de manera subsecuente, ante la imposibilidad de establecer el valor de transacción 1°. 1.1.4. En ese contexto, corresponde señalar que, el procedimiento de Duda Razonable solo entra en escena cuando se aplica el método de Valor de Transacción. Es decir, cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado por el importador o de los documentos presentados como soporte de dicha declaración. 1.1.5.

En consecuencia, si después de llevar a cabo el procedimiento de Duda Razonable, aún no es posible para la Administración Aduanera determinar con exactitud el valor de transacción, asi lo expresará y aplicará los métodos secundarios. 1.1.6. Con esas precisiones, a continuación, se desarrollarán los siguientes aspectos: (i) la Duda Razonable;

(ii) Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable; (iii) procedimiento de la Duda Razonable; (iv) las facultades de la Autoridad Aduanera; (v) la carga de la prueba; (vi) la fundamentación de la Duda Razonable; y, (vii) procedencia del procedimiento de Duda Razonable por observaciones planteadas por el administrado. 1.2.

La Duda Razonable 1.2.1. Cuando la autoridad aduanera tenga motivos para dudar de la declaración del valor presentada por el importador respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren en esa declaración, o con relación a los documentos presentados como prueba de esa declaración, pedirá al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas comprobaciones y determinar el valor en aduana que corresponda. 1.2.2.

Al respecto, el Articulo 17 de la Decisión 571 dispone que: "Artículo 17.- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. 1 º Sobre esto se puede ver: SÁNCHEZ, Julia Inés. Valoración Aduanera. Secretarla General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asístencia Relativa al Comercio l. Primera edición Julio 2007.

Pág. 55., quien afirma que "( ) en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana can arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en et orden jerárquico establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicación puede invertirse a petición del importador y si asl lo acepta la Administración Aduanera". 16 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 18 de 64 Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de /os datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del articulo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación de método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista." 1.2.3. Cuando la autoridad tiene duda de que la Declaración Aduanera contiene inconsistencias requiere al importador la información que le hace falta. 1.2.4.

A través de la Duda Razonable, la autoridad obtiene las explicaciones necesarias por parte del importador, para así poder pronunciarse de manera adecuada respecto del valor que debe pagar el administrado por las mercancías importadas y, por su parte, el importador tiene así el derecho a defenderse frente a la Administración Aduanera con los respectivos documentos y pruebas que demuestren que el valor que declara es el valor real pagado o por pagar por su ingreso de productos al país. 1.3.

Oportunidad dentro de la cual se puede presentar la Duda Razonable 1.3.1. La normativa andina y la de la OMC no señalan un plazo de tiempo dentro del cual se puede presentar la Duda Razonable por parte de la Autoridad Aduanera, por lo que esta puede ser antes de la admisión de la declaración aduanera; durante el despacho -esto es, desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento del levante o embarque de las mercancías-; o, a partir del levante o el embarque de las mercancías despachadas -esto es, con posterioridad a la entrega de las mercancias-11. 1.3.2.

La Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC tampoco señala un plazo, dejando abierta la posibilidad al no precisar el momento en que se puede presentar la Duda Razonable. A modo de referencia ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1 80-1 P-2015 de fecha 7 de Julio de 2016. 17 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 1.4. 22/05/2017 19 de 64 Procedimiento de la Duda Razonable 1.4.1.

El procedimiento de la Duda Razonable se encuentra contemplado en el Artículo 51 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, el mismo que se resume de la siguiente manera: 1.4.1.1. Ante una duda debidamente motivada respecto de la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que formen parte de la Declaración Andina de Valor o de los documentos de soporte, la Administración de Aduanas requerirá al importador las explicaciones del caso, así como los documentos de soporte para comprobar que el valor sea el correspondiente. 1.4.1.2.

Si con la información proporcionada o sin ella, la Administración de Aduanas continuara teniendo dudas razonables, podrá tomar una decisión de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del Valor de Transacción y la valoración de las mercancías, la valoración se la efectuará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2 a 6 del Artículo 3 de la Decisión 571. 1.4.1.3.

La Administración de Aduanas está obligada, previo a emitir una decisión, a comunicar por escrito al importador, de los motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, otorgándole un plazo razonable para responder. No se enuncia cuanto tiempo es por lo que aplicaría el principio de complemento indispensable, siendo el plazo que la norma interna contemple, de ser el caso. 1.4.1.4.

Emitida la respectiva resolución, la Administración de Aduanas la debe comunicar por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran. 1.4.1.5. Si la duda razonable se presenta durante el despacho de las mercancías, el importador podrá rendir garantía para su retiro, en la cual cubra los derechos, tasas e impuestos de importación a los que eventualmente están sujetas las mercancías. 1.4.1.6.

Si los documentos probatorios para la aplicación de los métodos secundarios no satisfacen los requerimientos exigidos por la Administración Aduanera, o no se los presentó durante el plazo requerido, podrá la autoridad 18 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 20 de 64 aplicar el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga. 1.5.

Las facultades de la Autoridad Aduanera 1.5.1. Para realizar una adecuada inspección de los valores declarados por el importador, la Administración está facultada para realizar, de oficio, todos los controles e investigaciones necesarias para el efecto, dentro de los que se encuentran los controles previos1 2 y durante el despacho 1 3, así como los posteriores 14 a la importación (Artículos 14 y 15 de la Decisión 571 15). 1.5.2.

En la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 44-IP-2009 de fecha 28 de agosto de 2009, sobre el objetivo de los mencionados controles, este Tribunal ha determinado, teniendo en cuenta el Reglamento Comunitario de la Decisión 571, los siguientes aspectos: "Garantizar que se han cumplido las condiciones previstas en el artículo 1 relativas a la utilización del valor de transacción, venta, partes relacionadas, entre otros; 12 El control previo es el ejercido por la Administración Aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera. 13 El control durante el despacho es el ejercido por la Administración desde el momento de la admisión de la declaración hasta el momento del levante o embarque las mercancías.

Comprende la comprobación de la declaración en aduana de las mercanclas importadas y los datos contenidos en la Declaración Andina del Valor y en sus documenlos justificalivos. Cuando se requiera, la Administración aduanera podrá solicitar mayores pruebas y justificaciones. 14 El control posterior es el ejercido por la Administración a partir del levante o el embarque de las mercanclas despachadas.

Comprende, además, los datos comerciales de los inleresados registrados en los libros y sistemas, asl como solicitar la presentación posterior de mayores pruebas y Justificaciones, teniendo en cuenta lo eslablecido en el Lileral c) del Articulo 13, Artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571. 15 Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Ar1/culo 14.• Facultad de las Aduanas de los Palses Miembros de la Comunidad Andina.

Según lo establecido en el Artfcufo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, considerado de manera conjunta con fo establacfdo en el párrafo 6 def Anexo lfl del mismo, fas Administraciones Aduaneras de fas Países Miembros de la Comunidad Andina, tienen el derecho de llevar a cabo los controles e investigaciones necesarios, a efectos de garantizar que los valores en aduana declarados como base imponible, sean los correctos y estén determinados de conformidad con las condiciones y requisitos del Acuerdo sobre Valoración da fa OMC." MArticulo 15.- Control del Valor en Aduana.

Teniendo en cuenta lo señalado en el articulo anterior, fas Administraciones Aduaneras asumirán fa responsabilidad general de la valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e Investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías Importadas� 19 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 21 de 64 Determinar si el valor declarado comprende el precio total pagado por pagar por el importador por las mercancías importadas;

Determinar si los ajustes previstos en el articulo 8 han sido incluidos en el valor aduanero declarado; Verificar la aplicación co"ecta de los métodos secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse; Prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, por ejemplo, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos; y, Tales controles se deben cumplir en varias etapas: previa al despacho, en el momento del despacho y en la fase posterior al despacho." 1.5.3.

Es muy importante tener en cuenta que las Autoridades Aduaneras nacionales deben prever todas las condiciones técnicas y normativas para realizar los controles aduaneros, lo que supone mantener al importador informado de los aspectos técnicos y legales cuando así lo solicite, tal y como lo establecen los Artículos 7 y 16 del Acuerdo sobre Valoración de la OMc1s. 1.5.4.

En el caso en concreto, NESTLÉ sostiene que los valores cancelados por concepto de pago de regalías deben ser devueltos, mientras que por su parte la SUNAT afirma que no, en razón de lo que evidentemente existe discrepancia entre las partes. 1.5.5. Al respecto, el Articulo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 dispone un procedimiento único comunitario que brinda un trato indiscriminado a todas las importaciones de mercancias efectuadas al territorio aduanero comunitario, conforme se puede apreciar a continuación: "Artículo 49.

Factores de riesgo., Como consecuencia de los controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros: (... ) e) Pagos de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual especificados en el artículo 26 de este Reglamento. (... ) Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-IP-2014 de fecha 30 de abril de 2014. 20 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 22 de 64 correspondientes.

Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 1 B de la Decisión 571." 1.5.6. Conforme a la precitada norma, uno de los factores de riesgo es precisamente el relacionado con el pago de cánones por el uso de derechos de propiedad intelectual, enunciándose en su inciso final que sobre la base de los factores de riesgo se hubiera detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita del hecho encontrado, con la indicación de los justificativos respectivos. 1.5.7.

Una vez fundamentada la duda se da paso a la investigación correspondiente, debiendo dársele al importador la oportunidad para que presente las pruebas respectivas, de acuerdo con lo determinado en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571. 1.5.8. El derecho a la defensa del importador juega un papel importante, toda vez que debe dársele la oportunidad de presentar los respectivos descargos para que así la Autoridad Aduanera, pueda a su vez detectar con claridad si el factor de riesgo debe o no incluirse en la declaración aduanera. 1.5.9.

El Articulo 16 de la Decisión 571, dispone quien está obligado a suministrar información a la Autoridad Aduanera respecto de las operaciones de importación de las mercancías o de las operaciones posteriores relativas a ellas, estando involucrado la persona que directa o indirectamente se relacione con la importación, así como cualquier persona que haya actuado ante la Aduana en relación con la declaración aduanera de las mercancías, así como la persona a la que la Aduana le haya solicitado información o pruebas para la valoración aduanera. 1.5.1 O. La persona obligada a dar información, deberá entregar a la Autoridad Aduanera de manera oportuna y en la forma y términos que se los establezca en la norma interna de cada país. 1.5.11.

De conformidad con el Articulo 17 de la Decisión 571, cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de dicha declaración, la Administración de Aduanas debe solicitar al importador los soportes que demuestren que el valor declarado represente la cantidad total realmente pagada, ajustada a las disposiciones del Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 21 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 1.6. 22/05/2017 23 de 64 La carga de la prueba 1.6.1.

Se abordará el presente tema a fin de determinar sobre quien recae la carga de la prueba en la determinación del valor en aduana. 1.6.2. Al respecto, el Artículo 18 de la Decisión 571 estable que, en principio, la carga de la prueba le corresponde al importador o comprador de las mercancías, y en el caso de que el importador y el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba recaerá tanto en importador como en el comprador, y tratándose de personas jurídicas en la persona de su representante legal o persona autorizada. 1.6.3.

En consecuencia, en la determinación del valor en aduana y en las eventuales comprobaciones e investigaciones en relación con la valoración en aduana que realice la Autoridad Aduanera competente de cada país miembro, lo cual evidentemente comprende el procedimiento de Duda Razonable, la carga de la prueba recaerá, en principio, sobre el importador o al comprador: y, en caso el importador y el comprador no sean la misma persona, también al comprador de la mercancía importada. 1.7.

La fundamentación de la Duda Razonable 1.7.1. Al determinar la existencia de una Duda Razonable, la Autoridad Aduanera deberá necesariamente 17: 17 a) Fundamentar la Duda Razonable detectada sobre la base de un factor de riesgo determinado, dejando constancia escrita de los hechos encontrados, con la indicación de los justificativos correspondientes: b) Comunicar por escrito al importador los motivos que tenga para dudar de la declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de la misma; c) Requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos: y, d) Otorgar al importador un plazo razonable para responder y presentar las pruebas requeridas.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 38-IP-2016 de recha 5 de septiembre de 2016. 22 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 24 de 64 1.7.2. En consecuencia, la normativa andina establece una obligación para la Administración Aduanera, aquella de fundamentar la Duda Razonable sobre la base de determinados factores de riesgo objetivos --aunque no enumerados de manera exhaustiva-, dejando constancia escrita de los hechos encontrados e indicando las respectivas justificaciones; para posteriormente dar inicio al procedimiento correspondiente, comunicándole al importador los motivos de la Duda Razonable y otorgándole un plazo razonable para responder y presentar las pruebas requeridas 1a. 1.8.

Procedencia del procedimiento de Duda observaciones planteadas por el administrado Razonable por 1.8.1. El Artículo 17 de la Decisión 571 establece la procedencia del procedimiento de Duda Razonable cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración. 1.8.2.

En las secciones anteriores se ha señalado que el procedimiento de Duda Razonable se inicia ante una duda debidamente motivada, y que la Autoridad Aduanera tiene la obligación de fundamentar adecuadamente la existencia de la Duda Razonable. Es más, dicha autoridad debe identificar el factor de riesgo 19 que genera la Duda Razonable. Una vez fundamentada la duda, recién es posible iniciar la investigación pertinente sobre el valor de la mercancía. Es evidente, pues, que la identificación de una Duda Razonable no se encuentra al libre albedrío discrecional de la Autoridad Aduanera, sino que esta debe justificar adecuadamente su actuación. 1.8.3.

En ese contexto, cuando un administrado solicita de manera excepcional a la Autoridad Aduanera el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha autoridad debe entender que el administrado está ejerciendo tanto su derecho de petición como su derecho de defensa, así como que es una oportunidad para encontrar la verdad material. Veamos cada uno de estos puntos. 1.8.4.

Con relación a lo primero, al solicitar de manera excepcional el inicio del procedimiento de Duda Razonable, el administrado está ejerciendo su derecho de petición, por lo que la Autoridad Aduanera tiene la obligación de pronunciarse y por escrito, lo que supone que debe dar las razones y motivos por los cuales acepta o deniega la solicitud.

En caso de que la respuesta sea negativa, esta no puede 18 Ibídem. 19 Teniendo en cuenta que el listado del Articulo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 -referido a los factores de riesgo- no es taxativo. 23 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 25 de 64 basarse en el mero ejercicio de una discrecionalidad, sino que dicha autoridad debe fundamentar y justificar adecuadamente las razones que la llevan a considerar que resulta innecesario tramitar el procedimiento de Duda Razonable. 1.8.5.

Dicho en otros términos, cuando es el propio importador quien solicita el inicio del procedimiento de Duda Razonable, dicha solicitud debe ser interpretada en el marco del derecho de petición de los administrados que, por un parte, están facultados a formular solicitudes a la Administración Pública y, por otra, tienen el derecho de recibir una respuesta oportuna, motivada y clara por parte de los órganos administrativos. 1.8.6.

En segundo lugar, la solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable por parte del administrado debe ser entendida como el ejercicio del derecho de defensa, por lo que la Autoridad Aduanera tiene el deber de permitir que el administrado pueda presentar alegatos y ofrecer medios probatorios, asf como la obligación de merituar tales alegatos y medios probatorios.

Garantizar el ejercicio del derecho de defensa supone aceptar que el administrado puede plantear reparos u observaciones, y la autoridad tiene el deber de pronunciarse sobre dichos reparos u observaciones a través de un pronunciamiento debidamente motivado. 1.8.7. Tercero, la Autoridad Aduanera, en tanto autoridad administrativa, guia su actuación por el principio de verdad material, por lo que ante una solicitud excepcional de inicio del Procedimiento de Duda Razonable, tiene una oportunidad para efectuar las indagaciones y evaluaciones que sean necesarias para verificar que lo declarado por el administrado es correcto o no. Es más, es una oportunidad para ejercer un adecuado control de la información y documentación que presente el administrado, lo que permitirá asegurar que la declaración sea correcta, de modo que el administrado no pague más ni menos de lo que corresponde. 1.8.8.

Asimismo, tomando en cuenta que las Autoridades Aduaneras deben asegurar la materialización del debido proceso en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas que puedan afectar o menoscabar de alguna manera los derechos de los administrados, corresponde que dichas autoridades se pronuncien en todos los casos y valoren debidamente todos los documentos y pruebas que sean presentadas como sustento de las solicitudes o peticiones. 1.8.9.

A manera de conclusión, si bien en casos excepcionales el administrado podrá solicitar que la autoridad aduanera inicie el procedimiento de Duda Razonable, la Autoridad Aduanera se pronunciará de manera fundamentada sobre dicha solicitud, 24 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 26 de 64 valorando además los documentos y pruebas presentadas por el administrado, observando el derecho de petición, de defensa y del debido proceso, especialmente cuando decida no iniciar el procedimiento solicitado, de conformidad con la normativa nacional e internacional aplicable. 1.8.1 O. Sin perjuicio de lo anterior, los países, vía complemento indispensable, (legislación y jurisprudencia nacional) pueden fortalecer las garantías y derechos a favor del importador.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 728-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia �ckros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Go Apac MAGISTRADO 25 Proceso 451-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 27 de 64 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. l td Cecilia l�eros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26 GACETA OFICIAL 22/05/2017 28 de 64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito. 3 de abril de 2017 Proceso 491-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-13416 Referencia Marcas involucradas ZETIA (denominativa) y ZETINA {denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 7667-S-TDCA-N º1 de 12 de septiembre de 2016, recibido ftsicamente el 20 de septiembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-13416; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Pharmabrand S.A. Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados 22/05/2017 29 de 64: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) Vocales de la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI Msp Singapore Company LLC Procurador General del Estado 2.

Hechos relevantes 2.1. El 19 de abril de 2002, MSP SINGAPORE COMPANY LLC (en adelante, MSP SINGAPORE) solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el IEPI) el registro como marca del signo constituido por la denominación ZETIA, para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza1. 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 7 de agosto de 2002, PHARMABRAND S.A. (en adelante, PHARMABRANO) formuló oposición contra la citada solicitud de registro por considerar que dicho signo resultaba confundible con su marca registrada ZETINA que distingue todos los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al ser gráfica, fonética y conceptualmente semejantes.

En consecuencia, el signo solicitado se encontraría incurso en el supuesto de prohibición de registro establecido en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486. 2.3. Mediante Resolución 0982923 del 28 de octubre de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la oposición formulada; y, en consecuencia, rechazó el registro del signo solicitado, por considerar que existía riesgo de confusión con la marca registrada ZETINA. 2.4.

El 28 de noviembre de 2003, MSP SINGAPORE formuló recurso de apelación contra la Resolución 0982923 ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI (en adelante, el Comité). 2.5. El 25 de agosto de 2004, PHARMABRAND contestó el recurso de apelación formulado. 2.6. Mediante Resolución de fecha 1 O de marzo de 2008, el Comité aceptó el recurso de apelación formulado y revocó en todos sus extremos la Clase 5: Productos íarmacéullcos, veterinarios e higiénicos; sustancias dletélicas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para I¡¡¡ destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas y todos los demás productos incluidos en la Clase 5. 2 {) Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 30 de 64 Resolución 0982923.

En consecuencia, concedió el registro de la marca ZETIA a favor de MSP SINGAPORE. 2.7. El 1 de abril de 2008, PHARMABRAND interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución de fecha 1 O de marzo de 2008, argumentando que los derechos sobre su marca registrada ZETINA se veían afectados al haberse concedido el registro de la marca solicitada ZETIA. 2.8.

El 17 de noviembre de 2008, MSP SJNGAPORE contestó el recurso de reposición formulado, argumentando que el Comité en forma legal concedió el registro de su marca al cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 134 de la Decisión 486. 2.9. Mediante Resolución de fecha 29 octubre de 2009, la Primera Sala del Comité resolvió declarar no ha lugar el recurso de reposición interpuesto, toda vez que consideró que PHARMABRAND no aportó nuevos argumentos que desvirtúen los fundamentos que llevaron al Comité a emitir la resolución objeto de cuestionamiento, concluyendo que la marca solicitada ZETIA no se encuentra incursa en la prohibición de registro contenida en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, confirmó en todos sus extremos la Resolución de fecha 1O de marzo de 2008. 2.1O. El 20 de enero de 201O, PHARMABRAND presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador, en contra de la Resolución de fecha 29 octubre de 2009 emitida por la Primera Sala del Comité. 2.11.

El 7 de octubre de 201O, MSP SINGAPORE contestó el recurso subjetivo interpuesto por PHARMABRAND. 2.12. El 14 de octubre de 2010, el Presidente del IEPI y el Presidente de la Primera Sala del Comité contestaron el recurso subjetivo interpuesto por PHARMABRAND, siendo que el Procurador General del Estado se presentó señalando únicamente su casilla judicial a efectos de que se le hagan las notificaciones correspondientes. 2.13.

Mediante Auto del 14 de junio de 2016, el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República de Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial. 3. Argumentos del recurso subjetivo de PHARMABRAND 3.1. El signo solicitado a registro carece de distintividad, ya que el signo ZETIA no posee fuerza diferenciadora respecto de la marca registrada ZETINA.

En efecto, los signos en conflicto tienen idéntica raíz o factor tópico 3 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 31 de 64 (ZETI), siendo que la terminación del signo solicitado difiere en una sola letra en relación con la marca registrada. Asimismo, los signos en conflicto distinguen productos farmacéuticos, por lo que su coexistencia es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 3.2.

Los signos en conflicto presentan similitudes gráficas y fonéticas, ya que presentan Igual número de letras, la misma secuencia de vocales, diferenciándose sólo por una letra. 3.3. El factor tópico en común de los signos, ZETI, no es de uso común ni tampoco es un elemento genérico de los productos que distinguen los signos en conflicto. 3.4.

Lo resuelto mediante Resolución Trámite 04-814-RA-(RR) de fecha 10 de marzo de 2008 es inaceptable, ya que se equivoca al señalar que el prefijo ZET es de uso común para productos farmacéuticos, recayendo el poder distintivo de las marcas en conflicto sobre los demás elementos que las conforman. 3.5. No por el hecho que existan otras marcas registradas con el prefijo ZETI, significa que todo signo solicitado con dicho término tenga distintividad per sé y pueda ser registrado sin mayor evaluación. 3.6.

El cotejo marcario debió ser más riguroso por tratarse de productos farmacéuticos, a fin de evitar riesgo de confusión y asociación en ef mercado. 3.7. La motivación de la resolución objeto de impugnación es insuficiente; y, además, contiene errores de hecho y de derecho. 3.8. En conclusión, el registro del signo solicitado está incurso en el supuesto de prohibición relativa previsto en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a que vulnera los derechos previamente adquiridos sobre su marca ZETINA. 4.

Argumentos de la contestación de MSP SINGAPORE 4.1. No existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. En efecto, existen en el mercado otras marcas registradas que incluyen en su conformación el prefijo ZET, tales como, ZETALER, ZETAMOX, ZETAPIR, ZETAR, ZETIR, ZETIX, ZETRON, entre otras, que vienen coexistiendo de manera pacifica y sin generar riesgo de confusión con la marca registrada ZETINA. 4.2.

Por otro lado, al excluirse del cotejo marcario a la partícula ZET, tampoco existe riesgo de confusión entre los sufijos IA (en el signo solicitado) e INA (en la marca registrada).,' p, 4 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 32 de 64 4.3. Es indudable que el prefijo ZET es de uso común y evoca características del producto.

Por lo tanto, carece de distintividad y es irreivindicable de manera exclusiva. 4.4. No existen razones para justificar que el registro de la marca ZETIA va a generar riesgo de confusión con la marca de la opositora. 5. Argumentos de las contestaciones del Presidente del IEPI y del Presidente de la Primera Sala del Comité 5.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho formulados por la demandante. 5.2.

El acto administrativo impugnado, contenido en la Resolución de fecha 1O de marzo de 2008 emitida por el Comité, es legitimo al haber sido dictado por la autoridad competente y, además, ha sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley, así como el procedimiento establecido en la Decisión 486. 5.3. La demanda interpuesta es improcedente por el hecho de que las pretensiones legales de la parte actora carecen de fundamento técnico y legal.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 134, de los Literales a) y b) del Artículo 135 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2• 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/cu/o 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las Imágenes, figuras, sfmbofos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; e) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores� "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer pá"afo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

( r 5 o GACETA OFICIAL 22/05/2017 33 de 64 2. No procede la interpretación del Articulo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca, ni la interpretación de los Literales a) y b) del Artículo 135, ya que no se discute tampoco sobre la falta de distintividad del signo solicitado. 3. En consecuencia, sólo procede la interpretación del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa del signo solicitado, por presunto riesgo de confusión con una marca registrada a favor de un tercero. 4.

De oficio, se interpretará el Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 4863, por ser pertinente para el caso ya que uno de los demandados alegó que la marca se encontraría conformada por partículas de uso común. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregístrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas simples. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. 2. 3. 4. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos ZETIA (denominativo) y ZETINA (denominativo) son confundibles o no, es "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a ) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Art/culo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g ) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; ( )" 6 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 34 de 64 pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticas o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada a) para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )".2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión ( directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: s a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibídem. 7 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 35 de 64 comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 6 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera Ibídem. f) 8 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 36 de 64 establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.

Comparación entre marcas denominativas simples 2.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado ZETIA (denominativo) y la marca registrada ZETINA (denominativa), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que ambos signos están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto 7• 2.2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado8 • 2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 9 '\ a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 10. 7 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 8 Ibídem. 9 Ibídem.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema': Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 9 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 37 de 64 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport­ ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos m1mmos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 11 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo ZETIA (denominativa) y la marca registrada ZETINA (denominativa). 3. Marcas conformadas por palabras y/o partículas de uso común. Marca débil REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "moñema·: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 38 de 64

3.1. MSP SINGAPORE señaló que existen en el mercado otras marcas registradas que incluyen en su conformación el prefijo ZET, tales como, ZETALER, ZETAMOX, ZETAPIR, ZETAR, ZETIR, ZETIX, ZETRON, entre otras, que vienen coexistiendo de manera pacífica y sin generar riesgo de confusión con la marca registrada ZETINA. Asimismo, mediante Resolución Trámite 04-814-RA-(RR) de fecha 10 de marzo de 2008, el Comité determinó que el prefijo ZET es de uso común para productos farmacéuticos.

Por lo tanto, resulta pertinente analizar el tema de las palabras y/o particulas de uso común en la conformación de marcas y el tema de la marca débil. 3.2. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os sígnos que: (...) g) (...)" consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 3.3.

Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 12 3.4. No obstante, si la exclusión de esta clase de expresiones llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional dichos elementos, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 13 3.5.

Es pertinente señalar que la palabra o frase que constituye un término genérico, técnico, descriptivo o de uso común respecto de los productos o servicios de una clase, puede no serlo respecto de los productos o servicios de otra clase. 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 93-lP-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, p. 6. 13 De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016, p.12. 11 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 39 de 64 3.6.

En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en los signos en conflicto en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, se deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 4.1. En el presente caso, las marcas en conflicto ZETIA y ZETINA distinguen, entre otros, productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. 4.2.

El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso14. 4.3. Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 4.4. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. La automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 4.5.

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 12 Proceso 491·1P·2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 40 de 64 medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno 1s. 4.6.

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de tos productos con ellas identificadas 1ª. 4.7.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos; y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que además va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 4.8.

Finalmente, sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca ZETIA tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13416, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artf� l el Tribunal. t �fi: z Cecilia Luisa Aylló�s MAGISTRADA 15 ___--- Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de junio de 2000.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 48-IP-2000 del 28 de Julio de 2000. l 13 Proceso 491-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 41 de 64 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. � [/ /k ¿ Cecilia '"ª Aylló�ros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14 GACETA OFICIAL 22/05/2017 42 de 64 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso 493-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Contencioso lo de Distrital Tribunal Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-3099 Referencia Marcas involucradas (denominativa) y KAS (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac FRUTIKAS VISTOS El Oficio 7469-S-TDCA-N º1-CCH del 19 de septiembre de 2016, recibido vía courier el 20 de septiembre del 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artfculo 81 y del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, asimismo, del Articulo 134 y del Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-20133099; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante ó: lnternational Kas, AG Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados 22/05/2017 43 de 64: Director Nacional de Propiedad Industrial Confites Magus CIA LTOA Procurador General del Estado 2. Hechos relevantes 2.1. El 13 de noviembre de 1991, mediante Expediente 28648/91, CONFITES MAGUS CIA LTDA (en adelante, CONFITES MAGUS) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (en adelante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) el registro del signo FRUTIKAS (denominativo), para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, el 3 de julio de 1992, INTERNATIONAL KAS, AG (en adelante, INTERNATIONAL KAS) formuló observación contra la citada solicitud de registro por considerar que dicho signo resultaba confundible con su marca registrada KAS y logotipo (Certificado 596-88) que distingue productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza1. 2.3.

Mediante Resolución 0943062 del 22 de marzo de 1995, notificada el 27 de marzo de 1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación formulada por INTERNATIONAL KAS; y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado FRUTIKAS al considerar que entre las marcas en conflicto no existían semejanzas y por lo tanto no existía posibilidad de riesgo de confusión. 2.4.

El 2 de agosto de 1995, INTERNATIONAL KAS formuló recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución 0943062 del 22 de marzo de 1995. 2.5. En septiembre de 19952, el Director Nacional de Propiedad Industrial contestó el recurso subjetivo interpuesto por INTERNATIONAL KAS. 2.6. El 27 de septiembre de 1995, el Procurador General del Estado contestó el recurso subjetivo interpuesto por INTERNATIONAL KAS. 2.7.

El 27 de marzo de 1998, CONFITES MAGUS contestó el recurso subjetivo interpuesto por INTERNATIONAL KAS. Wo es posible verificar cuáles son los productos de la Clase 32 que distingue la marca base de oposición Inscrita a favor de INTERNATIONAL KAS. 2 Del escrito de contestación no es posible verificar la fecha exacta de presentación. 2 Proceso 493-lP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 44 de 64 2.8.

Mediante Auto del 4 de abril de 2016, el Tribunal Distrital N º 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Interpretación Prejudicial. 3. Argumentos del recurso subjetivo de INTERNATIONAL KAS 3.1. Existe vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado FRUTIKAS en la Clase 30 y los productos de la Clase 32 que distingue su marca registrada KAS y logotipo.

En efecto, se trata de productos de consumo humano. 3.2. Los signos en conflicto presentan similitudes gráficas y fonéticas, de tal manera que su coexistencia producirla riesgo de confusión en el público consumidor. Por lo mismo, la marca solicitada FRUTIKAS no es suficientemente distintiva, siendo que el prefijo FRUTI significa fruta y no le da distintividad. 3.3.

La Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente al momento de presentar las observaciones y la Decisión 344, vigente desde el 1 de enero de 1994, que rige los aspectos referentes al derecho marcario, prohíben el registro de marcas que puedan confundirse con marcas registradas o cuyo registro se ha solicitado antes. 3.4. Lo que ha hecho la empresa solicitante es anteponer a la denominación KAS el prefijo FRUTI con el fin de evitar el riesgo de confusión, sin conseguirlo. 3.5.

De otorgarse el registro de la marca FRUTIKAS, el público consumidor podría asociar los productos distinguidos por esta con su empresa, atribuyéndole a los productos distinguidos por ambas marcas el mismo origen empresarial, situación que causaría graves perjuicios a su empresa, quien es la propietaria legítima de la marca KAS y logotipo. 4.

Argumentos de la contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial 4.1. La Resolución 0943062 emitida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es válida y legal. 4.2. La marca FRUTIKAS, solicitada a registro, no contraviene ninguna disposición legal, no existiendo posibilidad de confusión entre las marcas FRUTIKAS y KAS. 5.

Argumentos de la contestación del CONFITES MAGUS 5.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 3 ó Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 45 de 64 5.2. Señaló que se excepcionaba en la demanda propuesta, en las pretensiones del actor, conducentes a obtener la declaración de ilegalidad del acto administrativo y la consecuente abstención de registro de marca, basándose en la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la cual de manera determinante rechazó la pretendida observación propuesta por INTERNATIONAL KAS, merced a que entre las marcas KAS y FRUTIKAS no existe semejanza alguna en lo fonético, auditivo, ni visual y que por lo tanto se considera que no cabría la posibilidad de confusión en el público consumidor. 6.

Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado 6.1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 6.2. Improcedencia de la demanda en cuanto impugna una resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial con apego al trámite previsto para las observaciones por la Decisión 344. 6.3.

Incompetencia del Tribunal Distrital de Jo Contencioso Administrativo de Quito para conocer y resolver la pretensión de pago de supuestos daños y perjuicios, de conformidad con lo establecido en el Literal b) del Artículo 6 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81 y del Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, del Artículo 134 y del Literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de CartagenaJ. 3 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/cufo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona·. "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al púbiico a error.

( r Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Art/culo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 4 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 46 de 64 Al respecto, no procede la interpretación del Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina ni del Artfculo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca.

Únicamente, procede la interpretación del Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 y del Literal a} del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2. De la revisión de los actuados y teniendo en cuenta los antecedentes, este Tribunal considera pertinente interpretar de oficio las normas establecidas en el Literal f) del Artículo 58 y el Artículo 68 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena4 • C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5.

La norma comunitaria en el tiempo. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Criterios generales para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. Marca evocativa. susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signas: a} las palabras o combinación de palabras; b} las imágenes, figuras, simbo/os, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; e) los sonidos y los afores; d} las letras y los números; e) un color delfmftado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de fos productos, sus envases o envolturas; g} cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores� "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una mares anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 4 Decisión 85 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Artfculo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f} Las que sean confundibles con otras ya registradas o soficitadas con anterioridad por un tercero o soficitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

(... }" "Articulo 68. • El registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase. Para registrar una marca en varias clases se requerirá soflcitudes separadas para cada una de ellas, deberán pagarse los derechos respectivos y su tramitación se hará en forma independiente. Los Países Miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Nlza el 15 de Junio de 1957.

Los Países Miembros que tadavfa no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo� 5 Proceso 493-1P-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 47 de 64 6. Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

La norma comunitaria en el tiempo 1.1. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. 1.2. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.5 1.3. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Asi pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 6 1.4. El Tribunal ha manifestado al respecto: "Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior". 7 1.5.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, 5 Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudlciales expedidas en los Procesos 100-IP-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014. 6 lbldem. 7 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-IP-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 6 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 48 de 64 quiere decir que la eficacía de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1.6.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.7. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: "( ) toda circunstancia jurfdica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer tocio derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada el registro marcaría. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introclucidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 8 8 Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 2S.IP·95, caso "CANALI". publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. 7 o ¡ Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 49 de 64 1.8. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 1.9.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.1 O. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313(Disposición Transitoria Cuarta) y 344(Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que /os plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parle, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a /os procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurfdica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a /os efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido•: 9 9 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005 de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1210, de 24 de junio de 2005. 8 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 50 de 64 1.11.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud Referencia al Articulo 58 de la Decisión 85 y al Artículo 83 de la Decisión 344 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada FRUTIKAS (denominativa) es confundible o no con la marca registrada KAS (mixta), es pertinente analizar el Articulo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal f), cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: (...) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma e/ase;

(...)''. 2.2. La marca confiere al titular el derecho exclusivo a su uso -para diferenciar artículos o servicios- y al permitirse que coexistan marcas registradas semejantes o idénticas que lleven a confusión a los consumidores sobre los productos y servicios que protegen, no se está cumpliendo con esa función de la marca, como es la diferenciadora, la que "protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados" 1 º. 2.3.

El Literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, para productos o servicios comprendidos en la misma clase. Esta norma establece una protección que se enmarca dentro de la regla de la especialidad, la que permite que sobre un mismo signo recaigan dos o más derechos de marcas pertenecientes a diferentes titulares, siempre que cada una de esas marcas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios. 2.4.

La "semejanza" entre dos signos, o el simple concepto de semejanza que difiere al de "idéntico", presupone que entre los objetos o términos comparables existen elementos comunes y factores diferenciados que pueden provocar la confundibilidad. 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995. 9 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 51 de 64 2.5.

La identidad y la semejanza entre marcas, deviene en su confundibilidad, aspecto que se contrapone con la existencia de los requisitos esenciales del signo -la fuerza distintiva- y en esa virtud el amparo legal para el registro desaparece. 2.6. La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva 1 1. 2.7. El signo igual o idéntico no está prohibido por si mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo en el consumidor, el error sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos. 2.8.

Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del "error en el público consumidor", evitando que las marcas sean "claramente distinguibles". La existencia de este error, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase. 2.9.

La confusión, en términos generales, se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que esas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios vendidos con la marca similar, sin advertir que tales productos y servicios pueden provenir de empresas diferentes. 2.1 O. Sobre este punto procede remitirse a la jurisprudencia del Tribunal dictada a raíz de las Interpretaciones Prejudiciales 1-IP-87, 2-IP-94 y 5-IP-94, en razón de que tanto en el Literal f} del Artículo 58 de la Decisión 85 como en el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 12 se dispone que no 11 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 2-IP-94, GO Nº 163 del 12 de septiembre de 1994. 12 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 10 ó Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 52 de 64 podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros puedan producir confusión generando error en el público consumidor.

El Tribunal ha manifestado lo siguiente: " Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posib;Jidad de confundir una marca con otra, o sea e/ llamado "riesgo de confusión". Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el articulo 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es "confundible" con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado.

La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (articulo 64). Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a /os medios comerciales o a/ público consumidor sobre las caracterlsticas principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar '" 3• 2.11.

La relación entre la aproximac1on de los signos y de los productos o servicios, como punto de partida para el examen comparativo de dos marcas, como antecedente en la determinación del error en el público consumidor por la confusión existente. Esta confusión puede ser de dos clases: la directa y la indirecta. Por la primera se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro.

En este caso la identidad se produce en los signos y la naturaleza misma de los productos. 2.12. La confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos: el consumidor cree que el producto que adquiere tiene el mismo productor; "o que el producto pertenece a una misma línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó"14• Referencia al Artfculo 136 de la Decisión 486 2.13.

La Corte consultante ha solicitado la interpretación del Artfculo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: ( )" 13 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 1-IP-B7 del 3 de diciembre de 1967. 14 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrol, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 144. 11 ó Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 53 de 64 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( )" sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2.14.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.1s a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto o servicio determinado, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o quien presta el servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.15.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 2.16. Un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen. 2.17.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 16 1$ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 691-IP-2015 del 21 de julio de 2016 y 64B-IP-2015 y 668-IP-2015 del 25 de julio de 2016. lbfdem. 12 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 54 de 64 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones: sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las rafees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. e) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.18.

Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Criterios generales para realizar el cotejo de signos distintivos 3.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada FRUTIKAS (denominativa) es confundible o no con la marca registrada KAS (mixta), es pertinente observar los criterios de cotejo. 3.2. Uniformemente se ha admitido que uno de los puntos más dificiles y arduos dentro del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda enfrentar al consumidor al riesgo de confusión 11. 3.3.

La complejidad sobre la determinación del riesgo de confusión ha sido destacada por este Tribunal, así por ejemplo, en el Proceso 1-IP-87 del 3 de Diciembre de 1987, señaló que: "Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995. 13 Proceso 493-IP.2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 55 de 64 respecto.

La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, · que deberlan ser tomadas en cuenta·� 3.4. Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: "Regla 1. - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3. • Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no /as diferencias que existen entre las marcas'"ª· 3.5. La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 3.6.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. 3.7. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. 3.8.

La regla de la visión en conjunto, además de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque este no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 3.9.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que " 18 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio.

Editorial Robís, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 14 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 56 de 64 el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de "disecarlas", que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 3.1 O. Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos''19. 3.11.

Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 4. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 4.1. Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada FRUTIKAS (denominativa) y la marca registrada KAS (mixta), es necesario que se proceda a compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro. 4.2.

Los elementos denominativos están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. Los figurativos, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc. 4.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan 19 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995. 15 b Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 57 de 64 causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.20 4.4.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercia1,21 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 22 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moñemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario23. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport­ istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.24 20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 21 De modo referencial ver Proceso 129-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, p. 14. 22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol: o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad 16 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 58 de 64 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: (iii) • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podria generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.5. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FRUTIKAS (denominativo) y la marca registrada KAS (mixta).

Para dicho análisis, se deberán tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 5. Marca evocativa 5.1. Como en el proceso interno, INTERNATIONAL KAS señaló que la marca solicitada FRUTJKAS no es suficientemente distintiva, siendo que el mínima de significado.

La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 17 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 59 de 64 prefijo FRUTI significa fruta, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. 5.2. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.

Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, rafees o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. 5.3 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 2s 5.4.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 5.5.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.26 5.6. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 27 5.7.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación FRUTI en relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 25 De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. lbldem. lbldem. {J 18 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 22/05/2017 60 de 64 Conexión competitiva entre productos de la Clase 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza 6.1.

Dado que INTERNATIONAL KAS ha señalado que los productos que pretende distinguir el signo solicitado guardan conexión competitiva con aquellos que distinguen sus marcas registradas, corresponde analizar dicho tema. Referencia al Articulo 68 de la Decisión 85 6.2. De acuerdo con el articulo 68 de la Decisión 85, "el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase".

Entonces el derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador o nomenclátor oficial, así se trate de productos que puedan ser considerados similares o análogos. La extensión de este derecho, en consecuencia, está limitada por la clase o categoría oficial y formal y no cubre otros productos de clasificación distinta, cualquiera que sea su semejanza o parecido con el producto registrado.

Cabe observar, además, que la Decisión 85 únicamente acepta el registro de la marca especial o especifica, que puede inscribirse en una sola y determinada clase del nomenclátor (art. 68). No consagra protección alguna para la llamada marca general que suele equivaler a la firma o nombre comercial que podría servir a un fabricante o empresario para identificar todos sus productos, así sean de muy distintos géneros. 6.3.

Esta regla general de la especialidad, como se ha visto, no se aplica en el caso de la marca notoria, la que en virtud de lo dispuesto en el art. 58, g) de la Decisión 85 está especialmente protegida, más allá de tal limite, contra el riesgo de confusión entre el producto o servicio amparado con la marca y otros productos o servicios "idénticos o similares", así éstos tengan una diferente clasificación en el nomenclátor.

O sea que la afinidad o similitud a la que se extiende la tutela de la marca notoria siempre que haya sido registrada en el país o en el exterior es fenómeno real y no formal, que tiene en cuenta las características del producto o servicio y no su pertenencia a una determinada clase en la clasificación oficial o nomenclátor. Esta, o sea "la clase", limita entonces la protección que se otorga a la marca que no goza de notoriedad (art. 58, f), pero no la que se brinda a la marca notoriamente conocida.

De igual modo, la pertenencia a una misma clase -verdad formal- no sirve para demostrar la similitud -verdad real- entre dos o más productos o servicios. El consumidor, se ha dicho, con gran razón no distingue entre clases sino entre productos. 6.4. Conviene advertir, de otro lado que, "a contrario sensu", la tutela especial a la marca notoria no se extiende a productos diferentes o dispares, entre los cuales no quepa una convergencia competitiva, así se encuentren en la misma clase.

Si los productos, de por si, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del 19 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 61 de 64 consumidor no se requiere, por supuesto, que los distinga una marca. De no ser asi, el derecho de marca resultaría prácticamente ilimitado, con todas las perturbaciones en la regulación del comercio que ello lógicamente implicaría. 6.5.

Al apreciar la similitud real entre productos debe tenerse en cuenta, obviamente, el punto de vista del consumidor. El principal criterio para detectarla será entonces el de la finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación práctica y el de su utilización normal, pues de estos aspectos suele depender básicamente el posible riesgo de confusión. Productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, el que podrá entonces confundirse y que es lo que se trata de evitar.

La naturaleza o la estructura del producto, su composición física o química y aun su misma presentación, tienen sin duda menos influencia que la finalidad, para efecto de establecer similitudes o parecidos. Igual criterio deberá seguirse para determinar la diversidad real o heterogeneidad entre productos que de por sí permiten una suficiente diferenciación, sin necesidad de acudir a la marca. 6.6.

En cuanto al nomenclátor, debe observarse que el artículo 68 de la Decisión 85 dispone: "Los Países Miembros se comprometen a adoptar la Clasificación Internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957. Los Países Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo" (Incisos 2. y 3).

Esta clasificación común de las marcas, ordenada en los anteriores términos por el derecho comunitario, es sin duda de gran importancia para facilitar la aplicación uniforme de las normas de la Decisión 85 sobre protección al derecho de marca en la Subregión. Referencia al Artículo 151 de la Decisión 486 6.7. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 28 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.MArt/culo 151.- Para clasificar los productos y fas servicfos a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Mfembros utiffzarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de fa Clasificación Internacional referida en el pá"ª'º anterior no determinarán la " similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. (Subrayado agregado) 20 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 62 de 64 6.8. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 29 6.9.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (lntercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracterfsticas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes {dent!frico) se de ejemplo Un dental. el cepillo con complementa \.. ó Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 21 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 63 de 64 complementariedad entre un serv1c10 y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, si habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 6.1 O. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3099, la que deberá 22 Proceso 493-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 64 de 64 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. urJ- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO I\., Hugo Ramiro z MAGISTRADO ac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �l(J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23