TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 386-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 118/2015-CA Referencia: Signo involucrado: TRIAXON Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 66/2016, de 05 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 6 de julio de 2016, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 118/2015-CA, y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 386-1P-2016 Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL (SENAPI) DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Tercero interesado: LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED Hechos relevantes El 24 de junio de 2013, la sociedad LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, presentó acción de cancelación por falta de uso, contra el certificado de registro 75936-C, correspondiente al registro de la marca TRIAXON (denominativa), registada por SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., para proteger productos de la Clase 5' de la Clasificación Internacional de Niza.

El 22 de octubre de 2013, mediante Resolución 541/2013, la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (En adelante, SENAPI), resolvió cancelar por no uso el registro de la marca denominativa TRIAXON registrada a nombre de SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A. El 19 de diciembre de 2013 SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., presentó recurso de revocatoria en contra de la Resolución 514/2013.

El 20 de enero de 2014, mediante Resolución DPI/CANCEL/REV- N*08/2014, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, revocó la Resolución 541/2013 y declaró improbada la acción de cancelación planteada Oportunamente, LUNG FUNG HONG (CHINA) LIMITED, interpuso Recurso Jerárquico? en contra de la resolución DPI/CANCEL/REV- N*08/2014. El 17 de junio de 2014, mediante Resolución DGE/CAN/J-N*202/2014, la Directora General Ejecutiva del SENAPI, revocó la Resolución DPICANCEL/REV-N*08/2014.

El 10 de febrero de 2014, SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., interpuso Demanda Contencioso Administrativa. Clase 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos material para curas (apósitos), y otras. Dela revisión del expediente, no se pudo determinar la fecha exacta de presentación del recurso. 2 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2.

Proceso 386-1P-2016 El 24 de junio de 2016, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Auto Supremo 198, resolvió suspender la tramitación y el plazo para la resolución del proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa SOUTH AMERICAN EXPRESS S.A., en la demanda presentada argumentó principalmente lo siguiente: La Resolución objeto de demanda, afecta, lesiona y causa perjuicio en contra de los derechos marcarios y de propiedad industrial, así como vulnera elementales principios del derecho, como el principio de verdad material, presunción de legitimidad y el principio de eficacia. La Directora Ejecutiva del SENAPI no canceló la marca por falta de uso, toda vez que la misma se encuentra en uso en el mercado hace 14 años, sino que la canceló por no cumplir con un formalismo.

A pesar de haber presentado abundante material probatorio, la Directora Ejecutiva del SENAPI, rechazó las pruebas, por no estar debidamente legalizadas por autoridad competente, sin tomar en cuenta que el fondo de la causa no trata sobre la formalidad de una legalización, sino sobre el uso de la marca en el mercado. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa El SENAPI, principalmente argumentó lo siguiente: Respecto al incumplimiento de la normativa comunitaria, la misma dispone que el uso de la marca se podrá acreditar mediante los medios de prueba permitidos en la legislación, la cual no admite copias fotográficas como un medio idóneo de prueba.

El material probatorio aportado, tendiente a demostrar el uso de la marca no es idóneo y no demuestra el uso de manera efectiva de la marca. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 1673 de la Decisión 486 de la Comisión de la “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese Proceso 386-1P-2016 Comunidad Andina.

Procede la Interpretación de los artículos solicitados por ser pertinentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Legitimación y oportunidad para interponer una acción de cancelación por falta de uso. Falta de uso de la marca. Carga de la prueba. La prueba del uso. Principio de Complemento Indispensable. Preguntas formuladas por la Consultante. utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o timitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito" “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros” a ds ¿ D. 1. Proceso 386-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Legitimación y oportunidad para interponer una acción de cancelación por falta de uso En el presente caso, es importante establecer en qué momento se puede presentar una acción de cancelación por falta de uso, teniendo en cuenta lo siguiente: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. * Cualquier persona interesada puede interponer el trámite de cancelación respectivo.

Lo anterior quiere decir que, para poder presentar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés real en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. $ La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada.

El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora. $ El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. 4 5 6 Artículo 165 1er. inciso.

Decisión 486 de la Comunidad Andina. Proceso 86-1P-2013. Ibidem. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 386-1P-2016 Falta de uso de la marca Respecto del tema concerniente a la falta de uso de la marca, es preciso tomar en cuenta lo siguiente: Siguiendo con esta linea de análisis, el Tribunal señala que para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. $ Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

En todo caso, la acción de cancelación no podrá interponerse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación?, De esta manera, para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca.

El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 10 Sobre el principio del uso de la marca, éste deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que, dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición 8 Proceso 86-1P-2013, 2 Proceso 116-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL. 10 Ibidem.

Proceso 386-1P-2016 de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio, *! 2.5. Por ello se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado. 1? 2.6. El Tribunal manifiesta que el principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no efectiva y realmente: 2.6.1.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios: Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.6.2.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. *3 2.7.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ratifica que los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta 31 Ibídem. 2 Ibidem. 13 Ibidem, 2.8. 2.9.

Proceso 386-P-2016 materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. ** El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las caracteristicas de la empresa que utiliza la marca.

Así, si se trata de Una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, 15 En cambio, no podría decirse que existe comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. 16 2.10.

En este sentido, se deberá establecer si la marca TRIAXION es usada 3.1. en el mercado de una forma real y efectiva o si, por el contrario, procede su cancelación por no uso, de conformidad con los parámetros indicados a lo largo de la presente Interpretación Prejudicial. Carga de la prueba. La prueba del uso. Principio de complemento indispensable La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486.

Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo pena de que se cancele dicha marca. 3.2. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para 3.3. demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros”.

Lo anterior, sin perjuicio de que los Países Miembros habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, como en este caso los medios idóneos de prueba 1“ 15 16 Proceso 503-1P-2015. Ibidem. Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996. 3.4. Proceso 386-1P-2016 acordes con la legislación nacional, (principio de complemento indispensable), en cuyo caso la autoridad competente deberá analizar el material probatorio aportado en el caso específico.

El incumplimiento de la exigencia del uso sin motivo justificado puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación por parte de la Oficina Nacional Competente del registro del signo. La exigencia del uso con objeto de prevenir la cancelación del registro se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.!? Preguntas formuladas por la Sala Consultante 4.1. 4.2. 4.3, Qué se entiende por: ¿Falta de uso consecutivo de la marca durante los tres años precedentes a la acción de cancelación? ¿Cuál sería el efecto precedente a la acción de cancelación? El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, establece que para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, es decir_en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción Dicho, en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.

Debe entenderse la exigencia de la norma, como: ¿El no uso consecutivo de la marca? o ¿El uso consecutivo de la marca? Y ¿Cuál sería la diferencia entre ambas situaciones jurídicas? En primer lugar, se debe indicar que una marca se cancela por el no uso consecutivo de la misma dentro de los 3 años precedentes a la presentación de la acción. Quien debe probar el uso de la marca dentro de los 3 años precedentes, de manera consecutiva, no ininterrumpida, es su titular, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y/o servicios, y las modalidades bajo las cuales se efectúa de manera real su comercialización ¿Podría interpretarse, como una interrupción de los tres años consecutivos, de la falta de uso de la marca o licencia, el hecho 17 Proceso 86-1P-2013.

A 4.4. 4.5. Proceso 386-IP-2016 de que se haga uso durante algún período en los tres últimos años establecidos en la norma? En concordancia con la respuesta a la primera pregunta, bastaria con que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo (3 años anteriores a la presentación de la acción de cancelación por falta de uso) usó la marca en los términos correspondientes.

Distinto sería si la norma utilizara la expresión “de manera ininterrumpida” En la definición de “marca en uso” otorgada por el Art. 166, ¿Cuál es el entendimiento y alcance de la expresión “en la cantidad y del modo que normalmente corresponde”? La Decisión 486 de la Comunidad Andina, no establece de manera expresa en qué cantidad o en qué medida debe ser demostrado el uso de una marca.

No obstante, el Artículo 186 de dicha norma establece que una marca se encuentra en uso, cuando los productos y/o servicios que con ella se distinguen son puestos en el comercio, o se encuentran disponibles en el mercado, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y/o servicios, y las modalidades bajo las cuales se efectúa de manera real su comercialización, como se indica en los puntos 2.3. y 2.4. de la presente Interpretación Prejudicial.

Por ejemplo, existen productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. Considerando que en el Derecho Administrativo rigen los principios de verdad material e informalismo, que exime del cumplimiento de excesivos ritualismos y consecuentemente obliga a la administración indagar la verdad real del hecho ocurrido, la carga de la prueba establecida en la norma citada, debe entenderse como la exigencia de prueba literal siempre emitida por autoridad competente y de acuerdo a formalidades exigidas por ley?, o ¿será suficiente la presentación de prueba indiciaria que obligue a la administración, corroborar su autenticidad o legalidad a fin de encontrar la verdad material? La respuesta a esta pregunta, está contenida en el numeral 3 de la presente Interpretación Prejudicial. 10 Proceso 386-1P-2016 El Artículo 167 de la Decisión 486, enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

En aplicación del Principio del Complemento Indispensable, la autoridad competente deberá analizar los medios idóneos de prueba acordes a la legislación nacional. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 118-2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / MM — Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO m Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 11 Proceso 386-P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. | HAT Cecilia Luisa Ayllón Quinteros = GuUsta/ó Ga PRESIDENTA CREI Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12