TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 417-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-3530 Signos involucrados LEXINEX (denominativa) y GERMINEX (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac.
El Oficio 7051-S-TDCA-N* 1-J.C.H.T. del 26 de julio de 2016, recibido físicamente el 27 de julio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 71, Literal a) del Artículo 72, 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3530.
El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES y 1. Partes en el Proceso Interno Ñ Demandante: Demandados: Laboratorios Medihealth S.A. Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. Proceso 417-1P-2016 Procuraduría General del Estado Dirección Nacional de Propiedad Industrial Laboratorios Vargas S.A. Hechos relevantes El 16 de diciembre de 1992, Laboratorios Medihealth S.A. solicitó, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador (en adelante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) el registro del signo LEXINEX (denominativo) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.! La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N? 335? y, dentro del término legal, Laboratorios Vargas S.A. formuló observación alegando que la misma es confundible con su marca registrada GERMINEX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por Resolución 0948113 del 26 de febrero de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró fundada la observación y denegó el registro del signo solicitado al considerar que el mismo es confundibie con la marca base de observación. Sustentó la denegatoria en lo previsto en el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.? El 1 de abril de 1996, Laboratorios Medihealth S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N*% 1 de Quito de la República del Ecuador contra la Resolución 0948113.
El 22 de mayo de 1996, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador contestó la demanda interpuesta por Laboratorios Medihealth S.A. Expediente administrativo 35976-92. De los documentos remitidos al Tribunal no es posible apreciar la fecha de la publicación. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(..J” 2 2.6. 2.7. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. Proceso 417-1P-2016 El 16 de julio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial presentó escrito de contestación a la demanda planteada por Laboratorios Mediheaith S.A. El 25 de enero de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N% 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda de Laboratorios Medihealth S.A.. No existe similitud gráfica ni visual entre los signos LEXINEX y GERMINEX que pueda producir confusión en el público consumidor. En el caso concreto, el análisis debe centrarse entre las partículas LEX! y GERMI, ya que la terminación NEX es genérica y común respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los signos comparados están destinados a distinguir productos farmacéuticos, por lo que no están al alcance del consumidor de manera libre. Cuenta con registros de la marca LEXINEX en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Argumentos de la contestación del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo impugnado.
Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda interpuesta por Laboratorios Medihealth S.A. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial Realizado el cotejo marcario entre las marcas LEXINEX y GERMINEX se puede concluir que existe identidad evidente desde el aspecto visual y fonético. Ambas marcas protegen productos de la misma clase de la Clasificación internacional de Niza.
Argumento de la contestación de la Procuraduría General del Estado Se adhiere y hace suya la contestación a la demanda presentada por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Proceso 417-1P-2016 Argumento adicional de Laboratorios Mediheaith S.A. La Resolución 0948113 se sustentó en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, teniendo en cuenta la fecha en que se inició el trámite de registro (16 de diciembre de 1992) debió sustentarse en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante ha solicitado Interpretación Prejudicial de los Artículos 71, Literal a) del Artículo 72, 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.* No procede la interpretación de las normas solicitadas, ya que no es materia de controversia la aptitud del signo solicitado para constituirse como marca (Artículo 71 y Literal a) del Artículo 72); el plazo para que terceros puedan formular observaciones (Artículo 82); el plazo para absolver dicha observación (Artículo 84); y, el plazo con el que cuenta la autoridad nacional competente para resolver en caso de no haberse formulado observación (Artículo 85).
Procede interpretar de oficio el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de! Acuerdo de Cartagena y el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 3445 ya que la controversia, por un lado, versa sobre la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca lodo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(y? “Artículo 82.- Dentro de los treinta dias hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.” “Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.
Articulo 85.- Vencido el plazo establecido en el articulo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 4 r, 1.2.
Proceso 417-1P-2016 presunta indebida aplicación por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por otro lado, a partir de la existencia del posible riesgo de confusión entre el signo solicitado LEXINEX y la marca GERMINEX. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La norma comunitaria en el tiempo.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La norma comunitaria en el tiempo.
Tomando en cuenta que uno de los argumentos expuestos por Laboratorios Medihealth S.A. versa sobre la presunta indebida aplicación por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que considera que debió aplicarse la Decisión 313. En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un fercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(..J* Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( J7 5 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 417-1P-2016 efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.6 El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.” El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.8 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la propiedad industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-1P-2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de septiembre de 2014. Ibídem, Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-1P-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero del 2004, 6 1.8. 1.9.
Proceso 417-1P-2016 sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: *( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.
En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ). ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.? A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.10.
El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad Ver a modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-IP-2003 del 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 965, del 8 de agosto de 2003, 7 Proceso 417-IP-2016 industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeta de los derechos válidamente concedidos conforme a las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”. 19 1.11.
En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso 2.1. concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LEXINEX (denominativo) y la marca GERMINEX (denominativa) son confundibles o no, y teniendo en cuenta que uno de los argumentos de Laboratorios Medihealth S.A. es que se aplicó indebidamente la Decisión 344 cuando la que debía aplicarse era la Decisión 313, es pertinente analizar tanto el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 como el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, cuyos tenores son los siguientes: Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005. de 28 de abrit de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005. 8 Proceso 417-IP-2016 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(.J” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de fos siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )” 2.2. Como se desprende de ambas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos oO servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. 2.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:1! a) b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o tas palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Ibidem. J 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 417-1P-2016 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podria inducirse a error al público.
Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LEXINEX (denominativo) y la marca registrada GERMINEX (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*?2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 13 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:*4 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. 10 0 b) d) Proceso 417-1P-2016 función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 18 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 15 16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sof; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 417-1P-2016 e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LEXINEX (denominativa) y la marca registrada GERMINEX (denominativa). Marcas farmacéuticas.
Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas Teniendo en cuenta que el signo solicitado LEXiNEX (denominativo) y la marca GERMINEX (denominativa) se encuentran referidos a productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen dichos productos.
Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.*? A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente?8: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun 17 18 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 8-1P-2013 del 15 de marzo de 2013.
Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial en el Proceso 30-1P-2000, del 2 de junio de 2000. 12 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Proceso 417-1P-2016 medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. 12 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. La demandante ha manifestado que el análisis comparativo debe centrarse entre las particulas LEXI y GERMI, ya que la terminación NEX es genérica y común. Al respecto, cabe reiterar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en generaf?0. 19 20 Ver a modo referencial Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso N” 68-1P-2001. de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002.
Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Absledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 191. 13 4.9. Proceso 417-1P-2016 En este sentido, los signos que contengan dichas particulas serán considerados marcariamente débiles.
Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.21 Lo que es de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.10.
De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la partícula NEX 5.1. 5.2. 5.3. es de uso común para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérica. Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones Como parte de la argumentación de su demanda, Laboratorios Medihealth S.A. señaló que cuenta con registros de la marca LEXINEX en Colombia, Perú, Chile y Ecuador.
En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.22 Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia) como en relación con sus propias decisiones.?* 21 23 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-1P-2013, Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 640-1P-2015 del 26 de agosto de 2016.
Ibidem. 14 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. Proceso 417-1P-2016 En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas?*.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros”".
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro**, Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en caso no hubiesen sido presentadas observaciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado**, Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las 24 25 26 27 28 Ibidem.
Ibídem. Ibidem. Ibidem. Ibídem. 15 Proceso 417-1P-2016 decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares”. 5.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos*. 5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3530, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ex) Ibidem. w Ibidem. 16 Proceso 417-1P-2016 DIA L 3 Cecilia Luisa Ayllón Clinteros MAGISTRADA is Rafael Vergara Quintero RO Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros GUsti a PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17