Año XXXIV – Número 3023 Lima, 22 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 398-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 08430-2012-0-1801-JR-CA-03.

Referencia: Infracción al derecho moral de paternidad y los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública, respecto de la obra musical “Cabana Inolvidable” PROCESO 417-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-3530. Referencia: Signos involucrados LEXINEX (denominativa) y GERMINEX (denominativa) PROCESO 442-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00488.

Referencia: Signos involucrados: BUKI (denominativo) y BUQUIN (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 22/05/2017 2 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 398-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 08430-2012-0-1801-J R-CA-03 Referencia: Infracción al derecho moral de paternidad y los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública, respecto de la obra musical "Cabana Inolvidable" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 8430-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 12 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 11 literal b) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 08430-2012-01801-JR-CA-03; y, El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 22/05/2017 3 de 47 Demandante: BORIS DAN APARICIO HERRERA Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -INDECOPI Hechos relevantes 2.1. El 18 de febrero de 2011, el señor MERCEDARIO ANTONIO CARRIÓN TAMARA (en adelante, MERCEDARIO CARRIÓN) presentó ante la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, INDECOPI) denuncia 1 en contra del señor BORIS APARICIO HERRERA (en adelante, BORIS HERRERA) y la emisora radial ANTARKI PERÚ S.A. por presunta infracción a los derechos morales de paternidad e integridad, y patrimoniales de reproducción, comunicación y distribución al ser titular del fonograma "Cabana inolvidable". 2.2.

El 3 de mayo de 2011, mediante Resolución No. 1 la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI admitió la denuncia, ordenó la inspección del local comercial de ANTARKI PERÚ S.A., y dispuso como medida cautelar, el cese de la actividad ilícita. 2.3. El 26 de mayo de 2011, se llevó a cabo la diligencia de inspección. 2.4.

El 2 de junio de 2011, BORIS HERRERA y ANTARKI PERÚ S.A. contestaron la denuncia planteada por MERCEDARIO CARRIÓN. 2.5. El 18 de agosto de 2011, mediante Resolución 389-2011/CDA­ INDECOPI, la Comisión de Derecho de Autor del INDECOPI declaró fundada en parte la denuncia interpuesta por MERCEDARIO CARRIÓN por infracción al derecho moral de paternidad, al haberse BORIS HERRERA atribuido la autoría de la obra musical "Cabana Inolvidable" y por infracción a los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública.

Declarar infundada la denuncia interpuesta en contra de ANTARKI PERÚ S.A. por infracción al derecho patrimonial de comunicación pública. 2.6. El 5 de septiembre de 2011, BORIS HERRERA interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 389-2011/CDA-INDECOPI. Expedíente 00323-2011/DDA. 2 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 4 de 47 2.7.

El 27 de agosto de 2012, mediante Resolución 1550-2012/TPI­ INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió, por una parte, confirmar la Resolución 389-2011/CDA-INDECOPI, en el extremo de que declaró fundada la denuncia interpuesta contra BORIS HERRERA; y, por otra, revocar en parte dicha Resolución y, en consecuencia, declarar fundada la denuncia interpuesta contra ANTARKI PERÚ S.A. 2.8.

El 14 de diciembre de 2012, BORIS HERRERA presentó demanda contencioso administrativa en contra de las Resoluciones No. 1 de 3 de mayo de 2011, 389-2011/CDA-INDECOPI de 18 de agosto de 2011; y, 1550-2012/TPI-INDECOPI de 27 de agosto de 2012. 2.9. El 21 de junio de 2013, el INDECOPI contestó la demanda planteada en su contra. 2.1O. El 19 de enero de 2016, mediante Sentencia signada como Resolución Número Trece el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió declarar infundada la demanda. 2.11.

El 9 de febrero de 2016, BORIS HERRERA presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia de 19 de enero de 2016. 2.12. El 4 de julio de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial. 3.

Argumentos de la demanda presentada por BORIS HERRERA contencioso administrativa 3.1. Valoración inapropiada de las pruebas toda vez que no se analizó la revista denominada Prensa Ancashina, cuya publicación ha sido realizada en el año 2004, donde se dice que es el autor de la obra denominada "Cabana Inolvidable". 3.2. Violación del derecho a la defensa, ya que no se le notificó con la denuncia en su domicilio en Estados Unidos de Norteamérica. 3.3.

La multa impuesta proporcionalidad. no respetó principios de razonabilidad y 3.4. Se citan normas de derecho interno que no corresponden analizar a este Tribunal. 3 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 4. 22/05/2017 5 de 47 Argumentos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI 4.1. El INDECOPI valoró debidamente todas y cada una de las pruebas presentadas, concluyendo que el autor de la obra musical "Cabana Inolvidable" es el señor MERCEDARIO CARRIÓN. 4.2.

La multa impuesta está debidamente motivada de acuerdo con la ley nacional. 4.3. Las únicas revistas denominadas Prensa Ancashina del año 2004, fueron presentadas por el denunciante y no por el denunciado. 4.4. El señor BORIS HERRERA presentó un articulo periodístico denominado "Cabana Inolvidable" publicado en la edición mayo-junio de 2008 de la revista Prensa Ancashina. 4.5.

En el artículo periodístico se enuncia que: "( } Cabana Inolvidable, Enigma de amor, Gotita de cariño, Adiós mi Cabana, Tu amor sólo mío, Colegio Santo Domingo; Feliz Día Justina, son algunos temas hechos por profesionales tanto en la composición como en la interpretación y la ejecución que se dejan escuchar para el deleite del oído y la satisfacción espiritual ( )" 4.6.

De acuerdo con el artículo antes citado, se menciona que corresponden al conjunto musical "Lejanias del Perú", el cual está conformado por Félix Carrión Támara, Boris Dan Aparicio, Carlos Nery Leiva, Víctor Salís Flores, Pedro Villanueva Julca, Antonio Carrión Tamara y Boris Dan Aparicio. 4.7. En consideración a que el denunciado infringió el derecho moral de paternidad y los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública del titular de la obra "Cabana Inolvidable", correspondía que se le imponga una multa. 4.8.

El demandante realizó actos de comunicación pública de la obra musical "Cabana Inolvidable" sin contar con la respectiva autorización previa y por escrito para ello, lo cual constituye un hecho grave. 5. Argumentos de la sentencia de primera instancia 5.1. La Resolución impugnada está apegada en derecho a las normas nacionales. 5.2. No se evidencia que la Resolución impugnada no esté debidamente motivada conforme a la ley interna. 4 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 22/05/2017 6 de 47 Argumentos contenidos en el recurso de apelación presentado por BORIS HERRERA 6.1.

En el caso en concreto el señor MERCEDARIO CARRIÓN ha tratado de acreditar la titularidad de la obra "Cabana Inolvidable" con el registro ante INDECOPI de un fonograma en donde se incluye una serie de obras en donde se incorpora "Cabana Inolvidable" y al haber invocado que BORIS HERRERA es el verdadero titular, es necesario que en vfa administrativa se determine quién es el titular de la obra. 6.2.

Se incurre en error al valorar los medios probatorios, cuando con un fonograma que contiene varias obras se requiere acreditar la titularidad de una sola obra, lo cual no es posible. 6.3. No se aplicó la proporcionalidad y razonabilidad en la multa. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 11 literal b) de la Decisión 351 2 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. 2. De oficio3 se interpretarán los artículos 13 Jiterales b) y c) para analizar el derecho exclusivo y la facultad que tiene el autor de realizar, 2 "Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: ( ) b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, (... )" 3 "Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: ( ) b ) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; c r "Articulo 14.- Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento".

( ) 5 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 7 de 47 autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra, 14 para analizar lo relacionado con el derecho de reproducción, 52, 53 y 54 de la Decisión 351 para analizar el tema de la protección del derecho de autor sin formalidad alguna y la utilización de una obra sin autorización del titular.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 4. 5. El derecho de paternidad de la obra. Violación de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra. Protección de derecho de autor no subordinado a ningún tipo de formalidad. Utilización de la obra sin autorización de su titular. Preguntas del consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho de paternidad de la obra 3. 1.1. Dentro del proceso interno se discute respecto de la paternidad de la obra "Cabana Inolvidable" por lo que se analizará este tema. 1.2. El derecho a la paternidad es un derecho moral del autor, que está consagrado en el Articulo 11 literal b) de la Decisión 351, cuyas características son: inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable. 1.2.1.

Inalienable: La calidad de autor no puede venderse, cederse o transmitirse, es un derecho intuitu personae. 1.2.2. Inembargable: El derecho moral de paternidad no es sujeto de embargo por ninguna persona, el autor conservará su calidad y a su muerte sus herederos. "Articulo 52.• La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad.

En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión". "Articulo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la inscripción en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo 1os derechos de terceros".

"Articulo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable". 6 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 8 de 47 1.2.3.

Imprescriptible: El autor de una obra siempre conservará dicha calidad y a su muerte, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo de cincuenta años. Una vez concluidos los cincuenta años, el Estado u otras instituciones designadas asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra. 1.2.4.

Irrenunciable: El autor de una obra no podrá renunciar o desprenderse de dicha calidad, una vez publicado su nombre o seudónimo, será quien aparezca como el creador de la misma. 1.3. El autor es el gestor de la creación intelectual, por lo que tiene el derecho de que cuando la obra se dé a conocer al público, a través de cualquier medio, ésta contenga su nombre, derecho que se conoce como de 'paternidad de la obra' 4• 1.4.

La paternidad es pues una potestad juridica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya5 • 1.5.

En tanto que para MANUEL PACHÓN, "La facultad de reivindicar la obra, busca impedir que otra persona quiera pasar por autor de la obra, y le permite al verdadero autor obtener que se reemplace el nombre del falso autor por el suyo propio"6. 1.6. En relación con la facultad de reivindicar su paternidad, la naturaleza inalienable de los Derechos de Autor, lo cual implica que aún efectuada la cesión de los derechos patrimoniales, el creador de la obra seguirá teniendo su derecho de reivindicar la paternidad de la misma. 1.7.

Igualmente, esta facultad no se extingue con la muerte del autor, de conformidad con su carácter perpetuo. Por un lado, el derecho de paternidad de la obra otorga la posibilidad de exigir que se mencione al autor cuando esto se ha omitido y, por el otro, de defender la autoría de la obra cuando ésta es cuestionada7. 4 Proceso 139-IP-2003. 5 Leclesma, Guillermo.

DERECHO PENAL INTELECTUAL. Editorial Universidad. Primera Edición. 1992. Argentina. Pág. 113. 6 Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998, Pág. 54. 7 Proceso 11 O-IP-2007. 7 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 9 de 47 1.8. Se advierte que lo que realmente protege este derecho es la relación obra - autor de la manera como éste ha escogido y por medio de la cual la autoria de su obra es conocida.

En consecuencia, se protegerá el verdadero nombre, el seudónimo o anónimo, de conformidad con la voluntad del autor de la obraª. 2. Violación de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra 2.1. Dentro del proceso interno, el señor MERCEDARIO CARRIÓN, planteó denuncia por presunta infracción de sus derechos morales y patrimoniales de reproducción, comunicación y distribución respecto de su obra "Cabana Inolvidable", en razón de lo cual se analizará el presente tema, revisando cada figura para que se pueda determinar dentro del caso en concreto si existió o no la infracción que se discute.

El derecho patrimonial de reproducción de la obra 2.2. El Artículo 14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera como reproducción9: "Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento'� 2.3.

Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra10. 2.4. Que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, et�.• debe contar con el consentimiento del autor 11. 8 lbldem. 9 Proceso 110-IP-2007. 10 lbldem. 11 lbidem. 8 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 10 de 47 El derecho patrimonial de distribución de la obra 2.5.

El Artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra 12. 2.6. Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito.

El artículo mencionado parece circunscribir la distribución de la obra a la venta, arrendamiento o alquiler 13. 2.7. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definición que de distribución al público establece el artículo 3: "Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma"14. 2.8.

De conformidad con la definición trascrita, el derecho de distribución pública de la obra no sólo se circunscribe a los actos juridicos determinados en el literal c) del Artículo 13 de la Decisión 351, sino a cualquier otro acto juridico que ponga la obra a disposición del público, que bien puede ser a titulo gratuito u oneroso. El derecho patrimonial de comunicación pública de la obra. 2.9.

La comunicación pública a que se refiere el inciso b) del Artículo 13 de la Decisión 351, se define como "todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares" 15• 2.1 O. Es pública la comunicación cuando se produce para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico16. 2.11.

Este derecho también reconocido ampliamente por la legislación iberoamericana lo denomina como "derecho de representación" el cual cubre dos ámbitos el directo, cuando es en vivo y el indirecto el que se refiere a discos fonográficos, cintas y bandas magnéticas o de films, 12 Ibídem. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 15 Delia Lipsyc, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, pág. 183. 16 Proceso 39-IP-99. 9 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 11 de 47 video-copias, etc.

Mediante un agente de difusión como es la radiodifusión, los satélites y la distribución por cable 17. 2.12. Los juristas brasileños Antonio Chávez, Henrry Jessen y Milton Femández unánimemente subrayaron las siguientes conclusiones sobre los conceptos de lucro indirecto, de recepción doméstica y de público: "La ejecución es considerada abusiva siempre que, sin la necesaria autorización del autor alguien proporcione a terceros la recepción de una obra transmitida por radio o televisión con finalidad de lucro directo o indirecto;

El lucro indirecto se caracteriza por una utilización aparentemente sin ánimo de lucro, que toma el ambiente más agradable, más alegre o más sereno, pero que crea una ventaja en relación a locales semejantes que no dispongan de aparatos para la recepción de las transmisiones. El progreso tecnológico en la transmisión de sonidos o imágenes y sonidos no puede dar lugar a la apropiación del trabajo ajeno y de la propiedad intelectual, merecedora de la protección jurídica, ni proporcionar un enriquecimiento sin causa" 18• 2.13.

Las formas de comunicación pública son las siguientes19: a) Representación y ejecución pública.- Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como "público";

La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación. b) Recitación o declamación.- Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público 17 lbldem. 18 X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y el productor) 1ra.

Edición, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, página 71. 19 Proceso 200-IP-2014. 10 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 12 de 47 Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (artículo 2.1 ), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes. c) Exhibición o proyección cinematográfica.- Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente. d) Exposición.- El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación. El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma u directa", denominada genéricamente de "exposición", o "indirecta" mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, presentado por lo general en una pantalla.

Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguarda de los derechos exclusivos del autor. e) Transmisión.- Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos20. 2.14.

Dentro del proceso interno se deberá determinar si existió una vulneración de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra CABANA INOLVIDABLE, atendiendo a lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 3. Protección de derecho de autor no subordinado a ningún tipo de formalidad 3.1.

En el presente caso, el señor BORIS HERRERA afirma que el denunciante soporta su posición en el registro ante el INDECOPI de 20 X Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos Intelectuales, ob. cit. páginas: 77, 78, 79, 80. 11 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 13 de 47 un fonograma en donde se incluye una serie de obras entre las que se incorpora "Cabana Inolvidable" y que no es prueba suficiente para probar que es el autor, por lo que se revisará este tema. 3.2.

El tema del registro como mecanismo de protección del Derecho de Autor ha sido objeto de tratamiento legal y doctrinario diferente, según las épocas y según los ordenamientos jurídicos correspondientes. Sin embargo, de manera indistinta se le ha considerado como un requisito esencial para la constitución y existencia del derecho; a veces, como condición necesaria para poder ejercerlo y, en otras ocasiones, como un instrumento que cumple fines eminentemente declarativos y de naturaleza probatoria21. 3.3.

Es, sin lugar a dudas, esta última connotación la que se le otorga al registro en la ley comunitaria andina. Según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351, la inscripción o registro no tiene otra finalidad ni alcance diferente que el de servir como instrumento declarativo del derecho y eventualmente como medio de prueba de su existencia22. 3.4.

El registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra2a. 3.5. Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública24. 3.6.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Sin embargo, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro25. 21 Proceso 64-IP-2000. 22 Ibídem. 23 Ibídem. 24 lbldem. 25 lbldem. 12 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 3.7. 22/05/2017 14 de 47 En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo.

De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el Articulo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos2ª. 3.8. En consecuencia, se deberá tomar en cuenta que, el hecho que el autor haya inscrito o no su obra no resulta relevante, ya que el registro en el ordenamiento comunitario andino no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no, carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra. 4.

Utilización de la obra sin autorización de su titular 4.1. En el proceso interno se denunció por parte del señor MERCEDARIO CARRIÓN el uso sin autorización de su obra "Cabana inolvidable", en este sentido se revisará esta figura. 4.2. El titular de la obra intelectual está facultado por la ley para ejercer ciertos derechos sobre la creación intelectual, y solamente él puede autorizar la utilización de la obra. en caso contrario, sin autorización de éste, se estará frente a un ilícito. que acarreará la posibilidad de iniciar las acciones legales pertinentes en cada caso según lo establezca la legislación interna del país27• 4.3.

Sólo el titular de la obra está facultado para explotarla o permitir su explotación: La Decisión 351 en su Artículo 54 establece que ninguna persona natural o jurídica puede autorizar la utilización de una obra, intemretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, sin la autorización del titular de la obra, la cual, por cierto, debe darse en forma previa y expresa2 ª. 4.4.

Igualmente, es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que "apoyo" es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y 26 Ibídem. 21 Proceso 44-IP-2013. 2a Proceso 44-IP-2013. 13 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 15 de 47 colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, aun cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el Artículo 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.29 5.

Preguntas del consultante a) ¿Cómo debe determinarse la autoría de una obra? De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Decisión 351: "Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra" Por lo tanto, salvo prueba de un tercero que contradiga que quien aparece como autor no lo es, la persona que ostente en la obra su nombre, seudónimo u otro signo que lo identifique será considerado como el autor de la misma. b) ¿Qué medios probatorios son los que pueden determinar la autoría de una obra? La norma comunitaria no señala cuáles son los medios de prueba a través de los cuales se puede determinar que una persona es autor de una obra.

Se presume que quien aparece como tal lo es y, de acuerdo con el principio de complemento indispensable, los medios de prueba serán los que la legislación nacional interna considere pertinentes. c) ¿El registro ante una sociedad de gestión colectiva o ante la autoridad administrativa de derechos de autor, de un disco que contenga la obra en controversia, otorga algún tipo de derecho o certifica la autoría de la misma? A contrario sensu de lo que ocurre en el derecho de propiedad industrial, el derecho de autor nace del acto de la creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa.

Si bien el autor puede consignar ante la autoridad nacional competente su obra, este depósito es meramente declarativo de derechos, no constitutivo de ellos, el derecho de autor nace con su creación y es protegible desde que se lo exterioriza. 29 Proceso 24-IP-1998. 14 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 16 de 47 Por lo tanto, en contestación a la inquietud del consultante, el registro de un CD que contenga la obra ante la autoridad nacional competente no le otorga derechos a quien lo deposita, ya que el certificado que otorgue la autoridad es únicamente declarativo de ellos.

Sin embargo, si bien el derecho de autor nace desde la creación de la obra y el depósito de la obra es meramente declarativo, éste si le puede servir al autor como un medio de prueba para acreditar que desde una fecha determinada es su creador, lo cual está sujeto a prueba en contrario por parte de un tercero que pueda rebatir tal afirmación, mediante otros medios probatorios que demuestren que es el verdadero autor de la misma obra con anterioridad al de la persona que depositó el derecho de autor ante la oficina competente.

Por su parte, las sociedades de gestión colectiva son entidades de derecho privado sin fines de lucro que velan por los derechos de los autores afiliados a ellas, en ningún caso son competentes para conferir derechos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 08430-2012-0-1801-JR­ CA-03, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. LUl�( Cecilia Luisa AytroríÓuinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 15 Proceso 398-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 17 de 47 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. i[ j Cecilia L.: isa A llón Quinteros PRESIDENTA Notiffquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 GACETA OFICIAL 22/05/2017 18 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso 417-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso º Administrativo N 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-3530 Referencia Signos involucrados LEXINEX (denominativa) y GERMINEX (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 7051-S-TDCA-N º 1-J.C.H.T. del 26 de julio de 2016, recibido físicamente el 27 de julio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los Articules 71, Literal a) del Articulo 72, 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3530.

El Auto del 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Laboratorios Medihealth S.A. Demandados Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 19 de 47 Procuraduría General del Estado Dirección Nacional de Propiedad Industrial Laboratorios Vargas S.A. 2. Hechos relevantes 2.1.

El 16 de diciembre de 1992, Laboratorios Medihealth S.A. solicitó, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador (en adelante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial) el registro del signo LEXINEX (denominativo) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 3352 y, dentro del término legal, Laboratorios Vargas S.A. formuló observación alegando que la misma es confundible con su marca registrada GERMINEX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. Por Resolución 0948113 del 26 de febrero de 1996, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró fundada la observación y denegó el registro del signo solicitado al considerar que el mismo es confundible con la marca base de observación. Sustentó la denegatoria en lo previsto en el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.3 2.4.

El 1 de abril de 1996, Laboratorios Medihealth S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador contra la Resolución 0948113. 2.5. El 22 de mayo de 1996, el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador contestó la demanda interpuesta por Laboratorios Medihealth S.A. Expediente administraüvo 35976-92. 2 De los documentos remilidos al Tñbunal no es posible apreciar la fecha de 1a publicacíón. l Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/cu/o 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de /os siguientes impedimentos: a} Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir af pübfico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales e/ uso de la marca pueda inducir al público a error;, r 2 Proceso 417·1P·2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 20 de 47 2.6.

El 16 de julio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial presentó escrito de contestación a la demanda planteada por Laboratorios Medihealth S.A. 2.7. El 25 de enero de 2016, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Laboratorios Medihealth S.A. 3.1. No existe similitud gráfica ni visual entre los signos LEXINEX y GERMINEX que pueda producir confusión en el público consumidor. 3.2. En el caso concreto, el análisis debe centrarse entre las partículas LEXI y GERMI, ya que la terminación NEX es genérica y común respecto de los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.3.

Los signos comparados están destinados a distinguir productos farmacéuticos, por lo que no están al alcance del consumidor de manera libre. 3.4. Cuenta con registros de la marca LEXINEX en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. 4. Argumentos de la contestación del Comercio, Integración y Pesca Ministerio de Industrias, 4.1. Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo impugnado. 4.2.

Niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda interpuesta por Laboratorios Medihealth S.A. 5. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial 5.1. Realizado el cotejo marcaría entre las marcas LEXINEX y GERMINEX se puede concluir que existe identidad evidente desde el aspecto visual y fonético. 5.2.

Ambas marcas protegen productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 6. Argumento de la contestación de la Procuraduría General del Estado Se adhiere y hace suya la contestación a la demanda presentada por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 3 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 7. 22/05/2017 21 de 47 Argumento adicional de Laboratorios Medlhealth S.A. La Resolución 0948113 se sustentó en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, teniendo en cuenta la fecha en que se inició el trámite de registro (16 de diciembre de 1992) debió sustentarse en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante ha solicitado Interpretación Prejudicial de los Artículos 71, Literal a) del Articulo 72, 82, 84 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4 2. No procede la interpretación de las normas solicitadas, ya que no es materia de controversia la aptitud del signo solicitado para constituirse como marca (Artículo 71 y Literal a) del Articulo 72); el plazo para que terceros puedan formular observaciones (Artículo 82); el plazo para absolver dicha observación (Artículo 84); y, el plazo con el que cuenta la autoridad nacional competente para resolver en caso de no haberse formulado observación (Artículo 85). 3.

Procede interpretar de oficio el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 3445 ya que la controversia, por un lado, versa sobre la 4 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Articufo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Articulo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior;, r "Articulo 82.- Dentro de los treinta dlas hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga fegftfmo Interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada.· "Articulo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del articulo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) dlas hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual fa oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, Jo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.

Articulo 85.- Vencido el plazo establecido en el articulo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de reglstrabifidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecha será comunicado al interesado mediante resolución debidamente molivada." 5 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/cufo 73.-Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 4 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 22 de 47 presunta indebida aplicación por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por otro lado, a partir de la existencia del posible riesgo de confusión entre el signo solicitado LEXINEX y la marca GERMINEX.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. La norma comunitaria en el tiempo. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones. 3. 4. 5.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La norma comunitaria en el tiempo 1.1. Tomando en cuenta que uno de los argumentos expuestos por Laboratorios Medihealth S.A. versa sobre la presunta indebida aplicación por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que considera que debió aplicarse la Decisión 313.

En ese sentido, resulta pertinente desarrollar el presente tema. 1.2. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solfcitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o se,vicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el usa de la marca pueda inducir al pública a ( )" a) ª"°';

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.�Art/cu/o 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellas signas que. en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al pública a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismas productos o servicias. o para productos o servicias respecta de los cuales el usa de fa marca pueda inducir al público a e"or;

( r 5 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 23 de 47 efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 6 1.3. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 7 1.4. El Tribunal ha manifestado al respecto: "Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurfdica anterior". 8 1.5.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1.6.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1.7. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la propiedad industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas 6 Ver de modo referencial tas Interpretaciones Prejudiciales expedidas en tos Procesos 1 OO-IP-2013 det 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de septiembre de 2014. 7 Ibídem. 8 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-IP-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004. 6 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 24 de 47 sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: "( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcaría. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. 9 1.8.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 1.9.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.1 O. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarla), 313 (Disposición Transitoria Cuarla) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad 9 Ver a modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-IP-95, caso "CANAU", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 332, del 30 de marzo de 1996 y Proceso 39-IP-2003 del 9 de julio de 2003, publicada en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, del 8 de agosto de 2003. 7 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 25 de 47 industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de /os derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a /os efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a /os procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento co"espondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido': 10 1.11.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado LEXINEX (denominativo) y la marca GERMINEX (denominativa) son confundibles o no, y teniendo en cuenta que uno de los argumentos de Laboratorios Medihealth S.A. es que se aplicó indebidamente la Decisión 344 cuando la que debía aplicarse era la Decisión 313, es pertinente analizar tanto el Literal a) del Articulo 73 de la Decisión 313 como el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344, cuyos tenores son tos siguientes: Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.· 10 Ver a modo referencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005. de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005. 8 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 26 de 47 "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellas signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a) a e"or, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a e"or;

(...)" Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellas signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) ( )" Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 2.2.

Como se desprende de ambas disposiciones, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 11 11 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las rafees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Ibídem. 9 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 27 de 47 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.4.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. 3. Comparación entre marcas denominativas 3.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado LEXINEX (denominativo) y la marca registrada GERMINEX (denominativa) es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 12 3.2.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 13 3.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 14 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una 12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 1O de Junio de 2016. 13 Ibídem. 14 Ibídem. 10 Proceso 417·1 P·2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 28 de 47 función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario 15. Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 16 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 15 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sal; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo'ª"· en enterráis. 16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y­ es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, ·S, •ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 11 Proceso 417-1 P-2016 GACETA OFICIAL e) 22/05/2017 29 de 47 Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado LEXINEX {denominativa) y la marca registrada GERMINEX (denominativa). 4.

Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas 4.1. Teniendo en cuenta que el signo solicitado LEXINEX (denominativo) y la marca GERMINEX (denominativa) se encuentran referidos a productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen dichos productos. 4.2.

Sobre el particular, este Tribunal ha señalado que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 17 4.3. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado señalando que lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 4.4. El criterio jurisprudencia! concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias, estableciendo lo siguiente 18: "Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño i"eparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun 17 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013.

Ver a modo referencial la lnlerpretación Prejudiclal en el Proceso 30-IP-2000, del 2 de junio de 2000. 12 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 30 de 47 medicamentos de delicado usa, son expendidas sin receta médica y can el so/o consejo del farmacéutico de turno". 4.5. Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.19 4.6. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 4.7. La demandante ha manifestado que el análisis comparativo debe centrarse entre las partículas LEXI y GERMI, ya que la terminación NEX es genérica y común. 4.8.

Al respecto, cabe reiterar lo señalado por el Tribunal en reiterados pronunciamientos: Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y coffiente, que le dan al signo algún poder evacativa (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Par lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. M El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en genera/2°. 19 Ver a modo referencial Interpretación Prejudiclal expedida en el Proceso Nº 68-IP-2001. de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002. 20 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: �El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre fas marcas asf configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partfculas coparticipadas insusceptibfes de privlfegio marcarlo. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcar/amente débiles".

OTAMENDI Jorge. Derecho de Marcas. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P. 191. 13 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 31 de 47 En este sentida, las signas que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Par la tanta, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas na deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el coteja de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el toda prevalece sobre sus componentes".21 4.9.

Lo que es de uso común o genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 4.1 O. De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la partícula NEX es de uso común para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común o genérica. 5.

Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones 5.1. Como parte de la argumentación de su demanda, Laboratorios Medihealth S.A. señaló que cuenta con registros de la marca LEXINEX en Colombia, Perú, Chile y Ecuador. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. 5.2.

El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.22 5.3.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 23 21 Ver a modo reíerencial la lnlerpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el Proceso 182-IP-2013. 22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640.IP-2015 del 26 de agoslo de 2016. 23 Ibídem. 14 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 32 de 47 5.4.

En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas24• 5.5.

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros25• 5.6.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los palses miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro26• 5.7. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado21 • 5.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en caso no hubiesen sido presentadas observaciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado 28 • 5.9.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las 2• Ibídem. 25 Ibídem. 26 Ibídem. 27 Ibídem. 28 Ibídem. 15 Proceso 417-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 33 de 47 decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares29 • 5.1 O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos30• 5.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina: o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros pafses miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-3530, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 29 Ibídem.:ie Ibídem. 16 Proceso 417-1 P-2016 GACETA OFICIAL {\ 1¡ [ Je M Cecilia Luisa Ayllón �os MAGISTRADA 22/05/2017 34 de 47 is Rafael Vergara Quintero MAGISTRA O / Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. auJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 22/05/2017 35 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 442-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00488.

Referencia: Signos involucrados: BUKI (denominativo) y BUQUIN (mixto) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3360 de 28 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00488; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP. 1 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 22/05/2017 36 de 47 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: PRODUCTOS BUQUIN LTOA. Hechos relevantes 2.1. El 4 de abril de 2008, FERRIS ENTERPRISES CORP.

(en adelante FERRIS) solicitó el registro del signo BUKI (denominativa) 1 para proteger productos comprendidos en la Clase 302 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 5933 PRODUCTOS BUQUIN LTDA. (en adelante PRODUCTOS BUQUIN) presentó oposición con fundamento en el registro de la marca BUQUIN (mixta)4 en la Clase 30s de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3.

El 26 de enero de 2009, mediante Resolución 01765, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (En adelante, SIC) resolvió aceptar la oposición presentada y negar el registro del signo solicitado BUKI (denominativo). 2.4. Dentro del término legal, FERRIS interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación, en contra de la Resolución 01765. e Expediente Administrativo 2008-33970. 2 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar. arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confiterla; helados comestibles miel, jarabe de melaza; levadura y polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas, especias, hielo y todo tipo de pasabocas preparados a base de estos productos. 3 Revisado el expediente, no se pudo determinar la fecha de publicación. 4 Certificado 307162. 5 Clase 30.- Miel, jarabes de melaza, levaduras, polvo para hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas. condimentos, especias, harinas, preparaciones de cereales, pan, pastelerla, confiterla, helados comestibles, café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café. 6 Revisado el expediente, no se pudo determinar la fecha de presentación del Recurso. 2 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 37 de 47 2.5.

El 25 de marzo de 2009, mediante Resolución 12989, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 01765 y concedió el Recurso de Apelación interpuesto. 2.6. El 30 de abril de 2009, mediante Resolución 21382, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el Recurso de Apelación, confirmó la Resolución 01765 de 26 de enero de 2009. 2.7.

De manera oportuna y dentro del término legal establecido, FERRIS interpuso Acción de Nulidad y restablecimiento de derecho7 en contra de las Resoluciones 01765, 12989 y 21382 que negaron el registro del signo solicitado. 2.8. El 9 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Acción de Nulidad y restablecimiento de derecho formulada por FERRIS 3.1. Las resoluciones impugnadas no observan las pautas para determinar el riesgo de asociación o confusión, no cumplen los requisitos contenidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para ser considerados como actos administrativos y por lo tanto son objeto de nulidad. 3.2.

Los signos en conflicto tienen suficientes elementos diferenciadores que les permiten coexistir en el mercado. 3.3. El análisis realizado por la SIC no tuvo en cuenta la visión en conjunto de los signos confrontados, ya que se fraccionó la marca registrada BUQUIN (mixta), tomando en cuenta únicamente el elemento denominativo al momento del cotejo marcario. 3.4.

El elemento gráfico de la marca registrada tiene relevante importancia y debió ser tomado en cuenta al comparar los signos en controversia. 3.5. El término BUKI tiene solo dos vocales U/1 mientras que la marca registrada BUQUIN tiene tres U/U/1, y termina con la consonante N. 7 De la revisión del expediente administrativo no se desprende la fecha de presentación de la acción. 3 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 38 de 47 Finalmente, la letra K es distinta a la letra Q, todas estas particularidades contribuyen a establecer las diferencias entre los signos. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad presentada por parte de la SIC 4.1. Legalidad de las resoluciones emitidas. 4.2. La apreciación en conjunto de los signos en conflicto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo solicitado, frente a la totalidad de los que integran la marca registrada, para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. 4.3.

El signo solicitado es irregistrable por ser confundible con una marca previamente registrada. 4.4. El signo solicitado BUKI (denominativo) y la marca BUQUIN {mixta) apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión en el público consumidor. 4.5. El aspecto fonético entre los signos en conflicto es similar, lo que ocasiona un alto riesgo de confusión. 4.6.

El elemento gráfico de la marca registrada no logra desvirtuar el posible riesgo de confusión en el presente caso, ya que lo que predomina en la marca mixta, es el elemento denominativo. 4.7. Los productos que los signos confrontados protegen se encuentra dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir comparten idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que sin duda se generarfa riesgo de confusión. 5.

Argumentos de la contestación a la demanda de Nulidad presentada por parte de Productos Buquin Ltda. Productos Buquin Ltda., en su calidad de tercero interesado, no compareció dentro del proceso. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a)8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 8 "Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 39 de 47 2. Procede únicamente la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal a), toda vez que en el presente caso no cabe referirse al concepto de marca, al no ser materia controvertida en el proceso. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica gráfica y conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos Comparación entre signos denominativos y mixtos. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica gráfica y conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos. 1.1.

Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado BUKI (denominativo), y la marca registrada BUQUIN (mixta), sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda de Nulidad. susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos. monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores." "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente sollcitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" 5 t Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 40 de 47 1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a} sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta} y/o riesgo de asociación en el público consumidor9• a} El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b} El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) 9 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP2015, pp. 9-10. 6 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 41 de 47 elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados10. b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio 11. c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 12. d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 13. 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 14 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. 10 Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-lP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 11 Ibídem. 12 Asl, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-lP-2015, pp. 11-12. 13 Ibídem. 14 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 22/05/2017 42 de 47 Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: - Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 15 Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 16 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 17.

Asimismo, se 15 Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 16 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 17 Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como 8 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 43 de 47 entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles18.

Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 19. 1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor20. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir21. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables22. referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. 18 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 19 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de jullo de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803114, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulas 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento". en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas". 20 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 21 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 22 Asl, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 9 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 44 de 47 1.9.

En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos 2.1.

Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre BUKI (denominativo) y la marca BUQUIN (mixta), se abordará este tema en este acápite. 2.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"23. 2.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"24. 2.4.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2J Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 24 Femández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239. 10 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 45 de 47 2.5.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo 25 entre los mismos: 2.5.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.5.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii) Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 26 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 27 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; iii) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 25 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 26 RAE: unidad mlnima que significa léxico que no presenta moñemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.;

Terr. En Enterráis. 27 Proceso 308-IP-2015. 11 Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 22/05/2017 46 de 47 iv) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. v) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 28 2.5.3.

Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.5.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.5.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Sobre la base de estos criterios se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo, a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente Interpretación Prejudicial. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, no habrá, en principio, riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00488, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 28 lbidem. 12 � { f- Proceso 442-IP-2016 GACETA OFICIAL 1/ V 1.. f rvt.--- _..-- Cecilia Luisa yllón Quinteros MAGISTRADA 22/05/2017 47 de 47 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO / t<ru:Atlmo Zambrano AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ��(J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13