TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 413-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-8660 Referencia: Signos involucrados: SERVISARIATO (denominativo) / MI COMISARIATO (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4629-TDCA-DQ, de 29 de julio de 2015, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b) y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-8660; y, El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LDTA. Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEP!), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero Interesado: COMERCIAL DEJANCESA S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 413-1P-2015 Hechos Relevantes El 27 de mayo de 2002, COMERCIAL DEJANCESA S.A. presentó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) la solicitud! de registro como nombre comercial el signo SERVISARIATO (denominativo) destinado a proteger actividades comerciales dedicadas a la compra, venta, exportación, promoción, distribución de todo tipo de mercadería para el consumo humano. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad industrial No. 448, correspondiente al mes de mayo del 2002.
El 23 de julio de 2002, IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA, presentó oposición al registro del mombre comercial SERVISARIATO (denominativo), con fundamento en su nombre comercial MI COMISARIATO (denominativo) ? previamente registrado para proteger las actividades de compra-venta de comestibles, utensilios, mercadería en general y todo tipo de actividades de la industria de supermercados.
El 19 de mayo de 2003, mediante Resolución 981782, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, rechazó la oposición presentada por IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA. y concedió el registro del nombre comercial SERVISARIATO (denominativo) a favor de COMERCIAL DEJANCESA S.A. El 23 de septiembre de 2003, la sociedad IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución 981782 del 19 de mayo de 2003.
El 24 de octubre de 2003, el presidente del IEP1 presenta escrito de contestación a la demanda interpuesta por IMPORTADORA EL ROSADO CIA, LTDA. Mediante providencia de 28 de junio de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador decide suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los Artículos 134, 135 literales a) y b) y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad: La sociedad IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LDTA., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: Trámite N. 124130-2002-NJD. Registro No. 89 del 8 de agosto de 1977. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. Proceso 413-1P-2015 “( ) se debió rechazar la solicitud de registro del nombre comercial SERVISARIATO, presentado por COMERCIAL DEJANCESA S.A. por no constituir un signo suficientemente distintivo ni susceptible de registro, debido a la existencia anterior del nombre comercial MI COMISARIATO de propiedad de mi representada IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA., ya que fonética, auditiva, ortográfica, visualmente e ideológicamente son extremadamente similares y por tanto no podrían distinguirse dentro del mercado, pues el público podría creer que se trata de la afamada y notoriamente conocida MI COMISARIATO, contrariando en consecuencia, lo dispuesto en el Art. 196 literal a) y b) de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 136 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.
“( ) entre los nombres comerciales MI COMISARIATO y SERVISARIATO existe una manifiesta similitud, por lo que éstas no pueden coexistir en el mercado, pues de hecho generarán un alto riesgo de confusión, téngase en consideración que una de las finalidades del nombre comercial es identificar un establecimiento mercantil distinguiéndolo de otros y por tanto evitar que el público o los medios comerciales se vean engañados respecto del origen empresarial”.
“( ) los nombres comerciales en conflicto están destinados a proteger actividades estrechamente relacionadas, esto es prestación de servicios propios de un comisariato”. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa: El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades revistas en la Ley de la materia”.
“La improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora”. Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte de de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial: Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación del Director Nacional de Propiedad industrial.
Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador: Proceso 413-1P-2015 Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación del Procurador General del Estado. Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte del Tercero Interesado: Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación de COMERCIAL DEJANSESA S.A. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b) y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará Únicamente el Artículo 190 de la normativa en mención por estar relacionado con la controversia.
No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la antes aludida Decisión 486, el primero por no ser parte de la controversia lo que constituye un signo y el segundo por referirse a causales absolutas de irregistrabilidad, tema ajeno al discutido en el proceso interno. De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal b), y 191 de la Decisión 4863, pues en el proceso interno existe el conflicto entre dos nombres comerciales.
De igual forma, se interpretarán los Artículos 224, 228, y 229 de Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina en virtud de que Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o rezones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir, Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y ta presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 4 1.2.
Proceso 413-1P-2015 la controversia versa sobre la confundibilidad de un signo respecto del cual se alega una supuesta notoriedad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Conflictos de identidad o similitud entre nombres comerciales. La comparación entre signos denominativos. El signo notoriamente conocido su protección. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Nombre comercial y su protección. Prueba de uso En el presente caso, la sociedad COMERCIAL DEJANCESA S.A. presentó solicitud para registrar el nombre comercial SERVISARIATO (denominativo) mismo que fue sujeto de oposición por la existencia del nombre comercial MI COMISARIATO (denominativo) registrado previamente a favor de IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA. En consecuencia, es pertinente analizar qué se entiende por nombre comercial.
Nombre comercial. El Artículo 190 de la Decisión Andina 486 considera que es “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( )”. En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o jurídica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.
Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; bj no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” Proceso 413-1P-2015 constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”.5 Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: “(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.
(ii) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón O denominación social.
La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso'$ 1.3. Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la oficina nacional competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso.
Conforme a la disposición contenida en el Artículo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo — (Artículo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.? 1.4.
Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, sustancial y constante en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 4868.;
Proceso 145-1P-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO". o Proceso 110-/P-2008, publicado en la G.0.A.C. N* 1776 de 5 de diciembre de 2008, marca: “LAN ECUADOR”. Es Proceso 45-1P-1998, publicado en la G.O.A.C. N* 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior.
Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme 6 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 413-1P-2015 Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.? Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización constante en un mercado determinado, en consecuencia: “( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. uy Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, “en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Sí la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. 11 El uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: ¡) escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social;
¡¡) certificaciones extendidas por autoridades competentes, iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoría. Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas. ibídem Proceso 3 -IP-98, publicado en fa G.O.A.C. 338 de 11 de mayo de 1998, marca: “BELLA MUJER” Proceso 226-1P-2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1330, de 21 de abril de 2006.
Proceso 413-1P-2015 decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales y constante que su uso sea permanente”. 1.8. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.1.
Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 1.9.
En conclusión, el uso real, sustancial y constante es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial. Así, se deberá verificar si, al momento en que el signo SERVISARIATO fue solicitado para registro, el nombre comercial Mi COMISARIATO estaba siendo usado de manera real y efectiva, para así determinar si era objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico comunitario, para el efecto se deberá valorar de forma exhaustiva la prueba aportada en el proceso. 2.
Conflictos de identidad o similitud entre nombres comerciales 2.1. En el presente caso, como dijimos ut supra, la sociedad COMERCIAL DEJANCESA S.A. solicitó el nombre comercial SERVISARITO (denominativo) mismo que fue concedido por el IEPI al considerar que no existe identidad y semejanza con el nombre comercial Mi COMISARIATO (denominativo).
En consecuencia, es pertinente reparar en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;” En Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98, 5 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Proceso 413-1P-2015 Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un nombre comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad que lo posee se distingue de las otras sociedades, por esta razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro.
Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen el signo y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a otro registrado o solicitado anteriormente cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Que todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Que los productos y/o servicios cubiertos respectivamente sean idénticos o presentan conexión competitiva.
A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.13 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.
Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrables. 13 Proceso 512-4P-2014, de 15 de julio de 2015.
Caso: "LOCKHEED MARTIN". 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 413-1P-2015 La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos: a) Elriesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro, Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.8.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.8.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.8.3.
Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.8.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 10 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3.
Proceso 413-1P-2015 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería!1. 14 Proceso 94P-2001 del 27 de abril de 2001. 11 Proceso 413-1P-2015 2.10.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3. Comparación entre signos denominativos 3.1.
Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes. 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado,15 3.3.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 18 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. 60 Proceso 378-P-2015, p 11.
ES Proceso 88-4P-2015, pp. 10-11. 12 Proceso 413-1P-2015 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.” Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport- ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!8, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.
Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.4. Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SERVISARIATO (denominativo) y MI COMISARIATO (denominativo).
Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4. El signo notoriamente conocido su protección 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo MI COMISARIATO RAE: unidad minimo con significa léxica que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: ierr.
En enterráis. Po RAE A m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2 m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramalical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 13 Proceso 413-1P-2015 es notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición de signo notorio 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 4.3. El Artículo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son1*: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: ye Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
O, €) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 14 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4, Proceso 413-1P-2015 En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.20 En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero?!; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.
En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo natorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o mo se esté usando para distinguir productos oO servicios. o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro?.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 229,- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 15 Proceso 413-1P-2015 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.
Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.23 Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. e Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.
Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 16 Proceso 413-1P-2015 Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, í) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.10.
En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el signo MI COMISARIATO (denominativo) era notoriamente conocido al momento de la presentación de la solicitud del signo SERVISARIATO (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si existe riesgo de confusión y/o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte 17 Proceso 413-1P-2015 Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-8660, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. HL y NY Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán bs Zamb N Hugo Ramiro Gómez Apac AGIS O MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Cúinteros Glstayé Ca Eo PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18