Año XXXIV – Número 3031 Lima, 31 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 413-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-8660. Referencia: Signos involucrados: SERVISARIATO (denominativo) / MI COMISARIATO (denominativo) PROCESO 450-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00555. Referencia: CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA FIGURATIVA PROCESO 478-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2010-00125. Referencia: Marcas involucradas MAC STAR (denominativa) y registradas MAC (denominativa y mixta) y nombre comercial MAC S.A. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/05/2017 2 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 413-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 17811-2013-8660 Signos involucrados: SERVISARIATO (denominativo) / MI COMISARIATO (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4629-TDCA-DQ, de 29 de julio de 2015, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b) y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-8660; y, El Auto de 4 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LOTA. Demandados: PROPIEDAD DIRECTOR NACIONAL DE INDUSTRIAL, INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI}, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero Interesado: COMERCIAL DEJANCESA S.A. Proceso 413-1 P-2015 GACETA OFICIAL 2. 31/05/2017 3 de 53 Hechos Relevantes 2.1.

El 27 de mayo de 2002, COMERCIAL DEJANCESA S.A. presentó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) la solicitud1 de registro como nombre comercial el signo SERVISARIATO (denominativo) destinado a proteger actividades comerciales dedicadas a la compra, venta, exportación, promoción, distribución de todo tipo de mercadería para el consumo humano. 2.2.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 448, correspondiente al mes de mayo del 2002. 2.3. El 23 de julio de 2002, IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA, presentó opos1c1on al registro del nombre comercial SERVISARIATO (denominativo), con fundamento en su nombre comercial MI COMISARIATO (denominativo) 2 previamente registrado para proteger las actividades de compra-venta de comestibles, utensilios, mercadería en general y todo tipo de actividades de la industria de supermercados. 2.4.

El 19 de mayo de 2003, mediante Resolución 981782, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, rechazó la oposición presentada por IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA. y concedió el registro del nombre comercial SERVISARIATO (denominativo) a favor de COMERCIAL DEJANCESA S.A. 2.5. El 23 de septiembre de 2003, la sociedad IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTOA presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, demanda Contencioso Administrativa en contra de la Resolución 981782 del 19 de mayo de 2003. 2.6.

El 24 de octubre de 2003, el presidente del IEPI presenta escrito de contestación a la demanda interpuesta por IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA. 2.7. Mediante providencia de 28 de junio de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador decide suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los Artículos 134, 135 literales a) y b) y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad: La sociedad IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LDTA., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: Trámite N. 124130-2002-NJD. Registro No. 89 del 8 de agosto de 1977. 2 Proceso 413-1 P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 4 de 53 3.1. "( ) se debió rechazar la solicitud de registro del nombre comercial SERVISARIATO, presentado por COMERCIAL DEJANCESA S.A. por no constituir un signo suficientemente distintivo ni susceptible de registro, debido a la existencia anterior del nombre comercial MI COMISARIA TO de propiedad de mí representada IMPORTADORA EL ROSADO CIA. L TOA., ya que fonética, auditiva, ortográfica, visualmente e ideológicamente son extremadamente similares y por tanto no podrían distinguirse dentro del mercado, pues el público podría creer que se trata de la afamada y notoriamente conocida MI COMISARIA TO, contrariando en consecuencia, lo dispuesto en el Art. 196 literal a) y b) de la Ley de Propiedad Intelectual, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 136 literal a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina': 3.2.

"(... ) entre los nombres comerciales MI COMISARIA TO y SERVISARIATO existe una manifiesta similitud, por lo que éstas no pueden coexistir en el mercado, pues de hecho generarán un alto riesgo de confusión, téngase en consideración que una de las finalidades del nombre comercial es identificar un establecimiento mercantil distinguiéndolo de otros y por tanto evitar que el público o los medios comercia/es se vean engañados respecto del origen empresarial". 3.3.

"( ) los nombres comerciales en conflicto están destinados a proteger actividades estrechamente relacionadas, esto es prestación de servicios propios de un comisariato·: 4. Argumentos de Administrativa: la contestación a la Demanda Contencioso El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades revistas en la Ley de la materia". 4.2. "La improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora". 5. Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte de de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial: Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación del Director Nacional de Propiedad Industrial. 6.

Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte de la Procuraduría General del Estado de la República del Ecuador: 3 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 5 de 53 Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación del Procurador General del Estado. 7. Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa por parte del Tercero Interesado: Después de la correspondiente revisión del expediente no se ha encontrado la respectiva contestación de COMERCIAL DEJANSESA S.A. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b) y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará únicamente el Artículo 190 de la normativa en mención por estar relacionado con la controversia.

No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la antes aludida Decisión 486, el primero por no ser parte de la controversia lo que constituye un signo y el segundo por referirse a causales absolutas de irregistrabilidad, tema ajeno al discutido en el proceso interno. De oficio se interpretarán los Artículos 136 Literal b), y 191 de la Decisión 4863, pues en el proceso interno existe el conflicto entre dos nombres comerciales.

De igual forma, se interpretarán los Articulas 224, 228, y 229 de Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina en virtud de que Artfcufo 136.· No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en ef comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemeien aun nombre comercial protegido. o. de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que. dadas las circunstancias. su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación� Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social. razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas iurldicas, pudiendo ambas coexistir, Articulo 191.• El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y tennina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la emp,esa o del establecimiento que lo usa. 4 ) Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.• Articulo 228.- Para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: \ � a} el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b} la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización. dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c} la duración. amplitud y extensión geografica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, expasiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d} el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad. productos o servicios a los que se aplique; 4 Proceso 413-1P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 6 de 53 la controversia versa sobre la confundibilidad de un signo respecto del cual se alega una supuesta notoriedad.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso. Conflictos de identidad o similitud entre nombres comerciales. La comparación entre signos denominativos. El signo notoriamente conocido su protección. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Nombre comercial y su protección. Prueba de uso 1.1.

En el presente caso, la sociedad COMERCIAL DEJANCESA S.A. presentó solicitud para registrar el nombre comercial SERVISARIATO (denominativo) mismo que fue sujeto de oposición por la existencia del nombre comercial MI COMISARIATO (denominativo) registrado previamente a favor de IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTOA. En consecuencia, es pertinente analizar qué se entiende por nombre comercial. 1.2.

Nombre comercial. El Artículo 190 de la Decisión Andina 486 considera que es "cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil ( ) •: En efecto, el nombre comercial identifica el ejercicio de una actividad económica de una persona natural o jurídica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que "Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protecdón; f) el grado de dístintividad inherente o adquirida del signo; g} el valor contable del signo como activo empresarial; h} el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i} la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k} la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pafs Miembro o en el extranjero� Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a}.no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b} no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o seNicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. • 5 Proceso 413-1 P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 7 de 53 constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa·� s Existen características importantes para tener en cuenta que delimitan el concepto de nombre comercial, a saber: "(i) El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

(ii) Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. (iii) El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurldica, pudiendo coincidir con ella. La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social.

La razón socia/ da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso'ti 1.3. Su protección nace por su primer uso efectivo en el mercado, y su registro ante la oficina nacional competente constituye un indicio de prueba por escrito de uso.

Conforme a la disposición contenida en el Artículo 191 de la Decisión Andina 486, la protección al nombre comercial no deriva de su registro - derecho atributivo-(Artículo 154 Decisión Andina 486), como es el caso de las marcas, sino que basta su uso (derecho declarativo). El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: "Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad juridica para /os competidores". 7 1.4.

Prueba de uso de nombre comercial, quien alegue poseer un derecho sobre este tipo de signo distintivo deberá probar el uso real, sustancial y constante en el mercado con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica entre los competidores y a su vez evitar una interpretación errónea que reconozca una protección exorbita del nombre comercial, consideración que se encuentra contemplada en el Artículo 195 de la Decisión Andina 4868• r 5 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: "SIMBO� Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° tn6 de 5 de diciembre de 2008, marca: "L..AN ECUADOR� ____..__ ó \ Proceso 45-IP-1998, publicado en la G. O.A. C. N° 581 de 12 de julio de 2000, marca: "IMPRECOL � Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior.

Los Paises Miembros podrán exigir la prueba de uso, confonne Proceso 413-lP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 8 de 53 Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no libera a su titular de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro".9 Las pruebas para acreditar el uso del nombre comercial deberán ser reales y efectivas de tal forma que permitan evidenciar su utilización constante en un mercado determinado, en consecuencia: "( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario". 10 Para que el nombre comercial pueda ser oponible a terceros debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, "en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarlos, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial". 11 1.5. El uso del nombre comercial podrá demostrarse por los siguientes documentos, entre otros: i) escrituras públicas de constitución y de reforma parcial del estatuto social; ii) certificaciones extendidas por autoridades competentes; iii) facturas comerciales; y, iv) documentos contables o certificaciones de auditoria.

Estos documentos deberán demostrar la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial. 1.6. Del mismo modo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1. 7.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombra comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas. \ lbldem 10 Proceso 3 -IP-98, publicado en la G. O.A. C. 338 de 11 de mayo de 1998, marca: "BELLA MWER" 11 Proceso 226-IP-2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1330, de 21 de abril de 2006. 7 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 9 de 53 decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado.

Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales y constante que su uso sea permanente 12• 1.8. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: 1.8.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.8.2.

Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. 1.9. En conclusión, el uso real, sustancial y constante es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial.

Asi, se deberá verificar si, al momento en que el signo SERVISARIATO fue solicitado para registro, el nombre comercial MI COMISARIATO estaba siendo usado de manera real y efectiva, para asi determinar si era objeto de protección por parte del ordenamiento juridico comunitario, para el efecto se deberá valorar de forma exhaustiva la prueba aportada en el proceso. 2.

Conflictos de identidad o similitud entre nombres comerciales 2.1. En el presente caso, como dijimos ut supra, la sociedad COMERCIAL DEJANCESA S.A. solicitó el nombre comercial SERVISARITO (denominativo) mismo que fue concedido por el IEPI al considerar que no existe identidad y semejanza con el nombre comercial MI COMISARIATO (denominativo).

En consecuencia, es pertinente reparar en el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal b), cuyo tenor literal es el siguiente: ''Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: - l \ __.,,' b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;" u Sobre el uso reCII y constC1nte, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 8 Proceso 413-1 P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 10 de 53 2.2.

Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a un nombre comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda inducir al consumidor a error, es decir, causar riesgo de confusión o de asociación. 2.3.

El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, por la cual una sociedad que lo posee se distingue de las otras sociedades, por esta razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintivo, constituyendo una de las prohibiciones para negar el registro. 2.4.

Un signo es idéntico a un nombre comercial cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen el signo y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 2.5. En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a otro registrado o solicitado anteriormente cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Que todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Que los productos y/o serv1c1os cubiertos respectivamente sean idénticos o presentan conexión competitiva.

A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad. 2.6. Al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos se debe determinar, si entre ellos existe identidad o similitud y si existe correspondencia entre los productos o servicios que ambos pretenden distinguir.13 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume.

Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición, pero identificados en clases distintas, ambos podrán ser perfectamente registrab\es. \\ l3 Proceso 512./P-2014, de 15 de julio de 2015.

Caso: "LOCKHEED MARTIN: 9 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 11 de 53 La identidad o la semejanza de los signos pueden dar lugar a dos tipos de riesgos: a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.7.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 2.8. Al resolver la acción planteada se deberá verificar si en el acto impugnado se examinó si entre tos signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.8.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.8.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.8.3.

Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.8.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.9. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos: 10 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 12 de 53 2.9.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegÍr la mercadería14.

Proceso 9./P-2001 del 27 de abril de 2001. 11 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 13 de 53 2.1 O. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podrfa incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Comparación entre signos denominativos 3.1. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes. 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.15 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, se deberá identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y se debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 16 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Proceso 378.fP-2015, p 11. re Proceso 88./P-2015, pp. 10-11. 12 Proceso 413-1P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 14 de 53 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.17 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport­ ivo, deport-istas.

Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 18• Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Sí los signos en conflicto comparten un lexema, podrfa generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.4.

Se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos SERVISARIATO (denominativo) y MI COMISARIATO (denominativo). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.

El signo notoriamente conocido su protección 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que el signo MI COMISARIATO ",� RAE: unidad minlma can significa lbica que na presenta morfemas gramaticales; p.ej.• sol, o que poseyendo/os prescinde de ellos por un procesa de segmentación, p. ej.: terr. En enterrdls. RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramalícal; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. m Gram. Unidad mfnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 13 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 15 de 53 es notoriamente conocido, se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de signo notorio 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Titulo XII, Artículos 224 a 236. 4.3. El Articulo 224 de la Decisión 486, dice: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.

De la anterior características: definición se pueden desprender las siguientes 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son19: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: Articulo 230.- Se considerarctn como sectores pertinentes de referencia para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulas empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servieios a los que se aplique. 14 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 16 de 53 4.5.1.

En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.

En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.2 º 4.5.3. En relación con el Principio Registra!: La protección del signo notorio rompe el principio reqistral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero21; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio asl no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 4.5.4.

En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro22.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 20 21 Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector perlinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; 22 Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro 15 Proceso 413-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 17 de 53 4.6.

Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos: 4.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.

Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3. Riesgo de DIiución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.23 4.6.4.

Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. n Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTtANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 16 Proceso 413-1P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 18 de 53 Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. ' 4.11.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si el signo MI COMISARIATO (denominativo) era notoriamente conocido al momento de la presentación de la solicitud del signo SERVISARIATO (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si existe riesgo de confusión y/o asociación. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte 17 Proceso 413-1 P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 19 de 53 Consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-8660, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conf ormidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párraf o del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l[(}- Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA / - Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. &1( AA t Cecilia Luisa Ayllón �eros PRESIDENTA Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 18 GACETA OFICIAL 31/05/2017 20 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 450-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00555 Referencia: CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE UNA MARCA FIGURATIVA Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2858, de 2 de septiembre de 2015, recibido vfa correo electrónico el 3 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 200900555; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: TROLLI IBÉRICA S.A. Y MEDERER GMBH Demandada: NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) Tercero interesado: PROCAPS S.A. Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 31/05/2017 21 de 53 Hechos Relevantes 2.1. El 4 de abril de 2008, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH presentaron solicitud1 de cancelación por falta de uso de una marca figurativa2, registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 303 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), cuyo titular es la sociedad PROCAPS S.A. 2.2.

El 18 de julio de 2008, la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca, dio contestación a la solicitud de cancelación presentada por TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. 2.3. El 24 de febrero del 2009, mediante Resolución 7502 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) canceló parcialmente la marca figurativa, limitando su protección a exclusivamente: dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.4.

Inconformes con tal decisión, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la Resolución 7502, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante las Resoluciones 18119 de 20 de abril de 2009 y 38568 de 30 de julio de 2009, ambas confirmando la decisión inicial de cancelar parcialmente la marca figurativa. 2.5.

En septiembre de 20094, TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2.6. El 27 de noviembre de 2009, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH.

Expediente Administrativo 03 75033. Certificado: 281116. Clase 30: dulces, gomas, bombones y todo tipo de producto de confitería, chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos.

De la revisión del Expediente no es posible determinar el día de presentación de la demanda. 2 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 22 de 53 2.7. El 7 de abril de 2011, la SIC, contestó a la Acción de Nulidad interpuesta por TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. 2.8. El 7 de abril de 2011, PROCAPS S.A., presento contestación a la Acción de Nulidad, como tercero interesado. 2.9.

Mediante Auto de 23 de octubre de 2014, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"(...) el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene fotograffas de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI NEON SQUIGGLES acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado 281116". 3.2.

"( ) dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI NEON SQUIGGLES, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria". 3.3.

"( ) es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa, ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por lo tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca nominativa a través del uso de un signo que combine elementos gráficos y nominativos, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se prueba que a dicha marca mixta se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación". 4.

Argumentos de la Contestación a la Acción de Nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "(...) una marca se encuentra en uso y par lo tanto no procede su cancelación cuando los productos o servicios que ella distingue han sido 3 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 23 de 53 puestos en el comercio, en la cantidad y modo que normalmente corresponde, según la naturaleza de los productos o servicios y sus formas de comercialización en al menos uno de los países miembros". 4.2.

"( ) la Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad competente en la materia, valoró las pruebas allegadas por el titular de la marca cuya cancelación se solicitó por la demandante". 4.3. "( ) la Superintendencia tuvo en cuenta el tipo de producto, el valor unitario de éste, el consumidor habitual y el tamaño de la empresa titular de la marca.

Estableciendo que al ser gomas de gelatina un producto de confitería, que en el mercado existen gran cantidad de competidores y que este no es un bien considerado como de primera necesidad, las cifras de ventas que se evidencian de las facturas aportadas como pruebas y que comprenden el periodo entre 2005 y 2008, indican que el producto se ofrece en el mercado de manera significativa". 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del Tercero Interesado La sociedad PROCAPS S.A. en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. "( ) se evidencia su clara aplicación ( ) del artículo 165 de la Decisión 486, puesto que ( ) la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó una limitación en los productos cobijados por la marca, según su mejor criterio, y desestimó la cancelación total de la marca'� 5.2.

"( ) la Superintendencia de Industria y Comercio no so/o no obro contra la citada norma, sino que su actuación se surtió en desarrollo de dicha disposición, como lo prueba la limitación de productos amparados. El deficiente concepto de violación planteado no aclara cómo se puede desconocer una norma que, precisamente, ha sido el soporte y conducto de la actuación administrativa". 5.3.

"(...) demostró el uso de la gráfica que fue registrada como marca figurativa en el mercado colombiano, la cual corresponde exactamente al certificado de registro 281116, útil para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, específicamente los relativos a confitería". B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 155s de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. 5 Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por 4 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 24 de 53 De oficio se interpretan los Articulos 166 y 167 de la aludida Decisión6, por ser aplicables a la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. De la cancelación del registro de una marca. Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso. Cancelación parcial de una marca. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS A INTERPRETARSE 1. De la cancelación del registro de una marca 1.1. En el Proceso Interno se ha discutido la procedencia de la cancelación por no uso de la marca FIGURATIVA (mixta) registrada a favor de PROCAPS S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente tratar este tema7. falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesta con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de fa marca respectiva en la vía administrativa. Cuando fa falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de fa marca, efiminando aquéllos respecto de los cuales fa marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que nonnafmente corresponde, teniendo en cuenta fa naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según fo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de fa fonna en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.• La carga de fa prueba del uso de fa marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.

Al respecto se reitera lo planteado en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el proceso 79-IP-2012. 5 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 25 de 53 1.2. Al respecto es importante tener presente que en los Artículos 165 a 170, salvo el 169 de la Decisión 486 8,se establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b. Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso.

Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.3.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. 1.4. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. 1.5.

El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización. El Articulo 169 soporta la cancelación del registro marcarlo en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. 6 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 26 de 53 1.6.

El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan eri tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 1. 7.

Si bien la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no establece condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio, no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso9• 1.8. El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada.

Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en o Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carlagena N" 199, de 26 de enero de 1996. 7 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 27 de 53 cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. 1.9.

El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 1.1O.

Por lo tanto, se deberá determinar lo siguiente: 1.10.1. Si el signo figurativo mantiene en el mercado los elementos esenciales de la marca registrada bajo el certificado No. 281116; y, 1.10.2. Si además de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. 1.10.3. Una vez realizado lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados a lo largo de la presente providencia. 2.

Régimen probatorio. Carga de la prueba. Prueba de uso 2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 2.2.

El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: L "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 2.3.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación 8 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 28 de 53 nacional. Por tal motivo, se deberán evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 2.4. Para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidora� los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 2.5. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 2.6.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. 2.7.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, intemet, redes sociales, folleteria, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca. 2.8.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 9 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 29 de 53 2.9.

Asi, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los paises de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. 2.1 O. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Articulo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente 2.11.

Causales de justificación para el no uso de la marca. El Articulo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: Fuerza mayor. Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. 2.12.

En cuanto al caso fortuito y la fuerza mayor el Tribunal pasa a examinar los criterios establecidos al respecto por la doctrina para identificar determinadas situaciones como de fuerza mayor o caso fortuito, asl: 2.13. En el Derecho Público, el profesor VED EL al tratar el tema de la fuerza mayor la califica como "un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible; es irresistible".

Y la distingue del caso fortuito en razón del carácter exterior de la fuerza mayor y, además, "por ser imprevisible e irresistible, no( ) separable de la actividad considerada y( ), en consecuencia, no produce por sí mismo efecto de exoneración". Ejemplificando respecto de lo anterior, comenta: "Si el rayo o la tempestad pueden constituir un caso de fuerza mayor, el estallido de un neumático o la ruptura de una pieza mecánica, incluso si no se puede reprochar al conductor de un automóvil, es un simple caso fortuito( )" no indemnizable, concluye el Tribunal. 2.14.

La fuerza mayor "se caracteriza por su imprevisibilidad. Un acontecimiento que podía ser razonablemente previsto no es constitutivo de fuerza mayor ( )". "La fuerza mayor es, en fin, irresistible, lo que quiere decir que la 10 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 30 de 53 producción del daño no podía impedirse( ) El efecto de la fuerza mayor es el de exonerar completamente al autor aparente del daño y es lógico, ya que el daño es debido en realidad a una causa exterior que no podría prever y a la que no podía resistir." 1 º 2.15.

A manera de referencia, la ENCICLOPEDIA JURID(CA OMEBA, citando calificada doctrina, expresa asi mismo: " el término caso fortuito, o simplemente 'caso', o mejor casus, es, por antonomasia, la voz más usada hoy. Recordemos, al respecto, que la expresión latina significa 'suceder' y hasta 'ocurrir casualmente'. "La más clásica definición del caso fortuito se funda en la previsibilidad e inevitabilidad.

Casus, es, por tanto, lo que no pudo ser previsto o que habiéndolo sido era imposible evitar." (Tomo XII, Edit. DRISKILL S.A., Buenos Aires�Argentina, pág. 958). 2.16. Es así que el caso fortuito se caracteriza por la imprevisibilidad del acontecimiento que se produce en relación causal con la actividad del hombre o con su omisión. De lo anterior cabe destacar la relatividad de lo fortuito, que se debe entender como lo que "sucede inopinada y casualmente". 2.17.

Por su parte FERRI, citado en la misma Enciclopedia Jurídica Omeba, distingue al caso fortuito de la fuerza mayor de la siguiente manera: "el caso fortuito seria el fenómeno que surge de <causas ignoradas>, mientras que la fuerza mayor, depende de energías naturales más o menos conocidas, pero superiores a toda influencia de la voluntad humana", y aún lo aclara ANTOLISEI, también citado, al decir: " 'El caso fortuito, en el campo jurídico, se toma sólo en consideración cuando existe un nexo de causalidad entre la acción del hombre y el resultado...', mientras que, por fuerza mayor 'debe entenderse, en general, toda fuerza externa que, por su poder superior, determina a la persona, de modo necesario e inevitable a un acto positivo o nega t.1vo,,,. 2.18.

Es decir, para que resulte excusable el no uso de la marca por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito, tendrían que encajar los argumentos esgrimidos por la demandada, que resultaren probados en autos, dentro de los respectivos supuestos de hecho de la tantas veces referida norma comunitaria que recoge en su texto los conceptos ya expresados, aportados por la doctrina.

Caso contrario no seria procedente la alegación de los mismos, como justificantes del no uso. 2.19. El Articulo 165 de la Decisión 486 enuncia que se cancelará el registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiese utilizado por su titular o una persona autorizada durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. GEORGES VEDEL.

Derecho Administrativo, Edil. Biblioleca Jurldica Agui/ar, Primera Edición, Traducción de la 6ª edición francesa por Juan Rincón Jurado, Madrid-España, 1980, pág. 320. 11 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 31 de 53 De acuerdo con lo que la nonna enuncia, la titular de la marca debe probar el uso de la misma dentro de los tres años precedentes a la presentación de la acción. 2.20.

Por lo antes expuesto se deberá detenninar si en el caso sometido al examen de la oficina nacional competente quedaron demostrados motivos de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen el no uso de la marca, y atender fundamentalmente al tema relacionado con los periodos de tiempo dentro de los cuales se pudo haber aplicado la figura de la excepción antes citada. 3.

Cancelación parcial de una marca 3.1. En el caso en concreto, de conformidad con el Artículo 165 inciso tercero de la Decisión 486, al no haber podido probar su titular el uso en toda la lista de sus productos, se canceló parcialmente la marca figurativa eliminando de su listado los siguientes productos: "chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos" manteniendo el registro vigente para los siguientes productos: "dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confiterla': 3.2.

El Articulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión establece que la oficina andina de marcas cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paf ses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 3.3.

El tercer párrafo de dicho articulo estipula, textualmente, lo siguiente: "Artículo 165.- (...) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

( )" (Resaltado agregado) 3.4. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios 12 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 32 de 53 para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional de marcas ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 3.5.

Lo anterior significa que, si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcarlo para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, asi como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 3.6.

A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1. El producto 2 es idéntico a 1 y el producto 3 es similar a 1, por tanto, va a conservar el registro para los productos 2 y 3.

Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 3.7. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Interno 200900555. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Articulo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 13 Proceso 450-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 33 de 53 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. t eu� Cecilia Luisa Ay�eros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 14 GACETA OFICIAL 31/05/2017 34 de 53 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 478-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00125 Marcas involucradas MAC STAR (denominativa) y registradas MAC (denominativa y mixta) y nombre comercial MAC S.A. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3029, de 21 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) en concordancia con los Artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201000125.

El Auto del 14 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: EMA HOLDINGS S.A. (anteriormente MAC S.A.) Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 31/05/2017 35 de 53 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1.

El 17 de enero de 2008, la sociedad BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. (en adelante, BANCO COLPATRIA), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo MAC STAR (denominativo)1. para distinguir servicios comprendidos en la Clase 362 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 31 de marzo de 2008, se publicó la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590 y dentro del tiempo oportuno, la sociedad MAC S.A. formuló oposición, en virtud de ser titular en Colombia del nombre comercial MAC S.A., y de las marcas MAC (denominativa)3, y MAC (mixta)4, ambas de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOMBRE COMERCIAL MARCA DENOMINATIVA MAC S.A. MAC MARCA MIXTA 2.3. El 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 15476, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MAC S.A., y concedió el registro solicitado a favor de BANCO COLPATRIA. 2.4. Contra la anterior Resolución, la sociedad MAC S.A. interpuso los Recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 29518 de 16 de junio de 2009 y 50614, Expediente administrativo: 08-3901.

Clase 36: servicios de seguros: operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Certificado de registro 338203. Certificado de registro 338204 2 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 36 de 53 de 30 de septiembre de 2009, respectivamente, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial. 2.5. El 10 de febrero de 2010, inconforme con tal decisión, la sociedad MAC S.A., presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra las Resoluciones 15476, 29518 y 50614 proferidas por la SIC. 2.6.

El 16 de septiembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la demanda. 2.7. El 3 de octubre de 2011, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. 2.8. El 3 de octubre de 2011, el BANCO COLPATRIA como tercero interesado, presentó escrito de contestación a la demanda. 2.9.

Mediante Auto de 30 de octubre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y MAC S.A. (ahora EMA HOLDINGS S.A.) en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1.

"(...) es evidente que la reproducción de la totalidad del signo MAC constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a favor de la sociedad MAC S.A.·� 3.2. "( ) desde el punto de vista gramatical MAC es la expresión que tiene mayor relevancia, y que genera por lo tanto mayor recordación dentro de la marca solicitada para registro.

( ) La palabra STAR en español significa estrella y dicha palabra se encuentra ubicada al lado derecho del signo MAC, por lo tanto, la palabra STAR gramaticalmente constituye un adjetivo calificativo, que necesariamente tiene menor fuerza distintiva que el término MAC que es el que está siendo objeto de calificación'� 3.3. "(...) La marca MAC es una marca lider en el campo de fabricación y distribución de baterías y /os servicios relativos a tales productos entre los cuáles se cuenta el servicio de transporte.

El hecho de ser la marca MAC, la marca con mayor participación en el mercado de la producción de baterías la convierte en una marca notoria". 4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 3 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 37 de 53 La SIC, en su escrito de contestación a demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.

"( ) Con /a expedición de /as Resoluciones acusadas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por /o contrario, /as mismas se fundamentan en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto". 4.2.

"( ) la marca concedida MAC STAR (nominativa) Clase 36 Internacional, no reproduce, ni las marcas previamente registradas por la empresa MAC S.A., ni el nombre comercial usado por la mencionada empresa, como se observa, las opositoras en "conjunto" y la concedida también en "conjunto� cuentan con una espacial composición que las hace diferente y diferenciables para el consumidor". 5.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte del Tercero Interesado BANCO COLPATRIA, contestó a la demanda en los siguientes términos: 5.1. "( ) /as marcas en comparación no arrojan probabilidad de confusión, pues si se comparan la marca nominativa MAC STAR, con la marca mixta MAC, en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, que es lo pretendido por la accionante, es decir si se compara el signo objeto de los actos administrativos acusados, frente a la marca MAC, con la totalidad de los elementos que la componen, es evidente que el signo nominativo MAC STAR no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con el signo MAC". 5.2.

"( ) la marca MAC distingue servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterías para su uso automotor. Por su parte, la marca MAC STAR, distingue negocios financieros y monetarios, seguros': B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)5 en concordancia con los Artículos 224, 225 y 226 Articulo 136.- No podrtm registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 11) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de ta manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 4 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 38 de 53 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos La marca notoria y su protección Conexión Competitiva (Clases 36 y 35).

B. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo MAC STAR (denominativo), solicitado por BANCO COLPATRIA, y las marcas MAC {mixta y denominativa), registradas a favor de MAC S.A. (ahora EMA HOLDINGS S.A.), es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)". Articulo 225.· Un signo distintivo notoriamente conocido sení protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta DeciSión que fuesen apl,cables y de las nonnas para la protección contra la competencia desleal del Pals Miembro. Articulo 226.• Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial. o una reproducción, imitación. traducción o lranslileración del signo, susceptibles de crear confusión. en re/acfón con establecimientos, actividades, productos o servicios idénlicos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notonamenle conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguíenles: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signa, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial fnfusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, e) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. 5 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 39 de 53 ( )". 1.2.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.s a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 6 Procesos 691./P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP·2015; y, Proceso 668-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 7 lbldem. 6 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 40 de 53 b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los ·trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: ª 8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. lbidem. 7 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 41 de 53 Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería9. 1.7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos 2.1.

Se analizará el presente tema en virtud de que se presume la confundibilidad entre los signos mixtos MAC y MAC STAR. 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3.

En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar n en los consumidores.10 9 Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 'º Proceso 46-IP-2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008. 8 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 42 de 53 2.4. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento caracteristico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.5.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión 11; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.5.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 12 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 13• En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la " Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015.,2 Proceso 81-IP-2015 de 20 de juliO de 2015.

JJ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 9 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 43 de 53 disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.5.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 14 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6.

Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos signo MAC STAR (denominativo) y MAC (mixto y denominativo). 3. Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos 3.1.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado para registro MAC STAR (denominativo) y las marcas registradas MAC. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos.,. Procesos 1-fP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-fP-2014 de 14 de mano de 2014. 10 o Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 44 de 53 3.2.

Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas15 para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial16, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión 17. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros1a: 15 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justieia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudieial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP,2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de ma)'O de 2014 dentro del Proceso 26-IP·2014.

Proceso 129·1P·2015. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adieionado en el literal c}, la siguiente precisión: •salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cu)'O caso podrán incurrir en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tnbunal en los que soto se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina et elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir paclficamente en el ámbito comercial� Sin embargo, resulta pertinente adicionar la predsión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podria suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuieio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrian evocar una misma cosa, caracterlstica o idea.

Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una man:a describe el gfáf,co de la olra. Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013. expedida en el marco del Proceso 54../P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26·1P·2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de fabrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250./P,2015. 11 t Proceso 478--IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 45 de 53 la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario.

En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.2.

Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4. Se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, y si de esa manera se podría establecer el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos MAC STAR (denominativo) y MAC (denominativo y mixto). 4.

La marca notoria y su protección 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MAC (mixta) tiene participación mayor en el mercado en la producción de baterías por tanto la convierte en una marca notoriamente conocida, en este sentido se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de marca notoria 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los 12 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 46 de 53 signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. 4.3. El Artículo 224 de la Decisión 486, establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son 19: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.

En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, 18 Artfculo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la noloriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o seNicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o seNicios a los que se aplique; o, c) los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o seNicios a los que se aplique. 13 Proceso 478-lP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 47 de 53 independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.

En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 2 º 4.5.3. En relación con el Principio Registra): La protección del signo notorio rompe et principio registra!, Ello implica que no se negará ta calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero21; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 4.5.4.

En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro22.

La finalidad de dicha disposición es evitar que tos competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de ta notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra ta ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riegos: 20 Articulo 224.· Se entiende por signo distintivo noloriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 229.• No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero; 22 Articulo 229.· No se negará la calidad de notorio a un signo por et solo hecho que: b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pafs Miembro 14 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 48 de 53 4.6.1.

Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 23 4.6.4.

Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podria presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA".

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 15 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 49 de 53 través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9. El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promover/o, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) /as cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MAC (mixta y denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo MAC STAR (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 16 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 31/05/2017 50 de 53 Conexión competitiva (Clases 36 y 35) 5.1.

El signo solicitado para registro MAC STAR {mixto} ampara servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas previamente registradas MAC amparan servicios pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificiación Internacional de Niza, por lo que se analizará este tema. 5.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.24 5.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (lntercambiabilidad) productos o servicios. entre los Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sL La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artlculo 151. - Para clasificar los productos y los servicios a /os cuales se api/can las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Nfza del 15 de Junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Pª"ª'º Las clases de la Clasificación Internacional referida en el anterior no determinarán la w similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016. 11 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 51 de 53 apreciar la sustituibilídad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Asi, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. e} La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos 18 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 52 de 53 pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo}, sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para obseivar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o seivicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la Presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00125, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 19 Proceso 478-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 53 de 53 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �NJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20