2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 4781P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00125 Referencia: Marcas involucradas MAC STAR (denominativa) y registradas MAC (denominativa y mixta) y nombre comercial MAC S.A. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 3029, de 21 de septiembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) en concordancia con los Artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010- 00125.

El Auto del 14 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso interno: Demandante: EMA HOLDINGS S.A, (anteriormente MAC S.A.) > Proceso 478-1P-2015 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. S.A. Hechos Relevantes El 17 de enero de 2008, la sociedad BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. (en adelante, BANCO COLPATRIA), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo MAC STAR (denominativo)!, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 36? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 31 de marzo de 2008, se publicó la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 590 y dentro del tiempo oportuno, la sociedad MAC S.A. formuló oposición, en virtud de ser titular en Colombia del nombre comercial MAC S.A., y de las marcas MAC (denominativaY, y MAC (mixta)!, ambas de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

NOMBRE MARCA COMERCIAL | DENOMINATIVA MARCA MIXTA MAC S.A. MAC El 31 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 15476, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MAC S.A., y concedió el registro solicitado a favor de BANCO COLPATRIA. Contra la anterior Resolución, la sociedad MAC S.A. interpuso los Recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 29518 de 16 de junio de 2009 y 50614 Expediente administrativo: 086-3901.

Clase 36: servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Certificado de registro 338203. Certificado de registro 338204 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 478-1P-2015 de 30 de septiembre de 2009, respectivamente, ambas en el sentido de confirmar la decisión inicial. El 10 de febrero de 2010, inconforme con tal decisión, la sociedad MAC S.A., presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra las Resoluciones 15476, 29518 y 50614 proferidas por la SIC.

El 16 de septiembre de 2010, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la demanda. El 3 de octubre de 2011, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. El 3 de octubre de 2011, el BANCO COLPATRIA como tercero interesado, presentó escrito de contestación a la demanda.

Mediante Auto de 30 de octubre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho MAC S.A. (ahora EMA HOLDINGS S.A.) en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) es evidente que la reproducción de la totalidad del signo MAC constituye una violación al derecho de uso exclusivo otorgado a favor de la sociedad MAC S.A.”.

“( ) desde el punto de vista gramatical MAC es la expresión que tiene mayor relevancia, y que genera por lo tanto mayor recordación dentro de la marca solicitada para registro. ( ) La palabra STAR en español significa estrella y dicha palabra se encuentra ubicada al lado derecho del signo MAC, por lo tanto, la palabra STAR gramaticalmente constituye un adjetivo calificativo, que necesariamente tiene menor fuerza distintiva que el término MAC que es el que está siendo objeto de calificación".

“( ) La marca MAC es una marca líder en el campo de fabricación y distribución de baterías y los servicios relativos a tales productos entre los cuáles se cuenta el servicio de transporte. El hecho de ser la marca MAC, la marca con mayor participación en el mercado de la producción de baterías la convierte en una marca notoria”. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho e 4.1. 4.2. 5.1. 5.2.

Proceso 478-1P-2015 La SIC, en su escrito de contestación a demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Con la expedición de las Resoluciones acusadas proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por lo contrario, las mismas se fundamentan en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto”.

( ) la marca concedida MAC STAR (nominativa) Clase 36 Internacional, no reproduce, ni las marcas previamente registradas por la empresa MAC S.A., ni el nombre comercial usado por la mencionada empresa, como se observa, las opositoras en “conjunto” y la concedida también en “conjunto”, cuentan con una espacial composición que las hace diferente y diferenciables para el consumidor”.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho por parte del Tercero Interesado BANCO COLPATRIA, contestó a la demanda en los siguientes términos: “( ) las marcas en comparación no arrojan probabilidad de confusión, pues sí se comparan la marca nominativa MAC STAR, con la marca mixta MAC, en una visión de conjunto, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, que es lo pretendido por la accionante, es decir si se compara el signo objeto de los actos administrativos acusados, frente a la marca MAC, con la totalidad de los elementos que la componen, es evidente que el signo nominativo MAC STAR no genera confusión alguna por similitud fonética y gráfica con el signo MAC”.

“( ) la marca MAC distingue servicios de importación, exportación, compra y venta, comercialización y distribución de baterías para su uso automotor. Por su parte, la marca MAC STAR, distingue negocios financieros y monetarios, seguros”. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)? en concordancia con los Artículos 224, 225 y 226 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 224.- Se entienda por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido, napa un bal 1.1.

Proceso 478-1P-2015 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos La marca notoria y su protección Conexión Competitiva (Clases 36 y 35). ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo MAC STAR (denominativo), solicitado por BANCO COLPATRIA, y las marcas MAC (mixta y denominativa), registradas a favor de MAC S.A. (ahora EMA HOLDINGS S.A.), es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( J”. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y regístro no autorizado conforme a este Titulo, sín perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos O servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Tambien constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, sí tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitano del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo tos electronicos. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 478-1P-2015 (.)J% Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

A Y | | V 6 a 7 Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015; y, Proceso 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. Ibidem. 1.6. b) d) Proceso 478-1P-2015 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. 8 Ibidem. a, 1.7. 2.1. 2.2. 2.3.

Proceso 478-1P-2015 Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberán determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos Se analizará el presente tema en virtud de que se presume la confundibilidad entre los signos mixtos MAC y MAC STAR.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 10 Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001.

Proceso 46-1IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. 2.4. 2.5. Proceso 478-1P-2015 Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.5.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión11; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.5.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:!2 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podria generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro, En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la ” 2 Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Sobre esto se puede consultar la interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 2.6. 3.1. 2.5.3. Proceso 478-1P-2015 disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.

El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*4 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta ta sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos signo MAC STAR (denominativo) y MAC (mixto y denominativo). Comparación entre signos mixtos y signos denominativos compuestos En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado para registro MAC STAR (denominativo) y las marcas registradas MAC.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014. 10 3.2. 3.3. Proceso 478-1P-2015 Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas15 para el cotejo entre los mismos: a) Si al realizar la comparación se determina que entre los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial*$, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión?”. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente.

En el presente asunto, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!?: 3.3.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso B4-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014.

Proceso 129-1P-2013. En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: “salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión”. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba fo siguiente: “Si al realizar fa comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”.

Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, característica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-P-2013, interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015, 11 0 3.4. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6.

Proceso 478-1P-2015 la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 3.3.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3.3.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. Se deberá verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, y si de esa manera se podría establecer el riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos MAC STAR (denominativo) y MAC (denominativo y mixto).

La marca notoria y su protección. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MAC (mixta) tiene participación mayor en el mercado en la producción de baterías por tanto la convierte en una marca notoriamente conocida, en este sentido se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.

Definición de marca notoria 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina reguia los 12 Us 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 478-1P-2015 signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. El Artículo 224 de la Decisión 486, establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido".

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son!*: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.

En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) tas personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 13 A e 4.6. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4, Proceso 478-1P-2015 independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.

En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.?0 En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero?!; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.

En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro??.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riegos: 20 21 2 Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de ta manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorío a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: b) no haya sido usado o no se eslé usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro 14 4.7. 4.8. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.

Proceso 478-1P-2015 Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.?3 Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a 23 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA", Ed. Civitas, Madrid España, 1995.

Pág. 289. 15 4.9. Proceso 478-1P-2015 través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber. a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

P) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los 4.11. anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MAC (mixta y denominativa) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo MAC STAR (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 16 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 478-1P-2015 Conexión competitiva (Clases 36 y 35) El signo solicitado para registro MAC STAR (mixto) ampara servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas previamente registradas MAC amparan servicios pertenecientes a la Clase 35 de la Clasificiación Internacional de Niza, por lo que se analizará este tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.24 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?5 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán ta similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 17 b) d) Proceso 478-1P-2015 apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Asi, por ejemplo, dos productos 18 Proceso 478-1P-2015 pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Portal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la Presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00125, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. NA] ]! Cecilia Fúisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 19 Proceso 478-1P-2015 V A Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

IAS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20