TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 501-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 00896-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Marca involucrada: AGUA VIP (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 896-2014-0/5'SECA-CSJLI-PJ de 2 de octubre de 2015, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00896-2014-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: JESSICA LIZAMA OROZCO 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 501-1P-2015 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERU. Hechos Relevantes El 17 de enero del 2006, la Oficina de Signos Distintivos del instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, el INDECOPI) mediante Resolución 496-2006/0SD-INDECOPI concedió a favor de JESSICA LIZAMA OROZCO el registro de la marca AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! y logotipo, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)?.

El 3 de enero del 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOP!I, inició de oficio el trámite de nulidad del registro de la marca AGUA VIP inscrita con certificado N* 111662 a favor de Jessica Lizama Orozco. El 26 de septiembre del 2012, mediante Resolución N* 3189- 2012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró la nulidad parcial del registro de la marca AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA y logotipo, inscrita a favor de JESSICA LIZAMA OROZCO, en la Clase 32, manteniéndolo vigente únicamente para distinguir. cervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y excluyendo aguas y aguas minerales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la misma clase, bajo el argumento de que al momento del otorgamiento de la marca, la misma se encontraba incursa en la prohibición de registro contenida en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486.

Logotipo de forma cuadrangular que contiene en la parte superior la denominación AGUA escrita en letras caracteristicas color blanco, en la parte central la denominación VIP escrita en letras características color azul y en la parte inferior la denominación UN SUEÑO DE NATURALEZA! escrita en letras características color blanco. Certificado: 111662.

Clase 32: Y( ) cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y olras preparaciones para hacer bebidas”. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 501-JP-2015 El 6 de noviembre del 2012, JESSICA LIZAMA OROZCO, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución N” 3189-2012/CSD- INDECOPI, manifestando que su marca no es descriptiva, que la denominación VIP no tendría estrecha vinculación con relación a los productos de la clase 32; y, en consecuencia, la marca materia del procedimiento sería absolutamente distintiva y no incurre en prohibición de registro que la haga susceptible de nulidad.

El 14 de octubre del 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI mediante Resolución N* 3518- 2013/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución apelada. El 24 de enero del 2014, la señora JESSICA LIZAMA OROZCO, interpuso Demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3518-2013/TPI-INDECOPI y la revocatoria de la Resolución 003189-2012/CSD-INDECOPI.

El 2 de junio del 2014, el INDECOPI contestó la demanda Contencioso Administrativa, argumentando que el término VIP es descriptivo por describir directamente que los productos distinguidos con la denominación AGUA VIP contarian con algunas cualidades particulares que le otorgan una mayor calidad, siendo productos exclusivos o de elite, por lo que no es posible conceder la titularidad de la marca AGUA VIP en exclusiva a un solo titular para distinguir aguas y aguas Minerales.

El 9 de abril del 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia — RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO declaró infundada la demanda. El 21 de abril del 2015, JESSICA LIZAMA OROZCO interpuso Recurso de Apelación en contra de la sentencia dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.10.

Mediante auto recaído en la Resolución Número Tres del 1 de 3.1. septiembre del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por JESSICA LIZAMA OROZCO “( ) la Resolución N* 3518-2013/TPI-INDECOP! de 14 de octubre de 2013 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 44. Proceso 501-1P-2015 Tribunal del INDECOB] ( ) es directamente contraria al inciso 1 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Politica del Estado; los literales 1.1, 1.2, 1.5 y 1.11 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar, incisos 2 y 4 del artículo 3, incisos 5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5 e incisos 6.1 y 6.3 del artículo 6 de la Ley N” 27444, y, artículos 134, 135 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. *( ) lo que se ha logrado es una aplicación errónea al intentar sostener la postura de que la denominación VIP constituye un elemento descriptivo y carente de distintividad, a pesar que utiliza como ejemplos, signos que distinguen servicios, cuestión que no ocurre con la marca materia de nulidad debido a que ésta distingue productos”.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presenada por el INDECOPI *( ) la demanda debe ser declarada infundada debido a que resulta evidente que el signo solicitado describe directamente que los productos distinguidos con la denominación AGUA VIP contarían con algunas cualidades particulares que le otorgan una mayor calidad, siendo productos exclusivos o de élite.

Por lo que no se puede conceder de forma exclusiva derechos sobre el mencionado signo, excluyendo a los demás competidores”. “( ) La denominación VIP, que originalmente proviene del inglés, hace referencia a la denominación VERY IMPORTANT PEOPLE (personas muy importantes), siendo que actualmente ha entrado a formar parte del lenguaje común. ( ) Además de ello, es relacionada por el público consumidor con los conceptos de exclusividad o buen status, los cuales, en la práctica, pueden ser trasladados a algunos productos o servicios”.

“( ) La marca registrada AGUA VIP, resulta descriptiva con relación a algunos de los productos que distingue, a saber, las aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas (especialmente aguas y aguas minerales), ya que es susceptible de indicar a los consumidores que dichos productos contarían con algunas cualidades particulares que le otorgan una mayor calidad, siendo productos exclusivos o de élite”.

“( ) la marca registrada no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder al registro, siendo que es incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues daría una ventaja injusta”. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3.

Proceso 501-1P-2015 Sentencia de primera instancia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima “( ) Resulta pertinente tener en cuenta que la finalidad de la marca es precisamente la de distinguir productos y servicios, diferenciándolos de sus similares en el mercado, siendo una de sus finalidades principales la de captar y consolidar clientela”.

“( ) la palabra “vip” puede ser empleada tanto para describir exclusividad o alta calidad de servicios como de productos”. *( ) la marca AGUA VIP y logotipo carece de distintividad y por tanto está incursa en las causales de prohibición de registro establecidas en el artículo 135, literales b) y e) de la Decisión 486, en concordancia con el 129, literal d) del Decreto 823".

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentados por JESSICA LIZAMA OROZCO *( ) Existe un error de hecho y de derecho en la sentencia apelada cuando concluye que la marca AGUA VIP es descriptiva porque: además de que dicho término no coincide con la definición de VIP glosada por la misma apelada, nada hace colegir que el término VIP haga referencia a productos”.

“( ) no hay forma en que el término VIP sirva para comunicar que el agua tenga calidad superior, porque dicha cualidad no es susceptible de atribuirse al agua por las características naturales que le son inherentes”. “( ) la apelada no ha tenido en consideración ( ) que ( ) la marca de producto está constituida por elementos gráficos y otros medios identificatorios, a saber: una etiqueta de forma cuadrada, en la cual se aprecia la denominación AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA!, en los colores azul, celeste y blanco, conforme lo describe la propia demandada en su página web”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser procedente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 8) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, fa cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, o DO 9.>o 1.1. 1.2. 1.3.

Proceso 501-1P-2015 De oficio se interpretarán los literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 486*, a efectos de fortalecer el análisis del tema abordado en la presente interpretación. La Corte Consultante, ha solicitado expresamente que el Tribunal absuelva las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para la determinación de una denominación como descriptiva de un producto? ¿Puede ser descriptiva para productos en general una denominación que es aplicada a servicios por manifestar una connotación social de estatus? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de Irregistrabilidad.

Los signos que contengan términos descriptivos. Respuestas a las preguntas formuladas. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La falta de distintividad como causal absoluta de Irregistrabilidad. Los signos descriptivos En el presente caso, en su contestación a la demanda el INDECOPI ha señalado que “( ) la marca registrada no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adicionales que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder al registro, siendo que resulta incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues daría una ventaja injusta”, por tal motivo se analizará el tema.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, de un fabricante con respecto a otro, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. La distintividad es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones faudatorias referidas a esos productos o servicios.( )”.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad; ( )” 1.4, 1.5. 1.6. 2.2. Proceso 501-1P-2015 de identificar e indicar el origen empresarial; y, en su caso, incluso la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. De conformidad con el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, el signo debe ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación con respecto a su origen empresarial o a su calidad.

Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad.5 La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1.5.1. La distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.5.2. La distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En consecuencia, deberá analizarse si el signo AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! y logotipo tiene o no capacidad distintiva para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los signos que contengan términos descriptivos. En el proceso interno, se halla controvertido el hecho de que si el signo AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! y logotipo contiene términos descriptivos respecto de productos tales como “( ) cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, nos referiremos a los signos que contengan términos descriptivos. Al respecto, es importante tener en cuenta que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las Proceso 205-1P-2005, publicado en la G.OAC. 1333, de 25 de abril de 2006, caso: "FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”. 2.3. 2.4. 2.5.

Proceso 501-1P-2015 caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Carlos Fernández-Novoa señala que “La prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes servicios o productos.

La prohibición analizada se apoya, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado".£ El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, establece la causal de irregistrabilidad absoluta de los signos descriptivos, indicando que no podrán registrarse los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, entendiéndose que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo; y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, que son aquellas que contienen alguna alabanza o elogio de los productos o servicios. Uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta ¿cómo es el producto o servicio que se pretende registrar?, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.” Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Se debe tener en cuenta que los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Tratado sobre Derecho de Marcas. Pag.186. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid 2004. Proceso 27-1P-2001, G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001, marca: “MI GALLETITA”, citando al Proceso 3- 1P-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.OAC, 189, de 15 de septiembre de 1995. 2.6. 2.7. 3.1.

Proceso 501-1P-2015 Un aspecto importante a tomar en cuenta, en el análisis del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, cuya interpretación ha requerido la Corte consultante, es el relacionado con la diferencia existente entre los signos descriptivos, los cuales nos son registrables, y los signos sugestivos, que si son registrables.

Fernández-Nóvoa en la obra citada, página 187, nos dice: “ hay que esforzarse por deslindar las denominaciones y los signos descriptivos strictu sensu frente a las denominaciones y signos meramente sugestivos. Esta contraposición es importante porque, así como una denominación meramente sugestiva puede, en principio, ser registtada como marca, una denominación descriptiva, en cambio, únicamente podría ser registrada como marca si el solicitante lograse acreditar que la misma ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de un uso anterior por contraste con la denominación descriptiva, que informa directamente acerca de las características del producto o del servicio, la denominación sugestiva sólo informa de manera indirecta acerca de las mismas”.

En el presente caso, deberá determinarse si el signo AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! es descriptivo respecto de los productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Respuestas a las preguntas formuladas Antes de dar respuesta a esta y a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La Corte Consultante, ha solicitado expresamente que el Tribunal absuelva las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para la determinación de una denominación como descriptiva de un producto? Conforme hemos explicado al desarrollar el tercer tema de la presente Interpretación Prejudicial, el criterio que se debe tener en cuenta para determinar si un signo es descriptivo o no, es analizar si el mismo informa o no, únicamente a los consumidores lo concerniente a las características del producto o del servicio que busca identificar.

Otro criterio que hay que tener en cuenta es que, si el signo está compuesto de dos o más expresiones descriptivas, habrá de estudiarlas en su conjunto y determinar la posibilidad o no de registrarlas. Un tercer criterio a tener presente es que si el signo está conformado por Proceso 501-1P-2015 expresiones laudatorias, que como se indicó son aquellas que únicamente alaban o elogian el producto o servicio, de ser asi habrá que determinarse si serían o no registrables en esas condiciones.

¿Puede ser descriptiva para productos en general una denominación que es aplicada a servicios por manifestar una connotación social de estatus? Una denominación es descriptiva porque proporciona al público información acerca de las propiedades y caracteristicas de los productos o servicios que pretende identificar. Es decir, una denominación no es descriptiva para la generalidad de productos, sino en relación con los que identificaría. En el escrito de contestación a la demanda contencioso-administrativa, el INDECOPI afirma que la denominación VIP ha "* entrado a formar parte del lenguaje común...Además de ello, es relacionada con el público consumidor con los conceptos de exclusividad o buen status, los cuales, en la práctica, pueden ser trasladados a algunos productos o servicios”.

Esta es una afirmación que corresponde analizar al Juez que conoce el caso interno. Es necesario además tomar en cuenta que la palabra VIP consta en Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, cuya acepción primera en la Edición del Tricentenario, es la siguiente: “persona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante”.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 00896-2014-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / | a VA e Cecilia Luisa AyllórÚuinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 10 Proceso 501-1P-2015 Hernán Kómero Za Hugo Ramiro Gómez Apac DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Url Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 0 PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11