Año XXXIV – Número 3047 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 501-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 008962014-0-1801-JR-CA-26.

Referencia: Marca involucrada: AGUA VIP (mixta) PROCESO 509-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 067072013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signo GRUPO BACKUS y forma tridimensional PROCESO 585-IP-2015 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00431. Referencia: Signos involucrados: PARADOR VERDE (denominativo) y PARADORES (mixto). Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/06/2017 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 501-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente Interno del Consultante: 00896-2014-0-1801-J R-CA-26 Referencia: Marca involucrada: AGUA VIP (mixta) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 896-2014-0/5tª SECA-CSJLI-PJ de 2 de octubre de 2015, recibido el mismo dia via correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 00896-2014-0-1801-JR-CA-26; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: JESSICA LIZAMA OROZCO 2 de 45 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: 2. 26/06/2017 3 de 45 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes 2.1. El 17 de enero del 2006, la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, el INDECOPI) mediante Resolución 496-2006/0SD-INDECOPI concedió a favor de JESSICA LIZAMA OROZCO el registro de la marca AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! y logotlpo1, para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)2. 2.2.

El 3 de enero del 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, inició de oficio el trámite de nulidad del registro de la marca AGUA VIP inscrita con certificado Nº 111662 a favor de Jessica Lizama Orozco. 2.3. El 26 de septiembre del 2012, mediante Resolución Nº 31892012/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró la nulidad parcial del registro de la marca AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA y logotipo, inscrita a favor de JESSICA LIZAMA OROZCO, en la Clase 32, manteniéndolo vigente únicamente para distinguir: cervezas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas y excluyendo aguas y aguas minerales, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la misma clase, bajo el argumento de que al momento del otorgamiento de la marca, la misma se encontraba incursa en la prohibición de registro contenida en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión 486.

Logotipo de forma cuadrangular que contiene en la parte superior la denominación AGUA escrita en letras caraclerlsticas color blanco, en la parte central la denominación VIP escrita en tetras caracterlsticas color azul y en la parte inferior la denominación UN SUEÑO DE NA TURALEZAI escrita en letras caracterfslicas color blanco. Certificado: 111662.

Clase 32: ·(•.• ) cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; síropes y otras pff;1paraciones para hacer bebidas: 2 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 45 2.4. El 6 de noviembre del 2012, JESSICA LIZAMA OROZCO, interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 3189-2012/CSD­ INDECOPI, manifestando que su marca no es descriptiva, que la denominación VIP no tendría estrecha vinculación con relación a los productos de la clase 32; y, en consecuencia, la marca materia del procedimiento sería absolutamente distintiva y no incurre en prohibición de registro que la haga susceptible de nulidad. 2.5.

El 14 de octubre del 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INOECOPI mediante Resolución Nº 35182013/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución apelada. 2.6. El 24 de enero del 2014, la señora JESSICA LIZAMA OROZCO, interpuso Demanda Contencioso Administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 3518-2013/TPI-INDECOPI y la revocatoria de la Resolución 003189-2012/CSO-INDECOPI. 2.7.

El 2 de junio del 2014, el INDECOPI contestó la demanda Contencioso Administrativa, argumentando que el término VIP es descriptivo por describir directamente que los productos distinguidos con la denominación AGUA VIP contarían con algunas cualidades particulares que le otorgan una mayor calidad, siendo productos exclusivos o de elite, por lo que no es posible conceder la titularidad de la marca AGUA VIP en exclusiva a un solo titular para distinguir aguas y aguas minerales. 2.8.

El 9 de abril del 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO declaró infundada la demanda. 2.9. El 21 de abril del 2015, JESSICA LIZAMA OROZCO interpuso Recurso de Apelación en contra de la sentencia dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.1O.

Mediante auto recaído en la Resolución Número Tres del 1 de septiembre del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por JESSICA LIZAMA OROZCO 3.1. u(.•. ) la Resolución N º 3518-2013/TPI-INDECOPI de 14 de octubre de 2013 emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 3 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 5 de 45 Tribunal del INOECOPI ( ) es directamente contraria al inciso 1 del articulo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado; los literales 1.1, 1.2, 1.5 y 1.11 del incisa 1 del articulo IV del Título Preliminar, incisos 2 y 4 del articulo 3, incisos 5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5 e incisos 6.1 y 6.3 del artículo 6 de fa Ley Nº 27444, y, artículos 134, 135 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de fa Comunidad Andina': 3.2.

"( ) lo que se ha logrado es una aplicación errónea al intentar sostener ta postura de que la denominación V/P constituye un elemento descriptivo y carente de distintividad, a pesar que utiliza como ejemplos, signos que distinguen servicios. cuestión que no ocurre con la marca materia de nulidad debido a que ésta distingue productos·: 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presenada por el INDECOPI 4.1. "(...) la demanda debe ser dec larada infundada debido a que resulta evidente que el signo solicitado describe directamente que /os productos distinguidos con la denominación AGUA VIP contarfan con algunas cualidades particulares que le otorgan una mayor calidad, siendo productos exclusivos o de élite.

Por lo que no se puede conceder de forma exclusiva derechos sobre el mencionado signo, excluyendo a /os demás competidores': 4.2. "( ) La denominación V/P, que originalmente proviene del inglés, hace referencia a la denominación VERY IMPORTANT PEOPLE (personas muy importantes), siendo que actualmente ha entrado a formar parte del lenguaje común. (...) Además de ello, es relacionada por el público consumidor con los conceptos de exclusividad o buen status, los cuales, en la práctica, pueden ser trasladados a algunos productos o servicios·: 4.3.

"( ) La marca registrada AGUA VIP, resulta descriptiva con relación a algunos de tos productos que distingue, a saber, las aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas (especialmente aguas y aguas minerales), ya que es susceptible de indicar a los consumidores que dichos productos contarían con algunas cualidades particulares que le otorgan una mayor calidad, siendo productos exclusivos o de élite". 4.4.

"( ) la marca registrada no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adiciona/es que le otorguen fa suficiente fuerza distintiva para acceder al registro, siendo que es incapaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciar/os de /os de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues daría una ventaja injusta". 4 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 26/06/2017 6 de 45 Sentencia de primera Instancia emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 5.1.

"(...) Resulta pertinente tener en cuenta que la finalidad de la marca es precisamente la de distinguir productos y servicios, diferenciándolos de sus similares en el mercado, siendo una de sus finalidades principa les la de captar y consolidar clientela� 5.2. "(...) la palabra "vip" puede ser empleada tanto para describir exclusividad o alta calidad de servicios como de productos': 5.3.

"(...) la marca A GUA V/P y logotipo carece de distintividad y por tanto está incursa en las causa/es de prohibición de registro establecidas en el artículo 135, literales b) y e) de la Decisión 486, en concordancia con el 129, literal d) de l Decreto 823': 6. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentados por JESSICA LJZAMA OROZCO 6.1.

"( ) Existe un error de hecho y de derecho en la sentencia apelada cuando concluye que la marca AGUA VIP es descriptiva porque: además de que dicho término no coincide con la definición de V/P glosada por la misma apelada, nada hace colegir que el término V/P haga referencia a productos': 6.2. "( ) no hay forma en que el término VIP sirva para comunicar que el agua tenga calidad superior, porque dicha cualidad no es susceptible de atribuirse al agua por las características naturales que le son inherentes". 6.3.

"( ) la apelada no ha tenido en consideración( ) que( ) fa marca de producto está constituida por elementos gráficos y otros medios identificatorios, a saber: una etiqueta de forma cuadrada, en la cual se aprecia la denominación AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA!, en tos colores azul, celeste y blanco, conforme lo describe la propia demandada en su página web·: B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, el cual se interpretará por ser procedente.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: (, e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, 5 Proceso 501-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 7 de 45 De oficio se interpretarán los literales a) y b) del Artículo 135 de la Decisión 4864, a efectos de fortalecer el análisis del tema abordado en la presente interpretación. La Corte Consultante, ha solicitado expresamente que el Tribunal absuelva las siguientes preguntas: 1.

¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para la determinación de una denominación como descriptiva de un producto? 2. ¿Puede ser descriptiva para productos en general una denominación que es aplicada a servicios por manifestar una connotación social de estatus? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. La falta de distintividad como causal absoluta de lrregistrabilidad.

Los signos que contengan términos descriptivos. Respuestas a las preguntas formuladas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de lrregistrabilidad. Los signos descriptivos 1.1. En el presente caso, en su contestación a la demanda el INDECOPI ha señalado que "( ) la marca registrada no cuenta con elementos (denominativos, gráficos y/o figurativos) adiciona/es que le otorguen la suficiente fuerza distintiva para acceder al registro, siendo que resulta incapaz de individua/izar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo que dicho signo no puede estar sometido a apropiación exclusiva, pues darla una ventaja injusta': por tal motivo se analizará el tema. 1.2.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, de un fabricante con respecto a otro, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. 1.3. La distintividad es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal caracterlsticas o informaciones de los productos o de tos servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas tas expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.(.. r Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 135.· No podrán registrarse como marcas los sígnos que: a} no puedan constituir marca conforme al pnmer párrafo del articulo anterior; b} carezcan de dislinlividad;

(.•. r 6 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 45 de identificar e indicar el origen empresarial; y, en su caso, incluso la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 1.4. De conformidad con el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, el signo debe ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación con respecto a su origen empresarial o a su calidad.

Esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el Artículo 135 Literal b) de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad. 5 1.5. La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Articulo 135 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad tiene un doble aspecto: 1.5.1. La distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.5.2. La distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.6.

En consecuencia, deberá analizarse si el signo AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA( y logotipo tiene o no capacidad distintiva para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Los signos que contengan términos descriptivos 2.1. En el proceso interno, se halla controvertido el hecho de que si el signo AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! y logotipo contiene términos descriptivos respecto de productos tales como "( ) cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no a/cohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas': comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, nos referiremos a los signos que contengan términos descriptivos. 2.2. Al respecto, es importante tener en cuenta que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las Proceso 20S.IP-2005, publicado en la G. OAC. 1333, de 25 de abril de 2006, caso: "FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS". 7 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 45 características de los productos o de los serv1c1os que buscan identificar.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa señala que "La prohibición absoluta concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Esta prohibición se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos: porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, los signos descriptivos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características de los pertinentes servicios o productos.

La prohibición analizada se apoya, en la necesidad de mantener libremente disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado". 6 2.3. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486, establece la causal de irregistrabilidad absoluta de los signos descriptivos, indicando que no podrán registrarse los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, entendiéndose que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo; y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios, que son aquellas que contienen alguna alabanza o elogio de los productos o servicios. 2.4. Uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta ¿cómo es el producto o servicio que se pretende registrar?, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación. 7 Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 2.5.

Se debe tener en cuenta que los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto. su marca sería considerada débil.

Tratado sobre Derecho de Marr:as. Pag.186. Marcial Pons, Ediciones Jurfdicas y Sociales S.A. Madrid 2004. Proceso 27-IP-2001, G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001. marr:a: "MI GALLETITA-, citando al Proceso J. IP·95, marr:a: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUm S.A.", publicado en la G.OAC, 189. de 15 de septiembre de 1995. 8 Proceso 501-lP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 45 2.6.

Un aspecto importante a tomar en cuenta, en el análisis del literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, cuya interpretación ha requerido la Corte consultante, es el relacionado con la diferencia existente entre los signos descriptivos, los cuales nos son registrables, y los signos sugestivos, que si son registrables. Femández-Nóvoa en la obra citada, página 187, nos dice: " hay que esforzarse por deslindar las denominaciones y los signos descriptivos strictu sensu frente a las denominaciones y signos meramente sugestivos.

Esta contraposición es importante porque, así como una denominación meramente sugestiva puede, en principio, ser registrada como marca, una denominación descriptiva, en cambio, únicamente podría ser registrada como marca si el solicitante lograse acreditar que la misma ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia de un uso anterior por contraste con la denominación descriptiva, que informa directamente acerca de las características del producto o del servicio, la denominación sugestiva sólo informa de manera indirecta acerca de las mismas". 2.7.

En el presente caso, deberá determinarse si el signo AGUA VIP UN SUEÑO DE NATURALEZA! es descriptivo respecto de los productos pertenecientes a la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. 3. Respuestas a las preguntas formuladas Antes de dar respuesta a esta y a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La Corte Consultante, ha solicitado expresamente que el Tribunal absuelva las siguientes preguntas: 3.1. ¿Cuáles son los criterios que se deben aplicar para la determinación de una denominación como descriptiva de un producto? Conforme hemos explicado al desarrollar el tercer tema de la presente Interpretación Prejudicial, el criterio que se debe tener en cuenta para determinar si un signo es descriptivo o no, es analizar si el mismo informa o no, únicamente a los consumidores lo concerniente a las características del producto o del servicio que busca identificar.

Otro criterio que hay que tener en cuenta es que, si el signo está compuesto de dos o más expresiones descriptivas, habrá de estudiarlas en su conjunto y determinar la posibilidad o no de registrarlas. Un tercer criterio a tener presente es que si el signo está conformado por 9 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 11 de 45 expresiones laudatorias, que como se indicó son aquellas que únicamente alaban o elogian el producto o servicio, de ser así habrá que determinarse si serían o no registrables en esas condiciones.

¿Puede ser descriptiva para productos en general una denominación que es aplicada a servicios por manifestar una connotación social de estatus? Una denominación es descriptiva porque proporciona al público información acerca de las propiedades y caracterlsticas de los productos o servicios que pretende identificar. Es decir, una denominación no es descriptiva para la generalidad de productos, sino en relación con los que identificaría. En el escrito de contestación a la demanda contencioso-administrativa, el INDECOPI afirma que la denominación VIP ha M entrado a formar parte del lenguaje común Además de ello, es relacionada con el público consumidor con los conceptos de exclusividad o buen status, los cuales, en la práctica, pueden ser trasladados a algunos productos o servicios".

Esta es una afirmación que corresponde analizar al Juez que conoce el caso interno. Es necesario además tomar en cuenta que la palabra VIP consta en Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, cuya acepción primera en la Edición del Tricentenario, es la siguiente: Mpersona que recibe un trato especial en ciertos lugares públicos por ser famosa o socialmente relevante".

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 00896-2014-0·1801-JR­ CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 6t( Al Cecilia Luisa Ayll� MAGISTRADA '-. Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 10 Proceso 501-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 45 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. [{(� Cecilia Luisa Ayllon Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 26/06/2017 GACETA OFICIAL 13 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017 Proceso: 509-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 06707-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signo GRUPO BACKUS y forma tridimensional Magistrado Ponentes: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 6707-2013-0/51ªSECA-CSJLI-PJ del 6 de octubre del 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 06707-2013-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV DEL S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PERÚ Proceso 509-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 14 de 45 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: UNIÓN DE CERVECERIAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 2.

PERUANAS Hechos Relevantes 2.1. El 19 de octubre del 201O, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en adelante, BACKUS) presentó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) de la República del Perú, una solicitud para el registro como marca del signo GRUPO BACKUS y la forma tridimensional (se reivindican colores) 1 para identificar productos de la Clase 212 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial "El Peruano", el 2 de febrero del 2011, la Compañia Cervecera Ambev del Perú S.A.C. (en adelante, AMBEV) presentó oposición contra la solicitud de registro con fundamento en que el signo solicitado se encuentra conformado por una forma tridimensional que carece de la aptitud distintiva suficiente para acceder al registro, además de que constituye una forma usual del envase del producto que se pretende distinguir (cerveza). 2.3.

El 5 de octubre del 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPU mediante Resolución 2468-2011/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición y concedió a favor de BACKUS el signo GRUPO Al respecto, se aprecia el color verde oscuro. Clase 21: "(...} Utensil,os y rec,prentes para uso doméstico y culinario: peines y espon¡as, cep1/los, materiales para fabncar cepillos: matenal de limpieza: lana de acero; vidrio en bruto o semrelaborado (excepto el vidrio de constnicción}; artículos de cnstalena. porcelana y loza" 2 Proceso 509-lP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 15 de 45 BACKUS y la forma tridimensional (se reivindican colores), sin reivindicar la forma tridimensional y reivindicando los colores. 2.4.

El 17 de octubre del 2011, BACKUS interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 2468-2011/CSD-INDECOPI. 2.5. El 2 de noviembre del 2011, AMBEV interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 2468-2011/CSD-INDECOPI. 2.6. El 1O de mayo del 2013, la Sala Especializada en Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 1570-2013/TPI­ INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 2468-2011/CSD­ INDECOPI que otorgó el registro del signo GRUPO BACKUS y la forma tridimensional (mixto), sin reivindicar la forma tridimensional y reivindicando los colores a favor de BACKUS. 2.7.

El 20 de agosto del 2013, AMBEV interpuso Demanda Contencioso Administrativa en contra del INDECOPI y BACKUS solicitando la nulidad de la Resolución 1570-2013/TPI-INDECOPI. 2.8. El 29 de noviembre del 2013, el INDECOPI presentó contestación a la Demanda. 2.9. El 29 de noviembre del 2013, BACKUS presentó contestación a la Demanda como Tercero Interesado. 2.1 O. El 26 de marzo del 2015, mediante sentencia recaída en Resolución Número Diez, el Vigésimo Quinto Juzgado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado del INDECOPI declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 1570-2013/TPI-INDECOPI, la cual reivindicó la forma tridimensional del envase de la marca producto GRUPO BACKUS, por carecer de aptitud distintiva. 2.11.

El 15 de abril del 2015, el INDECOPI interpuso Recurso de Apelación en contra de la Sentencia proferida por el Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado del INDECOPI. 2.12. Mediante Resolución Número Tres del 2 de septiembre del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 3.

Argumentos contenidos en la Administrativa presentada por AMBEV 26/06/2017 16 de 45 Demanda Contencioso 3.1. "( ) nulidad de la Resolución N º 1570-2013/TPI-INDECOPI (la Resolución Impugnada), debido a que vulnera el Principio de Legalidad. Ello, en la medida que se ha otorgado un registro marcaría contraviniendo de manera flagrante lo dispuesto en el articulo 135 literales b) y c), de la Decisión 486.

( ) Esto por cuanto la marca ( ) carece de distintividad pues se trata de una forma usual del envase de un producto (cerveza)". 3.2. "( ) la frase que se incluye en el signo solicitado, al ser imperceptible NO puede dotar de distintividad al mismo". 3.3. "(...) a partir de un otorgamiento ilegal de una marca, Backus obtendrá ventajas respecto de sus competidores, los cuales no podrán competir en este mercado al haberse configurado una barrera de acceso al mercado, lo cual -sin duda alguna- resta competitividad, en perjuicio de todo el mercado, pero en especial, en perjuicio de los consumidores� 3.4.

"( ) vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica. Ello, en la medida que la Resolución Impugnada introduce un criterio incoherente e inconsistente con retirada jurisprudencia emitida por el propio INDECOPI, en el sentido de no reivindicar como marca la forma tridimensional de una botella que es usada generalmente en el mercado de cervezas, debido a que carece de aptitud distintiva': 3.5.

"( ) no es la primera vez que Backus pretende registrar como marca la forma tridimensional de la botella. Hasta donde tenemos conocimiento, lo ha solicitado en cuatro (4) anteriores oportunidades y, en todas ellas, dicho pedido ha sido DENEGADO': 3.6. "(...) se declare la nulidad de la Resolución Impugnada, debido a que carece de una debida motivación.(...) la Sala no sólo se ha apartado del referido criterio, sino que ni siquiera ha motivado dicho cambio de criterio, pese a que el anterior pronunciamiento fue invocado expresamente". 4.

Argumentos de la Contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI 4.1. "( ) el signo solicitado no está constituido únicamente por esa "(forma troncocónica + hendidura perimetral)" en la que sostiene su defensa AMBEV PERÚ. El signo solicitado está constituido por una serie de elementos denominativos, figurativos y cromáticos que en su coniunto le otorgan la distintividad requerida por la ley para ser registrado como marca·: Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 45 4.2.

"( ) el registro otorgado no supone conceder a la titular del signo solicitado un derecho de exclusiva sobre la representación de un envase que posea de manera general, como quiere dar a entender la actora, una "(forma troncocónica + hendidura perimetral) ·: de modo que sea la única en el mercado que pueda utilizar uno con esas características generales•: 4.3.

"(...) se trata de elementos que aun en el negado supuesto que se considere que se aprecian en otras botellas existentes en el mercado, NO POSEEN LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE AQUELLAS QUE APARECEN EN EL ENVASE QUE FORMA PARTE DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO': 4.4. "(...) el Tribunal del INDECOPI no se ha apartado de la jurisprudencia emitida con anterioridad, ( ) puesto que ( ) los procedimientos administrativos a los que hace referencia la actora se instauraron con motivo de signos distintos a aquél que es objeto del presente proceso". 5.

Argumentos de la Contestación a la demanda Contencioso Administrativa presentada por BACKUS como Tercero Interesado 5.1. "( ) el signo solicitado en el presente caso GRUPO BACKUS Y FORMA TRIDIMESIONAL, es un signo de naturaleza mixta, es decir, se encuentra conformado por un elemento denominativo y uno figurativo. Siendo esto as/, no resulta de aplicación lo dispuesto en el Articulo 135 inciso c) de la Decisión Andina, toda vez que la referida prohibición sólo es aplicable a signos que consistan exclusivamente en formas tridimensionales". 5.2.

"( ) la forma tridimensional de botella que pretende distinguir el signo solicitado no constituye una forma usual de envase, por cuanto presenta un cuello de forma troncocónica seguida de una hendidura perimetral, caracterlsticas no presentes en otras botellas que actualmente coexisten en el mercado. ( ) a su vez ( ) incluye la denominación GRUPO BACKUS, todo lo cual le aporta la suficiente distintividad para acceder al registro·: 5.3.

"( ) independientemente de los pronunciamientos anteriores emitidos por la Autoridad Marcaría, la Oficina se encuentra obligada a analizar cada solicitud de registro, a fin de verificar si cuenta con los requisitos para acceder al registro, tal como sucedió en el presente caso". 5.4. "( ) la debida motivación se concretiza mediante una relación directa de hechos probados y la exposición de las razones jurídicas con referencia al caso concreto•: 5 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 18 de 45 Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima 6.1.

"(...) la importancia de los signos distintivos radica en la capacidad de éstos para poder distinguir e identificar /os productos, servicios y al empresario mismo en el mercado, razón por la cual, las empresas se preocupan por proteger sus signos distintivos". 6.2. "(...) los elementos que señaló la Sala del INDECOPI para otorgar el registro, no constituyen elementos suficientes para darle distintividad al envase de la botella.

( ) As/, la inclusión del cuello de forma troncocónica seguida de una hendidura perimetral, no adicionan un carácter particular y novedoso al envase y que pueda ser apreciado por /os consumidores de estas bebidas alcohólicas': 6.3. "(...) se verifica que el referido signo tridimensional no tiene componentes que determinen su distintividad, ya que no genera en el consumidor una impresión particular que le permita distinguir los productos que brinda en el mercado, no existiendo ninguna particularidad en el referido envase que la individua/ice y la haga distintiva·� 7.

Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación presentado por el INDECOPI 7.1. "( ) La sentencia apelada, incurre en error al haber determinado que los elementos que señalo la Sala del INDECOPI para otorgar el registro no constituyen elementos suficientes para darle distintividad al envase de la botella y por ello, declaró nula la Resolución 1570-2013/TPI­ INDECOPI en el extremo que reivindicó a favor de BACKUS la forma tridimensional del envase que solicitaba por carecer de aptitud distintiva': 7.2.

"(...) la locución reivindicar significa "proteger en exclusiva" algún aspecto determinado de la marca. Cuando en una resolución y/o certificado de registro se señala que se reivindica determinada palabra, color, o figura, lo que estamos haciendo es definir el alcance de la protección; esto es, estamos precisando sobre qué elementos recaerá el derecho de exclusiva y sobre cuáles no': 7.3.

"(...) dicho envase presenta características propias que lo dotan de distintividad al grado de orientar las preferencias del consumidor, las cuales consisten principalmente en el cuello de la botella que presenta una forma troncocónica seguida de una hendidura perimetra/, así como la presencia de la denominación GRUPO BACKUS': 6 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 19 de 45 7.4.

"(...) el Juzgado no ha señalado las razones por las cuales a su criterio no se deberla proteger el envase; limitándose a sostener que las características peculiares del envase simplemente constituyen "una variante de dichas formas': sin mayor análisis, lo que determina que la Sentencia impugnada adolezca de motivación y, en consecuencia, que se vulnere nuestro derecho a un debido procedimiento".

B. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artfculo 135 Literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3, interpretación que se realizará por ser pertinente a efectos de coadyuvar en la resolución del proceso interno. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilídad.

El caso de las formas usuales de los productos. 2. El signo tridimensional mixto. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irreglstrabilidad. El caso de las formas usuales de los productos. 1.1. En el presente caso, AMBEV en su escrito de demanda manifestó que "( ) el signo solicitado en el presente caso GRUPO BACKUS Y FORMA TRIDIMESIONAL, es un signo de naturaleza mixta, es decir, se encuentra conformado por un elemento denominativo y uno figurativo.

Siendo esto así, no resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 135 inciso e) de la Decisión Andina, toda vez que la referida prohibición sólo es aplicable a signos que consistan exclusivamente en formas tridimensionales': En consecuencia, resulta pertinente, abordar los temas de la falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad y el caso de las formas usuales de los productos. 1.2.

El literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad de un signo cuando carezca de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que.· ( ) b} carezcan de dist1nt1vidad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en /bmlas o caracterlsticas impuestas por la naturaleza o /a función de dicho producto o del servicio de que se trate.

(...r Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 45 1.3. Un signo tridimensional debe distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, estará sometido al examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Competentes en Materia de Propiedad Industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se toma en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.3.1.

Distintividad intrínseca: es aquella mediante la cual se determina la capacidad de individualización u originalidad que debe tener el signo por si solo para distinguir productos o servicios en el mercado, tratándose de signos tridimensionales se observará sus particularidades en su altura, anchura y profundidad (Articulo 135 Literal b); y, 1.3.2.

Dlstintividad extrínseca: es aquella por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado, respecto a la marca tridimensional esta no deberá ser confundible con otros signos registrados previamente y en especial con otras marcas tridimensionales registradas. 1.4. En el proceso interno, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda al considerar que "(...) el referido signo tridimensional no tiene componentes que determinen su distintividad, ya que no genera en el consumidor una impresión particular que le permita distinguir /os productos que brinda en el mercado, no existiendo ninguna particularidad en el referido envase que la individualice y la haga distintiva� afirmación relativa a la prohibición absoluta de registro contenida en el Articulo 135 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo texto es el siguiente: ''Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) c) consistan exclusivamente en formas usuales de /os productos o de sus envases, o en formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate". 1.5.

Al interpretar la norma trascrita hemos establecido4 que ésta prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advirtiendo que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo Proceso 7.¡p.2012 de 4 de ju/10 de 2012.

Marca: "Figura de una chupeta" (figurativa). 8 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 45 consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. 1.6. Se entiende por envase todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que, por carecer en su estado natural de forma fija o estable, adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que debido a su tamaño, forma o naturaleza pueden ser ofrecidos directamente al público.

El concepto de envase comprende, entre otros, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, envoltorios, embalajes, y todo aquello que tenga características de volumen. 1.7. La forma de un producto, por su parte, comporta la propia configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra. Finalmente, por forma se presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores5• 1.8.

En definitiva, las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor especffico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 1.9.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1.9.1.

Formas Impuestas por la naturaleza: Son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios; y, 1.9.2. Formas impuestas por la función del producto: Son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.

Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. 1.1 O. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcaría, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los 5 Proceso 195·/P-2007 de 5 de marzo de 2008.

Marca: "Marca Tridimensional de Diseño de Botella� 9 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 22 de 45 competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse, pero sus titulares no podrian oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios. 1.11.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra. 1.12. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 1.13.

Se debe determinar si la forma tridimensional consistente en una botella solicitada a registro por BACKUS es distintiva o si es una forma común o necesaria en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación. 2. El signo tridimensional mixto 2.1. En el proceso interno, el 1 de diciembre del 2011, BACKUS solicitó el registro de la marca producto constituida por la denominación GRUPO BACKUS constituida por la denominación GRUPO BACKUS y la forma tridimensional (se reivindica colores), para distinguir envases de vidrio de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la marca tridimensional mixta, en virtud de que el signo solicitado a registro está constituido por varios elementos (diseño tridimensional, denominación, y color) 2.2.

La marca tridimensional es la que ocupa las tres dimensiones en el espacio, es decir, se trata de un cuerpo provisto de volumen y perceptible no sólo por el sentido de vista sino también por el tacto. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases o envolturas, de conformidad con lo previsto en el Articulo 134 literal f) de la Decisión 4866. 2.3.

Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, le permiten diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, tiene por objeto influir en la conciencia del Un signo tridimensional puede ser registrado como marca si cumple los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformídad con el Altlcu/o 134 de la Decisión 486. 10 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 23 de 45 consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya el envase u otro tipo de formas penetran y permanecen en su mente. 2.4.

Las marcas tridimensionales deben permitir diferenciar claramente los productos que se desea adquirir y pueden generar gran recordación7 en el público consumidor dentro del mercado. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. 2.5. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de su linea jurisprudencial8 ha expuesto importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca, entre ellos: 2.5.1.

Cualquier signo puede ser registrado como marca cuando sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre y cuando no se encuentre entre aquellos cuyo registro se encuentra prohibido de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 135 y 136 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.5.2. Los signos tridimensionales no se encuentran comprendidos entre las causales de irregistrabilidad establecidas en la norma, en consecuencia, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad. 2.5.3.

No existe una regulación especial que establezca los requisitos sustanciales necesarios para que los signos tridimensionales puedan acceder al registro, consecuentemente, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento para el registro de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.5.4.

Cuando la naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad. 2.5.5. En estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado.

En caso de que la forma sea arbitraria (que no guarde relactón} con respecto al producto o servicio que se pretende distinguir. Proceso 23·/P-1998 de 25 de septiembre de 1998. 11 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 45 2.5.6. Es muy importante advertir que las formas usuales no pueden ser registrables como marcas tridimensionales, pero los elementos (denominativo o etiqueta) que hacen parte de dichos signos pueden ser distintivos.

De todas maneras, se deberá observar los elementos que conforman el signo a fin de reconocer cuales de ellos son distintivos y sobre los cuales se otorgará o no exclusividad. 2.6 Se debe determinar si el signo solicitado puede ser registrado como marca o en su defecto constituye una forma usual que le toma en irregistrable, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos.

En consecuencia, se debe realizar un análisis minucioso a fin de determinar si tiene capacidad diferenciadora para el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto. Asimismo, se debe tener en cuenta que se pueden presentar los siguientes tres escenarios: 2.6.1. Cuando el signo tridimensional este constituido exclusivamente por la forma usual del producto que pretende identificar no será susceptible de registro como marca. 2.6.2.

Cuando el signo tridimensional este constituido por la forma usual del producto que pretende identificar, así como por una etiqueta con elementos gráficos (inclusive colores) y denominativos suficientemente distintivos, dichos elementos podrán ser susceptibles de registro y no será posible reivindicar el signo tridimensional que constituya una forma usual de producto. 2.6.3.

Cuando el signo tridimensional este constituido por una forma NO usual del producto que pretende identificar, asi como por una etiqueta con elementos gráficos (inclusive colores) y denominativos suficientemente distintivos, todo el signo tridimensional mixto será susceptible de registro y será posible reivindicar la forma, envase o envoltura del producto, así como sus elementos gráficos (inclusive colores) y denominativos.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 06707-2013-0-1801-JR­ CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 12 Proceso 509-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 45 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. b ti M( Cecilia �a AylfdiÍOuÍnteros MAGISTRADA Luís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial de, Acuerdo de Cartagena. 13 26/06/2017 GACETA OFICIAL 26 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 05 de abril de 2017 Proceso: 585-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Expediente interno del Consultante: 2013-00431 Referencia: Signos involucrados: PARADOR (denominativo) y PARADORES (mixto). Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VERDE VISTOS El Oficio 3612, 3 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artfculos 135 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-00431; y, El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. Demandado: DE SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: LA CAMPIÑA S.A. Y Proceso 585-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2. 27 de 45 Hechos Relevantes 2.1. El 29 de marzo de 2011, la sociedad LA CAMPIÑA S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) solicitud de registro como marca del signo PARADOR VERDE (denominativo)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 432 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 20 de abril de 2011, el extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 627, bajo el número de publicación 1110. 2.3. El 2 de junio de 2011, la sociedad PARADORES TURISMO DE ESPAÑA S.A. (en adelante, TURISMO DE ESPAÑA) presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo PARADOR VERDE (denominativo), sobre la base de sus marcas mixtas PARADORES de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, registradas y vigentes en Perú y Ecuador.

MARCA PAUADORES PAIHOOnES PAHADOHES PAIS CERTIFICADO CLASE PERÚ 21289 43 PERÚ 9926 43 ECUADOR 1424/00 43 2.4. El 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución 69091, ta Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición, en consecuencia, se concedió el registro como del signo PARADOR VERDE (denominativo) a favor de LA CAMPIÑA S.A. 2.5.

El 15 de diciembre de 2011, la sociedad TURISMO DE ESPAÑA presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la Resolución 69091 los mismos que fueron resueltos mediante Resoluciones 27781 de 30 de abril de 2012 y 10264 de 18 de marzo de Expediente Administrativo 11-038225. Clase 43: seNicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. 2 Proceso 585-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 28 de 45 2013, ambas en sentido de otorgar el registro como marca del signo PARADOR VERDE (denominativo) a favor de LA CAMPIÑA S.A. 2.6.

El 16 de agosto de 2013, la sociedad TURISMO DE ESPAÑA presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de las Resoluciones 69091, 27781 y 10264, ante el Consejo de Estado, la cual fue admitida mediante Auto de 28 de octubre de 2013 y se notificó a la entidad demandada SIC y a la sociedad LA CAMPIÑA S.A. como tercera interesada. 2.7.

Pese a haberse notificado el auto admisorio a la entidad demandada, la SIC no se pronunció sobre la demanda. 2.8. El 15 de enero de 2014, la sociedad LA CAMPIÑA S.A. dio contestación a la Acción de Nulidad como tercero interesado. 2.9. Mediante Auto de 25 de julio de 2014, la Sección Primera de Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos contenidos en Restablecimiento del Derecho la Acción de Nulidad y La sociedad TURISMO DE ESPAÑA, en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "(...) Para que el signo distintivo pueda ser registrado como marca se requiere que cumpla con los requisitos de la dlstintividad, el cual ( ) no se encuentra integrado de /as marcas PARADOR VERDE, pues ésta es una imitación de las marcas"PARADORES" previamente registradas y acreditadas en Perú, Ecuador y Bolivia, en la clase 43, y solicitada en Colombia, por lo tanto, no existe posibilidad de diferenciación para /os consumidores, con graves perjuicios para el público." 3.2.

"( ) las marcas "PARADOR VERDE" y "PARADORES", al momento de efectuarse el análisis de conjunto arrojan a primera vista una indudable semejanza; pues sin entrar en detalles /as marcas "PARADOR VERDE" y"PARADORES" despiertan una impresión de conjunto similar a /os ojos de /os consumidores. Nótese que la parte inicial y primaria de la marca aquí cuestionada PARADOR, reproduce en su totalidad a la marca registrada.

Además, en el cotejo de marcas debe imperar más las similitudes que las diferencias. De otro lado y al tenor de la regla que prescribe que las marcas deben ser cotejadas como un todo y sin fraccionamiento podemos concluir que no obstante a que la marca PARADOR VERDE, tiene la palabra adicional VERDE esta expresión no alcanza a darle suficiente novedad, pues hace referencia al color del parador, por Jo tanto, la parte esencial primera y sobresaliente de la marca comentada radica en la expresión PARADOR.

" 3 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 29 de 45 3.3. "( ) Resulta evidente que la lectura de la expresión "PARADOR VERDE" genera una SIMILAR sensación de semejanza e identidad de sonido a la generada con la lectura de la expresión "PARADORES". Pues la similitud existente en la composición y ubicación de las letras, hace que las marcas sean confundibles fonéticamente, tal como puede apreciarse a continuación: PARADOR VERDE/ PARADORES." 3.4.

"(...) Las semejanzas para este caso concreto permiten establecer que /as marcas enfrentadas resultan confundibles, adicional a tener en cuenta, lo extraño que sea una simple obra de la casualidad, que un tercero solicite a registro un signo tan similar a una marca acreditada que durante años se ha posicionado dentro del mercado Andino." 4.

Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Pese a haberse notificado el auto admisorio a la SIC, como entidad demandada, ésta no se pronunció sobre la demanda. 5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del tercero interesado La sociedad LA CAMPIÑA S.A., en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1.

"( ) la actora no fundamentó su oposición en el artículo 135 letras a) y b) de la Decisión 486, por la cual carece de legitimación material por activa para fundamentar su demanda de nulidad en causales de irregistrabilidad que no invocó en la oportunidad legalmente prevista, es decir, durante el término para oposiciones previsto en el artículo 146 de la Decisión 486." 5.2.

"( ) el signo "PARADOR VERDE" se ajusta al supuesto señalado en los articulos 134 y 135 a) de la Decisión 486, pues se trata de una combinación de palabras que resulta en un signo inherentemente apto para distinguir productos o servicios en el mercado. " 5.3. "(.. ) en re lación con el requisito de distintividad intrínseca regulado y exigido por el artículo 135 b) de la Decisión 486, observamos que el signo "PARADOR VERDE" (nominativo) cumple con dicha exigencia, en tanto tomando en abstracto y analizando frente a los servicios que identifica, consiste en una combinación de palabras que conforman una estructura susceptible de ser percibida y operar en función distintiva, sin ser confundida con los servicios que busca identificar, ni con caracterfsticas de estos." 5.4.

"(...) los actos administrativos acusados dan cuenta de que la SIC aplicó debidamente el artículo 147 de la Decisión 486, pues admitió a trámite la Oposición Andina que la actora formu ló con base en su marca 4 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 30 de 45 "PARADORES" (mixta), clase 43, registrada en Bolivia, Ecuador y Perú, y tuvo en cuenta la legitimación que le asistla a la opositora al haber encontrado acreditado su interés real por haber pedido el registro de dicha marca en Colombia mediante solicitud Nº 11-065903." 5.5.

"(...) Debida aplicación por parte de la SIC del artículo 136 a) de la Decisión 486, ( ) al conceder mediante los actos demandados, el registro de la marca "PARADOR VERDE" (nominativa), ( ) entre otras razones, porque ( ) mal puede predicarse confundibilidad entre la marca "PARADOR VERDE" (nominativa) y una marca que carece distintividad, puesto que un consumidor al estar frente a la marca intrínsecamente distintiva "PARADOR VERDE" podrá saber que está frente a un signo que si cumple función marcaría y diferenciarlo de la sola palabra genérica y con aptitud descriptiva "PARADOR" o de si plural PARADORES." 5.6.

"(...) La legalidad de los actos demandados está respaldada por el hecho de que a la demandante le fue negada en Colombia la solicitud de registro de la marcar PARADORES (mixta), Clase 43, Exp. 11-065905, solicitud que legitimaba su Oposición Andina basada en el registro previo de la misma marca en Perú, Ecuador " 5. 7. "( ) En el caso que nos ocupa, los signos enfrentados coinciden en la inclusión de la expresión "parador': descriptiva y de uso común en marcas de servicios de restauración y hospedaje, que en cada caso es combinada con otros elementos gráficos y denominativos diferentes." B. - NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 1473 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los mismos que se interpretan por ser aplicables al caso concreto.

En relación con el Articulo 135, se interpretarán únicamente los literales a) y b )4, por estar en controversia la supuesta falta de distintividad de un signo. Articulo 147.- A efectos de to p,evisto en el articulo anterior, se entenderá que lambíén tienen /eg/limo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la man:a pueda inducir al püblico a error. como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pals Miembro donde interponga la oposieión, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la man:a al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una man:a previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artfcuto, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de man:a previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tan/o el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 5 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 31 de 45 De oficio se interpretará el Articulo 136 literal a)5 de la antes aludida Decisión 486. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 5. Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y figurativa o gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La oposición andina. El interés real en el mercado. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. Signos compuestos por palabras descriptivas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 3. 4. 1.1. En el proceso interno se alega que el signo PARADOR VERDE (denominativo) no cumple con el requisito de distintividad. En consecuencia, resulta pertinente abordar el tema de irregistrabilidad por falta de distintividad, al que hace referencia el Artfculo 135 Literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; 6 b) carezcan de distintividad". 1.2. Un signo puede ser registrado como marca si es distintivo, susceptible de representación gráfica y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de a) b) no puedan constituir marca confonne al primer párrafo del articulo anterior: carezcan de dislinlividad;

Articulo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en partieular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios. o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un nesgo de confusión o de asociación;

"Articulo 134.· A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o serv,c,o al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso sera obstáculo para su registro� 6 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 45 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos7 • 1.3. Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y servicios en el mercado, la misma puede estar conformada entre otros elementos por los siguientes: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, números, letras, colores delimitados en una forma o una combinación de colores.

Así lo contempla de forma ejemplificativa el Artículo 134 de la Decisión 486. 1.4. Estos signos deben distinguir claramente un producto o servicio en el mercado, por lo tanto, están sometidos al examen de registrabilidad que realizan las oficinas competentes en materia de propiedad industrial, previo al otorgamiento de un derecho exclusivo, para ello se deberá tener en cuenta de manera prioritaria su capacidad distintiva determinada en dos aspectos, a saber: 1.4.1.

Distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 1.4.2. Distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad para diferenciarse de otros signos que protejan los mismos productos o servicios en el mercado. 1.5. Teniendo en cuenta la definición y las características que todo signo debe poseer para ser registrado como marca es importante conocer sus requisitos principales y/o esenciales que han venido siendo desarrollados por la normativa comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia: 1.5.1.

La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

Interpretación Prejudicial 133·1P·2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: "TRANSPACK: publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1451, de 09 de enero de 2007; lnterpretactón Prejudicial 128· IP·2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: "USA GOLD: publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena W 1421, de 03 de noviembre de 2006; e. Interpretación Prejudicial 14-IP-2009 de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 1729, de 3 de julio de 2009. 7 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 45 1.5.2.

La dlstlntividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: "El poder o carácter distintivo es la capacidad intrfnseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio, un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades·: 8 1.5.3. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: "La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados". 9 1.6. Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado para registro PARADOR VERDE (denominativo) es distintivo de tal forma que el consumidor pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado.

(Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza). 2. lrregistrabilidad de un signo por Identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas 2.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo PARADOR VERDE (denominativo), solicitado por la sociedad LA CAMPIÑA S.A., y las marcas PARADORES (mixtas), registradas a favor TURISMO DE ESPAÑA. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 0/amendi, Jorge.

Derecho de Ma,cas. Ed. LexisNexis, Abeledo Perro/, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27. Alemán, Marco Matlas. Normalividad Subregional sobre Marcas de Productos y SeNic1os, Ed. Top Management, Bogotá, p, 77. 8 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 34 de 45 consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada par un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

" 2.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.10 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 2.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 2.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 2.5.

Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ( 10 Procesos 691-IP-201Sde fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015de fecha 25 de julio de 2016. 9 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 35 de 45 ojos de un consumidor: teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 11 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones: sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 2.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12 " 12 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto: es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. lbidem. lbidem. 10 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL d) 26/06/2017 36 de 45 Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.

El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.

Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que, respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).

Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería13. 2.7.

Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 3. La oposición andina. El interés real en el mercado 3.1.

El tercero interesado argumentó que la SIC aplicó de forma correcta el Artículo 147 de la Decisión 486, al admitir a trámite la oposición andina la cual se fundamentó en los registros previos obtenidos en Bolivia, Ecuador y Perú; de igual forma por haber tomado en cuenta la acreditación de su legítimo interés en el mercado colombiano al haber,, Q q:s f Proceso 9·/P-2001 del 27 de abril de 2001. 11 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 37 de 45 solicitado el registro del signo PARADORES (mixto) solicitud No. 11065903.

Por tal motivo, resulta necesario tratar el tema de la oposición andina y del interés real para presentarla. 3.2. Conforme al Articulo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legitimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 3.3.

En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un pais miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás paises miembros.

Esta figura se conoce con el nombre de "oposición andina". 3.4. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los paises miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los paises miembros. 3.5.

En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás paises miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. 3.6. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca14, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro. 3.7.

Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: 15 a) 14 La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los países miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

De modo referencial ver Proceso 140-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. De modo referencial ver Proceso 2-IP-2015 de 20 de jullo de 2015, p. 7. 12 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL b) 26/06/2017 38 de 45 La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los países miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. 3.8.

En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado. 3.9. Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado.

Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 3.1 O. De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo observado, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. 3.11.

Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Articulo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes: 16 a) 16 El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición).

De modo referencial ver Proceso 152·1P·2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13. 13 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL b) 26/06/2017 39 de 45 Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. 3.12.Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a "quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 3.13.

En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.

La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo 17. 3.14. Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.

Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 3.15. La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante.

La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 17 De modo rererencial ver Procesos 107-IP-2015 de 20 de Julio de 2015 y 202-IP-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10. 14 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 45 3.16. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca "idéntica" a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 3.17.

En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro. 3.18.

Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 3.19.

En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 3.20. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.

Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. 4. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. 4.1.

Se desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca PARADOR VERDE (denominativa), solicitada por la sociedad LA CAMPIÑA S.A., y las marcas PARADORES(mixtas), registradas a favor de PARADORES TURISMO DE ESPAÑA S.A., concediendo el registro del signo solicitado. 4.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que el Tribunal consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están 15 Proceso 585-tP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 45 conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro.

Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente. 4.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso18• 4.4.

En consecuencia, al realizar la comparac1on entre marcas denominativas y mixtas, el Tribunal consultante debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial19, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión20. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2 1 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 18 Procesos 55-IP-2013, p. 12; 118·/P-2015, p. 10. 19 Proceso 129./P-2015, p. 10. 20 En fo que concierne al colejo enlr8 marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionada en el literal c), la siguiente precisión: •salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión� Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: "Si al realizar la comparación se detennina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominalivo. no habrla lugar a la confusión enlr8 las marcas, pudiendo estas coexistir pacificamenle en el ámbito comercial: Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en /os que podria suscilarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrlan evocar una misma cosa, caracterlstica o idea.

Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra. 21 Proceso BB·IP-2015, pp. 10-11. 16 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 42 de 45 (ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 4.5.

Como el elemento denominativo en los signos mixtos puede ser compuesto, es decir que puede estar integrado por dos o más palabras22, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:23 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 22 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Proceso 12-IP-2014, p 1 O u Proceso 178-IP-2015, p. 12. 17 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL f) 26/06/2017 43 de 45 Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 4.6.

Se deberá proceder a verificar si se realizó el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos PARADOR VERDE (denominativo), y las marcas PARADORES (mixtas). Para su análisis, el Tribunal consultante debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 5. Signos compuestos por palabras descriptivas 5.1. En el presente caso se señala que las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativo), ostenta un carácter descriptivo, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado. 5.2.

El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;" 5.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 18 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 44 de 45 5.4.

Así, se deberá establecer si las denominaciones PARADORES, contenida en el signo solicitado PARADOR VERDE (denominativo) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00431, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. U( fav( Cecilia Luisa Ay�os MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 19 Proceso 585-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 45 de 45 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

J ¿!t- Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 20