TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso + 539-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante B Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del consultante: 2016-109097 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de BABYLISS SARL Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-377 del 21 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a), c) y d) del Artículo 155 y del Artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-109097.
El Auto del 17 de febrero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante 5 Babyliss SARL Demandada: PP Stores S.A.S. 2.1. 2.2. 2.3. Hechos relevantes BABYLISS SARL (en adelante, Babyliss) es titular en la República de Colombia de las marcas BABYLISS? (mixta), NANO TITANIUM BY BABYLISSPRO? (denominativa) y BABYLISS PRO? (denominativa); así como, del diseño industrial de la plancha alisadora para el cabello, con Certificado de Registro 6470, correspondiente a la referencia 2091 (en adelante, plancha Ref. 2091).
Marcas registradas BaBytivr Diseño industrial registrado MESS Ñ l AR 3 y El 7 de mayo de 2015 Babyliss, a través de una comunicación de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos eléctricos para el cabello con la marca BABYLISSPRO, de origen chino, y con destino final la ciudad de Medellín, Calle 33/66B-241, a nombre del señor Fabián David Cardona Giraldo (en adelante, el señor Cardona).
La dirección antes mencionada correspondía al establecimiento de comercio PP Beauty Stores, establecimiento de propiedad de PP STORES S.A.S. (en adelante, PP Stores). Asimismo, entre mayo y junio Con Certificados de Registro 433957 y 421163. Clase 8: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepillos eléctricos para cabello.
Con Certificado de Registro 411405. Clase 8: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepillos eléctricos para cabello. Con Certificado de Registro 417737, Clase 8: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepillos eléctricos para cabello.
Certificado de Registro 422631. Clase 11: secadores para el pelo. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. gas de 2015, el señor Cardona era el representante Legal de PP Stores, según certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Medellín. El 28 de abril de 2016, Babyliss, interpuso demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad PP Stores, por el uso de sus marcas y diseño industrial registrados.
La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por Babyliss. Mediante Auto 95819 del 12 de octubre de 2016, la SIC dispuso oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudical. Mediante Oficio 1003-377 del 21 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.
Argumentos de la demanda de Babyliss Es una sociedad que fabrica y distribuye, a nivel mundial, productos manuales y eléctricos para el cuidado del cabello. La empresa Strong Machine S.A.S. (en adelante, Machine) es la importadora y distribuidora exclusiva en Colombia de los productos identificados con los signos y diseño industrial registrados desde el año 2009.
A inicios de su comercialización en Colombia, entre los años 2009 a 2011, la plancha Ref. 2091 se comercializaba en un empaque de plástico característico (en adelante, empaque A-Ref. 2091). Posteriormente, a inicios del año 2014, como parte de la política para prevenir la falsificación de la plancha Ref. 2091, se lanzó al mercado colombiano un nuevo empaque, conocido como empaque de lujo Ref. 2091 (en adelante, empaque B-Ref. 2091).
El 7 de mayo de 2015, a través de una comunicación de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos eléctricos para el cabello con la marca BABYLISSPRO, de origen chino, y con destino final la ciudad de Medellín, Calle 33/66B-241, a nombre del señor Cardona. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Se verificó que la dirección antes mencionada correspondía al establecimiento de comercio PP Beauty Stores, establecimiento de propiedad de PP Stores. PP Stores desarrolla sus actividades comerciales por medio de establecimientos comerciales abiertos al público denominados PP BEAUTY STORES, así como por el sistema de ventas en línea, a través de su página web www.ppstores.com.
Machine, distribuidor exclusivo de su marca en Colombia, suministra en forma recurrente a la sociedad PP Stores productos originales de las marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y NANO TITANIUM BY BABYLISS para ser comercializados por cuenta propia en sus establecimientos. Entre los productos más vendidos a la sociedad PP Stores está la plancha Ref. 2091 con la marca BABYLISSPRO con empaque B-Ref. 2091.
Entre mayo y diciembre de 2015, PP Stores tenía abiertos al público establecimientos ubicados en Bogotá y Medellín. 3.10.A través de compras efectuadas por terceros de planchas Ref. 2091, ha 3.11. verificado que PP Stores comercializa dichos productos haciendo referencia que se trata de productos BABYLISS; sin embargo, estos no corresponden a los distribuidos por su empresa ni por Machine toda vez que, si bien en las facturas se hace referencia a productos BABYLISS, en algunos casos, en el producto no se advierte signo alguno y el empaque del mismo corresponde a Ref.
A-2091 y no al nuevo Ref. B-2091 y, en otros casos, no se advierte la marca ni empaque que utiliza su sociedad, pero si se reproduce el diseño industrial de la plancha. En atención a lo antes verificado, el 18 de junio de 2015, remitió comunicación al representante de PP Stores solicitando —entre otros— el cese de uso de los signos BABYLISS y BABYLISSPRO y el diseño industrial de la plancha.
Ante ello, la referida sociedad, se limitó a enviar facturas comerciales de las compras efectuadas a la sociedad Machine, sin dar razón de los productos falsificados que estaría comercializando, valiéndose de sus marcas y diseño industrial. 3.12. Posteriormente, el 7 de agosto de 2015, su apoderado se apersonó a uno de los establecimientos de PP Stores, verificando que dicha sociedad estaba ofreciendo en venta la plancha Ref. 2091, usando el empaque A- Ref. 2091, siendo que en algunos productos se aplicaba la marca BABYLISSPRO y en otros no; sin embargo, ambos productos estaban referidos a productos BABYLISSPRO. 3.13.
Asimismo, se ha verificado que PP Stores, ofrece los productos antes 4 mencionados, así como, planchas Ref. 2091, usando el empaque B- Ref. 4 2091, los mismos que sí son originales, teniendo un precio muy superior a las ofrecidas en el empaque A-Ref. 2091. 3.14.Las planchas adquiridas por terceros a solicitud de su sociedad, incorporan de forma exacta el diseño industrial de la plancha para peinar el cabello registrado a su favor con Certificado 6470. 3.15.
De acuerdo con todo lo anterior, la sociedad PP Stores exhibe y ofrece productos de la marca BABYLISS como originales, siendo productos falsificados, donde además de la marca, se usa, sin su autorización, el diseño industrial. Argumentos de la contestación de PP Stores De la revisión de los actuados, no se verifica la existencia del escrito de contestación de demanda por parte de PP Stores.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 129, así como, de los Literales a), c) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina“, interpretación que resulta procedente por ser materia discutida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo_158.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
( ) Cc) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar tales materiales. a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión, (P “Articulo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su lilular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtua, el litular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca O comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta * 1.1. 1.2. Asimismo, de oficio se interpretarán el Artículo 154 de la referida Decisión5, relacionado con el derecho al uso exclusivo de la marca, toda vez que resulta pertinente.
Adicionalmente, se interpretará el Artículo 113 de la Decisión 4866, el mismo que resulta correspondiente al caso, ya que está referido al diseño industrial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección. Acción por infracción de derechos.
Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Preguntas formuladas por la entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.
El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección Babyliss interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra PP Stores, sobre la base de sus marcas registradas; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 1.3. 2.1. 2.2. exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:? a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (1) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.
De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En vista de que en el proceso interno se discute si el uso del signo BABYLISS, por parte de la demandada, vulnera los derechos de propiedad industrial de la demandante, derivados de la titularidad de su marca BABYLISS, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486.
Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:8 Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-1P-2015 de fecha 18 de agosto de 2016. 7 a) b) Sujeto activo. Persona que puede interponer la acción: Y) (ii) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación intema lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
Sujeto pasivo. Persona sobre la cual recae la acción: (1) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.3.
El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.
Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos. Resumen del Sujeto activo Sujeto paslvo supuesto Es titular de | Usa la marca | Marca protegida para una marca que | directamente sobre | productos aplicada Supuesto | distingue productos. sobre productos. productos.
Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida para Supuesto Il | una marca que | productos servicios aplicada distingue vinculados a los | sobre productos. De ¿ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 8 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. servicios. servicios que distingue la marca protegida.
Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida para una marca que | envases, envolturas, | productos o servicios distingue embalajes o | aplicada sobre Supuesto lll | productos o | acondicionamientos | envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.
Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. De otro lado, del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
Dicho literal plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio.
En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. Igualmente, el Literal c) menciona que la marca debe estar reproducida o contenida, es decir que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que a la vez la marca registrada se encuentre contenida, en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 2.9.
Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 2.10.
Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: 2.11. (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma.
Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.
Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.? 2.12. Finalmente, de lo estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor'%, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 311-1P-2015 del 9 de septiembre de 2016. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 10 donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado!!. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.13.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.12 2.14.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.13 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el ” riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 70-1P-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 11 er> 2.15. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. 14 2.16.La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 2.17.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 3.1. o en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Definición y naturaleza del diseño industrial.
Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que, en el proceso interno, Babyliss interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra PP Stores sobre la base de —además de las marcas registradas a su favor señaladas en el numeral 2.1 del apartado denominado “Hechos relevantes"— el diseño industrial registrado con Certificado de Registro 6470.
El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 12 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.1$ En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.18 Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.*? Efectos del registro De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, Ver Interpretación Prejudiciat expedida en el Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. N* 1235 de 23 de agosto de 2005. Diseño Industrial en Propiedad intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 135-1P-2007, publicado en la G.O.A.C. N*, 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico.
Jurisprudencia recalcada en los Procesos 150-1P-2011, 122-1P-2012, 140-1P-2013, entre otros. 13 3.8. 3.9. para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.*8 Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: “Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio oO utilice comercialmente productos que incorporen 0 reproduzcan el diseño industrial.
El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 3.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)12 en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares.?20 (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 821 del 1 de agosto de 2002. Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002.
Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-1P-2005 de 6 de julio de 2005. 14 3.11. que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.
En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.?! 3.12.
En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486. Preguntas formuladas por la entidad consultante ¿En los términos de los literales a), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, cuándo y de qué manera se considera que se puede llegar a generar un riesgo de confusión o asociación entre dos marcas similares que comercializan productos similares en el mercado? Al respecto, cabe precisar que solo los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, son aplicables a fin de determinar el riesgo de confusión o asociación entre signos en conflicto, En ese sentido, a fin de dar respuesta a la pregunta formulada por la entidad consultante esta deberá primero examinar si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser?2: Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015, de fecha 7 de julio de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016. 15 b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual (o ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, la entidad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:23 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Ibidem. 16 E>- 4.2. Finalmente, orientada la entidad consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por la parte demandada, es similar a la marca de la parte demandante, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. ¿En algún evento un tercero puede llegar a producir y comercializar productos sin la autorización del titular del diseño industrial y de la marca cuando su compañía está ubicada en un país que no es miembro de la Comunidad Andina? Previamente a dar respuesta a dicha pregunta, resulta pertinente indicar que "tercero” será entendido como la empresa que estaría haciendo uso del diseño industrial y marca registrados.
El registro de una marca o de un diseño industrial, otorga a su titular el derecho a impedir, dentro del territorio donde se concedió el registro, a que terceros hagan uso de los mismos, sin contar con su autorización, ello independientemente del lugar de constitución o ubicación de la empresa del tercero. En ese sentido, no existe algún supuesto por el cual el uso no autorizado de dichos registros no vulnere el derecho del titular.
En otras palabras, lo único que va a determinar la configuración de una infracción es el uso no autorizado, dentro del territorio nacional en el que tienen registrados los derechos, que realice un tercero de los registros de propiedad industrial de un titular, sin perjuicio de su nacionalidad. Para entender lo antes expuesto, tengamos en cuenta los siguientes supuestos en los que una empresa A es la empresa que pretende comercializar productos con el diseño industrial y marca registrados a favor de José. a) Empresa A, ubicada en Aruba y que fabrica los productos presuntamente infractores en dicho país, decide comercializar aquellos productos en Colombia; en dicho escenario, en la medida que José es el titular del diseño industrial y de la marca en Colombia, genera que empresa A ni nadie puedan hacer uso de dichos registros, sin autorización de José, dentro de territorio colombiano, ya que de lo contrario se estaría cometiendo una infracción. b) Empresa A, ubicada en Aruba que fabrica los productos presuntamente infractores en Aruba y que decide comercializar aquellos productos en Aruba; en dicho escenario, la autoridad competente a fin de resolver el caso deberá verificar las normas 17 4.3. 4.4, pertinentes al tema en el mencionado país, no resultando aplicable el derecho comunitario andino. ¿En caso afirmativo, cuáles serían los requisitos para que fuera procedente la distribución en el comercio del producto identificado con esta marca? En atención a la respuesta brindada anteriormente, no corresponde absolver la presente consulta.
¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta un juez para determinar, si se produce una infracción a los derechos de propiedad industrial de los derechos que tiene una persona sobre un diseño industrial? Conforme a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Decisión 486, el diseño industrial consiste en la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.
Asimismo, el Artículo 129 de la Decisión 486, señala que el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, indica que el titular podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.
Teniendo en cuenta lo expuesto, el juez, al momento de evaluar si se produce una infracción contra los derechos de propiedad industrial del titular de un diseño industrial deberá verificar si el tercero presuntamente infractor realiza alguna de las actividades establecidas en el artículo antes mencionado?! para luego establecer si el producto en cuestión reproduce o incorpora esta apariencia particular del diseño industrial registrado.
Asimismo, el juez, deberá tener en cuenta que el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales o secundarias entre los diseños industriales es determinado por la elección del consumidor medio. Es decir, si para el consumidor le es indistinto adquirir cualquiera de los productos comparados, debido a la imposibilidad de percibir con facilidad sus diferencias, estas serán consideradas secundarias.
En cambio, si la elección del producto responde a factores estéticos que fueron percibidos por el consumidor, las diferencias serán consideradas sustanciales. Fabricar, importar, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. 18 Proceso 539-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2016-109097, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 7.
Cecilia Luísa AYIGR Quinteros 5 disaujés í E PRESIDENTA SECRETARÍO — Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19