Año XXXIV – Número 3051 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 437-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00075. Referencia: Patente: “DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y” PROCESO 532-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del consultante: 2014-00202-00. Referencia: Patente de invención para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE PROCESO 539-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del consultante: 2016-109097. Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial de BABYLISS SARL Para nosotros la Patria es América 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 437-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00075 Referencia: Patente: "DISPOSICIÓN PARA SEPARAR ESPERMATOZOIDES CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y' Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3382, de 29 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00075; y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 1 Proceso 437-IP-2016. 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 41 Demandante: XY, LLC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 27 de junio de 2003, XY, INC, y COLORADO STATE UNIVERSITY solicitaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro de la patente de invención titulada: ESPERMATOZOIDES SEPARAR PARA UDISPOSICIÓN CONGELADOS EN POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMAS X Y CROMOSOMAS Y'1• 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 546 de 30 de noviembre de 2004, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 19 de enero de 2009, XY, INC., informó sobre la cesión de derechos, respecto de la presente solicitud de patente de XY, INC. y COLORADO STATE UNIVERSITY a XY, INC. 2.4.

El 15 de octubre de 2009, la SIC emitió los resultados del examen de fondo. 2.5. El 23 de febrero de 2010, XY, LLC., respondió al examen de fondo. 2.6. El 14 de mayo de 2010, la SIC presentó las observaciones en cuanto a la carencia de nivel inventivo de la solicitud de patente. 2.7. El 21 de septiembre y 4 de febrero de 2011, XY, LLC contestó los requerimientos de los informes técnicos de la SIC. 2.8.

El 24 de noviembre de 2010, XY, INC., informó sobre el cambio de nombre de XY, INC. a XY, LLC. 2.9. El 31 de agosto de 2011, mediante Resolución 47353 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por XY, LLC., por carecer de nivel inventivo. 2.1O. El 1 de febrero de 2012, XY, LLC., presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 47353.

Expediente Interno 201300075. 2 Proceso 437-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 41 2.11. El 26 de septiembre de 2012, mediante Resolución 56211, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 47353. 2.12.XY, LLC., de manera oportuna y dentro del término legal, presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de las Resoluciones 47353 y 56211. 2.13.

El 23 de agosto de 2013, la SIC contestó la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho interpuesta en contra de las Resoluciones 47353 y 56211. 2.14. El 12 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda planteada por XY, LLC. 3.1. La invención solicitada cumple con el requisito de nivel inventivo ya que la solución que aporta al problema planteado no es obvia ni evidente. 3.2. La invención propuesta soluciona el complejo problema técnico de poder inducir un género determinado en un embrión concebido con semen sexado que ha sido obtenido a partir de semen crioperservado. 3.3.

La SIC confundió la anterioridad 012 afirmando que se refería a semen sexado previamente congelado como el de la presente invención, cuando es claro que el documento 01 no utiliza semen sexado. 3.4. El manejo de semen criopreservado involucraba dificultades mayores, que serían solucionables con el desarrollo del método y de las condiciones de proceso que ahora se reclaman en el invento solicitado. 3.5.

La eficiencia del proceso es sorprendente, así sea igual a la reportada en la anterioridad 01 por cuanto las condiciones de la materia prima a utilizar (semen criopreservado) son inferiores a las del semen fresco utilizado en la anterioridad 01. 3.6. El nivel inventivo de la invención solicitada ha sido reconocido por otras oficinas de patente. 2 US.6.149.867. 3 Proceso 437-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 5 de 41 3.7. La SIC vulnero los articules 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al no conceder una patente para un invento que si contaba con los tres requisitos de patentabilidad. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC 4.1. El Articulo 18 establece como segundo requisito, adicional al de la novedad, que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requisito presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre. 4.2. La demandante afirma que en el presente caso, se habrían violado los articules 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, sin embargo de las diligencias que obran del expediente se advierte precisamente que el resultado del examen de patentabilidad, en observancia de estos articulas encontró que la invención solicitada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte anteriores, conducen de manera obvia a la invención propuesta. 4.3.

Sobre el problema técnico propuesto, la solicitud de patente presentada proporciona un método para separar espermatozoides coloreándolos de manera uniforme. Si bien es cierto que la solicitud soluciona el problema técnico de la necesidad de inducir un género determinado a un embrión concebido, no es menos cierto que éste es el resultado que se espera para la persona versada en la materia, dado que el estado de la técnica enseñaba que esto se logra con semen sexado. 4.4.

Respecto del argumento de que la solicitud presentada, habria sido concedida en el extranjero, es preciso señalar que las patentes otorgadas en otras oficinas, no sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en nuestro país, además en materia de patentes, imperan los principios de territorialidad y de autonomía. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 3 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación Prejudicial solicitada. 3 "Artículo 14.- Los Palses Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

( ) 4 Proceso 437-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 6 de 41 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. El análisis del nivel inventivo. El papel del técnico medio en la materia. Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACI ÓN 1. El análisis del nivel inventivo. El papel del técnico medio en la materia 1.1.

En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al requisito de nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del "técnico medio en la materia". 1.2. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. 1.3.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa4, tener nivel inventivo5 y ser susceptible de aplicación industrial6• Del nivel inventivo: 1.4. En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizará el análisis sobre este requisito.

Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del eslado de la técnica·. 4 Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener Información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 5 De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una Invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 6 Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 5 Proceso 437-IP-2016. 26/06/2017 GACETA OFICIAL 7 de 41 1.5.

De conformidad con el Articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.6. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones7: 1.6.1.

Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.6.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar''8• Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.6.3. Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.

Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.6.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.6.3.2.

El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del 7 Proceso 560-IP-2015. 8 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. º 2001."DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO. Págs. 686 y 1089. 6 Proceso 437-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 41 nivel inventivo.

En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.7.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 9 • 1.8.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución• 0: 1.8.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.8.1.1. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.8.1.2. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.8.1.3.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? 9 Ibídem. 10 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina.

Secretarla General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/oatentes.pdf. 7 Proceso 437-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 41 Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.9.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 2.

Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes 2.1. El solicitante, argumentó la concesión de la patente solicitada en el extranjero. En este sentido se analizará lo referente a la Autonomía de las Oficinas Nacionales Competentes. 2.2. Respecto al tema de la autonomía de las Oficinas Nacionales, es pertinente referirse a lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675de 5de diciembre de 2008. 11 2.3.

Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 2.4. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros12. 2.5. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 11 "El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones·. 12 Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007. 8 Proceso 437-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 41 2.6. Asimismo, es pertinente agregar que este examen debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen analizando cada caso concreto" 13. 2. 7.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Patentes no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite."14 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00075, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artf culo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro!GiOJnea.Aó MAGISTRADO 13 Jbldem. 14 Ibídem. 9 Proceso 437-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 11 de 41 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Ea Cecilia tlderos PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 532-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del consultante 2014-00202-00 Referencia Patente de invención para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4564 de fecha 10 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico con fecha 14 de octubre 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artlculos 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00202-00; y, El Auto del 19 de enero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: Dow Agrosciences LLC Proceso 532-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL Demandado 2. 13 de 41 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes 2.1. El 27 de mayo de 2008, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC (en adelante, DOW AGROSCIENCES) solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), patente de invención para la creación titulada "NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERB1CIDAS"1. 2.2.

El 8 de noviembre de 2012, la solicitante presentó el formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, solicitando una divisional de la patente de invención titulada NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS, solicitud que contaba con un capítulo reivindicatorio conformado por 88 reivindicaciones, y a la que se le asignó un nuevo número de expediente2• 2.3.

El 9 de mayo de 2013, la solicitante presentó un nuevo formulario único de conversión, división y fusión de solicitudes, solicitando una nueva divisional de la patente de invención titulada NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS, a nombre de su representada, solicitud que contaba con un capítulo reivindicatorio conformado por 34 reivindicaciones.

Sin embargo, a dicha solicitud no le fue asignado un nuevo número de expediente. 2.4. Mediante Resolución 37077 del 20 de junio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio concedió la patente solicitada, la cual tuvo un cambio de título a "POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE". Asimismo, rechazó la solicitud divisional presentada con fecha 9 de mayo de 2013. 2.5.

El 8 de agosto de 2013, DOW AGROSCIENCES interpuso recurso de reposición contra la resolución antes referida respecto de la división de la solicitud rechazada. 2.6. Mediante Resolución 60233 de fecha 17 de octubre de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 37077 de fecha 20 de junio de 2013. 2.7.

El 14 de marzo de 2014, DOW AGROSCIENCES presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sala de lo Contencioso Expediente Administrativo Nº PCT/08·053430. 2 Expediente Administrativo Nº 08 053 430A. 2 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 14 de 41 Administrativo, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 60233 y 37077. 2.8.

Mediante Auto de fecha 14 de septiembre de 2016, la Corte consultante dispuso solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda de DOW AGROSCIENCES 3.1. De conformidad con lo previsto en el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente siempre tiene la posibilidad de presentar solicitudes divisionales que deben ser tramitadas y estudiadas por parte de la SIC, sin perjuicio de la solicitud de corrección de errores, aclaración de términos, o presentación de limitaciones sobre la materia reivindicada, con la finalidad de cumplir con los requisitos de patentabilidad. 3.2.

La autoridad rechazó la solicitud divisional sin previo análisis de lo solicitado. 3.3. La solicitud divisional presentada para la patente solicitada, no amplió la materia de protección contenida en la solicitud parental y, por ende, la misma no está incursa en las causales de rechazo establecidas en la normatividad andina. 4. Argumentos de la contestación de la SIC 4.1.

Durante la etapa del examen de patentabilidad practicado a la solicitud parental, DOW AGROSCIENCES presentó una solicitud de división cuyo contenido reivindicatorio es idéntico al de la solicitud original. 4.2. El hecho de que el Articulo 36 de la Decisión 486 permita al solicitante de una patente de invención dividir su solicitud, no significa que una vez presentada la misma deba ser admitida y tramitada, toda vez que la posibilidad de dividir la solicitud dependerá del cumplimiento del requisito concerniente a la unidad de invención, entendida como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sf. 4.3.

Las resoluciones impugnadas no violan el régimen andino ni normativa alguna, como quiera que las solicitudes divisionales o fraccionarias no pueden reivindicar la misma materia de la solicitud original o parental, debido a que deben ser delimitadas a una materia distinta de la solicitud original. 4.4. El 26 de junio de 2012, la solicitante procedió a presentar la solicitud divisional con número de radicación PCT/08-053430-A y 88 reivindicaciones, las cuales repetían la materia inicialmente reclamada en la solicitud original.

Adicionalmente, parte de la materia reclamada en 3 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 15 de 41 dichos capítulos corresponde a excepciones y exclusiones a la patentabilidad. 4.5. Posteriormente, si bien la solicitante presentó 5 nuevas reivindicaciones, estas presentaban diferentes elementos inventivos estructurales. En atención a ello, la solicitante restringió la solicitud a un solo concepto común inventivo, el cual le fue concedido, mediante Resolución 37077. 4.6.

Luego de haberse emitido la Resolución antes referida, la solicitante, presentó una solicitud de división cuyo capitulo reinvindicatorio es idéntico al de la solicitud original. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 • Procede la interpretación de los artículos señalados toda vez que la materia controvertida en el proceso interno es la posibilidad de presentar solicitudes divisionales derivadas de la solicitud inicialmente presentada, siendo uno de los presupuestos para ello que dichas solicitudes divisionales no constituyan una ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial. 2.

Se interpretará de oficio el Artículo 25 de la Decisión 4864 toda vez que de los argumentos de la demandada se desprende que uno de los supuestos que debe cumplirse para admitir la división de la solicitud, es que la solicitud inicial no cumpla con el requisito de unidad de la 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Anlculo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá Implicar una ampliación de la protección que corresponderla a fa divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material". "Anlculo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solfcitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o fa oficina nacional competente, Indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de fa división de una solicitud, el saficitante consignará /os documentos que fuesen necesarios para formar fas solicitudes fraccionarias correspondientes". 4 • Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Aniculo 25.• La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un único concepto inventivo.· 4 Proceso 532·1P·2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 16 de 41 invención; y el Literal e) del Artículo 1 de la Decisión 6895, toda vez que es pertinente analizar el tema de la modificación de solicitud de patente.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad. Modificación de solicitud de patente. Unidad de invención en las patentes. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓ N 1. La sol!citud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad 1.1. En el proceso interno se verifica que la demandante presentó una solicitud divisional respecto de la solicitud parental, la misma que fue rechazada por la Autoridad Administrativa.

En ese sentido, corresponde analizar el presente tema. 1.2. Este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 102IP-2014 de fecha 8 de octubre de 2014, señaló que la solicitud fraccionaria, regulada en el Articulo 36 de la Decisión 486, tiene las siguientes características: 5 i) Concepto: La solicitud fraccionaria es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos. ii) Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente. iii) Limitaciones: solo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial.

Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que Decisión 689 de la Comisión de la Comunidad Andina.· ªAt1iculo 1.· Los Paises Miembros, a través de su normativa Interna, estarán facultados, en los términos que se indican expresamente en los literales de a) aj), para desarrollar y profundizar únicamente las siguientes disposiciones de la Decisión 486: ( ) c) Articulo 34: Señalar que no se considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

( )" Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 41 implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial. iv) Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial.

Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. v) Clases: Se podrían diferenciar dos clases de solicitudes fraccionarias, dependiendo de quien lo solicita: a) A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud; y, b) A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. vi) Oportunidad: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite de patente hasta antes que se emita la Resolución que deje firme el mismo.

Esto quiere decir que mientras no sea firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar su solicitud fraccionaria a fin de que la oficina competente le brinde el trámite correspondiente y pueda tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos; es decir cuando el trámite no había concluido, la solicitud fue radicada oportunamente.

Es importante diferenciar la solicitud fraccionaria del recurso respectivo. En caso la solicitud fraccionaria se haya presentado cuando el acto administrativo ha quedado firme, dicha solicitud será tramitada de forma independiente. 1.3. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE fue presentada de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes. 2.

Modificación de solicitud de patente 2.1. El Tribunal considera oportuno referirse al presente tema, toda vez que para un correcto análisis del tema de la presentación de solicitudes divisionales, es necesario comprender los alcances de la posibilidad de modificación de las solicitudes de patente. 2.2. De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos 6 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 18 de 41 y/o el resumen.

Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa. 2.3. La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla. 2.4.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina6 señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada. Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones: Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente.

Que cumpla con los requisitos de claridad y conc1s1on. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas. 2.5. Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-IP-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro: Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por mutuo propio en cualquier momento del trámite.

Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secrelarra General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patenles (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Segunda Edición, año 2004, pp.89-90. 7 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 19 de 41 contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 2.6. El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente7: i) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita. ii) Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34. iii) Otras de naturaleza similar.

Asimismo, se admitirá la subsanación considerándose como tales a los siguientes: de errores materiales, i) La corrección de un defecto gramatical o de suma. ii) La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio. Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud. 2.7.

Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica. 2.8.

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente: "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la Ibídem, p.34. 8 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 41 divulgación contenida en la solicitud presentada.

A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el a/canee de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas raciona/mente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial".8 2.9.

Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, se está en un punto de partida para determinar cuándo se está en frente de una modificación o ampliación del objeto a patentarse. 9 2.1O.

Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 2.11.

En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud divisional para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE implicaba una modificación de la patente que no calzaba con los supuestos a tener en cuenta en el contexto de la presentación de una solicitud divisional. 3. Unidad de invención en las patentes 3.1.

La SIC refiere que el hecho de que la norma permita la división de la solicitud de patente de invención no significa que una vez presentada la misma, ésta deba ser admitida y tramitada, toda vez que debe verificarse el cumplimiento del requisito concerniente a la unidad de invención. En tal sentido, es pertinente analizar el presente tema. 3.2.

El Articulo 25 de la Decisión 486 dispone que la solicitud de patente debe comprender una sola invención, o en su defecto, un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal modo que conformen un único concepto 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2002 de fecha 24 de mayo de 2002. 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 55-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015. 9 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 41 inventivo.

Este requisito es el que se conoce con el nombre de "unidad de la invención". 3.3. En otras palabras, para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. 3.4.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa10: a) b) e) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 3.5. En consecuencia, se deberá determinar si la solicitud fraccionaria para POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE presentada por la demandante el 9 de mayo de 2013, estaba plenamente identificada con la invención de la solicitud parental, manteniendo la unidad de invención o, si dicha solicitud divisional hacía referencia a un concepto inventivo distinto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00202-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adop� fe acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatu �el Tribunal. l (L�ros Cecilia LuQ MAGISTRADA 10 · Ra el Vergara Quintero MAGISTRADO Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 31-IP-2011 de fecha 22 de junio de 2011. 10 Proceso 532-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 22 de 41 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11 26/06/2017 GACETA OFICIAL 23 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 539-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del consultante 2016-109097 Referencia Infracción a los derechos de propiedad industrial de BABYLISS SARL Magistrado ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-377 del 21 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a), c) y d) del Articulo 155 y del Artículo 129 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2016-109097.

El Auto del 17 de febrero de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Babyliss SARL Demandada PP Stores S.A.S. Proceso 539-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2. 24 de 41 Hechos relevantes

2.1. BABYLISS SARL (en adelante, Babyliss) es titular en la República de Colombia de las marcas BABYLISS1 (mixta), NANO TITANIUM BY BABYL1SSPR02 (denominativa) y BABYLISS PR03 (denominativa); así como, del diseño industrial de la plancha alisadora para el cabello, con Certificado de Registro 6470, correspondiente a la referencia 2091 (en adelante, plancha Ref. 2091 ).

Marcas registradas Diseño industrial registrado.. ·�'-. ___.;:--�'; fJ u 11.¡ <----=:-.._.. ��---. - í -- �.,;:"..J � �� 2.2. El 7 de mayo de 2015 Babyliss, a través de una comunicac1on de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos eléctricos para el cabello con la marca BABYLISSPRO, de origen chino, y con destino final la ciudad de Medellín, Calle 33#666-241, a nombre del señor Fabián David Cardona Giralda (en adelante, el señor Cardona). 2.3.

La dirección antes mencionada correspondia al establecimiento de comercio PP Beauty Stores, establecimiento de propiedad de PP STORES S.A.S. (en adelante, PP Stores). Asimismo, entre mayo y junio Con Certificados de Registro 433957 y 421163. Clase B: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepillos eléctricos para cabello. 2 Con Certificado de Registro 411405.

Clase 8: planchas eléctricas para peinar. planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabelo, cepillos eléctricos para cabello. J Con Certificado de Registro 417737. Clase 8: planchas eléctricas para peinar, planchas eléctricas para hacer rizos, alisadores eléctricos para cabello, rulos eléctricos para cabello, cepillos eléctricos para cabello.

Certificado de Registro 422631. Clase 11: secadores para el pelo. 2 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 41 de 2015, el señor Cardona era el representante Legal de PP Stores, según certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Medellín. 2.4. El 28 de abril de 2016, Babyliss, interpuso demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad PP Stores, por el uso de sus marcas y diseño industrial registrados. 2.5.

La empresa demandada no contestó la demanda interpuesta por Babyliss. 2.6. Mediante Auto 95819 del 12 de octubre de 2016, la SIC dispuso oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar 1 nterpretación Prejudical. 2.7. Mediante Oficio 1003-377 del 21 de octubre de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Babyllss 3.1. Es una sociedad que fabrica y distribuye, a nivel mundial, productos manuales y eléctricos para el cuidado del cabello. 3.2. La empresa Strong Machine S.A.S. (en adelante, Machine) es la importadora y distribuidora exclusiva en Colombia de los productos identificados con los signos y diseño industrial registrados desde el año 2009. 3.3.

A inicios de su comercialización en Colombia, entre los años 2009 a 2011, la plancha Ref. 2091 se comercializaba en un empaque de plástico característico (en adelante, empaque A-Ref. 2091). Posteriormente, a inicios del año 2014, como parte de la política para prevenir la falsificación de la plancha Ref. 2091, se lanzó al mercado colombiano un nuevo empaque, conocido como empaque de lujo Ref. 2091 (en adelante, empaque B-Ref. 2091 ). 3.4.

El 7 de mayo de 2015, a través de una comunicación de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tomó conocimiento de que en el puerto de la ciudad de Miami, Florida, se decomisó mercancía en tránsito hacia Colombia, consistente en productos eléctricos para el cabello con la marca BABYLISSPRO, de origen chino, y con destino final la ciudad de Medellín, Calle 33#668-241, a nombre del señor Cardona. 3 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 41 3.5.

Se verificó que la dirección antes mencionada correspondía al establecimiento de comercio PP Beauty Stores, establecimiento de propiedad de PP Stores. 3.6. PP Stores desarrolla sus actividades comerciales por medio de establecimientos comerciales abiertos al público denominados PP BEAUTY STORES, así como por el sistema de ventas en linea, a través de su página web www.ppstores.com. 3.7.

Machina, distribuidor exclusivo de su marca en Colombia, suministra en forma recurrente a la sociedad PP Stores productos originales de las marcas BABYLISS, BABYLISSPRO y NANO TITANIUM BY BABYLISS para ser comercializados por cuenta propia en sus establecimientos. 3.8. Entre los productos más vendidos a la sociedad PP Stores está la plancha Ref. 2091 con la marca BABYLISSPRO con empaque B-Ref. 2091. 3.9.

Entre mayo y diciembre de 2015, PP Stores tenia abiertos al público establecimientos ubicados en Bogotá y Medellín. 3.1 O. A través de compras efectuadas por terceros de planchas Ref. 2091, ha verificado que PP Stores comercializa dichos productos haciendo referencia que se trata de productos BABYLISS; sin embargo, estos no corresponden a los distribuidos por su empresa ni por Machina toda vez que, si bien en las facturas se hace referencia a productos BABYLISS, en algunos casos, en el producto no se advierte signo alguno y el empaque del mismo corresponde a Ref.

A-2091 y no al nuevo Ref. B-2091 y, en otros casos, no se advierte la marca ni empaque que utiliza su sociedad, pero si se reproduce el diseño industrial de la plancha. 3.11. En atención a lo antes verificado, el 18 de junio de 2015, remitió comunicación al representante de PP Stores solicitando -entre otros- el cese de uso de los signos BABYLISS y BABYUSSPRO y el diseño industrial de la plancha.

Ante ello, la referida sociedad, se limitó a enviar facturas comerciales de las compras efectuadas a la sociedad Machina, sin dar razón de los productos falsificados que estaría comercializando, valiéndose de sus marcas y diseño industrial. 3.12. Posteriormente, el 7 de agosto de 2015, su apoderado se apersonó a uno de los establecimientos de PP Stores, verificando que dicha sociedad estaba ofreciendo en venta la plancha Ref. 2091, usando el empaque A­ Ref. 2091, siendo que en algunos productos se aplicaba la marca BABYLISSPRO y en otros no; sin embargo, ambos productos estaban referidos a productos BABYLISSPRO. 3.13.

Asimismo, se ha verificado que PP Stores, ofrece los productos antes mencionados, así como, planchas Ref. 2091, usando el empaque 8- Ref. 4 Q Procec;o 539-'P-20 16 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 41 2091, los mismos que sí son originales, teniendo un precio muy superior a las ofrecidas en el empaque A-Ref. 2091. 3.14. Las planchas adquiridas por terceros a solicitud de su sociedad, incorporan de forma exacta el diseño industrial de la plancha para peinar el cabello registrado a su favor con Certificado 6470. 3.15.

De acuerdo con todo lo anterior, la sociedad PP Stores exhibe y ofrece productos de la marca BABYLISS como originales. siendo productos falsificados, donde además de la marca, se usa, sin su autorización. el diseño industrial. 4. Argumentos de la contestación de PP Stores De la revisión de los actuados, no se verifica la existencia del escrito de contestación de demanda por parte de PP Stores.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 129, así como, de los Literales a), e) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, interpretación que resulta procedente por ser materia discutida. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Articufo 155.- El registro de una man:a confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la man:a; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases. envolturas, embalajes o acond1c1onam1entos de tales productos;

(...) c) fabricar etiquetas, envases. envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. así como comercializar o detentar tales materiales. d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asoc1ac1ón con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión, (...r ·Articulo 129.· El registro de un diseño industrial confenrá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabnque, imporle, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comerc1al1ce un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundanas con respecto al diseño protegido o cuya apanenc,a sea,gua/ a ésta.· 5 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 41 2. Asimismo, de oficio se interpretarán el Artículo 154 de la referida Decisión5, relacionado con el derecho al uso exclusivo de la marca, toda vez que resulta pertinente. 3.

Adicionalmente, se interpretará el Artículo 113 de la Decisión 4866, el mismo que resulta correspondiente al caso, ya que está referido al diseño industrial. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección. Acción por infracción de derechos.

Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Preguntas formuladas por la entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca y alcances de su protección 2. 3. 1.1. Babyliss interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra PP Stores, sobre la base de sus marcas registradas; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: "Articulo 154.-EI derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por et registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." 1.2.

La precitada disposición establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.· Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina."Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto". 6 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 29 de 41 exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:7 a) Se hace referencia a derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Facultad negativa (ius prohibend1): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado. (i) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.3.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. 2.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el uso del signo BABYLISS, por parte de la demandada, vulnera los derechos de propiedad industrial de la demandante, derivados de la titularidad de su marca BABYLISS, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), e) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486. 2.2.

Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas: 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016. 7 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL a) b) 26/06/2017 30 de 41 Sujeto activo.

Persona que puede interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujeto pasivo. Persona sobre la cual recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.3.

El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Supuesto 1 Supuesto 11 e Es titular de una marca que distingue productos. Es titular de una marca que dlstinQue Sujeto pasivo Resumen del supuesto la marca Marca protegida para Usa directamente sobre productos aplicada productos. sobre productos.

Usa la marca sobre Marca protegida para servicios aplicada productos vinculados a los sobre oroductos. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 que servicios distingue la marca oroteaida. Es titular de Usa la marca sobre una marca que envases, envolturas, o embalajes distingue o acondicionamientos productos de productos. servicios. 31 de 41 i servicios.

Supuesto 111 Marca protegida para 1 productos o servicios · sobre aplicada envases, envolturas, o embalajes acondicionamientos de oroductos. 2.4. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Líteral d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por si el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 2.5. De otro lado, del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486, se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: Que la marca del titular este "reproducida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

Que la marca del titular esté "contenida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.6. Dicho literal plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. 2. 7.

De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2.8.

Igualmente, el Literal c) menciona que la marca debe estar reproducida o contenida, es decir que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que a la vez la marca registrada se encuentre contenida, en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado..� 9 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 41 2.9.

Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, asi como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 2.10.

Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma. 2.11.

Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.9 2.12. Finalmente, de lo estipulado en el Literal d) del Articulo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor 10.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones ' 9 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 311-IP-2015 del 9 de septiembre de 2016. 10 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 10 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 41 donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado 11. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 2.13.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.12 2.14.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Articulas 157, 158 y 159 de dicha norma.13 11 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha maniíestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de qua al consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o qua piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •... riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".

(lnlerpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70.IP-2008 de íecha 2 de julio de 2008). 12 De modo reíerencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 11 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 34 de 41 2.15.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".14 2.16.

La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 244 de la Decisión 486. 2.17. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, asi como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 3.

Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección 3.1. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que, en el proceso interno, Babyliss interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra PP Stores sobre la base de -además de las marcas registradas a su favor señaladas en el numeral 2.1 del apartado denominado "Hechos relevantes"- el diseño industrial registrado con Certificado de Registro 6470. 3.2.

El Articulo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: "Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalídad de dicho producto': 3.3.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: "La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; as/, el fabricante buscará De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 12 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 35 de 41 aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos� 15 3.4. En tal sentido, tomando el concepto del Articulo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estarla configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.

En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 3.5. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como "el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funciona/es caracteres distintivos de un articulo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño". 16 3.6.

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.17 Efectos del registro 3.7.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.

En consecuencia, toda persona, fisica o jurídica, 15 Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1235 de 23 de agosto de 2005. 16 Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, PublicaUon Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Preíudicial expedida en el Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.0.A.C. Nº. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico.

Jurisprudencia recalcada en los Procesos 150.IP-2011, 122-IP-2012, 140.IP-2013, entre otros. 13 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 36 de 41 para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. 18 3.8. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Articulo 129 de la Decisión 486: "Articulo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta." 3.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 3.1 O. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl) 19 en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Finalidad estética (apariencia especial).

La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, que le den la diseño unos rasgos propios y singulares.20 (ii) Visibilidad.

Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el 18 Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.0.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002. 19 Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones geográficas· Ginebra, Octubre, 2002. 20 Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005. 14 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 37 de 41 que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos.

Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre articulas utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos.

Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. 3.11. En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento.

Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.21 3.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra los terceros una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486. 4.

Preguntas formuladas por la entidad consultante 4.1. ¿En los términos de los literales a), c} y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, cuándo y de qué manera se considera que se puede llegar a generar un riesgo de confusión o asociación entre dos marcas similares que comercializan productos similares en el mercado? Al respecto, cabe precisar que solo los Literales a) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486, son aplicables a fin de determinar el riesgo de confusión o asociación entre signos en conflicto.

En ese sentido, a fin de dar respuesta a la pregunta formulada por la entidad consultante esta deberá primero examinar si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser 22: 21 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015, de fecha 7 de julio de 2015. 22 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-IP-2015, de racha 19 de mayo de 2016. 15 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 38 de 41 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual (o ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa}: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, la entidad consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 23 23 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Ibídem. 16 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 39 de 41 Finalmente, orientada la entidad consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por la parte demandada, es similar a la marca de la parte demandante, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.2.

¿En algún evento un tercero puede llegar a producir y comercia/Izar productos sin la autorización del titular del diseño industrial y de la marca cuando su compañía está ubicada en un país que no es miembro de la Comunidad Andina? Previamente a dar respuesta a dicha pregunta, resulta pertinente indicar que "tercero" será entendido como la empresa que estaría haciendo uso del diseño industrial y marca registrados.

El registro de una marca o de un diseño industrial, otorga a su titular el derecho a impedir, dentro del territorio donde se concedió el registro, a que terceros hagan uso de los mismos, sin contar con su autorización, ello independientemente del lugar de constitución o ubicación de la empresa del tercero. En ese sentido, no existe algún supuesto por el cual el uso no autorizado de dichos registros no vulnere el derecho del titular.

En otras palabras, lo único que va a determinar la configuración de una infracción es el uso no autorizado, dentro del territorio nacional en el que tienen registrados los derechos, que realice un tercero de los registros de propiedad industrial de un titular, sin perjuicio de su nacionalidad. Para entender lo antes expuesto, tengamos en cuenta los siguientes supuestos en los que una empresa A es la empresa que pretende comercializar productos con el diseño industrial y marca registrados a favor de José. a) Empresa A, ubicada en Aruba y que fabrica los productos presuntamente infractores en dicho país, decide comercializar aquellos productos en Colombia; en dicho escenario, en la medida que José es el titular del diseño industrial y de la marca en Colombia, genera que empresa A ni nadie puedan hacer uso de dichos registros, sin autorización de José, dentro de territorio colombiano, ya que de lo contrario se estaría cometiendo una infracción. b) Empresa A, ubicada en Aruba que fabrica los productos presuntamente infractores en Aruba y que decide comercializar aquellos productos en Aruba; en dicho escenario, la autoridad competente a fin de resolver el caso deberá verificar las normas 17 Proceso 539-1 P-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 41 pertinentes al tema en el mencionado pais, no resultando aplicable el derecho comunitario andino. 4.3.

¿En caso afirmativo, cuáles serían los requisitos para que fuera procedente la distribución en el comercio del producto identificado con esta marca? En atención a la respuesta brindada anteriormente, no corresponde absolver la presente consulta. 4.4. ¿ Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta un juez para determinar, si se produce una infracción a los derechos de propiedad industrial de los derechos que tiene una persona sobre un diseño industrial? Conforme a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Decisión 486, el diseño industrial consiste en la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Asimismo, el Articulo 129 de la Decisión 486, señala que el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular el derecho a su uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, indica que el titular podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el juez, al momento de evaluar si se produce una infracción contra los derechos de propiedad industrial del titular de un diseño industrial deberá verificar si el tercero presuntamente infractor realiza alguna de las actividades establecidas en el articulo antes mencionado24 para luego establecer si el producto en cuestión reproduce o incorpora esta apariencia particular del diseño industrial registrado.

Asimismo, el juez, deberá tener en cuenta que el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales o secundarias entre los diseños industriales es determinado por la elección del consumidor medio. Es decir, si para el consumidor le es indistinto adquirir cualquiera de los productos comparados, debido a la imposibilidad de percibir con facilidad sus diferencias, estas serán consideradas secundarias.

En cambio, si la elección del producto responde a factores estéticos que fueron percibidos por el consumidor, las diferencias serán consideradas sustanciales. f 24 Fabricar, importar, oírecer, introducir en el comercio o ulllizar comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. 18 Proceso 539-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 41 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2016-109097, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. U! � t Cecilia Lwsa Ay�os MAGISTRADA uis Rafael Ver, ara Quintero MAGIS ADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. il( ( As Cecilia Luisa Ayll�os PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19