TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 187-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00378 Referencia: Patente: “PLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y METODOS PARA DETECCION DEL MISMO” Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1553 de 2 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00378; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES ] 1. Partes en el proceso interno | ! Demandante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. Proceso 187-1P-2016, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) REPUBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes El 11 de junio de 2002, MONSANTO TECHNOLOGY LLC. (en adelante, MONSANTO), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro de la patente de invención titulada: “PLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DETECCIÓN DEL MISMO”, El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 537, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros.

El 13 de diciembre de 2007, mediante Resolución 41832 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por MONSANTO, por carecer de nivel inventivo. El 17 de enero de 2008, MONSANTO presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 41832. El 28 de mayo de 2008, mediante Resolución 16488, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 41832.

MONSANTO de manera oportuna y dentro del término legal, presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 41832 y 16488. El 15 de enero de 2010, la SIC contestó la acción de nulidad interpuesta en contra de las Resoluciones 41832 y 16488. El 9 de mayo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134,135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda planteada por MONSANTO Se denegó la solicitud de patente toda vez que consideró que la patente solicitada carece de nivel inventivo. Expediente interno 02049630. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.2. Proceso 187-1P-2016. El estado de la técnica determinado por el examinador no cumple con los requisitos necesarios para ser considerados como anterioridades válidas a la invención de la presente solicitud.

La SIC no estableció claramente la fecha de publicación de las anterioridades D1 a D4, que permitan determinarlas como válidas para el estudio de la patentabilidad de la invención reivindicada. Para el versado en la materia el evento MON15985 y el evento MON15813 expresaban dos proteínas insecticidas diferentes, Cry2Ab y Cry1Ac. La mera mención del término MON15985 no constituye “un conocimiento técnico” de la materia suficiente como para deducir la presente invención. En las Resoluciones demandadas se afirma que un técnico versado en la materia, que conoce el origen de la inserción y del gen exógeno, puede establecer o definir las sondas y las secuencias de unión, y luego detectarlas.

El conocimiento técnico sobre un evento no se traduce en otro evento. Cada evento es único y se caracteriza por secuencias de diagnóstico únicas. La SIC parece ser de la opinión que quien pueda identificar el evento A podría fácilmente identificar el evento B y que quienquiera que tenga la habilidad de detectar el evento A podría fácilmente detectar el evento B. Según este razonamiento, no se podrían conceder nunca más patentes relativas a otros eventos ya que la identificación y/o detección de cualquier otro evento sería obvia a partir del conocimiento sobre el evento A. Esta posición de la SIC carece de mérito.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC. Una invención es la creación de un producto o de un procedimiento de nuevo para solucionar un problema técnico existente. La manera como un inventor puede proteger su invención y tener reconocimiento es mediante la patente, que es un certificado oficial mediante el cual se le reconoce al titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención. La solicitud de patente se refiere a una célula vegetal resistente a insectos, derivada de una planta de algodón evento MON 15985 depositada como ATCC PTA-2516, y que comprende un inserto Cry2Ab y por lo menos una secuencia nucleótidica seleccionada a partir del grupo de SEC 1D:14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID NO: 18 o CryA2b más las secuencias SEQ ID No 11 y SEQ ID No 12. 3 SY 4.3. 4.4. 4,5. 4.6. 4.7.

Proceso 187-1P-2016. La planta de algodón se puede reproducir O polinizar por autofecundación o a través de insectos polinizadores. Estos sistemas de reproducción son iguales para las plantas silvestres o las modificadas genéticamente, especificamente para la planta evento de algodón MON15985, dado que la planta de la solicitud no presenta una modificación genética que repercuta en cambios en la fisiología de la polinización. Un cruzamiento entre una planta modificada, tal como la de la solicitud y una planta diferente, tal como una planta silvestre, se puede dar sin la intervención del hombre para producir plantas híbridas, o se puede realizar entre dos plantas modificadas para producir plantas transgénicas endógenas; puesto que estos cruzamientos se realizan de la misma manera como se hace el proceso biológico natural.

En la solicitud de patente, no existe sustento para un método de diagnóstico “con intervención humana” indicando la secuencia lógica de etapas y las condicione a las cuales se efectúa cada una de ellas, que lo pudiesen diferenciar de las técnicas de PCR o hibridización convencionales. La presente solicitud fue objetada por falta de nivel inventivo y en este caso, las anterioridades solo deben divulgar elementos que combinados con los conocimientos de una persona medianamente versada en la materia permiten llegar sin ningún esfuerzo a la invención reclamada.

Es por ello que se considera que la solicitud no cumple con el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El hecho de que los documentos citados indiquen que las secuencias de genes de resistencia a insectos y su inserción, serían de conocimiento de un técnico versado en la materia, conlleva a que el aporte o mejoramiento de un evento anterior, no cumpla con el requisito de nivel inventivo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486? No procede la Interpretación 2 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 4 Proceso 187-1P-2016. los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) b) c) a) e) 9) h) ) ) D m) 0) o) p) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; carezcan de distintividad; consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais; consistan en un color aisladamente considerado, sín que se encuentre delimitado por una forma específica; puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Paises Miembros; reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), 9) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o: de asociación; 5 Proceso 187-IP-2016. de los artículos solicitados, toda vez que los mismos norman lo referente al concepto y los requisitos de registrabilidad en materia marcaria, no de patentes de invención. De oficio se interpretarán los artículos 14, 15 literal b), 18, 20 literal c) y 25 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f — consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 45.- No se consideran invenciones: b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo animal.

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. “Artículo 20.- No serán patentables: €) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

“Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones conocidas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. 6 OLA 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 187-1P-2016. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia.

Proscripción del examen tipo “hindsight” o “ex post facto” Materia no patentable. Seres vivos. Unidad de la Invención. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo “hindsight” o “ex post facto” En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo.

Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al requisito de nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del “técnico medio en la materia”. Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Artículo 14 de la Decisión 486. Según lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa?, tener nivel inventivo5 y ser susceptible de aplicación industrialS, Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial”.

Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo at no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Ibidem. EN Proceso 187-IP-2016. Del nivel inventivo: 1.5. En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizará el análisis sobre este requisito. 1.6. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.7.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones?: 1.7.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.7.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”?. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.7.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1.7.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.7.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma 0 Proceso 560-1P-2015, E DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089. 8 1.8. 1.9. Proceso 187-IP-2016. importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica10.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución!!: 1.9.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1.9.1.1. Identificación de las caracteristicas técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.9.1.2. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.9.1.3.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. Ibidem. Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de ta Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.

Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www comunidadandina.org/public/patentes pdf. 9 Á Proceso 187-1P-2016. El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.10.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina 2.1. nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.

Materia no patentable. Seres vivos En el presente caso, cabe referirse a los artículos 15, literal b) y 20 literal 2) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales establecen: “Articulo 15.- No se consideran invenciones: b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural” “Artículo 20.- No serán patentables: c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.” 2.2.

De una lectura de las normas citadas se desprende lo siguiente: 2.2.1. En el ordenamiento jurídico comunitario andino únicamente se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos. 2.2.2. Las plantas, el todo o parte de seres vivos, el material biológico que se encuentren en la naturaleza, no son patentables. Por lo tanto, forman parte también de las exclusiones de patentabilidad fijadas en los artículos 15 y 20 de la Decisión 486. 10 >> 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 187-IP-2016. La sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. Contrario sensu, el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la invención cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer si la solicitud de patente presentada pretende patentar el todo o parte de un ser vivo o material biológico y, por lo tanto, si incurre en una exclusión de patentabilidad de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Unidad de la Invención La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la solicitud de patente no cumplía con la unidad de la invención por cuanto las reivindicaciones estaban referidas a diferentes objetos que no formaban parte de un Único concepto inventivo. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el Artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial emitida en el marco del Proceso 173-1P-2013, refiere que: El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".

Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas 11 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 187-IP-2016. y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

La consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad.

Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486.

Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática?2, Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Éstas, a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 12 Revisar Proceso 243-1P-2013, 12 => YN 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Proceso 187-1P-2016.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”*? La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.14 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( ), en cambio, “( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta”, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.15 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las 13 Revisar Proceso 165-1P-2013.

ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 13 4.9. Proceso 187-1P-2016. reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección?6- La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable?” 4.10.En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor 4.11. relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia!8 De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivoí*. 4.12. Según la normativa andina, Artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El Artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”22, Revisar Proceso 10-IP-2014.

Revisar Proceso 243-1P-2013. Revisar Proceso 9-1P-2014. Revisar Proceso 257-1P-2013. Revisar Proceso 47-1P-2014. 14 Proceso 187-IP-2016. 4.13. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación?!. 4.14.Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”?22. 4.15.Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas?3, 4.16.Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable y, además, para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad?1, 4.17.Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa E Revisar Proceso 190-1P-2015.

EL Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48, E Revisar Proceso 104-1P-2013. Es) Revisar Proceso 243-1P-2013, ya citado. 15 Proceso 187-1P-2016. protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1.

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigiiedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” 4.1 8 Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.

Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones.

La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.” 4.19 Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00378, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 Proceso 187-IP-2016, Cecilia Luisa Af meros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. l | Cecilia Luisa AMES Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17