Año XXXIV – Número 3050 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 187-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00378. Referencia: Patente: “PLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DETECCION DEL MISMO” PROCESO 387-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 057812012-0-1801-JR-CA-14. Referencia: Inscripción de autorización de funcionamiento a sociedades de gestión colectiva PROCESO 436-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00253. Referencia: Signos involucrados: ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Para nosotros la Patria es América 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 187-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00378 Referencia: Patente: "PLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DETECCION DEL MISMO" Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 1553 de 2 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 3 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los articules 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00378; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 1 Proceso 187-IP-2016. GACETA OFICIAL Demandado: 2. 26/06/2017 3 de 59 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Hechos relevantes 2.1. El 11 de junio de 2002, MONSANTO TECHNOLOGY LLC. (en adelante, MONSANTO), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro de la patente de invención titulada: uPLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA DETECCIÓN DEL MISM0"1• 2.2.

El extracto de la solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 537, sin que se hayan presentado oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 13 de diciembre de 2007, mediante Resolución 41832 el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC, resolvió denegar la solicitud de patente presentada por MONSANTO, por carecer de nivel inventivo. 2.4.

El 17 de enero de 2008, MONSANTO presentó Recurso de Reposición en contra de la Resolución 41832. 2.5. El 28 de mayo de 2008, mediante Resolución 16488, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el Recurso de Reposición, confirmó la Resolución 41832. 2.6. MONSANTO de manera oportuna y dentro del término legal, presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 41832 y 16488. 2.7.

El 15 de enero de 2010, la SIC contestó la acción de nulidad interpuesta en contra de las Resoluciones 41832 y 16488. 2.8. El 9 de mayo de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda planteada por MONSANTO 3.1. Se denegó la solicitud de patente toda vez que consideró que la patente solicitada carece de nivel inventivo. Expediente Interno 02049630. 2 Proceso 187-1 P-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 59 3.2. El estado de la técnica determinado por el examinador no cumple con los requisitos necesarios para ser considerados como anterioridades válidas a la invención de la presente solicitud. 3.3.

La SIC no estableció claramente la fecha de publicación de las anterioridades D1 a D4, que permitan determinarlas como válidas para el estudio de la patentabilidad de la invención reivindicada. 3.4. Para el versado en la materia el evento MON15985 y el evento MON15813 expresaban dos proteínas insecticidas diferentes, Cry2Ab y Cry1Ac. 3.5.

La mera mención del término MON15985 no constituye "un conocimiento técnico" de la materia suficiente como para deducir la presente invención. 3.6. En las Resoluciones demandadas se afirma que un técnico versado en la materia, que conoce el origen de la inserción y del gen exógeno, puede establecer o definir las sondas y las secuencias de unión, y luego detectarlas. 3. 7.

El conocimiento técnico sobre un evento no se traduce en otro evento. Cada evento es único y se caracteriza por secuencias de diagnóstico únicas. La SIC parece ser de la opinión que quien pueda identificar el evento A podría fácilmente identíficar el evento B y que quienquiera que tenga la habilidad de detectar el evento A podría fácilmente detectar el evento B. Según este razonamiento, no se podrían conceder nunca más patentes relativas a otros eventos ya que la identificación y/o detección de cualquier otro evento seria obvia a partir del conocimiento sobre el evento A. Esta posición de la SIC carece de mérito. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la SIC 4.1. Una invención es la creación de un producto o de un procedimiento de nuevo para solucionar un problema técnico existente. La manera como un inventor puede proteger su invención y tener reconocimiento es mediante la patente, que es un certificado oficial mediante el cual se le reconoce al titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención. 4.2.

La solicitud de patente se refiere a una célula vegetal resistente a insectos, derivada de una planta de algodón evento MON 15985 depositada como ATCC PTA-2516, y que comprende un inserto Cry2Ab y por lo menos una secuencia nucleótidica seleccionada a partir del grupo de SEC ID:14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID NO: 18 o CryA2b más las secuencias SEO ID No 11 y SEO ID No 12. j o 3 Proceso 187-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 5 de 59 4.3. La planta de algodón se puede reproducir o polinizar por autofecundación o a través de insectos polinizadores. Estos sistemas de reproducción son iguales para las plantas silvestres o las modificadas genéticamente, específicamente para la planta evento de algodón MON15985, dado que la planta de la solicitud no presenta una modificación genética que repercuta en cambios en la fisiología de la polinización. 4.4.

Un cruzamiento entre una planta modificada, tal como la de la solicitud y una planta diferente, tal como una planta silvestre, se puede dar sin la intervención del hombre para producir plantas híbridas, o se puede realizar entre dos plantas modificadas para producir plantas transgénicas endógenas: puesto que estos cruzamientos se realizan de la misma manera como se hace el proceso biológico natural. 4.5.

En la solicitud de patente, no existe sustento para un método de diagnóstico "con intervención humana" indicando la secuencia lógica de etapas y las condicione a las cuales se efectúa cada una de ellas, que lo pudiesen diferenciar de las técnicas de PCR o hibridización convencionales. 4.6. La presente solicitud fue objetada por falta de nivel inventivo y en este caso, las anterioridades solo deben divulgar elementos que combinados con los conocimientos de una persona medianamente versada en la materia permiten llegar sin ningún esfuerzo a la invención reclamada.

Es por ello que se considera que la solicitud no cumple con el Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.7. El hecho de que los documentos citados indiquen que las secuencias de genes de resistencia a insectos y su inserción, serían de conocimiento de un técnico versado en la materia, conlleva a que el aporte o mejoramiento de un evento anterior, no cumpla con el requisito de nivel inventivo.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 4862• No procede la Interpretación 2 •Articulo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquelas, emblemas y escudos; 4 Proceso 187-IP-2016.

GACETA OFICIAL c) d) e) f) g) 26/06/2017 6 de 59 los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores: la forma de los productos, sus envases o envolturas: cualquier combinación de ros signos o medios indicados en los apartados anteriores. Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior, b) carezcan de distlnlividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características Impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el deslino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o lndlcación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios: f) consistan exclusivamente en un signo o Indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre dellmilado por una forma específica: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterislicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o conlengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas: 1) consistan en una Indicación geográfica nacional o extranjera susceplible de Inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competenles, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, asl como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización Internacional: n) reproduzcan o Imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea sollcltado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Palses Miembros; o) reproduzcan, Imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un Pals Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. Articulo 136.· No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara Indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para produclos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 5 Proceso 187-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 7 de 59 de los articules solicitados, toda vez que los mismos norman lo referente al concepto y los requisitos de registrabilidad en materia marcaría, no de patentes de invención. 2. De oficio se interpretarán los articulas 14, 15 literal b), 18, 20 literal c) y 25 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) c) d) e) f) g) h) J sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación: sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hlpocorlslico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un lercero, salvo que medie el consentimiento de éste; consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constiluyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, constituyan una reproducción, imilación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean tos productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios: un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. •Articulo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las Invenciones, sean de producto o de procedimiento, en lodos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

"Articulo 15.- No se consideran invenciones: b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, Inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo animal. "Articulo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

"Articulo 20.• No serán patentables: c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. "Articulo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones conocidas entre si, de manera que conformen un único concepto inventivo. 6 Proceso 187-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 59 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto" Materia no patentable. Seres vivos. Unidad de la Invención. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen tipo "hindsight" o "ex post facto" 1.1. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar la solicitud de patente de invención presentada por falta de nivel inventivo. Por lo tanto, el Tribunal considera pertinente referirse al requisito de nivel inventivo en relación con el estado de la técnica y la figura del "técnico medio en la materia". 1.2.

Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el Articulo 14 de la Decisión 486. 1.3. Según lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa4, tener nivel inventivo5 y ser susceptible de aplicación industrial6 • 1.4.

Según lo dispuesto por el Artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial7 • Una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la Innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento. 5 De conformidad con el articulo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 6 Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación Industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el articulo 19 de la norma comunitaria que se interpreta. 7 lbldem. 7 Proceso 1 87-1P-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 59 Del nivel inventivo: 1.5. En el caso en concreto se denegó la patente por falta de nivel inventivo, por lo que se profundizará el análisis sobre este requisito. 1.6. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia. 1.7.

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definicionesª: 1.7.1. Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad. 1.7.2. Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar''9. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. 1.7.3.

Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: 1. 7.3.1. El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate.

Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. 1.7.3.2. El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, lmpone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.

Esto es de suma 6 Proceso 560-IP-2015. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089. 8 Proceso 187-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 59 importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en dia" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serian otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 1.8.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica 10. 1.9.

De ser posible, para determinar el nivel inventivo se deben seguir las siguientes reglas análisis problema - solución 11: 1.9.1. Identificación del estado de la técnica más cercano. 1. 9.1.1. Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad. 1.9.1.2. Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. 1.9.1.3.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. 10 lbldem. 11 Ver Manual para el Examen de Solicitudes de Palentes de Invención en las Oficinas de Propiedad lnduslrial de los Países de la Comunidad Andina. Secrelarfa General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad lnlelectual y Oficina Europea de Patenles.

Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http·l/www.comunidadandina.org/publicJpateotes.pdí. 9 Proceso 187-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 11 de 59 El examinador debe plantearse las siguientes preguntas: ¿Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema? ¿De resolverlo en la forma en que se reivindica? ¿De prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. 1.1 O. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight. 2.

Materia no patentable. Seres vivos 2.1. En el presente caso, cabe referirse a los artículos 15, literal b) y 20 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales establecen: ''Articulo 15.- No se consideran invenciones: b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural" ''Articulo 20.- No serán patentables: c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.

" 2.2. De una lectura de las normas citadas se desprende lo siguiente: 2.2.1. En el ordenamiento jurídico comunitario andino únicamente se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos. 2.2.2. Las plantas, el todo o parte de seres vivos, el material biológico que se encuentren en la naturaleza, no son patentables. Por lo tanto, forman parte también de las exclusiones de patentabilidad fijadas en los artículos 15 y 20 de la Decisión 486. i 'o 10 Proceso 187-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 59 2.3. La sola circunstancia de que una invención se refiera a materia viva o a sus componentes no impide per se su protección por el sistema de patentes. Contrario sensu, el simple hecho de que un invento tenga por objeto material biológico no significa que pueda ser patentado. En definitiva, todo dependerá de que la invención cumpla las condiciones objetivas de patentabilidad y de que no esté prohibida la concesión de patente por el ordenamiento jurídico comunitario. 2.4.

De conformidad con lo anterior, se deberá establecer si la solicitud de patente presentada pretende patentar el todo o parte de un ser vivo o material biológico y, por lo tanto, si incurre en una exclusión de patentabilidad de conformidad con la interpretación sistemática de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Unidad de la Invención 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que la solicitud de patente no cumplía con la unidad de la invención por cuanto las reivindicaciones estaban referidas a diferentes objetos que no formaban parte de un único concepto inventivo. 3.2. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el Artículo 25 de la Decisión 486 al indicar: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo·: 3.3.

El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial emitida en el marco del Proceso 173-IP-2013, refiere que: El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".

Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas 11 Proceso 187-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 59 y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) b) c) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 3.4. La consultante deberá establecer si las reivindicaciones que han sido presentadas en la solicitud de patente tienen unidad inventiva, que guarden relación aun cuando se trate de reivindicaciones para diferentes objetos, pues éstos a su vez deben tener un solo concepto inventivo. 4.

Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión 4.1. Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el Artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática 12. 4.2.

Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurf dica mediante el otorgamiento de la patente. Éstas, a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente. 4.3. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. 12 Revisar Proceso 243-lP-2013. 12 Proceso 187-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 14 de 59 4.4. La normativa comunitaria contempla, as1m1smo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener "una o más reivindicaciones"134.5. La doctrina sostiene al respecto que "( ) en pnnc1p10, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el limite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada".14 4.6.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). 4.7. La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )", en cambio, "( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente".15 4.8. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las 13 Revisar Proceso 165-IP-2013. 14 ÁLVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes".

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 15 SALVADOR, Jovani, Carmen. El ambito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 13 � ó Proceso 187-1 P-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 15 de 59 reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección 1s. 4.9. La observancia de los requisitos permitirá determinar el "objeto", caracteristicas principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable 17• 4.1 O. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia 18· 4.11.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo19. 4.12. Según la normativa andina, Articulo 26 de la Decisión 486, "la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción". El Articulo 28 añade que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla"2º. 1s Revisar Proceso 10-IP-2014. 17 Revisar Proceso 243-IP-2013. 10 Revisar Proceso 9-IP-2014. 19 Revisar Proceso 257-IP-2013. a) Revisar Proceso 47-IP-2014. 14 y) o Proceso 187-IP-2016. 26/06/2017 GACETA OFICIAL 16 de 59 4.13.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación21. 4.14. Se ha dicho que "definir una invenc1on en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término"22. 4.15.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas2ª. 4.16. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable y, además, para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad24 • 4.17.

Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que en su parte pertinente enuncia que: "Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa 21 Revisar Proceso 190-IP-2015. 22 Gula de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en blotecnolog!a. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad lnduslrial e Intelectual S.L, 2004. P. 48. 23 Revisar Proceso 104-IP-2013. 24 Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado. 15 Proceso 187-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 59 protección (Art. 51). Es fundamental que sean e/aras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar /os requisitos de patentabilidad; y 2.

Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individua/mente consideradas, así como al conjunto de todas." 4.1 8 Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: "El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.

" 4.19 Por lo antes expuesto, se deberá analizar si las reivindicaciones incorporadas en la solicitud de registro, cumplen con el requisito de claridad y concisión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00378, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 16 Proceso 187-IP-2016. GACETA OFICIAL lUA t Cecilia Luisa Ay�os MAGISTRADA 26/06/2017 18 de 59 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO J Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. u Cecilia lJeros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 26/06/2017 GACETA OFICIAL 19 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 387-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 05781-2012-0-1801-JR-CA-14 Referencia de autorización de Inscripción funcionamiento a sociedades de gestión colectiva Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 5781-2012-0/S taSECA-CSJLI-PJ de 8 de julio de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo dia, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial del Articulo 43 y de los Literales f), j) y k) del Articulo 45 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 05781-2012-01801-JR-CA-14.

El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. Proceso 387-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandantes 20 de 59 Susana Muñoz Castillo de Urueta Sonia Magdalena Quenés Torres Cristina Urueta Muñoz Ciro Martln Umedes Calderón Demandados Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (lndecopi) lnter Artis Perú Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Anaie) 2.

Hechos relevantes 2.1. Con fecha 30 de diciembre de 2010, lnter Artis Perú (en adelante, lnter Artis) solicitó que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 146 del Decreto Legislativo 822, se le otorgue la autorización de funcionamiento como sociedad de gestión colectiva para gestionar los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes y ejecutantes del ámbito audiovisual. 1 2.2.

En su solicitud lnter Artis señaló que su sociedad se constituye por acuerdo de los artistas intérpretes y ejecutantes afiliados a la Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (en adelante, Anaie), quienes en las asambleas generales extraordinarias de fechas 29 de marzo y 31 de octubre de 2009, acordaron separar los colectivos de actores y de músicos, motivo por el cual se fundó, por un lado, lnter Artis para la gestión colectiva de los derechos que corresponden a los artistas intérpretes y ejecutantes del audiovisual, como titulares de sus derechos de propiedad intelectual, ya que la legislación prevé la posibilidad de gestionar colectivamente los mismos y, por otro lado, se fundó la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (en adelante, Soniem), para la gestión colectiva de los derechos que corresponden a los artistas intérpretes y ejecutantes del rubro musical. 2.3.

Con fecha 14 de junio de 2011, Susana Muñoz Castillo de Urueta: Sonia Magdalena Quenés Torres, Alicia Taipe Luna, Ciro Martín Expediente administrativo 2467-2010/DDA. 2 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 59 Umedes Calderón, Ismael Contreras Aliaga y Cristina Urueta Muñoz se apersonaron al procedimiento oponiéndose al otorgamiento de la autorización de funcionamiento solicitada por lnter Artis. 2.4.

Mediante Resolución Nº 055-2011/DDA-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2011, la Dirección de Derecho de Autor del lndecopi dispuso conceder la autorización de funcionamiento a lnter Artis, para la gestión colectiva de los derechos conexos de los artistas intérpretes y ejecutantes del ámbito audiovisual, asi como disponer la publicación de la resolución en cuestión en la separata de normas legales del Diario Oficial "El Peruano".

La Dirección señaló que evaluó cada uno de los requisitos establecidos en el Articulo 149 del Decreto Legislativo 822. 2.5. Con fecha 7 de septiembre de 2011, Susana Muñoz Castillo de Urueta, Cristina Urueta Muñoz, Sonia Magdalena Quenés Torres y Ciro Martín Umedes Calderón (en adelante, los demandantes) interpusieron recurso de apelación contra la Resolución Nº 055-2011 /DDA­ INDECOPI de fecha 22 de julio de 2011. 2.6.

Mediante la Resolución N º 0928-2012/TPI-INDECOPI de fecha 1 de junio de 2012, el lndecopi confirmó la Resolución Nº 055-2011/DDA­ INDECOPI de fecha 22 de julio de 2011. 2.7. El 28 de agosto de 2012, los demandantes interpusieron demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 0928-2012/TPI­ INDECOPI de fecha 1 de junio de 2012. 2.8.

Mediante Sentencia Número 17 del 3 de septiembre de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú declaró infundada la demanda interpuesta por los demandantes. 2.9. El 16 de septiembre de 2015, los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la Sentencia Número 17. 2.1O.

Mediante Auto de fecha 26 de mayo de 2016, la Corte consultante dispuso suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa de los demandantes 3.1. La resolución de segunda instancia del lndecopi tiene una alarmante falta de motivación, porque no solo desnaturaliza el petitorio y la resolución apelada, sino que incurre en peores vicios que la sentencia de primera instancia al haber transcrito el texto de piezas procesales, 3 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 22 de 59 de normas legales y estatutarias, para avalar la resolución de primera instancia, sin agregar virtualmente nada. 3.2.

No es posible aceptar como miembros a socios de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género del país o del extranjero que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas conforme lo preceptúa el Literal k) del Articulo 45 de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 822. 3.3. No existe normativa que regule el procedimiento para otorgar licencia de funcionamiento a una sociedad que en puridad viene a sustítuir parte de otra preexistente que no está liquidada, ni existe en el país antecedente, por lo que ante la ausencia de normas jurídicas expresas debemos acudir al Código Civil en cuanto a la disolución y liquidación de asociaciones, concordado con los numerales 54, 55 y 56, entre otros, del estatuto de Anaie. 3.4.

Algunos de los directivos de lnter Artis y de Soniem son simultáneamente directivos de Anaie, lo cual está expresamente prohibido por la norma. 3.5. Los numerosos contratos de representación recíproca de Anaie no pueden ser endosados unilateralmente a lnter Artis o a Soniem, sin que se hayan puesto previamente en conocimiento de sus contrapartes extranjeras. 3.6.

La solicitante no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 148, 149, 150 y 151 del Decreto Legislativo 822, Decisión 351 y normas jurídicas estatutarias de Anaie, llegando al extremo de diferir todo a la fecha en que Anaie sea liquidada, permitiendo que los directivos de ambas sociedades sean las mismas personas y que, sin autorización alguna de la asamblea de Anaie, la solicitante pueda usufructuar de los recursos materiales, financieros y personal humano de Anaie, lo que implica un desmedro de las remuneraciones y beneficios de los socios. 4.

Argumentos de la contestación de la Anaie 4.1. La resolución emitida por el lndecopi ha sido debidamente motivada en todos sus extremos, habiéndose pronunciado sobre cada uno de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la autorización a favor de lnter Artis. 4.2. La parte demandante no aporta argumentos de hecho y de derecho que permitan evidenciar la existencia de indicios en la información presentada por lnter Artis, y que en el propio procedimiento hubiera podido acreditar la pérdida de la presunción de veracidad otorgada por el ordenamiento, tan solo se limita a cuestionar el efectivo cumplimiento 4 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 23 de 59 de los requisitos para la autorización de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva, sin que ello califique como información falsa o inexacta. 4.3.

La resolución emitida por el lndecopi si se pronuncia expresamente sobre los acuerdos de representación reciproca con sociedades similares en el extranjero, al hacer mención a las distintas cartas y compromisos que acreditan la gestión de dichos acuerdos. 4.4. La supuesta duplicidad respecto a los miembros de los órganos de control de lnter Artis con los de Anaie constituye una materia que no ha sido controvertida en el procedimiento administrativo ante el lndecopi, por lo que de ninguna manera puede pretenderse que dicha materia sea discutida en el proceso contencioso administrativo, aún más si la misma no guarda ninguna relación con el otorgamiento de autorización a favor de lnter Artis. 5.

Argumentos de la contestación de lnter Artis Reitera los argumentos expuestos por Anaie. 6. Argumentos de la contestación del lndecopi 6.1. Las posibles irregularidades o infracciones a la legislación vigente en las que pueda haber incurrido Anaie no son susceptibles de ser evaluadas en el presente caso, el cual se refiere únicamente al análisis de la autorización, que se concretiza con el registro de la misma como una sociedad distinta a la Anaie. 6.2. lnter Artis si ha acreditado haber efectuado las gestiones para suscribir contratos con sociedades de gestión colectiva del exterior. 6.3. lnter Artis si contaba desde el momento de su autorización con recursos y personal propio que le permita efectuar sus actividades, por lo que el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la autorización de funcionamiento no se encontraba supeditado a la liquidación de Anaie, como se ha alegado en la demanda. 7.

Sentencia de Primera Instancia 7.1. No se evidencia la existencia de un conflicto de intereses en los derechos y obligaciones de los directivos y funcionarios de lnter Artis derivadas de la autorización de funcionamiento de dicha sociedad de gestión colectiva, por lo que no habría impedimento para que dichas personas pertenezcan a la vez a la Anaie. 7.2.

La norma invocada por la demandante admite un margen de flexibilidad determinada por la renuncia a la sociedad de gestión colectiva 5 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 59 integrada previamente, circunstancia que podría considerarse satisfecha en el presente caso vía una interpretación por analogía de los hechos propios del caso, siendo que el cuestionamiento de la demandante respecto a este punto corresponde a un control ex post de la sociedad de gestión. 7.3.

En cuanto a la presunta falta de consentimiento de la contraparte internacional en los traspases de los contratos de representación recíproca entre Anaie e lnter Artis, era suficiente para la autoridad administrativa valorar la existencia de una probabilidad de celebración de los contratos, sin entrar a analizar la eficacia de los mismos. 7.4.

Los fundamentos expresados por el lndecopi siempre se remiten en última instancia a la autorización de funcionamiento solicitada por lnter Artis, y tampoco se aprecia una vulneración o lesión al requisito de suficiencia y determinación en la motivación de resoluciones administrativas. 8. Argumentos de la apelación de los demandantes 8.1.

La resolución emitida por la primera instancia administrativa otorgó la autorización de funcionamiento a lnter Artis sin haberle exigido el cumplimiento de numerosos requisitos contemplados en el Título IX del Decreto Legislativo Nº 822 y la Decisión 351, que son de obligatorio cumplimiento. 8.2. No solo los directivos de otras sociedades de gestión colectiva homólogas no pueden ejercer cargos directivos de la peticionante si antes no han renunciado a su calidad de asociado, sino a cualquier asociado que no ejerza cargo directivo. 8.3.

El señor Cabrejos Noblecilla, como presidente de lnter Artis, presentó solicitud a la entidad emplazada para que autorice su funcionamiento como sociedad de gestión colectiva de actores, siendo presidente de Anaie, por lo que la entidad demandada debió rechazar la solicitud, toda vez que contaba con el registro de dicha persona y los otros directivos de Anaie. 8.4.

El lndecopi, en lugar de rechazar la solicitud de lnter Artis, emitió un proveído requiriéndole el cumplimiento de determinados requisitos, los cuales no fueron satisfechos por esta; sin embargo, emitió la resolución Nº 0055-2011/DDA-INDECOPI autorizando su funcionamiento de manera paralela a Anaie, resolución que fue confirmada por la segunda instancia, la cual aplicó el principio de veracidad. 8.5.

En cuanto a los contratos de representación recíproca, el considerar que resulta suficiente valorar la existencia de una probabilidad de celebración de dichos contratos significa desconocer la importancia de 6 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 59 dichos contratos, toda vez que si no se concreta su celebración con las sociedades extranjeras, los artistas peruanos cuyas creaciones se difundan en esos países quedarían desamparados. 8.6.

En los referidos contratos no solo interviene la confianza de las partes, sino también el Estado peruano, de lo que se debe inferir que Anaie no puede ceder esos contratos a otra sociedad homóloga sin comunicar y obtener la conformidad de las sociedades extranjeras. 8.7. En el curso del presente proceso, la Comisión de Derecho de Autor emitió la Resolución N º 440-2015/CDA-INDECOPI del 15 de julio de 2015, en el procedimiento seguido por Víctor José Daza Ponte y otro en contra de Anaie y algunos directivos de lnter Artis, por infracción a los Literales b), i), j) y k) del Artículo 153 del Decreto Legislativo 822, así como el Literal k) del Artículo 45 de la Decisión 351 y el Literal e) del Artículo 30 del estatuto de Anaie, imponiéndole a esta la multa de 104 UIT y 94 UIT a sus directivos denunciados; asimismo, impuso la multa de 31.33 UIT a los directivos del Comité de Vigilancia de lnter Artis.

Los cargos denunciados se refieren a que los socios no pueden ser miembros de otra sociedad de gestión del mismo género nacional o extranjero. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 43 y los Literales f), j) y k) del Articulo 45 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena2 • Procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos señalados por estar referidos a la materia controvertida. 2 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/culo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente le correspondiente autorización de funcionamiento.· "Artículo 45.- La autorización a que se refiere el articulo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: ( ) f) ( ) }) k), r Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respato a las disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechas cuya gestión solicita;

Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos electivos de administración de los derechos respactivos y distribuir el Importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos; Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas. 7 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 59 2.

Asimismo, resulta necesario brindar un panorama general de la noción de sociedades de gestión colectiva, su naturaleza, facultades y obligaciones, entre otros. En ese sentido, se interpretarán de oficio el Artículo 44, los Literales a), d), e), g) e i) del Artículo 45, el Articulo 46, el Articulo 47 y el Artículo 50 de la Decisión 351 3 • C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Las sociedades de gestión colectiva. Su naturaleza, facultades, obligaciones y los requisitos de cumplimiento para la concesión de la autorización de funcionamiento. Las diferencias entre el reconocimiento de personería jurídica y la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva. La debida motivación de las resoluciones administrativas.

Preguntas de la Corte consultante. 2. 3. 4. Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ·Anlculo '4.- La afiliación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectlva de Derecho de Autor o de Derechos Cone1eos, será voluntaria, salvo disposición e1epresa en contrario de la legislación Interna de /os Paises Miembros.· "Articulo 45.- La autorización a que se refiere el articulo anterior, se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que fas sociedades de gestfón colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los Paises Miembros;

( ) d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de fa entidad; Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastas administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de las derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artlsticas, o fonogramas, según el caso; e) ( ) g) Que tengan reglamentos de socias, de tarifas y de distribución; 1) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos;

( ) ( )" "Anlculo 46.- En casa de Incumplimiento de lo dispuesta en el presente Capitula, la autorización da la sociedad de gestión colectiva podrá ser revocada de conformidad con la dispuesto en las legislaciones internas de los Pafses Miembros. • "Articulo 47.- La autoridad nacional competente podrá imponer a las sociedades de gestión colectiva, las siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Multa; c) Suspensión; y, d) Las demás que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.• "Articulo 50.- A fin de surtir efectos frente a terceros, las sociedades de gestión colectiva están obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en los términos que determinen las legislaciones internas de los Países Miembros, la designación de las miembros de sus órganos directivas, asf como los instrumentos que acrediten las representaciones que ejerzan de asociaciones u organizaciones extranjeras. • 8 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 59 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Las sociedades de gestión colectiva. Su naturaleza, facultades, obligaciones y los requisitos de cumplimiento para la concesión de la autorización de funcionamiento 1.1 En el presente proceso, los demandantes señalaron que lnter Artis no ha cumplido con algunos de los requisitos establecidos en el Artículo 45 de la Decisión 531 para obtener su autorización de funcionamiento como sociedad de gestión colectiva.

Por su parte, el consultante ha solicitado la interpretación del Artículo 43 y los Literales f), j) y k) del Artículo 45 de la Decisión 351, referidos a los requisitos para la concesión de la autorización de funcionamiento de una entidad de gestión colectiva. 1.2 En consecuencia, el Tribunal estima pertinente revisar el tema de las sociedades de gestión colectiva y desarrollar los requisitos que se exigen en el Articulo 45 de la Decisión 351, en particular en los Literales a), d), e), g) e i), para que una sociedad de gestión colectiva pueda operar y gestionar los derechos de autor o conexos.

Noción de Sociedades de Gestión Colectiva 1.3 Si bien la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no define a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y de los derechos conexos, este Tribunal se ha referido a ellas en el siguiente sentido: "Las saciedades de gestión colectiva del derecha de autor y de las derechos conexos, son organizaciones de derecho privado destinadas a representar a /os titulares de estos derechos en interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio colectivo de /os derechos patrimoniales de autor y de derechas conexas.

Pueden ser socios de las sociedades de gestión colectiva las autores y /os titulares de derechos de autor, de una parte y los titulares de derechos conexas de otra, pudiendo converger en una misma sociedad, titulares originarios y derivados de una misma rama de la actividad autora/ ( r. 1.4 Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha manifestado los siguiente: "Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedia de organizaciones que actúan en representación de los títu/ares de derechos, en defensa de sus intereses de estos últimos.

( ) Las organizaciones de gestión colectiva "tradicionales·; que actúan en representación de sus miembros, negocian las tarifas y las condiciones de utilización con /os usuarios, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 22-IP·98 de fecha 25 de noviembre de 1998. 9 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 59 otorgan licencias y autorizaciones de uso, y recaudan y distribuyen las regalías.

El titular del derecho no participa directamente en ninguna de esas tareas". 5 1.5 En conclusión, este tipo de sociedades son entes sin fin de lucro, que conllevan en sí la responsabilidad de gestionar los derechos de explotación y otros de orden patrimonial a cuenta y en custodia de los intereses de un conglomerado de autores o titulares de derechos de autor bajo su autorización. 1.6 Las sociedades de gestión colectiva son creadas con la finalidad de que una sola persona juridica sea el representante de varios titulares o autores, quien pueda efectuar la labor de hacer valer los derechos de sus representados.

Si aisladamente cada autor intentara efectuar el cobro de puerta en puerta de los derechos económicos que le confiere la ley, por temas de tiempo, procesos y demás, le seria imposible efectuarlo; en cambio, apoyado en una sociedad de gestión colectiva, es ella quien se encarga de a su vez hacer las gestiones necesarias para que el autor se vea protegido y reciba el valor económico que le corresponde por reproducción de sus obras.

Naturaleza jurídica 1.7 Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de las sociedades de gestión colectiva. El tratamiento de dichas entidades varía de conformidad con las diferentes legislaciones6• La normativa comunitaria no determina explícitamente la naturaleza jurídica de tales organizaciones, pero de la regulación contenida en el Capitulo XI de la Decisión 351 se desprende lo siguiente: son instituciones de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y sometidas a la inspección y vigilancia del Estado.

Se constituyen de conformidad con las normas nacionales internas sobre la materia (Literal a) del Artículo 45 de la Decisión 351 ). 1.8 Las sociedades de gestión colectiva perciben y reparten el dinero proveniente de autorizaciones acordadas sobre el repertorio que ellas representan. Ellas negocian las autorizaciones por concepto de uso de obras que forman parte del repertorio representado por ellas y persiguen los usos no autorizados de estas obras.

Con el fin de realizar su actividad, la cotización necesaria para cubrir los gastos de gestión es deducida del monto total recaudado en representación de sus miembros7. 5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La gestión colectiva del Derecho de autor y las derechas conexas. Disponible en web: h1to://www.wipo.int/copyright/es/management/ (Última consulta: 3 de abril de 2017). 6 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

Estudias de Derechos de Autor y Derechos Afines. Colección de Propiedad lnteleclual, Editorial Reus, Madrid, 2007, pp. 265 - 275. 7 KAESMACHER, Oominique y STAMOS, Théodora. Brevets, marques, droits d'auteur: mode d'emp/oi. D. Questions partículíeres. 2. La gestíon col/ective. Edipro, Liege, 2009. 10 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 1.9 26/06/2017 29 de 59 Cabe mencionar que, en ciertos casos, las legislaciones nacionales prevén la obligatoriedad de la gestión colectivaª.

En dichos casos, los derecho-habientes no pueden ejercer sus derechos por ellos mismos, sino a través de una sociedad de gestión colectiva. Se trata, particularmente, de los casos de copia privada (reprografía), copia familiar, préstamo al público y retransmisión de programas de televisión y de radio por parte de empresas de tele-distribución9• 1.1 O La vigilancia estatal está basada en la importancia que revisten los derechos de autor y conexos en la sociedad.

Son derechos que se encuentran en la base del desarrollo cultural y social, siendo por lo tanto un asunto de interés general. Sobre el tema, la doctrina ha señalado lo siguiente: "En definitiva, supervisión estatal no significa intervencionismo, sino vigilancia para la tutela de intereses colectivos, siempre bajo el principio de la legalidad, de modo que sin una intromisión excesiva en la autonomla de las entidades de gestión como personas jurídicas de derecho privado, se asegure la administración eficaz y transparente de todo un acervo cultural universal involucrado•:'º Necesidad de las sociedades de gestión colectiva 1.11 El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 22-IP98 de fecha 25 de noviembre de 1998, justificó la existencia de las sociedades de gestión colectiva expresándose de la siguiente manera: "La existencia de la sociedad de gestión colectiva se justifica por la doctrina, por los siguientes motivos: 8 a) El ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que de la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio, televisión, salas de fiesta, tecnología digital, etc. b) Los derechos de simple remuneración concedidos a los artistas por la Convención de Roma y por las leyes nacionales no podrían llevarse a efecto sin la gestión colectiva. c) La existencia de un gran número de artistas, escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los Ello, en conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 351: ·Articulo 44.- La afilfación de los titulares de derechos a una sociedad de gestión colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Cone,cos, será voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la legislación interna de /os Paises Miembros·. 9 KAESMACHER, Dominlque y STAMOS, Théodora.

Op. Cit. !O ANTEOUERA PARILLI, Ricardo. Op. Cit., p. 302. 11 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 30 de 59 derechos de remuneración, requiere de una efectiva representación por conducto de /as sociedades de gestión. d) La garantía para el usuario de poder obtener l icencia de uso por parte de una sociedad de gestión, que representa a todos /os artistas.

En síntesis, la administración colectiva del derecho de autor y de los derechos conexos se justifica cuando ta/es derechos 'no pueden ejercerse en la práctica de manera individual o cuando desde el punto de vista económico sea desventajosa 111• La existencia de estas sociedades se justifica aún más frente al progreso y desa"ollo de la tecnología digital que permite almacenar una inmensa cantidad y combinación de categorías de obras y fonogramas y en general de datos combinados en sistemas de multimedia, sistemas en /os que las sociedades de gestión están en mejor capacidad de seguir el rastro de Jas interpretaciones o ejecuciones de obras protegidas por derecho de autor, respecta de las cuales ha concedido licencia. '12 1.12 Adicionalmente, en la era de usos masivos, las sociedades de gestión colectiva crean un puente entre los creadores culturales y los utilizadores de obras, sirviendo de nexo entre ellos.

Dichas sociedades reagrupan los derechos y, de esta manera, facilitan su adquisición por parte de los usuarios. A la inversa, ellas garantizan a los creadores culturales una remuneración por el uso de sus obras 13• 1.13 En otras palabras, la gestión colectiva no beneficia únicamente a los titulares de derechos, sino también a los usuarios, quienes en vez de tratar de localizar a cada uno de los titulares a los fines de obtener la autorización de uso y de cancelar la contraprestación debida, pueden dirigirse a la sociedad correspondiente -que representa al repertorio respectivo- y, a través de dicha entidad, cumplir con las obligaciones derivadas de la explotación de todo un catálogo, nacional e intemacional14. 1.14 En síntesis, su existencia se justifica en el sentido de velar por la protección de los derechos de los titulares de derechos de autor, siempre y cuando su misión esté en armonía con las disposiciones legales.

Adicionalmente, la otra gran justificación consiste en 11 PÉREZ SOLÍS, Miguel. La Gestión Colectiva en los Umbrales del Siglo XXI: de los Derechos Conexos. En: Memoria del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Montevideo, 1997, p. 14. 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 22-IP-98 de fecha 25 de noviembre de 1998. 13 SWISSCOPYRIGHT.

Questions et réponses. Disponible en: http://www.swisscopyright.ch/fr/les-societes-de-gestion.html (Consulta: 4 de abril de 2017) 14 ANTEQUERA PAR1LLI, Ricardo. Op. Cit., p. 264. 12 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 31 de 59 comportar una garantía para el usuario de la obra, interpretación o ejecución artísticas, o fonograma, según sea el caso15• Composición y relación con sus afiliados 1.15 La estructura orgánica de las sociedades de gestión colectiva se debe acomodar a lo que establezca para el efecto la normativa interna de cada país miembro {Principio de Complemento Indispensable), y se debe plasmar en sus respectivos estatutos.

La Decisión 351 no determina cuáles son los órganos societarios, pero en el Literal j) del Artículo 45 se prevé el funcionamiento de una Asamblea General, y en el Artículo 50 se señala que dichas sociedades están obligadas a inscribirse ante la oficina nacional competente, de conformidad con la normativa interna, la designación de los miembros de sus órganos directivos. 1.16 Los miembros de las sociedades de gestión colectiva son los titulares de los derechos patrimoniales de autor y conexos que se afilien a la misma.

La Decisión 351 establece ciertas pautas en relación con dicha afiliación y las condiciones de participación: a) La afiliación será voluntaria, salvo que la normativa interna de los paises miembros prevea algo diferente (Artículo 44). Por medio del contrato de afiliación que celebran las partes no se transmiten los derechos de propiedad intelectual, tampoco se otorgan derechos para explotar las obras; mediante dicho contrato se faculta para que la sociedad de gestión colectiva administre los derechos de propiedad intelectual de su afiliado, concediendo a terceros usuarios autorizaciones no exclusivas y haciendo valer los mencionados derechos en cualquier clase de procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas procesales que para el efecto consagre el respectivo país miembro 16.

La Decisión 351 no regula específicamente el contrato de gestión y, por lo tanto, este será regulado, en virtud del principio de complemento indispensable, por la normativa interna de cada país miembro 17. 15 Sí la gestión colectiva es efectuada de manera transparente y no discriminatoria, ésta representa un interés cierto para el usuario, quien se beneficia de la facilidad de tener un número limitado de interlocutores que representan una multitud de derecho-habientes.

Véase, en ese sentido, KAESMACHER, Dominique y STAMOS, Théodora. Op. Cit. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 120-IP-2012 de fecha 06 de febrero de 2013. 17 lbldem. 13 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL b) 26/06/2017 32 de 59 La sociedad de gestión colectiva debe reconocer a sus miembros un derecho de participación apropiado en las decisiones de la institución (Literal d) del Articulo 45).

Esto se basa en que debe tener un reglamento de socios, tarifas y distribución (Literal g) del Articulo 45). Al respecto, es pertinente citar lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 136-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013: ucuando la norma prevé que se debe reconocer a /os miembros de la sociedad colectiva un derecho de "participación apropiado': e/ legislador comunitario no estaba pensando únicamente en los autores que reciben grandes sumas de dinero por la gestión de sus derechos de autor.

Estaba sopesando en el interés público que está detrás de esta figura de gestión colectiva. La protección de los derechos de autor y conexos, en donde evidentemente se encuentra la labor de las mencionadas sociedades, no puede ser únicamente dirigida a la protección de los autores de "espectáculo rentable·;· esta no es ni puede ser la finalidad de dicha protección. Si bien la industria del espectáculo, en todos sus niveles, genera grandes sumas de dinero, no se puede descuidar la esencia propia de una protección de los derechos de autor: la salvaguardia de la creación del espíritu humano representada en obras, ya que esto condensa ciertos bienes cu/tura/es que le interesa a la generalidad de individuos de una sociedad.

El Tribunal advierte que una cosa es /a distribución equitativa de los recaudos, y otra es la participación en /as decisiones de la entidad. La normativa comunitaria, de conformidad con lo expuesto, no puede hacer depender la participación al nivel de distribución. Debe quedar claro que las sociedades de gestión colectiva no tienen un carácter eminentemente mercantil.

Por lo tanto, el legislador comunitario, precisamente con la norma estudiada, previó una adecuada participación de todos los miembros de la sociedad colectiva: los artistas de "gran rentabilidad n y los que no han logrado o no les interesa dicha "gran rentabilidad'� De conformidad con el interés público que cobija las sociedades de gestión colectiva, la participación apropiada es el espacio que la normativa comunitaria abre para una real y efectiva participación de todos los grupos de autores, intérpretes o ejecutantes miembros de éstas.

En consecuencia, el Tribunal entiende que una participación apropiada es /a que permite una adecuada participación de todos /os grupos de miembros. En este sentido, las sociedades de gestión colectiva si pueden generar reglas de participación, pero de ninguna manera vulnerando el derecho de miembros que no hagan parte de la expansión en el mercado, ya que a éstos los mueve un interés cultural, artístico o literario.

Se puede normar la participación en la toma de decisiones estableciendo ciertos criterios de participación de conformidad con lo mencionado: antigüedad de los socios, representantes de ciertos grupos de 14 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 59 autores, intérpretes o ejecutantes, entre otros muchas que permitan una participación adecuada.

Lo anterior siempre bajo la vigilancia estatal, de conformidad con el artículo 43 de la Decisión 351. Por lo tanta, dicha inspección y vigilancia no se agota en el acto de autorización, sino que sigue en relación con las actividades que desempeña la sociedad de gestión colectiva, lo que incluye, por supuesto, la autorización de cambios reglamentarios o estatutarios." c) La sociedad de gestión colectiva debe dar a sus afiliados información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades que realice y que sean del interés para el ejercicio de sus derechos (Literal i) del Articulo 45). d) Las sociedades de gestión colectiva no pueden aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, nacionales o extranjeras, salvo que ya se hubiera renunciado expresamente a ellas (Literal k) del Artículo 45). 1.17 Esta regla de la no concurrencia a más de una sociedad, genera claridad y transparencia tanto para los titulares de los derechos como para los usuarios de los mismos.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear la revocatoria de la autorización de funcionamiento, de conformidad con la normativa interna sobre la materia (Articulo 46). Además, es un requisito para que la sociedad de gestión colectiva obtenga la respectiva autorización de funcionamiento; es decir, la oficina nacional competente debe denegar la respectiva autorización hasta que no se haya perfeccionado el retiro o desafiliación de la otra sociedad. 1.18.

Este misma regla de no concurrencia a más de una sociedad, irradia otros supuestos de hecho como la gestión individual o la del otorgamiento de dicha administración a una entidad que no sea de gestión colectiva. En este último supuesto y de conformidad con el principio estudiado, no se encuentra lógico que mientras se plantea la exclusividad en relación con las entidades de gestión colectiva, se permita la administración individual por otro tipo de entidades.

Si el titular escogió la guarda colectiva de sus derechos, y si la entidad a la que se afilió se encuentra contractualmente prestando todo su contingente para la protección y ejercicio de sus derechos, no resulta lógico que el titular, mientras existan dichas condiciones contractuales, otorgue la administración de ciertos derechos a otro tipo de entidades.1a 1.19 Lo mismo sucede, en el caso en que el titular pretenda gestionar sus derechos de manera individual.

Si escogió de manera voluntaria la vía 18 Ibídem. 15 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 34 de 59 colectiva de administración, mientras subsistan las condiciones contractuales, por transparencia, seguridad y orden en el mercado, no se pueden otorgar licencias, autorizaciones u otro tipo de actos de manera individual. Si esto se diera, se podrían generar situaciones que claramente estarían en contra de la realización de la figura de la gestión colectiva.

Se plantean un conjunto de sociedades vigiladas por el Estado, con reglas precisas y claras para la administración de los derechos de autor de sus afiliados, de conformidad con ciertas cláusulas contractuales acordadas con los mismos, con el objetivo claro de que sea más fácil y eficiente la protección de los mencionados derechos. Si bien estas sociedades no tienen ánimo de lucro, sí tienen un andamiaje institucional y financiero basado en la actividad de gestión que realizan.

Si sus afiliados utilizan su gestión cuando les conviene y, por lo tanto, en vigencia del contrato pueden administrar por sí mismos o por un tercero la protección de los derechos que fueron objeto de la afiliación a la sociedad de gestión colectiva, se estaría generando un desequilibrio contractual de tal magnitud que no encuentra asidero lógico ni normativo en la propia figura de la gestión colectiva. 19 1.20 En consecuencia con lo anterior, el Tribunal encuentra que tal y como está regulada la figura de las sociedades de gestión colectiva en el régimen común de derechos de autor, la exclusividad en cuanto a la gestión por parte de dichas sociedades es un elemento de la esencia del contrato de gestión colectiva, o lo que es lo mismo, dicho elemento no puede ser desconocido por la voluntad de las partes y sin el cual el acuerdo no podría existir.20 Obligaciones y facultades de las sociedades de gestión colectiva 1.21 Entre las facultades que poseen estas sociedades podemos citar las siguientes: Autorizar en nombre y representación de los titulares de derechos de autor la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización a través de licencias de uso.

Administrar los derechos económicos de los titulares afiliados. Salvaguardar los derechos de los titulares de derechos de autor. Gestionar los derechos de explotación y otros de orden patrimonial de los titulares que les encomiendan dicha labor. Celebrar contratos con terceros interesados en el uso de los derechos de autor bajo su custodia.

Fijar las tarifas por uso de derechos de autor. 19 Ibídem. 20 lbldem. 16 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 35 de 59 Otras que pueden estar establecidas en los reglamentos internos de cada sociedad. 1.22 Frente a las facultades, existen también obligaciones que deben cumplir y que son: Contar con la autorización de la autoridad nacional competente para poder funcionar.

Repartir de manera equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artisticas, o fonogramas, el valor recaudado por autorizaciones conferidas. Deben contar necesariamente con reglamentos de socios, de tarifas y de distribución. Publicar al menos una vez al año en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan.

Remitir a sus miembros, información periódica y pormenorizada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos. 1.23 Adicionalmente, cabe mencionar que la constitución y la actividad de una sociedad de gestión colectiva están sometidas a los términos de la autorización conferida por la autoridad nacional competente, y a las demás reglas relativas a la transparencia del repertorio representado y a la gestión colectiva correspondiente.

En caso de irrespeto a dichas reglas, la sociedad puede perder la referida autorización21. 1.24 En el ámbito subregional andino, las disposiciones normativas referidas a la autorización conferida por la autoridad nacional competente, son los Articules 43 y 45 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, siendo que este último articulo establece que la citada autorización se concederá en cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que las sociedades de gestión colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que rigen estas sociedades en cada uno de los paises miembros; b) Que las mismas tengan como objeto social la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos; c) Que se obliguen a aceptar la administración del derecho de autor o derechos conexos que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines;

KAESMACHER, Dominique y STAMOS Théodora. Op. Cit. 17 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 36 de 59 d) Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad; e) Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por el porcentaje máximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una distribución equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional a la utilización real de las obras, interpretaciones o ejecuciones artisticas, o fonogramas, según el caso: f) Que de los datos aportados y de la información obtenida, se deduzca que la sociedad reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, y una eficaz administración de los derechos cuya gestión solicita; g) Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribución; h) Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulación nacional, el balance general, los estados financieros, así como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan: i) Que se obliguen a remitir a sus miembros, información periódica, completa y detallada sobre todas las actividades de la sociedad que puedan interesar al ejercicio de sus derechos; j) Que se obliguen, salvo autorización expresa de la Asamblea General, a que las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos; k) Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas; 1) Que cumplan con los demás requisitos establecidos en las legislaciones internas de los paises miembros. 1.25 En lo que respecta al Literal f) del Articulo 45 de la Decisión 351, el cual contiene un enunciado muy general, éste alude a toda la documentación presentada por la sociedad solicitante y la información que se pueda obtener de la misma, de la que se pueda advertir que tenga la capacidad para funcionar como sociedad de gestión colectiva, verificando que cuente con los medios suficientes para administrar el repertorio de sus afiliados y permita concluir que reúne las condiciones necesarias para garantizar el respeto a las disposiciones legales, estos es, que no contravenga todo lo regulado en este cuerpo legal y en las 18 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 37 de 59 normas internas de cada país miembro referido a las sociedades de gestión colectiva. 1.26 Cuando se señala una eficaz administración, se entiende que se debe cumplir con las funciones propias de toda sociedad de gestión de derechos de autor y conexos: negociación, recaudación y distribución de regalías.

Límites a su actuación 1.27 En cuanto al Literal j) del Articulo 45 de la Decisión 351, referido a las remuneraciones recaudadas, salvo que mediante la Asamblea General, los asociados acuerden fines adicionales y cuando no contravengan o desnaturalicen la razón de ser de la sociedad, éstas deberán destinarse exclusivamente a los titulares de los derechos de autor y conexos asi como a los gastos que implican gestionar dichos derechos. 1.28 Las sociedades de gestión colectiva son vigiladas por el Estado, con el objetivo de que sea más fácil y eficiente la protección de los mencionados derechos, mediante reglas precisas y claras para la administración de los derechos de autor y derechos conexos de sus afiliados, de conformidad con el estatuto de estas y con los contratos celebrados con sus afiliados, los cuales a su vez deberán ser conformes con el ordenamiento juridico andino y con los criterios interpretativos establecidos por este Tribunal en lo concerniente al tema. 1.29 Si bien estas sociedades no tienen ánimo de lucro, sí tienen un andamiaje institucional y financiero basado en la actividad de gestión de derechos de autor y derechos conexos que realizan.

Por lo tanto, los gastos de estas sociedades deben ser tendientes a la consecución de sus fines institucionales, como son percibir o recaudar el dinero proveniente de autorizaciones acordadas sobre el repertorio que ellas representan, negociar las autorizaciones por concepto de uso de obras que formen parte del repertorio que representan, perseguir los usos no autorizados de tales obras y distribuir el importe restante entre los mismos. 1.30 En consecuencia, las sociedades de gestión colectiva no deben incurrir en gastos que no respondan a lograr su objeto o naturaleza y que puedan impedir o amenazar la realización de alguno de sus fines, como es aquel de repartir el importe restante entre sus afiliados luego de deducir los respectivos gastos de administración. 1.31 Sin embargo, son permisibles los gastos que le permitan recaudar el dinero proveniente de autorizaciones acordadas sobre el repertorio que representan, negociar las autorizaciones por el uso de las obras que administran y perseguir los usos no autorizados de dichas obras con ( 19 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 38 de 59 mayor eficiencia, principalmente económica, de manera tal que ningún asociado vea mermado el monto correspondiente a las regalías percibidas por parte de la sociedad de gestión colectiva en nombre de éste por concepto del uso o explotación de sus obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas22.

Participación en recaudaciones 1.32 Existe consenso en la doctrina en que la función principal de las sociedades de gestión colectiva es la negociación, la recaudación y la repartición de las regalías por concepto de explotación de los derechos cuya administración le ha sido encargada23. En consecuencia, la gestión colectiva se organiza en torno a dos ejes: la percepción y la repartición de regalías. 1.33 Con relación a la negociación de remuneraciones, esta puede realizarse de manera individual por los artistas intérpretes o ejecutantes por sí mismos.

En tal sentido, la sociedad de gestión colectiva únicamente se encuentra a cargo de recolectar el dinero en nombre de los artistas e intérpretes sobre la base de un mandato individual o de la ley. La negociación puede ser igualmente realizada de manera colectiva por las organizaciones sindicales que representan a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud de convenciones colectivas, en cuyo caso las sociedades de gestión colectiva estarían solamente a cargo de la percepción o recaudación de las remuneraciones correspondientes y de su posterior repartición24. 1.34 Adicionalmente, es preciso señalar que, en virtud de los avances tecnológicos modernos, los derecho-habientes actualmente pueden gestionar sus derechos ellos mismos, empleando, por ejemplo, soluciones tales como aplicar marcas de agua en sus obras o medidas de limitaciones técnicas de utilización de obras.

En consecuencia, puede que los autores decidan gestionar sus derechos ellos mismos por suponer mayores beneficios que la gestión colectiva de dichos derechos2s. 22 FICSOR, Mihály. La Gestión Colectiva de Derecho de Autor y de los Derechos Conexos·, OMPI, Ginebra, 2002, p. 165. 23 VINCENT, Jean. Droit des arts visuels: contrats d'auteurs.

Éditions Lamy, Wollers Kluwer, Ruell-Malmaison, 2010, p. 143. 24 PÉREZ SOLIS, Miguel. WIPO lnternational Forum (Foro lntemacfonal de la OMPI), realizado en Sevilla, España, en 1997. Noveno panel de discusión: "Collective Management in Developing Countries• (Gestión Colectiva en Palses en Desarrollo), Carlos Femández Ballesteros (moderador), p. 156 y ss.

KAESMACHER, Dominique y STAMOS Théodora. Op. Cit. 20 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 39 de 59 1.35 En pnnc1p10, cada titular de derechos es libre para decidir si los gestiona directamente por sí mismo (gestión individual) o si confía su administración a la entidad que corresponda en razón de su objeto (gestión colectiva)26• Sin embargo, cabe apuntar que, en el caso de las gestiones colectivas obligatorias, a falta de representación por parte de una sociedad de gestión colectiva, los derecho-habientes no podrán ejercer sus derechos ellos mismos27• 1.36 En los supuestos de gestión colectiva obligatoria, que a pesar de ser más extendidos son aún excepciones a la regla, el desempeño por parte de las entidades de su función de administración de derechos se produce sin necesidad de celebrar con los titulares el contrato de gestión. El efecto inmediato principal de la gestión colectiva obligatoria es el que el correspondiente titular del derecho no podrá ejercerlo de modo individua12e. 1.37 Por otra parte, incluso si son miembros de una sociedad de gestión colectiva, estos pueden tener interés, en ciertos casos, en retirar una obra precisa del mandato de gestión confiado a dicha sociedad para gestionar directamente ellos mismos la correspondiente obra.

Por ejemplo, si un compositor crea una música por encargo especifico, puede ser apropiado negociar directamente con el usuario o destinatario de la obra por encargo y así retirar la respectiva obra del mandato de gestión otorgado a la sociedad de gestión colectiva correspondiente 2s. 1.38 Cada sociedad de gestión colectiva representa a sus miembros en los límites de su mandato de representación convenido con los mismos (contrato o convención colectiva), o derivado de la legislación nacional o de su propio estatuto.

Ello supone que, la sociedad de gestión colectiva puede representar únicamente a sus miembros y no a terceros. Adicionalmente, la sociedad de gestión colectiva solamente podrá representar a sus miembros para: Las obras cuya gestión ha sido confiada por sus miembros; y, Los usos cuya gestión ha sido confiada por sus miembros o por la ley3o. 26 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo et al.

Manuaf da Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant te Blanch, 2001, p. 280. KAESMACHER, Dominique y STAMOS Théodora. Op. Cit. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo et al. Op. Cit., p. 282. 29 KAESMACHER, Dominique y STAMOS Théodora. Op. Cit. Ibídem. 21 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 59 1.39 En consecuencia, es posible que, por ejemplo, un autor sea miembro de una sociedad de gestión colectiva pero que le haya confiado a esta únicamente la gestión de sus derechos sobre ciertas obras de su autoría y solo para ciertos usos.

En tal caso, para las demás obras de dicho autor, la sociedad de gestión colectiva no tendrá poder de representación y el autor podrá ejercer sus derechos por sí mismo. En efecto, el derecho-habiente no se encuentra obligado a afiliarse a una sociedad de gestión colectiva31 • Exceptuando eventuales excepciones previstas por ley, este podrá gestionar sus derechos por sí mismo (Articulo 44 de la Decisión 351 ). 1.40 Adicionalmente, cabe indicar que el sistema de reparto tiene que estar predeterminado en los estatutos o los reglamentos internos de la correspondiente sociedad de gestión colectiva 32• De este modo, cuando la norma comunitaria andina, en el Literal e) del Artículo 45, hace alusión a "distribución equitativa", significa que la participación de los titulares de los derechos en el reparto ha de ser "proporcional" a la utilización de sus obras33. 1.41 Se debe determinar la legitimidad de la sociedad de gestión colectiva para recaudar pagos por concepto de uso de determinados derechos sobre la base del contenido del mandato legal y estatutario.

Cabe indicar que no solo se debe determinar la legitimidad de la misma para recaudar regalías, sino también los destinatarios de dicha legitimación. Al respecto, es preciso tener en cuenta que ciertas categorías de titulares tienen intereses distintos, incluso opuestos. Tal es el caso de los productores de fonogramas, de un lado, y de los artistas intérpretes o ejecutantes del otro.

De esta manera, si uno toma el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, por ejemplo, debe determinarse si se representa únicamente a los artistas intérpretes ejecutantes de música o los artistas intérpretes o ejecutantes de lo audiovisual, o ambos34. En otras palabras, debe verificarse que los derechos administrados por la sociedad de gestión colectiva correspondan al objeto o fines de la misma. 1.42 En conclusión, las sociedades de gestión colectiva se encuentran sometídas a un especial control y supervisión por parte del Estado.

El Artículo 43 de la Decisión 351 establece que dichas sociedades están sometidas a la inspección y vigifancia por parte del Estado, debiendo 31 lbidem. 32 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo et al. Op. Cit., p. 283. 33 Cabe comentar que, la remuneración proporcional es también el modo normal de retribuir al titular que cede sus derechos.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo el al. Op. Cit., pp. 283-284. PÉREZ SOLIS, Miguel. "WIPO lnlemational Forum", Op. Cit., p. 156. 22 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL obtener de la oficina nacional autorización de funcionamiento. 26/06/2017 competente la 41 de 59 correspondiente 1.43 En atención a dicho especial control y superv1s1on estatal, las actividades que realicen dichas sociedades deben estar previamente autorizadas por la oficina nacional competente y estar expresamente establecidas en las disposiciones estatutarias correspondientes. 2.

Las diferencias entre el reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva 2.1 En el proceso interno se discute si de manera previa debe extinguirse la persona jurídica bajo la cual se constituyó Anaie para que esta pueda dar origen a las nuevas sociedades de gestión colectiva (lnter Artis y Soniem).

Dicho hecho genera que se debata el tema de la distinción entre el reconocimiento de personería de una sociedad de gestión colectiva por la oficina nacional competente y la autorización de funcionamiento propiamente dicha. 2.2 Mediante el reconocimiento de personería de una sociedad de gestión colectiva, se permite a la sociedad ejercer su razón social una vez que la autoridad nacional competente la declare formalmente constituida, sin que ello implique que se le está otorgando una autorización de funcionamiento 2.3 Si bien podría presuponerse que tanto la constitución de la sociedad de gestión colectiva, como su autorización de funcionamiento, deberían estar comprendidos dentro de un solo acto administrativo, la redacción del Artículo 43 de la Decisión 351 distingue dos momentos distintos, uno en donde la sociedad de gestión colectiva ya existe como tal, y otro en el cual obtiene la correspondiente autorización de funcionamiento de la oficina nacional competente. 2.4 A través de dicha autorización, el Estado ejerce el control del acceso de estas organizaciones a la gestión autoral, y de alli nace la vigilancia estatal para asegurar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento exigidas en la ley. 2.5 En la Decisión 351 se sigue el modelo de control no solo formal de las sociedades de gestión, como lo indican los Literales del a) al 1) del Artículo 45, sino también de fondo, como se desprende particularmente del Literal f) del Artículo 45, el cual se ejerce tanto desde el comienzo de la vida de la sociedad (Artículo 43), como a lo largo de ella (Artículos 46, 47 y 50). 2.6 La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad, sino que 23 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 42 de 59 constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido. 2.7 El reconocimiento de personería en cambio está destinado a dar nacimiento a la sociedad como ente jurídico distinto de los socios individualmente considerados.

Podría decirse que la personeria jurídica se produce en el momento en que se constituye legalmente una sociedad por el reconocimiento que de ella haga el Estado, pero por ese sólo hecho no puede entrar a funcionar sin la autorización previa del Estado (oficina nacional competente), que debe hacerlo una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley comunitaria. 2.8 Cuestión importante se suscita con la exigencia del Literal k) del Articulo 45 de la Decisión 351 en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva deben obligarse a no aceptar miembros de otras sociedades de gestión del mismo género, a menos que hubieren renunciado previamente a ellas.

Se ha establecido que este es un requisito que debe cumplirse para obtener la autorización de funcionamiento. 2.9 Sobre la base de las normas del derecho andino anteriormente interpretadas, se deberá verificar si el lndecopi se ciñó a las exigencias legales para la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva contenidas en el ordenamiento jurídico de la subregión, y asi precisar el momento en que ha debido producirse la autorización del funcionamiento de las mismas, para determinar cuándo la nueva sociedad debió comprobar el número de socios y cumplir con la obligación de acreditar la renuncia de miembros pertenecientes a sociedades del mismo género. 3.

La debida motivación de las resoluciones administrativas 3.1. En el proceso interno, los demandantes alegan que el pronunciamiento emitido por la autoridad administrativa se encuentra indebidamente motivado, supuesto que fue negado por la sentencia de primera instancia. En tal sentido, al ser materia controvertida, procede analizar el presente tema. 3.2.

Con relación a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su Sentencia 04-AN-97, citada en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 199835 toda vez que estima que ellas se aplican en lo pertinente al caso en estudio: De modo referencial ver: Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 56-IP-2013 de fecha 25 de abril de 2013, y la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 35-IP-9B de fecha 30 de octubre de 1998. 24 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 43 de 59 "La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el porqué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y /os hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. n Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998.

(G. O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998)". 3.3. En tal sentido, conforme lo ha expresado el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98 antes citado: "( ) la motivación tanto jurídica coma de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo''.

(Interpretación Prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) No obstante, "la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motívación puede tener una extensión mayor que en otras, pero en todo caso deberá contener /os antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca /as razones sobre las cuales de basa el acto." (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9. 7, 1969, Italia e/Comisión, as 1169.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación Prejudicial No. 04-AN-97)" 3.4. En razón de lo expuesto, se deberá determinar si la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada o no. 4. Preguntas de la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, sino que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman 25 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 44 de 59 el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Asimismo, tampoco se calificará los hechos materia del proceso. 4.1. ¿Es posible que una sociedad de gestión colectiva (que administra los derechos de actores y músicos) dé origen a una nueva sociedad (a manera de una escisión) a fin de que esta administre parte de los derechos de la originaria (correspondiente únicamente a los actores), sin que deba previamente disolverse, liquidarse o extinguirse? ¿Sería válida tal figura en caso de que la revocación de funcionamiento y extinción de la sociedad originaria quede sujeta al otorgamiento de la autorización de funcionamiento a la sociedad naciente? Conforme se señaló en el tema 2 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial, hay que diferenciar entre la personería de una sociedad de gestión colectiva y la autorización de funcionamiento que le otorga la oficina competente para que funcione como tal.

La autorización de funcionamiento no es el acto por el cual se da reconocimiento de la existencia jurídica de la sociedad de gestión, sino que constituye un acto administrativo de habilitación de la sociedad para que desarrolle su actividad dentro del marco legal establecido. Lo afirmado precedentemente, determina que incluso la revocatoria de la autorización de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva no implica la extinción de la sociedad como persona jurídica.

En consecuencia, si una sociedad considera que determinados derechos de autor y conexos deban ser administrados por una o dos sociedades nuevas, no es necesaria la extinción de la primera como persona jurídica, para que puedan existir las nuevas. Que la revocación de funcionamiento de una sociedad pre existente quede condicionada a la autorización de una nueva sociedad, deberá ser evaluada por la autoridad competente caso por caso, debiendo tener en cuenta siempre que la nueva sociedad cumpla con los requisitos exigidos por la norma comunitaria y/o interna de cada país miembro para operar como tal. 4.2.

De considerarse válida la escisión ¿De qué modo se garantizaría el cumplimiento de la regla que exige que, salvo autorización expresa de la Asamblea General, las remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos al de cubrir los gastos efectivos de administración de los derechos respectivos y distribuir el importe restante de las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos, desde la perspectiva de la sociedad originaria? Conforme se señaló en los acápites precedentes, salvo que la Asamblea General o los asociados acuerden fines adicionales que no contravengan o desnaturalicen la razón de ser de la sociedad, las 26 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 45 de 59 remuneraciones recaudadas deben destinarse exclusivamente a los titulares de los derechos de autor y conexos, así como a los gastos que implica gestionar dichos derechos.

La forma de garantizar el destino de las remuneraciones recaudadas es a través de la evaluación de la información que presente la nueva sociedad en su solicitud de autorización, debiendo revisarse si cuenta con los suficientes recursos humanos y técnicos para el cumplimiento de sus fines institucionales y así garantizar la recaudación de la regalías que corresponden a sus afiliados, así como la posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira administrar. 4.3.

¿ Cuáles son los requisitos necesarios que debe cumplir una sociedad de gestión colectiva de Derechos de Autor o de Derechos Conexos para obtener autorización de funcionamiento? Los requisitos se encuentran señalados en el Artículo 45 de la Decisión 351, los cuales pueden ser concordados con los desarrollados en la legislación interna de cada país miembro, en aplicación del principio de complemento indispensable señalado en el ítem 1.15. del tema 1 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial. 4.4.

¿ Qué criterios deben emplearse para determinar si la sociedad de gestión colectiva reúne las condiciones necesarias para asegurar una eficaz administración de los derechos cuya gestión se solicita? ¿Es necesario acreditar la posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira administrar? ¿ Qué medios probatorios resultan pertinentes para dichos fines? Los criterios que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar si una sociedad reúne las condiciones necesarias para operar se encuentran establecidos en el Artículo 150 del Decreto Legislativo 822, los cuales, sin ser taxativos, son los siguientes: a) b) c) d) e) El volumen del repertorio que se aspira a administrar.

El número de titulares que se hayan comprometido a confiar la administración de sus derechos a la entidad solicitante, y si dentro de los mismos existen usuarios de una participación relevante. La cantidad de los usuarios potenciales. La idoneidad de los estatutos y de los medios humanos, técnicos, financieros y materiales que se cuentan para el cumplimiento de sus fines.

La posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira administrar, mediante probables contratos de representación recíproca con sociedades de la misma naturaleza que funcionen en el exterior. 27 Proceso 387-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 46 de 59 En cuanto a la posible efectividad de la gestión en el extranjero del repertorio que se aspira administrar, este un requisito importante toda vez que con ello se garantiza la recaudación de las regaifas que le corresponden al autor y/o titular del derecho conexo, por lo que resulta necesario que se acredite.

Finalmente, en cuanto a los medios probatorios necesarios, estos pueden ser toda clase de documentos que hagan referencia o demuestren lo señalado en los criterios expuestos precedentemente. 4.5. De considerarse válida la escisión ¿ Cómo debe interpretarse la obligación de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas, que impone la norma comunitaria en mención? La prohibición expresa del Literal k) del Articulo 45 de la Decisión 351 no admite discusión alguna respecto a la obligación de no aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género, del país o del extranjero, que no hubieran renunciado previa y expresamente a ellas; no obstante, se deberá tener en cuenta si a la fecha en que emita pronunciamiento, el nuevo miembro pertenece o no a la otra sociedad del mismo género.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 05781-2012-0-1801-JR-CA14, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 28 Proceso 387-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 47 de 59 Hugo Ramiro Góme Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. { �l( � Cecilia Ayllón� PRESIDENTA - 1�r;�� SECRETARi filc Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29 26/06/2017 GACETA OFICIAL 48 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 436-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2014-00253.

Referencia: Signos involucrados: ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 3385, de 29 de julio de 2016, recibido vla correo electrónico el 17 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los articules 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00253 y, El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso Interno Demandante: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM. 1 Proceso 436-IP-2016. GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 49 de 59 Demandado: SUPE�NTENDENC� DE INDUSTR� Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S. Hechos relevantes 2.1.

El 20 de junio de 2011, INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERPORTO S.A.S., (en adelante INVERPORTO S.A.S.), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC), el registro como marca del signo ESTRELLA RUBIA (mixto)1 para proteger productos comprendidos en la Clase 322 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

El 20 de enero de 2012, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 636 y la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM presentó oposición con fundamento en el registro de la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) 3 para proteger productos comprendidos en la Clase 324 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.3. El 27 de junio de 2012, mediante Resolución 39067, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió aceptar la oposición presentada y negar el registro del signo solicitado ESTRELLA RUBIA (mixto). 2.4.

El 26 de julio de 2012, INVERPORTO S.A.S. interpuso Recurso de Apelación, en contra de la Resolución 39067. Expediente interno 2011-204456. ü 2 Clase 32.- Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólfcas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. J Certificado 360048. Clase 32.- cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; slropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 2 Proceso 436-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 50 de 59 2.5. El 26 de septiembre de 2013, mediante Resolución 56355, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el Recurso de Apelación, revocó la Resolución 39067 de 27 de junio de 2012. 2.6. De manera oportuna y dentro del término legal establecido, SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM interpuso acción de nulidad5 en contra de la Resolución 56355 que negó el registro del signo solicitado. 2.7.

El 26 de diciembre de 2013, INVERPORTO S.A.S., presentó una acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca ESTRELLA DAMM. Mediante Resolución 34717 de 29 mayo de 2014, se canceló por falta de uso el registro de la marca ESTRELLA DAMM. 2.8. El 28 de enero de 2015, mediante Resolución 2066, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió Revocar la Resolución 34717 de 29 de mayo de 2014, y en consecuencia, negar la cancelación de la marca ESTRELLA DAMM. 2.9.

El 14 de junio de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, suspendió el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la correspondiente Interpretación Prejudicial. 3. Argumentos de la Demanda de Nulidad formulada por SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM 3.1. En el presente caso existió violación de los articulas 134 literal b), 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que al momento de realizar el estudio de registrabilidad entre los signos confrontados, no se tuvo en cuenta que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro, pues es la principal función de una marca y que permite al consumidor que distinga entre un producto y otro. 3.2.

El signo solicitado ESTRELLA RUBIA (mixto), no cumple el requisito de distintividad, respecto de la marca registrada ESTRELLA DAMM (denominativa). 3.3. El signo solicitado, reproduce en su totalidad el elemento predominante de la marca registrada, toda vez que el término RUBIA sería descriptivo para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5 De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de la acción. 3 Proceso 436-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 51 de 59 3.4. El término RUBIA no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar la comparación entre los signos en conflicto, ya que los elementos relevantes en los signos es la palabra estrella. 3.5. En este sentido, al comparar los signos, existe similitud ortográfica, fonética e ideológica. 3.6. Los signos confrontados amparan los mismos productos dentro de la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad por parte de la SIC 4.1. Legalidad de la resolución emitida. No existe vulneración de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2. Los signos comparados ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa) a pesar de la presencia de semejanzas, no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. 4.3.

Desde el punto de vista visual y ortográfico entre los signos en conflicto, si bien tienen una estructura gramatical similar y comparten algunas vocales, son disimiles y vistas de manera conjunta se trata de signos independientes, además la pronunciación de cada una es distinta. 4.4. Los signos en conflicto son similares y están destinados a proteger los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.

Argumentos de la contestación a la Demanda de Nulidad por parte de INVERPORTO S.A.S. 5.1. No existen pruebas idóneas que demuestren la posibilidad de confusión entre los signos confrontados. 5.2. El 26 de diciembre de 2013, se presentó una acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca ESTRELLA DAMM. 5.3. Mediante Resolución 34717 de mayo de 2014, se canceló por falta de uso el registro de la marca ESTRELLA DAMM, sin que se haya presentado impugnación alguna. 5.4.

Que los argumentos de la demanda de nulidad, principalmente el registro de la marca fundamento de la misma, ha dejado de ser un obstáculo por encontrarse cancelada. 4 Proceso 436-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 52 de 59 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los articulas 134, 135 literal b) y 136 literal a)6 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

Procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literal b ), toda vez que, en el presente caso no es pertinente interpretar lo referente al concepto de marca ni a la falta de distintividad de un signo. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. 2. 6 "Articulo 134.-A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre olros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, slmbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medíos indicados en los apartados anteriores.· "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) Carezcan de distlntividad.

( )" • Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servidos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(." )" 5 Proceso 436-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 53 de 59 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilldad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, grafica e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo ESTRELLA RUBIA (mixto) es confundible con la marca ESTRELLA DAMM (denominativa) es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )" 1.2.

Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 • 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee8• 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen 7 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;

Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60.IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 397-IP-2015. 6 Proceso 436-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 54 de 59 empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica9• 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o Ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 10. 1.6. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el 9 lbldem. 10 lbldem. 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en mútliples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: lnterprelación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 7 Proceso 436-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 55 de 59 consumidor diflcilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vla de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que brindan servicios de la Clase 37, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artlculos cosméticos, de limpieza, etc. 12 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser 12 Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 8 Proceso 436-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 56 de 59 tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 13 1.7.

En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos 2.1. Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado ESTRELLA RUBIA(mixto) y la marca registrada ESTRELLA DAMM(denominativa), se abordará en este acápite este tema. 2.2. Cuando se realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto"14. 2.3. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que( ) suscita en el consumidor( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores"15. 13 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 14 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 15 Femández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas·, Editorial Montecorvo S.A., 9 Proceso 436-IP-2016.

GACETA OFICIAL 26/06/2017 57 de 59 2.4. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.5.

En el presente caso, como el elemento denominativo del signo solicitado es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 16: 2.5.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.5.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.5.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendrla relevancia en el conjunto. 2.5.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Madrid 1984, p. 237 a 239. 16 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-IP-2015. 10 & Proceso 436-IP-2016. 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2.5.6. 58 de 59 Analizar el grado de dlstintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.5.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.5.6.3.

Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos ESTRELLA RUBIA (mixto) y ESTRELLA DAMM (denominativa).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2014-00253, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. I [( � Cecilia L�a AyU� MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 11 Proceso 436-IP-2016. GACETA OFICIAL 26/06/2017 59 de 59 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

L¿(LJ. �cilia PRESIDENTA Notifiquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12