TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 565-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador 17811-2013-2074 Marcas involucradas SWISS MISS (denominativa) y CHOCOSUISSE (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac.
El Oficio 7471-S-TDCA-N* 1, del 24 de octubre de 2016, recibido fisicamente el 9 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N“ 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 81, Literales a) y h) del Artículo 82 y Literales a) y b) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013- 2074.
El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Chocosuisse 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Demandado E Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Procuraduría General del Estado Tercero interesado: Huntwesson INC Hechos relevantes El 29 de octubre de 1993 Huntwesson INC, (en adelante, Huntwesson) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador (En adelante, Dirección Nacional de Propiedad industrial), el registro del signo SWISS MISS como marca (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.* La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual N? 345 en octubre de 1993.
El 10 de mayo de 1994 y, dentro del término legal, Chocosuisse presentó observación contra la solicitud antes referida, sobre la base de la marca registrada CHOCOSUISSE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza?. Por Resolución 961213 del 9 de septiembre de 1997 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró infundada la observación presentada y otorgó el registro del signo SWISS MISS.
El 6 de marzo de 1998 Chocosuisse presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N% 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 961213 del 9 de septiembre de 1997. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al Procurador General del Estado, al Director Nacional de Propiedad Industrial y al tercero interesado, Huntwesson.
El 24 de junio de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitar Expediente administrativo 42569/93. Clase 30: mezcla para preparar bebidas de cocoa caliente y frías. De la revisión del expediente no se advierte con exactitud qué productos distingue la marca Chocosuisse; sin embargo, es posible determinar que, cuanto menos, distingue chocolates. 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2.
Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Chocosuisse El signo SWISS MISS no puede ser registrado debido a que mantiene extrema similitud con la marca de su titularidad CHOCOSUISSE, situación que generaría confusión en el consumidor. La marca solicitada pretende distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y por ende en dicha clase se incluyen los chocolates que también distingue su marca registrada.
Suizo, Swiss, Suisse, es un signo que indica la relación que hay entre el producto, su lugar de origen y sus características; por lo que, utilizar esa palabra como parte del signo solicitado contraviene lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344, similar al Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313, y causa engaño en los consumidores.
Asimismo, su empleo podría inducir al público a error respecto al origen, cualidades o características de los bienes para los cuales se Usa la marca. El segundo término de la marca solicitada no es referencia para determinar la distintividad de la marca en su conjunto, ya que dicho término solamente da a entender que el producto es preparado por una mujer.
El lEPI considera que un término es usual dependiendo del lugar donde es solicitado el registro a fin de determinar si el término SWISS es evocativo con relación a los productos que pretende distinguir. Argumentos de la contestación presentada por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Impugna la prueba que llegue a presentar la demandante.
Que se reproduzca y tenga como prueba a favor del IEPI, todo en cuanto autos le fuera favorable. Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado Del escrito presentado se desprende que únicamente señaló casillero judicial para notificaciones. 6.1. 6.2. 1.1. 1.2. 1.3. Argumentos de la contestación de Huntwesson Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratifica sus argumentos esgrimidos en su escrito de contestación de la observación formulada por la demandante.
Es imposible que exista riesgo de confusión entre los signos en conflicto. CUESTIÓN PREVIA La norma comunitaria en el tiempo Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.3 El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.* Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-1P- 2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso 82-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014, Ibidem. 4 ds 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.5 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP- 2003, en donde se precisó: “( ) toda circunstancia juridica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).
( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tfanto en sede administrativa como judicial— Ver de modo referencial la interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-1P-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en ta Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1028 de 14 de enero del 2004. 5 1.8. 1.9. de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro.S A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.10.
El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a Tas disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.
Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 965, de 8 de agosto de 2003, 6 A la vez, si el lus superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.? 1.11.En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literales a) y h) del Articulo 82 y Literales a) y b) del Artículo 83 de la Decisión 3448 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Ver a modo referencial la Interpretación prejudiciat expedida en el Proceso 46-1P-2005 de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1210, de 24 de junio de 2005.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo _81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior (..) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, fa naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aplitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ( ) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo a las tegislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
( )” Tomando en cuenta los hechos relevantes descritos en la presente providencia, las consideraciones realizadas en la cuestión previa y en atención a la solicitud del consultante, el Tribunal interpretará el Literal h) del Artículo 72 y el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313% y el Literal h) del Artículo 82 y Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344.
El Tribunal no interpretará el Artículo 81 ni el Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por el consultante, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado. Asimismo, no procede la interpretación del Literal b) del Artículo 83 de la referida Decisión, por no ser materia de controversia el uso de un nombre comercial.
El Tribunal interpretará de oficio el Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 y el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 3441%, toda vez que la demandante manifestó que el elemento denominativo del signo solicitado a registro indicaría la relación que hay entre el producto, su lugar de origen y sus características. 10 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Articulo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptilud para el empleo de los productos o servicios de que se trate (..-) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de lerceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;
(..J” Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.
(.) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios ( J” 5 nan 1.1. 1.2.
1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia. Comparación entre signos denominativos compuestos.
Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil. Signos evocativos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado SWISS MISS es confundible o no con la marca CHOCOSUISSE, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia 9 1.4. b) d) en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos!!: a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir la confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 10 e 1.5. 1.6.
(1) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 30, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 12 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 11 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
En conclusión, en el caso en análisis deberá verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 34413; por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones.
Irregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia Chocosuisse manifestó que el término SWISS que forma parte del signo solicitado SWISS MISS (denominativo), haría referencia a la relación que hay entre el producto, el lugar de origen de este y sus características por lo que podría inducir a engaño a los consumidores. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
El Literal h) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aplitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( )” Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración mo exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos a servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;
(.J” 12 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto oO servicio respectivo.
Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. En el presente caso se deberá determinar si el signo SWISS MISS (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que distingue y, como efecto de ello, respecto de sus características y propiedades.
Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal h) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 344% por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SWISS MISS (denominativo) y la marca CHOCOSUISSE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre fa procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
(.J” 13 3.2. 3.3. denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. 15 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. ?6 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 1? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario1f. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.12 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Ibídem. Ibídem, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE.
Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad 14 3.4. d) Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: e Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. e Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca.
Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:20 a) b) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. minima de significado.
La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 15 3.5. 4.1. 4.2. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si el signo SWISS MISS (denominativo) y la marca CHOCOSUISSE (denominativa) podrian inducir a error. Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil Chocosuisse manifestó que la palabra SWISS, que forma parte del signo solicitado SWISS MISS (denominativo) describe la relación que hay entre el producto, su lugar de origen y sus caracteristicas; por lo que, utilizar esa palabra como parte del signo solicitado contravendría lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo 16 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 21 El Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones OU indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.
Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras oO particulas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.
Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.22 21 De modo referencial, ver Procesos 90-1P-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
Ver la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 17 4.7. 4.8. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 34423; por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. Signos evocativos Chocosuisse señaló que la marca solicitada SWISS MISS no sería suficientemente distintiva, siendo que la palabra SWISS evoca a SUIZA.
En ese sentido, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es. Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.24 Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden 23 24 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(..)” De modo referencial, ver Proceso 630-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 18 llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 5.5. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.25 5.6. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.?6 5.7.
En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SWISS en relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2074, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. [ na Cecilia Luisa Ayllón Quinteros gara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO E) Ibídem. E lbídem. 19 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 4) no) bl | A Gustav (García: SECRETAR J j j / L Na Cecilia Lula Mi FÚóneros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20