Año XXXIV – Número 3053 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 565-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2074. Referencia: Marcas involucradas SWISS MISS (denominativa) y CHOCOSUISSE (denominativa) PROCESO 583-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-2804. Referencia: Marcas involucradas GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta) y MALIBU (mixta) PROCESO 586-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito Nº 1 de la República del Ecuador.

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1621. Referencia: Marcas involucradas DOLOMET (denominativa) y DOLOMAX (denominativa) Para nosotros la Patria es América 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 565-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-2074 Referencia involucradas Marcas y (denominativa) (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

MISS SWISS CHOCOSUISSE VISTOS El Oficio 7471-S-TDCA-N º 1, del 24 de octubre de 2016, recibido físicamente el 9 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 81, Literales a) y h) del Artículo 82 y Literales a) y b) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-20132074.

El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Chocosuisse 26/06/2017 GACETA OFICIAL Demandado Instituto Ecuatoriano Intelectual de la 3 de 45 Propiedad Procuraduría General del Estado Tercero interesado 2. Huntwesson INC Hechos relevantes 2.1. El 29 de octubre de 1993 Huntwesson INC, (en adelante, Huntwesson) solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador (En adelante, Dirección Nacional de Propiedad Industrial), el registro del signo SWISS MISS como marca (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº 345 en octubre de 1993. 2.3. El 10 de mayo de 1994 y, dentro del término legal, Chocosuisse presentó observación contra la solicitud antes referida, sobre la base de la marca registrada CHOCOSUISSE (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.4.

Por Resolución 961213 del 9 de septiembre de 1997 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declaró infundada la observación presentada y otorgó el registro del signo SWISS MISS. 2.5. El 6 de marzo de 1998 Chocosuisse presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 961213 del 9 de septiembre de 1997. 2.6.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), al Procurador General del Estado, al Director Nacional de Propiedad Industrial y al tercero interesado, Huntwesson. 2.7. El 24 de junio de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitar Expediente administrativo 42569/93.

Clase 30: mezcla para preparar bebidas de cocoa caliente y frías. 2 De la revisión del expediente no se advierte con exaclilud qué productos distingue la marca Chocosuisse; sin embargo, es posible determinar que, cuanlo menos, dislingue chocolates. 2 () GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 45 Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Chocosuisse 3.1. El signo SWISS MISS no puede ser registrado debido a que mantiene extrema similitud con la marca de su titularidad CHOCOSUISSE, situación que generaría confusión en el consumidor. 3.2. La marca solicitada pretende distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y por ende en dicha clase se incluyen los chocolates que también distingue su marca registrada. 3.3.

Suizo, Swiss, Suisse, es un signo que indica la relación que hay entre el producto, su lugar de origen y sus características; por lo que, utilizar esa palabra como parte del signo solicitado contraviene lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344, similar al Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313, y causa engaño en los consumidores. 3.4.

Asimismo, su empleo podría inducir al público a error respecto al origen, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca. 3.5. El segundo término de la marca solicitada no es referencia para determinar la distintividad de la marca en su conjunto, ya que dicho término solamente da a entender que el producto es preparado por una mujer. 3.6.

El IEPI considera que un término es usual dependiendo del lugar donde es solicitado el registro a fin de determinar si el término SWISS es evocativo con relación a los productos que pretende distinguir. 4. Argumentos de la contestación presentada por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 4.1. Impugna la prueba que llegue a presentar la demandante. 4.2.

Que se reproduzca y tenga como prueba a favor del IEPI, todo en cuanto autos le fuera favorable. 5. f {} Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado Del escrito presentado se desprende que únicamente señaló casillero judicial para notificaciones. 3 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 5 de 45 Argumentos de la contestación de Huntwesson 6.1.

Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y ratifica sus argumentos esgrimidos en su escrito de contestación de la observación formulada por la demandante. 6.2. Es imposible que exista riesgo de confusión entre los signos en conflicto. B. CUESTIÓN PREVIA 1. La norma comunitaria en el tiempo 1.1. Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. 1.2.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 3 1.3.

El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 4 3 Ver de modo referencíal las Interpretaciones Prejudíciales expedidas en los Procesos 100-IP2013 del 25 de junio de 2013 y en el Proceso B2-IP-2014 del 10 de setiembre de 2014.

Ibídem. 4 ó GACETA OFICIAL 26/06/2017 6 de 45 1.4. El Tribunal ha manifestado al respecto: "Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior': 5 1.5. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 1.6.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 1. 7. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como "tránsito legislativo" o también como "aplicación de la ley comunitaria en el tiempo" ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP2003, en donde se precisó: "( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente a/ momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquél la disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ).

( ) l a norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial5 Ver de modo referencial la 1 nterpretaclón Prejudicial expedida en el Proceso 114-IP-2003. de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1026 de 14 de enero del 2004. 5 fJ GACETA OFICIAL 26/06/2017 7 de 45 de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registra marcaría. La anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestada a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acta administrativo, para la cual se deberá observar,( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registra.6 1.8.

A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 1.9.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.1 O. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: "El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la i"etroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad can la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a 'las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento', cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a titulo de excepción, que /os plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a /os efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y pró"ogas del derecho válidamente concedido. 6 Ver a modo referencial las Interpretaciones prejudiciales expedidas en los Proceso 2S.IP-95, caso "CANALI", publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 332, del 30 de marzo de 1998 y Proceso 39-IP-2003.

Interpretación Prejudicial de 9 de Julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003. 6 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 45 A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salva previsión expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud ( ), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a las efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitas que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido·: 7 1.11.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. c. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literales a) y h) del Artículo 82 y Literales a) y b) del Artículo 83 de la Decisión 3448 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 7 Ver a modo reíerencial la Interpretación prejudicial expedida en el Proceso 46-IP-2005 de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005. e Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Artfcu/o 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idéntfcos o similares de otra persona. Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior ( ) h) Puedan engañar a los medios comercia/es o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas o cualidades o la aptitud para el empleo de tos productos o servicios de que se trate ( ) Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechas de terceros, presenten algunos de las siguientes impedimentos: a) Sean idénticas o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registra o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir af pública a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo a las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )" e GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 45 2. Tomando en cuenta los hechos relevantes descritos en la presente providencia, las consideraciones realizadas en la cuestión previa y en atención a la solicitud del consultante, el Tribunal interpretará el Literal h) del Articulo 72 y el Literal a) del Articulo 73 de la Decisión 3139 y el Literal h) del Articulo 82 y Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344. 3.

El Tribunal no interpretará el Artículo 81 ni el Literal a) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitados por el consultante, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado. Asimismo, no procede la interpretación del Literal b) del Artículo 83 de la referida Decisión, por no ser materia de controversia el uso de un nombre comercial. 4.

El Tribunal interpretará de oficio el Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 y el Literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 10, toda vez que la demandante manifestó que el elemento denominativo del signo solicitado a registro indicaría la relación que hay entre el producto, su lugar de origen y sus características. 9 Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ "Artfculo 72.- No podrán registrarse como marcas fos signos que: ( ) h) Puedan engañar a fos medios comerciales o af púbfico, en particular sobre fa procedencia, la naturaleza, ef modo de fabricación, las caracterfsticas o cualidades o la aptitud para el empleo de fos productos o servicios de que se trate (...} Articulo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a} Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para regís/ro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

( )" Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ "Artfculo 72.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( } d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir fa especie, la calfdad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, fa época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

( ) Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ "Art/culo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, ef destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracterist/cas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios (...r 8 GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 45 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. lrregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia. Comparación entre signos denominativos compuestos. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil. Signos evocativos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACI ÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado SWISS MISS es confundible o no con la marca CHOCOSUISSE, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de /os presentes impedimentos: sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al a) público a effor, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a effor;

( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia 9 GACETA OFICIAL 26/06/2017 11 de 45 en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto. los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir la confusión o asociación. d) Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: \, 11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 10 GACETA OFICIAL (i) 26/06/2017 12 de 45 Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 30, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de los mismos. (ii) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos de consumo selectivo; es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas caracterf sticas técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 12 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 12 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 11 GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 45 1.7.

En conclusión, en el caso en análisis deberá verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. 1.8. Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal a) del Artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 34413; por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 2. lrregistrabilidad de signos engañosos por el lugar de procedencia 2.1.

Chocosuisse manifestó que el término SWISS que forma parte del signo solicitado SWISS MISS (denominativo), haría referencia a la relación que hay entre el producto, el lugar de origen de este y sus características por lo que podría inducir a engaño a los consumidores. 2.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 2.3.

El Literal h) del Articulo 72 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ''Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o a/ público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)" 2.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas 13 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Arlfculo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de tos presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a emJr, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales et uso de la marca puede inducir al público a error;

( )" 12 GACETA OFICIAL 26/06/2017 14 de 45 circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado. 2.5. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor. El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. 2.6. El Tribunal advierte que el engaño en cuanto al lugar de procedencia podría generar error respecto a las características y calidad del producto o servicio respectivo.

Un consumidor al pensar que determinados productos o servicios provienen de un lugar determinado, podría asumir que estos reúnen las mismas características y especificaciones de los realmente originarios de dicho territorio. 2.7. En el presente caso se deberá determinar si el signo SWISS MISS (denominativo) podría o no generar engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que distingue y, como efecto de ello, respecto de sus características y propiedades. 2.8.

Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal h) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Literal h) del Artículo 82 de la Decisión 34414; por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 3. Comparación entre signos denominativos compuestos 3.1.

Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SWISS MISS (denominativo) y la marca CHOCOSUISSE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ "Artfcu/o 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciafes o af público, en particular sobre la procedencia, la naturafeza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( )" t 26/06/2017 GACETA OFICIAL 15 de 45 denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.1 5 3.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.1 6 3.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas: 17 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario1 ª Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo..

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.19 15 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibídem. !7 Ibídem. 18 REAL ACADEMIA ESPA ÑOLA (RAE). Diccionario da la RAE.

Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. 19 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.

La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad 14 GACETA OFICIAL 26/06/2017 16 de 45 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • • • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 3.4.

En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: 20 20 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y nümero, plural.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de Junio de 2016. 15 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 45 e) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 3.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer si el signo SWISS MISS (denominativo) y la marca CHOCOSUISSE (denominativa) podrían inducir a error. Para dicho análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. 4. Marcas conformadas por denominaciones descriptivas. La marca débil 4.1. Chocosuisse manifestó que la palabra SWISS, que forma parte del signo solicitado SWISS MISS (denominativo) describe la relación que hay entre el producto, su lugar de origen y sus características; por lo que, utilizar esa palabra como parte del signo solicitado contravendría lo dispuesto en el Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.2.

Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo 16 GACETA OFICIAL 26/06/2017 18 de 45 concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.21 4.3.

El Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone: "Artículo 72.· No podrán registrarse como marcas /os signos que: (... ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de /os productos o de /os servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(. )".. 4.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos fom,ados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil. 4.5.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones descriptivas, estas palabras o partlculas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones descriptivas puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. 4.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparac1on, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.22 21 De modo referencial, ver Procesos 90-tP-2012 del 24 de octubre de 2012 y 336-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 22 Ver la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 17 GACETA OFICIAL 26/06/2017 19 de 45 4. 7.

Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. 4.8. Sobre el particular resulta pertinente mencionar que el Literal d) del Artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene la misma regulación que el Literal d) del Articulo 82 de la Decisión 34423; por lo que, los alcances de la interpretación previamente realizada resultan aplicables a ambas decisiones. 5.

Signos evocativos 5.1. Chocosuisse señaló que la marca solicitada SWISS MISS no seria suficientemente distintiva, siendo que la palabra SWISS evoca a SUIZA. En ese sentido, es pertinente analizar el tema relacionado a los signos evocativos. 5.2. Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.

Es decir, si este está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el citado carácter. 5.3. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. 24 5.4.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden 23 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.­ "Art/cu/o 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir fa calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o Indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...r 24 De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 18 (} GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 45 llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 5.5. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca; y, por tanto, son registrables.

No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo débil; y, en consecuencia, su titular tendria que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan en su conformación elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.2s 5.6.

Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.26 5.7. En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación SWISS en relación con los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado; y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2074, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. )t( Nv{ Cecilia Luisa A�teros MAGISTRADA 25 Ibídem. 26 Ibídem. 19 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 45 \.. Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

( __{iJw�¿ -=-GustavJ��rcío.. SECRETAR Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 26/06/2017 GACETA OFICIAL 22 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 583-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-2804 Referencia Marcas involucradas GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta) y MALIBU (mixta) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 2015-7136-TDCA del 12 de noviembre de 2016, recibido físicamente el 15 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81, 82 y Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-2804.

El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante b Twelve lslands Shipping Company Limited Proceso 583-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL Demandado Instituto Ecuatoriano Intelectual de la 23 de 45 Propiedad Procuraduría General del Estado Tercero interesado: 2. Productos Lácteos González Cia. Ltda. Hechos relevantes 2.1.

El 24 de octubre de 1997 Productos Lácteos González Cia. Ltda. (en adelante, Productos Lácteos) solicitó ante Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el registro del signo GONZALEZ ETIQUETA NARANJO como marca (mixta)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual en abril de 1998. 2.3. El 13 de febrero de 1999 y, dentro del término legal, Twelve lslands Shipping Company Limited (en adelante, Twelve lslands) presentó observación contra la solicitud antes referida sobre la base de la marca MALIBU (mixta) registrada para distinguir productos correspondientes a la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza3• 2.4.

Mediante Resolución 974556 del 10 de diciembre de 1999 el Director Nacional de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (En adelante, el IEPI) resolvió rechazar la observación formulada contra la solicitud presentada y otorgar el registro de la marca GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta). 2.5. El 3 de abril de 2000 Twelve lslands presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 97 4556 del 9 de diciembre de 1999.

Expediente administrativo 82665-97. Asimismo, de la revisión del expediente ínterno no es posible advertlr la representación gráfica de dicho signo. 2 De la revisión del expediente interno no es posible verificar a qué productos de la Clase 32 se refiere. 3 De la revisión del expediente interno no es posible advertir la representación gráfica del signo, ni determinar a qué productos de la Clase 33 se refiere. 2 Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 45 2.6.

En su oportunidad, el IEPI y Productos Lácteos presentaron sus contestaciones correspondientes. 4 2.7. El 14 de julio de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de Twelve lslands 3.1.

Es titular de la marca notoriamente conocida MALIBU (mixta) registrada en Ecuador (Registro 5629-87) y en otros países del mundo. 3.2. Existe semejanza gráfica entre la marca solicitada GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixta) y la marca registrada MALIBU (mixta), debido a que las etiquetas que los conforman son similares, situación que generarla confusión en el mercado. 3.3.

El signo solicitado contraviene lo dispuesto en los Artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344. 4. Argumentos de la contestación del IEPI 4.1. Realizado el cotejo marcarlo entre los signos en conflicto, desde el aspecto denominativo y gráfico en forma conjunta, de modo sucesivo, no fraccionado, y de forma simultánea se ha verificado que no existe semejanza entre los mismos que pueda generar confusión en el mercado y causar perjuicio al consumidor. 4.2.

La marca solicitada cumple con los requisitos dispuestos en el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, no se encuentra inmersa en las prohibiciones establecidas en el Literal a) del Articulo 83 de la referida norma. 5. Argumentos de la contestación de Productos Lácteos 5.1. Entre los signos en conflicto no existe semejanza que genere confusión en los consumidores. 5.2.

La marca MALIBU no es famosa ni notoriamente conocida como lo alega la demandante. 5.3. Desde que se emitió el acto administrativo impugnado han transcurrido más de 1O años, por lo que la acción ha prescrito. 4 De la revisión del expediente interno no se verifican las rechas de los escritos de descargos de dichas partes. 3 Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 25 de 45 Argumentos de la contestación de la Procuraduría General del Estado Del escrito presentado se desprende que únicamente señaló casillero judicial para notificaciones.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 81, 82 y Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5 5 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."Art/culo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca toda signa perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia/Izados por una persona de los productos o servicios Idénticos o similares de otra persona. Articulo 82. - No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al articulo anterior; b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o caracterfsticas impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; d) Consistan exclusivamente en un signo o Indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, caracterlsticas o Informaciones de los productos o de las servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pafs, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma especifica; g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterfsticas o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación i) geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan Inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o caracterlsticas de los bienes para los cuales se usan las marcas;

Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; j) siglas: o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización Internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier /J país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma. 4 f Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 45 2.

En el presente caso, no procede interpretar los Artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado, sino a la posibilidad de que este resulte confundible con la marca registrada a favor de un tercero. 3. Procede interpretar el Literal a) del Articulo 83 solicitado.

Adicionalmente, de oficio se interpretarán los Literales d) y e) del Articulo 83 y el Artfculo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenas debido a que dichas normas versan sobre los argumentos planteados por las partes en el procedimiento. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas mixtas La marca notoriamente conocida. 2. 3. Articulo 83.- Asimismo, no p<Xfn}n registrarse como marcas aquellos signos que, en relación can derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes Impedimentos: a) o Sean idéntfcos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

(-..} Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( } d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocida en el pais en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o Internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso def signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la mares notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta ef punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la ciase de fos productos o se,vicios para los cuales se solicita ef registro.

( ) Articulo 84.- Para determinar sí una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordad: b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de fa marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que disllngue la marca" 5 t Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 45 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Inducción a error. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixto) es confundible o no con la marca registrada MALIBU (mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.� Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; ) (...

" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones 6 Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 45 comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa}: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Conforme a lo antes expuesto, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría inducirse a error al público. 2. Comparación entre marcas mixtas 2.1. De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado GONZALEZ ETIQUETA NARANJO (mixto) y la marca registrada MALIBU (mixta) porque las etiquetas que conforman dichos signos serían similares. 2.2.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. 2.3. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en fa mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en /os consumidores': 7 2.4.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 8 7 Proceso 46-IP-2008.

Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mlxta). 14 de mayo de 2008. e Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 7 Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 29 de 45 2.5. En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.9 2.6.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente 1°: a) b) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 11 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: 9 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. 10 Ibídem.

Ibídem. 8 ó Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL c) 26/06/2017 30 de 45 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 12 Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto. 13 2.7.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 3. La marca notoriamente conocida 3.1. De los argumentos expresados por las partes se verifica que Twelve lslands alegó que la marca registrada MALIBU (mixta) es notoriamente conocida, por lo que resulta pertinente que dicho tema sea abordado. 3.2.

Sobre el particular, los Literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señalan lo siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (...) 12 De modo referencial, ver Proceso 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 1 O. 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 41 B-IP-2015 del 13 de junio de 2016. 9 Q Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 31 de 45 d) Constituyan una reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, par los sectores interesados y que pertenezca a un tercera.

Dicha prohibición será aplicable, can independencia de la clase, tanto en los casas en los que el uso del signa se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellas en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para /os cuales se solicita el registro.

(... )" 3.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar confusión o asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. 14 3.4.

El Artículo 84 de la Decisión 344 analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca. 3.5. La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 15, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad. 3.6.

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición 16 • En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 15 Ibídem. 16 Ibídem. 10 Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 45 3. 7.

Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-2804, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L r' ) ) ) a Ayllon Quinteros MAGISTRADA L Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 11 Proceso 583-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 45 I u� í A( Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 26/06/2017 GACETA OFICIAL 34 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 586-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito Nº 1 de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-1621 Referencia Marcas DOLOMET involucradas (denominativa) y DOLOMAX (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 7472-S-TDCA-Nº 1 de fecha 24 de octubre de 2016 y recibido físicamente con fecha 22 de noviembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito Nº 1 de la República del Ecuador solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 81 y Literal a) del Articulo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-1621.

El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Provenco C. Ltda. Demandado Instituto Ecuatoriano Intelectual de la Propiedad Proceso 586-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 35 de 45 Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual Procurador General del Estado Tercero interesado: 2.

Medifarma S.A. Hechos relevantes 2.1. Con fecha 28 de agosto de 1997, Provenco C. Ltda. (en adelante, PROVENCO) solicitó a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el registro como marca (denominativa) del signo DOLOMET para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Intelectual Nº 394 en noviembre de 1997. 2.3. Con fecha 18 de diciembre de 1998, y dentro del término legal, Medifarma S.A. presentó observación contra la solicitud antes referida, sobre la base de la marca DOLOMAX (denominativa), registrada para distinguir productos correspondientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza2. 2.4.

Con fecha 30 de septiembre de 1999, mediante Oficio Nº 973703, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (En adelante, el IEPI) resolvió aceptar la observación formulada contra la solicitud de registro presentada y denegar el registro del signo DOLOMET. 2.5. Con fecha 23 de febrero de 2000, PROVENGO presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito Nº 1 de la República del Ecuador, a fin de declarar nulo el Oficio Nº 973703 de fecha 30 de septiembre de 1999. 2.6.

Con fecha 23 de marzo de 2000, el IEPI contestó la demanda. 2.7. Con fecha 18 de abril de 2000, el Procurador General del Estado contestó la demanda. 2.8. Con fecha 3 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI contestó la demanda. Expediente administrativo 81218/97. 2 De la revisión del expediente no se advierte el detalle de los productos que distingue la marca DOLOMAX. 2 Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 36 de 45 2.9.

Mediante Auto de fecha 12 de diciembre de 2011, el Tribunal consultante suspendió el procedimiento y solicitó Interpretación Prejudicial. 3. Argumentos de la demanda de PROVENCO 3.1. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial incurrió en error al considerar que los signos DOLOMET y DOLOMAX son semejantes. Entre estos signos existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas. 3.2.

El signo DOLOMET debe ser evaluado en su conjunto y no como erróneamente se ha considerado, como una reproducción del prefijo DOLO de la marca DOLOMAX. 3.3. En la Resolución impugnada se ha considerado que en la marca solicitada únicamente se ha reemplazado la vocal A por la E y la consonante X por la T, lo cual es un error porque dado que DOLO es un prefijo de uso común, el examen solo debió darse entre las terminaciones MET y MAX. 3.4.

En el mercado de productos farmacéuticos coexisten marcas que incluyen en su conformación el prefijo DOLO, tales como DOLOFEN, DOLORINE, TRAMADOLOR, DOLOXEN, NEODOLON, DOLOSTOP, DOLEX, por lo que dicho prefijo no es susceptible de apropiación. 3.5. No se ha efectuado correctamente el cotejo entre las marcas en conflicto toda vez que no se ha aplicado la "regla de visión en conjunto". 4.

Argumentos de la contestación del IEPI Se ratificó en todos los argumentos descritos en la Resolución 973703. 5. Argument�s de la contestación de la Direc ción Nacional de Propiedad Industrial del IEPI 5.1. El signo DOLOMET es muy similar gráfica, fonética y auditivamente a la marca DOLOMAX. registrada para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional Niza. 5.2.

En la marca solicitada solo se ha reemplazado la vocal A por la E y la consonante X por la T. A esto se le suma el hecho de que los productos que protege la marca registrada son los mismos que pretende distinguir la marca solicitada. 3 Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 37 de 45 Argumentos de la contestación del Procurador General del Estado Señaló casillero judicial para notificaciones con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en el proceso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 81 y el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.3 2. En el presente caso, no procede interpretar el Articulo 81 de la Decisión 344, por no ser materia de controversia la distintividad intrínseca del signo solicitado sino la posibilidad de que este resulte confundible con signos distintivos registrados a favor de un tercero. 3.

En consecuencia, solo se procederá con la interpretación del Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. 2. 3. 4. 3 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. "Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptlbfes, suficientemente distintivos y susceptibfes de representación grafica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.· "Articulo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error; f r 4 Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 38 de 45 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado DOLOMET es confundible o no con la marca DOLOMAX, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los presentes impedimentos: sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al a) público a e"or, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;

(... )" 1.2. La norma citada consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. 1.3.

Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 4 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-IP-2006 de fecha 18 de agosto de 2006. 5 Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 39 de 45 palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 5 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir la confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. 5 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 623-IP-2015 de fecha 26 de agosto de 2016. 6 Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 40 de 45 Comparación entre signos denominativos 2.1.

De acuerdo a lo alegado por la demandante, existiría confusión entre el signo solicitado DOLOMET (denominativo) y la marca registrada DOLOMAX (denominativa), por lo que teniendo en cuenta que ambos están conformados únicamente por elementos denominativos, procede analizar este tema. 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.6 2.3.

En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominatlvos se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas: 7 6 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.

Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionarioª. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1 P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de fecha 10 de Junio de 2016. Ibídem. a REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo so/; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. 7 ó Proceso 566-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 45 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 9 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: • Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. • Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. • Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas. 3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos 3.1 En el presente caso, el signo solicitado DOLOMET pretende distinguir productos farmacéuticos; así como distingue la marca registrada DOLOMAX los mismos que corresponden a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer 9 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "moñema•: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej.• de, no, yo, el, ar, -s. -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 {} Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 42 de 45 referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. 3.2 El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.10 3.3 Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. 3.4 Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura 'curativa personal', según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 3.5 Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de tumo.11 3.6 Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas.12 10 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 8-IP-2013 del 15 de marzo de 2013. 11 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 30-IP-2000 del 2 de Junio de 2000.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 4S.IP-2000 del 28 de julio de 2000. 12 9 Proceso 586-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 43 de 45 3.7 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y que, además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 3.8 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar la registrabilidad de la marca DOLOMET tomando en cuenta que de incurrir en error podrlan verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. 4.

Partículas de uso común farmacéuticas en la conformación de marcas 4.1. PROVENGO ha manifestado que el término DOLO es de uso común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema. 4.2. Al respecto, el Tribunal anteriormente ha manifestado que las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo {prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. 13 4.3.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general1 4. En este sentido, los signos que contengan dichas partlculas serán considerados marcariamente débiles. 4.4. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-IP-2013 el 3 de diciembre de 2013. 14 Acerca del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptib/es de privilegio marcaría. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles".

OTAMENDI Jorge. Derecha de Marcas, Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2002. P, 191. (! I 10 Proceso 586-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 44 de 45 de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes".15 4.5. En consecuencia, se deberá determinar si el término DOLO es de uso común o no para distinguir productos de la referida clase y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos comparados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito Nº 1 de la República del Ecuador al resolver el proceso interno 17811-2013-1621, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ( �cilia L�{b:. MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 162-IP-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013. 11 Proceso 586-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 45 de 45 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12