TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 04 de mayo del 2017 Proceso: 676-1P-2015 Asunto: Ampliación de la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 676-1P-2015 Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 05869-2013 Referencia: Signos involucrados DIMERC (denominativo) y MERCK SERONO (denominativo) y MERCK (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 58-2017-S-5*SECA-CSJLI-PJ, de 30 de marzo de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, reitera la solicitud de ampliación realizada en el Oficio 5869-2013- 0/S'SECA-CSJLI-PJ, de 20 de abril de 2016 recibido vía correo electrónico en la misma fecha, en el que se solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05869-2013.

A.

ANTECEDENTES 1. El 20 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través del Oficio 5869-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ, solicitó la Interpretación Proceso 676-1P-2015 Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 20 de abril de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través del Oficio 5869-2013-0/58SECA-CSJLI-PJ, requirió la ampliación de la Interpretación Prejudicial solicitada a fin de que se interprete el Artículo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El 13 de enero de 2017 se aprobó la Interpretación Prejudicial 676-1P- 2015, la cual fue notificada al Organo Consultante el 10 de febrero del mismo año; sin embargo, en la misma no se hace referencia a la solicitud de ampliación de dicha Interpretación Prejudicial. CONSIDERACIONES El 12 de abril de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Resolución Número Seis, resolvió en lo pertinente: 1.1.

Admitir como medio probatorio extemporáneo el mérito del acuerdo de coexistencia celebrado entre DIMERC S.A. y MERCK KGaA. 1.2. Ampliar la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Resolución Número Cuatro del 2 de noviembre de 2015, a fin de que interprete el Artículo 159 de la Decisión 486.

NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante ha solicitado la ampliación de la Interpretación Prejudicial presentada el 20 de diciembre del 2015, para que se interprete el Artículo 159 de la Decisión 486? de la Comisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de fítulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que tos titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar fas previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a fa identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia, En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el pnmer párrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el termitorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.” 1.1. 1.2. 1.3.

Proceso 676-1P-2015 Comunidad Andina, el mismo que se interpreta por ser procedente. Adicionalmente, se ha solicitado que el Tribunal responda la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcaria con relación a la normativa comunitaria, respecto a una solicitud de registro de marca con una marca registrada? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acuerdos de coexistencia marcaria.

Respuesta a la pregunta formulada por la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acuerdos de coexistencia marcaria Del expediente interno se constata que el 10 de febrero de 2016 la sociedad DIMERC S.A., presentó ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, un acuerdo de coexistencia celebrado con la sociedad MERCK KGaA, el mismo que fue admitido a trámite y mediante Resolución Número Seis se dispuso remitirlo a este Tribunal, a fin de que sea tomado en cuenta al momento de interpretar el Artículo 159 de la Decisión 486.

En el mencionado acuerdo celebrado el 23 de noviembre de 2015 en la ciudad de Lima, entre DIMERC S.A. y MERCK KGAaA., convienen en que DIMERC S.A. puede utilizar y registrar sus marcas DIMERC y DIMERC OFFICE solo en relación con los productos y servicios de distintas Clases de la Clasificación Internacional de Niza, entre las que se encuentra la Clase 16, detallándose los mismos productos que en la solicitud de registro presentado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Del mismo modo, MERCK KGaA se compromete, entre, otros, a no ejercer los derechos que se derivan del uso y/o registro de sus marcas MERCK y MERCK-LOGO, contra el uso de DIMERC y/o registro de sus marcas DIMERC y DIMERC OFFICE. Por lo expuesto, deviene necesario hacer referencia a “los acuerdos de coexistencia marcaria”, contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486.

Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancias de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 676-IP-2015 contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa?. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza?, La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohibe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos*: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios, (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.5 En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancias de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se León y León, Gustavo.

“Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, tera Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391. Proceso 104-1P-2003, de 27 de noviembre de 2003, caso “BSCH mixta". Proceso 318-1P-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso “SCORPION” (denominaliva)”. Proceso 50-1P-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: "ALLEGRA” 1.9.

Proceso 676-1P-2015 subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.S En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ).

En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 1.10.La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.

Respuesta a la pregunta formulada por la Consultante La Corte consultante ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: ¿Cómo debe interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcaria con relación a la normativa comunitaria, respecto a una solicitud de registro de marca con una marca registrada? Para contestar esta pregunta, la Corte consultante deberá remitirse al punto 1.6, de la página 4 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Ampliación de la Interpretación Prejudicial 676- IP-2015 para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 05869-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. e Proceso 104-1P-2002 de 4 de diciembre de 2002, marca: “STARBUCKS”.

Proceso 50-1P-2001 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. Proceso 676-1P-2015 La presente Ampliación de Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron en su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. HL Cecilia Luísa Ayllór Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO [ Q Hernán Ri Yu? no Hugo Ramiro Gómez Apac MAGIS MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / |) 6 (NA E ( + LES: el Cecilia Lúísa a ustabo-Gara PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.