Año XXXIV – Número 3049 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 657-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 041742013-0-1801-JR-CA-12.

Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial PROCESO 676-IP-2015 Ampliación de la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 676-IP-2015. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 058692013.

Referencia: Signos involucrados DIMERC (denominativo) y MERCK SERONO (denominativo) y MERCK (mixto) PROCESO 16-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 108212013.

Referencia: Signos involucrados “INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLAYO” (mixto) e “ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO” (mixto). Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/06/2017 2 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017 Proceso: 657-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 04174-2013-0-1801-JR-CA-12 Referencia: Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4174-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ del 3 de diciembre del 2015, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04174-2013-0-1801-JR-CA-12; y, El Auto del 13 de octubre del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: PUBLIBUR S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA Proceso 657-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 3 de 41 PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero interesado: CORPORACIÓN LINDLEY S.A. 2. Hechos Relevantes 2.1.

El 17 de marzo de 2011, PUBLIBUR S.A. interpuso una denuncia contra la CORPORACIÓN LINDLEY S.A. (en adelante, LINDLEY) por infracción a sus derechos de propiedad industrial, manifestando que es titular de la marca figurativa que distingue productos de la Clase 6 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)1.

PUBLIBUR S.A. manifiesta que la denunciada viene ordenando a terceras empresas la fabricación, mantenimiento y pintado de las casetas de tránsito y de esa manera viene utilizando la combinación de colores que constituyen su marca registrada. Marca registrada de PUBLIBUR S.A. 2.2. El 15 de abril del 2011, LINDLEY contestó la denuncia manifestando que PUBLIBUR S.A. no ejercía derecho exclusivo sobre el diseño de la caseta de tránsito, sino, solo sobre la combinación de colores, amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco y además que la denunciante fue contratada por la empresa para que realice el pintado y mantenimiento de sus casetas de tránsito. 2.3.

El 27 de mayo del 2011, LINDLEY obtuvo el registro de la marca figurativa (sin reivindicar la representación de la caseta / se reivindica los colores amarillo y azul) para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza2, bajo el Certificado No. 176304. Con fecha 2B de octubre de 2008, la accionante PUBUBUR S. A. de Perú, obtuvo el registro de la marra de producto constituida por el logotipo, conformado por la represen/ación estilizada de una case/a -sin reivindicar la figura- con los colores amarillo, verde, celeste rojo, ma,rón, azul, negro y blanco, para distinguir productos de la Clase 6: metales; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vlas férreas: cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajerfa y ferreterfa metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases: minerales.

Clase 6: metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; constrocciones transportables metálicas; materiales metálteos para vlas férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artfculos de cerrajerla y ferreterla metálicos; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metallferos. 2 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 41 2.4.

El 16 de noviembre del 2011, mediante Resolución 2958-2011/CSD­ INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (En adelante, el INDECOPI) de la República del Perú, declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, al considerar que los medios de prueba presentados por PUBLIBUR S.A. tales como fotografías, constatación policial, facturas, etc., no demuestran que la emplazada haya utilizado el signo de la denunciante. 2.5.

PUBLIBUR S.A., presentó Recurso de Apelación contra la Resolución 2958-2011/CSD-INDECOPI, y el 15 de abril del 2013, el Tribunal del INDECOPI en última instancia administrativa, emitió la Resolución 12472013/TPI-INDECOPI confirmando la decisión inicial, al considerar que la denunciante no acreditó con medio probatorio alguno el uso por parte de la empresa LINDLEY del signo presuntamente infractor. 2.6.

El 27 de mayo del 2013, PUBLIBUR S.A. interpuso Demanda Contencioso Administrativa contra la Resolución 1247-2013fíPI­ INDECOPI del 15 de abril del 2013 y como pretensión accesoria la Nulidad de la Resolución 2958-2011/CSD-INDECOPI del 16 de noviembre del 2011. 2.7. El 21 de febrero del 2014, el INDECOPI contestó la Demanda Contencioso Administrativa. 2.8.

El 5 de junio del 2014, LINDLEY presentó contestación a la Demanda Contencioso Administrativa como Tercero Interesado. 2.9. El 1O de julio del 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialización en Temas de Mercado, emitió Resolución signada como Sentencia Número Doce, declarando infundada la demanda interpuesta por PUBLIBUR S.A. 2.1O.

El 23 de julio del 2015, PUBLIBUR S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia signada con el Número Doce. 2.11. Mediante Auto de 9 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 3. 26/06/2017 5 de 41 Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentada por PUBLIBUR S.A. 3.1.

PUBLIBUR S.A. "( ) solicitó el registro de marca de producto constituido por el logotipo conformado por la representación estilizada de una caseta (sin reivindicar la representación de la caseta) en colores amarrillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco; para distinguir metales comunes y sus aleaciones; materiales metálicos para vlas férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajerla y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales de la clase 6 de la clasificación internacional, { ) la misma que se inscribió ( ) en el registro de marca del producto de la propiedad industrial a favor de Publibur S.A. { ) y por ende {.. ) tiene la protección de los colores en la caseta de tránsito". 3.2.

PUBLIBUR S.A., "( ) ha presentado pruebas fehacientes y objetivas como son: certificado N ° 00172838, copia de la Resolución N ° 0030042009/CSDI-I NDECOPI, de fecha 28/10/2009, copia de la Resolución 2832-2010ffPI-INDECOPI, de fecha 10/12/2010, carta notarial de fecha 25/01/2011, acta de conciliación por falta de acuerdo, de fecha 10/02/2010, fotografías tomadas a las casetas de tránsito en diversos lugares del país, constatación policial, ( ) que ha acreditado sobre la infracción respecto a los colores que vienen utilizando en una caseta sin autorización de mi representada, por lo que la infracción se ha dado y no ha valorado adecuadamente el INDECOPI al expedir la resoluciones materia de cuestionamiento". 3.3.

Se ha incurrido en la violación del Articulo 192 de la Decisión 486, en donde se "( ) dispone que el titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo, idéntico o similar, cuando ello pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, siendo de aplicación al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 de la citada Decisión, en cuanto corresponda': 3.4.

Se ha visto vulnerado el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el que manifiesta "( ) que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos idénticos o similares para los cuales haya sido solicitada la marca, entre otros actos, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión': 4 t Proceso 657-1P-2015 GACETA OFICIAL 4. 26/06/2017 6 de 41 Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por el INDECOPI 4.1. "( ) No se ha acreditado que CORPORACION LINDLEY S.A. utilice algún signo que vulnere los derechos conferidos a la demandante por el registro de la marca registrada en el certificado Nª 172838': 4.2.

"( ) la demandante si bien ha aportado medios probatorios, ninguno acredita la supuesta infracción, por lo que corresponde declarar infundada la demanda por improbanza de la pretensión conforme la legislación y jurisprudencia citada". 4.3. "( ) la demandante a lega que debido a que el Tribunal del INDECOPI no ha evaluado los hechos como ella propone {determinando que se habría infringido sus derechos), no existiría una debida motivación. Sin embargo, lo señalado por la demandante carece de sustento, toda vez que aprecia en autos el Tribunal ha aplicado la norma que corresponde, sustentando la inexistencia de una infracción al derecho de marcas•: 5.

Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Administrativa presentada por LINDLEY como Tercero Interesado 5.1. "( ) el derecho marcaría de Publibur fue restringido por el lndecopi sólo a 'fa combinación de colores amarillo, celeste, rojo, marrón, azul, negro, blanco aplicado sobre la figura estílizada de la caseta de tránsito, genérica y no reivindicable·, pues fue objeto de oposición por parte de mi representada Corporacion Lindley, (...) quien demostró ( ) que las casetas de tránsito con el lago Inca Kola y sus colores característicos azul, aman-illo, blanco, datan de más de 42 años". 5.2.

"( ) fas pruebas ofrecidas por la demandante no acreditan de manera alguna la pretendida infracción marcaría que la actora endilgó contra mi poderdante Corporacion Lindley". 6. Argumentos de Sentencia de Primera Instancia emitida por el Vigésimo Sexto juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado 6.1. "( ) lo que se protege con dicho registro es la particular combinación y distribución de colores amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco aplicada sobre la figura de una caseta y no, la figura de una caseta". 6.2.

"(...) las copias de las 9 facturas comerciales y las impresiones de las fotograflas en las que ese consigna con fecha 11 de septiembre de 2006 no pueden ser consideradas para acreditar la infracción denunciada dada su fecha de emisión anterior al registro de la marca de fa demandante. De otro lado, el resto de fotografías tampoco será tomado en cuenta al no tener fecha cierta". s Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 7 de 41 6.3.

"( ) la copia de la Carta Notarial remitida por Publibur S.A. a la Corporación Undley con fecha 26 de enero de 2011, la demandante da a entender que su derecho recae cobre las casetas, lo cual no es correcto ya que el registro de su marca so/o protege la distribución especial de los colores y no la representación de las casetas, por lo que se concluye que con dicho documento no se acredita la infracción alegada". 6.4.

"( ) la Acta de Conciliación por Falta de Acuerdo, Acta No. 98, se advierte que en ella solo se aprecia que la demandante solicita que se le indemnice por el monto de $ 3 900, OO. 00 por ser titular de la marca que se describe en el acta; sin embargo, no se aprecia cuál es el motivo por el cual requiere la indemnización ni se realiza siquiera la descripción del signo utilizado por Corporacion Lindley; lo que este documento tampoco sirve para acreditar la infracción denunciada': 6.5.

"( ) la presente acción se inició de parte, no se ha logrado acreditar la infracción denunciada por la ahora demandante contra sus derechos de propiedad industrial sobre su marca registrada con Certificado No. 172838': 6.6. "( ) con fecha 15 de agosto de 2008, la empresa CORPORACIÓN JOSE R. LINDLEY S.A., firmó un convenio con la POLICIA NACIONAL DE TRANSITO para la provisión de casetas de tránsito y para realizar el mantenimiento pertinente a éstas, por un periodo de 8 años.

( ) Por lo tanto, queda evidenciado que al momento de solicitar a registro la mencionada marca, la empresa PUBLIBUR S.A. tenia conocimiento de que la empresa CORPORACIÓN JOSE R. UNDLEY S.A. tenia un convenio de Cooperación con la Po licía Nacional de Transito para encarga la fabricación y mantenimiento de las casetas de policia de tránsito, con la finalidad de establecer una estrategia de mercado para publicar la marca INKA KOLA ". 6.7.

"( ) que con la Resolución 1247-2013/TPI-INDECOPI, no se ha vulnerado el derecho invocado; toda vez que de la revisión de la referida resolución se advierte una debida motivación". 7. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por PUBLIBUR S.A 7.1. LINDLEY "(...) señala en su contestación de demanda que las casetas de transito que contiene la marca INKA KOLA con sus colores característicos, azul, amarillo y blanco, están instaladas hace 42 años; pero sin embargo, no demuestra con documento o medio de prueba alguno que dichos colores hayan sido registrados como su marca con 42 años de antigüedad". 7.2.

"( ) el Juez, basa su decisión en virtud al dictamen fiscal No. 674-2014 de fecha 29 de septiembre de 2014, emitido por la Décima Fiscalía 6 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 41 Provincial de Lima, que opinó declarar INFUNDADA la demanda, en donde claramente se puede apreciar que dicha fiscalía lo único que hizo fue repetir los argumentos de INDECOPI y CORPORAION LINDLEY S.A. con los mismos fundamentos facticos y erróneos, (...) sin ( ) ninguna jurisprudencia o norma legal que ampare sus argumentos sobre /os temas de fondo vertidos en nuestra demanda". 7.3.

"( ) no se ha tenido en cuenta que mi representada oportunamente y según obran en autos ha presentado pruebas contundentes y objetivas que amparan nuestra demanda, las mismas que se podrán advertir del expediente administrativo 001722838 expedida por el INDECOPI, la cual demuestra la titularidad que tiene mi representada sobre la combinación de colores, descrita en dicho certificado". 7.4.

"(... ) el juzgador incurre en error de hecho en el considerando DÉCIMO TERCERO, pues conforme se aprecia del certificado de registro de marca, esta nos fue otorgada y registrada el 28 de octubre del 2009, y al momento de sentencia, el Juez, no ha tenido en cuenta /o señalado por el Art. 192 de la Decisión 486'� 7.5. "( ) el juzgador no ha tenido en cuenta la Resolución 003004-2009/CSD­ INDECOPI de 28.10.2009, fecha en la que se inscribe el registro de la marca nuestro favor". 7.6.

"(...) la empresa demandada CORPORAC/ON LINDLEY S.A., ha incurrido en infracción a los derechos de propiedad industrial, por vulnerar y desconocer la Resolución 2832-2010/TPI-INDECOPI, de fecha 1-12-2010, que se refiere al otorgamiento de registro de marca de producto respecto a los colores que se nos hayan otorgado, y con e//os, nos ocasiona un gran perjuicio económico e institucional".

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d) y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3 • El Tribunal no interpretará el referido Artículo 192, ya que de los antecedentes del proceso interno se desprende que se discute un tema Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 155.- El registro de una mEll{;a confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento. los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar canfusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Traténdose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. ( )" "Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podré impedir a cualquier tercero usar en el comercia un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o seNicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o irTf)licara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artfculos 155, 156, 157 y 158en cuanto corresponda: 7 Proceso 657-1P-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 41 de infracción marcaria y no de nombre comercial.

La interpretación del literal d) del Art. 155 será precedida de la interpretación del artículo 154 de la misma normativa4• Adicionalmente, se solicita a este Tribunal que se pronuncie sobre lo siguiente: ¿Qué medios probatorios son necesarios para acreditar la infracción de derechos a la propiedad industrial en relación con una marca registrada que reivindica una combinación de colores (amarillo, verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco) aplicada sobre una figura estilizada de una caseta de tránsito el cual no es reivindicable? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos. Comparación entre signos figurativos. Respuesta a la pregunta formulada. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos 1.1.

En el proceso interno, PUBLIBUR S.A. interpuso una denuncia contra la corporación LINDLEY, por infracción a sus derechos de propiedad industrial, manifestando que es titular de la marca figurativa que distingue productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza, expresando que la denunciada viene ordenando a terceras empresas la fabricación, mantenimiento y pintado de casetas de tránsito utilizando la combinación de colores que constituyen su marca registrada.

Por lo que resulta pertinente referirnos al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular y el uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. 1.2. Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente." La disposición citada establece el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro Decisión 486 da la Comisión da la Comunidad Andina "Articulo 154.• El derecho al uso exclusivo de una marca se adquinrá por el registro de la misma ante la respectiva of,cina nacional competen/e.· 8 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 41 de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 5 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendí): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registra! o en el mercado.

(i) (ii) En el ámbito registra!, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca. 1.3 De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. 1.4 La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado', lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. Donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión"6• • De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT. 9 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 1.5 26/06/2017 11 de 41 Por lo antes expuesto, la norma permite que el titular de una marca inicie las acciones respectivas para proteger su derecho debidamente concedido, evitando que terceros sin su autorización la usen, siendo la autoridad la llamada a acoger el pedido, siempre y cuando se configure el uso no apegado a derecho.

Acción por infracción de derechos 1.6 El Articulo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. 1.7 Respecto a la prohibición contenida en el literal d) de dicho artículo, esta prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, por lo que solo se analizará el literal d) del Articulo 155. 1.8 Elementos para calificar la conducta contenida en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486: 1.8.1 El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2 Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 1.8.3 Evento de presunción de riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo 10 Proceso 657 -1 P-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 41 de confusión se presumirá. Para esto los dos signos deben ser exactamente iguales. 1.8.4 En el caso en concreto, se deberá analizar si el signo utilizado incurre en la causal antes analizada. 2.

Comparación entre signos figurativos 2.1. En el proceso interno se discute la infracción a los derechos de Propiedad Industrial supuestamente cometido por LINDLEY, en contra de la marca registrada a favor de la denunciante, PUBLIBUR S.A., como consecuencia de que la denunciada habría ordenado a terceras empresas la fabricación, mantenimiento y pintado de casetas de tránsito utilizando la combinación de colores que constituyen la marca registrada, consecuentemente, procede analizar el tema de la comparación entre signos figurativos. 2.2.

Dentro de las marcas gráficas, se encuentra la marca figurativa que es aquella que se encuentra formada por una imagen visual que evoca un concepto concreto. El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa.7 2.3. En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario.

El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Los colores: la marca registrada reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 8 2.4.

El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En ese sentido, se debe tomar en cuenta las siguientes reglas: (i) • Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial reca/da en el Proceso 158-IP-2012.

Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015. 11 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 41 identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

(ii) Entre los tres elementos de la marca figurativa -el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podrían suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.5.

En consecuencia, al realizar el análisis entre marcas figurativas, se debe realizar una comparación integral dando mayor importancia al aspecto conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. 2.6. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos figurativos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir. 3.

Respuesta a la pregunta formulada 3.1. La Corte Consultante ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie sobre: ¿Qué medios probatorios son necesarios para acreditar la infracción de derechos a la propiedad industrial en relación a una marca registrada que reivindica una combinación de colores (amarillo. verde, celeste, rojo, marrón, azul, negro y blanco) aplicada sobre una figura estilizada de una caseta de tránsito el cual no es reivindicable? Cualquier tipo de prueba permitida por la legislación interna del País Miembro puede servir para acreditar la infracción de derechos a la propiedad industrial, en relación con una marca registrada que reivindica una combinación de colores.

Es importante tener en cuenta que la prueba deberá estar encaminada a demostrar el uso no autorizado en el comercio de un signo idéntico o similar al registrado, en la forma como éste ha sido registrado, en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 04174-2013-0-1801-JR-CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo 12 Proceso 657-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 14 de 41 dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. MAGISTRADA Hugo Ramiro ez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman iguafmente fa presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �cilia S jf�.

PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 13 GACETA OFICIAL 26/06/2017 15 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 04 de mayo del 2017 Proceso: 676-IP-2015 Asunto: Ampliación de la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 676 -IP-2015 Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno 05869-2013 del Consultante: Referencia: Signos involucrados DIMERC (denominativo) y MERCK SERONO (denominativo) y MERCK (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 58-2017-S-5 1ª SECA-CSJLI-PJ, de 30 de marzo de 2017, recibido via correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, reitera la solicitud de ampliación realizada en el Oficio 5869-20130/5 1ª SECA-CSJLI-PJ, de 20 de abril de 2016 recibido via correo electrónico en la misma fecha, en el que se solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05869-2013. 6 A.

ANTECEDENTES 1. El 20 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través del Oficio 5869-2013-0/51ª SECA-CSJLI-PJ, solicitó la Interpretación Proceso 676-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 16 de 41 Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

El 20 de abril de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través del Oficio 5869-2013-0/51ª SECA-CSJLI-PJ, requmo la ampliación de la Interpretación Prejudicial solicitada a fin de que se interprete el Articulo 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

El 13 de enero de 2017 se aprobó la Interpretación Prejudicial 676-IP2015, la cual fue notificada al Órgano Consultante el 10 de febrero del mismo año; sin embargo, en la misma no se hace referencia a la solicitud de ampliación de dicha Interpretación Prejudicial. B. CONSIDERACIONES 1. El 12 de abril de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante Resolución Número Seis, resolvió en lo pertinente: 1.1.

Admitir como medio probatorio extemporáneo el mérito del acuerdo de coexistencia celebrado entre DIMERC S.A. y MERCK KGaA. 1.2. Ampliar la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Resolución Número Cuatro del 2 de noviembre de 2015, a fin de que interprete el Artículo 159 de la Decisión 486.

C. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante ha solicitado la ampliación de la Interpretación Prejudicial presentada el 20 de diciembre del 2015, para que se interprete el Artículo 159 de la Decisión 486 1 de la Comisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Artículo 159.· Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombra de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pals Miembro, salvo que /os titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar /as previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancfas o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servíeiOs en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las ofrcinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comercia/es y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este articulo. cuando la marca no esté siendo utilizada en el terrilorio del pais importador. según lo dispuesto en el primer párrafo del articulo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utili.ración de la marca obedece a causas justificadas. • 2 Proceso 676-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 41 Comunidad Andina, el mismo que se interpreta por ser procedente.

Adicionalmente, se ha solicitado que el Tribunal responda la siguiente pregunta: ¿ Cómo debe interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcaría con relación a la normativa comunitaria, respecto a una solicitud de registro de marca con una marca registrada? D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. Acuerdos de coexistencia marcaria. Respuesta a la pregunta formulada por la Consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acuerdos de coexistencia marcaria 1.1. Del expediente interno se constata que el 10 de febrero de 2016 la sociedad DIMERC S.A., presentó ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, un acuerdo de coexistencia celebrado con la sociedad MERCK KGaA, el mismo que fue admitido a trámite y mediante Resolución Número Seis se dispuso remitirlo a este Tribunal, a fin de que sea tomado en cuenta al momento de interpretar el Artículo 159 de la Decisión 486. 1.2.

En el mencionado acuerdo celebrado el 23 de noviembre de 2015 en la ciudad de Lima, entre DIMERC S.A. y MERCK KGaA., convienen en que DIMERC S.A. puede utilizar y registrar sus marcas DIMERC y DIMERC OFFICE solo en relación con los productos y servicios de distintas Clases de la Clasificación Internacional de Niza, entre las que se encuentra la Clase 16, detallándose los mismos productos que en la solicitud de registro presentado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Del mismo modo, MERCK KGaA se compromete, entre, otros, a no ejercer los derechos que se derivan del uso y/o registro de sus marcas MERCK y MERCK-LOGO, contra el uso de DIMERC y/o registro de sus marcas DIMERC y DIMERC OFFICE. Por lo expuesto, deviene necesario hacer referencia a "/os acuerdos de coexistencia marcaría", contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486. 1.3.

Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes 3 Proceso 676-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 18 de 41 contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa2. 1.4.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza3 • 1.5.

La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohibe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. 1.6. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaría, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos4: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia 1. 7.

La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 5 1.8. En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que "Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar /os empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir fa comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se León y León, Gustavo.

"Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: 1era Edición, Thomson Reuters. ECB Ediciones S.A.C., Uma, Perú, 2015, p. 391. Proceso 104-IP-2003, de 27 de noviembre de 2003, caso "BSCH mixta� Proceso 318-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso "SCORPION"(denominativa): Proceso 50-IP-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: "ALLEGRA� 4 Proceso 676-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 19 de 41 subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión( )".6 1.9.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que "No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular'", de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 1.1 O. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor. 2.

Respuesta a la pregunta formulada por la Consultante La Corte consultante ha solicitado a este Tribunal que se pronuncie sobre los siguientes aspectos: ¿Cómo debe interpretarse los Acuerdos de Coexistencia Marcarla con relación a la normativa comunitaria, respecto a una solicitud de registro de marca con una marca registrada? Para contestar esta pregunta, la Corte consultante deberá remitirse al punto 1.6, de la página 4 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Ampliación de la Interpretación Prejudicial 676IP-2015 para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 05869-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Proceso 104-IP-2002 de 4 de diciembre de 2002, man:a: "STARBUCKS: Proceso 50·/P-2001 de 3 de diciembre de 2001. marca: ALLEGRA. 5 Proceso 676-IP·2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 41 La presente Ampliación de Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron en su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO < Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. t � / �[ Cecilia Luisa Ayl�os PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 41 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 16-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 10821-2013 Signos involucrados "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLA YO" (mixto) e CULTURAL PERUANO "ICPNA INSTITUTO NORTEAMERICANO" (mixto).

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 10821-2013-0/Sta SECA-CSJLI-PJ, de 20 de enero de 2016, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 10821-2013.

El Auto de 16 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CULTURAL INSTITUTO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA INTELECTUAL PROPIEDAD (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ PERUANO Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 CULTURAL INSTITUTO NORTEAMERICANO 2. 22 de 41 PERUANO Hechos Relevantes: 2.1.

El 30 de septiembre de 2008, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO solicitó el registro como marca del signo mixto "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLAYO", para distinguir servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades culturales, pertenecientes a la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.

El 26 de marzo de 2009, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO presentó oposición al registro antes referido, con base en su marca previamente registrada "ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO" (mixta), que distingue servicios de la Clase 41. 1 Asimismo, argumentó que desde 1938 ha venido usando de manera constante e ininterrumpida los signos INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO e ICPNA, ya sea de forma conjunta o separada, para distinguir sus actividades culturales. 2.3.

El 5 de enero de 2010, mediante Resolución No. 0005-2010/CSD­ INDECOPI declaró fundada la oposición y se denegó el registro como marca del signo mixto "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO CHICLAYO". Contra dicha Resolución, el 27 de enero de 201O, el solicitante del registro marcario interpuso Recurso de Apelación. 2.4. El 9 de septiembre de 2013, por Resolución No. 3084-2013/TPI-INDECOPI que resolvió la apelación, se confirmó la Resolución No. 0005-2010/CSD­ INDECOPI que denegó el registro marcaría. 2.5.

El 20 de diciembre de 2013, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO interpuso demanda contencioso Clase 41: educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deporUvas y culturales. 2 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 23 de 41 administrativa para obtener la nulidad de la Resolución No. 3084-2013/TPI­ INDECOPI. 2.6.

El 3 de agosto de 2014, el INDECOPI contestó la demanda: y, el 28 de agosto de 2014, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO hizo lo propio. 2.7. El 24 de agosto de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, emitió sentencia declarando infundada en todos sus extremos la demanda. 2.8.

El 10 de septiembre de 2015, el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO interpuso Recurso de Apelación contra la sentencia antes referida. 2.9. Mediante Resolución del 18 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO 3.1. Manifestó que el ámbito geográfico del nombre comercial de la oponente, "ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO", solo puede circunscribirse a la ciudad de Lima y no a todo el territorio nacional ya que dicha entidad únicamente brinda servicios en Lima; además de que existen otros centros binacionales que brindan servicios en sus respectivas ciudades (Cuzco, Huancayo, Trujillo, Grau, Arequipa, lea, Tacna, Puno).

Al ser dicho nombre comercial de ámbito local, no puede oponerse a una solicitud de registro de marca que tiene ámbito nacional. 3.2. Señaló que la distintividad adquirida de una marca es argumento a favor de quien solicita el registro de una marca, no del opositor, por lo que es un error el reconocer que una parte del nombre comercial y de la marca del oponente ("Instituto Cultural Peruano Norteamericano") no es distintiva pero ha adquirido distintividad por su uso. 3.3.

Expresó que el INDECOPI aplicó mal el principio del secondary meaning, al sustentar con ello la distintividad de la marca opositora, no de la solicitada a registro, y al aplicarlo a su nombre comercial, cuando tales signos no requieren que sean distintivos porque su derecho nace con su uso y basta con que sean diferentes a los nombres comerciales que operan en el mercado. 3.4.

Sostuvo que la frase "Instituto Cultural Peruano Norteamericano" es descriptiva y no distintiva, y en principio es de libre uso, por lo que no debió 3 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 41 haberse considerado en el análisis de comparación de los signos, sino solo las frases distintivas. 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el INOECOPI 4.1.

Señaló que, aun cuando existen diferencias fonéticas y gráficas entre los signos en debate, el hecho de que exista identidad entre los seivicios que pretenden distinguir, así como la presencia en ambos de la expresión "Instituto Cultural Peruano Norteamericano" que no se encuentra presente en signos de terceros para distinguir seivicios de la Clase 41, se determina que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión indirecta al público consumidor, en la medida que se podría pensar que el signo solicitado constituye una variación de la marca.

Por lo que el signo solicitado se encuentra inmerso en la prohibición contenida en el literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486. 4.2. Indicó que el signo INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO ha adquirido capacidad distintiva debido a su uso constante y continuo en el mercado. 4.3. Expresó que no resulta cierto que se estaría dando exclusividad sobre un término de uso común por los centros binacionales, ya que lo que se está evitando es hacer incurrir a los consumidores en riesgo de confusión a través del registro de una marca similar a una previamente inscrita. 5.

Argumentos de la contestación presentada por el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO 5.1. Manifestó que el elemento "Instituto Cultural Peruano Norteamericano" incluido en su marca y nombre comercial, es distintivo, lo cual ha sido objeto de miles de pruebas, como son artículos periodísticos elaborados por terceros, propagandas y otras publicaciones que datan desde 1938, y que tienen carácter nacional. 5.2.

Señaló que los seivicios y actividades que realizan como "Instituto Cultural Peruano Norteamericano", como "ICPNA" o como "Instituto Cultural Peruano Norteamericano - ICPNA", les permite ser reconocidos como los promotores más importantes del desarrollo cultural en el país. 5.3. Indicó que es evidente el predominio del elemento denominativo en los signos en conflicto y, dada su semejanza, podría inducir a confusión y/o asociación al usuario medio. 5.4.

Expresó que, tal como lo ha indicado el INDECOPI, las marcas tienen un ámbito de protección a nivel nacional y los nombres comerciales tienen un ámbito de protección en la zona de influencia económica; por lo que se ha determinado correctamente que el nombre comercial ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, utilizado desde 1938, tiene 4 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 41 protección a nivel nacional, pues ha sido difundido de forma constante a través de medios de comunicación masivos. 6.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia 6.1. Sostuvo que al haberse acreditado el uso y conocimiento extendido de la expresión "Instituto Cultural Peruano Norteamericano", también se acreditó el carácter distintivo de la misma, lo que se ha desprendido del extenso material probatorio, infiriendo que los usuarios conocían el signo y lo identifican con un solo origen empresarial. 6.2.

Manifestó que, al efectuar el cotejo comparativo, en aplicación del principio de secondary meaning, no podía soslayarse el carácter distintivo de la denominación INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO, que en conjunción con la denominación ICPNA, permite identificar los servicios culturales y de enseñanza impartidos por la ca-demandada.

La distintividad adquirida también puede alegarse en el caso de signos registrados que contengan elementos carentes de distintividad, los que con el trascurso del tiempo y el uso constante pudieron haber adquirido la capacidad de identificar un origen empresarial determinado. 6.3. Señaló que un nombre comercial podrá ser oponible al registro de una marca cuando su titular acredite el uso y conocimiento del mismo en casi todo el territorio peruano. En el caso analizado se apreció que se ha probado con diversos medios de circulación nacional la difusión y uso extendido del nombre comercial INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO o INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA.

Por lo que tal signo consta con una amplia difusión y conocimiento de los usuarios a nivel nacional. 7. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO 7.1. Reiteró los argumentos planteados en su demanda y también señaló que el INDECOPI, si consideraba que la marca solicitada a registro carecía de capacidad distintiva, correspondía que analice si la misma ha adquirido dicha capacidad por su uso por parte del solicitante desde por lo menos el año 1959.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada: así como, de oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa2, toda vez que se ha hecho referencia al nombre comercial y sus características.

Decisión 4B6 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ "( ) Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 41 Asimismo, la consultante formuló las siguientes preguntas: "1.

Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos (sic) de la clase 41, distinguidos por denominaciones similares? 2. Qué criterios o reglas fundamentales se deben tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos (sic) de la Clase 41? 3.

Que (sic) aspectos se debe tener en cuenta para determinar que una marca goza de distintividad adquirida o secondary meaning? 4. Al caso de autos como (sic) debe aplicarse el mencionado principio de secondary meaning". Respecto a la pregunta 2, el Tribunal estima que en el proceso interno objeto de la presente Interpretación Prejudicial, no ha sido controvertido el tema de si existe o no diferenciación entre los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza que representan los signos en conflicto, por lo que no procede dar respuesta a dicha pregunta.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 2. a) b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede consliluir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son Independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191,· El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Articulo 192.- El Ulular de un nombre comercial podrá Impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento Injusto del prestigio del nombre o de la empresa del Ulular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Articulas 155, 156, 157 y 156 en cuanto corresponda. Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el Ulular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exdusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Articulo 191 ".

( )". 6 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 41 5. 6. 7. Ámbito de protección del nombre comercial. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial. La distintividad adquirida o sobrevenida. La marca débil. Respuesta a las preguntas formuladas por la consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 3. 4. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo UINSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO" (mixto), solicitado para amparar seivicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, es confundible con la marca previamente registrada "ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO" (mixta), que ampara seivicios de la Clase 41, el Tribunal procede a analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2.

La normativa comunitaria protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o seivicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen Común de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico3 o semejante 4 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo careceria de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendria capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o seivicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el 3 4 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. ConUenen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto.

Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 41 consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del servicio, al adquirirlo asuma que el prestador de dicho servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6. Por lo tanto, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1. 7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos5: ' Estas reglas han sido adoptadas por el Trlbunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP2009. 8 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 29 de 41 1.8.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categorf a de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto o servicio del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir un servicio de restauración de comida rápida que al contratar un servicio anual de telecomunicaciones.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan servicios de la Clase 41, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de servicios como educación, entretenimiento, actividades culturales, etc. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1.

Como la controversia nacional informa de la presunta confusión, por una parte entre el signo "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO" (mixto) y la marca "ICPNA INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO" (mixta); y, por 9 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 30 de 41 otra parte entre aquel signo y el nombre comercial "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA", es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante: en principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante: el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 3.

Ámbito de protección del nombre comercial 3.1. Como en la controversia nacional se analiza la comparación entre el signo "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO" (mixto) y el nombre comercial anterior "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA", el Tribunal considera apropiado abordar el tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia. 7 3.2.

El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, junto con las demás disposiciones contenidas en el Titulo X ibídem, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Juridico Comunitario Andino. 3.3.

De acuerdo con la definición que sobre el nombre comercial estatuye el Artículo 190 de la Decisión 486, se desprenden las siguientes características: e 7 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

Entre otros, ver lo expuesto en la Interpretación Prejudicial del 19 de febrero de 2016, Proceso 353IP-2015; e Interpretación Prejudicial del 13 de noviembre de 2012, Proceso 190-IP-2012. 10 Proceso 16-lP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 31 de 41 El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.ª Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera 3.4. En cuanto al sistema de protección del nombre comercial, éste se encuentra específicamente regulado en los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486. 3.5. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio. como a la vez así lo precisa el Artículo 191 arriba citado. 3.6.

Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193, al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso. 8 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, eslo se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamienlo se da en el título XI de la Decisión 486. 11 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 41 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.

Lo anterior quiere decir que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 3.7. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.

Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales,9 y constante que su uso sea permanente 10. La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a ese registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486. b. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como, a su vez, lo previene el Artículo 192 ibídem.

Prueba del uso del nombre comercial 3.8. En relación con lo anterior, las pruebas que bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial serían las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.9.

Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 10 Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generarla ninguna clase de derecho.

Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 12 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 41 comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.1 O. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá determinar si el nombre comercial anterior "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA" era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, en el momento en que el signo UINSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO" (mixto) fue solicitado para registro, con la finalidad de establecer si el primero es objeto de protección de acuerdo con lo señalado por el Ordenamiento Juridico Comunitario Andino. Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros 3.11.

De conformidad con la jurisprudencia mayoritaria de este Tribunal sobre este tópico, 11 el nombre comercial es un instrumento de la mayor relevancia en el mercado, como quiera que se erige en el mecanismo mediante el cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y servicios, no sólo generando recordación en todos los actores sino tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.). 3.12.

Además, el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado y, por lo tanto, debe protegerse de manera especial para no afectar dos de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. 3.13.

El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado y, en dicho contexto, naturalmente representa un recurso empresarial potente y práctico, pues a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial, y de ahí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva. 3.14.

Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registra! sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso, si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Esto quiere,, Sobre este asunto el Tribunal ha generado una linea jurisprudencia! bien definida: Interpretación Prejudicial de 26 de agosto de 2016, expedida en el marco del proceso 222-IP-2015; Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-IP-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP-2010;

Interpretación Prejudicial de 17 de sepUembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324-IP-2014, entre otras. 13 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 34 de 41 decir que el campo registra! de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, lo cual no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. 3.15.

Por todas estas razones, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad. 3.16. La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del Pais así haya sido registrado o no, como asi lo ha razonado el Tribunal al respecto. 3.17.

Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y variante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en dia es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan habitualmente una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de la protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática.

Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 3.18. Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real.

Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales. Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. Impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, sería una barrera para el desarrollo comercial de la Región. Sobre lo anterior, cabe resaltar que dentro de los puntos para el desarrollo social de la Comunidad Andina se incluye el desarrollo de la pequeña empresa en el espacio económico ampliado (Artículos 129 y 130 literal e) del Acuerdo de Cartagena). 14 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 35 de 41 3.19.

Además de lo anterior, en mercados tan conectados virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estaría abriendo un gran espacio para dicha confusión. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tiene un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años pudiese alcanzar gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitiésemos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podríamos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en su papel actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. Como corolario, se reitera una vez más que el nombre comercial, inscrito o no inscrito, debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo. 4. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial 4.1.

Como en el proceso interno se discute si el signo "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO" (mixto) es confundible con el nombre comercial "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMER ICANO - ICPNA", el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el arriba citado literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 4.3.

De ahí que la norma interpretada también prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecerfa de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1S Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 36 de 41 4.4.

En cuanto al riesgo de confusión y al riesgo de asociación, se tendrá a lo manifestado en los acápites 1.4. a 1.8. de la presente Interpretación Prejudicial. 5. La distintividad adquirida o sobrevenida 5.1. En la controversia nacional se han planteado dos argumentos respecto de este tema: que la figura de la distintividad adquirida del signo "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO - ICPNA" no debió usarse para negar el registro del signo solicitado como marca "INSTITUTO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO DE CHICLAYO" (mixto); y, que debió analizarse que este signo adquirió distintividad por su uso desde por lo menos el año 1959.

Por tanto, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado para el efecto.12 5.2. La figura de la distintividad adquirida se encuentra contemplada en el último párrafo del Artfculo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con el cual, un signo que ab initio careció de distintividad, puede llegar a obtener este requisito debido a su uso constante, real y efectivo en el mercado respecto de los productos o los servicios a los cuales se aplique. 5.3.

De la disposición jurídica mencionada se desprenden los siguientes parámetros: Momento a partir del cual opera el fenómeno de la distlntividad adquirida 5.4. Si bien el último párrafo del Artículo 135 contempla la distintividad sobreviniente como un hecho presuntamente logrado antes de la solicitud del registro, esta disposición debe entenderse con igual alcance cuando dicha distintividad sobreviniente se hubiere dado después de la solicitud de registro y, obviamente, después del registro mismo. 5.5.

Esta interpretación extensiva obedece a que el régimen comunitario de propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del trabajo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o después del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios, es natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que evite de esta manera la denegatoria de su solicitud o que su registro sea declarado nulo por no reunir el requisito de distintividad. 12 Se pueden ver las siguienles Interpretaciones Prejudiciales: 6-IP-2007 de 14 de marzo de 2007; 54IP-2007 de 6 de junio de 2007; y 68-IP-2013 de 16 de Julio de 2013. 16 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 37 de 41 5.6.

En consecuencia, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o ya se hubiere solicitado o registrado, careciera de distintividad ab initio para lograrla después debido a su uso constante. Signos sobre los que recae la distintividad adquirida 5.7. De acuerdo con lo previsto en el último párrafo del Articulo 135 en análisis, la distintividad adquirida puede presentarse sobre signos que en principio adolezcan de falta de distintividad intrínseca, sobre signos descriptivos, genéricos, de uso común, o ya sea de color, pues la norma se remite respectivamente a los literales b), e), f), g) y h) que se refieren a los señalados, lo cual puede extenderse a otros, ya que dicha relación no se evidencia de modo taxativo.

Demostración del uso constante, real y efectivo 5.8. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada, es que por efecto del uso constante, real y efectivo en el comercio subregional, el signo hubiere adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. 5.9. El uso constante es el ininterrumpido teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios comercializados.

El uso real es aquel que se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del intercambio de bienes y servicios. Y el efectivo es aquel que corresponde con la naturaleza del producto o servicio, y su modalidad de comercialización. 5.1O. Para establecer el uso constante, real y efectivo, por via de ejemplo o como pautas que puedan orientar la labor del juez en tomo a esta valoración, es posible apreciar las siguientes constantes o variables de mercado de acuerdo con la naturaleza de ciertos productos o servicios relacionados con la actividad que ampare el signo: 5.10.1.

Bienes de consumo masivo y uso permanente. Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, el uso del signo en el mercado debe ser de manera ininterrumpida, ya que el público consumidor permanentemente está adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades.13 Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos.

Durante todo el año hay necesidad IJ Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: "En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e Ininterrumpido de la marca durante el periodo completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se Inicie la acción de cancelación" (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-IP-2014). 17 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 38 de 41 de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. 5.10.2.

Bienes de uso masivo y estacional. Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y efectivo del signo. Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un signo que ampara dichos productos podria demostrarse si se usó en dichos espacios de tiempo, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. 5.10.3.

Bienes suntuarios y de alto valor económico. Son aquellos que compra la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarian su uso real y efectivo.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. Establecer si el uso constante, real y efectivo del signo no distintivo, lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva 14 5.11. Una vez probado el uso constante, real y efectivo del signo, se debe determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo inicialmente no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva. 1( A titulo Ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chlemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el Articulo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la "distlntivldad sobrevenida", a saber: ( ) "Para determinar si una marca ha adquirido carácter distinlivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una slgnificaliva fracción de los sectores inleresados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión." (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). 18 Proceso 16-lP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 39 de 41 5.12. Para el efecto corresponde establecer si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo inicialmente, permite que el público consumidor diferencie los productos o servicios amparados con el mismo, para lo cual es necesario analizar en conjunto las pruebas presentadas, con el fin de determinar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro reconoce ese signo usado constante, real, efectivamente en el mercado, como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial. 6.

La marca débil 6.1. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribuna1, 1s corresponde desarrollar este tema en vista de los argumentos expuestos en la controversia nacional objeto de la presente Interpretación Prejudicial, relativos a lo descriptivo y común de los términos que conforman los signos en conflicto. 6.2. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. 6.3. La presencia de una locución descriptiva o común que no se puede monopolizar, resta fuerza al conjunto en que aparece, debiendo tolerarse que otras marcas la incluyan, pudiendo exigirse que los demás elementos (denominativos o gráficos) que conforman el conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente de otros.16 7.

Respuesta a las preguntas formuladas por la consultante 7.1. En cuanto a la primera pregunta, relativa a los elementos y/o componentes que deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre servicios de la Clase 41, distinguidos por denominaciones similares, corresponde a la Corte consultante tomar en consideración los criterios manifestados en el acápite 1.8.4. de la presente Interpretación Prejudicial. 7.2.

Respecto a la segunda pregunta, se reitera lo manifestado en el acápite B supra, en el sentido que en el proceso interno objeto de la presente Interpretación Prejudicial, no ha sido controvertido el tema de si existe o no diferenciación entre los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza que representan los signos en conflicto, por lo que no procede dar respuesta a dicha pregunta. 15 16 Se pueden ver, entre otras, las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 39-IP-2006 de 31 de marzo de 2006; 14-IP-2006 de 15 de marzo de 2006; 28-IP-2005 de 6 de marzo de 2005; 104-IP-2005 de 31 de agosto de 2005; 190.IP-2005 de 15 de noviembre de 2005.

BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. MDerecho de Marcas". Tomo 11, pp. 78 y 79. 19 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 41 7.3. En lo relativo a las preguntas tercera y cuarta, que se refieren a los aspectos que se deben tener en cuenta para determinar que una marca goza de distintividad adquirida, y la forma como debe aplicarse la mencionada figura al presente caso; corresponde que la Consultante se remita a lo manifestado en el acápite 5 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10821-2013, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción 17• Cecilia Luisa Ayl on Quinteros MAGISTRADA uis Ra ael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 17 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 07-J-TJCA-2017. 20 Proceso 16-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 41 Cecilia !JLJ�ros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consul tante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 16-IP-2016 21