Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 308 Lima, 28 de noviembre de 1997 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 15-IP-95.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1 y 5 (literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, remitida por el Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente nacional Nº 1945, demanda de la sociedad “FMC CORPORATION”, caso: “PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA” Proceso 25-IP-96.- Solicitud de interpretación prejudicial de los Arts. 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Nacional Nº 3479. Caso: INCA FRUEHAUF (mixta) Proceso 26-IP-96.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 en concordancia con el artículo 83 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del Expediente Nacional Nº 3419.

CASO SEFRITA Proceso 4-AI-96.- Acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República de Colombia Proceso 10-IP-97.- Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio de los artículos 56, 58 literales a) y c) y 76 de la Decisión 85 y 113 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Caso: Nulidad del registro de la marca "COLSUBSIDIO", de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. Expediente Interno Nº 3007 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/11/97 2.56 PROCESO 15-IP-95 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1 y 5 (literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, remitida por el Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente nacional N° 1945, demanda de la sociedad “FMC CORPORATION”, caso: “PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA”.

Quito, 26 de septiembre de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Miguel González Rodríguez, solicitó al entonces Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, la interpretación prejudicial de los artículos 1ro y 5to (literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y Que este Tribunal es competente para proceder a absolver la solicitud de interpretación prejudicial que provenga de un Juez Nacional, todo en las condiciones previstas en los artículos 28, 29 y 30 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud, en razón de que la sociedad FMC CORPORATION, por intermedio de apoderado, demandó ante la alta jurisdicción nacional consultante la declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto de la resolución N° 08535 del 28 de Noviembre de 1988, expedida por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se niega una solicitud de patente de invención, como de la N° 0980 de fecha 1o. de Abril de 1991, emanada del mismo organismo, por la cual se decide el recurso administrativo interno incoado, se revoca la impugnada y, consecuentemente, se accede también parcialmente a lo requerido, concediendo asimismo sólo en parte la patente solicitada.

Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos tomados del escrito contentivo de la demanda: 1. "El 10 de Agosto de 1982 la sociedad demandante solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente de privilegio de invención denominada "PESTICIDAS DE ALKILTIOFOSFATO DE ALFA RAMICIDA". 2.

"Por auto de 12 de Febrero de 1985 la citada entidad puso en conocimiento de la solicitante el primer examen de forma en donde se advirtió que la solicitud carecía de unidad de invención, por lo cual el 3 de Mayo del mismo año se desistió de las reivindicaciones 5 a 7 del respectivo capítulo reivindicatorio. 3. "Se publicó el extracto de la solicitud y venció el término sin que ningún tercero hubiere presentado oposiciones u observaciones. 4.

"El expediente se remitió a la Oficina de Patentes quien emitió concepto técnico recomendando negar la solicitud, lo cual fue acogido en la primera Resolución acusada. 5. "El 25 de Enero de 1989 se interpusieron los recursos de reposición y apelación y por auto de cúmplase la entidad ordenó remitir nuevamente el expediente a la Oficina de Patentes para que se pronunciara sobre los argumentos técnicos expuestos en tales recursos. 6.

"Finalmente, la entidad repuso la Resolución No. 08535 de 28 de Noviembre de 1988 en cuanto a la negativa de la invención (sic) 8 y la confirmó en cuanto a las reivindicaciones 1 a 4." Igualmente se permite resumir el Tribunal Andino los argumentos expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria: En efecto, considera éste que se aplicaron indebidamente los artículos 1ro. y 5to.

(literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de GACETA OFICIAL Cartagena "por cuanto la Administración tiene la obligación de conceder privilegio de invención ya que la solicitud no estaba tipificada en las excepciones a la patentabilidad". Dichas resoluciones se fundamentan -alegaen dos informes técnicos errados (págs.199 y 432) en cuanto consideran que las reivindicaciones 1 a 4 de la solicitud de patente rechazada, relacionadas con compuestos "O-alquil, S-dialquil fosforoditioatos alfa ramificados", se encuentran dentro de las excepciones a la patentabilidad, puesto que se refieren a principios activos cuya función es exterminar o eliminar insectos, evitando daños y enfermedades a cultivos benéficos y su efecto por consiguiente es análogo al de un producto farmacéutico de uso humano o animal del tipo de los antihelmínticos, bactericidas, fungicidas, etc. y, como tales productos farmacéuticos, irregistrables.

"Los productos farmacéuticos son sustancias que se aplican interior o exteriormente al cuerpo del hombre o de los animales con un efecto curativo o de alivio de las enfermedades. Los insecticidas, en cambio, no cumplen esta función, al eliminar insectos indeseables su efecto es contrario", sostiene la demandante "El objeto de los insecticidas es prevenir o eliminar insectos extraños a un cultivo, por lo cual las plantas del cultivo se benefician pero no por haberse curado o aliviado de una enfermedad", continúa. En síntesis -sostiene- es descabellado afirmar que una proliferación de insectos (potencial o efectiva) constituya una enfermedad en sí misma para cualquier cultivo y por lo tanto es irracional concluir que un insecticida obra en relación con dicho cultivo a manera de un medicamento o producto farmacéutico.

La interpretación que hace la Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 5 literal c) de la Decisión 85 es indebida y desconoce los principios fundamentales de la hermenéutica jurídica, concluye el demandante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, considera necesario, además, referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este organismo; a saber: 1.

La resolución No. 08535, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Divi- 28/11/97 3.56 sión de Propiedad Industrial, Sección Patentes, por la cual se deniega la concesión de la patente solicitada, en razón de que se pretende reivindicar productos farmacéuticos de uso vegetal, y según el artículo 5 (literal c) de la Decisión 85 no se otorgarán patentes para: los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal.

Adicionalmente considera ese órgano administrativo, que el procedimiento para obtener los compuestos involucrados en la invención, ya se encuentran en el "estado de la técnica". Estudiada la solicitud, se conceptúa: “Que las reivindicaciones 1 a 4, folios 65, se refieren a compuestos de Alquiltio Fosfato Alfa ramificados (sic) que corresponden a principios activos que tienen como función exterminar insectos evitando así daños y enfermedades en cultivos benéficos, por lo que se consideran productos farmacéuticos de uso vegetal.” 2.

La resolución Nº. 0980, expedida por el mismo organismo, mediante la cual se concede parcialmente la patente de invención al "Proceso de obtención de compuestos pesticidas de alkiltiofosfato de alfa ramificada" (sic), en favor de FMC Corporation por un período de cinco años. Esta resolución en la parte considerativa expresa: "Que las reivindicaciones No. 1 a 4 relacionadas con compuestos O-alquil S, S-dialquil Fosforoditioatos, alfa ramificados se encuentran dentro de las excepciones a la patentabilidad puesto que se trata de principios activos que exterminan ó eliminan insectos previniendo enfermedades en organismos vivos; su efecto es análogo al de productos farmacéuticos para uso humano o animal del tipo de los antihelmínticos, bactericidas, fungicidas, etc., que eliminan organismos vivos que por si solos no constituyen una enfermedad, pero que pueden causar alteraciones de orden fisiológico cuando se presentan en el organismo humano ó animal; por tanto dichos compuestos se consideran productos farmacéuticos." Además, la resolución hace referencia a la jurisprudencia de este Tribunal Comunitario en los siguientes términos: "Que la clasificación de los herbicidas como producto farmacéutico, está avalada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, al GACETA OFICIAL 28/11/97 4.56 resolver una consulta del honorable Consejo de Estado, Sección 1a., y para decidir un recurso de anulación impetrado por la sociedad Stauffer Chemical Company, concluyó en su artículo 1: los herbicidas están comprendidos en la concepción a la patentabilidad prevista en el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (Quito mayo 30/89 y 26 de enero de 1990, Gaceta 56 de febrero 95)." en el artículo 1º de la propia Decisión, y, en consecuencia, debe ser interpretado por este Tribunal Comunitario y aplicado por el juez nacional con el carácter restrictivo que una norma de este tipo requiere, pues bien claro está que es de la competencia exclusiva del legislador -en este caso el andino- consagrar las situaciones excluidas de las disposiciones generales que él mismo ha establecido previamente.

Así, la Administración repone la resolución No. 8535 en cuanto a la negativa de invención para la reivindicación No. 8 y la confirma en cuanto a la no aceptación de las reivindicaciones 1 a 4. De la anterior consideración se desprende que la interpretación y aplicación de una norma como la contenida en el literal c) del artículo 5º de la Decisión 85, no puede comprender sino las situaciones jurídicas expresamente contempladas en ella, de suerte que no es dable hacerla extensiva por vía analógica a otros supuestos fácticos.

Con vista de todo lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO, I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS La consulta remitida a este Tribunal plantea la interpretación prejudicial de los artículos 1 y 5 (literal c) de la Decisión 85, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 1.

Se otorgará patente de invención a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial y a las que perfeccionen dichas creaciones". "Artículo 5. No se otorgarán patentes para: ( ) c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal." II.

LA DECISIÓN 85: CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN En el proceso judicial que ha dado origen a la solicitud de interpretación que aquí se absuelve, se discute si los pesticidas están o no comprendidos en la excepción a la patentabilidad a que se refiere el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Resulta de particular importancia señalar que el artículo 5º es de carácter excepcional, pues la regla general es la patentabilidad, consagrada Sin embargo, ello no impide hacer una interpretación teológica, sino que por el contrario la impone, pues precisamente para determinar la medida y alcance de la excepción se requiere precisar cuáles fueron los motivos y finalidades del legislador -en este caso la Comisión- para su consagración, ubicándose, por supuesto, en el momento histórico en que la norma fue dictada.

Es en este marco de actuación que el Tribunal Comunitario señalará el sentido y alcance de la norma cuya interpretación se solicita. La exclusión de patentabilidad contenida en el artículo 5º, literal c) de la Decisión 85, constituyó uno de los elementos de que se valió el legislador andino para hacer frente a las situaciones de orden público, económico y social de la época, circunstancias estas cuyos rasgos más importantes fueron expuestos por el Tribunal en las sentencias que pusieron fin a los procedimientos de interpretación prejudicial 1-IP-88 y 7-IP-89.

En aquella oportunidad el Tribunal señaló: "Las leyes de propiedad industrial, inspiradas en las necesidades e intereses de los países desarrollados, habían sido implantadas en los países de la región en momentos en que el desarrollo fabril no había realmente comenzado y la posibilidad de creación tecnológica era inexistente. La protección a los monopolios de explotación, objetivo fundamental de estos sistemas de patentes, producía efectos no deseables para la economía de la región y favorecía la captura de los mercados para los productos GACETA OFICIAL extranjeros, la tenencia de las patentes por los agentes de la economía transnacional, la ninguna o escasa vinculación de la inversión local con el proceso productivo real, el entorpecimiento del flujo tecnológico externo por la imposición de cláusulas restrictivas, la posibilidad de fijar precios monopolísticos al aprovechar la patente para eliminar la competencia, etc.

"La constatación de estas realidades en América Latina, permitió que se iniciaran acciones de los gobiernos dirigidas a reformar las concepciones tradicionales de las leyes nacionales sobre patentes y marcas, abandonando conceptos obsoletos según los cuales se consideraba a las patentes como un derecho de propiedad caracterizado por su condición monopólica y desvinculado de las políticas de desarrollo." Ciertamente, los gobiernos de los países de la Subregión hallaron en el Acuerdo de Cartagena (Artículo 27) el marco jurídico que les permitía, en forma conjunta, impulsar aquellas políticas reformistas que individualmente y en razón de su "inferioridad económica" no habían podido desarrollar.

En este esquema de cambio, resultó de singular envergadura el tema de las patentes, pues es claro que la mayor o menor amplitud del derecho individual de explotación respecto de una invención, influye en relación de causa a efecto en el avance tecnológico y en el desarrollo económico de los Estados respectivos. Se trataba entonces, y se trata hoy, de armonizar las exigencias de los países industrializados, los que, obviamente, propugnan por las máximas garantías para los productos patentables y patentados, con los intereses intraregionales de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, para los cuales el desarrollo económico y social emerge como su prioridad.

La máxima expresión de este aserto lo halla este Tribunal plasmado en el literal e) del mismo artículo 5º de la Decisión 85, donde se dispuso la no patentabilidad de "las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo País miembro". Bajo esta perspectiva se aprobó, en el Tercer Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena celebrado en Lima del 27 de mayo al 5 de junio de 1974, la Decisión 85 como el "Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial". 28/11/97 5.56 El tema de la no patentabilidad de los productos farmacéuticos y medicamentos, de que trata el literal c) del art. 5 de la Decisión 85, obedece a las razones antes enunciadas, que podrían denominarse de proteccionismo externo con fines económicos, y también a otras de tipo social y hasta ético que, en términos generales, guardan relación con la salud, bien jurídico que por su especial importancia no podía depender de las pocas empresas extranjeras que, en aquella época, ostentaban la titularidad sobre la técnica indispensable para su adecuado progreso y suministro.

En efecto, en la sentencia 7-IP-89 -antes mencionada- este Tribunal puso de relieve: "En respaldo de las investigaciones y estudios que fueron tenidos en cuenta para redactar la Decisión 85, conviene destacar en esta nueva oportunidad la información general, a nivel mundial, que registran los especialistas en derecho de patentes. "Por ejemplo, en la obra "Derecho de Patentes: España y la Comunidad Económica Europea" (A. Bercovitz, E. Galán, J. Delicado y M.A., De Ariel, Barcelona, 1985, pág. 79), se lee: "El mejor indicador del proceso técnico en la industria farmacéutica es el desarrollo de los nuevos principios activos.

Pues bien, del total de nuevos principios activos terapéuticamente relevantes desarrollados entre 1961 y 1980 (según el estudio de Droit et Pharmacie de marzo de 1983), el 55% corresponde a tres países, Estados Unidos, Francia y Alemania. Si añadimos a éstos los desarrollados en Japón, Italia, Suiza e Inglaterra, resultaría que tan sólo siete naciones son responsables del desarrollo del 90% de los principios activos sintetizados por primera vez en el período considerado En estas naciones, un reducido número de empresas son los principales agentes impulsores del progreso técnico en el sector.

Su número no excede de cien, de un total aproximado de diez mil empresas productoras de especialidades en todo el mundo." III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 5, LITERAL c) Puestas de presente las anteriores consideraciones generales sobre el carácter excepcional del artículo 5 de la Decisión 85, y con los antecedentes de tal Decisión, el Tribunal procede a efectuar la interpretación del literal c) del mencionado artículo, a los fines de determinar si GACETA OFICIAL los pesticidas se encuentran o no incluidos en el mismo.

El artículo 1º de la Decisión 85 establece que se otorgará patente de invención "a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionen dichas creaciones". Esto supone la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad, logrando lógicamente una compensación legítima por su invento.

Esta es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el invento. El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, coincide con la corriente universal: consagra el concepto de novedad, y basta con que la invención se encuentre en el estado de la técnica -no sólo en los Países Miembros sino también fuera de ellos- para que el producto o procedimiento no cumpla con los requisitos de patentabilidad. Además del requisito imprescindible de la novedad, la Decisión 85 exige que la invención no resulte obvia o se derive de manera evidente del estado de la técnica.

Este es el nivel o actividad inventiva que requiere un producto o un procedimiento para que pueda ser patentable: "Para determinar si la invención se ha derivado de manera evidente del estado de la técnica se utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades".

(Manuel Pachón, "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", Ediciones jurídicas Gustavo Ibañez. Santa Fe de Bogotá, Colombia; pág. 62) Del literal c) del artículo 5 se desprende que 28/11/97 6.56 no se pueden otorgar patentes para los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso humano, animal o vegetal.

Se discute en el proceso que ha dado lugar a la solicitud, si los pesticidas están incluidos en estas excepciones a la patentabilidad consagradas por el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El pesticida es un producto que de alguna manera influye en el crecimiento de las plantas, pero ¿esta finalidad le daría la calidad de producto farmacéutico?.

Al respecto conviene precisar la palabra "farmacéutico". Así, fármaco es sinónimo de droga o medicamento y según el diccionario de la lengua "es cualquier sustancia simple o compuesta que, aplicada interior o exteriormente al cuerpo del hombre o del animal, puede producir un efecto curativo" (los destacados corresponden a la presente sentencia); por otro lado, farmacia es "la ciencia que enseña a conocer los cuerpos naturales y el modo de prepararlos y combinarlos para que sirvan de remedio en las enfermedades o para conservar la salud";

"farmacéutico" es lo perteneciente a la farmacia. Con arreglo a este concepto, los PESTICIDAS no serían entonces productos farmacéuticos, ya que por definición no se aplican al hombre o al animal para producir un efecto curativo, y, consecuentemente, serían en principio patentables al no pertenecer a la categoría de los fármacos, que son los que constituyen el objeto de la exclusión, quedando por tanto aquéllos comprendidos en la regla general de patentabilidad.

Para que pueda concluirse que quedan excluidos de ésta, habría que entender que el legislador andino al añadir -como en efecto lo hizo- a las expresiones "productos farmacéuticos", "medicamentos", "sustancias terapéuticamente activas", "bebidas y alimentos", la precisión de que todos esos productos están destinados no sólo al "uso humano" o "animal" sino también al "vegetal", conservó concretamente a los vegetales en la señalada excepción de patentabilidad y, como consecuencia de ello también a los productos -herbicidas y pesticidas- que tienen efectos curativos ya sean éstos directos o indirectos, sobre los vegetales.

El Tribunal ha tenido en anterior ocasión la oportunidad de pronunciarse acerca de este GACETA OFICIAL punto al tratar del caso de los herbicidas. Así, en las sentencias del 25 de mayo de 1988 (Proceso No. 1-IP-88) publicada ésta en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (Año V No. 33 de 26 de julio de 1988), ratificada luego en el Proceso No. 7-IP-89 (publicada en Gaceta Oficial No. 53 del 18 de diciembre de 1989), en términos claros y categóricos expresando, al referirse a "la ausencia de univocidad en los términos técnicos", que el literal c) del artículo 5 de la Decisión 85 "eligió una redacción que comprendiera categorías".

"Es por eso -continúa la sentencia señalada- que la normativa andina, como se ha dicho, optó por la utilización de los términos ya citados, a los cuales les adicionó ‘para uso humano, animal o vegetal’, y precisó con otras categorías de destinatarios, el sentido de la prohibición. "Podría señalarse que la norma adolece de imprecisión por que ni los productos farmacéuticos ni los medicamentos tendrían aplicación sobre los vegetales.

La misma literatura especializada debate esta objeción. Por ejemplo, en la Farmacopea Argentina, se trata de incluir a todos los fármacos, al definir a las drogas como ‘toda sustancia simple o compuesta, natural o sintética, que pueda emplearse en la elaboración de medicamentos, medios de diagnóstico, productos dietéticos, higiénicos, cosméticos u otra forma que pueda modificar la salud de los seres vivientes’.

Entiende la literatura especializada de ese país, que la definición ‘no es sólo para aplicación humana, sino animal y vegetal también; pues como es notorio, los animales y las plantas tienen enfermedades y, por lo tanto, necesitan drogas y medicamentos para usarlos terapéuticamente’. Agrega que ‘al decir seres vivientes (subrayado del Tribunal), se hace referencia a la Farmacia Clásica, o sea a la Farmacia Humana, a la Zoofarmacia o Farmacia Veterinaria y a la Fitofarmacia o Farmacia Vegetal".

(Helmán, José, Farmacotecnia, Teoría y Práctica, Vol. I.)’ "Observa el Tribunal que en la literatura especializada se da al vocablo "pesticida" una denominación amplia que incluye todos los productos químicos que sirven para destruir a los insectos perjudiciales, así como a las malas hierbas y para proteger además a las plantas contra enfermedades.

Esta denominación como es claro incluye a los herbicidas, los cuales a su 28/11/97 7.56 vez pueden ser definidos como sustancias específicas que destruyen las malas hierbas, favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento y desarrollo de otros cultivos beneficiosos. "Con base en todo lo expuesto, el Tribunal considera que de conformidad con el texto del literal c) del artículo 5 de la Decisión 85, teniendo en cuenta la finalidad perseguida por el órgano generador de la norma a la cual se ha hecho referencia, e igualmente que un herbicida es un producto que actúa como un medicamento sobre los vegetales al prevenir el crecimiento o destruir las malas hierbas que afectan al desarrollo o sanidad de aquellas, es necesario concluir que los herbicidas están incluidos en la citada categoría, contenida en la tantas veces señalada norma comunitaria".

("Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena" Tomo I (1984-1988), BID, INTAL, TJAC, 1995, páginas 132 a 134) Como puede apreciarse, ya en dicho proceso el Tribunal Andino observó cómo en la literatura especializada se da al vocablo "pesticida" -objeto de la controversia en el proceso interno que originó la presente consulta- una acepción amplia, génerica, que comprende todos los productos químicos -entre ellos los "herbicidas", sobre los cuales versó aquella solicitud de interpretación- que sirven para destruir los insectos perjudiciales, así como las malas hierbas, y que protegen, por tanto, a las plantas contra enfermedades.

Jurisprudencia que ahora es ratificada por la presente sentencia. Los pronunciamientos de un tribunal comunitario emitidos por vía de interpretación prejudicial tienen la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo cual la jurisprudencia que este Organo Judicial sienta, es doctrina armónica y estable que debe estar al servicio del proceso de integración, siempre con la natural adaptación al caso concreto.

Por tanto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 28 de su Tratado constitutivo, y a los fines previstos en el artículo 31 del mismo texto comunitario, por vía de interpretación prejudicial: CONCLUYE GACETA OFICIAL 1. Los pronunciamientos del Tribunal tienen la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

En razón de ello, la jurisprudencia sentada por el máximo órgano judicial comunitario, ha de ser doctrina armónica y estable -con natural adaptación al caso concreto, que en el de autos surgió estando vigente la Decisión 85, ya derogada- pero siempre puesta en función de los avances del proceso de integración. Lo que, por otra parte, hace indispensable la consulta. 2.

La Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, coincide con la corriente universal: consagra el concepto de novedad con la salvedad contenida en su artículo 2. Basta así con que la invención se encuentre en el estado de la técnica -no sólo en los Países Miembros sino también fuera de ellos- para que el producto o procedimiento no alcance a cumplir con los requisitos de patentabilidad. 3.

El género "pesticidas", al igual que la especie de los "herbicidas", se encontraban comprendidos en las excepciones a la patentabilidad previstas en el artículo 5 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En la normativa actualmente vigente (Decisión 344), y a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la excepción a la patentabilidad respecto de los productos farmacéuticos fue consagrada en los términos de que: "No serán patentables: las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud" (artículo 7, párrafo e). 4.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la 28/11/97 8.56 presente interpretación del ordenamiento jurídico andino, al dictar la respectiva sentencia en el Expediente Nacional No. 1945. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado la presente sentencia, mediante copia certificada y sellada.

Remítase así mismo copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i La sentencia que antecede fue aprobada por mayoría según el Artículo 23 del Reglamento Interno del Tribunal, en sesión de fecha 26 de septiembre de 1997.

El Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 28/11/97 9.56 PROCESO 25-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial de los Arts. 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Manuel S. Urueta Ayola Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Nacional Nº. 3479. Caso: INCA FRUEHAUF (mixta). Quito, 14 de Octubre 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola.

Expediente Nacional Nº. 3479. Caso: INCA FRUEHAUF (mixta). las peticiones en el sentido de que el signo INCA FRUEHAUF (mixta) no era confundible con el signo FRUEHAUF, razón por la cual es susceptible del registro como marca distintiva de los productos comprendidos en la clase 11."; c. "El signo INCA FRUEHAUF (mixta) goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 11, dado que cumple con las exigencias consagradas en el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena".

Igualmente se permite resumir el Tribunal los argumentos expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria: La Industria Colombo Andina Inca S.A., por intermedio de su apoderado, demanda la declaratoria de nulidad de la resolución N° 4603, de 28 de febrero de 1995, por la cual se negó el registro de la marca INCA FRUEHAUF (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la indicada resolución. 1.- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344, "por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró que la marca INCA FRUEHAUF (mixta) es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica", además de que este signo es "idóneo para distinguir en el mercado los productos comprendidos en la clase 11, elaborados y comercializados por INDUSTRIA COLOMBO ANDINA INCA S.A., de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquier otra persona";

El Consejero Ponente considera relevantes entre otros los siguientes hechos: 2.- Se violaron los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el Artículo 83 lit. a), porque la División de Signos Distintivos, al realizar el examen de fondo para la registrabilidad de la marca INCA FRUEHAUF (mixta) para la clase 11, determinó la existencia de confusión con la marca FRUEHAUF de propiedad de FRUEHAUF TRAILER CORPORATION, utilizada para distinguir los mismos productos, "sin tener en cuenta que mucho antes de la solicitud y concesión del registro de la marca en que se basó la negación del registro que ahora se reclama, fue solicitada y registrada, a nom- a. "La División de Signos Distintivos expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió negar el registro argumentando que la marca INCA FRUEHAUF (mixta) clase 11 era confundible con la marca FRUEHAUF para distinguir la misma clase de productos, registrada a nombre de FRUEHAUF TRAILER CORPORATION."; b. "Contra la resolución citada anteriormente se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los fundamentos jurídicos de GACETA OFICIAL bre de mi representada, la marca INCA FRUEHAUF (mixta)" para proteger la misma clase de productos; 3.- Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, "por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo ( ) de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de la marca".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera necesario para esta interpretación resumir los puntos importantes contenidos en la Resolución N° 4603 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: 1.- "Que el signo INCA FRUEHAUF (ETIQUETA), cuyo registro se solicita encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del art. 83 de la Decisión 344, que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error". 2.- Al realizar el examen de comparación entre los signos se concluye que, entre "la expresión que se solicita INCA FRUEHAUF (ETIQUETA) y la marca registrada por un tercero FRUEHAUF, existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.

Basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o se asemeje, en forma que pueda inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros, o sobre si está incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad." El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual: 28/11/97 10.56 1.- "Se concluye en forma clara y precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo establecido en materia marcaria, garantizándose plenamente el debido proceso, y el derecho de defensa" 2.- La Oficina Nacional Competente ha realizado el correspondiente análisis, para establecer la confundibilidad entre la marca INCA FRUEHAUF y FRUEHAUF, "concluyendo acertadamente que la expresión antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, por presentarse evidentes semejanzas ortográficas y fonéticas que pueden inducir al público a error"; 3.- El hecho de no presentarse oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro del signo, conforme lo dispone el art. 96 de la Decisión 344.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, alto Organo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a lo establecido por los arts. 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Que el Tribunal estima ser improcedente la interpretación de los arts. 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estados, por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares; así como también es improcedente la interpretación de los arts. 93 y 95 de la misma Decisión, puesto que hacen referencia a "observaciones al re- GACETA OFICIAL gistro" presentadas por personas que tengan un legitimo interés en ello, y en este caso, no se presentaron observaciones por parte de terceros.

En efecto, la "posible parte interesada" sería FRUEHAUF TRAILER CORPORATION, "una compañía domiciliada en Southfield, Estados Unidos de América, existente y organizada de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware" de cuyo apoderado en la República de Colombia para atender los asuntos relacionados con la propiedad industrial de dicha Sociedad dice que recibió notificación legal sin haberse pronunciado, y menos formulado observación, agregando el demandante que "La razón por la cual no se demanda a la citada compañía, obedece al hecho de no haberse opuesto ni presentado escrito de observaciones contra la solicitud de registro de la marca dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial (Art. 93 de la Decisión 344).

De donde se colige que la mencionada sociedad no tuvo reparo alguno (ni interés directo) contra la solicitud de registro de la marca INCA FRUEHAUF (mixta), clase 11, expediente Nº. 94 44467, dentro del cual se expidió la resolución aquí demandada". Consecuentemente, se procede a la interpretación de las demás normas comunitarias requeridas, cuyo texto expresa: DECISION 344 "Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

"Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 28/11/97 11.56 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;" III.

LA MARCA "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).

La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representada por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser registrado.

Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe advertir que, por el hecho de reunir un signo estos requisitos, no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los arts. 82 y 83. a) Perceptibilidad.- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir" y "percibir" lo describe como el hecho de "recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos".

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). La marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determina- GACETA OFICIAL 28/11/97 12.56 dos productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no solo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor. que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

(Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial 257 del 14-0497) b) Distintividad.- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

IV. SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.

En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado, diciendo: "El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.

El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación" (Proceso 27-IP-95). c) Representación Gráfica.- En el mismo proceso con referencia a este requisito se dice: "El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide De un minucioso resumen de los hechos de la marca INCA FRUEHAUF, se deduce, que primeramente fue requerida la solicitud bajo dicho nombre y la nueva solicitud se presentó con fecha 29 de septiembre de 1994, negada mediante resolución Nº. 4603 de 28 de febrero de 1995, siendo titular Industrias Colombo Andina Inca.

La marca FRUEHAUF con su Titular FRUEHAUF TRAILER CORPORATION, fue requerida mediante solicitud del 27 de julio de 1993. Consta en el expediente la certificación de la concesión de la marca INCA FRUEHAUF, clase 7 con certificado Nº. 177.512 con vigencia desde el 24 de marzo de 1995. Sin embargo, con certificado 164158 y para la clase 7, se ha conferido la marca INCA (según modelo) que se lee "INCA TODO FRUEHAUF, marca a nombre de Colombo Andina".

La Resolución es la Nº. 31 900 de 29 de julio de 1994. La actora argumenta que esa denominación se encontraba registrada como enseña comercial desde el 24 de septiembre de 1982. En efecto en la página 85 del expediente, se agrega el certificado del depósito de dicha ENSEÑA COMERCIAL. Se estima que el trámite del registro de la marca INCA (según modelo) sólo fue inscrita bajo esta denominación, como también aparece de las otras certificaciones.

Posteriormente la Compañía COLOMBO solicitó el registro completo de las dos palabras en conjunto que en algunos casos le han concedido. Pero en el presente juicio y para la clase 11 fue primeramente registrado el nombre FRUEHAUF, para esta compañía. Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca INCA FRUEHAUF (mixta) frente a la marca ya registrada FRUEHAUF, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza "ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error", criterio administrativo GACETA OFICIAL que se fundamenta en la disposición del literal a) del art. 83 de la Decisión 344, que prohibe el registro de signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error".

Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma. "La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva". (Proceso 2-IP-94. Sentencia del Tribunal de fecha 4 de julio de 1994, Gaceta Oficial 173). Para determinar, una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos, debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es, sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Esta ha sido la doctrina jurisprudencial del Tribunal en numerosos casos. V.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS: "FRUEHAUF E INCA FRUEHAUF" La confundibilidad de una marca respecto de otra, denota varios aspectos de especial importancia, tanto para el consumidor como para el 28/11/97 13.56 empresario; respecto del primero, en que seguramente al momento de adquirir un producto o utilizar un servicio estará tomando para sí un producto o servicio que no corresponde con el que inicialmente tenía pensado comprar; y segundo, para el empresario generará un menoscabo de su dinámica empresarial, puesto que a su nombre se estarán adquiriendo productos o prestando servicios, cuyo provecho recaerá en cabeza de otra persona.

Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) consagra que no podrán registrarse como marcas los signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan conducir al publico a error ". Según la prenotada disposición, es claro entonces, que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin.

El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación a registrar tiene una estructura y contenido exacto a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo término, el que consideramos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, es la similitud entre marcas, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado qué debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma, ya sea el funcionario de la oficina nacional competente o el juez, medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente.

Ahora bien, con relación a los signos "INCA FRUEHAUF" (mixta) y "FRUEHAUF", sea menester afirmar que si bien la palabra FRUEHAUF está presente en ambas denominaciones, no es suficiente para establecer una identidad entre marcas, toda vez que la identidad es un concepto muy concreto o subjetivo, que en toda ocasión tiene ocurrencia frente a estas marcas.

Entonces y en consecuencia, es necesario establecer si "INCA FRUEHAUF" (mixta), es similar o se asemeja a la ya registrada marca "FRUEHAUF" y si puede, generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende el registro. GACETA OFICIAL Así las cosas, para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud se han creado por la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, que aunque en algunos casos visto desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente da la idea de ser la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo; o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, al significado que contiene la denominación ya sea denominativa o gráfica.

En este orden de ideas, el signo "INCA FRUEHAUF" (mixta), en atención, o mejor, en virtud de la simpleza y poco poder de impacto en su parte gráfica, conduce a referirse a ella fundamentalmente en su aspecto denominativo que en este caso se constituye como el elemento principal y predominante de la marca y de mayor impacto de la imagen de ésta en la mente del consumidor, y en consecuencia, corresponderá contraponer este elemento denominativo con la marca "FRUEHAUF", anteriormente registrada como tal, en los siguientes términos: Con relación a la confusión visual, no podemos olvidar, que en ambas denominaciones se utiliza la expresión "FRUEHAUF" de modo idéntico, y a pesar de que el segundo signo a registrar contenga antepuesta a ésta la palabra "INCA", no deja por ello de guardar similitud tal para que el consumidor medio crea, por lo menos, que se trata de productos o servicios de la misma organización empresarial.

De otro lado, en cuanto a la confusión auditiva, asimismo por tratarse de exactamente la misma palabra que aparece en ambas denominaciones, es claro, que tanto su pronunciación como su sonido es idéntico, de tal manera que la denominación a registrar, es decir, "INCA FRUEHAUF", al pronunciarla y sucesivamente compararla con "FRUEHAUF", dado entre otras razones que este término es el que más se destaca por ser de mayor complejidad y por la identidad de la pa- 28/11/97 14.56 labra en ambos casos, se presta a que pueda generar confusión sonora.

Por último, en lo referente a la confusión ideológica, por ser "FRUEHAUF" un término sin ningún contenido conceptual o significado, por no aludir a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca (marcas sugestivas), tampoco constituye una denominación conceptual. El vocablo FRUEHAUF, estaría catalogado dentro de las marcas caprichosas o de fantasía, acuñadas por el titular para designar un producto.

Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte además de que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable.

Por todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse incurso en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- Los adjetivos serán registrables cuando no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes de los productos que ampara la marca a registrarse. 3.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones, como en las que no se formulen tales observaciones. 4.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia pa- GACETA OFICIAL 28/11/97 ra solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se deba a lo que a juicio del solicitante constituya una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 5.- Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para los mismos productos o servicios debe ser rechazado el registro en los términos del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El juez nacional competente habrá de determinar, al efecto, si existe o no el riesgo de confusión. 6.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3479.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta 15.56 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 26-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 en concordancia con el artículo 83 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del Expediente Nacional No. 3419.

CASO SEFRITA Quito, 30 de Julio de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administra- tivo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, presenta a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93 y 95 en concordancia con el artículo 83 literal a), 146 y 147 de la Decisión 344 en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Que la solicitud se hace dentro del proceso que sigue la Sociedad Grasas Vegetales S.A. en contra de la Nación colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en contra de Productos YUPI S.A. e Industria Nacional de Conservas S.A., en el que se pretende obtener, de una parte, la nulidad de la Resolución No. 5130 de marzo 14 de 1995 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 306230, mediante la cual se declararon fundadas las observaciones propuestas por las compañías demandadas, en contra de la solicitud de registro de la marca SEFRITA, clase 30, y se negó su registro.

Asimismo, se pretende obtener "la nulidad del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada ". Que el Juez requirente considera como relevantes los hechos expuestos en su informe sucinto, transcrito a continuación: "a) La parte actora solicitó el registro de la marca "SEFRITA" para distinguir productos comprendidos en la clase 30 y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Sociedad Productos Yupi S.A. formuló oposición al registro de dicha marca, argumentando que ella es confundible con la marca "FRYTOS" clase 30, de su propiedad, e igualmente lo hizo la Sociedad Industria Nacional de Conservas S.A., con el argumento de que la marca "SEFRITA" es confundible con la marca "SOFRITO CRIOLLO", clase 29, de su propiedad.

"b) Tramitadas las oposiciones, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió declarar fundadas las oposiciones formuladas, y en consecuencia, negó el registro de la marca solicitada, con fundamento en las siguientes consideraciones principales: "PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea 28/11/97 16.56 idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘ los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ’.".

"TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y las opositoras. En opinión de este despacho, existen semejanzas tanto respecto de la marca SOFRITO CRIOLLO (OPOSITORA) con SEFRITA (SOLICITADA), como respecto de la marca opositora FRYTOS, de tal manera que mal pueden coexistir en el mercado pues inducirían al público a error, teniendo en cuenta que identifica productos entre los cuales hay una similitud dada por el mismo consumidor, para quien lo primordial es la finalidad o uso del producto, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de prestar una similitud real para el consumidor. “En el caso que nos ocupa, las marcas registradas por los opositores identifican no sólo productos de la misma clase en la que se solicita el registro (clase 30), sino también productos similares (clase 29).

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. “c) Contra la resolución antes referida se interpuso recurso de apelación, el cual se fundamentó básicamente en lo siguiente: - Que el signo FRITO es común a los signos opositores, por lo cual no se entendía cómo se niega el registro del signo “SEFRITA” en la clase 30 Internacional. - Que en razón a que el signo FRITO corresponde a un concepto genérico y de uso común en la clase 29 Internacional, clase cuya naturaleza es semejante a la clase 30 Internacional, como se expresa en la resolución apelada, no se entendía cómo se permite su uso en unos signos y se niega en otros.

GACETA OFICIAL - Que es notorio que el signo SEFRITA se encuentra formado por los signos SE + FRITA (sic), donde el primero le da distintividad y, en tal virtud, lo hace registrable. - Que el signo SEFRITA (NOMINATIVA) tiene la suficiente fuerza distintiva para que los consumidores puedan diferenciar los productos que distingue, de otros iguales o similares. - Que de ser correctos los argumentos expuestos en la resolución acusada, la Superintendencia de Industria y Comercio no habría concedido el registro de las marcas LEFRIT y SOFRITO CRIOLLO, pues en ellas es común el signo FRIT. - Que en consecuencia, la expresión SEFRITA puede registrarse como marca, pues se trata de un signo compuesto, fantástico y distintivo.” - Que en el proceso que se sustancia ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la actora pretende “que se declare la nulidad de la Resolución No. 5130 de marzo 14 de 1995, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 306230, mediante la cual se declararon fundadas las oposiciones formuladas por INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS S.A y PRODUCTOS YUPI S.A, contra la solicitud de registro, a nombre de GRASAS VEGETALES S.A., de la marca SEFRITA, clase 30, y se negó el registro de ésta”.

Asimismo, la sociedad actora pretende “que se declare la nulidad del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa (según el Art. 60 del C.C.A.) el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada ”. - Que la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda propuesta por Grasas Vegetales S.A., se opuso a las pretensiones de la actora y argumentó como razones de su defensa, entre otras: 28/11/97 17.56 - “Que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) ha establecido como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. - Que “la Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre SEFRITA (solicitada) y FRYTOS (registrada) y SOFRITO CRIOLLO (registrada) concluyendo acertadamente que entre las dos expresiones existen evidentes semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que pueden inducir al público a error.” C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional y dichas normas sean aplicables en el proceso interno, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL ACUERDO DE CARTAGENA OBJETO DE INTERPRETACION El Juez Nacional solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se transcriben las normas de la Decisión 344 y del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación solicita el Juez requirente: GACETA OFICIAL DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite las observaciones y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 28/11/97 18.56 “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. “Artículo 5.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. III. IMPERTINENCIA DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Este Tribunal, tal como lo ha expresado en su reiterada jurisprudencia, tiene plena competencia para decidir sobre las normas comunitarias que serán objeto de interpretación, tomando en consideración los hechos materia del proceso que se adelanta ante los Jueces Nacionales, sin que esa consideración constituya una calificación de aquellos.

GACETA OFICIAL Considera este Tribunal que la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, ajenas a la aplicación al caso concreto, resulta impertinente y pueden desviar la finalidad que persiguen los Jueces Nacionales al solicitar la interpretación, cual es la de aplicar correcta y uniformemente las normas comunitarias en los procesos que lleguen a su conocimiento.

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Sinembargo este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso. De igual modo, y por las mismas razones, no es del caso desarrollar en la presente interpretación, las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena a las que se refiere el Art. 5 del Tratado de Creación de este Tribunal. IV. LA MARCA Y SU FUNCION DISTINTIVA El artículo 81 de la Decisión 344 dice que “se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Esta definición legal de la marca destaca como característica y como función primigenia la distintividad. La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial).

La función distintiva de la marca va más allá de eso. En 28/11/97 19.56 efecto, tal como comenta Baylos Corroza “No es suficiente a este respecto decir que la marca es un signo destinado a identificar productos o servicios de una empresa, para diferenciarlos de los de otras. Como primera precisión hay que añadir que la marca realiza, no una identificación individual del producto o del servicio; sino una identificación que podría calificarse de <numeral>.

La marca señala al producto no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos que forman parte de todos los que vienen designados con la misma marca. La percepción de la marca se constituye de este modo en un dato que, por sí solo, afirma del objeto designado su pertenencia a una clase: la clase de objetos que llevan esa marca.

Es uno más entre ellos.” (Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 817). Sinembargo, la función indicadora de la procedencia empresarial tiene especial relevancia frente a los consumidores. La marca permitirá a los consumidores identificar que el producto o el servicio proviene de una misma empresa.

Hemos de entender que el origen empresarial no es lo mismo que la identidad del productor. Al consumidor, generalmente, no le interesa saber quién es el fabricante y cuál es su identidad, sino, más bien, que los productos o servicios adquiridos proceden de una misma fuente. La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere.

En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo. Cuando se den tales presupuestos podrá afirmarse que la marca cumple con una función indicadora de la calidad del producto o servicio frente a los bienes o servicios de otra marca. Cuando la marca cumple con su función distintiva, tanto respecto de la procedencia del producto o del servicio, así como de la calidad de los mismos, se protege un doble interés: el interés individual del titular del registro de la marca y el interés colectivo de los consumidores.

Al estar protegido el interés particular del titular del registro marcario, se busca alcanzar un sistema de competencia leal. En efecto, los GACETA OFICIAL empresarios compiten por alcanzar un mejor posicionamiento de sus productos o servicios en el mercado. Para que sea justa esta competencia entre los productores, debe existir un sistema que permita diferenciar los productos o servicios provenientes de una empresa con los originarios de otra.

El sistema de registros marcarios ampara, precisamente, los intereses de los titulares de marcas, frente a las eventuales prácticas de competencia desleal. Por ello el registro de la marca confiere a su titular, entre otros, derechos oponibles a terceros por actos de usurpación o imitación de la marca. La falta de distintividad de la marca y su consecuente confusión perjudica no sólo a la libre competencia entre las empresas, sino que también afecta al público consumidor, pues una marca carente de distintividad puede inducir al adquiriente en error, error que afectaría su consentimiento.

El sistema de marcas pretende proteger al consumidor en el sentido de que éste no adquiera el producto o el servicio con un vicio del consentimiento: el error. Así, el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 prohibe el registro de los signos que "puedan engañar a los medios comerciales o al público ". Ha de entenderse como público al consumidor medio o corriente y no al especializado o profesional en la materia.

Sin embargo, cuando el grupo de consumidores son exclusivamente personas especializadas se entenderá por público consumidor al profesional medio. Se tendrá en cuenta que la apreciación que efectúa el consumidor corriente, está determinada más por percepciones primarias, visuales y auditivas, que por una apreciación compleja y elaborada. En este sentido ver Procesos 1-IP-87 Gaceta Oficial 28 de 15 de febrero de 1988; 4-IP-88 Gaceta Oficial 39 de 24 de enero de 1989; 2-IP94 Gaceta Oficial 163 de 12 de septiembre de 1994; 27-IP-96 de 16 de abril de 1997.

V. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD COMO MECANISMO DE PROTECCION DE LOS TITULARES DEL REGISTRO Y DE LOS INTERESES PUBLICOS La oficina nacional competente para el registro de la Propiedad Industrial debe, antes de decidir sobre la concesión del registro de la marca, realizar un examen de fondo de la solicitud a fin de verificar si el signo es registrable. 28/11/97 20.56 En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es "perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Después de verificar que el signo puede considerarse como marca, en el examen de registrabilidad, se analizará si cumple además con las condiciones establecidas en el primer inciso del artículo 81, es decir, la perceptibilidad, la distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Una vez que la oficina nacional competente se ha asegurado de que el signo constituye una marca y que reúne los requisitos de registrabilidad, se tomará en consideración, para la concesión del registro, si no incurre en las prohibiciones e impedimentos establecidos en protección del interés público y del interés legítimo de terceros.

Según el Régimen Comunitario de Marcas el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro. El derecho del titular nace con el registro, no constituye una formalidad para declarar un derecho preexistente. De allí la importancia de realizar el examen de registrabilidad del signo. El sistema atributivo de protección de los derechos de propiedad industrial, que contempla la legislación comunitaria, pretende garantizar tanto al titular del derecho como al destinatario del producto; en un caso se protege la competencia leal de los productores y comerciantes y en el otro se trata de evitar el riesgo de confusión del público consumidor.

VI. MARCAS EVOCATIVAS Y MARCAS DEBILES La jurisprudencia de este Organo Comunitario ha profundizado sobre la naturaleza evocativa de los signos que puedan llevar al consumidor a una asociación de ideas con los bienes o servicios que se pretenden designar. GACETA OFICIAL Ha dicho el Tribunal “que en la medida en que estos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.

Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: “ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas ” (Proceso 7IP-95, Gaceta Oficial Nº 189, pág. 27, de 15 de septiembre de 1995). VII. CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible a una marca, nombre comercial, lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrada por una tercera persona.

De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a 28/11/97 21.56 reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida.

Según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 no pueden registrarse como marcas aquellos signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error" Sobre la confundibilidad de la marca, este Tribunal ha expresado: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). “Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente ” (Proceso 32-IP-96).

Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin GACETA OFICIAL realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica. En este sentido, ver Procesos 1-IP-87 Gaceta Oficial 28 de 15 de febrero de 1988; 7-IP-95 Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995; 12-IP-95 Gaceta Oficial 199 de 26 de enero de 1996.

La apreciación de conjunto implica una comparación con la totalidad de los elementos que componen el signo frente a la totalidad de los que integran el signo confrontado. Para examinar la confusión no es procedente descomponer la unidad fonética. Por ejemplo, el signo SEFRITA no puede ser dividido en los elementos SE + FRITA y comparar cualquiera de estos elementos con una marca igual o semejante ya registrada o anteriormente solicitada.

De igual manera, cuando las marcas denominativas están compuestas por más de una palabra, la apreciación comparativa se hará con todas las palabras que conforman el signo. Por ejemplo, para determinar si existe el riesgo de confusión entre el signo SOFRITO CRIOLLO frente al signo SEFRITA y el signo FRYTOS es necesario confrontar todos los elementos integrantes de la marca; así no se pueda comparar exclusivamente alguno de tales elementos que, a simple vista, se consideran semejantes.

No puede hacerse la confrontación exclusivamente de las palabras "SOFRITO" con "SEFRITA" y “FRYTOS”, pues ello constituiría una descomposición del signo y, la palabra "SOFRITO" por sí misma no constituye el signo del cual se predica la posibilidad de confusión. Es preciso valorar las palabras "SOFRITO CRIOLLO", "SEFRITA" y “FRYTOS”, sin dividir la composición integral de la marca.

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina determinar, de las disposiciones del ordenamiento jurídico que se solicita interpretar, aquellas que sean pertinentes a la solución del caso concreto. 2. No resulta pertinente interpretar los artículo 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 5° del Tratado del Tribunal, pues aquellas son normas relacionadas con el fortaleci- 28/11/97 22.56 miento institucional con miras al establecimiento de un sistema de administración comunitaria, que es materia ajena al caso consultado. 3.

La capacidad distintiva de la marca a que se refiere la noción contenida en el artículo 81 de la Decisión 344, está llamada a hacer posible la individualización del producto por los compradores y a determinar su origen y calidad, de manera que su proceso de selección no se vea inducido a error como consumidores en un mercado libremente competitivo. 4.

El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente de oficio o como resultado de observaciones por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y puede generar confusión susceptible de inducir al público a error, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 5.

El examen de registrabilidad para establecer la posible confusión de una marca debe efectuarse entre los signos que se comparan, en su conjunto, y no entre las partes que conforman los mismos. En este sentido no podría no haber confusión por similitud fonética conceptual o gráfica entre los signos en conflicto FRYTOS, SOFRITO CRIOLLO, con la marca SEFRITA que pretende registrar la sociedad Productos Yupi. 6.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3419. 7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 8.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta GACETA OFICIAL 28/11/97 del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. 23.56 Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. PROCESO 4-AI-96 ACCION DE INCUMPLIMIENTO INTERPUESTA POR LA REPUBLICA DE VENEZUELA CONTRA LA REPUBLICA DE COLOMBIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en Quito a los dieciséis días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, en la acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República de Colombia.

VISTOS: El escrito sin fecha recibido por este Tribunal el 14 de noviembre de 1996, en el que la República de Venezuela representada por el doctor Freddy Rojas Parra, Presidente del entonces Instituto de Comercio Exterior de la República de Venezuela, interpone ante este Tribunal la acción de incumplimiento contra la República de Colombia por cuanto considera que con la expedición del Decreto 1054 de 1995 por parte del Gobierno de este último País, se han infringido normas del ordenamiento jurídico andino. El escrito de contestación a la demanda formulado por la República de Colombia en la presente acción, presentado por el doctor Morris Harf Meyer, Ministro de Comercio Exterior de ese País. Las pruebas aportadas por las partes y el oficio J/AJ/C 089-97 de 5 de septiembre de 1997, del Director General Encargado de la Secretaría General de la Comunidad Andina respondiendo al auto de fecha 19 de agosto de 1997 en el que se le solicitó informes y criterios técnicos en relación al caso de autos.

Los memoriales sobre alegatos formulados por las partes y todos los antecedentes que tienen que ver con la materia del presente caso.

CONSIDERANDO: La competencia del Tribunal para conocer de la acción planteada en virtud del artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal, en concordancia con las normas del capítulo I del título segundo del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y en los Capítulos IV y V del Título II del Reglamento Interno del Tribunal, de 19 de junio de 1985.

I. SINTESIS DE LA DEMANDA La República de Venezuela interpone ante este Tribunal la acción de incumplimiento contra la República de Colombia por cuanto considera que con la expedición, por parte del Gobierno de este último País, del Decreto número 1054 de 1995, se han infringido normas del ordenamiento jurídico andino. GACETA OFICIAL Fundamentos de hecho El 21 de junio de 1995, el Gobierno de Colombia dictó el Decreto 1054, a través del cual impuso derechos correctivos automáticos " en la forma de gravámenes arancelarios iguales a la diferencia entre los gravámenes totales aplicados a terceros países por Colombia y Venezuela, a las importaciones originarias de este país de productos clasificados en la Partida Arancelaria 1701, con excepción de la Chancaca (panela o raspadura), clasificada por la Subpartida 1701.11.10.00 del Arancel de Aduanas".

El Instituto de Comercio Exterior de la República de Venezuela envió varias comunicaciones a la Junta del Acuerdo de Cartagena en las que le manifestó su preocupación por la medida adoptada por Colombia, en virtud de que el Decreto 1054 violó el ordenamiento jurídico comunitario. El 8 de julio de 1996, "el Gobierno de Venezuela interpuso ante la Junta del Acuerdo, denuncia por incumplimiento e imposición de restricciones al comercio por parte del Gobierno de Colombia, consistentes en la aplicación de derechos correctivos a las importaciones de azúcar originarias de Venezuela clasificadas en la partida arancelaria 1701" Vencido el término de tres (3) meses de que trata el artículo 24 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, sin que la Junta hubiera emitido el correspondiente dictamen, la demandante acudió directamente al Tribunal, de conformidad con el citado artículo.

Fundamentos de derecho 28/11/97 24.56 su concepto, es "requisito esencial para la procedencia de la aplicación de la medida, la identificación del producto al cual se le pretende aplicar los derechos correctivos automáticos " En el mencionado Decreto se identifica "solamente la partida arancelaria 1701 obviando las imprescindibles diferenciaciones que corresponden a cada uno de los productos del Sistema comprendidos en dicha partida, esto es, los identificados bajo los códigos arancelarios NANDINA 1701.11.90, 1701.91.00 y 1701.99.00 Vale decir, que el producto debe ser identificado individualmente según la clasificación arancelaria que contenga el manifiesto de importación a su llegada a Colombia, puesto que es la única forma de establecer si se trata del mismo producto al cual el País Miembro exportador (Venezuela) le aplica gravámenes inferiores a los que aplica el País Miembro importador (Colombia) o por el contrario se trata de un producto diferente " No obstante que el artículo 41 de la Decisión 371 pareciera permitir la identificación a nivel de cuatro (4) dígitos, debe hacerse a nivel de ocho (8) o diez (10) dígitos por cuanto, de lo contrario, no se puede identificar el producto específico.

Al efecto cita y transcribe los artículos 3 y 4 del Arancel de Aduanas venezolano, el cual, al decir de la demandante, adopta la NANDINA (fs. 16 y 17) El Régimen Especial establecido en la Decisión 371 no es aplicable a las importaciones de azúcar "originarias" de Venezuela por cuanto no se cumplen los supuestos contemplados en el artículo 16 numerales 1 y 2, por las siguientes razones: -Incumplimiento del artículo 16 de la Decisión 371- - Para aplicar el artículo 16 numeral 1 se requería identificar el producto lo cual "hubiera permitido darse cuenta que el producto originario de Venezuela e importado por Colombia es azúcar blanco o lavado y/o refino, comprendido en las subpartidas NANDINA 1701.11.90 y 1701.99.00, producto éste distinto al tipo de azúcar que se importa de los Países Centroamericanos, de los cuales lo que se ha importado mayoritariamente es azúcar crudo, identificado bajo el código del Arancel de Venezuela 1701.11.90 Después de transcribir el artículo 16 de la Decisión 371, la demandante alega violación por parte del Gobierno Colombiano por cuanto, en - El Azúcar crudo importado de los Países Centroamericanos es un insumo del azúcar blanco o lavado y/o refino, perteneciente al Considera la demandante que el Gobierno de Colombia, mediante el Decreto 1054 de 1995 adoptó medidas contrarias al ordenamiento jurídico del Acuerdo, en particular a las disposiciones contenidas en el capitulo VII de la Decisión 371 y que tanto el citado Decreto 1054 como la Decisión que lo fundamenta contrarían los artículos 41, 42, 45, 75, 77 y 79A del Acuerdo de Integración Subregional.

GACETA OFICIAL Sistema, por lo que el único artículo que Colombia hubiera podido invocar es el artículo 16.2, debiendo, en consecuencia, acudir inexorablemente a la Junta para solicitar el establecimiento de las medidas provisionales a que se refiere tal norma. Si el azúcar blanco o lavado y/o refino que se exporta a Colombia es originario de Venezuela (en razón de que el azúcar blanco que se exporta a Colombia es producido a partir de caña de azúcar cosechada en Venezuela, así como de azúcar crudo importado de Colombia), detentando el correspondiente Certificado de Origen, no puede tratarse del mismo producto importado de algún país centroamericano -el cual es destinado al consumo interno venezolano- y por lo tanto si el Gobierno de Colombia tuviere alguna duda sobre la autenticidad de tal certificado "o entendiera que Venezuela incumple la normativa en materia de origen establecida en el ordenamiento jurídico andino, debe atenerse a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Decisión 293 relativa a las "Normas Especiales para la calificación del Origen de las Mercaderías" " El establecimiento de un gravamen como el impuesto mediante el decreto 1054 de 1995 a un producto originario de Venezuela, no sólo incumple el artículo 16 numeral 2 de la Decisión 371, sino al mismo tiempo la Decisión 293 y el Acuerdo de Integración Subregional Andino. Al efecto la demandante transcribe el artículo 1 de la Decisión 293 y el artículo 42 del Acuerdo y fundamenta la violación a este último en la consideración de que la medida adoptada por el Gobierno Colombiano no queda comprendida en ninguna de las excepciones de que trata el mismo.

Hace la demandante un recuento de los Acuerdos de Alcance Parcial, con los respectivos protocolos, que ha celebrado con varios países centroamericanos y señala el comportamiento de las importaciones de azúcar que ha hecho Venezuela desde tales Estados. La actora manifiesta que las concesiones arancelarias que Venezuela otorga a algunos países centroamericanos respecto del azúcar se pactaron en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 que persigue el mismo objetivo previsto en el artículo 1 del Tratado del Acuerdo de Cartagena cual es la "formación gradual de 28/11/97 25.56 un mercado común latinoamericano" y, en "consecuencia, mal podría Colombia, en el supuesto negado que se interpretara que el azúcar originaria de Venezuela puede contener insumos centroamericanos dictar un acto administrativo mediante el cual fija derechos correctivos a las importaciones originarias de Venezuela, de los productos clasificados por la partida 1701, fundamentándose en la Decisión 371, cuando la misma Decisión permite de manera expresa en su artículo 28 que "las concesiones arancelarias otorgadas a terceros países con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, podrán mantenerse hasta que sean armonizadas en el seno de la Comisión" (fs. 23 y 24).

Por lo tanto, Colombia no puede justificar la medida contenida en el Decreto 1054 de 1995 "en la concesión de preferencias arancelarias otorgadas por Venezuela a algunos países de Centroamérica cuando las mismas fueron conferidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 371". Las exportaciones de Venezuela hacia Colombia fueron "declaradas indistintamente por los códigos arancelarias 1701.11.90.10, 1701.11.90.00 y 1701.11.90.90, totalizando, para el período 1993 - 1995, la cantidad de 100.726 TM.

En lo que respecta al azúcar refino, correspondiente al código arancelario 1701.99.00 se registraron en el período 1993 - 1995 exportaciones por el orden de 5.417 TM. Para el año 96 las cifras provisionales corrigen aparentemente este problema, registrándose exportaciones hacia Colombia bajo los códigos 1701.11.90.10 y 1701.11.90.90 por el orden de 10.306 T.M. y en cuanto al azúcar refino, se registran provisionalmente cifras de 2.049 T.M." Las distorsiones en la competencia y las perturbaciones a la producción nacional a que se refiere el artículo 16 numeral 2 de la Decisión 371 deben probarse por el País Miembro que las alega. -Violación de los artículos 41, 42, 45, 75, 77 y 79A del Acuerdo de Cartagena.

Inaplicación de la Decisión 371La Decisión 371, a través de los derechos correctivos allí previstos, crea un gravamen o restricción no comprendida en las excepciones contempladas en el artículo 42 del Acuerdo, por lo que vulnera, al igual que al art. 41 del mismo cuerpo normativo que señala el objetivo del GACETA OFICIAL Programa de Liberación, cual es eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio del cualquier País Miembro y al 45 que establece que tal Programa será automático e irrevocable y comprenderá la universalidad de los productos, Agrega: " es clara la flagrante violación de las normas y principios fundamentales citados del Acuerdo de Cartagena, por parte de los artículos 16, 17, 18, 39 y 41 de la Decisión 371, y por consiguiente, del Decreto 1054 del Gobierno de Colombia, el cual se estaría fundamentando en una norma inaplicable, por contrariar el ordenamiento constitucional comunitario ".

(folio 35). 28/11/97 26.56 4. Declarar que el Gobierno de Colombia, mediante el Decreto 1054 de 1995, incumple los artículos 41 y 45 del Acuerdo de Cartagena por cuanto los derechos correctivos constituyen un nuevo gravamen prohibido de conformidad con tales artículos y no previsto por el artículo 42 del mismo Acuerdo. 5. Declarar que el Gobierno de Colombia, mediante el Decreto 1054 de 1995, contradice el principio general incorporado en los artículos 75, 77 y 79A del Acuerdo, relativo a la necesidad de comprobar y documentar las supuestas perturbaciones a la producción nacional y distorsiones de la competencia. La República de Venezuela concluye expresando que "no sólo estamos en presencia de un intento de creación de un instrumento "sui generis e írrito" sino que además pareciera pretenderse sustituir los mecanismos de competencia comercial, así como los de salvaguardia, previstos en el ordenamiento constitucional del Grupo andino. 6.

Declarar que los derechos correctivos vendrían a significar la creación de un nuevo instrumento de regulación de la competencia comercial en el mercado ampliado, no previsto en el ordenamiento jurídico primario o constitucional y que, por lo tanto, usurpa los mecanismos contemplados en el Acuerdo. Peticiones de la demanda II. SINTESIS DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA La República de Venezuela solicita a este Tribunal: 1.

Declarar que la República de Colombia, mediante el Decreto 1054 de 1995, ha incumplido y se encuentra incumpliendo el artículo 16 de la Decisión 371, por cuanto no identifica individualmente el producto objeto de la medida prevista en tal acto. 2. Declarar el incumplimiento, por parte del Gobierno de Colombia, del aparte 2 del artículo 16 de la Decisión 371, al implementar unilateralmente la medida restrictiva de imposición de derechos correctivos, debiendo haber solicitado la autorización de la Junta.

En consecuencia, se solicita que se ordene la eliminación del gravamen impuesto mediante el Decreto 1054. 3. Declarar el incumplimiento por parte del Gobierno Colombiano de la normativa en materia de origen consagrada en la Decisión 293, particularmente en los artículos 1, literales a) y b), y 13. La República de Colombia, por conducto del Ministro de Comercio Exterior, Dr. Morris Harf Meyer, el siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, dio respuesta a la demanda formulada por la República de Venezuela en los términos que se resumen a continuación: Consideraciones Preliminares El Consejo Superior de Comercio Exterior de la República de Colombia detectó en el año de 1995 un rápido crecimiento de las importaciones de azúcar procedente de Venezuela.

La explicación del fenómeno, según lo afirma la demandada, obedecía a las importaciones de azúcar que Venezuela realizaba desde países centroamericanos, aplicándoles gravámenes inferiores a los que aplica Colombia. Por lo anterior, en desarrollo del numeral 1 del artículo 16 de la Decisión 371 del Acuerdo de Cartagena, el mencionado organismo asesor colombiano decidió aplicar derechos correctivos a las importaciones de azúcar originarias de Venezuela, producto clasificado en la partida GACETA OFICIAL 1701, salvo la chancaca, como consecuencia de lo cual el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1054 del 21 de junio de 1995.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 numeral 1 de la Decisión 371, Colombia presentó a la Junta el documento titulado "Informe a la Junta del Acuerdo de Cartagena sobre la fijación de derechos correctivos a las importaciones de azúcar originarias de Venezuela". (folio 745). Sostiene la parte demandada que la Junta, en razón de los informes rendidos por el Gobierno Colombiano respecto del Decreto 1054 y de las reclamaciones del Gobierno venezolano, expidió la Resolución 421 de 1 de agosto de 1996 mediante la cual dispuso que el Gobierno de Colombia debía suspender la aplicación de los derechos correctivos a las importaciones de azúcar de remolacha y al aromatizado originaria de Venezuela y clasificada en las subpartidas arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00, por cuanto consideró que no existían diferencias en los aranceles vigentes en Colombia y Venezuela para los ítems mencionados, mandato que se está cumpliendo por parte de Colombia de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1935 del 28 de octubre de 1996.

Oposición a las Pretensiones de la Demanda. La demandada se opone a todas las pretensiones, con fundamento en las siguientes consideraciones: Colombia no ha incumplido el artículo 16 de la Decisión 371, por las siguientes razones: El producto al cual se aplica los derechos correctivos previstos en el Decreto 1054 se identificó debidamente, pues las medidas allí contenidas se circunscribieron a la partida arancelaria 1701, con excepción de la chancaca, clasificada en la subpartida 1701.11.10.00 del Arancel de Aduanas.

En criterio del gobierno de la República de Colombia, ni el artículo 41 de la Decisión 371 ni ninguna otra disposición del ordenamiento jurídico andino exigen, como lo pretende la demandante, que el producto se defina a nivel de ocho (8) o diez (10) dígitos. Pone de presente lo que al respecto de la citada norma ha considerado la Junta: "El artículo 41 de la Decisión 371 constituye 28/11/97 27.56 una disposición transitoria que establece un horizonte temporal indicativo para la reglamentación o especificación del término "producto importado" y su identificación a nivel de la NANDINA, cuya inobservancia no conlleva consecuencia jurídica alguna Como quiera que lo que se pretende es puntualizar los alcances de uno de los supuestos de hecho que deben acompañar la aplicación de los derechos correctivos contemplados en el artículo 16, pero que dicha puntualización no condicione los elementos básicos de su aplicación debe entenderse que ella tampoco impide el ejercicio del derecho reconocido por el Artículo 16 ".

(folio 389). De estas consideraciones deduce la parte demandada que mientras la Junta no se pronuncie en relación con este tema, los países pueden definir la aplicación de los derechos correctivos a nivel de cuatro (4) o de seis (6) dígitos o adoptar una combinación de ellos. Concluye que tanto la normativa andina como la Junta admiten que el producto pueda definirse a nivel de cuatro (4) dígitos para adoptar los derechos correctivos, como lo hizo Colombia en el Decreto 1054 de 1995.

Colombia no ha infringido el artículo 16.2 de la Decisión 371 pues el supuesto para la aplicación del mismo, y por lo tanto para que sea necesaria la autorización por parte de la Junta, es que el país exportador importe insumos, supuesto que no se cumple en el presente caso por las siguientes razones: Las importaciones realizadas por Venezuela desde Centroamérica corresponden al mismo producto que exporta a Colombia, esto es, azúcar en sus distintas modalidades (crudo, blanco y refino).

El azúcar crudo no es un insumo para obtener el azúcar blanco. La diferencia entre uno y otro no es más que una elemental operación de blanqueo, que no aporta ningún valor agregado significativo y que además no implica un cambio en la naturaleza del producto, ni siquiera una transformación en los términos del Artículo 1 literal d) de la Decisión 293, pues de conformidad con tal disposición el vocablo insumo se refiere a productos que al ser sometidos a un proceso de transformación dan como resultado un bien final que se clasifique en una partida diferente (vgr. caña para transformar en azúcar) y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, insumo significa "bienes empleados en GACETA OFICIAL la producción de otros bienes" (resaltado en el escrito de contestación a la demanda).

Señala que "el Gobierno Colombiano en ningún momento ha cuestionado el certificado de origen del producto importado por Colombia como erróneamente se señala en la demanda, por cuanto este asunto no tiene relación directa con el problema planteado". Colombia, mediante el Decreto 1054 de 1995, no pretende exigirle a la República de Venezuela que revoque las concesiones otorgadas a países centroamericanos ni está impidiendo que tales beneficios sigan otorgándose.

No busca tampoco adoptar medidas de represalia contra Venezuela, pues los derechos correctivos no tienen carácter sancionatorio. Lo que busca es contrarrestar las distorsiones derivadas de las concesiones otorgadas. Presunción de legalidad de la existencia de distorsiones en la competencia y perturbación a la producción nacional. En cuanto a la necesidad de probar el perjuicio a la producción nacional como requisito para aplicar los derechos correctivos previstos en el artículo 16 de la Decisión 371, la demandada manifiesta que la citada norma no lo exige en parte alguna y reitera que el Gobierno Colombiano ha aplicado tales derechos con fundamento en el numeral 1 de tal disposición, que establece una presunción legal al considerar que las importaciones de los productos incluidos en el Sistema Andino de Franjas de Precios causan distorsiones a la competencia y perturbaciones a la producción nacional del País Miembro que aplique a ese bien gravámenes totales inferiores a los que aplica el país importador.

Dicha presunción es plenamente válida, no ha sido anulada por el Tribunal Andino de Justicia y no puede desestimarse porque ahora a la parte demandante le parezca contraria a derecho, cuando al momento de expedirse la aprobó sin ninguna reserva. Legalidad del artículo 16.1 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Cuando el demandante pretende que se declare el incumplimiento por parte de Colombia de los artículos 41 y 45 del Acuerdo de Cartagena, 28/11/97 28.56 cuestiona la legalidad misma de la figura de los derechos correctivos.

En el evento, por cierto bastante discutible, de que al demandante le asistiera la razón cuando alega la ilegalidad de la Decisión 371, ella se ha debido argüir a través de una acción diferente a la de incumplimiento. Si la República de Venezuela consideraba que la Decisión 371 era contraria al ordenamiento del Acuerdo de Cartagena, ha debido votar en contra de su adopción, en el momento oportuno dentro del seno de la Comisión. Al no hacerlo perdió la oportunidad para demandar su nulidad (art. 18 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia) y también para alegar una excepción de ilegalidad; esto último por cuanto una tesis contraria llevaría a eludir el cumplimiento del citado artículo 18.

No es cierto que las únicas excepciones a la aplicación de derechos sean las consagradas en el artículo 42, que la República de Venezuela cita como violado. Así, las normas que componen el ordenamiento jurídico andino establecen otras medidas correctivas, tales como antidumping y compensatorias (Decisión 283), medidas que la Junta puede imponer en virtud de las Decisiones 284 y 285, cláusulas de salvaguardia y las medidas provisionales de las que trata el artículo 12 de la Decisión 370.

Respecto a la declaración de la actora relativa a que se han violado los artículos 75, 77 y 79A del Acuerdo, la República de Colombia manifiesta que el alegato del demandante está basado en una lamentable confusión conceptual entre las figuras de los derechos correctivos, los derechos antidumping, las medidas para corregir las prácticas restrictivas al comercio y las cláusulas de salvaguardia, mecanismos que no pueden confundirse y que tienen cada uno de ellos sus propias regulaciones.

En el caso que nos ocupa Colombia no ha invocado ningún derecho antidumping, ni salvaguardia alguna, así como tampoco ha solicitado a la Junta que aplique ninguna medida para reprimir una práctica restrictiva de la competencia. Por las consideraciones anteriores, el Gobierno colombiano declara que se opone al petitum de la demanda y reitera que mediante la expedición del Decreto 1054 de 1995 no ha vulnerado el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, ni ha incurrido en alguna de las conductas alegadas por el Gobierno venezolano. GACETA OFICIAL III.

SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE VENEZUELA El actor reitera los argumentos de la demanda para demostrar el "flagrante incumplimiento" generado por el Decreto 1054 de 1995 que impone un gravamen contrario a los artículos 41, 42, 45, 77, 79A del Acuerdo (derecho primario) sobre programa de liberación, excepciones al mismo desarrollo agropecuario, competencia comercial; asimismo es contrario a las decisiones 283, 285 y 293 (antidumping y derechos compensatorios) de la Comisión, por inspirarse en un artículo como el 16 de la Decisión 371, (derecho secundario) "infiltrado" en el ordenamiento comunitario, que representa una patente de corso para incumplirlo, sin que la demandada haya entrado a discutir el mérito de los alegatos de la actora.

Afirma haber demostrado que el "gravamen" no se encuentra incluido en ninguna de las disposiciones de excepción del Acuerdo y es contrario al principio de irrevocabilidad del programa de liberación. Con respecto a la afirmación de la demandada en el sentido de que la Resolución 421 de la Junta permitió la aplicación de los derechos correctivos automáticos y que por tanto existe una ineptitud sustantiva de la demanda, el representante de la actora considera que dicha Resolución no se pronunció sobre el fondo de la controversia, como no lo hizo al conocer la Junta de la acción de incumplimiento, tal como lo expresó al manifestar que "no existe consenso en la Junta respecto al contenido y alcances del mencionado artículo" ni sobre su legalidad por lo cual se vio momentáneamente impedida para resolver el caso.

Sobre el argumento colombiano de que los derechos compensatorios se crearon para evitar la "deflección" de comercio producida por preferencias a terceros países, que la demandada califica de violatorias al Arancel Externo Común, arguye la actora que ellas están en armonía con los instrumentos de comercio creados en la ALADI, al igual de lo que se hace con otros instrumentos como el de la Preferencia Arancelaria Regional.

No acepta el argumento colombiano de que los derechos compensatorios tratan de "armonizarlos". Frente a la excepción de ineptitud de demanda presentada por la demandada, la actora afirma que lo que se está haciendo es "queriendo 28/11/97 29.56 desconocer una de las funciones primordiales del mismo, como es el de ser garante" del ordenamiento comunitario.

IV. SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE COLOMBIA Responde la demandada frente a las tachas de violación del Acuerdo por el Decreto 1054 del Gobierno colombiano, que el propósito de la demandante ha sido el de valerse de la acción de incumplimiento para obtener una declaración de nulidad que no es procedente como lo ha dicho el Tribunal en el Proceso 3-AI-96.

Agrega que el decreto se fundamentó en el artículo 16, numeral 1º de la Decisión 371, goza de presunción de legalidad, está vigente y ha sido examinado por la Junta. Afirma que no puede prosperar la tesis de la actora en el sentido de que los derechos correctivos no están previstos en el Acuerdo sino de manera derivada y que la invocación de la Decisión 371, carece de fundamento, pues esta norma, afirma la demanda, es vinculante para los Países Miembros por pertenecer al ordenamiento comunitario.

Anota que los derechos correctivos se aplican no porque los productos comerciados transgredan las normas y requisitos de origen, sino por las distorsiones y perturbaciones que causan en el país importador como lo establece la presunción legal allí establecida. Agrega que de las cifras presentadas por Venezuela se desprende que ésta importa azúcar de Centroamérica, que las exportaciones de azúcar han crecido consistentemente en el período 1993-1995, acusando acumulación de inventarios y que esto coincide con el aumento de sus exportaciones a Colombia, a pesar de que Venezuela es deficitario en la producción de azúcar.

Que lo anterior aclara por qué los derechos correctivos se sustentaron en el numeral 1º, artículo 16 de la Decisión 371, para neutralizar efectos nocivos del sistema de preferencias. Anota la demandada que el Gobierno colombiano cumplió con la suspensión de derechos correctivos que ordenó la Junta por Resolución 421 de 1996. No comparte la demandada el argumento de la actora sobre aplicación del numeral 2º de la norma precitada por cuanto opina que el azúcar crudo no es insumo del refinado y porque Ve- GACETA OFICIAL nezuela ha importado de Centroamérica y ha exportado a Colombia tanto azúcar crudo como refinado.

Solicita finalmente que el Tribunal no declare incumplimiento por parte de Colombia. V. NATURALEZA DE LA ACCION DE INCUMPLIMIENTO Y DIFERENCIA CON LA DE NULIDAD 1. Acción de Incumplimiento No es la primera vez que el Tribunal debe referirse a la naturaleza jurídica de la acción de incumplimiento; ya en el Proceso 3-AI-96 de la Junta contra la República de Venezuela (Gaceta Oficial 261 de 29 de abril de 1997), el Tribunal sostuvo que el recurso de incumplimiento es una pieza clave en la construcción, desarrollo y vigencia del orden jurídico comunitario, dirigida a ejercer el control de la conducta de los Estados y a asegurar su conformidad con las obligaciones adquiridas en virtud del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal.

Precisamente por este carácter, la acción de incumplimiento es una figura procesal autónoma, propia, independiente y sui géneris, derivada de la conducta a que quedan sujetos los Estados para asegurar la ejecución del Tratado de Integración Económica y el cumplimiento de sus obligaciones positivas y negativas. La acción de incumplimiento se inicia con la admisión de la demanda que ante el Tribunal presente la Junta o un País Miembro, en desarrollo de los artículo 23 y 24, respectivamente, del Tratado del Tribunal.

Correlativamente, la fase previa a la acción de incumplimiento que se surte ante la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General) concluye con el acaecimiento de los siguientes hechos: a) Con la acción que ejerza la Secretaría General como resultado del dictamen de incumplimiento emitido por ella, cuando persista la conducta ilegal del País Miembro; b) Una vez transcurridos los dos meses siguientes a la fecha del dictamen sin que la Secretaría General haya intentado la acción de incumplimiento, caso en el cual el País reclamante podrá acudir directamente al Tribunal; c) Cuando la Secretaría General no hubiere emitido el dictamen de incumplimiento dentro 28/11/97 30.56 de los tres meses siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, caso en el que el País reclamante podrá acudir también directamente al Tribunal.

En el caso sub examine se ha dado cumplimiento al supuesto c) anterior, en cuanto a que desde la fecha del reclamo formulado por Venezuela (julio 8 de 1996 transcurrieron más de tres meses sin que la Junta hubiera emitido dictamen sobre el reclamo de Venezuela presentado respecto del Decreto 1054 de 1995 expedido por Colombia dentro de los términos que establece el inciso 2º del artículo 24 del Tratado.

Como se verá más adelante, la Junta por falta de "consenso" no pudo definir el reclamo, pues se pronunció apenas parcialmente sobre aquel, al disponer mediante la Resolución 421 de 1º de agosto de 1996 la suspensión por parte de Colombia de las disposiciones contenidas en el Decreto 1054 de 21 de junio de 1995 en lo que hacía relación con las importaciones originarias de Venezuela de productos de las subposiciones arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00; nada dijo la Junta en cuanto a la aplicación por Colombia de derechos correctivos para las demás subposiciones arancelarias de la posición 1701, con las excepciones contempladas en el Decreto citado.

En este caso la omisión de la Junta en materia de declaratoria de incumplimiento trajo como consecuencia, por el simple transcurso del tiempo, la pérdida de competencia para recurrir ante el Tribunal en acción de incumplimiento, y la legitimación activa para demandar quedó en cabeza de la República de Venezuela como País Miembro que se consideró perjudicado por el supuesto incumplimiento de Colombia.

Dicha pérdida de competencia se deriva no solamente de la norma contenida en el artículo 24 inciso 2º del Tratado del Tribunal sino en el reconocimiento jurisprudencial que ya ha hecho este Organismo judicial en el Proceso 3-AI-96. En aquella ocasión señaló que la demora en iniciar la acción de incumplimiento o la ausencia de dictamen, imposibilita a la Junta para ejercer la acción judicial respectiva.

Esta pérdida de competencia, naturalmente no enerva la facultad que el Estatuto del Tribunal concede a los Países Miembros y a la Junta para que -de acuerdo con el artículo 77 del Estatuto del Tribunal- en cualquier estado del procedimiento y GACETA OFICIAL antes de la sentencia presente las informaciones o los argumentos legales que se consideren necesarios para una mejor solución de la causa.

En el caso presente tampoco se ha producido una actuación de esta naturaleza por la Secretaría General. Como consecuencia de esta omisión de la Junta nace la potestad del País Miembro para ejercer directamente la acción de incumplimiento en su etapa jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la presentación de la correspondiente demanda y la aceptación por el órgano jurisdiccional.

La consecuencia de ello, es la pérdida de la competencia de la Secretaría General en la etapa previa a la acción de incumplimiento, para resolver el reclamo por parte del País Miembro, pues éste ha hecho uso ya de su derecho a la acción de incumplimiento y por tanto se ha producido el tránsito de la etapa administrativa ante la Secretaría General, a la etapa jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tal situación es la consecuencia lógica que se deriva del Tratado de Creación del Tribunal, por la omisión en el ejercicio de las atribuciones que el Acuerdo de Integración confiere a la Junta, para velar por la aplicación de los Tratados y de las Decisiones de la Comisión así como de sus propias Resoluciones, según lo establece el artículo 15 literales a) y q) del Tratado, hoy artículo 30 literales a) y ñ) correspondientes a las funciones asignadas a la Secretaría General por el Tratado codificado en la Decisión 406 de la Comisión (Gaceta Oficial Nº 273 de 4 de julio de 1997).

Problemas originados por atribuciones conferidas a órganos administrativos con funciones colegiadas con derecho a veto como lo que ocurrió a la Junta a raíz de la acción que nos ocupa, generan situaciones de inestabilidad en la aplicación de las normas que orientan el proceso de integración andina y pueden desembocar en grave perjuicio para la solución oportuna de los conflictos entre los Países Miembros.

De ahí la importancia de que mediante la ratificación interna en dichos países, pueda entrar en vigor el protocolo de Cochabamba que modifica el Tratado del Tribunal y establece la acción por omisión o inactividad que tiene por objeto requerir el cumplimiento de las atribu- 28/11/97 31.56 ciones de los Organos del Acuerdo y señalar las consecuencias de su conducta omisa. 2.

Acción de Nulidad Por la Acción de Nulidad se desarrolla en el Tratado del Tribunal una de las funciones fundamentales de control de la legalidad de los actos de los Organos del Acuerdo de integración por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En desarrollo de dicho control, la acción de nulidad puede ejercerse contra las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta que se consideren dictadas con violación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dentro de las condiciones y requisitos establecidos por el Tratado del Tribunal.

Así, el artículo 17 del Tratado del Tribunal faculta a los Países Miembros, a la Comisión, a la Junta y a las personas jurídicas o naturales -éstas últimas en determinadas condiciones de legitimidad- para interponer la acción de nulidad ante el Tribunal. Dos son las limitaciones que establece el Tratado para la interposición de este recurso por los Países Miembros: a) Que sólo podrán intentar la acción de nulidad los Países Miembros en relación con Decisiones que no hubieren sido aprobadas con su voto afirmativo, según reza el artículo 18 del Tratado. b) De acuerdo con el artículo 20 del mismo instrumento la acción de nulidad debe ser interpuesta dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la correspondiente Decisión de la Comisión o de la Resolución de la Junta; al cabo de dicho plazo opera de pleno derecho la caducidad de la acción judicial respectiva.

La limitación a los Países Miembros para actuar en la acción de nulidad con respecto a Decisiones que fueron aprobadas con su voto afirmativo está en clara consonancia con el principio de la buena fe en la aplicación e interpretación de los Tratados que se deriva de las reglas generales establecidas por los artículo 26 y 31 numeral 1º, de la Convención de Viena, de 23 de mayo de 1969, sobre Derecho de los Tratados.

La sentencia anulatoria en esta acción hace desaparecer el acto demandado con efecto general inmediato (erga omnes) y puede tener efectos desde la fecha de expedición de la norma (ex GACETA OFICIAL nunc), o actuar hacia el futuro, desde la fecha de vigencia de la sentencia (ex tunc). Para este Tribunal es característica inherente al proceso de nulidad la de que éste es un procedimiento específico y particular que debe estar sujeto a las reglas propias del juicio respectivo señaladas en la ley comunitaria, artículos 17 a 22 del Tratado del Tribunal.

No podría aceptarse dentro de un juicio distinto del de nulidad la posibilidad de admitir excepciones no contempladas en el procedimiento comunitario como serían las de inconstitucionalidad o ilegalidad o inaplicabilidad. Para que éstas se llegaran a dar, sería preciso que estuvieran consagradas expresamente o que tuvieran base en el derecho primario, como ocurre en la Comunidad Europea en la que la jurisprudencia ha derivado la excepción de ilegalidad o de inconstitucionalidad de la norma positiva contenida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, artículo 184, sobre inaplicabilidad por violación del mismo Tratado, con efectos inter partes.

(Silva de Lapuerta, Rosario, "El Procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, págs. 211 y ss.) En términos generales puede decirse que en los países andinos la excepción de inconstitucionalidad opera en la medida en que ella esté consagrada en sus Ordenamientos Jurídicos. En los Estados Unidos dicha excepción tiene origen jurisprudencial en el caso "Marbury vs. Madison" de 1803, fallado por el juez Marshall, que asignó a la Corte la facultad de determinar en casos particulares cuál de las leyes en conflicto debe ser aplicada, y más recientemente se basa en el principio "preferret positio" o posición preferente de normas constitucionales; sinembargo en ese país se ha llegado en ciertos casos a considerar que esta figura tiende a judicializar las funciones legislativas con detrimento del equilibrio de poderes entre las distintas ramas de la función pública.

(Consúltese Juan Manuel Charry Urueña, "Justicia Constitucional", Colección Banco de la República, Bogotá, 1993, págs. 11 y ss. y 87). En el caso de la Comunidad Andina es menester recordar cómo la excepción de ilegalidad o incostitucionalidad o la inaplicabilidad de una norma comunitaria no ha sido consagrada en el Tratado Constitutivo, en las reformas al mismo o en otro Tratado.

Solamente existe la posibilidad de que una vez aprobada la enmienda al Trata- 28/11/97 32.56 do del Tribunal de Justicia Andino en el protocolo modificatorio de Cochabamba, de acuerdo con su artículo 20, pueda ponerse en operación la inaplicabilidad de normas del ordenamiento jurídico derivado, que se consideren contrarias a la normativa superior.

Pero aún en este caso del Protocolo que no ha entrado en vigor por falta de ratificación por los Países Miembros, sólo es posible interponer la excepción de inaplicabilidad en los procesos internos, pero correspondiendo a este Tribunal definir el asunto. No habiéndose cumplido en debida forma el proceso de nulidad mediante la acción especial contemplada en el artículo 17 del Tratado del Tribunal con respecto a una norma del ordenamiento jurídico comunitario de carácter derivado, como es en el presente caso la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ésta gozará de la presunción de legalidad que se basa en el principio del mismo nombre.

Según el principio de presunción de legitimidad de las leyes y de los actos de la administración, el demandante en el proceso de nulidad correspondiente es quien debe demostrar que el acto que impugna es contrario a norma superior de derecho. Coinciden los tratadistas en señalar que la excepción de inconstitucionalidad no puede ser interpuesta por el particular cuando no ha sido expresamente autorizado por la ley procesal, para ello, sino que corresponde al juez de la causa aplicarla de ser el caso.

Los administrativistas señalan que la presunción de legalidad "que ostentan los actos administrativos es aplicable a cualquiera de ellos mientras su invalidez no sea declarada por un Tribunal competente" (Jorge Vélez García, "Los Dos Sistemas del Derecho Administrativo", Bogotá, 1994, págs. 17 y ss.); la presunción de legalidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Junta o Resoluciones de la Secretaría General, están consagradas por el derecho comunitario cuando establece en el artículo 21 del Tratado del Tribunal, que la iniciación de la acción de nulidad no afecta la eficacia o vigencia de la norma impugnada, esto es, que hasta no producirse fallo en firme dentro de la acción de nulidad, el acto demandado continúa en vigor y a él le son imputables las reglas concernientes a la aplicación directa de las Decisiones de la Comisión a que se refiere el artículo 3 del Tratado del Tribunal.

Para este Tribunal es claro entonces, que mientras no esté consagrada la excepción de GACETA OFICIAL inaplicabilidad en favor de los particulares, esta no puede alegarse. Se tiene entonces que de acuerdo con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, los Países Miembros están obligados a que las medidas que expidan en relación con el derecho comunitario aseguren su cumplido efecto y aplicación, así como el compromiso de no adoptar aquellas medidas que contravengan u obstaculicen el ordenamiento jurídico comunitario.

El Tribunal de Justicia en repetidas oportunidades ha manifestado que estas obligaciones se refieren "tanto al respeto del derecho primario como del derivado", en el presente caso el de la aplicación de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Procesos 5-IP-89, sobre Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo; 6-IP-93, caso Luis Vuitton; 6-IP-94, caso Decreto 1344 A y proceso 1-AI-96, Gacetas Oficiales Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, 150 de 25 de marzo de 1994, 170 de 23 de enero de 1995 y 234 de 23 noviembre de 1996, respectivamente).

Tales previsiones de la legislación comunitaria no podrían ser de otra manera si se trata de preservar la regla de derecho. Para Luis Recasens Siches "sin seguridad jurídica no hay derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase" (citado por Alterini Atillo Anibal, "La Inseguridad Jurídica", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993). Son pertinentes asimismo al tema los siguientes apartes de la obra inmediatamente citada, que hacen relación a la opinión de los jueces sobre la seguridad jurídica: ".

La opinión de los Jueces sobre la Seguridad Jurídica. En los criterios corrientes en la jurisprudencia, tanto la tradicional como la más reciente, la seguridad jurídica ha sido elevada a primer plano de consideración. "Por lo pronto se afirma la estabilidad normativa al predicar que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes importa un desmedro a la seguridad jurídica y, por lo tanto, sólo cabe cuando hay una violación de tal entidad de la Constitución que justifica prescindir de la ley.

Son interesantes los criterios empleados para establecer la magnitud de la transgresión constitucional: algunas veces se ha tomado como módulo que la generalidad de los hombres sensatos de la comunidad se halle en situación de apreciar que la ley cuestionada está en conflicto con la Carta fundamental ". 28/11/97 33.56 Del anterior razonamiento, para este Tribunal queda claro que en el caso que nos ocupa la acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República de Colombia, por la expedición del Decreto 1054 de 1995, reformado por el Decreto 1935 de 1996, debe circunscribirse al examen de la norma acusada a la luz de la Decisión 371 del Acuerdo de Cartagena que le da sustento jurídico.

Es decir, que para el examen de la disposición interna referida, éste deberá hacerse sobre la base de establecer si el Gobierno colombiano al expedir el acto acusado se ciñó al ordenamiento jurídico comunitario aplicable a los derechos compensatorios a que se refiere la Decisión 371 del Acuerdo de Cartagena que goza de presunción de legalidad.

VI. EFECTOS DE LA RESOLUCION 421 La Junta del Acuerdo de Cartagena procedió a efectuar el examen del Decreto 1054 de 1995, una vez que el Gobierno colombiano comunicó a la Junta la decisión adoptada y presentó a ésta el informe sobre las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento, a fin de que la Junta verificara las condiciones establecidas en el artículo 16 numeral 1º de la Decisión 371; como resultado de ese examen se generaron dos situaciones distintas con respecto al Decreto 1054 de 1995: a) La Junta procedió a emitir su pronunciamiento parcial a través de la Resolución 421 de 1º de agosto de 1996, en el sentido de ordenar que se excluyera de la aplicación de la medida al azúcar de remolacha y el azúcar aromatizado de las posiciones arancelarias 1701.12.00 y 1701.91.00, en razón de que no se cumplía el supuesto del inciso 1º del artículo 16, en cuanto Venezuela no estaba aplicando a dicho producto gravámenes totales inferiores a los establecidos por Colombia como país importador; en acatamiento de tal pronunciamiento, Colombia expidió el Decreto 1935 de 1996 limitando los derechos compensatorios a las importaciones comprendidas en la partida arancelaria 1701, con excepción de las subpartidas 1701.11.10.00, 1701.12.00.00 y 1701.91.00.00. b) En cuanto a las demás partidas, la Junta del Acuerdo de Cartagena no se pronunció. GACETA OFICIAL En oficio J/A/JF/059-96 del 5 de febrero de 1996 (anexo i del oficio J/AJ/C 089-97) informó a Venezuela que no existió consenso en la Junta respecto al contenido y alcances del mencionado artículo "16 de la Decisión 371"; añadió que "tampoco existe consenso sobre la legalidad del citado artículo 16 y sobre la pertinencia de su impugnación ante el Tribunal de Justicia", considerándose "impedida de momento de resolver el caso sometido a su consideración".

Con la anterior aseveración de la Junta esta reconoció que no había emitido en su totalidad el pronunciamiento que exige el numeral 1 del artículo 16 de la Decisión ya mencionada. Según el demandado Colombia infirió de la situación anterior que había sido autorizada tácitamente para mantener los derechos correctivos, respecto de ciertas posiciones arancelarias.

No puede decirse en este caso, como lo anota la parte actora en el folio 9 de su demanda (folio 12 del expediente), que se haya producido el silencio administrativo negativo, sino que simplemente no se cumplió en su integridad con un requisito procesal en la etapa de examen administrativo de la actuación colombiana. Por tanto corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el cumplimiento o no de los requisitos exigidos por el artículo 16, numeral 1 de la Decisión 371.

VII. EXAMEN DEL DECRETO 1054 DE 1995 La República de Colombia, mediante el artículo 1º del Decreto 1054 de 1995 subrogado por el Decreto 1935 de 1996, estableció unos derechos correctivos automáticos a las importaciones de azúcar de las posiciones allí mencionadas procedentes de la República de Venezuela. Como lo anota el artículo 1º de la Decisión 371 que comentamos, la finalidad del sistema andino de franja de precios, dentro de la cual se concibe el mecanismo de derechos correctivos a las importaciones, tiene como objetivo principal procurar la estabilización del costo de importación de productos agropecuarios caracterizados por su inestabilidad en los precios internacionales o por la presencia de graves distorsiones de los mismos.

(subrayado es del Tribunal). Es con esta finalidad que los Países Miembros podrán aplicar derechos arancelarios adicionales al Arancel Externo Común dentro de los requisitos y condiciones señalados en la norma en comento, uno de los cuales está 28/11/97 34.56 establecido por el artículo 16 numeral 1º de la misma. No es extraña la figura de los derechos correctivos automáticos establecida en esta norma comunitaria.

En el acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio, (GATT), se contemplan mecanismos similares como las salvaguardias (Artículo XIX) y los derechos compensatorios (Artículo VI). El Decreto 1054 establece la forma de cálculo y la manera de aplicación de los gravámenes arancelarios a la República de Venezuela para las importaciones de azúcar citadas.

En la parte considerativa del Decreto se dispone claramente que el mismo está enmarcado dentro de las previsiones de la Decisión 371, artículo 16, en la parte relacionada con la imposición de derechos correctivos automáticos. El Tribunal entiende que el Decreto se refirió al numeral 1º del artículo 16 de la norma en mención, ya que la aplicación de derechos correctivos automáticos no se había podido establecer al amparo del numeral 2º del mismo artículo, puesto que en este último caso el País Miembro debe solicitar permiso previo a la Junta.

En la parte considerativa del Decreto colombiano se señalan todos los pasos dados previamente a la expedición del Decreto para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma comunitaria. VIII. ANALISIS DE LA CONDICIONES DEL ARTICULO 16 DE LA DECISION 371 El artículo 16 de la Decisión 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala dos hipótesis correctivas para el caso de que se produzcan distorsiones en la competencia y perturbaciones a la producción nacional del País Miembro importador.

La norma general está contenida en el numeral 1º del artículo, que autoriza a los Países Miembros para aplicar derechos correctivos automáticos a las importaciones provenientes de otro País Miembro exportador dentro de determinadas condiciones. Estos derechos correctivos son de naturaleza automática, es decir pueden adoptarse unilateralmente por el País Miembro sin necesidad de autorización previa de la Junta o Secretaría General.

La excepción está contemplada en el numera 2º del mismo artículo, para el caso de que el País Miembro exportador no importe el producto en cuestión desde terceros países, pero sí importe insumos pertenecientes al sistema, con gravámenes totales inferiores a los que aplica el GACETA OFICIAL País Miembro importador. En este segundo caso el País Miembro importador que pretenda aplicarlos deberá solicitar a la Junta el establecimiento de medidas provisionales y la Junta dentro de los 30 días siguientes verificará si se dan las distorsiones al comercio y emitirá su pronunciamiento para modificar o denegar la medida.

La diferencia sustancial en el procedimiento de uno u otro numeral, está dada porque en el primero el examen de la Junta del Acuerdo de Cartagena sobre las medidas correctivas se realiza ex post, una vez examinado el informe que le rinda el País Miembro como fundamento de la medida. En tanto que en el segundo caso deberá solicitarse autorización previa a la Junta para el establecimiento de las medidas correctivas.

Para poder establecer el numeral del artículo 16 aplicable en el presente caso, es elemento fundamental la correlación existente entre el producto importado de terceros países por el país importador, y el producto que éste exporta al País Miembro importador. En otros términos, si un País Miembro como Venezuela importa azúcar refinado de la posición 1701.11.90 de terceros países y lo exporta a otro País Miembro, denominado país importador, en este caso Colombia, estará en presencia del supuesto contemplado en el numeral 1º del artículo 16.

Pero sí el País Miembro exportador, sólo importa de terceros países insumos utilizados en la producción de bienes que exporta a Colombia, se estará en presencia del supuesto contemplado en el numeral 2 del artículo 16. En este último supuesto sí revestiría importancia la noción de insumos a que se refiere el numeral 2, para determinar si en el caso sub judice, la República de Venezuela ha introducido azúcar bruto, considerado como insumo para la exportación de productos como el azúcar refinado o refino. Sinembargo en la controversia en estudio la distinción entre insumo y producto terminado no ofrece relevancia alguna, puesto que según las estadísticas suministradas por la Junta y por la parte demandada con base en fuentes de la actora, resulta que Venezuela ha importado de terceros países, para los períodos estudiados en este caso, tanto azúcar bruto como azúcar refino y ha exportado para los mismos períodos a Colombia azúcar en bruto y azúcar refinado. 28/11/97 35.56 Solicitada a la Secretaría General, mediante auto de fecha agosto 19 de 1997 su opinión sobre distinción entre insumo y producto para el azúcar en bruto y el azúcar refinado, ésta ha manifestado en carta Nº J/AJ/C 089-97 de fecha septiembre 5 de 1997 que el primero es insumo del segundo y para ello cita el anexo D en el que según opinión de ASOCAÑA "los azúcares crudo, blanco y refinado son productos sustancialmente similares en su constitución física, clasificándose en su comercio en función al grado de polarización o contenido de sacarosa" al punto de que "el azúcar refinado, es azúcar crudo al cual se ha eliminado 6.5% de impurezas"; se sostiene además en el documento las diferencias técnicas que existen entre la posición arancelaria asignada por Venezuela y las posiciones arancelarias asignadas por Colombia al azúcar, pero en ninguna parte aparece respaldo técnico a la opinión que había solicitado el Tribunal.

No insiste este organismo en el punto relativo a los insumos porque, como se dijo atrás, un análisis al respecto permite establecer que para la solución de la presente causa no se requiere la prueba de la calidad de insumo o no insumo que tenga el azúcar crudo frente al refinado. Esto lleva al Tribunal al convencimiento de que en la controversia que lo ocupa no es aplicable el artículo 16 numeral 2 de la Decisión 371 sino el numeral 1 del mismo artículo, por lo cual el análisis jurisprudencial y hermenéutico se limitará a esta última parte de la Decisión cuestionada.

El inciso 1º del artículo 16 establece una presunción legal; la presunción contenida en esta disposición reúne los elementos constitutivos de la misma que se desprenden de su definición. Según Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, "la presunción es el resultado del proceso lógico que consiste en pasar de un hecho conocido a otro desconocido; indicio es el hecho conocido de que se parte para establecer la presunción".

En este caso se está en presencia de una presunción legal que admite prueba en contrario. En el inciso que se comenta, el hecho conocido a que se refiere la ley comunitaria es el de la existencia de importaciones de un producto del sistema de franja de precios procedente de un país miembro, que aplica a tal producto gravámenes totales inferiores a los que aplica el país GACETA OFICIAL importador.

El hecho desconocido en esta preceptiva jurídica es el de la conjetura o indicio de que en tales circunstancias se considera que dichas "importaciones causan distorsiones en la competencia y perturbaciones a la producción nacional del país importador"; la presunción siendo juris tantum admite prueba en contrario. Como tal tiene efecto de prueba plena mientras no se demuestre su falsedad o inexactitud.

Lo anterior equivale a decir que para considerar inaplicable el artículo 16 de la Decisión 371 es indispensable que la parte interesada, esto es Venezuela, hubiera probado que sus exportaciones de azúcar a Colombia no le causaban a ésta última distorsiones en la competencia y perturbaciones a la producción nacional. Sinembargo tal prueba no aparece en el expediente, por lo cual este Tribunal debe concluir con la fuerza probatoria de la presunción citada y con la necesaria aplicabilidad del artículo 16, numeral 1 de la Decisión 371, que permite en tales circunstancias al País Miembro importador establecer derechos correctivos automáticos a las importaciones procedentes del País Miembro exportador.

Corresponde ahora establecer si las condiciones señaladas en el numeral 1º, literales a) a d) del artículo en comento han sido cumplidas al expedirse el Decreto 1054 de 1995. El literal a) exige que los derechos correctivos no impliquen un tratamiento discriminatorio en beneficio de importaciones originarias de terceros países. La noción de discriminación, implica tanto el manejo diferente de situaciones similares, como el manejo idéntico de situaciones diferentes.

Ni dentro del alegato de la parte actora, ni en las piezas procesales allegadas al expediente figura prueba alguna del trato discriminatorio que pudiera significar el establecimiento de gravámenes correctivos por Colombia a terceros países. Es más, según se establece en el cuadro Nº 2A del anexo E sobre análisis del Decreto 1054 del Ministerio de Agricultura, las importaciones de azúcar de Colombia para 1994, provenientes de terceros países apenas pasan del 7% del total de importaciones del producto.

En el análisis que hace el Departamento Agropecuario de la Secretaría General del Acuerdo, anexo E de la tantas veces mencionada carta de la Junta, se expresa que "de lo anterior se deduce que la aplicación de los derechos correc- 28/11/97 36.56 tivos a Venezuela no implica un tratamiento discriminatorio en beneficio de importaciones originarias de terceros países".

El literal b) del mismo numeral y artículo establece que las importaciones del producto en cuestión efectuadas durante los últimos doce meses, originarias del País Miembro exportador, deben ser superiores al nivel promedio de los tres últimos años. Tanto el azúcar en bruto como en el caso del azúcar refinado, según el cuadro Nº 2B del anexo E citado, las exportaciones promedio de azúcar en bruto por parte de Venezuela hacia Colombia registraron en el año de 1994 la cifra de 48.835 toneladas métricas, superior al promedio del período 1992 1994 que fue de 21.955 toneladas métricas.

A su vez las exportaciones venezolanas de azúcar refinado hacia Colombia para el año de 1994 registraron la suma de 2.768 toneladas métricas, superiores al promedio registrado en el período 1992-1994 que fue de 970 toneladas métricas, dándose por tanto cumplimiento a la condición establecida en el literal b) del artículo mencionado. El literal c) del mismo artículo establece la condición de que el País Miembro exportador haya realizado en los último 12 meses importaciones de ese mismo producto desde terceros países; en el cuadro Nº 3 del mismo anexo E sobre importaciones de azúcar por países de origen para el año de 1994, Venezuela registra importaciones de azúcar en bruto provenientes de El Salvador y de Guatemala por 25.785 toneladas métricas en el primer caso y 59.416 toneladas métricas en el segundo. En cuanto a importaciones de azúcar refinado el cuadro registra importaciones provenientes de El Salvador equivalentes a 5.250 toneladas para el mismo período.

El Tribunal anota que la Comisión no definió antes del 1º de abril de 1995, los factores para determinar cuándo un producto reúne las condiciones para ser considerado importado. El literal d) del artículo 16 establece que los derechos correctivos no pueden exceder de la diferencia positiva entre los gravámenes totales aplicados a terceros países por el País Miembro importador y los aplicados a terceros países por el País Miembro exportador.

En el anexo E del documento que se comenta se establecen las bases del sistema de cálculo para determinar el gravamen total aplicado al azúcar crudo y refinado por Venezuela y por Colombia. (cuadros Nº 4, 5, 6 y 7). GACETA OFICIAL 28/11/97 En el cuadro Nº 7 sobre cálculo de los derechos correctivos que se transcribe a continuación puede apreciarse, para las tres alternativas, las diferencias de gravámenes entre Colombia y Venezuela, incluidas en este último las preferencias arancelarias para el azúcar crudo y refinado; así mismo se presentan para las mismas 37.56 alternativas los derechos correctivos automáticos correspondientes.

De esta información se establece claramente que los derechos correctivos automáticos equivalen a la diferencia entre el gravamen colombiano para el azúcar y el gravamen venezolano: CUADRO Nº 7 CALCULOS DE LOS DERECHOS CORRECTIVOS GRAVAMEN TOTAL EN COLOMBIA GRAVAMEN TOTAL EN VENEZUELA DERECHOS CORRECTIVOS AUTOMATICOS NANDINA 1ªQ.Ago. 2ªQ.Ago. 1ªQ.Sep. 2ªQ.Sep. 1ªQ.Ago. 2ªQ.Ago. 1ªQ.Sep. 2ªQ.Sep. 1ªQ.Ago. 2ªQ.Ago. 1ªQ.Sep. 2ªQ.Sep.

Alternativa 1: Venezuela aplica la preferencia sobre el arancel normal 1701.11.90 30.92% 33.92% 26.92% 23.92% 17.47% 20,47% 13.47% 10.47% 13.46% 13.46% 13.46% 13.46% 1701.99.00 19.88% 14.88% 15.88% 19.88% 12.02% 9.02% 9.62% 12.02% 7.86% 5.86% 6.26% 7.86% Alternativa 2: Venezuela aplica la preferencia sobre el arancel total 1701.11.90 30.92% 33.92% 26.92% 23.92% 10.02% 10.99% 8.73% 7.76% 20.90% 22.93% 18.19% 16.16% 1701.99.00 19.88% 14.88% 15.88% 19.88% 12.02% 9.02% 9.62% 12.02% 7.86% 5.86% 6.26% 7.86% Alternativa 3: Procedimiento aplicado por Colombia (Decreto 1054) 1701.11.90 31.00% 34.00% 27.00% 24.00% 10.31% 10.71% 8.85% 8.36% 20.69% 23.29% 18.15% 15.64% 1701.99.00 20.00% 15.00% 16.00% 20.00% 10.31% 10.71% 8.85% 8.36% 9.69% 4.29% 7.15% 11.64% Fuente: Cuadros Nº 4, 5 y 6 Elaboración: Departamento Agropecuario, Junta del Acuerdo de Cartagena. 18 de septiembre de 1995 Adicionalmente a las condiciones contenidas en los literales a) a d), el artículo 16 numeral 1º de la Decisión 371 establece que el País Miembro que señale los derechos correctivos automáticos, deberá comunicarlo a la Junta en un plazo de 30 días adjuntando un informe sobre los motivos en que fundamenta su aplicación. Como se desprende del facsímil o nota de 8 de agosto de 1995 (anexo G), con registro interno J/DA/1227, el coordinador de la Junta acusó recibo e hizo referencia al Ministro de Comercio Exterior de Colombia, del oficio 4441 del 14 de julio de 1995 mediante el cual su despacho informó a la Junta sobre la expedición del Decreto 1054 de 21 de julio 1995".

El texto autenticado del último oficio citado y del informe anexo figura en el folio 743 del expediente. IX. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO SUJETO A DERECHOS CORRECTIVOS, ARTICULO 41 DE LA DECISION 371 El artículo 41 de la Decisión 371 establece que la Comisión a propuesta de la Junta deberá definir la validez de la identificación de un producto a nivel de cuatro o de seis dígitos.

Aquí cabe hacerse la pregunta de si para la puesta en vigencia de la Decisión 371 y concretamente del artículo 16 de la misma, era indispensable que la Comisión hubiera definido o precisado este aspecto, ya que la Comisión no dio efectivo cumplimiento a su propio mandato, a pesar de haberse surtido el trámite requerido en la norma comunitaria mediante presentación del tema por la Junta ante la Comisión. Para este Tribunal no cabe motivo de duda con respecto a la vigencia GACETA OFICIAL inmediata de la Decisión 371 la cual señaló en su artículo 43 inciso 2º que la norma entraría a regir a partir del 1º de febrero de 1995.

Son muchas las veces que el Tribunal ha reiterado la tesis de la aplicación directa y de la vigencia de las normas de derecho derivado que, según el artículo 3º del Tratado del Tribunal deben ser directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo o en la fecha que las mismas normas establezcan, en este caso a partir del 1º de febrero de 1995.

(véase la jurisprudencia del Tribunal en los casos 29, 30 y 32-IP-96, Gacetas Oficiales 241 y 242 de 20 y 22 de enero de 1997). De todas maneras el concepto emitido por la Junta del Acuerdo de Cartagena de 17 y 18 de abril de 1995 presentado a la Vigésima Primer Reunión del Consejo Agropecuario y denominado "Bases de Propuesta de Decisión", al definir los productos importados, señala en la página 8 que "el sistema internacional armonizado de clasificación de mercancías (SA) en el cual está basado NANDINA, agrupa en partidas a cuatro dígitos las mercancías que son substancialmente similares entre sí por su constitución física o por su destinación final" "En otras palabras cuando se trata de mercancías de la misma sustancia, pero con grados de elaboración significativamente distintos, el SA las clasifica en partidas diferentes".

Agrega la opinión de la Junta que "las consideraciones anteriores hacen aconsejable, como primera aproximación, identificar los productos con agrupaciones a cuatro dígitos". (Anexo A de la carta J/AJ/C 08997, y folio 390 del expediente). Lo anterior significa para este Tribunal que no habiéndose establecido norma específica por parte de la Comisión para determinar el número de dígitos de identificación de un producto sujeto a derechos correctivos, no podría prosperar la tacha de ilegalidad que hace la parte actora en la demanda, en el sentido de que el Decreto colombiano por haber fijado derechos correctivos citando solamente la partida 1701, sin precisar el producto específico sujeto a la medida que en su opinión debe identificarse a nivel de ocho o diez dígitos.

La misma parte actora acepta que el artículo 41 pareciera permitir la identificación a nivel de cuatro dígitos (folio 13 de la demanda y 16 del expediente). Sea lo uno o lo otro, lo cierto es que no podría predicarse incumplimiento de la norma comunitaria cuando 28/11/97 38.56 por ausencia de la misma no se ha establecido el sistema de identificación para la aplicación de derechos correctivos; ahora bien, según los cuadros Nº 4 a 7 del anexo D, para el cálculo de los derechos correctivos Colombia en la práctica ha utilizado la identificación tanto del azúcar crudo como del refino con ocho dígitos.

X. ANALISIS DE LA VIOLACION DE LAS NORMAS DEL ACUERDO La presunción de legalidad de la Decisión 371 a que ha hecho referencia este Tribunal en el punto V, 2) de la sentencia, permite afirmar que la Decisión 371 basada, entre otros, en el capítulo IX del Acuerdo de Cartagena, está enmarcada concretamente en el artículo 79A del mismo que permite la aplicación de medidas correctivas sujetas a posterior pronunciamiento de la Junta cuando ocurra en un país de la subregión la importación de productos originarios de la misma en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción nacional de productos específicos de un País Miembro.

El mismo artículo establece las condiciones y el procedimiento aplicable. La presunción de legalidad de la Decisión 371 releva al Tribunal de entrar en esta acción de incumplimiento a establecer si el Decreto 1054 de 1995 de la República de Colombia violó los artículos 41, 45, 75, 77 y 79A del Acuerdo de Cartagena, pues estos deben considerarse cumplidos como resultado de que el Gobierno colombiano al adoptar la medida del Decreto 1054 se haya sujetado a la Decisión 371 que, como queda abundantemente argumentado en esta sentencia, goza de presunción de legalidad puesto que no fue ni ha sido objeto de demanda de nulidad dentro del procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes del Tratado del Tribunal.

XI. EXAMEN DE LA TACHA DE VIOLACION DE LA DECISION 293 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Señala la parte actora en el folio 28 de la demanda que el Gobierno de Colombia al expedir el Decreto 1054 de 1995, por el cual aplicó derechos correctivos a importaciones de azúcar originarias de Venezuela, "ha incumplido las previsiones de la Decisión 293 como del mencionado artículo, el cual lo obliga además de acudir a la Junta para solicitar una autorización GACETA OFICIAL 28/11/97 39.56 para el establecimiento de la medida en cuestión a que al solicitarla acompañe la misma con las pruebas que demuestren tanto el supuesto perjuicio a la producción nacional como las supuestas distorsiones a la competencia".

Como se infiere de lo señalado en el punto VIII de esta sentencia, la presunción legal señalada al comienzo del artículo 16 de la Decisión 371 -que refleja lo dispuesto en el artículo 79 A del Acuerdo de Cartagena- las medidas correctivas pueden ser establecidas sin requerir la autorización de la Junta, como instrumento de carácter provisional sujeto al posterior pronunciamiento de ésta.

A esta conclusión se llega según las normas procedimentales que establece el inciso 2º del artículo 79A del Acuerdo. parte actora en el (folio 36) de su demanda, el Decreto 1054 de 1995 se enmarca dentro de las normas contenidas en la Decisión 371. De esta manera la referencia que hace la actora en el folio 31 de la demanda a la carta de 5 de febrero de 1996 de la Junta, dirigida al Instituto de Comercio Exterior venezolano sobre la necesidad de acreditar el perjuicio o perturbación para que las medidas amparadas por la Decisión 285, le sean aplicables, deben entenderse dentro del contexto en que las maneja la parte actora, es decir dentro de las Decisiones 283 y 285 que son diferentes en su origen a las precisas normas establecidas posteriormente por la Decisión 371.

Siendo que la presunción legal es la de que el hecho conocido -existencia de importaciones de un producto del sistema, procedentes de un País Miembro que aplique a dicho producto gravámenes totales inferiores a los que aplica el País Miembro importador- se infiere por mandato de la ley que dichas importaciones causan distorsiones a la competencia y perturbaciones a la producción nacional.

Esta inferencia de la ley no requiere de prueba alguna para que pueda aplicarse la norma comunitaria; por el contrario, es a la parte actora a quien ha debido corresponder dentro del procedimiento de examen por la Junta, la prueba indispensable para desvirtuar esta presunción aportando los elementos necesarios para determinar que las importaciones a Colombia no causan perjuicio a la producción nacional, ni distorsiones a la competencia. Recuérdese que la carga de la prueba corresponde a aquella parte que alega el hecho en su favor.

XII. EXCEPCIONES PROCESALES Aparte de la afirmación que en forma pura y simple hace la parte actora en el folio 28 de la demanda, no respaldada en pruebas fehacientes, a juicio de este Tribunal no existe ni se ha probado la existencia de tales circunstancias de manera tal que pudieran desvirtuar la prueba consistente en la presunción legal.

La referencia que la parte actora hace de las Decisiones 283 y 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, expedidas, la primera, para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidio y la segunda, para corregir prácticas restrictivas a la libre competencia, no son de aplicación en el presente caso puesto que como queda dicho y reconocido parcialmente por la Argumenta la parte demandada en la contestación de su demanda (folio 21 de la contestación de la demanda y 185 del expediente) que en la Resolución 421 la Junta al verificar el contenido del Decreto 1054 de 21 de junio de 1995, permitió la aplicación de los derechos correctivos automáticos a los productos sobre los cuales la misma Resolución no dispuso la suspensión de dichos derechos.

Agrega que como consecuencia de ese acto la Junta autorizó "tácitamente, en forma cierta e incontrovertible la aplicación por parte del Gobierno de la República de Colombia de derechos correctivos al azúcar crudo y blanco o lavado o refino procedente de la República de Venezuela". Pretende así la parte demandada respaldar la excepción sustantiva de inepta demanda que no le permitiría al Tribunal pronunciarse de fondo sino expedir un fallo inhibitorio.

El Tribunal opina, en contraposición a la demandada, que la Decisión 421 ni autorizó ni rechazó la aplicación de los derechos correctivos establecidos en el Decreto 1054 de 21 de junio de 1995 por Colombia, distintos de los comprendidos en las posiciones 1701.12.00 y 1701.91.00. Simplemente la Junta cumplió parcialmente el requisito del artículo 16, numeral 1 de la Decisión 371 y como queda dicho en el punto V de esta sentencia, transcurridos los 60 días que señala dicho artículo, la definición del caso ha pasado a conocimiento del Tribunal Andino. No estima del caso el Tribunal acceder a esta petición de la demandada, como se indica en la parte resolutiva de esta sentencia. Como resultado de las consideraciones anteriores, GACETA OFICIAL 28/11/97 40.56 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal. en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 24 del Tratado de su Creación y luego de haber cumplido el proceso que señala el Estatuto y su Reglamento Interno. Remítase a la Secretaría General de la Comunidad Andina, copia certificada de esta sentencia para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

D E C I D E: 1. Rechazar la excepción de inepta demanda opuesta por la demandada, por las razones aducidas en la parte motiva de esta sentencia. 2. Declarar que con la expedición del Decreto 1054 de 21 de junio de 1995 -parcialmente modificado por el Decreto 1935 de 28 de julio de 1996, en acatamiento de la Resolución 421 de 1º de agosto de 1996, de la Junta del Acuerdo de Cartagena (Gaceta Oficial 219 de 9 de agosto de 1996)- no se ha producido incumplimiento por parte de la República de Colombia de norma alguna del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, particularmente en lo que respecta a los artículos 41, 42, 45, 75, 77 y 79A del Acuerdo de Integración Andina, así como de las Decisiones 293 y 371 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. La sentencia que antecede fue aprobada por mayoría según el Artículo 23 del Reglamento Interno del Tribunal, en sesión de fecha 16 de octubre de 1997. 3.

Abstenerse de condenar en costas a la parte demandante por estimar el Tribunal que ésta ha tenido motivos razonables para litigar, al plantear su reclamo ante la Junta del Acuerdo de Cartagena y, en ausencia de definición por ésta en esa etapa, al acudir directamente al Tribunal para que definiera el caso. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. El Secretario a.i. GACETA OFICIAL 28/11/97 41.56 PROCESO Nº 10-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio de los artículos 56, 58 literales a) y c) y 76 de la Decisión 85 y 113 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Caso: Nulidad del registro de la marca "COLSUBSIDIO", de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. Expediente Interno N° 3007. Quito, septiembre 24 de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso Interno N° 3007, en el cual el abogado Carlos Adolfo Chávez Fabre, actuando en su propio nombre "y en interés general" requirió la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 012818 de 12 de diciembre de 1985, expedida por la hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca "COLSUBSIDIO" en favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclator Internacional de Niza.

El Consejero Ponente, en el informe sucinto a que se refiere el literal c) del artículo 61 del precitado Estatuto, considera como hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial, los siguientes: "1° El 9 de diciembre de 1982, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, en adelante COLSUBSIDIO, por intermedio de apoderado, solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "COLSUBSIDIO" para distinguir servicios varios de los prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, clínicas, hospi- tales, centros de salud, consultorios, guarderías y similares, comprendidos en la clase 42 del Decreto 755 de 1972, y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones contra el registro de dicha marca.

"2° Mediante la resolución cuya declaratoria de nulidad se impetra, previa consideración acerca de "Que la solicitud de registro de la marca contenida en las presentes diligencias reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", se concedió el registro de la marca. "3° La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente: - Que en razón al carácter genérico que posee la marca COLSUBSIDIO, ella incumple la función distintiva que le permite diferenciar los productos de una empresa con la otra. - Que el vocablo admitido como marca constituye un ámbito general que incorpora especies o categorías de servicios que integran un género y que, por lo tanto, " la función diferenciadora en cuanto a los servicios que se pretende distinguir, subsidios, es inexistente", e impide que terceros puedan prestar servicios de aquellos que incluye la clase internacional para lo cual se concedió su registro. - Que " Se trató de identificar el servicio que se incorpora con la Clase 42 Internacional, con el término genérico subsidio, antecedido de la partícula denominativa COL, la cual constituye una indicación de procedencia que es igual que las denominaciones de origen, tienen una denominación colectiva, esto es, que el derecho de EXCLUSIVA pertenece a todas las empresas radicadas " en Colombia.

GACETA OFICIAL - "Que la marca COLSUBSIDIO sirve para describir servicios, los cuales forman parte de un subsidio, y por lo mismo se confunde con el registro marcario subsidio. "4° Por su parte, el apoderado judicial de COLSUBSIDIO sostiene lo siguiente: - Que la expresión COL tiene significado propio en el idioma español, el cual no guarda relación alguna con Colombia o con cualquier otra región. - Que la expresión COL tiene diferentes significados en otros idiomas, de tal manera que la misma no puede constituir una denominación de origen o indicación de procedencia. - Que la expresión COL es utilizada por un sinnúmero de regiones geográficas, sin que se pueda afirmar que la misma identifica a una región geográfica determinada. - Que las indicaciones de procedencia directas requieren la utilización completa del nombre del lugar geográfico, por lo cual la expresión COL no es una de ellas. - Que las indicaciones de procedencia indirectas incorporan banderas, paisajes, trajes típicos, etc. u otra representación que permita inferir la procedencia del producto y por ello la expresión COL no constituye una indicación indirecta de procedencia. - Que el radical COL, de la marca COLSUBSIDIO, no es indicativo de la procedencia de ningún producto, pues dicho registro de marca ampara servicios comprendidos en la clase 42 internacional. - Que aún en el evento de considerarse al radical COL como una indicación de procedencia, el mismo no afectaría la legalidad de la marca COLSUBSIDIO, por cuanto la misma no genera confundibilidad en el público consumidor respecto del origen de los servicios que ella presta. - Que por el contrario, la marca COLSUBSIDIO es distintiva, al punto que ella es notoria entre el público consumidor".

El Tribunal considera necesario extraer los puntos esenciales de otros documentos agregados al proceso interno: 28/11/97 42.56 I. Demanda ante el Consejo de Estado El actor al impugnar el registro de la marca COLSUBSIDIO como genérica, se fundamenta en que una marca no puede ser tal, "cuando la denominación por sí sola incorpora el producto o servicio que se pretende distinguir", y en el caso concreto basta pronunciar el vocablo para identificar automáticamente el servicio con todas sus características, entablándose una íntima relación entre el vocablo COLSUBSIDIO y el servicio que el mismo distingue, como es, ofrecer al público una serie de ventajas, servicios, beneficios, privilegios, etc., "lo que sumado en conjunto significa ‘SUBSIDIO’".

Expresa el demandante que "así las cosas el acto jurídico que concedió el registro de marca COLSUBSIDIO viola esta norma ya que sirve para describir servicios, los cuales como ya se dijo forman parte de un subsidio, y por lo mismo se confunde con el registro marcario subsidio". II. Contestación de la demanda Por haber sido también demandada, la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO, en su contestación sustenta las siguientes alegaciones: a) La concesión de la marca se efectuó bajo los requisitos establecidos en los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 de la Decisión 85 y que bajo esas normas se procedió al estudio de registrabilidad de la marca por parte de la Oficina Nacional Competente. b) Contradice la demanda como inepta, por cuanto no debía sustentarse en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino, en el artículo 596 del Código de Comercio. c) Acusa al actor que incurrió "en grave error al enjuiciar el acto administrativo demandado" con fundamento, entre otros, en la violación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "toda vez que dichas normas no estaban vigentes para el momento en que se profirió el acto administrativo aquí demandado" y el mismo debe ser juzgado a la luz del derecho vigente al momento de su expedición y no con la legislación posterior. d) Con la marca COLSUBSIDIO "no se distingue, como lo afirma el actor, servicios de SUBSIDIOS, GACETA OFICIAL 28/11/97 43.56 sino aquellos servicios señalados en el numeral 2° de la Resolución atacada", entre otros Supermercados, servicios prestados en las clínicas, servicios prestados por hoteles, restaurantes, etc.

III. Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio e) Sostiene en su defensa que la expresión SUBSIDIO no es un servicio en sí mismo, sino que los productos o servicios prestados por las Cajas de Compensación Familiar son subsidiados dentro de un programa de seguridad social. En efecto, "el subsidio familiar, puede ser de un lado el subsidio familiar monetario, que implica un incremento de los ingresos reales y nominales de los trabajadores y, de otro lado, mediante la atención al núcleo familiar a través del subsidio en servicios o en especie reconocido en salud, nutrición, educación, vivienda, crédito de fomento para industrias familiares, recreación y mercadeo, que conllevan un aumento en la capacidad adquisitiva de la población".

(El resaltado y subrayado son del texto de origen). a) Que la Decisión 85 era el ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial y aplicable al asunto que nos ocupa, pues la Decisión 344 "solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993". f) Ratifica que la expresión SUBSIDIO no es un término genérico pues no identifica a un servicio y mucho menos a un servicio ni a un producto, sino que obedece "a una calificación jurídica ligada a un producto o servicio que es prestado a un menor costo ".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, g) Sobre el calificativo dado por el actor de que el vocablo COL es una denominación o indicación de origen, la demandada niega este hecho con el argumento de que "Colombia no es la única región geográfica que hace uso de la raíz COL para formar su nombre y por vía ejemplificativa anota otros como Colombia en México, Colonia en Alemania, Colón en Panamá, etc. h) Advierte que la indicación de procedencia solamente se predica de la expresión que directa o indirectamente se consigna sobre un artículo, producto o mercancía y no frente a un servicio y que por lo tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia son aplicables sólo a las marcas de producto. i) Sobre la descriptibilidad de la marca COLSUBSIDIO refuta que no es de tal naturaleza por cuanto no describe ningún servicio, sino por el contrario identifica los servicios prestados por la marca; ni que tampoco describe el supuesto servicio de subsidio porque el mismo no existe.

En el respectivo escrito se hace mención a lo siguiente: b) Que la Oficina Nacional Competente, según el trámite vigente a la fecha, cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión 85, entre otros la publicación de la solicitud, la que no recibió oposiciones, ni siquiera de la parte demandante; en virtud de todo ello se aplicó el artículo 67 de dicha normativa comunitaria que a la letra dice "si no se presentaren oposiciones o éstas fueran rechazadas la Oficina Nacional Competente expedirá el certificado de registro".

CONSIDERANDO

Que tiene competencia para interpretar las normas del Ordenamiento Jurídico Andino, en virtud de lo preceptuado por el artículo 28 de su Tratado de Creación, y que el Juez Nacional, por su parte al solicitar dicha interpretación ha dado cumplimiento al artículo 29 ibídem. Que la solicitud reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que el Tribunal dentro de su facultad de ampliar o restringir los preceptos solicitados para interpretación, considera que los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 no son aplicables al caso, según lo que más adelante se dice y por lo tanto su interpretación es innecesaria. Estima procedente la interpretación del artículo 113 de la Decisión 344, y la disposición transitoria primera de la misma, así como de los artículos 56, 58 literales a) y c) y el artículo 76 de la Decisión 85.

Las normas que se interpretan son: GACETA OFICIAL DECISIÓN 85: "Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos" "Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: "a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;

( ) "c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma, y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios". "Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado de oficio o a petición de parte por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento".

DECISIÓN 344: "Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión". " " DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá 28/11/97 44.56 por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión". LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTAR UNA DEMANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACION PUBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados.

Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa. En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario "DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA".

En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciónes permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser "parte interesada".

Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.

En consecuencia, la legitimación se da por interés, a diferencia de las acciones populares, en las cuales no se requiere una verdadera legitimación. Para Cabanellas, parte interesada es, "procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción". (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994).

GACETA OFICIAL El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.

En definitiva, para la nulidad del acto administrativo concesorio del registro, cuando es incoada por un particular, éste debe demostrar su "interés legitimador", fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la "simple" legalidad de la norma jurídica.

El "simple interés" que una persona puede tener para que el ordenamiento jurídico sea cumplido, no es relevante ni legitimador para el ejercicio de la acción de nulidad del registro. Tal interpretación convertiría a dicha acción en pública o popular, cuestión que, a todas luces, no pudo haber pretendido el legislador comunitario, pues ello constituiría, para este caso concreto, una distorsión y un abuso del derecho de accionar.

De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de "parte interesada", cuando la petición de nulidad provenga de un particular. El particular, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.

En cualquiera de los dos supuestos -de oficio o a petición de parte interesada- y si se cumplen todos los requisitos, los de legitimación incluidos, la autoridad nacional competente decretará la nulidad previa audiencia de las partes interesadas, si la misma fuere procedente. En el Proceso 04-IP-95 (Gaceta Oficial N° 253 de 7 de marzo de 1997), el Tribunal hizo una clara diferenciación entre la legitimación activa exigida en la Decisión 85 frente a la cancelación de una marca.

En esa ocasión expresó: 28/11/97 45.56 "B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). "Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial" objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, "si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12".

"En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a "cualquier persona" a los fines de interponer la respectiva solicitud. "Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión "el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente " ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario dá a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión "cualquier persona", en tratándose de patentes.

"Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado -proceso subsiguiente al agotamiento de la vía administrativa mediante los respectivos procedimientos administrativos internos- reúne las condiciones de legitimidad para recurrir, impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85.

En ambos tipos de procedimientos (administrativos internos y contencioso-administrativos), la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera asimetrías en la que constituye una GACETA OFICIAL necesaria secuencia procedimental; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el juez nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas".

El tratadista Breuer Moreno ("Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio") al estudiar las personas que pueden ejercer la acción de nulidad, enumera: a) Al titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente por ser confundible con otra que gozaba de prioridad. b) El interesado directo en el caso de que se hubiere "substraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera", y en tal caso "el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado". c) Titulares de nombres comerciales o civiles.

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca "a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea".

("Derecho de Marcas", tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de "parte interesada" lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial. 28/11/97 46.56 CLASES DE NULIDADES El artículo 113 de la Decisión 344 que sería el aplicable en cuanto al procedimiento para solicitar la nulidad de una marca, limita la intervención activa a la parte interesada y únicamente por razones taxativas -aunque muy numerosas"todas de ilegalidad".

Esta acción que carece de plazo de prescripción tampoco diferencia, como lo hacen otras legislaciones marcarias entre causales de nulidades relativas y absolutas. Tampoco en la Decisión 85 se estableció esa distinción y por esta razón la oficina nacional competente, dentro del examen previo que debía practicar para conceder o negar la marca, tenía que examinar todas las causales de irregistrabilidad, contrastando esta situación con otros sistemas en los que el examen de oficio que realiza la oficina nacional competente se circunscribe a las causales de nulidad absoluta, quedando la alegación de las relativas en manos del particular afectado.

La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 será declarada por la autoridad nacional competente administrativa o judicial según que el acto cuya nulidad se alega esté amparado por la cosa juzgada administrativa o judicial, es decir, haya adquirido firmeza en una u otra vía, todo conforme a las prescripciones de derecho interno compatibles con la norma comunitaria, ésta siempre de aplicación preferente.

La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, según lo expresado anteriormente, responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada bien por la autoridad administrativa o judicial según se encuentre amparada por la cosa juzgada administrativa ("acto que ha causado estado") o por la judicial (acto "definitivamente firme"), respectivamente.

En efecto, con mayor amplitud, la Decisión 344 extiende el fundamento jurídico o la base jurídica para la acción de nulidad, al caso en que el registro "se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión", la que, con las otras causales de nulidad se han de entender como taxativas. De la lectura de las normas concernientes al registro marcario, es obvio entender que en unos GACETA OFICIAL casos procede la nulidad absoluta, como por ejemplo en el registro de marcas que viole determinadas causales del artículo 82; y en otros procede la nulidad relativa como sería el supuesto de publicarse una marca en forma incompleta o erróneamente, situación que como expresó el Tribunal en el Proceso 31-IP-95, el error en la publicación conlleva la nulidad relativa del acto de publicación. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD En la Decisión 85 no se establecía expresamente que la acción de nulidad tuviera un plazo de prescripción, por lo que en aplicación del artículo 84 de la misma, este asunto pudo remitirse a la legislación nacional o "al derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario" (ver Procesos 3-IP-88 G. O. Nº 35 de 28 de Octubre de 1988 y Proceso 4-IP-88 G. O. Nº 39 de 24 de enero de 1989).

Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros. Dentro de la legislación comparada, y citando la española, la "Ley de marcas, nombres comercia- 28/11/97 47.56 les y rótulos de establecimiento" de 10 de noviembre de 1988, el párrafo tercero del artículo 47 establece que la acción para pedir la nulidad de una marca registrada en contravención a lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de esa ley es imprescriptible, y el artículo 11 hace relación a las "prohibiciones absolutas", en tanto que el artículo 1 al definir la marca lo hace como un medio que distingue o sirve para distinguir en el mercado, productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que la falta de distintividad, requisito esencial de una marca, acarea la nulidad.

El artículo 12 de la ley española se refiere a las prohibiciones relativas y en su artículo 48 admite la prescriptibilidad de la acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas que hubiesen sido otorgadas en contra de los artículos 12, 13 y 14, plazo de prescripción de cinco años. Sobre la imprescriptibilidad consagrada en la legislación española el tratadista Carlos Fernández-Novoa en la obra "Derecho de Marcas" (Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1990), dice: "Es indudable que la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad radical coloca en una posición de gran inseguridad jurídica al titular de la marca afectada por una causa de nulidad absoluta.

La imprescriptibilidad de la acción, no obstante, viene justificada por la ratio de las prohibiciones cuya infracción provoca la nulidad radical de la marca registrada. En la base del conjunto de prohibiciones formuladas por el artículo 11 de la Ley de Marcas figuran motivos de orden público, o bien el interés general de los consumidores, o bien el principio insoslayable de que el sistema competitivo no debe ser bloqueado por barreras erigidas al amparo de un derecho de marca.

El rango superior de estos intereses y principios motiva justamente la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad de la marca cuyo registro viola los mismos". (Págs. 277 y 278). Con respecto a la prescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca, el mismo autor opina que ello se debe a dos razones: "la ratio de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del titular de la marca registrada.

Por una parte, en la base del conjunto de prohibiciones relativas formuladas por los artículos 12 y 13 de la nueva Ley se encuentran, primordialmente, intereses y bienes jurídicos privados: que pertenecen a GACETA OFICIAL los titulares de signos distintivos anteriormente registrados, o bien al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Por otra parte, es probable que a lo largo del plazo de prescripción de los 5 años el titular registral de la marca afectada por una causa de nulidad relativa haya utilizado efectivamente la marca, difundiéndola entre los consumidores. En tal supuesto, el titular registral habrá consolidado -en mayor o menor medida- la posición de la marca en el mercado.

El proceso de consolidación de la marca en el mercado -en su casocontribuirá a neutralizar o, cuando menos, aminorar el riesgo de confusión entre los consumidores. No debe olvidarse a este propósito que en la hipótesis de que la marca haya sido registrada contraviniendo las prohibiciones relativas al riesgo de confusión o asociación, al lado de los intereses particulares de los anteriores titulares de signos distintivos juega asimismo un destacado papel el interés general de los consumidores".

(Pág. 282). LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO OTORGADO CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA DECISIÓN 344 La Decisión 344, siguiendo la teoría clásica de la no retroactividad de la ley, ha respetado los derechos adquiridos por los titulares de registros de marcas al amparo de legislaciones existentes con anterioridad a su vigencia. En este sentido el Régimen Comunitario Andino no tiene efectos retroactivos y, más bien, ha procurado crear un ambiente de seguridad y estabilidad jurídicas.

En razón de que las meras expectativas no constituyen derecho, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 ha respetado, exclusivamente, los derechos de propiedad industrial validamente adquiridos ("concedidos"), los cuales subsistirán por el tiempo en que fueron concedidos. Sin embargo, como no podría ser de otra manera, el ejercicio de tales derechos se sujeta a las normas de la Decisión 344.

El respeto a los derechos adquiridos de conformidad con anteriores legislaciones es absoluto para la Decisión 344, y este respeto se limita a los "válidamente concedidos", pues no puede hablarse sensu stricto de derechos válidamente adquiridos en contravención con ella. Pero, el criterio de validez que adopta este precepto 28/11/97 48.56 normativo no es de carácter subjetivo.

En efecto, el derecho adquirido sobre un signo distintivo, sobre una patente o sobre cualquier otro derecho de propiedad industrial, tiene como antecedentes una manifestación de voluntad de la administración, revelada en un acto administrativo que concede el derecho. Este acto administrativo, como todos los de igual naturaleza, goza de una presunción de legalidad y consecuente validez, presunción que perdura mientras la propia administración o los órganos judiciales no hayan declarado la ilegalidad e invalidez del acto.

Por ello, para decir que un derecho de propiedad industrial no fue "válidamente concedido" habrá que controvertir aquella presunción de legalidad en un procedimiento impugnatorio administrativo o en un proceso judicial contencioso-administrativo. Para verificar, en un procedimiento de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido se tiene que remontar a la legislación de conformidad con la cual se otorgó el derecho y dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales: si se concedió al amparo de la Decisión 85 será necesario establecer cuáles fueron los requisitos de validez establecidos en aquella legislación. Dentro del Proceso 01-IP-94, (Gaceta Oficial N° 164 de 2 de noviembre de 1994) la conclusión 2° determinó que: "En el trámite constitutivo de los actos administrativos de concesión o de otorgamiento de marcas, deben ser rigurosamente observadas por la Administración concedente las formalidades establecidas por la normativa bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada la marca; sin que puedan ser sustituidas unas por otras".

Por lo tanto este Tribunal dentro de su exclusiva competencia para determinar con absoluta autonomía las normas pertinentes a interpretar, no la realizará en lo que se refiere a los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 por cuanto éstas no regían al momento de expedirse la Resolución 012818 del 12 de diciembre de 1985 y por lo tanto no pudieron ser generadoras de ineficacia o invalidez de un acto jurídico, aclarándose desde luego, que en cuanto al procedimiento, y dentro de éste, a la legitimación activa para plantear la nulidad, opera jurídicamente la Decisión 344.

GACETA OFICIAL REQUISITOS PARA QUE UNA MARCA SEA REGISTRABLE El artículo 56 de la Decisión 85 exigía, como requisitos para que un signo pueda registrarse como marca, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo. VISIBILIDAD El signo mientras permanezca dentro de una iniciativa intelectual del empresario -mera idea o concepción- no puede ser captado por el consumidor como medio material o real de diferenciar un producto de otro, ambos provenientes de diferente origen empresarial.

La materialización del signo para constituirse como marca debe tener una relación directa con los productos a los cuales va a proteger, originándose ese elemento psicológico que representa para el consumidor la posibilidad de captar la unión entre signo y producto. La exteriorización del signo del elemento meramente conceptual hacia el exterior, para que pueda ser apreciado o identificado por el consumidor, necesariamente debe tener la capacidad de aprehensión sensitiva, esto es, captado por alguno de los sentidos, que para el caso de la Decisión 85, artículo en comento, es el de la vista.

La simple visibilidad del signo o la captación del mismo por medio de la vista, era un requisito esencial para que el signo fuera registrable. NOVEDAD La novedad que se exigía bajo la Decisión 85 para que el signo pudiera ser registrable, no se entendía como el resultado de un concepto de "nuevo", es decir un signo que no había sido utilizado con anterioridad dentro del registro marcario.

La novedad hacía referencia más bien a la diferenciación que el signo podría producir en la comparación entre productos y sobre todo al hecho de que no hubiera sido utilizado con anterioridad para los productos de la misma clase. DISTINTIVIDAD Como consecuencia de la función esencial de la marca como es la de diferenciar o individualizar un producto perteneciente a un empresario 28/11/97 49.56 de otro, el artículo 86, ha puesto de relieve que el signo deberá ser distintivo y lo será en tanto en cuanto permita inconfundiblemente distinguir, identificar o singularizar los productos o servicios de un empresario frente a los de otro, evitando, en primer lugar, una confusión entre signos pertenecientes a una misma clase, y procurando, además, que entre el signo y el producto exista también una clara distinción a fin de que el signo no constituya ni el género del producto, ni sea la cualidad primordial de descriptibilidad, ni entre otras razones, sea el término usual con el que en el comercio se conozca a un signo para identificar el producto, o que pueda inducir a engaño al consumidor o que viole preceptos morales que rigen en la sociedad, etc.

De la distintividad propia del signo y en consideración a los productos que la marca va a proteger, se generan, en su mayoría, las causales de irregistrabilidad que se contemplaban en la Decisión 85, en el artículo 58; y que guarda la misma orientación doctrinaria en la Decisión 344, artículos 81, 82 y

83. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA Abundante y repetida es la jurisprudencia del Tribunal sobre la interpretación de estas normas. "Un signo marcario reunirá la condición de novedad o será nuevo, no por su uso anterior, sino porque para el producto que va a distinguir e individualizar, es apropiado en virtud de que el signo será inconfundible con otros registrados para la misma clase de productos.

El signo es novedoso si en su aplicación actual va a servir para identificar la marca. "Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores se requiere obviamente que sea aprehensible por medio de los sentidos. Este concepto de la visibilidad esto es que sea visible frente al consumidor que se exigía en la Decisión 85, ha sido ampliado en la Decisión 344 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica (artículo 81)".

(Proceso 2-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996). "La ausencia de distintividad hace que el signo no pueda ser objeto del derecho privativo de exclusividad de uso que otorga el artículo 72 de la Decisión 85 al titular del registro, bien porque se trata de signos usuales o genéricos que por GACETA OFICIAL pertenecer al dominio público no pueden ser objeto de apropiación. Las demás características atribuidas a la marca se interrelacionan con su naturaleza distintiva.

"Para que un signo sea distintivo se requiere, además, que no haya sido empleado o registrado aún, es decir que la novedad de que trata el artículo 56 que se comenta se convierte en atributo esencial para que cumpla con su función identificadora. La novedad de la marca debe predicarse de su condición de no haberse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido ello significa que el signo escogido como marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de usurpación o abrogación del uso de una marca.

Al referirse a productos de la misma clase, la novedad no conlleva un concepto absoluto sino relativo, ya que no se requiere que la marca sea novedosa por sí misma sino que difiera de la que utilizan sus competidores para designar los mismos productos". (Proceso 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996). MARCAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS La disposición del artículo 76 de la Decisión 85, facultaba a la oficina nacional competente para cancelar de oficio o a petición de parte el registro marcario cuando verifiquecare que el registro se hubiere concedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58.

En el caso que se ha presentado para interpretación prejudicial, la nulidad del registro, se fundamenta en que la marca COLSUBSIDIO es genérica y descriptiva. Como paso previo, es necesario recordar que para el análisis de un signo marcario, la regla esencial que debe adoptar la oficina nacional competente dentro del examen de registrabilidad que le impone la norma comunitaria, es el examinar el signo en su globalidad o integridad, sin desmembraciones, mutilaciones o resquebrajamientos del signo en partes materiales o acepciones gramaticales o recurriendo a la etimología de cada parte.

"Es al conjunto de palabras al que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no a los elementos considerados aisladamente, pues no tiene igual significado la parte que el todo. Si bien 28/11/97 50.56 palabras como seguridad o imaginación son términos genéricos, mirando en un conjunto no lo son cuando se constituyen como frases dotadas de originalidad ".

(Procesos 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996 y 4-IP-95, G. O. N° 253 de 7 de marzo de 1997). Por otro lado y en concreción a los signos genéricos y descriptivos, el Tribunal ha sostenido que las marcas compuestas de dos o más signos de esa naturaleza pueden constituir un complejo marcario registrable si imprime distintividad frente a los productos o servicios que va a proteger.

(Procesos 22-IP-96 y 12-IP-96 G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997). Se ha expresado que la marca tiene como finalidad básica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, y por lo mismo para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo es necesario examinar la relación directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del producto.

(Consultar Proceso 2-IP-89, "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", tomo II, pág. 11). El término genérico no es sino aquel con el cual se designa en forma usual y común al producto y constituyendo la designación de mayor alcance para el consumidor, se estaría, por un lado, asignando al producto el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su novedad y distintividad, y además injustamente se excluirá a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

De este modo, el signo genérico, de ser registrable, excluirá ese vocablo del uso común para convertirlo en uso exclusivo del titular de la marca. La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (Procesos 2-IP-89 y 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996). Examinadas expresiones como la impugnada, a la luz de la doctrina y jurisprudencia anotadas, GACETA OFICIAL al amparar los servicios de la clase 42 varios (y según la solicitud para hoteles, restaurantes, cafeterías, clínicas, hospitales, centros de salud, consultorios, guarderías y similares), el término en su conjunto no es el utilizado en forma usual o general o el único para referirse a los servicios que amparan la clase 42, la que se refiere a "servicios" y no a "subsidios".

Diferente situación es que un servicio o producto sea subsidiado -valor menor al costo- que ese servicios subsidiado se identifique con la denominación utilizada. "La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir.

Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

"Fernández-Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Areán Lalin, como la que "designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación" ("Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A, Madrid, pág. 72)". (Proceso 27-IP-95, G. O. N° 257 de 14 de abril de 1997).

Como definición de los signos que se analizan se anota la formulada por Casado Cerviño: "Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar", ("Régimen de las Prohibiciones en materia de Marcas" en "La importancia de la Marca y su Protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Modalidad 1992, pág. 76). 28/11/97 51.56 DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS Son aquellas que designan la cualidad esencial o primordial de un producto o servicio.

Si la descripción utilizada por el sustantivo o el adjetivo no hace mención sino a una de las cualidades o calidades secundarias del signo, éste será registrable. La imposibilidad jurídica de un signo descriptivo para su registro, radica en que el consumidor con esa denominación conoce y capta cual es el producto que la marca va a proteger, o como se dice en el citado Proceso 12-IP-95, "se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto".

Sobre estas denominaciones, el Tribunal, se ha referido entre otros, en los recientes fallos: 07-IP-95: (ratificado en el 12-IP-95 y 4-IP-95). "La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes. "A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga ‘una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos’".

(Proceso 12-IP-95). "La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de "como" es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual GACETA OFICIAL a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación".

(Procesos 3-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995 y 27-IP-95 G. O. N° 257 de 14 de abril de 1997). "Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente." (Proceso 27-IP95). El profesor Manuel Otero define a la denominación descriptiva como aquella que "informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio".

("MEMORIAS", Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Seminario Internacional "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios", 1996, Editorial NOPLU S.A., pág. 237). "La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.

En estos casos, sí el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo". (Proceso 12-IP-96).

El autor Víctor Bentata, sobre el tema ha dicho: "La designación de una cualidad o elemento secundario o marginal o periférico del producto, incapaz de apuntar en sí misma al producto mismo, es susceptible de ser reconocido en exclusiva sin por ello afectar en lo más mínimo a los competidores potenciales. Se trata, en tal caso, de una designación fantasiosa y hasta cierto punto arbitraria. 28/11/97 52.56 "La expresión EXPRESSERVICE para un tipo determinado de servicios bancarios es descriptiva en cuanto al modo de llevarse a cabo el servicio mismo, su tiempo, su velocidad, pero no es descriptiva del servicio en sí. En cambio la marca AGROSERVICE fue declarada registrable en Argentina (Exxon Corp., 1992) ya que, pese a estar formada de dos palabras genéricas, su combinación ha parecido original, no siendo el nombre necesario de ningún producto o servicio en particular lo cual es llevar la descriptividad a su extremo.

Si conforme a la teoría la marca descriptiva nada tiene que ver con cuanto rodea al producto, tal como la forma de prestación de un servicio, entonces la expresión no es descriptiva. La descriptividad, o es inmanente, o no existe: su situación es binaria. En efecto, de la expresión EXPRESSERVICE no puede inferirse un servicio bancario, ya que bien pudiere serlo de simple transporte o de lavado".

("Reconstrucción del Derecho Marcario", pág. 167). La designación COLSUBISIDIO, no respondería a los obstáculos que la norma comunitaria ha fijado para que un signo sea irregistrable por tratarse de uno con características de descriptivo. NOMBRES GEOGRÁFICOS, INDICACIÓN DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN El actor en su escrito de demanda impugna la Resolución Administrativa que admite el registro de Colsubsidio, alegando que la partícula COL, constituye una indicación de procedencia que al igual que las denominaciones de origen "tiene una denominación colectiva, esto es, que el derecho de EXCLUSIVA pertenece a todas las empresas radicadas en la región o localidad correspondiente, en nuestro caso, la República de Colombia".

Como anota el tratadista Horacio Rangel Ortiz en la legislación y en la doctrina impera una ambigüedad sobre el concepto y alcance de los términos que encabezan este párrafo "nombre geográfico, denominación de origen e indicaciones de procedencia". Según este autor "la denominación geográfica corresponde al nombre con el que se designa cualquier lugar del planeta, trátese de un continente como Asia; de un País, como Fran- GACETA OFICIAL cia; de una región como Centroamérica; o de una ciudad como Tokio.

Lo mismo puede referirse esa denominación geográfica a un fenómeno de la orografía como el volcán Popocatépetl, que a un río, como el Amazonas o a un valle, como el del Loire. Es decir conforme a su pura acepción gramatical, y tomada aisladamente, la denominación geográfica podría ser extraña al orden jurídico en tanto equivalga a un simple nombre consignado por la Geografía, que no produce consecuencias jurídicas".

Con respecto a la denominación de origen, se remite al concepto del artículo 2 del Arreglo de Lisboa para el cual, "la denominación de origen es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto que es originario del lugar y cuya calidad o caracteres son debidos exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales de los factores humanos".

Con respecto a las indicaciones de procedencia y citando al profesor Carlos E. Mascareñas, dice que "es el uso de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente, sin más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que acostumbra a figurar en los productos que llevan su marca, etiqueta o envase.

Es en realidad, la indicación de procedencia es un complemento de la marca, que permite al productor dar a conocer su residencia". ("Las denominaciones de origen", "Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI", 1er Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI, Lima 1996, pág. 212 y 213). Según el autor Ricardo Metke, "para que pueda hablarse de indicación de procedencia, debe existir la relación previa, establecida por los interesados, entre la misma y el producto respecto del cual quiere denotarse su origen.

(Por ejemplo, Colombia para el caso del café)". El nombre geográfico, es el que designa "cualquier lugar geográfico, sin que dicho lugar tenga relación con el producto que se pretende distinguir". Las indicaciones de procedencia, según Metke "son irregistrables como marcas, no así los nombres geográficos, que en principio sí tienen aptitud de convertirse en marcas, excepto en el caso que induzcan a error " ("Procedimientos de Propiedad Industrial", Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 1994, pág. 87). 28/11/97 53.56 Este Tribunal con base en la legislación comparada y en la doctrina expuesta, en el Proceso 3-IP-88, señaló que el término procedencia tiene un significado geográfico, y es la "expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un País, o de un grupo de Países, de una región o de un lugar determinado".

Respecto a las denominaciones de origen, éstas conforme al artículo 129 de la Decisión 344 son "una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos".

En la exposición de Motivos de la Ley de Marcas Argentina, respecto a lo que son las denominaciones de origen, se lee que éstas "indican que el producto proviene de un lugar determinado y, por tal razón, inducen a presumir que posee características especiales que no poseen otros productos, de igual género pero de origen distinto". (Bertone y Cabanellas, Obra citada pág. 223).

Conforme a la Decisión 85, literal a) la prohibición de registrar un signo como marca se circunscribía a aquellos que podían "engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia "; de esta manera, no cabe el registro de un producto o servicio que evoque que proceda de un determinado país, región o lugar determinado y efectivamente no proceda de tal país, región, etc. en este caso, el público consumidor se vería confundido acerca de la procedencia del producto o servicio.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal "se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor" (Proceso 12-IP-96, G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997). La norma no prohibe el registro como marca de signos que evoquen o reproduzcan nombres geográficos, sino tan solo de aquellos que pueden producir en el público consumidor una confusión o engaño con la realidad.

Además, para que proceda el registro de nombres geo- GACETA OFICIAL gráficos deberá indicarse al pie de la marca, "en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto" (Artículo 59 de la Decisión 85). Incumplimiento que produciría el efecto de que la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podría decidir el rechazo de la solicitud (Art. 64 de la Decisión 85).

Además, se debe aclarar que tanto la denominación de origen y la indicación de procedencia se refiere en forma general a productos y no a servicios, no así el nombre geográfico que puede abarcar a las marcas de productos o de servicios. Para el caso sub exámine, COLSUBSIDIO, parecería no referirse necesariamente al nombre de un País determinado, pues, el prefijo COL, como bien puede invocar la República de Colombia (para quienes conocen esa marca) también podría tener relación con vocablos como Colón, colonial, colonia, col, colosal, colesterol, colmena, etc.

Y el término subsidios no es tampoco una expresión que identifica al producto con un país, zona o región geográfica, toda vez que el servicio no es originario de ninguna zona especifica. La expresión que no contenga el nombre completo de un país, zona, lugar de fabricación, etc., no estaría, en la generalidad de los casos, dentro de las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen, indicación de procedencia o nombre geográfico.

Con las consideraciones antes indicadas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para verificar, dentro de un proceso de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido, corresponde acudir a las normas vigentes para el momento en que se profirió el acto administrativo demandado a fin de dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales exigidos por esa normativa. 2.

Por falta de distintividad no podían ser registradas como marcas, a la luz de la Decisión 85, los signos genéricos ni los descriptivos, cuando éstos hacían relación a las cualidades esenciales o primordiales 28/11/97 54.56 del producto o servicio que la marca protege. 3. Para proceder al examen de registrabilidad debe tomarse el signo en su integridad o totalidad, sin desmembraciones o análisis parciales de su concepto gramatical o de sus componentes. 4.

Signos genéricos o los descriptivos compuestos por uno o más vocablos, pueden ser registrables siempre que constituyan un conjunto con una clara distintividad. 5. El análisis de los signos se efectuará siempre en relación directa con los productos o servicios que la marca va a proteger. 6. Para demandar la nulidad del registro marcario, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a "cualquier persona". 7.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso N° 3007. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al Organismo Jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase copia debidamente certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO GACETA OFICIAL Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. 28/11/97 55.56 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 28/11/97 56.56 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú