Año XXXIV – Número 2994 Lima, 21 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 14-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 049452011-0-1801-JR-CA-12.

Referencia: Infracción a los Derechos de Autor PROCESO 41-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 370-2015. Referencia: Certificado del Origen de las Mercancías PROCESO 90-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 110013199001201345911 02. Referencia: Infracción de Signos involucrados GUMMI BEARS (mixto) E. FRUTTI GUMMI BEARS (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 21/04/2017 2 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 14-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante 04945-2011-0-1801-J R-CA-12 Referencia Infracción a los Derechos de Autor Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4945-2011-0/51ª SECA-CSJLI-PJ del 19 de enero de 2016, recibido vla correo electrónico el mismo dla, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f) del Articulo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 04945-2011-0-1801-JR-CA12.

El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 3 de 51 Demandado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Tercero Interesado Asociación Peruana de Artistas Visuales Hechos relevantes 2.1.

El 24 de febrero de 2004, la Asociación Peruana de Artistas Visuales (en adelante, APSAV) interpuso, ante la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el lndecopl), denuncia contra la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. (en adelante, Editora Perú), por presunta infracción al derecho de autor en las modalidades de reproducción y distribución no autorizada de las obras de arte que administra y que han sido publicadas en el Diario Oficial El Peruano desde el año 2002 1 • 2.2.

El 1 de abril de 2004, Editora Perú absolvió el traslado de la denuncia manifestando que la reproducción y distribución de las obras de arte visual contenidas en el Diario Oficial El Peruano fueron realizadas con fines meramente informativos. En atención a los fines informativos que cumple el medio de comunicación donde fueron difundidas las mencionadas obras, no se requería una autorización previa para el uso de tales obras, conforme a la excepción contenida en el Literal f) del Articulo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.3.

Mediante Resolución 0080-2005/0DA-INDECOPI del 30 de marzo de 2005, la Oficina de Derecho de Autor del lndecopi, entre otros, declaró fundada en parte la denuncia interpuesta al considerar que algunas de las obras reproducidas no se encontraban dentro de los límites al derecho de autor. 2.4. El 28 de abril de 2005, Editora Perú interpuso recurso de apelación contra la Resolución 0080-2005/0DA-INDECOPI. 2.5.

Mediante Resolución 1217-2011/TPI-INDECOPI del 10 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecopi confirmó la Resolución 80-2005/0DA-INDECOPI en el extremo que declaró fundada en parte la denuncia interpuesta por APSAV en contra de Editora Perú respecto de las obras cuya reproducción no se encuentran dentro de los límites al derecho de autor.

Expediente adminlstralivo 256-2004/0DA. Iº 4=5- Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 4 de 51 2.6. El 19 de septiembre de 2011, Editora Perú interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1217-2011/TPI­ INDECOPI. 2.7. El 9 de marzo de 2012, el lndecopi contestó la demanda antes señalada. 2.8. Mediante Sentencia Número Quince del 22 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú declaró: a) Infundada la demanda interpuesta por Editora Perú en el extremo que el lndecopi sancionó a dicha empresa por la publicación de las obras de los autores Andy Warhol (4 de marzo de 2002), Salvador Dall (22 de marzo de 2002), J. Vaquero Turcios (29 de junio de 2002), Wilfredo Lam (13 de enero de 2004), Alberto Quintanilla (10 de agosto de 2003), luego de considerar que las mismas se hicieron sin fines informativos y fuera de los límites del derecho de autor. b) Fundada en parte la demanda interpuesta por Editora Perú en el extremo que el lndecopi sancionó a dicha empresa por la publicación de la obra de Salvador Dalí (24 de enero de 2004), luego de considerar que la misma se hizo con fines informativos y dentro de los límites del derecho de autor. 2.9.

El 15 de enero de 2015, el lndecopi interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Número Quince. 2.10. El 22 de enero de 2015, APSAV interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Número Quince. 2.11. Mediante Resolución Número Cinco del 22 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Editora Perú 3.1. Editora Perú considera que mediante la Resolución 1217-2011/TPI­ INDECOPI de fecha 1 O de junio de 2011, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del lndecopi, se le está sancionando indebidamente por incumplimiento de la medida cautelar consistente en el cese de comunicación pública de las obras 3 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 5 de 51 pertenecientes a la administración de APSAV, dispuesta por la Oficina de Derechos de Autor del lndecopi el 20 de agosto de 2004, debido a que dicha medida fue revocada el 13 de agosto de 2004 por la referida oficina. 3.2.

Todas las publicaciones del Diario Oficial El Peruano, denunciadas por APSAV, han sido usadas con fines informativos, en medio de una comunicación social, con ocasión de un acontecimiento actual, conforme a los usos honrados y no excesivos de la noticia que acompañan. 3.3. El derecho de autor tiene límites, uno de ellos es el uso de obras con fines informativos; es decir, a través de un medio de comunicación social como lo es el Diario Oficial El Peruano. 3.4.

Los límites no han sido pensados para que alguien los ejerza con la venia del autor, al contrario, son circunstancias donde se puede realizar el uso lícito de obras aún sin consentimiento o conocimiento del autor; sin embargo, la Resolución 1217-2011/TPI-INDECOPI se vale de criterios meramente subjetivos para determinar que las obras han infringido los usos honrados, como el tamaño de las ilustraciones o una interpretación antojadiza de lo que se entiende por fin informativo. 4.

Argumentos de la contestación del lndecopi 4.1. Respecto a la falta de legitimidad de APSAV, cabe precisar, que dicho extremo no fue apelado, por lo que no es materia de dis�usión. 4.2. Respecto a la sanción por incumplimiento de medida cautelar, Editora Perú no impugnó la resolución de primera instancia pues no se le impuso ninguna sanción; sin embargo, en segunda instancia la Sala declaró de oficio la nulidad de dicho extremo; y teniendo los elementos suficientes que le permitían pronunciarse sobre el fondo, impuso la sanción de multa. 4.3.

El derecho de autor tiene límites, tales como el derecho de cita y de información. l 6 4.4. El uso de las obras reproducidas no se encontraba dentro de los límites antes señalados, debido a que la cantidad de reproducciones resultaba excesiva para el fin perseguido; asimismo, no tenían por finalidad ilustrar o aclarar la idea expuesta (derecho de cita), ni se había demostrado que la finalidad haya sido informar sobre un hecho ya ocurrido.

En tal sentido, las reproducciones debieron contar con la autorización previa y por escrito del titular del derecho. 4 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 5. 21/04/2017 6 de 51 Sentencia de Primera Instancia 5.1. Conforme lo señalado en el punto 2.8 de este apartado, la Primera Instancia tuvo en cuenta los siguientes argumentos: 5.2.

El Tribunal del lndecopi se pronunció más allá de lo alegado en vía de apelación, pues no tenía más facultades de revisión que aquellas que habían sido objeto del recurso de apelación, vulnerando de este modo el principio de congruencia procesal. 5.3. Las publicaciones de las obras de los autores Andy Warhol (4 de marzo de 2002), Salvador Dalí (22 de marzo de 2002), J. Vaquero Turcios (29 de junio de 2002), Wilfredo Lam (13 de enero de 2004}, Alberto Quintanilla (10 de agosto de 2003) se hicieron sin fines informativos, por lo que no se encuentran dentro de los límites al derecho de autor, por lo que concuerda con la autoridad demandada en el extremo que declaró fundada la denuncia en este punto. 5.4.

La publicación de la obra del autor Salvador Dall (24 de enero de 2004) guarda relación con el fin informativo que se persigue; asimismo, se ha respetado el derecho de cita por lo que, a diferencia de lo resuelto por la autoridad demandada, su uso se ha realizado conforme a los usos honrados, encontrándose dentro de las limitaciones al derecho de autor. 6.

Argumento de la apelación del lndecopi 6.1. La evaluación que hizo el Tribunal del lndecopi sobre el incumplimiento de la medida cautelar no fue con ocasión de un recurso impugnatorio sino de una nulidad de oficio, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley Nº 27 444. 6.2. La sentencia apelada incurre en error al considerar que la publicación de la obra del autor Salvador Dall (24 de enero de 2004) se hizo con fines informativos y respetando el derecho de cita.

En efecto, la referida publicación cuenta con una ilustración que ocupa casi la mitad del articulo, por lo que se presentaría como uno de los elementos centrales, dada la dimensión del aspecto gráfico. En tal sentido, no se puede considerar que la referida ilustración está dentro de los limites al derecho de autor. 7. Argumentos de la apelación de APSAV 7.1.

La reproducción de la obra del autor Salvador Dalí (24 de enero de 2004) fue realizada muchas veces, por lo que no puede considerarse que hubo una finalidad informativa. 5 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 7 de 51 7.2. La publicación en la que se reprodujo la obra antes señalada debió contar con autorización. B. NORMA A SER INTERPRETADA 1.

La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a) y f) del Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena2 • Procede la Interpretación solicitada por ser materia controvertida. 2. Adicionalmente, la Corte consultante ha solicitado que el Tribunal se pronuncie en cuanto a lo siguiente: c. (i) Respecto a las limitaciones al derecho de autor contenidas en el Articulo 22 de la Decisión 351, como son el derecho de cita y la reproducción con fines informativos, ¿cuáles son /os criterios para su aplicación en el caso de publicaciones periodlsticas de obras plásticas? (ii) Y ¿cuándo la reproducción de un número de obras en una nota periodística puede resultar excesiva para el fin perseguido o contravenir los usos honrados? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 5. 6.

Objeto de protección del derecho de autor. Derechos patrimoniales y morales. Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. Usos honrados. Explotación normal de la obra. Las citas como excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra. La reproducción de obras con fines informativos. Preguntas formuladas por la Corte consultante. 2 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- 1. 2. 3. 4.

MArt/cu/o 22.· Sin perjuicio de Jo dispuesto en el Capitulo V y en el articulo anterior, será licito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; f) ( ) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografia, fa cinematografía o par ta radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u a/das en el cursa de tales acontecimientos, en la medida justifícada por el fin da la información;

( r 6 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Objeto de protección del derecho de autor 8 de 51 1.1. El Artículo 4 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece que el derecho de autor protege las obras literarias, y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

Del mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa, mas no taxativa, de las obras protegidas, consignando en su Literal g) a las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. 1.2. Conforme el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo ha establecido en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 98-IP2014, la Decisión 351 no brinda el concepto de aquellas obras señaladas en el Literal g) del Artículo 4 de la Decisión 351; sin embargo, se puede decir que engloban manifestaciones artísticas y creativas muy distintas, en tanto pueden ser expresiones a través de la forma y el color que se da a materias preexistentes. 1.3.

De acuerdo con el Manual de Propiedad Intelectual de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano: "( ) se trata de un concepto -el de las obras plásticas- que incluye realidades tan dispares como la pintura y el dibujo, la escultura, la impresión gráfica original, los tapices y tejidas, la arquitectura, el urbanismo, las proyectas de ingeniería, /os bocetos y ensayos, la escultura y pintura monumental en grandes dimensiones, la jardinerfa y composiciones florales, la decoración de interiores; las obras plásticas para el espectáculo (escenarios, vestuario, máscaras, escenografía y cuadras vivas), los cómics y personajes plásticas, los dibujas animados y la abra plástica audiovisual, elementos plásticos incluidos en los videojuegos, el artesanado, el arte aplicada, signos tipográficas, logotipos, etc.

"3 1.4. Asimismo, deviene necesario advertir lo siguiente: "el autor puede ser protegido por la originalidad en la concepción plástica, o en la ejecución plástica, o en ambas. Hay determinadas obras cuya valor tiende a estar en la concepción (claramente los logotipos, los personajes de cómic, /os planos de un edificio, o frecuentemente el arte aplicado a la industria), en las que la contemplación del original tiene menor relevancia; otras cuyo valor tiende a estar en la calidad de la ejecución personal (retratos, paisajes, y en general, obras de arte puro), y en las que adquiere mayor importancia la contemplación del original (porque se identifica con la 3 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo.

Manual da Propiedad Intelectual. Tiranl lo Blanch. Tercera Edición. Valencia. España. 2006. p. 67. 7 é Proceso 14-lP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 9 de 51 ejecución de sí misma). La explotación de transformaciones, conservando la concepción plástica, tiene más potencial en las primeras (...r.4 1.5. Respecto a las características generales para que algo sea considerado como obra, la doctrina menciona algunas, las cuales se detallan a continuación: 5 "1.

Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o cientifico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérita o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad". 1.6.

De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso. 1.7.

Finalmente, de conformidad con el Articulo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas, sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra y hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. 2.

Derechos patrimoniales y morales 2.1. Teniendo en cuenta cual es el objeto de protección del derecho de autor, corresponde en este punto mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 2.2. Los derechos morales protegen la correlación autor-obra sobre la base de los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra.

El Articulo 11 de la Decisión 351 plasma las 4 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo. Op. Cit., pp. 68-69. $ ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela. Auloralex, Venezuela, 1994, p. 32. 8 b Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 10 de 51 características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. 2.3.

Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra.

(Párrafo segundo del Artículo 11 de la Decisión 351). 2.4. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo de derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro "Derecho de Autor y Derecho Conexos'6, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran las facultades de divulgar la obra, modificarla y retirarla (Literal a) del Articulo 11 de la Decisión 351). Las segundas, son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (Literales b) y c) del Articulo 11 de la Decisión 351 ). 2.5.

De conformidad con el Articulo 12 de la Decisión 351, los países miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el Artículo 11 de la Decisión 351. 2.6. Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma.

El Articulo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones a realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; y, la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 2.7.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su Artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte.

Si se trata de una persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, 6 LIPS2YC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Ediciones UNESCO, Buenos Aires, 1993, p. 61. 9 f; Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 11 de 51 divulgación o publicación de la obra, según el caso. Asimismo. el Artículo 20 de la misma Decisión establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda. 3.

Excepciones al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor. Usos honrados. Explotación normal de la obra 3.1. Habiéndose mencionado los derechos con los que cuenta el autor, corresponde ahora mencionar que las normas que regulan tales derechos, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351, en su Capítulo VII denominado UDe las limitaciones y excepciones", establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas al derecho de autor, dentro de las que destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros. 3.2.

Por lo anterior, se advierte que los derechos patrimoniales no son absolutos y, por lo tanto, se encuentran restringidos por una serie de limitaciones y excepciones, las cuales para ser consideradas como tales, no deberán causar perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (usos honrados) y no deberán afectar la normal explotación de la obra, siendo tales conceptos los que se abordarán a continuación. Usos honrados 3.3.

Sobre el presente tema, el Tribunal ha aclarado lo siguiente7: "( ) la autoridad nacional competente está facultada para adoptar /as medidas respectivas cuando haya tenido lugar la infracción de derechos conferidos por la ley, con la salvedad de que éstas no podrán recaer respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para exclusivo uso de un solo individuo, sin perjuicio de lo dispuesto en el arlículo 25 de la misma Decisión. La buena fe ( ) comprende los llamados usos honrados y el uso personal que tal como los describe el artículo 3, in fine de la Decisión 351, son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan perjuicios irrazonables a los intereses legítimos del autor o se trata de una forma de utilización de la obra exclusivamente para uso propio y en casos como de investigación y esparcimiento personal( )" 7 Ver lnlerpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-IP-2015, en la cual se cita ro desarrollado en la lnterprelación Prejudicial recalda en el proceso 12-IP-98. 10 Proceso 14-IP·2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 12 de 51 3.4.

En efecto, conforme lo establecido en el Artículo 3 de la Decisión 351, se tiene que los usos honrados son los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor; así el referido Artículo 3 debe interpretarse en relación con los usos honrados. En efecto, el Articulo 21 de la Decisión 351 señala que las limitaciones y excepciones al derecho de autor que se establezcan mediante las legislaciones internas de los países miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. 3.5.

En consecuencia, ante ta pregunta ¿ Qué actuaciones se consideran propias de "la normal explotación de una obra"? o ¿Qué actuaciones se consideran que "causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos de una obra"?, este Tribunal considera pertinente responder que, en el presente caso, la normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra.

Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si asi fuera pactado. El uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenian pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos. 3.6.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y derechos conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha realizado un "Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital"ª· La "prueba del criterio triple" establece lo siguiente: "se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor". 8 Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI.

Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital. Ginebra, Novena Sesión. Junio de 2003. Disponible en: www.wipo.inVedocs/mdocs/copyrighVes/sccr 9/sccr 9 7.doc Véase también: https:/Jwww.eff.org/sites/defau1Vfiles/filenode/lpp 3pasos.pdf Ver algunos ejemplos en More on the 3--slep test in global copyright negotiations: http://keionline.org/node/1568 Toward Supranatlonal Copyright Law? The WTO Panel Declsion and the "Three--Step Test" para excepciones al derecho de autor; hllp:/lpappers.ssrn.com/sol3/papers cfm?abstract 1d=253867 11 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 13 de 51 3.7.

De acuerdo a lo señalado por el Comité antes referido, el Artículo 9.2 del Convenio de Berna, establece tres condiciones que deben respetarse para que una excepción al derecho de reproducción esté justificada por el derecho interno. Estas condiciones son denominadas la prueba del criterio triple que consiste en lo siguiente: i) el uso debe limitarse a usos no comerciales, ii) los usos no entrarán en conflicto con la explotación normal de la obra y, iii) el uso no debe causar perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. 9 3.8.

Por consiguiente, a fin de determinar que una excepción al derecho de reproducción se está aplicando correctamente, corresponde verificar los tres criterios antes referidos. Explotación normal de la obra 3.9. La normal explotación de una obra implica una solicitud previa de autorización y/o permiso para poder usar la imagen o reproducción de la obra.

Los titulares de los derechos patrimoniales y morales pueden o no autorizar el uso de la obra; y si lo hacen, tienen derecho a una contraprestación, si así fuera pactado. El uso de la imagen de una obra sin la respectiva autorización y/o permiso de sus titulares, ocasiona un perjuicio a sus legítimos intereses, al haber dejado de percibir una contraprestación a la que tenían pleno derecho, salvo en el supuesto de los usos honrados y honestos. 3.1O.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI ha realizado un "Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital" (2003)1 en el cual estableció que la frase "explotación normal" incluye "además de las formas de explotación que generan actualmente ingresos importantes o apreciables, las formas de explotación que, con cierto grado de probabilidad y plausibilidad, podrían adquirir considerable importancia económica o práctica"11• º, 3.11.

En la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 34-IP-2014, este Tribunal sustentó que el Grupo Especial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) abordó expresamente esta cuestión de la manera siguiente, al interpretar la misma frase ("no atenten contra la explotación normal de la obra") presente en el Articulo 13 del Acuerdo los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC): 9 Ibídem, pp. 13, 23, 81. 10 Ibídem.

Asimismo, para excepciones al Derecho de Autor: Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Declsion and the "Three-Step Test. En: http://pappers.ssm.com/sol3lpapers.cfm?abstract_id=253867 Grupo Especial de la OMC, p. 65. párr. 6.180. 12 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 14 de 51 " a nuestro parecer, no toda utilización de una obra, que en principio está comprendida en el alcance de los derechos exclusivos y entraña utilidades comercia/es, atenta necesariamente contra la explotación normal de dicha obra.

Si este fuera el caso, apenas habría excepciones o limitaciones que pudieran cumplir con la segunda condición y el Artículo 13 resultaría sin sentido, puesto que la explotación normal equivaldría al pleno uso de los derechos exclusivos'" 2• 3.12. El Grupo Especial prosiguió afirmando lo siguiente: "Consideramos que una excepción o limitación de un derecho exclusivo en la legislación nacional llega a atentar contra una explotación normal de la obra (es decir, el derecho de autor o más bien todo el conjunto de derechos exclusivos conferidos por el derecho de autor), si las utilizaciones, que en principio están comprendidas en ese derecho pero se hallan exentas en virtud de la excepción o a la limitación, entran en competencia económica con las formas en que los titulares de derechas consiguen normalmente un valor económica de su derecho de la abra (es decir, el derecho de autor) y por lo tanto los priva de percibir utilidades comerciales importantes o apreciables'" 3• 4.

Las citas como excepción al derecho exclusivo de reproducción de la obra 4.1. En el proceso interno se discute si las publicaciones realizadas por Editora Perú se hicieron respetando el derecho de cita, el cual se encuentra establecido en el Artículo 22 de la Decisión 351, concretamente en el Literal a) cuyo tener es el siguiente: "Artículo 22.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el articulo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honradas y en la medida justificada por el fin que se persiga;

( )"... 4.2. Conforme este Tribunal lo señaló en el Proceso 110-IP-2007 del 4 de diciembre de 2007, el dispositivo antes mencionado establece los requisitos que deben contener las citas para ser consideradas como una excepción al derecho patrimonial exclusivo de reproducción de la obra, conforme a continuación se detalla: 12 Grupo Especial de la OMC, p. 65, párr. 6.182. 1') Grupo Especial de la OMC, p. 66, párr. 6.183. 13 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 15 de 51 Que la cita sea de una obra publicada.

Si una obra no se encuentra publicada pertenece a la esfera íntima del autor y, en consecuencia, citarla seria desconocer los derechos morales del mismo, específicamente el derecho a divulgarla (Literal a) del Artículo 11 de la Decisión 351 ). Cuando la norma se refiere a que la obra se encuentre publicada, se debe entender que dicha publicación se hizo con autorización del autor.

Se debe indicar la fuente y el nombre el autor. Lo anterior es de suma importancia ya que, con esto, por un lado, se respeta el derecho moral de paternidad del autor y, por otro, se separan las opiniones propias con las del autor citado, lo que genera transparencia y hace que el destinatario de la obra pueda distinguir claramente el pensamiento de los autores.

Citar lo estrictamente necesario. La cita debe ser complementaria para el fin perseguido, esto es, citar aquella parte de la obra que resulte imprescindible para exponer la idea del autor. 4.3. En el presente caso, se deberá determinar si las obras reproducidas por parte de Editora Perú a través del Diario Oficial El Peruano han cumplido o no con los requisitos de cita establecidos en el Literal a) del Artículo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5.

La reproducción de obras con fines informativos 5.1. Otro de los temas discutidos en el proceso interno está relacionado con el supuesto fin informativo de las obras reproducidas por Editora Perú, por lo que resulta pertinente analizar el Articulo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente la excepción al ejercicio de los derechos patrimoniales del autor establecida en el Literal f) cuyo tener es el siguiente: "Artículo 22. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el articulo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: ( ) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las f) informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información;

( )".2. Del tenor del dispositivo antes mencionado se desprende que uno de los requisitos para que la reproducción y puesta al alcance del público de una obra que sea vista u oída en un acontecimiento de actualidad 14 o Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 16 de 51 sea considerada como una limitación al derecho de autor. es necesario que la referida obra esté relacionada con dicho acontecimiento. 5.3.

Asimismo, el uso de la obra, para que sea considerada dentro de la referida limitación, sólo puede ser realizada por medio de la fotografía, la cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, toda vez que al ser una norma restrictiva de derechos no podrían considerarse por analogfa otros supuestos. 5.4. El uso de la obra con fines informativos debe darse en la medida justificada por el fin de la información. Esto quiere decir que el uso de la obra debe ser realizado de manera accesoria respecto al acontecimiento de actualidad que ha ocurrido o que está ocurriendo. 5.5.

En virtud de lo anterior, se deberá determinar si el uso de las obras por parte de Editora Perú a través del Diario Oficial El Peruano ha sido realizado con fines informativos o no de conformidad con el Literal f) del Articulo 22 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 6. Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, sino que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Asimismo, tampoco se calificará los hechos materia del proceso. 6.1. Respecto a las limitaciones al derecho de autor contenidas en el Artículo 22 de la Decisión 351, como son el derecho de cita y la reproducción con fines informativos, ¿ cuáles son los criterios para su aplicación en el caso de publicaciones periodísticas de obras plásticas? Las limitaciones señaladas en el en el Articulo 22 de la Decisión 351 son aplicables a todas las obras independientemente de su naturaleza, como es el caso de las obras literarias, artísticas, así como las obras plásticas.

En consecuencia, los criterios señalados en los numerales 3, 4 y 5 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial también son aplicables a las publicaciones periodísticas en las que se han reproducido las obras plásticas. 6.2. ¿ Cuándo la reproducción de un número de obras en una nota periodística puede resultar excesiva para el fin perseguido o contravenir los usos honrados? 15 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 17 de 51 Como se ha señalado en el numeral 3 del Apartado D de la presente Interpretación Prejudicial, la reproducción de una obra será excesiva para el fin perseguido cuando dicha reproducción deja de ser accesoria en el contexto del acontecimiento actual sobre el cual se busca informar.

Lo anterior tiene como correlato que la reproducción de la obra debe centrarse a aquello que sea estrictamente necesario para el fin informativo que persigue. Asimismo, la reproducción será considerada como uso no honrado cuando interfiere con la normal explotación de la obra y/o cause un perjuicio a los intereses legítimos del autor de la obra.

Cabe mencionar que no existe un número exacto sobre la base del cual se puede determinar que la reproducción de una o varias obras resulta ser excesiva para el fin perseguido o contravenir los usos honrados, ya que ello debe analizarse en cada caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04945-2011-0-1801-JR­ CA-12, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �i ( � Í Cecilia Luisa Aylló�s MAGISTRADA.. Luis Rafael Vergara Quinteros MAGISTRADO 16 Proceso 14-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 18 de 51 J Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. tl( A { Cecilia L�isa AyUó�ros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 21/04/2017 19 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso 41-IP-2016 Asunto 1 nterpretación Prejudicial Consultante Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante 370-2015 Referencia Certificación del Origen de las Mercancías Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 345-2015-SCS-CS del 28 de diciembre de 2015, recibido vía courier el 27 de enero de 2016, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 3702015; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Petróleos del Perú S.A. 1 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandado 21/04/2017 20 de 51 Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria Tribunal Fiscal de la República del Perú 2. Hechos relevantes 2.1. Petróleos del Perú S.A. (en adelante, PETROPERÚ), mediante Declaración Única de Aduanas (en adelante, DUA) 118-2003-10-049775 numerada el 30 de abril de 2003, solicitó la nacionalización de mercancias (Turbo Jet A-1) procedentes de Venezuela, alegando que se le debía aplicar el trato preferencial correspondiente a las mercancías importadas de dicho país y que al no contar con el respectivo Certificado de Origen, conforme a lo estipulado en el Artículo 15 de la Decisión 416, presenta una garantia nominal ascendente a US$ 43,030.00 (cuarenta y tres mil treinta con 00/100 dólares americanos). 2.2.

El 30 de abril de 2003, PETROPERÚ impugnó ante la Intendencia de Aduana Marítima de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (en adelante, la SUNAT) los tributos liquidados, por considerar que la mercancía importada se encontraba sujeta a plazos de desgravación, puesto que ella forma parte de la lista de bienes incluidos en el Anexo VII de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3.

El 16 de mayo de 2003, PETROPERÚ dentro del plazo de 15 días establecido en el Articulo 15 de la Decisión 416 y al amparo del Articulo 78 del Reglamento General de Aduanas1, solicitó la suspensión del plazo para presentar el Certificado de Origen correspondiente, sustentando su solicitud en la demora en la entrega del referido certificado por parte de las autoridades venezolanas. 2.4.

El 17 de junio de 2003, PETROPERÚ recibió el Certificado de Origen 122583 del 3 de junio de 2003, correspondiente a las mercancías importadas desde Venezuela, lo cual fue puesto en conocimiento de la SUNAT al día siguiente, esto es, el 18 de junio de 2003 y, además, le solicitó la aplicación del trato preferencial y la devolución de la garantía otorgada. 2.5.

Mediante Resolución Jefatura! de División 1183D1300/2005-001201 del 24 de agosto de 2005, emitida por la Jefatura de la División de Importaciones de la Dirección de Manifiestos, Regímenes y Operaciones Aduaneras, se declaró improcedente (i) la impugnación de los tributos formulada y (ii) la solicitud de suspensión del plazo, formuladas por Decreto Supremo N º 121-96-EF que aprueba el Reglamento de la Ley General de Aduanas l· "Articulo 78.- El plazo de los trámites, regímenes y operaciones aduaneros se suspenderá mientras las entidades públicas o privadas obligadas, no entreguen al interesado fa documentación requerida para ef cumplimiento de sus obligaciones." __ _. 2 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 21 de 51 PETROPERÚ por considerar que el Certificado de Origen fue presentado luego del plazo establecido en el Artículo 15 de la Decisión 416, la cual constituye una norma de mayor jerarquía que no puede ser modificada por una norma reglamentaria de menor rango legal; asimismo, ordenó la ejecución de la garantía presentada por dicha sociedad. 2.6.

El 20 de septiembre de 2005, PETROPERÚ impugnó la Resolución Jefatura! de División 1183D1300/2005-001201, señalando que no se le puede desconocer el derecho de preferencia arancelaria puesto que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. 2.7. Mediante Resolución 04706-A-2006 del 29 de agosto de 2006, el Tribunal Fiscal confirmó la Resolución Jefatura! de División 1183D1300/2005001201 señalando que el Certificado de Origen 122583 fue emitido y presentado fuera del plazo de 15 días calendarios computados desde la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía (2 de mayo de 2003), motivo por el cual considera que no se ha cumplido con el requisito de origen. 2.8.

El 5 de enero de 2007, PETROPERÚ interpuso una demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 04706-A-2006 emitida por el Tribunal Fiscal. 2.9. La SUNAT contestó la demanda interpuesta por PETROPERÚ el 28 de febrero de 2007. 2.10. El 1 de agosto de 2007, el Tribunal Fiscal contestó la demanda interpuesta por PETROPERÚ. 2.11. En primera instancia judicial, mediante Sentencia del 7 de marzo de 2013, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por PETROPERÚ. 2.12.EI 4 de junio de 2013, la SUNAT presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial. 2.13.

El Tribunal Fiscal presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judicial. 2 2.14. El 17 de octubre de 2014, en segunda instancia judicial, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima confirmó la Sentencia del 7 de marzo de 2013. 2 De la revisión del escrito presentado por el Tribunal Fiscal no es posible advertir la fecha de presentación del mismo. 3 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 22 de 51 2.15.EI 21 de noviembre de 2014, la SUNAT interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia judicial. 2.16.

Mediante Oficio 345-2015-SCS-CS del 28 de diciembre de 2015, recibido vía courier el 27 de enero de 2016, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda de PETROPERÚ 3.1.

De acuerdo con la normativa comunitaria para acreditar que los productos importados son originarios del territorio de un pafs miembro se debe presentar el Certificado de Origen al momento del despacho; sin embargo, las normas comunitarias no invalidan el derecho a solicitar la aplicación de la preferencia arancelaria una vez que se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos de negociación, expedición directa y origen. 3.2.

En el presente caso, dada las particularidades, el plazo de 15 días calendarios para presentar el Certificado de Origen resultó insuficiente. 3.3. En ningún momento se ha cuestionado el origen de la mercancía ni la autenticidad del Certificado de Origen presentado, razón por la cual el origen venezolano de las mercancfas habría quedado acreditado. 3.4.

Conforme a lo establecido en el Articulo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas el plazo de los trámites, regímenes y operaciones se suspenderá mientras que las entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones. 3.5. Las normas comunitarias han dispuesto que cuando no se presente el Certificado de Origen junto con la mercancia a ser nacionalizada, se constituye un hecho en base al cual la autoridad aduanera podría dudar del cumplimiento del requisito de origen facultándola, en ese supuesto, a solicitar una garantía por el monto no pagado en función a la preferencia invocada. 3.6.

El hecho que no se presente el Certificado de Origen dentro del plazo establecido, sólo faculta a la autoridad administrativa al cobro de tributos pero no puede impedir que se pueda acreditar con posterioridad el origen de la mercancia. Así, el importador no podría impedir que la autoridad aduanera ejecute la garantía concedida y por su parte esta no puede impedir que el importador, tras acreditar el origen de la mercancía, solicite la devolución del importe de la garantía. � l 1 4 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 23 de 51 3.7.

No cabe la interpretación de las normas andinas en un sentido que restrinja la posibilidad de acogimiento a beneficios de desgravación o negar la aplicación de los mismos por temas formales y no por el fondo, máxime cuando el origen de las mercancías, en el presente caso, se encuentra acreditado. 3.8. La Decisión 416 y el Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Adunas deberían ser aplicadas de forma complementaria y no de manera excluyente. 4.

Argumentos de la contestación de la SUNAT 4.1. No se ha cumplido con el requisito de origen puesto que PETROPERÚ el 18 de junio de 2003 presentó el Certificado de Origen correspondiente, emitido el 10 de junio de 2003, con lo que se evidencia que dicho certificado fue emitido y presentado con posterioridad a la numeración de la DUA 118-2003-10-049775 del 30 de abril del 2003, así como fuera del plazo legalmente establecido para tal efecto. 4.2.

Vencido el plazo de 15 días para presentar el Certificado de Origen, el Artículo 15 de la Decisión 416 faculta a la administración aduanera a hacer efectivas las garantías o cobrar los gravámenes correspondientes, de lo cual se deduce que esta no se encuentra obligada a otorgar prórrogas. Dicha norma constituye una de mayor jerarquía y de carácter especial respecto al Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Adunas. 5.

Argumentos de la contestación del Tribunal Fiscal 5.1. Las normas que regulan el otorgamiento del beneficio arancelario sólo requieren que se acredite con el certificado correspondiente que el origen de la mercancía importada es oriundo de Venezuela. En este caso, la demora en la obtención del Certificado de Origen debió ser manejada por PETROPERÚ con la diligencia del caso, no siendo factible justificar su incumplimiento aduciendo la supuesta existencia de causas ajenas a su voluntad. 5.2.

Se encuentra acreditado que al momento de la presentación de la DUA no se contaba con el Certificado de Origen, el cual fue presentado luego de vencido el plazo de 15 días otorgado por la norma comunitaria. 5.3. No se toma en cuenta el alcance de las normas por lo que se hace mal en invocar la norma nacional y no la comunitaria. 6. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia 6.1 En primera instancia judicial, mediante Sentencia del 7 de marzo de 2013, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 5 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 24 de 51 Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por PETROPERÚ, teniendo en cuenta los argumentos que a continuación se detallan. 6.2 Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los paises miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio del complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones sin que estas puedan establecer exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de alguna u otra manera afecten el derecho comunitario. 6.3 El segundo párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general sin que llegue a regular las excepciones pertinentes, las mismas que deberán ser reguladas por la normatividad nacional. 6.4 La presentación del Certificado de Origen fuera del plazo acarrea como única consecuencia o bien la ejecución de la garantía o, en su defecto, el cobro de gravámenes, mas no la imposibilidad de acceder a los beneficios arancelarios, en cuanto se cumplan con todos los requisitos establecidos. 7.

Argumentos del recurso de apelación de la SUNAT 7.1 No se ha cumplido con el requisito de origen por cuanto PETROPER Ú presentó el Certificado de Origen vencido el plazo legalmente establecido para tal efecto, por lo que no corresponde otorgar el beneficio arancelario solicitado. 7.2 De acuerdo a lo establecido en el Articulo 15 de la Decisión 416, la autoridad aduanera no se encuentra autorizada a otorgar prórrogas a los plazos previstos en dicha norma. 7.3 Según el Principio de Jerarquía de normas, la Decisión 416 se encuentra por encima del Articulo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, por lo que corresponde aplicar la normativa andina. 8.

Argumentos del recurso de apelación del Tribunal Fiscal 8.1. Reitera los argumentos de su escrito de fecha 1 de agosto de 2007 y adicionalmente señala que la aplicación del Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas es un error puesto que se debe analizar si se trata de una situación excepcional. 8.2. Si bien se encuentra de acuerdo con el hecho de que debe aplicarse la legislación nacional en la medida que coadyuve a cubrir los vacíos y supuestos no contemplados en la normativa internacional y siempre y cuando no sea contrario a esta, ello no debe llevar a que se pretenda 6 Proceso 41·1P·2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 25 de 51 aplicar la normativa interna sin que se configuren los supuestos de hecho para la aplicación de un artículo en particular. 8.3.

Únicamente, con la demostración de parte de PETROPERÚ de que su proveedora se encontraba imposibilitada de entregar el Certificado de Origen se podría configurar la situación excepcional descrita en el Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 9. Argumentos de la Sentencia de la Segunda Instancia 9.1 El 17 de octubre de 2014, en segunda instancia judicial, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima confirmó la Sentencia del 7 de marzo de 2013, teniendo en cuenta los siguientes argumentos. 9.2 Se encuentra acreditado que la demora en la entrega del Certificado de Origen se debió a una causa no imputable a PETROPERÚ, lo cual constituye una situación excepcional y si bien esta no se encuentra contemplada en la Decisión 416 ello no significa que no pueda aplicarse al presente caso de forma complementaria la norma interna prevista en el Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 9.3 El plazo de 15 días con los que cuenta el importador para presentar el Certificado de Origen no puede ser interpretado como uno que no admita suspensión ante circunstancias ajenas a la voluntad de quien tiene la obligación de presentarlo. 10.

Argumentos del recurso de casación interpuesto por SUNAT 10.1. Existe una infracción normativa por una interpretación errónea del Artículo 15 de la Decisión 416, puesto que, en el presente caso, no es posible aplicar una disposición interna dado que ello resulta abiertamente contradictorio con lo establecido en la Decisión 416. 10.2. Existe una indebida aplicación del Artículo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas puesto que no se ha considerado que la norma interna se aplica para el caso en que la documentación que debe presentar un importador es exigida como parte de sus obligaciones, lo cual no sucede en este caso en el que se trata de satisfacer requisitos para acogerse a beneficios arancelarios.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Articulo 15 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina 3• Procede dicha interpretación por ser pertinente para el presente caso. 3 Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.• 7 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 26 de 51 2.

Se interpretará de oficio los Artículos 16 y 19 de la Decisión 416, referidos a la constitución de garantías y a la presentación de Certificados de Origen con posterioridad al despacho a consumo, respectivamente, puesto que los mismos forman parte de los argumentos en el presente caso.4 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El principio de preeminencia del ordenamiento comunitario andino. "Articulo 15.- Las autoridades aduaneras del Pafs Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercanclas en casos de duda acerca de fa autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancia se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto.

En taies situaciones se podrá exigir la constitución de una garantfa por el valor de los gravámenes aplicables a terceros palses, de conformidad con las ieglslaciones nacionales de los Palses Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del Pais Miembro importador otorgarán un plazo de quince dias calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancia, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el pfazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes.• Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. "Articulo 16.- Salvo la situación prevista en el segundo páffafo del Articulo anterior, cuando se constituyan garantlas, éstas tendrán una vigencia máxima inicial de cuarenta dlas calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancfa, proffogabfes por otros cuarenta dfas calendario, siempre que durante la vigencia Inicial de las garantlas no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la presente Decisión. Al constituir garantias, las autoridades aduaneras notificarán la medida dentro de los tres dfas hábiles siguientes de adoptada, a su respectivo órgano de enlace, el cual, dentro de los tres dfas hábiles siguientes de conocida la medida, la comunicará al órgano de enlace del Pais Miembro exportador y a la Secretaria General, acompañando los antecedentes, acontecimientos o fundamentaciones que justifican la misma.

Comunicada la medida conforme al párrafo anterior, corresponderá al órgano de enlace del Pafs Miembro exportador aclarar la situación al órgano de enlace y a las autoridades aduaneras del Pafs Miembro importador, y de ser necesario, aportar las pruebas que demuestren el cumplimento de las normas de origen. Transcurridos treinta dlas calendario después de adoptada la medida sin que se hubiere realizado fa aclaración o demostración respectiva, o si ésta no ha conducido a solucionar el problema, cualquiera de los Palses Miembros Involucrados podrá solicitar la intervención de la Secretaria General, suministrándole toda la información que disponga.

La Secretaria General deberá pronunciarse mediante Resolución, sobre el cumplimiento de las normas de la presente Decisión o en su defecto, sobre las medidas a ser adoptadas para solucionar el caso, dentro de los treinta días calendario siguientes de recibido el requerimiento." •Articulo 19. - Las autoridades competentes de los Países Miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas.

A efecto de lo anterior, las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir fos certificados de origen, mantendrán en sus archivos, las copias y los documentos correspondientes a los certificados expedidos, por un plazo no inferior a tres años." 8 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 21/04/2017 27 de 51 3. 4. Normas de Origen y Certificado de Origen Andino de las Mercancías.

Aplicación de la Decisión 416 al mercado interno de los países miembros de la Comunidad Andina. El principio del complemento indispensable. Plazo para la presentación del Certificado de Origen. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El principio de preeminencia del ordenamiento comunitario andino 1.1 En el presente proceso, la SUNAT señala que el Articulo 15 de la Decisión 416, el cual faculta a la administración aduanera a hacer efectivas las garantías o cobrar los gravámenes correspondientes una vez vencido los plazos previstos, constituye una norma de mayor jerarquía que el Articulo 78 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, el cual prevé la suspensión de los plazos para los trámites, reg[menes y operaciones en los cuales las entidades públicas o privadas obligadas no entreguen al interesado la documentación requerida para el cumplimiento de sus obligaciones.

En ese· sentido, como está en discusión la preeminencia del ordenamiento comunitario andino frente a la normativa nacional, resulta pertinente desarrollar este tema. 1.2 Por el principio de preeminencia, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales) 5 de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina.

Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. 5 Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: ·cuando un Estado se adhiere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen.

Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aqul un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver[ ] Lo que resultar/a entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posterlorl: obstáculos constitucionales.

Tales actitudes seña/arlan bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contrafdo válidamente según el derecho internacional.• (Subrayado agregado) En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario.

Revista de Instituciones Europeas. Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fablán. La Comunidad Andina y su ordenamiento jurfdico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76. 9 6 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 28 de 51 1.3 Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un país miembro pertenezca a un organismo internacional distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho organismo; puesto que ello implicaría "negar la supremacla del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no so/o respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan". 6 1.4 Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos7: "El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Palses Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.

La Comunidad organizada invade u ocupa. por así decirla. el terreno legislativo nacional. por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno " (Subrayado agregado) 1.5 En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1IP-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una característica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.

Textualmente, señaló lo siguiente: "2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser caracterlstica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.

Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la 'validez plena' de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros " 1.6 Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los países miembros.

La aplicación de este principio constituye 6 Sentencia de la Acción de Incumplimiento recalda en el Proceso 7-Al-98. 7 Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-IP-90. 10 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 29 de 51 un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 2.

Normas de Origen y Certificado de Origen Andino de las Mercancías. Aplicación de la Decisión 416 al mercado Interno de los países miembros de la Comunidad Andina 2.1. En el presente caso, como uno de los hechos que se discute en el proceso interno es la certificación del origen andino de las mercancías importadas al territorio peruano por parte de la sociedad PETROPERÚ, es pertinente desarrollar los temas referentes a las normas de origen, el Certificado de Origen andino de las Mercancías y la aplicación de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina al mercado interno de los países miembros de la Comunidad Andina. 2.2.

La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la figura del Certificado de Origen Andino de las Mercancías. Dicho certificado es un documento que da fe de si las mercancías introducidas al territorio de cualquiera de los paises miembros tienen origen andino. 2.3. Estas normas establecen las condiciones o requisitos para que desde el punto de vista de su origen se considere a una mercancía como producida o fabricada dentro de un país o territorio determinado.

Se emplean para determinar la procedencia primaria de un producto, y su importancia radica en que, según el origen de las mercancías, los derechos o las restricciones aplicadas a las importaciones podrían variar, dependiendo del lugar del que se establezca como sitio de fabricación o producción de los bienes. Es decir, su sitio de origen. 2.4.

El Sistema Andino de Integración cuenta con normas propias para la calificación del Certificado de Origen de las mercancías y, en el caso de la Decisión 416, se establecen especificamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado.

Con ello se asegura que los beneficios alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración. 2.5. Sobre la naturaleza y la importancia de las Normas de Origen este Tribunal ha señalado que estas son importantes porque al identificar con precisión la procedencia geográfica de un bien importado se obtienen ventajas de distinto tipo.

Asimismo, las Normas de Origen son fundamentales para mejorar la ejecución de distintos instrumentos de política comercial e incluso de política industrial, como, por ejemplo, la obligación de aplicar o de eximir el pago de derechos arancelarios y no arancelarios a las importaciones; la adjudicación de cupos arancelarios; y la obtención de datos fidedignos sobre la procedencia y el destino del 11 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 30 de 51 intercambio mundial de bienes, lo que interesa tanto desde el punto de vista nacional como internacional. a 2.6.

Las Normas de Origen determinan el porcentaje máximo de materias primas e insumos extranjeros incluidos en la fabricación de un producto de exportación. El cumplir con estas normas permite que los productos de exportación se acojan a rebajas arancelarias en el pais de destino del producto. En los acuerdos de complementación económica se fijan los Requisitos de Origen (porcentajes) para la concesión de las preferencias o desgravaciones acordadas.

Las Normas de Origen se aplican a través de los "Certificados de Origen". e 2.7. En jurisprudencia de este Tribunal se ha señalado que la certificación de origen consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para asi acceder a las condiciones preferenciales correspondientes. 10 2.8.

Respecto a la definición del certificado de origen, el Tribunal ha manifestado que este se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas.

Los datos contenidos en el Certificado de Origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen. 11 2.9. Es importante tener en cuenta lo consagrado en el Articulo 15 de la Decisión 416, en el cual se prevé cuatro hipótesis en las cuales la autoridad aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero si puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de terceros países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas. 2.1 O. Estás hipótesis son las siguientes: a) Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 8 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial reca!da en el Proceso 154-IP-2013, p.14. 9 Ibídem. 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 80-IP-2004. 11 De modo referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 36-IP-2012 y 96IP-2012. 12 ó Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 31 de 51 b) Que se presuma el incumplimiento de las normas establecidas en la Decisión 416; c) Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión y; d) Que el Certificado de Origen no se presente, contenga errores o esté incompleto.

De verificarse la hipótesis a), la autoridad aduanera dará un plazo de 15 días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, bajo pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple. 2.11. La Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter comunitario, en virtud del principio de aplicación directa e inmediata, entra a regir en los países miembros una vez en vigor de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto. 2.12.

De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si se han cumplido con los requisitos que la Decisión 416 consagra en relación con el Certificado de Origen Andino, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial, ello sin perjuicio de que la República del Perú regule determinados aspectos no especificados por la normativa andina con base en la facultad del complemento indispensable. 3.

El principio del complemento indispensable 3.1. En el presente caso, PETROPERÚ solicitó la suspensión del plazo para presentar el Certificado de Origen, así como la impugnación de la liquidación de tributos presentadas por PETROPERÚ, requerimientos que fueron declarados improcedentes, lo cual trajo como consecuencia que se ordene la ejecución de la garantía presentada por dicha sociedad.

En ese sentido, en vista de que se cuestiona si es posible o no conceder una suspensión del plazo para presentar el certificado de origen, dado que la norma comunitaria no se pronuncia al respecto, resulta pertinente desarrollar este tema. 3.2. El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura"12, según la cual se deja a la legislación de los países miembros la solución 12 NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de las sistemas normativas.

En: lnstiluto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). /SONOM/A - Revista de Tearla y Filosofía del Derecha. Número 34, Abril 2011, pp. 109 -139. Disponible: http://www.isonomia.ilam.mxfdocs/isonomia34/lsono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017). 13 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 32 de 51 legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación juridica. 3.3.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: "( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' ( )advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte i"econciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista ·� 13 3.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina. 3.5.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que "no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquel/as". 14 3.6. Es decir, los países miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 3.7.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer. desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o. restrinjan aspectos 13 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2012 de fecha de 25 de abril de 2013, cilando al Proceso 121-IP-2004. \4 De modo referencial, ver Proceso 111-IP-2014 de fecha de 23 de sellembre de 2014. 14 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 33 de 51 esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo. una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. 15 El segundo párrafo del Articulo 15 de la Decisión 416 resulta ser de carácter general con relación al establecimiento del plazo de 15 dias calendario, contados a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la presentación del Certificado de Origen, sin llegar a regular las situaciones procesales que se podrían derivar a partir de situaciones extraordinarias o excepcionales que impidan al importador, por causas ajenas a su voluntad, a presentar el Certificado de Origen correspondiente dentro del plazo legalmente establecido, por lo tanto, todo lo relacionado respecto a los supuestos o requisitos relacionados con la suspensión del plazo de 15 dfas deberá ser regulado por la normativa nacional, de conformidad con el principio del complemento indispensable, según lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial. 4.

Plazo para la presentación del Certificado de Origen 4.1. Teniendo en cuenta que la SUNAT señala que la presentación del Certificado de Origen fuera del plazo establecido en la Decisión 416, implica un incumplimiento que trae como consecuencia la imposibilidad por parte de los importadores de acogerse a los beneficios arancelarios, resulta necesario desarrollar el tema de la presentación del Certificado de Origen y el plazo para su presentación. 4.2.

Según lo estipulado por el Articulo 12 de la Decisión 416, el cumplimiento de las Normas o Requisitos de Origen se verifica a través de un Certificado de Origen, que debe ser emitido por las autoridades de gobierno competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el país miembro exportador. 4.3. Respecto a la presentación del Certificado de Origen, el Articulo 15 de la Decisión 416 establece lo siguiente: "Artículo 15.- Las autoridades aduaneras del Pals Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de /as mercancias en casos de duda acerca de la autenticidad de la certmcación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga effores, o esté incompleto.

En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de /os Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto del año 2015 y Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013. 15 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 34 de 51 a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento.

Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán /os gravámenes correspondientes." 4.4. En el presente caso, la solicitud de suspensión del plazo, así como la impugnación de la liquidación de tributos presentadas por PETROPERÚ, fueron declaradas improcedentes, lo cual trajo como consecuencia que se ordene la ejecución de la garantía presentada por dicha sociedad.

Al respecto, la normativa andina señala que se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes; es decir, se trata de dos alternativas no copulativas, por lo que la autoridad nacional deberá ejercer una de las dos opciones debiendo determinar la pertinente de acuerdo al caso concreto. 4.5. Respecto a la posibilidad de la suspensión del plazo al que hace referencia el Articulo 15 de la Decisión 416, cabe señalar que este Tribunal en su jurisprudencia ha señalado que la normativa comunitaria no consagra la figura de la suspensión del plazo en atención a circunstancias excepcionales o extraordinarias; sin embargo, tampoco lo prohibe, adicionalmente, encuentra que en circunstancias plenamente justificadas y excepcionales, la suspensión del plazo no contraviene lo establecido en la Decisión 416. 4.6.

En ese sentido, si bien la normativa comunitaria establece un plazo de 15 días para la presentación del Certificado de Origen, por el principio de complemento indispensable, la normativa nacional, con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos establecidos en la norma comunitaria, puede contemplar supuestos adicionales que permitan el goce efectivo del beneficio otorgado por el derecho andino, como seria la suspensión de dicho plazo en los supuestos que lo justifiquen. 4.7.

En efecto, el plazo de 15 días establecido en el segundo párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416 tiene por objeto otorgar al administrado una oportunidad razonable para presentar el Certificado de Origen y así gozar del beneficio que este acarrea, en clara ejecución de los instrumentos de la política comercial andina. Por tanto, via la figura del complemento indispensable, si por la via reglamentaria, la legislación nacional prevé uno o más supuestos para que dicho plazo se suspenda, lo que está ocurriendo es que se está otorgando una mayor oportunidad para que el administrado goce de un beneficio contemplado en el derecho comunitario andino. 4.8.

En consecuencia, la posibilidad de que, conforme a la normativa nacional, se regulen supuestos de suspensión del referido plazo, no debe ser interpretado como una violación de la norma comunitaria, sino, todo lo contrario, como un reforzamiento del espíritu (la ratio legis de la norma) contenido en el segundo párrafo del Articulo 15 de la Decisión 416, que no es otra cosa que el administrado tenga una efectiva y auténtica 16 () Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 35 de 51 oportunidad para acreditar, a través del Certificado de Origen, que la mercancía proviene de un país miembro de la Comunidad Andina. 4.9.

Por tal motivo, en el evento de presentarse un supuesto de hecho que amerite la suspensión del plazo consagrado en el segundo párrafo del Artículo 15 de la Decisión 416, la autoridad nacional competente podrá, en virtud del principio de complemento indispensable, aplicar la normativa nacional que regule dicho aspecto 16, si es que esta normativa lo que busca es un mejor ejercicio y goce de un beneficio previsto en el derecho comunitario andino. 4.1O.

Por otro lado, frente a otros supuestos, tales como la duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión o el Certificado de Origen presente errores o se encuentre incompleto, se faculta a la autoridad aduanera a exigir la constitución de una garantía a efectos de salvaguardar el pago de los aranceles correspondientes, la cual tendrá un plazo máximo de 40 días calendario y que sólo en el supuesto que durante dicho plazo no se hubiese aclarado los motivos que originaron su constitución, el plazo será prorrogable por otros 40 días calendario, conforme lo establece el Artículo 16 de la Decisión 416 17. 4.11.

Asimismo, el referido Articulo 16 de la Decisión 416, establece el procedimiento que debe seguir tanto la autoridad aduanera como los órganos de enlace respectivos para la notificación de la medida y la aclaración de la situación que motivó la constitución de las garantías, señalándose que será la Secretaria General la que se pronuncie mediante resolución, sobre el cumplimiento de las normas o en su defecto, sobre las medidas a ser adoptadas para solucionar el caso. 4.12.

Cabe señalar que aún en el supuesto que exista duda respecto del contenido o autenticidad del Certificado de Origen, las autoridades aduaneras se encuentras impedidas de restringir el desaduanamiento de las mercancías, conforme lo establece el primer párrafo del Artfculo 15 de la Decisión 416. Se debe tener presente que lo que busca la norma comunitaria es establecer las condiciones que deben reunir los productos a efectos de certificar que el bien importado es originario de alguno de los 16 De modo rererenclal, ver Interpretaciones Prejudlclales recaídas en los Procesos 36-IP-2012 y 154-IP-2013. 17 Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina•• "Artfculo 16.- Salvo la situación prevista en el segundo párrafo del Articulo anterior, cuando se constituyan garantfas, éstas tendrán una vigencia máxima inicial de cuarenta días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancla, prorrogables por otros cuarenta dlas calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantlas no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la presente Decisión. <---r 17 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 36 de 51 países miembros y de esta manera obtener los beneficios arancelarios pactados. 4.13.

Si bien lo que se busca es una dinámica en la actividad de importación y/o exportación de bienes entre países miembros, a efectos de que se apliquen los beneficios arancelarios, se debe promover un auténtico cumplimiento de los beneficios reconocidos en la Decisión 416. 4.14.De otro lado, cabe señalar que el Artículo 19 de la Decisión 416, establece un control posterior facultando a las autoridades aduaneras a revisar los Certificados de Origen presentados por los importadores luego del despacho a consumo o levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas, obligando a tal efecto a las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los Certificados de Origen a que mantengan en sus archivos la documentación pertinente por un plazo no inferior a 3 años. 1 ª En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 370-2015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia L�tj� ros MAGISTRADA 18 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina.•Artículo 19.- Las autoridades competentes de los Países Miembros podrán revisar los certificados de origen con posterioridad al despacho a consumo o levante de la mercancía y de ser el caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en sus legislaciones internas.

A efecto de lo anterior, las entidades gubernamentales competentes o habilitadas para expedir los certificados de origen, mantendrán en sus archivos, las copias y los documentos correspondientes a los certificados expedidos, por un plazo no inferior a tres años." 18 Proceso 41-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 37 de 51 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

( � ( 01 Cecilia Luisa Ayll�eros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 GACETA OFICIAL 21/04/2017 38 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 90-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 110013199001201345911 02 Referencia Infracción de Signos involucrados GUMMI BEARS (mixto) E. FRUTTI GUMMI BEARS (mixto) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio C-00355 del 18 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual ta Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013199001201345911 02; y, El Auto del 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite ta presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Procaps S.A. 1 /J Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados 2. 21/04/2017 39 de 51 Morenos LTOA. Groupon Colombia S.A.S. Hechos relevantes 2.1. El 7 de junio de 2013, la sociedad PROCAPS S.A. (en adelante, PROCAPS) interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial contra MORENOS LTDA. (en adelante, MORENOS) y GROUPON COLOMBIA S.A.S. (en adelante, GROUPON), sobre la base de los siguientes signos de su titularidad: TIPO DE SIGNO Marca mixta SIGNO CERTIFICADO CLASE 437140 301 GUMMI BEARS Marca mixta 445555 GUMMI BEARS Marca figurativa 281110 Clase 30: Chocolate, café te, azúcar, dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confilería, helados, comestibles, todo tipo de productos a base de soya, miel, otros.

Clase 29: Gelatinas, mermeladas, Jaleas, compotas, carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cosidas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. 3 Clase 30: Dulces, gomas y bombones y todo tipo de productos de confiterla. 2 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 Marca figurativa 281537 Lema Comercial THE ONE FOR FUN Pendiente 40 de 51 305 2.2.

PROCAPS señaló que MORENOS y GROUPON incurrieron en infracción contra los signos distintivos registrados a su favor, detallados en el cuadro precedente, al comercializar gomas de dulce identificadas como E. FRUTTI GUMMI BEARS. 2.3. El 13 de noviembre de 2013, GROUPON contestó la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por PROCAPS. 2.4.

Mediante Providencia 297 del 13 de enero de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, resolvió las excepciones previas interpuestas por MORENOS, GROUPON y por los llamados en garantía MEDERER GMBH y TROLLI IBÉRICA S.A. Al respecto, señaló lo siguiente: a) La excepción por falta de legitimidad activa en la causa planteada por GROUPON no prospera puesto que existe suficiente material probatorio que acredita que PROCAPS es titular de derechos de propiedad industrial. b) La excepción por falta de legitimidad pasiva planteada por GROUPON no prospera puesto que no existe ninguna causal que la exima de responsabilidad. c) La excepción de prescripción formulada por MORENOS, MEDERER GMBH y TROLLI IB ÉRICA S.A. se encontró probada parcialmente, teniendo en cuenta que existen pruebas que acreditan que PROCAPS conoció desde el 20 de junio de 2008 que MORENOS tenia en su poder mercancía en empaques que contenían el dibujo de un oso "ref.

GUMMI BEARS", lo cual permite tener por cierto que el demandante dejó pasar más de 5 años desde que conoció la presunta infracción cometida por MORENOS, hasta el momento en que inició la acción, operando así la figura de la prescripción. 4 Clase 30: Dulces, gomas y bombones y todo tipo de productos de confitería, chocolate, café, té, azúcar, otros. 5 Clase 30: Confilerla. 3 ó Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 41 de 51 2.5.

PROCAPS y GROUPON interpusieron recurso de apelación contra la Providencia 297, emitida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC.6 2.6. El 2 de febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, escuchó los alegatos de las partes. 2.7. El 11 de febrero de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, ordenó solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y suspendió el trámite del proceso. 2.8.

Mediante Oficio C-00355 del 18 de febrero de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar to siguiente: (i) El entendimiento de la expresión "fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción" cuando esta pueda consistir en i) un acto de ejecución instantánea; ii) un acto de ejecución continuada o duradera; iii) actos idénticos pero repetidos en el tiempo; o, iv) sucesión concatenada de actos con un solo propósito final.

(ii) La fecha de inicio del cómputo del término frente a las distintas clases de actos infractores. Así como las demás normas, distintas a la citada, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estime necesario interpretar para la solución del caso propuesto. 3. Argumentos de la demanda de PROCAPS 3.1. PROCAPS alegó que se dedica, entre otras cosas, a la comercialización de gomas de dulce, conocidas en el mercado como TROLLI, las cuales distribuyen en el mercado en distintas presentaciones tales como GUMMI BEARS. 3.2.

Señala que MORENOS viene exportando y comercializando, a través de diferentes canales de comercialización, que van desde almacenes de cadenas, grandes superficies y su página web, gomas de dulce en cuyo empaque denominado E. FRUTTI GUMMI BEARS ha colocado una 6 Lo expuesto se desprende de la Resolución emitida el 11 de febrero de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.

Al respecto, cabe señalar que si bien en el expediente no se advierten los recursos de apelación presentados por las partes, ello no resulta indispensable para la emisión de la presente Interpretación Prejudicial puesto que de la revisión de los actuados se verifica que se cuenta con todos los elementos necesarios para emitirla. 4 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 42 de 51 etiqueta adhesiva con la leyenda "LAS ORIGINALES IMPORTADAS DE EUROPA" que al ser removida pone al descubierto la infracción. 3.3.

GROUPON es una empresa que ha venido ofreciendo a través de envíos de correos electrónicos, de fecha 25 de enero de 2013, el producto E. FRUTTI haciendo especial referencia a la marca GUMMI BEARS. 3.4. PROCAPS no ha otorgado ninguna licencia o autorización a MORENOS ni a ROUPON para hacer uso de sus marcas. 4. Argumentos de la contestación de GROUPON 4.1.

No ha ofrecido gomas de dulce E. FRUTTI, sino que únicamente ofrece bonos o cupones de descuentos, pero no los productos en si mismos. 4.2. Es falso que haya incurrido en una infracción a los derechos de propiedad industrial de terceros, puesto que no ha copiado, menos aún de forma sistemática, los empaques, embalajes ni etiquetas de los productos cuestionados. 4.3.

El demandante debe probar la titularidad de las marcas que alega. 4.4. No existe ninguna disposición legal que le exija que deba realizar una investigación profunda para determinar si hay o no alguna infracción marcaria por parte de las personas que acuden a GROUPON a ofrecer sus descuentos. 4.5. No había forma de que tenga conocimiento, aún actuando con diligencia de un empresario, de que potencialmente había una infracción contra terceros. 4.6.

No existe ninguna conducta infractora ni culposa de su parte y en la medida que no existe hecho generador de daño, es imposible imputarle responsabilidad. 5. Argumentos de la contestación de MORENOS No obra en el expediente la contestación de MORENOS B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina7, en el sentido de precisar lo siguiente: 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ •Ar1iculo 244. - 5 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 43 de 51 (i) El entendimiento de la expresión ufecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción" cuando esta pueda consistir en i) un acto de ejecución instantánea; ii) un acto de ejecución continuada o duradera; iii) actos idénticos pero repetidos en el tiempo; o, iv) sucesión concatenada de actos con un solo propósito final.

(ii) La fecha de inicio del cómputo del término frente a las distintas clases de actos infractores. Así como las demás normas, distintas a la citada, que el Tribunal estime necesario interpretar para la solución del caso propuesto. 2. En el presente caso, se advierte que es materia controvertida la determinación del momento de inicio para computar el plazo a efectos de que opere la prescripción de acciones por infracción a la propiedad industrial, por lo tanto, procede la interpretación del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

En vista de que el proceso interno se origina en una acción por infracción, iniciada sobre la base de la titularidad del registro de signos distintivos, de oficio se interpretarán el Literal d) del Artículo 155 y el Artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. La acción de infracción de derechos.

Sus caracterf sticas. La prescripción de la acción. Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción de infracción de derechos. Sus características 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute la acción por infracción iniciada por PROCAPS contra MORENOS y GROUPON, sobre la base de la titularidad de los signos registrados a su favor, resulta importante realizar una revisión de esta figura legal. 1.2.

Al respecto, cabe resaltar lo prescrito en Literal d) del Articulo 155 y en el Artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 6 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 44 de 51 ·Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; r r "Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares." 1.3.

Previamente, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: ª a) b) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.

(ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 1.4.

Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 7 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 45 de 51 de confusión o de asociación en el público consumidor9.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo "usar''. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado 1º. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.5.

El Literal a) del Articulo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: (i) Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 9 Ver lnlerprelación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015, p.5. to Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha maniíestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el •... riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las man;as en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica� (Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recalda en el Proceso 70-IP-2008). 8 6 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 46 de 51 (ii) Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

(iii) Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Supuesto 1 Sujeto pasivo 1 1.. Supuesto JI Supuesto 111 1 1 Resumen del suouesto Es titular de una Usa marca Marca protegida para la que directamente sobre productos aplicada 1 marca productos. distingue sobre productos. oroductos.

Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para que productos marca serv1c1os aplicada vinculados a los sobre productos. distingue que servicios servicios. distingue la marca oroteoida. Es titular de una Usa la marca sobre Marca protegida para que envases, envolturas, productos o servicios marca sobre embalajes o aplicada distingue productos o acondicionamientos envases, envolturas, embalajes servicios. o de productos. acondicionamientos de productos.

Sujeto activo 1.6. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Articulo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 11 1.7.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma. 12 1.8.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y 11 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 101-IP-2013, p.7. 12 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 346-IP-2015, pp. 7-B. 9 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 47 de 51 excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".13 1.9.

De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 1.1 O. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

La prescripción de la acción 2.1. En el presente caso se advierte que frente a la acción por infracción interpuesta por PROCAPS contra MORENOS, esta última ha formulado una excepción de prescripción de la acción, motivo por el cual corresponde analizar dicha figura. 2.2. Sobre el particular, resulta necesario analizar el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que prescribe lo siguiente: "Artículo 244. - La acción por infracción prescribirá a /os dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a /os cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 2.3.

El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, de la figura de la prescripción establecida en el Artículo 244 de la Decisión 486, se desprende lo siguiente: 14 Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el l 13 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 14 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015, del 25 de febrero de 2016, p.14. 10 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 48 de 51 titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. 2.4.

Resulta importante señalar que en el caso que nos encontremos frente a una infracción que se presente de forma continuada, el plazo de prescripción de la acción se computará desde que cese la actividad infractora. Al respecto, el tratadista Femández Novoa señala lo siguiente: 15 "( ) por entrañar la actividad infractora de la marca un acto contínuado, el dies a qua para el cómputo del plazo de prescripción de la actio no llegará hasta que la actividad infractora concluya.

Cabe afirmar en este sentido que cada nuevo acto de infracción de la marca provoca un retraso del dies a qua para iniciar el plazo de prescripción ( ) Esta peculiaridad de la prescripción de la acción cesatoria ha sido reconocida por la jurisprudencia " 2.5. De otro lado, este Tribunal coincide con lo señalado en la jurisprudencia comparada en la cual se señala que existen supuestos en los que la lesión del derecho sobre la marca perdura en el tiempo por un comportamiento continuado, lo que determina que permanezca mientras este no cese.

En tales casos, al subsistir o renovarse la situación antijurídica a que responde el ejercicio de la acción, sucede lo propio con la posibilidad de ejercicio de la misma y, al fin, con el inicio del cómputo del plazo de prescripción, renovado en tanto perdure la infracción continuada o su repetición.1s 2.6. Así, se advierte que el titular de un signo distintivo si bien goza de un derecho de exclusiva el cual le brinda la posibilidad de interponer una acción por infracción contra quien considere se encuentra vulnerando dicho derecho, la norma analizada establece un lfmite en el tiempo a efectos de que dicho titular interponga la acción por infracción correspondiente. 3.

Preguntas formuladas por la Corte consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Corte consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 15 FERNANDEZ NOVOA, Carlos.

Tratado Sobre Derecho de Marcas. Editorial Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., España, 2004, p. 494. 18 Sentencia emitida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con sede en Madrid, España, de fecha 15 de ab<il de 2014. Recurso Nro. 1176/2012. Nº de Resolución: 18412014. Procedimíenlo: Casación. 11 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 49 de 51 La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de precisar lo siguiente: 3.1.

El entendimiento de la expres,on "fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción" cuando ésta pueda consistir en i) un acto de ejecución instantánea; ii) un acto de ejecución continuada o duradera; iii) actos idénticos pero repetidos en el tiempo; o, iv) sucesión concatenada de actos con un solo propósito final. En la pregunta se hace referencia a los distintos tipos de infracción administrativa 17 que la doctrina juridica identifica, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura et supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin, de un único propósito.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.

En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: 17 Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastian. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Revista Derecho y Sociedad 37 Asociación Civil.

Lima. 2011, pp. 268 y 269. 12 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 50 de 51 Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.

Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. Así, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y sin perjuicio de que la infracción sea instantánea, continuada o permanente la acción por infracción prescribe a los 2 años desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o a los 5 años desde que la infracción se cometió por última vez. 3.2.

La fecha de inicio del cómputo del término frente a las distintas clases de actos infractores. Esta pregunta fue absuelta con la respuesta de la pregunta anterior. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno Proceso Interno 110013199001201345911 02, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por tos Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. j tlj¡ Cecilia L�sa Ayllón Quinteros MAGISTRADA I Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO 13 Proceso 90-IP-2016 GACETA OFICIAL 21/04/2017 51 de 51 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. t � r �1 Cecilia Lu� AyllóZ;: PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14