GACETA OFICIAL del Acuerdo deCartagena Año XV - Número 452 Lima, 24 de junio de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 39-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 al 7 de la Sección I “De los Requisitos de Patentabilidad” de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 143 ibídem, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Actor: ALAFAR sobre patente de “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS”. Expediente Interno Nº 3381 Proceso 2-AI-97.- Solicitud de enmienda, ampliación y aclaración de la sentencia en el Proceso 2-AI-97 Proceso 3-AN-98.- Providencia emitida por el Tribunal, dentro de la Acción de Nulidad instaurada por la República del Perú en contra de la Resolución 030 de 18 de noviembre de 1997, de la Secretaría General de la Comunidad Andina Proceso 32-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 literales a) y b), 82 literales a), b) y e), 83 (sic) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Actor: Sr. Jaime Briz Coba. Marca: “ACTUAL + GRAFICA” Pág. 1 10 16 18 PROCESO 39-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 1 al 7 de la Sección I “De los Requisitos de Patentabilidad” de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 143 ibídem, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Actor: ALAFAR sobre patente de “DERIVADOS NSUSTITUIDOS DE VALIENAMINA, PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LOS MISMOS”. Expediente Interno Nº 3381. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presi- dente Dr. Ernesto Muñoz Borrero, solicita a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 1 al 7 de la Sección “De los Requisitos de Patentabilidad” de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 143 ibídem.

Que se plantea la solicitud en base a lo prescrito en el articulo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Comunitario y se cumplen parcialmente los requisitos exigidos por el ar- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL tículo 61 del Estatuto del Tribunal en cuanto al nombre de la instancia judicial solicitante, la relación de las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo cuya interpretación se requiere, la identificación de la causa que origina la solicitud y la dirección en la que el requirente deberá recibir la notificación correspondiente.

Falta, no obstante, el requisito de presentar un informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Al respecto este Tribunal desde los inicios de su funcionamiento ha prevenido de la importancia del informe sucinto que le corresponde hacer al consultante y reiteradamente ha expresado: “Tanto la relación como el informe elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquella, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.

Sinembargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes.” (Sentencia de 25.V.88, emitida en el procedimiento de interpretación prejudicial Nº 1-IP-88, que había sido precedida incluso por la del 03.XII.87.

(Véase: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1994, págs. 100, 105, 126 y 40; y, Tomo III, págs. 97, 180 y 181). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia expedida en el Proceso 1-IP87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, ha reiterado lo siguiente: “ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que 24/06/99 2.28 debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”. Este Tribunal a fin de facilitar la interpretación requerida por la alta instancia consultante procede por su parte a resumir los hechos tal como se desprenden de la demanda y otros recaudos procesales y que son los siguientes: 1.

El 29 de diciembre de 1994, la Sociedad TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD., presentó a través de mandatario ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca una solicitud para que se le conceda el título de patente para la Invención “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA”. 2. La solicitud antedicha fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 359 de diciembre de 1994 puesta en circulación el 21 de junio de 1995. 3.

Con fecha 3 de julio de 1995 el representante legal de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR presentó observaciones contra la patentabilidad de la supuesta invención alegando que el producto y el procedimiento cuya patente se pretendía no era protegible según el derecho interno ecuatoriano. 4. El Director Nacional de Propiedad Industrial dicto el 7 de agosto de 1996 la resolución Nº 0956497 por la que se rechazan las observaciones presentadas y se concede para todas las reivindicaciones el título de patente conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 1344-A y su reforma contenido en el Decreto Ejecutivo 1738. 5.

La representante legal de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR ante la resolución arriba referida presentó al Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, una acción subjetiva de plena jurisdicción en contra del Director Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que el Tribunal en GACETA OFICIAL sentencia “declare la ilegalidad y nulidad de la resolución 0956497 y declare la nulidad del título de la patente otorgada en favor de TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. y en consecuencia ordene el archivo de la solicitud”.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para absolver, en vía prejudicial, la interpretación solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, instancia que está facultada para requerirla, en virtud del artículo 29 del Tratado de Creación del mismo. I. NORMAS A INTERPRETARSE Que las normas comunitarias cuya interpretación se solicita son los artículos 1 al 7 de la Sección I “De los requisitos de Patentabilidad”, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el 143 ibídem.

Además el Tribunal considera necesario interpretar de oficio el artículo 25. El texto de las normas a interpretarse es el siguiente: “DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. 24/06/99 3.28 la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. “Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) “El inventor o su causahabiente; b) “Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) “Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) “Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) “Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.

En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

GACETA OFICIAL “Artículo 6.- No se considerarán invenciones: a) “Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) “Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) “Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) “Las formas de presentar información; y, f) “Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

“Artículo 7.- No serán patentables: a) “Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) “Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) “Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) “Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

“Artículo 25.- Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones 24/06/99 4.28 fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invención, de conformidad con el procedimiento que al efecto disponga la legislación nacional del País Miembro.

Las observaciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las legislaciones nacionales”. “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS “Artículo 143.- Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”.

II. EL DERECHO A PRESENTAR OBSERVACIONES La Directora Ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR dentro del término prescrito por el artículo 25 de la Decisión 344, presentó observaciones para desvirtuar la patentabilidad de la supuesta invención, estimando que el producto y el procedimiento cuya patente se había solicitado no eran protegibles “según nuestro ordenamiento jurídico”.

La parte observante funda sus argumentos en que la concesión de la patente violaría disposiciones de la Legislación vigente, pues en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Ejecutivo 1344-A, publicado en el Registro Oficial. 341 Suplemento del 21 de diciembre de 1993, el Presidente de la República se habría extralimitado en el ejercicio de su competencia, ya que a través de esa disposición transitoria se permitía patentar procedimientos o productos no considerados por la Decisión 344.

El Director de Propiedad Industrial en su resolución de 31 de julio de 1996 rechazó la observación presentada fundándose no en la falta de interés legítimo o legitimación activa de la representante de los Laboratorios ALAFAR sino en el hecho de que “un Director de una unidad administrativa no puede ni debe desatender el tenor literal de una norma expedida por el señor Presidente de la República, conforme el principio de subordinación jerárquica y política y amparándose en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, en sentencia de 16 de mayo de 1995 resolvió que: “El GACETA OFICIAL Presidente de la República, al dictar el reglamento cuyas disposiciones transitorias impugnan, actuó ceñido a la facultad que le confiere el artículo 79 de la Constitución Política de la República”, por lo cual rechazó la demanda propuesta por los Laboratorios que conforman ALAFAR.

La sentencia anterior fue objeto de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia la cual decidió, en su sentencia de 4 de marzo de 1996 no casar la sentencia dictada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo. Ha sido pues, en base a la situación creada por las dos sentencias citadas que se le ha negado a Laboratorios ALAFAR el derecho a presentar observaciones a la solicitud de patente.

Siendo evidente que una asociación de Laboratorios Farmacéuticos tiene, prima facie, un interés legítimo en materia de patentes farmacéuticas para recurrir u oponerse en defensa de la norma lesionada. III. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD La Sección I del Capítulo 1 de la Decisión 344 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes.

El artículo 1 de la Decisión 344 señala los requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes ya sea de productos o de procedimientos en el amplio campo de la tecnología exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación, requisitos prescritos en la mayoría de las legislaciones nacionales y unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

El núcleo central de este artículo se encuentra en el concepto de la novedad que es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que se añade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicación industrial. 24/06/99 5.28 “Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además,: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente.

Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente”. IV. EL ESTADO DE LA TÉCNICA Para determinar la novedad el artículo 2 de la Decisión 344 señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.

Según este Tribunal: “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” (Proceso 1-IP96, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) La parte demandante, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR aduce que la patente otorgada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a favor de TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. carece del requisito de novedad, no es susceptible de aplicación industrial y además incurre en las categorías de patentabilidad prohibida.

V. NIVEL INVENTIVO El Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344, y refiriéndose a sus antecedentes decía en la sentencia del Proceso 6-IP-94, lo siguiente: Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y la norma del artículo 4 de la GACETA OFICIAL Decisión 344 expresa que para considerar que la invención tiene tal nivel inventivo se requiere que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado del estado de la técnica.

Desde la Decisión 85 hasta la actualmente vigente 344 se ha mantenido el requisito de la novedad como factor esencial para ser otorgada una patente de invento añadiéndole además el nivel inventivo y la posibilidad de su aplicación industrial. Tres requisitos de suma importancia que hace viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esa norma no es susceptible de otorgamiento de patente.

En la sentencia dentro del Proceso 06-IP-94, G.O. Nº 170 de 23 de enero de 1995, el Tribunal expresaba que: “correlativamente a la novedad, la Decisión 344 habla del “nivel inventivo” conocido también como la “altura inventiva”. Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4 de la misma Decisión que dice: “se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 24/06/99 6.28 ciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Por ello es que, “La Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil” (Robert M. Shewiid-Propiedad Intelectual, Desarrollo Económico). VII. LAS EXCLUSIONES COMO INVENCIONES Y LA NO PATENTABILIDAD El Tribunal peticionario solicita también la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Decisión 344, respecto a la posibilidad de patentar inventos excluidos por la norma comunitaria especialmente las relativas a productos farmacéuticos.

Los artículos mencionados están correlacionados entre sí y con el resto de la Decisión 344. El primero (art. 6) establece que no se considerarán invenciones, mientras que el segundo (art. 7) se refiere a los inventos que no serán patentables. El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que “no se consideran invenciones”.

VI. LA APLICACIÓN INDUSTRIAL El artículo 5 de la Decisión 344 dice con referencia a la “aplicación industrial” que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquiera actividad productiva, incluidos los servicios.

Ya el Tribunal expresaba en la citada sentencia 6-IP-94 que: “Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apre- El Tribunal ha dicho en la sentencia 6-IP-94 que: “La interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como “invenciones”, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos.

Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional.

El artículo 7 ingresa en otra materia, pues define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales “no serán patentables”, aspecto diferente GACETA OFICIAL al anterior que establecía reglas para calificar qué es lo que se consideraba como inventos y qué es lo que no se considera como tales. Este artículo a la letra dice: 24/06/99 7.28 Desde la interpretación prejudicial 1-IP-87 y posteriormente en la 2-IP-88 el Tribunal Andino reconoció el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países señalando que: No serán patentables; a) Las invenciones que sean contrarias al orden público, o a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.” VIII.

EL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (articulo 143) Para entender las relaciones entre el derecho comunitario y el derecho interno “en el presente caso”, resulta indispensable analizar el artículo 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto dispone éste que “los Países Miembros mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial contemplados en dicha Decisión”.

Del artículo 143 se desprende que si bien los Países Miembros están obligados a cumplir con las disposiciones que establece el régimen común sobre la Propiedad Industrial pueden, si lo desean, hacer uso de su facultad legislativa para “fortalecer” dicho régimen mediante disposiciones legales o acuerdos internacionales, en cuyo caso se comprometen a informar a la Comisión acerca de esas medidas.

“en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable”. Resaltó además el Tribunal la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo sinembargo que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del derecho comunitario.

El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica.

Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión Comunitaria.

Con el mismo sentido interpretativo enunciado en los términos anteriores por la jurisprudencia del Tribunal, ha de entenderse, en los países miembros, la respectiva aplicación de los ar- GACETA OFICIAL tículos 143 y 144 de la Decisión 344. Así se desprende de las interpretaciones consignadas en los Procesos 3-IP-94 y 6-IP-94 referentes a los artículos citados.

De ellas se deduce lo siguiente: - “Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria. - “Esto deja claro que sí conservan facultad legislativa en la forma y condiciones que disponen, respectivamente, los artículos 143 y 144 de la citada Decisión. - “Estas disposiciones legales internas que sí pueden dictar los países miembros del Acuerdo, sin embargo, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación. “En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por “fortalecer los derechos de propiedad industrial” a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

“Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda -como lo establece su pre- 24/06/99 8.28 ámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional”.

Por los considerandos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Conforme al Ordenamiento Comunitario el derecho a presentar observaciones deriva para las personas individuales o colectivas del interés legítimo al verse afectado por una concesión de patentes. Esto resultaría evidente para el caso de una Asociación de Empresas Farmacéuticas respecto a la concesión de una patente farmacéutica. 2.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial contempla en el Capítulo I, Sección I “Los Requisitos de Patentabilidad” señalando claramente en el artículo 1º que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones “de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología”, siempre que sean “nuevas”, “tengan nivel inventivo”, y sean “susceptibles de aplicación industrial”.

En consecuencia, la falta de cualesquiera de ellos hace improcedente la solicitud de patente y en su caso nulo el otorgamiento de la misma, por ser vicio de nulidad absoluta, por tanto con efectos retroactivos, deberá ser declarada de oficio por la autoridad nacional competente. 3. La misma Decisión, en su artículo 2º establece que se considera como novedoso un invento cuando no está comprendido en GACETA OFICIAL el “estado de la técnica”, estado que comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Los artículos 4º y 5º señalan claramente qué se considerará como “nivel inventivo” y que se considera “susceptible de aplicación industrial”. 4. Por imperio del artículo 6º de la misma Decisión, no tienen calidad de inventos los contenidos taxativamente en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, sí puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Decisión. 5.

Quedan al margen del derecho de patentes, conforme al artículo 7 de la Decisión 344, las invenciones contrarias al orden público, la moral, las buenas costumbres; las especies y razas animales; las contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; la preservación de los vegetales y la preservación del medio ambiente; las especies y razas animales y procedimientos biológicos para su obtención; las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista Nº 7 de Drogas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en noviembre de 1991 y vigente desde 1992. 6.

El fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial a que se refiere el art. 143 de la Decisión 344, deberá estar inscrito en la interrelación, complementariedad y armonía jurídica que para ser aplicables deben guardar las normas nacionales o acuerdos con el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena y las medidas adoptadas 24/06/99 9.28 en tal sentido deben ser informadas a la Comisión. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, del Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia a dictar en el Proceso Interno Nº 3381, conforme lo establecido por el artículo 31 del Tratado de creación del Tribunal Comunitario.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador mediante copia certificada y sellada. Remítase igualmente, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoiza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/06/99 10.28 SOLICITUD DE ENMIENDA, AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA EN EL PROCESO 2-AI-97 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve.

Se refiere al asunto concreto de la acumulación de autos, argumentando razones de orden jurídico para los casos en que procede tal figura. VISTOS: Por último, advierte que la nulidad en un proceso puede proponerse como excepción o incidente en cualquier estado del proceso. La solicitud formulada por la parte demandada, en documento recibido el 1o de diciembre de 1998, de que “se enmiende, amplíe y aclare la sentencia leída el 24 de noviembre de 1998” en audiencia pública, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, por aplicar unilateralmente medidas restrictivas a los licores originarios y procedentes de la República de Colombia, contraviniendo los artículos 47, 71, 76, 155 del Acuerdo de Cartagena y los artículos 5 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como la Resolución 454 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud de ampliación presentada por la parte actora, en relación con la indicada sentencia, recibida el 1o. de diciembre de 1998.

CONSIDERANDO: I. Síntesis de los Alegatos de las Partes: La demandada solicita se enmiende, amplíe y aclare la sentencia en el sentido “de dejar en suspenso su aplicación hasta tanto se dicte la sentencia por parte de ese Tribunal en la demanda similar propuesta también por la Secretaría General de la Comunidad Andina, contra el gobierno de Colombia, por las restricciones de licores provenientes de Ecuador”.

Advierte que el Tribunal debió haber resuelto en primer lugar la demanda que origina y constituye la causa de retorsión y que debía haber dejado constancia de los fundamentos de hecho y de derecho para haber resuelto primero la demanda contra el gobierno del Ecuador, pues en razón del artículo 49 del Estatuto del Tribunal, los casos se decidirán de acuerdo a la fecha de presentación de la demanda, y habiendo sido presentadas simultáneamente las dos acciones, lo lógico hubiera sido que se resolviera en primer lugar la demanda instaurada contra Colombia.

Por su parte, la actora, esto es, la Secretaría General de la Comunidad Andina solicita la ampliación por cuanto considera que el Tribunal no se pronunció respecto al hecho de que el gobierno ecuatoriano “con fecha 30 de julio de 1998, expidió la Resolución Nº 004 aprobada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) a través de la cual se acordó “establecer una autorización previa para la exportación de licores originarios y procedentes de Colombia en forma temporal, hasta que dicho país elimine las restricciones a las importaciones a su territorio de licores provenientes del Ecuador”.

(Énfasis del escrito). Expresa que la Secretaría General puso en conocimiento del Tribunal “este nuevo incumplimiento flagrante por parte del gobierno ecuatoriano”, y que al no haber sido considerado en la sentencia, solicita se amplíe la misma, según lo ha planteado en escrito del 20 de agosto de 1998. El segundo punto en el que se solicita la ampliación se refiere a la condena en costas en tanto el Tribunal expresó que “no hay pronunciamiento especial sobre costas, en razón de que dicho pedimento no fue formulado oportunamente por la actora”, pues no existe norma jurídica comunitaria ni del ordenamiento jurídico de ninguno de los Países Miembros, por la cual se exija que la solicitud de condena en costas se formule en la demanda.

La Secretaría hace referencia a los Códigos de Procedimiento Civil de algunos Países Miembros como al artículo 424 del peruano, 75 del colombiano y 71 del ecuatoriano, en ninguno de los cuales se menciona expresamente que la solicitud de condenatoria en costas deba hacerse al momento de presentar la demanda. GACETA OFICIAL Se remite también al caso del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, donde tampoco se determina en qué etapa del procedimiento deben solicitarse las mismas.

Transcribe el artículo 79, inciso 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia Europeo conforme al cual: “La parte que pierde el proceso será condenada en costas si así lo hubiere solicitado la otra parte”. Concretándose al caso de la Comunidad Andina hace referencia al artículo 36 del Estatuto del Tribunal, el cual establece los requisitos que debe contener la demanda, concluyendo: “De ellos se desprende [que] en la parte postulatoria del proceso no existe la obligación de solicitar la condena en costas para la parte demandada.

Lo anterior no riñe con el artículo 58 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el cual dispone que: La demanda no podrá ser reformada o complementada una vez admitida por el Tribunal”. Lo cual, a criterio de la Secretaría General, se refiere a las modificaciones de los elementos esenciales que conforman la demanda y no a las costas, requisito accesorio de la misma, por lo que “en ningún caso una demanda será rechazada por un juez si no contiene la solicitud de condena en costas”.

Por todo lo anterior solicita que el Tribunal “se sirva ampliar el fallo impugnado, y proceda a adoptar las resoluciones encaminadas a precisar el alcance y los efectos de la parte resolutiva de la sentencia concerniente a la condena en costas a la parte vencida”. II. Alcance de la Enmienda Conviene recordar el criterio jurisprudencial de este Tribunal sobre el objeto y alcance de la enmienda de una sentencia. En el Proceso 2AI-96 (Gaceta Oficial No. 291 del 3 de septiembre de 1997), posteriormente ratificado el fallo respectivo por auto del 30 de octubre de 1998 (enmienda a la sentencia dentro del proceso 4-AN-98), el Tribunal refiriéndose al principio de inmutabilidad de la sentencia, señaló lo siguiente: “Este principio que se inspira en columnas fundamentales del Derecho romano como la ‘res judicata’, sentado por Ulpiano en su ‘Digesto’, parte de la base de que el juez, una vez pronunciada la sentencia no puede 24/06/99 11.28 ya corregirla.

Esta prohibición es un dispositivo para asegurar que el Magistrado en sus fallos ‘agote el estudio y la reflexión’ ‘pues si la sentencia del juez pudiera ser provisoria y enmendada por él mismo conforme advierta su error, es bien probable que existieran sentencias de tanteo, dirigidas a saber cómo piensan las partes respecto de ellas y mantenerlas o revocarlas luego en la medida de la protesta” (Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1978, tomo III, págs. 308, 330 y ss.).

“El principio orienta todas las legislaciones en materia de derecho procesal, y también la jurisprudencia del Tribunal Andino que está decidido a sostenerlo, en su función de unificar la doctrina jurisprudencial en el campo de la integración andina y preservar la integridad de sus providencias, fruto del análisis juicioso y de la reflexión sobre materias controvertidas que se sometan a su consideración. El juez en el proceso de elaboración y preparación de la sentencia debe despojarse de cualquier propósito que pueda llevarlo al camino de la celebridad cuando ello implique contradecir la normativa jurídica y los principios generales del derecho que deba aplicar.

Tal cosa sucedería si al amparo de una pretendida armonización de derechos, por ejemplo la libre circulación de mercancías y la propiedad industrial, el Tribunal en sus fallos terminara por desconocer uno u otro. “Para este Tribunal es claro que el legislador comunitario al expedir el Estatuto de esta Institución limitó las causales de enmienda de las sentencias a los siguientes hechos concretos: 1) errores manifiestos de escritura o de cálculo; 2) inexactitudes evidentes; 3) pronunciamiento sobre asunto no planteado en la demanda “ El Tribunal sólo puede acudir a la figura de la enmienda, para corregir cualquier error material, para precisar un concepto oscuro o para cubrir una omisión sobre las peticiones de las partes, pero cuidándose de no alterar la sustancia de la sentencia ”.

Y en el citado auto del 30 de octubre de 1998, al concretar la finalidad de la enmienda, expresó: GACETA OFICIAL “La solicitud de enmienda tiene por objeto que el Tribunal corrija errores manifiestos de escritura, de cálculo o inexactitudes evidentes o rectifique un pronunciamiento sobre asuntos no planteados en la demanda, pero de ello no puede deducirse atribución alguna para que éste, al amparo de una enmienda, llegue a alterar la decisión sustancial de la sentencia modificando radicalmente su parte resolutiva.

“Ha dicho el Tribunal y lo reitera en esta oportunidad, que la situación creada por el artículo 59 del Estatuto al contemplar la solicitud de enmienda de una sentencia, “ coincide con la noción de cosa juzgada formal, en virtud de la cual una sentencia que no pueda ser objeto de recurso alguno, es susceptible de limitadísimas posibilidades de precisarse, más en la forma que en el fondo, pero sin alterar las bases fundamentales del acto judicial ” (Providencia de aclaración, enmienda y ampliación de la sentencia en el Proceso 2-AI-96, marca “Belmont”, Gaceta Oficial Nº 291, del 3 de septiembre de 1997).

III. Requerimientos de la demandada a) Suspensión de la aplicación de la sentencia El Tribunal no encuentra sentido ni fundamento legal alguno para acceder al petitorio de la parte demandada de enmendar la sentencia en orden a “dejar en suspenso su aplicación hasta tanto se dicte la sentencia por parte de [este] Tribunal” en lo referente al proceso instaurado por la Secretaría General contra Colombia.

El pedimento infringiría el artículo 58 del Estatuto del Tribunal, que en forma compulsoria manifiesta que “la sentencia tendrá fuerza obligatoria a partir del día siguiente al de su lectura en audiencia” La solicitud de la demandada, resulta además violatoria y contradictoria con el principio general de derecho procesal administrativo y comunitario de que las sentencias o los actos obligan a las partes desde la notificación de los mismos, y tal pedido tampoco se circunscribe al objeto de la enmienda de una sentencia, la que procederá si ésta “contuviere errores manifiestos de escritura, de cálculo o inexactitu- 24/06/99 12.28 des evidentes o si se hubiere pronunciado sobre un asunto no planteado en la demanda” y la ampliación en cambio tiene lugar “cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos”.

Dentro de los procesos, tengan o no relación entre ellos, es natural entender que unos puedan tomar al juzgador mayor tiempo para su despacho o puedan tener mayor duración dependiendo de circunstancias como la evacuación de pruebas, solicitudes de posposición de la audiencia pública, etc., lo cual lleva a la lógica conclusión de que dos procesos, aunque tengan la misma fecha de ingreso, no podrán ser resueltos simultáneamente, en la mayoría de los casos.

El artículo 49 del Estatuto del Tribunal contempla un procedimiento prioritario de conocimiento de los casos únicamente para efectos de la audiencia pública y no a los fines de dictar sentencia, regla que contiene una excepción cuando el propio Tribunal por circunstancias especiales y mediante resolución motivada puede otorgar prioridad a un caso para ser juzgado; en efecto: si dos ó más procesos se encuentran en estado de audiencia ésta será fijada con arreglo a la fecha de presentación de la demanda.

La creencia de que las sentencias se dictarán tomando necesariamente en consideración la fecha de la audiencia, no encuentra sustento en la normativa andina por varias razones: en primer lugar, porque en unos casos se puede suspender la audiencia para solicitar pruebas (artículo 53 del Estatuto), lo que implicaría una demora en la tramitación; así mismo, conforme al articulo 63 del Reglamento Interno, el Tribunal de oficio puede ordenar pruebas para el esclarecimiento de los hechos, lo que produciría también el transcurso de un mayor tiempo de tramitación para el caso de que se procediere al pedimento de pruebas adicionales por el sentenciador.

La audiencia pública para este proceso se fijó en un primer momento para el 14 de mayo de 1998 y en un segundo señalamiento para el 22 de los mismos mes y año, fecha en la cual tuvo lugar también la correspondiente a la demanda intentada contra la República de Colombia, proceso este en el cual fue suspendida la audiencia para el 23 de julio de 1998.

Ambos GACETA OFICIAL escritos de demanda llevan fecha de presentación 30 de octubre de 1997. Aclarados estos hechos, la respuesta del Tribunal a la solicitud de enmienda formulada por la República del Ecuador queda absuelta denegando ésta. b) Acumulación de autos. Tampoco resulta procedente el pedimento relacionado con la acumulación de autos, porque este asunto, reitera el Tribunal, ya fue resuelto incluso como punto previo dentro de la sentencia cuya aclaración se solicita.

El literal b) del artículo 43 del Estatuto del Tribunal, enumera como requisito de la contestación a la demanda que ésta deberá contener “los fundamentos de hecho y de derecho” con lo que se significa que es la demandada y sólo en ese señalado momento procesal, la que debe alegar sus excepciones a fin de que la otra parte pueda durante el juicio rebatir las mismas.

De esta manera se entabla la relación procesal entre actor y demandado, el uno con su petitorio y el otro con su contestación, incluidas en ésta las excepciones. Aceptar procesalmente una excepción extemporánea es debilitar el derecho de defensa de la actora, y reflejaría así mismo idéntica circunstancia el hecho de que luego de contestada la demanda la parte actora presentara nuevos requerimientos o nuevas pretensiones, con lo que no dejaría oportunidad a la demandada para excepcionarse. c) Solicitud de nulidad En cuanto al pedimento de aclaración respecto a la nulidad de todo lo actuado, que fue planteada como excepción de falta de personería pasiva por la demandada, el Tribunal estima que no ha lugar a tal aclaración porque el punto fue examinado, y desestimada la pretensión, en el Capítulo V de la propia sentencia cuya aclaración se solicita.

IV. Solicitud de Ampliación formulada por la Actora a) Incumplimiento posterior La demanda de incumplimiento tiene como antecedentes tanto la nota de observaciones 24/06/99 13.28 que la Secretaría General remite al país inculpado como la contestación de éste, el dictamen motivado y el escrito contentivo de la demanda. Entre todos ellos, ha dicho el Tribunal, debe existir una coherencia y concatenación, de tal forma que el inculpado pueda hacer valer su derecho de defensa, lo que no sucedería si en el dictamen motivado se anotara un tipo de incumplimiento y en la demanda otro diferente o incluso si posteriormente se presentara aún como elemento de incumplimiento otro nuevo que no se refiriera al mismo acto impugnado, aunque tuviere relación con el mismo, de manera que la demandada no dispusiera de oportunidad de conocer, ni de presentar sus alegatos al respecto.

Dentro del Proceso 1-AI-96 (Gaceta Oficial No. 234, sentencia del 21 de noviembre de 1996), al examinar los antecedentes necesarios para interponer la acción de incumplimiento, expresó el Tribunal: “El procedimiento en la acción de incumplimiento está precedido de tres pasos previos a la interposición de la demanda ante el Tribunal, por la Junta o por un País Miembro: en primer lugar, la formulación de observaciones por escrito que le haga la Junta al supuesto país incumplidor, o el reclamo que ante aquella haga el país afectado; segundo, la respuesta del país cuya conducta se reclama, la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no excederá de dos meses; y tercero, la elaboración y emisión del dictamen por la Junta, a partir del recibo de la respuesta, sin que exista plazo perentorio para su expedición. Sinembargo entiende este Tribunal que en aras del principio de agilidad y economía procesal, el dictamen debe rendirse en un breve plazo.

“Con el objeto de garantizar al supuesto país incumplidor el derecho de defensa, tanto en la etapa previa ante la Junta como en el proceso ante el Tribunal, la doctrina señala que los motivos del incumplimiento que se imputen en las observaciones y en el dictamen, deben ser los mismos y a su vez deben estar reflejados en la demanda judicial.

Para este Tribunal Andino basta con que a su juicio exista suficiente congruencia en los tres momentos procesales, para que así se esté asegurando la unidad del objeto de la acción y garantizando el derecho de defen- GACETA OFICIAL 24/06/99 14.28 sa del país vinculado como sujeto pasivo de la controversia. miento comunitario que regula la ampliación. El Tribunal observa: “La sentencia del Tribunal en la parte resolutiva, número 3, al calificar como incumplimiento del Ecuador las regulaciones Nos. 765-92 y 921-95, textualmente expresa: “ medidas estas que infringen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena debiéndose abstener la República del Ecuador de toda medida posterior equivalente que constituya una restricción a la libre circulación de mercancías dentro de los Países de la Subregión Andina.

La Secretaría General puede estar en lo cierto en cuanto a que ninguno de los ordenamientos por ella citados, ni aun el propio de la Comunidad Andina, establecen expresamente que la solicitud de costas sea formulada en el libelo de demanda o en la contestación a ésta, pero tampoco -observa el Tribunal Andino- prescriben que pueda hacerse en cualquier momento del proceso conforme a las pretensiones de la demandante.

En efecto, el artículo 2 del citado Acuerdo No. 1 se limita a señalar: “la norma general es que las costas correrán a cargo del demandante cuando se declare infundada su acción y a cargo del demandado cuando la acción se declare fundada y no habrá lugar a condena en costas cuando la acción sea parcialmente fundada o cuando a juicio del Tribunal se estime que existieron motivos razonables para litigar”.

“No podía el Tribunal hacer mención expresa a la Resolución 004 del COMEXI, de fecha 30 de julio de 1998, porque no fue materia de la acción de incumplimiento, pero si la parte transcrita de la sentencia se refiere a hechos posteriores a las regulaciones Nos. 765-92 y 921-95 que tienen el mismo contenido interno y comunitario, el incumplimiento de la sentencia del Tribunal en el presente o en el futuro, podrá llevar al incumplidor a la aplicación del inciso 2 del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal que en su tenor dice: “Si dicho País Miembro no cumple la obligación señalada en el párrafo precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinión de la Junta, determinará los límites dentro de los cuales el País reclamante o cualquier otro País Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso.

El Tribunal, a través de la Junta, comunicará su determinación a los Países Miembros”. b) Costas En lo que toca a costas el Tribunal dictó el Acuerdo No. 1 de 1998 publicado en la Gaceta Oficial Nº 354 del 13 de julio de 1998, que contiene su propia normativa al respecto y para cuya emisión tomó en cuenta los diferentes sistemas procesales tanto de los Países Miembros de la Comunidad Andina como del Tribunal Europeo, para adaptarlos a su propia situación. A los fines de canalizar su pedimento sobre costas, la demandante se acoge al procedi- Considera el Tribunal: Desde un punto de vista estrictamente procedimental, la normativa comunitaria andina establece (artículo 59 del Estatuto, final del párrafo segundo) por una parte, que sólo podrá accederse a “la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos”, y se observa que no es éste el caso de autos, dónde precisamente la sentencia definitiva resolvió, en el punto 4 de su parte decisoria, lo siguiente: “No hay pronunciamiento especial sobre costas en razón de que dicho pedimento no fue formulado oportunamente por la actora”, siendo por tanto inapropiada la vía escogida por la Secretaría General para plantear su solicitud, en razón de lo cual se encuentra este Organo judicial en la imposibilidad de considerar -y así lo declara expresamente- el pedimento formulado por la demandante a través de la inadecuada vía de la ampliación. En efecto, tal como aparece de autos, la referida solicitud ha sido presentada por la actora en los siguientes términos: “Por todo lo dicho anteriormente, solicito al Tribunal se sirva ampliar el fallo impugnado, y proceda a adoptar las resoluciones encaminadas a precisar el alcance y los efectos de la parte resolutiva de la sentencia, en lo concerniente a la condena en costas a la parte vencida” (resaltado de la presente providencia), pedimento que pudiera ha- GACETA OFICIAL ber sido encauzado, a lo sumo, a través de una solicitud de “aclaración de los puntos que a su juicio resultaren ambiguos” si es que la Secretaría General hubiere considerado como tal el que dilucidó lo relativo a costas en la parte resolutoria correspondiente de su señalada sentencia de fecha 24 de septiembre de 1998; aclaratoria a la que, en los precisos términos del artículo 60 del Estatuto y en razón de la propia naturaleza de aquella institución, sólo podría acceder el Tribunal a petición de parte.

Además, también desde un punto de vista procesal, el haber decidido el Tribunal la condenatoria en costas de la demandada, hubiere podido dar lugar a que ésta, haciendo uso de su legítimo derecho a la defensa, solicitare la enmienda del fallo “pronunciado sobre un asunto no planteado en la demanda” (artículo 69, segundo párrafo, del Estatuto).

Con fundamento en las anteriores observaciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DECIDE: 24/06/99 15.28 mera por la actora y la segunda por la demandada, en relación a la sentencia dictada en el proceso 2-AI-97, por las razones previamente expuestas. Notifíquese a las partes mediante copia certificada y sellada de esta providencia. Remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para fines de su publicación. Rubén Herdoiza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO 1.

Dejar aclarado en la parte decisoria de esta providencia y respecto al pedimento de nulidad de lo actuado que formula la demandada por vía de aclaración, que tal excepción fue considerada y desechada en el Capítulo V de la sentencia. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La providencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- 2.

Se desestiman las otras solicitudes de ampliación y de aclaración formuladas, la pri- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/06/99 16.28 PROCESO 3-AN-98 Providencia emitida por el Tribunal, dentro de la Acción de Nulidad instaurada por la República del Perú en contra de la Resolución 030 de 18 de noviembre de 1997, de la Secretaría General de la Comunidad Andina TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 28 de abril de 1999 Vistos y Considerando: Que, mediante auto de fecha 26 de marzo de 1999 de acuerdo con el art. 47 del Estatuto, el Presidente del Tribunal dispuso la convocatoria a las partes a Audiencia Pública, para el día jueves 15 de abril del año en curso habiéndose corrido con las respectivas notificaciones de ley.

Que, el día 14 de abril en horas de la tarde se recibió el FACSIMIL Nº 010-99-MITINCI-DM de Lima, del Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú en el que solicita: “Sobreseimiento del Proceso 3-AN-98 y consecuentemente dejar sin efecto la Audiencia Pública del 15 de abril”.

Seguidamente expresa que continuar con el proceso es innecesario “porque el Dictamen de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú (Resolución Nº 30), ha sido revocado de oficio por la Secretaría General y, en tal virtud, ha quedado sin materia la acción de nulidad contra dicha Resolución”. Con la misma fecha se conoció el FACSIMIL SG-F/2-068-1999 del Director General de la Comunidad Andina quien expone: “1.

Con fecha 24 de febrero de 1999 la Secretaría General contestó la demanda instaurada por el Gobierno del Perú, a través de la cual ese Gobierno solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución 030. Dicha Resolución 159 de fecha 26 de noviembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial 387 del 30 del mismo mes y año, suprimiéndose de esa manera los efectos de la Resolución 030, tal como lo indicó la Secretaría General en el escrito de contestación de la demanda. 2.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio de economía procesal, la Secretaría General, en su condición de demandada, solicita muy atentamente a ese Honorable Tribunal que proceda a suspender la audiencia de trámite convocada para el 15 de abril de 1999, y en su lugar se disponga la terminación del proceso por sustracción de materia sobre la pretensión. 3.

En todo caso, la Secretaría General manifiesta, como oportunamente lo hizo en el escrito de contestación de la demanda, que se allana a la pretensión del Gobierno del Perú, toda vez que la misma ha sido cumplida mediante la emisión de la Resolución 159”. Que, en virtud de haberse señalado convocatoria de audiencia en tiempo hábil, se realizó la misma a las 10h00 del día 15 de abril del presente año, a la cual no asistieron las partes, produciéndose la previsión contemplada en la 3era. parte del art. 48 del Estatuto del Tribunal, oportunidad en que se conocieron públicamente ambas solicitudes, habiéndose determinado su posterior consideración y resolución que sea pertinente.

Considerando: Que, para el caso planteado dentro de tratamiento dado al Proceso 3-AN-98, el Tribunal goza de la facultad que le confiere la última parte del art. 33 de su Reglamento Interno, para “dictar autos definitivos que sin decidir la cuestión principal ponen fin al juicio y sentencias para decidir la cuestión principal”, que a su vez concuerda con la parte final del art. 36 ibídem que dispone: “Las peticiones que sean admitidas podrán ser resueltas antes de la sentencia o en ésta, según su naturaleza y efectos de la cuestión planteada”; correspondiendo su aplicación en el caso de autos, a los fines de “ordenar” un proceso en el que ocurrió la intempestiva ausencia de las partes a la audiencia pública, pero que sin embargo se produjo previamente la imprecisa formulación pri- GACETA OFICIAL mero, de un anuncio de “convenimiento” por parte de la demandada en su escrito de contestación, y, segundo un posterior -tampoco preciso- desistimiento de la demandante configurado por ella misma como “Sobreseimiento”, pero que ambos criterios deben someterse a la aplicación de la normativa citada, dada la necesidad de “agilizar el juicio” y finalizar el mismo mediante el presente auto definitivo, máxime si ambas partes como se señala precedentemente, solicitan suspender la audiencia y en su lugar se disponga la terminación del proceso; vale decir que sin el uso de la terminología jurídica adecuada, el planteamiento de ambas es convergente en sus efectos.

Por otra parte deben ser mencionados los pedimentos de la demandada al contestar la acción sobre prescripción de la misma e improcedencia de ésta por sustracción de materia en atención a la revocatoria de la Resolución Nº 30. Que, al respecto corresponde considerar que la improcedencia por prescripción del plazo o caducidad de la acción, debe tener carácter prelatorio a todas las anteriores solicitudes a fin de allanar la pretensión del Gobierno del Perú; a cuyo efecto se debe verificar la fecha de presentación de la demanda que se halla registrada en Secretaría el 24 de noviembre de 1998, y que debió habérselo hecho a más tardar el día 23 de dicho mes y año por haber sido publicada la Resolución 030 en la Gaceta Oficial Nº 307 de 24 de noviembre de 1997, o sea que se ha vencido el respectivo plazo, dando lugar a que en la presente demanda se produzca la prescripción, en observancia del art. 2º de Tratado de Creación del Tribunal que señala: “La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la Decisión de la Comisión o de la Resolución de la Junta”, que concuerda con lo dispuesto por el art. 15 de la Decisión 425 de la Comisión que aprueba los procedimientos administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina que 24/06/99 17.28 dispone: “las Resoluciones de la Secretaría General entrarán en vigencia y producirán sus efectos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, salvo que la propia Resolución señale una fecha distinta”.

POR TANTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con la facultad que le atribuyen los arts. 33 y 36 de su reglamento, declara que la acción instaurada por el Gobierno de la República del Perú, en contra de la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre nulidad de la Resolución 030 ha prescrito, determinándose en consecuencia la conclusión del juicio.

Notifíquese. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La providencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 24/06/99 18.28 PROCESO 32-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 literal a) y b), 82 literales a), b) y e), 83 (sic) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Actor: Sr. Jaime Briz Coba. Marca: “ACTUAL + GRAFICA”. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, Magistrado Eloy Torres Guzmán en oficio 422-TCADQ-1S de 18 de agosto de 1998, de los artículos 81 literal a) y b) (sic), 82 literales a), b) y e), 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 781-55-94, sobre ilegalidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº 935282 de 5 de enero de 1994 del Director Nacional de Propiedad Industrial;

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, examinada la documentación allegada considera necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa que: La firma Actual, Impresiones Creativas Cía. Ltda. solicitó al Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca, Dirección de Propiedad Industrial, el registro de la marca de fábrica denominado “ACTUAL + GRAFICA” pa- ra distinguir productos de la clase internacional Nº 25 que comprende a vestidos, calzados, sombrerería. Según reza la resolución demandada, el señor Jaime Briz Coba, propietario de la marca “ACTUALIDAD”, Nº 034988, con vencimiento 1 de marzo de 1993, registrada para proteger productos de la clase internacional Nº 25, presentó observaciones al registro de la marca “ACTUAL + GRAFICA”, al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

El apoderado de la empresa Actual, Impresiones Creativas Cía. Ltda. en respuesta a las observaciones señaló que la marca “ACTUAL + GRAFICA” no se asemeja a la marca del observante, “ACTUALIDAD” y tampoco induce a error al público consumidor, puesto que lo que resalta de la marca mixta es el elemento gráfico y no la palabra ACTUAL que se halla dentro de la gráfica para indicar la procedencia del diseño solicitado; es decir, la palabra ACTUAL, identifica que el diseño es el resultado de la creatividad e imaginación de su titular, para evitar una posible confusión en el público.

Agrega que “Actual, Impresiones Creativas C. Ltda.” es una sociedad ecuatoriana, posee una razón social de la que ninguna persona puede apropiarse y que ha desarrollado una serie de diseños y creaciones con la denominación “ACTUAL” que son de su propiedad por constituir obras artísticas protegidas por la ley de derechos de autor. Además, de acuerdo con los artículos 35 y siguientes de la ley de Marcas de fábrica el nombre comercial podía ser obtenido bien por el uso o bien por el registro, por lo cual Impresiones Creativas adquirió la propiedad del nombre comercial por el uso que realiza para las clases internacionales, Nº 23, 24 y 25, siendo propietaria del nombre comercial “ACTUAL” desde septiembre 14 de 1989; de la marca “ACTUAL” para la clase internacional 16 desde junio 4 de 1990 y de las marcas “ACTUAL GACETA OFICIAL Impresiones Creativas y logo” para las clases 24 y 25 desde el 8 de septiembre de 1989 y marzo 30 de 1990 respectivamente.

Señala en la respuesta a las observaciones que la marca del demandado mal podría confundirse en sus características, naturaleza, procedencia o actitudes con la marca “ACTUALIDAD” ya que aquella es una marca notoriamente conocida dentro del mercado nacional y del subregional andino para la designación de ropa, especialmente camisetas, bolsos, ropa de baño, deporte y otros.

Según reza también la resolución demandada, de la contestación a las observaciones se corrió traslado al señor Jaime Briz Coba y se abrió el negocio a prueba. Analizadas las marcas en conflicto la resolución estableció que no existen semejanzas determinantes ni en sus características gráficas, fonéticas, visuales y auditivas susceptibles de producir confusión, ni hay lugar a causales de confundibilidad.

En vista de tales consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas por el señor Briz Coba y admitió el registro de la marca “ACTUAL” + GRAFICA. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con esta solicitud la obligación, señalada por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, de solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, y es competente para ello por estar conociendo un proceso en el que se demanda la legalidad de actos administrativos proferidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del mismo Tratado.

2. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal destaca que el órgano consultante, de una parte, ha sido bastante impreciso en la identificación de las normas del ordenamiento 24/06/99 19.28 jurídico comunitario sobre las cuales se formula la solicitud de interpretación, al punto de referirse a literales que no corresponden a los artículos citados (caso del artículo 81, que no tiene literales) o de no señalar los literales concretos de aquellos artículos que si los tienen (caso del artículo 83); de otra parte, no ha cubierto todas las posibilidades de análisis de la ley comunitaria dada la situación de tránsito legislativo que se ha operado en el caso “sub lite”, muy frecuente en un régimen jurídico de constante evolución como es el de la propiedad industrial.

Al Tribunal comunitario le corresponde, entonces, facilitar la labor de interpretación y aplicación de la ley, haciendo de la hermenéutica jurídica un instrumento verdaderamente útil de análisis, que atienda al examen dinámico de la ley. Como ya lo ha sostenido el Tribunal, frente a situaciones y circunstancias que se manifiestan en el tiempo y que resultan afectadas por la vigencia de dos disposiciones que regulan la misma materia, ha de procederse tratando de ordenar las leyes y hechos que se suceden en el tiempo, para formar un contexto interpretativo homogéneo, comprensivo de la evolución legislativa.

Por ello, en el presente caso, el Tribunal estima procedente interpretar no solamente la Decisión 313 de 1992, vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, durante cuya vigencia se inició el proceso administrativo que terminó con la resolución acusada (enero 5 de 1994), sino también la Decisión 344, por ser ésta la norma que estaba en vigor al momento de expedirse tal resolución. No advierte el Tribunal dificultad ni impedimento para hacerlo dentro de un mismo contexto puesto que los artículos de la Decisión 313 que habría que interpretar, fueron reproducidos en la Decisión 344, salvo la adición incluida en el segundo inciso del artículo 93 de la última norma citada, que se refiere al interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, pero que es materia no aplicable a los supuestos del caso controvertido internamente.

De todas maneras, la jurisprudencia del Tribunal ha dicho que en casos como el presente, es aplicable la legislación comunitaria vigente al momento de expedirse las decisiones administrativas internas que pongan fin a una actuación como la controvertida en el proceso interno. Es así como con referencia a la aplicación de la Decisión 344, subrogatoria de la 313, El Tribunal expuso: GACETA OFICIAL “Esta (la Decisión 344), en virtud de su Segunda Disposición Transitoria, entró a regir en los Países Miembros a partir del 01 de enero de 1994, pero disponiendo, con arreglo a su también transitoria Disposición Primera que: “Todo derecho de propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.” Disponiendo además y en cambio que: “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión””.1 A las anteriores deficiencias de la consulta, contenidas en el escrito de formulación de la solicitud, hay que agregar, todavía, la que resulta de no haberse aportado con ella todas las piezas documentales que se anuncian como anexos.

Particularmente echa de menos El Tribunal la presencia en el expediente de una de las contestaciones a la demanda, la del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, sobre todo, el “escrito de la parte que solicita la interpretación judicial” que aparentemente lo fue el propio Ministerio demandado. Empero, las anteriores dificultades originadas como se dijo, en la forma defectuosa como se formuló la consulta, pueden y deben ser superadas por El Tribunal al precisar, según es su competencia, el ámbito normativo sobre el cual deberá pronunciarse valiéndose para ello de las piezas documentales que obran en el expediente y que sean de utilidad a dicho propósito.

Dichos documentos son el escrito de observaciones (folio 0011) en el que se menciona como fundamento de la oposición al registro de la marca ACTUAL + GRAFICA el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313; el escrito de demanda en el que se cita la misma norma antes mencionada como disposición violada por la Resolución que se demanda (folio 0012); el documento que contiene la Resolución demandada que menciona como normas a ser aplicadas tanto el literal a) del artículo 73 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 7-VII-98. Proceso 7-IP-97. Marca “EBEL SPA”. En G.O.A.C. Nº 412 de 26-II-99. 24/06/99 20.28 ibídem como el artículo 84 de la Decisión 313 (folios 16 y 17); y, por supuesto el escrito que contiene la solicitud de interpretación prejudicial obrante a folios 001 a 003 de este expediente, en el que se menciona las normas referidas en el encabezamiento de la presente sentencia, que como se anotó, adolecen de errores de cita.

Es así como El Tribunal, obrando dentro de sus facultades y competencia, en primer lugar, adiciona a la interpretación prejudicial solicitada los artículos 71, 72 literal a) y 73 literal a) de la Decisión 313, los que, a pesar de haber dejado de regir, se citan por la Dirección de Propiedad Industrial como fundamento legal de la providencia impugnada y cuyos textos han sido reproducidos literalmente por los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, respectivamente.

En segundo lugar, no estima aplicable al caso en estudio la interpretación del artículo 72 literal b) de la Decisión 313, equivalente al actual artículo 82 literal b) de la Decisión 344, porque estas normas se refieren a las marcas que consistan en formas usuales de los productos o a las impuestas por la naturaleza de la función que ellos cumplan, y salta a la vista que las marcas en conflicto “ACTUAL” y “ACTUALIDAD” nada tienen que ver ni con la forma usual, ni con la naturaleza o función que cumplen los productos contemplados en la clasificación 25 del nomenclator, que como se dijo comprende vestidos, calzados y sombrerería. En tercer lugar, tampoco corresponde interpretar los literales e) de los artículos 73 y 83 de las Decisiones 313 y 344, respectivamente, puesto que esta disposición, relativa a la confusión con marcas notorias como causal de irregistrabilidad de un producto, no es aplicable cuando el peticionario del registro sea el legítimo titular de la marca notoria conocida, y el Tribunal observa que, de la documentación allegada al expediente, se tiene que la marca ACTUAL cuyo registro aparece cuestionado, es precisamente la que alega la calidad de marca notoria, no comprendida, por tanto, por los presupuestos de la norma citada.

Por último tampoco se pronunciará El Tribunal sobre la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 (equivalente en su primer inciso al artículo 82 de la GACETA OFICIAL Decisión 313) por cuanto su aplicación no tiene ninguna relevancia ni trascendencia para la definición de la controversia interna, puesto que en ella no se discute ninguno de sus términos ni tampoco las implicaciones que respecto del trámite de las observaciones o de la legitimación para acudir a la vía judicial pudiera o no tener su aplicación. En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 2.1.

Artículo 81 de la Decisión 344, correspondiente al art. 71 de la Decisión 313: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 2.2.

Artículo 82 literal a) de la Decisión 344, correspondiente al art. 72 literal a) de la Decisión 313: “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” 2.3. Artículo 83 literal a) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 73 literal a) de la Decisión 313. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 24/06/99 21.28 3.

CONSIDERACIONES Con vista en lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta las líneas jurisprudenciales que sobre los temas regidos por las normas arriba copiadas ha desarrollado profusamente el Tribunal, corresponde realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, los aspectos referentes a la distintividad de la marcas; su similitud; el riesgo de confusión; y, la comparación entre marcas denominativas y mixtas. 3.1.

La Distintividad de la Marca El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena transcrito en esta sentencia se refiere a tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. El Tribunal ha sostenido que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella.

La perceptibilidad y la representación gráfica también señaladas en ese artículo son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sea aquélla denominativa o gráfica, pues el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.), por lo que si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 71 de la Decisión 313 (hoy artículo 81 de la Decisión 344) a la luz de los artículos 72 y 82 literales a) de las Decisiones 313 y 344, no puede ser registrado como marca.

Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a GACETA OFICIAL las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.2 El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En el mismo sentido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define dicho concepto poniendo el énfasis en el aspecto de la distintividad, cuando dice que: “Se entiende generalmente que una marca es signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” 3.

La concordante definición legal comunitaria con la del organismo internacional, deja ver que la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 (correspondiente en su texto exacto al artículo 71 de la subrogada Decisión 313) ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados de la distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, como paso previo a la registrabilidad de una marca4. 2 3 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13-VII-98. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. “El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores”. Ginebra 1983. pág. 13. Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-V-98. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 359 del 4-VIII-98. 24/06/99 22.28 En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81 interpretado es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se produzca en forma automática, puesto que el legislador andino ha previsto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 algunas causales o razones de irregistrabilidad, que de presentarse, aún en el evento de que la solicitud cumpliera los requisitos del artículo 81, conducirían a que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado.

En cuanto a los conceptos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica el Tribunal Comunitario ha sistematizado, elaborado con fundamento en la doctrina, en la ley supranacional y en su propia elaboración jurisprudencial, unos criterios que permiten al juez nacional, en el proceso ideológico de subsumir el caso concreto que juzga en la norma aplicable, realizar la valoración correspondiente tendiente a definir la controversia planteada; tales son: 3.1.1.

La distintividad es una característica esencial de la marca consistente en la posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, logrando que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie. Se dice, por tanto que el signo será distintivo cuando sirva por sí solo para identificar un producto o servicio sin que llegue a confundirse con dichos producto o servicio, o con sus características esenciales o primordiales o, con otros productos o servicios.

La distintividad su- GACETA OFICIAL pone que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya utilizados para distinguir productos o servicios de la misma especie, de tal forma que si tal confusión o falta de distintividad se presenta y el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, tiene vedada la posibilidad de registrarse como marca. 3.1.2.

La perceptibilidad es la capacidad o característica que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Según lo ha dicho El Tribunal la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que pueda ser aprehendido por el público. No obstante, por ser el sentido de la vista el más generalizado en la percepción sensible o externa de los signos, éstos han venido caracterizándose como una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, etc.. 3.1.3.

La posibilidad de representación gráfica se concibe como la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca. Tal representación se vale de palabras, figuras o signos con el objeto de permitir, igualmente, tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas5. 3.2. Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la 5 Con respecto a los anteriores conceptos véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal que se citan a continuación: Sentencia de (fecha).

Proceso 4-IP-88. Caso “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”. En G.O.A.C. Nº 39 (fecha). Sentencia de (fecha). Proceso 3-IP-90. Caso “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”. En G.O.A.C. Nº 70 (fecha). Sentencia de (fecha). Proceso 3-IP-91. Caso “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”. En G.O.A.C. Nº 93 (fecha). Sentencia de 11-III-98. Proceso 14-IP-96.

Caso “PROMOFERIAS”. En G.O.A.C. Nº 363 de 11-VIII-98. Sentencia de 17-VII-98. Proceso 4-IP-98. Caso “OPTIPAN”. En G.O.A.C. Nº 375 del 7-X-98. 24/06/99 23.28 utilización del signo. Esto es que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca. La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores quienes quedarían en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los mismos bienes y escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre albedrío. Con el propósito de proscribir el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizar por el juez o el administrador el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada. Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.

Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o GACETA OFICIAL si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia6”. 24/06/99 24.28 y jurisprudencialmente es la parte denominativa la que, de ordinario, tiene mayor relevancia dentro de una marca mixta.

Esto en razón de que es la palabra el medio más eficaz para que el usuario o consumidor pida o solicite el producto al cual la marca designa, criterio que ha sido objeto de ratificación jurisprudencial en diferentes ocasiones por parte del Tribunal Andino, que ha expresado al respecto: “En las marcas mixtas, que son las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también se debe examinar cuál es el elemento que predomina o sobresale, admitiendo la doctrina a la par que la jurisprudencia del Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio eficaz que el usuario o consumidor pide o solicita la marca.

En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las marcas ACTUAL + GRAFICA y ACTUALIDAD, ambas registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Se concluye evidentemente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá limitarse a verificar si entre ellas existe similitud.

Empero la semejanza debe ser, según lo ha dicho reiteradamente El Tribunal, de tal magnitud que pueda originar confusión en el público consumidor7. “En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).

Como quiera que en el “sub-lite” la comparación debe realizarse entre una marca denominativa y una marca mixta, el juez nacional deberá tener en cuenta las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto, punto que se desarrolla en el siguiente acápite. “No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota” 8. 3.3.

Comparación entre Marcas Denominativas y Mixtas. Las marcas denominativas son las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. En las marcas mixtas en cambio, al componerse de una denominación y un gráfico, se debe examinar cuál es el elemento que predomina o sobresale y que según lo expuesto doctrinaria 6 7 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17-IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13VII-98. Como en el sub lite se trata de la comparación entre una marca denominativa y una mixta, en la que según el actor, el elemento a destacar es el gráfico más que el denominativo, y como según la jurisprudencia del Tribunal, el juez nacional al determinar el riesgo de confusión, que se considera un aspecto de hecho cuyo análisis le corresponde privativamente, deberá apreciar cuáles son las características esenciales de los signos en conflicto a fin de establecer la que determine la impresión más fuerte en los consumidores y con base en ella dictaminar la existencia o no del riesgo de confusión. 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINO, Sentencia de 17-IV-98- Proceso 1-IP-98.

En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. GACETA OFICIAL 24/06/99 25.28 Pero además, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en unificar, elaborar y señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.

A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar o ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP98, en la que se dijo: “- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnisismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.9 “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): “- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; “- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; “- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: 9 Las normas del ordenamiento jurídico comunitario vigentes al momen- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. GACETA OFICIAL to de adoptarse las decisiones administrativas internas que pongan fin a una actuación de esta misma naturaleza, son aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo producido durante su vigencia. Segundo: El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, ni la condiciona para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante dicho juez nacional; pudiendo El Tribunal adicionar o dejar de interpretar normas comunitarias con respecto a las incluidas en la solicitud.

Tercero: Cuarto: Quinto: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 sino también, no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación, siendo del caso tener presente que la semejanza que se de entre los signos debe ser de una magnitud tal que en efecto, genere confusión en el público consumidor para que tenga la virtualidad de una causal de irregistrabilidad.

En la comparación de signos denominativos con mixtos se resolverá en primer lugar sobre cuál es el elemento predominante del signo mixto que va a causar la primera 24/06/99 26.28 impresión en la mente del consumidor, teniendo en cuenta que predomina el elemento denominativo en los signos mixtos por ser la expresión de la palabra el medio generalizado de solicitar el producto o servicio, a menos que la preponderancia del elemento gráfico sobre el denominativo sea de tal magnitud que genere un impacto mayor.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso Nº 781-55-94. Notifíquese al nombrado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante copia sellada y certificada y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO