PROCESO 32-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81 literal a) y b), 82 literales a), b) y e), 83 (sic) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Actor: Sr. Jaime Briz Coba. Marca: “ACTUAL + GRAFICA”.
El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, Primera Sala, Magistrado Eloy Torres Guzmán en oficio 422-TCA-DQ-1S de 18 de agosto de 1998, de los artículos 81 literal a) y b) (sic), 82 literales a), b) y e), 83 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 781-55-94, sobre ilegalidad del acto administrativo contenido en la resolución Nº 935282 de 5 de enero de 1994 del Director Nacional de Propiedad Industrial;
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.
ANTECEDENTES El Tribunal, examinada la documentación allegada considera necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa que: La firma Actual, Impresiones Creativas Cía. Ltda. solicitó al Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca, Dirección de Propiedad Industrial, el registro de la marca de fábrica denominado “ACTUAL + GRAFICA” para distinguir productos de la clase internacional Nº 25 que comprende a vestidos, calzados, sombrerería. Según reza la resolución demandada, el señor Jaime Briz Coba, propietario de la marca “ACTUALIDAD”, Nº 034988, con vencimiento 1 de marzo de 1993, registrada para proteger productos de la clase internacional Nº 25, presentó observaciones al registro de la marca “ACTUAL + GRAFICA”, al amparo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.
El apoderado de la empresa Actual, Impresiones Creativas Cía. Ltda. en respuesta a las observaciones señaló que la marca “ACTUAL + GRAFICA” no se asemeja a la marca del observante, “ACTUALIDAD” y tampoco induce a error al público consumidor, puesto que lo que resalta de la marca mixta es el elemento gráfico y no la palabra ACTUAL que se halla dentro de la gráfica para indicar la procedencia del diseño solicitado; es decir, la palabra ACTUAL, identifica que el diseño es el resultado de la creatividad e imaginación de su titular, para evitar una posible confusión en el público.
Agrega que “Actual, Impresiones Creativas C. Ltda.” es una sociedad ecuatoriana, posee una razón social de la que ninguna persona puede apropiarse y que ha desarrollado una serie de diseños y creaciones con la denominación “ACTUAL” que son de su propiedad por constituir obras artísticas protegidas por la ley de derechos de autor. Además, de acuerdo con los artículos 35 y siguientes de la ley de Marcas de fábrica el nombre comercial podía ser obtenido bien por el uso o bien por el registro, por lo cual Impresiones Creativas adquirió la propiedad del nombre comercial por el uso que realiza para las clases internacionales, Nº 23, 24 y 25, siendo propietaria del nombre comercial “ACTUAL” desde septiembre 14 de 1989; de la marca “ACTUAL” para la clase internacional 16 desde junio 4 de 1990 y de las marcas "ACTUAL Impresiones Creativas y logo” para las clases 24 y 25 desde el 8 de septiembre de 1989 y marzo 30 de 1990 respectivamente.
Señala en la respuesta a las observaciones que la marca del demandado mal podría confundirse en sus características, naturaleza, procedencia o actitudes con la marca “ACTUALIDAD” ya que aquella es una marca notoriamente conocida dentro del mercado nacional y del subregional andino para la designación de ropa, especialmente camisetas, bolsos, ropa de baño, deporte y otros.
Según reza también la resolución demandada, de la contestación a las observaciones se corrió traslado al señor Jaime Briz Coba y se abrió el negocio a prueba. Analizadas las marcas en conflicto la resolución estableció que no existen semejanzas determinantes ni en sus características gráficas, fonéticas, visuales y auditivas susceptibles de producir confusión, ni hay lugar a causales de confundibilidad.
En vista de tales consideraciones la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó las observaciones presentadas por el señor Briz Coba y admitió el registro de la marca “ACTUAL” + GRAFICA. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con esta solicitud la obligación, señalada por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, de solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, y es competente para ello por estar conociendo un proceso en el que se demanda la legalidad de actos administrativos proferidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.
De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del mismo Tratado.
2. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal destaca que el órgano consultante, de una parte, ha sido bastante impreciso en la identificación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario sobre las cuales se formula la solicitud de interpretación, al punto de referirse a literales que no corresponden a los artículos citados (caso del artículo 81, que no tiene literales) o de no señalar los literales concretos de aquellos artículos que si los tienen (caso del artículo 83); de otra parte, no ha cubierto todas las posibilidades de análisis de la ley comunitaria dada la situación de tránsito legislativo que se ha operado en el caso “sub lite”, muy frecuente en un régimen jurídico de constante evolución como es el de la propiedad industrial.
Al Tribunal comunitario le corresponde, entonces, facilitar la labor de interpretación y aplicación de la ley, haciendo de la hermenéutica jurídica un instrumento verdaderamente útil de análisis, que atienda al examen dinámico de la ley. Como ya lo ha sostenido el Tribunal, frente a situaciones y circunstancias que se manifiestan en el tiempo y que resultan afectadas por la vigencia de dos disposiciones que regulan la misma materia, ha de procederse tratando de ordenar las leyes y hechos que se suceden en el tiempo, para formar un contexto interpretativo homogéneo, comprensivo de la evolución legislativa.
Por ello, en el presente caso, el Tribunal estima procedente interpretar no solamente la Decisión 313 de 1992, vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, durante cuya vigencia se inició el proceso administrativo que terminó con la resolución acusada (enero 5 de 1994), sino también la Decisión 344, por ser ésta la norma que estaba en vigor al momento de expedirse tal resolución. No advierte el Tribunal dificultad ni impedimento para hacerlo dentro de un mismo contexto puesto que los artículos de la Decisión 313 que habría que interpretar, fueron reproducidos en la Decisión 344, salvo la adición incluida en el segundo inciso del artículo 93 de la última norma citada, que se refiere al interés legítimo para presentar observaciones en los demás Países Miembros, pero que es materia no aplicable a los supuestos del caso controvertido internamente.
De todas maneras, la jurisprudencia del Tribunal ha dicho que en casos como el presente, es aplicable la legislación comunitaria vigente al momento de expedirse las decisiones administrativas internas que pongan fin a una actuación como la controvertida en el proceso interno. Es así como con referencia a la aplicación de la Decisión 344, subrogatoria de la 313, El Tribunal expuso: “Esta (la Decisión 344), en virtud de su Segunda Disposición Transitoria, entró a regir en los Países Miembros a partir del 01 de enero de 1994, pero disponiendo, con arreglo a su también transitoria Disposición Primera que: “Todo derecho de propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.” Disponiendo además y en cambio que: “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión””.[1] A las anteriores deficiencias de la consulta, contenidas en el escrito de formulación de la solicitud, hay que agregar, todavía, la que resulta de no haberse aportado con ella todas las piezas documentales que se anuncian como anexos.
Particularmente echa de menos El Tribunal la presencia en el expediente de una de las contestaciones a la demanda, la del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y, sobre todo, el “escrito de la parte que solicita la interpretación judicial” que aparentemente lo fue el propio Ministerio demandado. Empero, las anteriores dificultades originadas como se dijo, en la forma defectuosa como se formuló la consulta, pueden y deben ser superadas por El Tribunal al precisar, según es su competencia, el ámbito normativo sobre el cual deberá pronunciarse valiéndose para ello de las piezas documentales que obran en el expediente y que sean de utilidad a dicho propósito.
Dichos documentos son el escrito de observaciones (folio 0011) en el que se menciona como fundamento de la oposición al registro de la marca ACTUAL + GRAFICA el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313; el escrito de demanda en el que se cita la misma norma antes mencionada como disposición violada por la Resolución que se demanda (folio 0012); el documento que contiene la Resolución demandada que menciona como normas a ser aplicadas tanto el literal a) del artículo 73 ibídem como el artículo 84 de la Decisión 313 (folios 16 y 17); y, por supuesto el escrito que contiene la solicitud de interpretación prejudicial obrante a folios 001 a 003 de este expediente, en el que se menciona las normas referidas en el encabezamiento de la presente sentencia, que como se anotó, adolecen de errores de cita.
Es así como El Tribunal, obrando dentro de sus facultades y competencia, en primer lugar, adiciona a la interpretación prejudicial solicitada los artículos 71, 72 literal a) y 73 literal a) de la Decisión 313, los que, a pesar de haber dejado de regir, se citan por la Dirección de Propiedad Industrial como fundamento legal de la providencia impugnada y cuyos textos han sido reproducidos literalmente por los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, respectivamente.
En segundo lugar, no estima aplicable al caso en estudio la interpretación del artículo 72 literal b) de la Decisión 313, equivalente al actual artículo 82 literal b) de la Decisión 344, porque estas normas se refieren a las marcas que consistan en formas usuales de los productos o a las impuestas por la naturaleza de la función que ellos cumplan, y salta a la vista que las marcas en conflicto “ACTUAL” y “ACTUALIDAD” nada tienen que ver ni con la forma usual, ni con la naturaleza o función que cumplen los productos contemplados en la clasificación 25 del nomenclator, que como se dijo comprende vestidos, calzados y sombrerería. En tercer lugar, tampoco corresponde interpretar los literales e) de los artículos 73 y 83 de las Decisiones 313 y 344, respectivamente, puesto que esta disposición, relativa a la confusión con marcas notorias como causal de irregistrabilidad de un producto, no es aplicable cuando el peticionario del registro sea el legítimo titular de la marca notoria conocida, y el Tribunal observa que, de la documentación allegada al expediente, se tiene que la marca ACTUAL cuyo registro aparece cuestionado, es precisamente la que alega la calidad de marca notoria, no comprendida, por tanto, por los presupuestos de la norma citada.
Por último tampoco se pronunciará El Tribunal sobre la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 93 de la Decisión 344 (equivalente en su primer inciso al artículo 82 de la Decisión 313) por cuanto su aplicación no tiene ninguna relevancia ni trascendencia para la definición de la controversia interna, puesto que en ella no se discute ninguno de sus términos ni tampoco las implicaciones que respecto del trámite de las observaciones o de la legitimación para acudir a la vía judicial pudiera o no tener su aplicación. En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 2.1.
Artículo 81 de la Decisión 344, correspondiente al art. 71 de la Decisión 313: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 2.2.
Artículo 82 literal a) de la Decisión 344, correspondiente al art. 72 literal a) de la Decisión 313: “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” 2.3. Artículo 83 literal a) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 73 literal a) de la Decisión 313. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.
CONSIDERACIONES Con vista en lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta las líneas jurisprudenciales que sobre los temas regidos por las normas arriba copiadas ha desarrollado profusamente el Tribunal, corresponde realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, los aspectos referentes a la distintividad de la marcas; su similitud; el riesgo de confusión; y, la comparación entre marcas denominativas y mixtas. 3.1.
La Distintividad de la Marca El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena transcrito en esta sentencia se refiere a tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. El Tribunal ha sostenido que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella.
La perceptibilidad y la representación gráfica también señaladas en ese artículo son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sea aquélla denominativa o gráfica, pues el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.), por lo que si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 71 de la Decisión 313 (hoy artículo 81 de la Decisión 344) a la luz de los artículos 72 y 82 literales a) de las Decisiones 313 y 344, no puede ser registrado como marca.
Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.[2] El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
En el mismo sentido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define dicho concepto poniendo el énfasis en el aspecto de la distintividad, cuando dice que: “Se entiende generalmente que una marca es signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa”[3].
La concordante definición legal comunitaria con la del organismo internacional, deja ver que la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 (correspondiente en su texto exacto al artículo 71 de la subrogada Decisión 313) ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados de la distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, como paso previo a la registrabilidad de una marca[4].
En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81 interpretado es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se produzca en forma automática, puesto que el legislador andino ha previsto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 algunas causales o razones de irregistrabilidad, que de presentarse, aún en el evento de que la solicitud cumpliera los requisitos del artículo 81, conducirían a que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado.
En cuanto a los conceptos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica el Tribunal Comunitario ha sistematizado, elaborado con fundamento en la doctrina, en la ley supranacional y en su propia elaboración jurisprudencial, unos criterios que permiten al juez nacional, en el proceso ideológico de subsumir el caso concreto que juzga en la norma aplicable, realizar la valoración correspondiente tendiente a definir la controversia planteada; tales son: 3.1.1.
La distintividad es una característica esencial de la marca consistente en la posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, logrando que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie. Se dice, por tanto que el signo será distintivo cuando sirva por sí solo para identificar un producto o servicio sin que llegue a confundirse con dichos producto o servicio, o con sus características esenciales o primordiales o, con otros productos o servicios.
La distintividad supone que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya utilizados para distinguir productos o servicios de la misma especie, de tal forma que si tal confusión o falta de distintividad se presenta y el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, tiene vedada la posibilidad de registrarse como marca. 3.1.2.
La perceptibilidad es la capacidad o característica que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Según lo ha dicho El Tribunal la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que pueda ser aprehendido por el público. No obstante, por ser el sentido de la vista el más generalizado en la percepción sensible o externa de los signos, éstos han venido caracterizándose como una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, etc.. 3.1.3.
La posibilidad de representación gráfica se concibe como la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca. Tal representación se vale de palabras, figuras o signos con el objeto de permitir, igualmente, tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas[5]. 3.2. Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores quienes quedarían en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los mismos bienes y escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre albedrío. Con el propósito de proscribir el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizar por el juez o el administrador el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada. Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.
Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia[6]”.
En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las marcas ACTUAL + GRAFICA y ACTUALIDAD, ambas registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Se concluye evidentemente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá limitarse a verificar si entre ellas existe similitud.
Empero la semejanza debe ser, según lo ha dicho reiteradamente El Tribunal, de tal magnitud que pueda originar confusión en el público consumidor[7]. Como quiera que en el “sub-lite” la comparación debe realizarse entre una marca denominativa y una marca mixta, el juez nacional deberá tener en cuenta las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto, punto que se desarrolla en el siguiente acápite. 3.3.
Comparación entre Marcas Denominativas y Mixtas. Las marcas denominativas son las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. En las marcas mixtas en cambio, al componerse de una denominación y un gráfico, se debe examinar cuál es el elemento que predomina o sobresale y que según lo expuesto doctrinaria y jurisprudencialmente es la parte denominativa la que, de ordinario, tiene mayor relevancia dentro de una marca mixta.
Esto en razón de que es la palabra el medio más eficaz para que el usuario o consumidor pida o solicite el producto al cual la marca designa, criterio que ha sido objeto de ratificación jurisprudencial en diferentes ocasiones por parte del Tribunal Andino, que ha expresado al respecto: “En las marcas mixtas, que son las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también se debe examinar cuál es el elemento que predomina o sobresale, admitiendo la doctrina a la par que la jurisprudencia del Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio eficaz que el usuario o consumidor pide o solicita la marca.
“En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).
“No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota”[8]. Como en el sub lite se trata de la comparación entre una marca denominativa y una mixta, en la que según el actor, el elemento a destacar es el gráfico más que el denominativo, y como según la jurisprudencia del Tribunal, el juez nacional al determinar el riesgo de confusión, que se considera un aspecto de hecho cuyo análisis le corresponde privativamente, deberá apreciar cuáles son las características esenciales de los signos en conflicto a fin de establecer la que determine la impresión más fuerte en los consumidores y con base en ella dictaminar la existencia o no del riesgo de confusión. Pero además, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en unificar, elaborar y señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.
A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar o ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnisismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.
De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): “- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; “- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; “- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; “- Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[9] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Las normas del ordenamiento jurídico comunitario vigentes al momento de adoptarse las decisiones administrativas internas que pongan fin a una actuación de esta misma naturaleza, son aplicables para juzgar la legalidad del acto administrativo producido durante su vigencia. Segundo: El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, ni la condiciona para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante dicho juez nacional; pudiendo El Tribunal adicionar o dejar de interpretar normas comunitarias con respecto a las incluidas en la solicitud.
Tercero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 sino también, no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Cuarto: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación, siendo del caso tener presente que la semejanza que se de entre los signos debe ser de una magnitud tal que en efecto, genere confusión en el público consumidor para que tenga la virtualidad de una causal de irregistrabilidad.
Quinto: En la comparación de signos denominativos con mixtos se resolverá en primer lugar sobre cuál es el elemento predominante del signo mixto que va a causar la primera impresión en la mente del consumidor, teniendo en cuenta que predomina el elemento denominativo en los signos mixtos por ser la expresión de la palabra el medio generalizado de solicitar el producto o servicio, a menos que la preponderancia del elemento gráfico sobre el denominativo sea de tal magnitud que genere un impacto mayor.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso Nº 781-55-94. Notifíquese al nombrado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante copia sellada y certificada y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 7-VII-98. Proceso 7-IP-97. Marca “EBEL SPA”. En G.O.A.C. Nº 412 de 26-II-99. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13-VII-98. [3] ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. “El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores”.
Ginebra 1983. pág. 13. [4] Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V- 98. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 359 del 4-VIII-98. [5] Con respecto a los anteriores conceptos véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal que se citan a continuación: Sentencia de (fecha).
Proceso 4-IP-88. Caso “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”. En G.O.A.C. Nº 39 (fecha). Sentencia de (fecha). Proceso 3-IP-90. Caso “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”. En G.O.A.C. Nº 70 (fecha). Sentencia de (fecha). Proceso 3-IP-91. Caso “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”. En G.O.A.C. Nº 93 (fecha). Sentencia de 11-III-98. Proceso 14-IP-96.
Caso “PROMOFERIAS”. En G.O.A.C. Nº 363 de 11-VIII-98. Sentencia de 17-VII-98. Proceso 4-IP-98. Caso “OPTIPAN”. En G.O.A.C. Nº 375 del 7-X-98. [6] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII- 98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [7] Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17- IV-98.
Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13- VII-98. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINO, Sentencia de 17-IV-98- Proceso 1-IP-98. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [9] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII- 98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta).
En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98.