GACETA OFICIAL del Acuerdo deCartagena Año XV - Número 455 Lima, 2 de julio de 1999 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 44-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, en el Proceso Interno Nº 796-LRD, instaurado por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: ALPINA.

Proceso 37-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Proceso Interno No. 2897. Actor: COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (Marca “PINTUBLER”).

Proceso 42-IP-98.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Proceso Interno No. 3328. Actor: SIMEX LTDA. Y CÍA. S. EN C. Y OTRAS. (Patente “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”).

Proceso 2-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 literales a) y b), 82 literales a), b) y e), 83 (sic) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Actor: Sr. Jaime Briz Coba. Marca: “ACTUAL + GRAFICA”.

Reglamento sobre sumarios por incumplimiento de sentencias 8 22 32 42 PROCESO 44-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, en el Proceso Interno Nº 796-LRD, instaurado por la Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: ALPINA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: La solicitud formulada por el señor Presidente de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, en la que requiere la interpretación prejudicial de los Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se origina la referida solicitud en el Proceso Interno Nº 796-LRD incoado por la Empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. en impugnación de la resolución Nº 0934892 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 20 de diciembre de 1993, por la cual se rechazó la observación presentada contra la solicitud de registro como marca del signo ALPINA solicitada por el señor Luis A. Flores Arroba.

Que este Tribunal es competente para absolver dicha solicitud y el Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, para requerirla de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud enviada al Tribunal cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que el Juez requirente considera como antecedentes de la acción propuesta los hechos anotados por la parte actora y que son los siguientes: 1. “Que la Empresa actora es propietaria de la marca de fábrica notoriamente conocida y denominada ALPINA, inscrita en el Ecuador desde el 26 de diciembre de 1972 bajo el Nº 859 para distinguir “productos lácteos y derivados de la leche”; también es propietaria de la misma marca ALPINA inscrita en Colombia bajo el Nº 86746 desde el 30 de enero de 1976 para proteger productos incluidos en la clase internacional Nº 32; 02/07/99 2.44 tinente, conforme lo previsto en el Art. 82 de la Decisión 313; 3.

“Que dentro del término de prueba concedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, presentó la documentación probatoria tanto del registro como de la notoriedad de la marca ALPINA de propiedad del actor y además evidenció que entre esta marca y la denominación solicitada “ALPINA” existe total y absoluta igualdad fonética, visual y conceptual y por tanto no es susceptible de registro pues es una denominación que no reúne las características legales para ser registrada como tal.- El 11 de abril de 1994, el Ministro de Sustanciación califica la demanda y se ordena citar a los demandados.- El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda y dentro de las excepciones planteadas, solicitó la interpretación prejudicial como ya se ha señalado en numeración anterior; a fojas 107 y 108 del proceso comparece César Marín Enríques, que representa a la Compañía Marín y Asociados C.A. Mayca, como propietaria de la marca ALPINA cedida a favor de Luis Abel Flores, y acompaña varios documentos que justifica la transferencia de la referida marca ALPINA”.

Considera el Tribunal Andino que estos antecedentes deben ser completados con la parte resolutiva del acto impugnado que dice: “

RESUELVE

Rechazar la observación presentada por el Dr. Santiago Bustamante Luna en nombre y representación de la marca ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y disponer la continuación del registro de la marca ALPINA solicitada por el señor Luis A. Flores Arroba”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 2. “El 9 de enero de 1992 el señor Luis A. Flores Arroba presentó la solicitud Nº 29 559-A para inscribir como marca de fábrica la denominación ALPINA, para distinguir “cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas”, productos incluidos en la clase Internacional Nº 32, solicitud contra la cual, el actor presentó la observación per- Este Tribunal Comunitario es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que el requerimiento provenga de un Juez nacional y dichas normas sean aplicables en el proceso interno conforme a lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, requiere la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e) y del artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Este Tribunal estima que es pertinente interpretar asimismo el artículo 82 de la Decisión 313: A continuación se transcribe el texto de los artículos a interpretarse: DECISIÓN 313: Artículo 82.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. 02/07/99 3.44 te conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamen- “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. III. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA OPONERSE A UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA Ante la solicitud de registro de la marca ALPINA presentada por el señor Luis A. Flores Arroba, el representante de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. propietaria de la marca de fábrica ALPINA se opone por considerar la suya “notoriamente conocida”, inscrita en el Ecuador desde el 26 de diciembre de 1972 bajo el número 859 inscrita también en Colombia bajo el número 86746 desde el 30 de GACETA OFICIAL enero de 1976 para proteger productos de la Clase Internacional Nº 32, presentó observaciones amparado en lo dispuesto por el artículo 82 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.

Este artículo faculta a “cualquier persona” que tenga legítimo interés para presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada. El Director Nacional de Propiedad Industrial en su resolución Nº 0934892 de 20 de diciembre de 1993 rechazó las observaciones formuladas a nombre y representación de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., pero no a causa de carencia de “interés legítimo”, el cual era evidente por el simple hecho de la identidad entre la marca de la cual es propietaria y la solicitada sino aduciendo que no había logrado demostrar por el porcentaje de consumidores que identifican dicha marca ALPINA la calidad de marca notoria de la misma.

IV. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCA Los requisitos para el registro de marcas señalados en el artículo 71 de la Decisión 313 que era la vigente en el momento que se presentó la solicitud son los mismos verbatim que los que indica el artículo 81 de la Decisión 344 cuya interpretación ha sido requerida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

Estos requisitos son que los signos sean “perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. Estos requisitos han tenido amplio desarrollo analítico en varios casos sometidos a este Tribunal (Procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96; 16-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997; 15-IP-96, G.O. Nº 311 de 10 de diciembre de 1997; 20IP-96, G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997; 27-IP-96, 32-IP-96, 3-IP-97 y 5-IP-97, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997; 10-IP-97, G.O. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997; 20-IP-97 y 18-IP-97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998.

La perceptibilidad encierra la idea de que un signo pueda ser aprehendido o captado por medio de alguno de los sentidos o de la inteligencia. 02/07/99 4.44 Del concepto de marca contenido en el párrafo segundo del artículo 71 de la Decisión 313, así como del artículo 81 de la Decisión 344, se desprende que una de las características especiales para que el signo pueda constituirse en marca es la factibilidad de que pueda “distinguir” los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otras, a los fines de que el consumidor pueda identificar los signos como tales así como la fuente empresarial de origen de los productos o servicios.

Como consecuencia de esa “distintividad” las normas comunitarias proscriben el registro de signos que puedan conducir al consumidor a la confusión entre los productos iguales o semejantes que las dos marcas pretendan proteger. Sobre este aspecto el Tribunal ha dicho en la interpretación prejudicial 20-IP-97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998 que: “Lo distintivo del signo frente al producto que lo protege y ante otros signos, lo convierte en un elemento identificador en el mercado que le permite al empresario desarrollar su actividad con la certeza de que sus productos impresos con la marca van a ser reconocidos en el comercio y diferenciados de otros producidos por diferentes empresarios.

“Estas características de distinguir, diferenciar e identificar que conciernen a la marca producen en el consumidor un convencimiento de que los productos adquiridos con esa marca a la vez que tienen un mismo empresario como fuente de origen o producción van a presentar la misma calidad, hecho que conduce al usuario a inclinarse en futuras ocasiones por esos productos identificados con la misma marca.

“Si un signo se asemeja a otro o se confunde con los productos protegidos, pierde la facultad de poder ser distinguido por el consumidor y al desvanecerse el objeto marcario, el signo sí se convierte en irregistrable”. El tercer requisito esencial para que un signo pueda registrarse como marca es la “susceptibilidad de representación gráfica” que se refiere a la posibilidad de que el signo pueda traducirse en forma gráfica para efectos de la publicación registral.

GACETA OFICIAL Como dice Marco Matías Alemán, la representación gráfica en suma es una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77).

V. LA SIMILITUD DE MARCAS En el caso sub judice se alega una completa identidad entre la marca ALPINA que se pretende registrar y la marca opositora ALPINA cuya notoriedad la autoridad competente ecuatoriana considera que no ha sido suficientemente demostrada. Para evitar la confusión resultante de la similitud de los signos el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 prohibe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Como se expresa en el Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 26 de julio de 1997: “La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial -no geográfico- del producto, se trata de impedir con la prohibición señalada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. La demandante ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. alega tener inscrita en el Ecuador desde el 26 de diciembre de 1976 bajo el número 859 la marca ALPINA para dis- 02/07/99 5.44 tinguir “productos lácteos y derivados de la leche” que corresponde a la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Así mismo, al oponerse al registro de una marca idéntica en otra clase internacional, la 32, invoca la notoriedad de la marca ALPINA y además que entre la marca de fábrica de su propiedad y la denominación solicitada ALPINA existe total y absoluta igualdad fonética, gráfica, visual y conceptual, por lo que la denominación solicitada no es susceptible de registro al no reunir los requisitos legales.

La norma comunitaria contenida en el artículo 83 de la Decisión 344 estipula como uno de los impedimentos para el registro de una marca la identidad de signos por originar la posibilidad de error o confusión en el público consumidor, sin hacer ninguna salvedad para el caso de que los signos se destinen a diferentes clases del nomenclator internacional de Niza.

VI. LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial establece en el artículo 6 bis 1, el compromiso de los Países Miembros de rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser notoriamente conocida.

Igualmente, el artículo 83 de la Decisión 344 en su literal d) prohibe el registro de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero”.

Añade el dispositivo que esta prohibición es con independencia de la clase o sea que se aplica tanto en el caso de que el signo se destine a los mismos productos o a productos distintos. En términos similares al del inciso citado del artículo 83 se expresa el artículo 73 de la Decisión 313 vigente a la fecha en que se dictó la resolución impugnada.

GACETA OFICIAL El Tribunal en su sentencia en la interpretación prejudicial 07-IP-96 emitida el 29 de agosto de 1997 señaló que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo”.

Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 05IP-94 (G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995), el Tribunal expresó que: “Tiene especial interés en este proceso la noción de ‘marca notoria’, ya que ella está protegida por las normas que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de producto o servicio o ‘regla de especialidad’, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

El literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 protege además a la ‘marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior’, en relación con ‘productos o servicios idénticos o similares’ no necesariamente de la misma ‘clase’, o sea más allá de los límites que establece la ‘regla de la especialidad’” (Señalada en sentencia del 29 de agosto de 1997).

El artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar la notoriedad de una marca y estos son: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para lo que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial 17IP-96, sentencia del 13 de diciembre de 1996, el Tribunal dictaminó que la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser úni- 02/07/99 6.44 camente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias.

A los fines de presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado el usuario de una marca notoria aunque ésta no se encuentre registrada, pues a él también se extendería el legítimo interés que exige la norma para dichos fines”. VII. EL TRÁMITE DE LAS OBSERVACIONES La normativa comunitaria contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

En primer lugar se entiende que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca idéntica, que sería el caso de la presente controversia, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Las observaciones deben ser resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar in limine, las extemporáneas que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa reposen en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o en el hecho de que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en los casos mencionados en el párrafo anterior, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad y entonces pronunciarse expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, lo cual debe ser notificado al peticionario mediante resolución motivada.

GACETA OFICIAL Este examen que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 requiere para que un signo pueda ser registrado como marca, ya se trate de las prohibiciones que señale el artículo 82 o de las prohibiciones por desconocimiento de los derechos de terceros que especifica el artículo 83 de la misma Decisión. VIII.

VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO En el caso sub judice la resolución impugnada fue proferida el 20 de diciembre de 1993, estando en vigencia la Decisión 313 relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial, mientras que el recurso subjetivo de plena jurisdicción contra el Director de Propiedad Industrial para que se deje sin efecto la resolución del 20 de diciembre de 1993 y se disponga el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca ALPINA fue presentado el 1º de febrero de 1994 cuando había entrado en vigencia la Decisión 344 a partir del 1º de enero de 1994.

En consecuencia es de aplicación la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 la cual establece que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

La aplicación de la ley en el tiempo ha sido una cuestión ampliamente dilucidada por este Tribunal y sobre el particular se expresó dentro del Proceso 5-IP-94 (G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995) que: “ha sido común a las solicitudes de interpretación prejudicial sobre marcas que el proceso de registro y sus incidencias en la vía gubernativa, coincidan con variaciones en el ordenamiento jurídico ” En el presente caso, aunque la resolución impugnada se produjo en vigencia de la Decisión 313, la instancia consultante ha requerido la interpretación de las normas de la nueva Decisión 344, durante cuya vigencia se están produciendo la impugnación y el pedido de que se anule la marca concedida. 02/07/99 7.44 Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Para presentar observaciones al registro de una marca solicitada, es necesario acreditar un legítimo interés que lo tiene en primer lugar el titular de una marca idéntica o similar, tal como lo establece el párrafo 2º del Artículo 93 de la Decisión 344. 2. Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no encontrarse incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

Como consecuencia de la distintividad que exige la norma comunitaria queda proscrito el registro de signos que entre ellos puedan causar por su identidad o semejanza confusión en el público consumidor, prohibición establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. 4. El artículo 83 de la Decisión 344 en su literal d) prohibe el registro de signos que constituyan la reproducción de una marca notoriamente conocida. 5.

La marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos perteneciente a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios a los que les es aplicable porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo”, tal como lo estableció el Tribunal en su Interpretación Prejudicial 07-IP-96 del 29 de agosto de 1997. 6.

Admitidas las observaciones y luego de haberse pronunciado expresamente sobre la concesión o denegación de registro de un signo, la Oficina Nacional Competente debe notificar al peticionario y este Tribunal estima que debe hacerlo también con el oponente, y vencido el plazo de 30 días que fija el artículo 95 de la Decisión 344 GACETA OFICIAL 02/07/99 debe decidirse sobre las observaciones y sobre la concesión o denegación del registro de marca solicitado mediante resolución debidamente motivada. en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Rubén Herdoiza Mera PRESIDENTE 7. En cuanto a la sucesión de las Decisiones sobre Propiedad Industrial, o vigencia en el tiempo, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 establece que subsisten los derechos concedidos de conformidad a la legislación existente con anterioridad, pero que lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por las normas contenidas en la nueva Decisión 344.

Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso Interno 796-LRD.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese la presente sentencia al organismo jurisdiccional mencionado en el párrafo anterior, mediante copia certificada y sellada y remítase igualmente, copia de ésta a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación 8.44 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 37-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Proceso Interno No. 2897. Actor: COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (Marca “PINTUBLER”). El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio 1011 de 24 de julio de 1998, de los artículos 71; 72, literales a) y h); y 73, literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2897, sobre nulidad y restablecimien- to del derecho respecto de los actos administrativos contenidos en las resoluciones Nº 15454 de 31 de agosto de 1993 y 2169 de 29 de noviembre de 1993, proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio;

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la rela- GACETA OFICIAL ción de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y teniendo en cuenta: 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada considera necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa: 02/07/99 9.44 que entre los dos signos existe similitud gráfica, fonética y literal, pues la solicitada reproduce parcialmente la ya registrada, además de que la coexistencia de ambas en el mercado induciría a error al consumidor al referirse a productos de la misma clase. 1.2.2.

El primero de los actos demandados se fundamenta en los siguientes argumentos: Que el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; 1.1.

Los actos administrativos demandados. Son las resoluciones Nº 15454 de 31 de agosto de 1993 y 2169 de 29 de noviembre de 1993, proferidas, la primera, por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la segunda, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca PINTUBLER, para identificar productos de la clase segunda (2a.) internacional (folios 312 a 322 y 340 a 341 del tomo II del expediente formado en este Tribunal). 1.2.

Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1. La sociedad PINTUBLER DE COLOMBIA LTDA. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca PINTUBLER, para distinguir productos de la clase 2ª de la clasificación internacional.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la SOCIEDAD COMPAÑÍA PINTUCO S. A., dentro del término legal presentó oposición contra la misma, argumentando que es titular en Colombia de la marca PINTUFLEX, para distinguir productos de la misma clase y que la marca cuyo registro se está solicitando es confundible con esta última, previamente registrada;

Que la sociedad opositora y ahora demandante en el proceso interno, es titular de dos certificados de la marca PINTUFLEX para distinguir productos de la clase 2º internacional; Que entre las marcas PINTUBLER y PINTUFLEX no existen semejanzas que hagan que, de coexistir en el mercado, el público sea inducido a error, “ pues a pesar de que la marca solicitada reproduce parcialmente la registrada existe en la solicitada una terminación BLER que consigue darle distintividad y novedad respecto de la registrada ” y que, en consecuencia, “ la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consonante con lo que previó el literal f) de la Decisión 85 ”. 1.2.3.

La sociedad opositora interpuso recurso de apelación contra la resoluciones que determinó conceder el registro de la marca PINTUBLER, entre otros, con los siguientes argumentos: Que existe una reproducción parcial de la marca registrada a su nombre; que la expresión PINTU es la principal indicación de la marca PINTUCO; que FLEX y BLER son expresiones de una sola sílaba en igual conjugación con la consonante L y con única vocal E; que es propietaria de varias marcas con el prefijo PINTU; y que, por último, en desarrollo de sus actividades comerciales ha logrado la asocia- GACETA OFICIAL ción en la mente de los consumidores de su marca PINTUCO, con todas las demás marcas de la familia PINTU y las pinturas, colorantes, lacas, etc., vinculadas a un concepto de calidad y rendimiento. 1.2.4.

Por medio del segundo de los nombrados actos administrativos acusados, se confirmó el primero de ellos con base en argumentos del siguiente tenor: Que las dos marcas poseen un radical idéntico: PINTU, que es un término de uso común y de frecuente utilización para distinguir productos de la clase segunda del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que como lo indica la gran cantidad de marcas registradas en favor de diferente titulares que contienen el radical PINTU, no es susceptible de apropiación individual; que las dos expresiones que se comparan (PINTUFLEX y PINTUBLER) sólo tienen en común su radical, el cual es de uso común, al paso que las dos desinencias difieren sustancialmente y confieren novedad al conjunto; que al tomarse como un todo los vocablos en comparación, no existe entre ellos similitud en el aspecto ortográfico y fonético que comporte confusión o dificultad de identificación por parte del consumidor si coexistieran en el mercado. 1.2.5.

En la demanda, incoada como se dijo, por la Compañía Pintuco S.A., cuya copia obra a folios 110 a 167, tomo I del expediente del Tribunal comunitario, se sostiene que las Resoluciones por las cuales se otorgó el registro marcario deben ser declaradas nulas por haberse expedido con violación de los artículos 71, 72 literales a) y h) y 73 literales a), b), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Mediante extensa argumentación se plantea que el registro de la marca PINTUBLER es contrario a lo dispuesto en los artículos 71 y 72, literal a) ibídem, por cuanto ella “no es distintiva para los productos de la clase segunda internacional (2ª), ya que reproduce parcialmente la marca PINTUFLEX de la cual es titular ” (folio 123, tomo I); que las resoluciones impugnadas permiten “que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de PINTUCO y de un producto de la misma cali- 02/07/99 10.44 dad y con las mismas características a las que han distinguido siempre a esa compañía” (folio 128, tomo I); que “durante el transcurso de los años (Compañía Pintuco S. A.) ha venido desarrollando su propiedad industrial con fundamento en la marca PINTUCO y especialmente con el radical PINTU.

Dicho uso reiterado por más de 39 años ha hecho que la marca PINTUCO, se conviertan (sic) en marcas notorias. La importancia del radical PINTU sin lugar a dudas estriba en que, el mismo, ha adquirido relevancia comercial gracias a los esfuerzos de Compañía Pintuco S. A. para que el consumidor distinga sus productos y marcas con expresiones que hacen uso de dicho radical” (folio 140, tomo I).

La demandante corrigió la demanda en el sentido de ampliar el concepto de la violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de hacer referencia al artículo 84 de la Decisión 344 del mismo ordenamiento. 1.2.6. En la contestación a la demanda realizada por la entidad oficial demandada se sostiene que los actos acusados se expidieron conforme a derecho, reiterando los mismos argumentos jurídicos que sirvieron de motivación a tales actos administrativos.

A su turno, el apoderado judicial de PINTUBLER de Colombia Ltda. manifiesta que entre los dos signos marcarios en conflicto no existe similitud, pues si se comparan los vocablos FLEX y BLER, no tienen semejanza alguna, pero que si se miran los vocablos PINTU, entre ellos sí existe semejanza pero dicho término es genérico al provenir de la expresión PINTURA que está relacionada con la naturaleza del producto, razón por la cual no puede ser objeto de apropiación marcaria.

Lo mismo acontece, dice, con el fono PINTU por lo que nadie puede apropiarse de él. Concluye que si se miran en conjunto las dos marcas como están presentadas tanto fonética como ópticamente, en nada se parecen y es por ello que dicho análisis se realiza en conjunto y no por elementos constitutivos de la marca en forma desmembrada, pues se correría el peligro de que figuras y palabras del dominio público, fuesen susceptibles de apropiación. Con vista de lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el GACETA OFICIAL caso de autos para lo cual inicialmente precisa:

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por su Tratado de Creación, le corresponde interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar las normas de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más el artículo 84 de la Decisión 344 ibídem, esta última norma solicitada por el actor en el memorial de corrección de la demanda y adicionada por El Tribunal en procura de una interpretación global y sistemática de la normatividad comunitaria.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 71. Decisión 313: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2.

Artículo 72. Decisión 313: “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” ( ) 02/07/99 11.44 “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. 3.3.

Artículo 73. Decisión 313: “Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de GACETA OFICIAL la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;”. 3.4.

Artículo 84. Decisión 344: “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 4. CONSIDERACIONES Con fundamento en los antecedentes anteriormente relacionados, y ratificando en todo las líneas jurisprudenciales que sobre los temas regidos por las normas antes transcritas ha desarrollado abundantemente y desde tiempo atrás al Tribunal comunitario, corresponde ahora, realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, entre otros, los aspectos referentes a la distintividad de las marcas; su similitud; el riesgo de confusión por semejanzas fonéticas, ópticas e ideológicas; el cotejo marcario; las marcas engañosas y la protección del nombre comercial y la marca notoria, temas éstos que resultan de la aplicación de las normas cuya interpretación prejudicial se pretende.

El Tribunal hace notar que el 3 de marzo de 1999 absolvió consulta de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado en la que las mismas partes que controvierten el derecho al registro de la marca PINTUBLER, discutían en acción de nulidad el mismo derecho frente a la marca PINTUBLER en su modalidad de marca mixta. En lo pertinente, se ratifican en esta sentencia los conceptos interpretati- 02/07/99 12.44 vos que quedaron plasmados en el proceso 25IP-98. 4.1.

Requisitos de registrabilidad. El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. El Tribunal ha sostenido que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella.

La perceptibilidad y la representación gráfica, también señaladas en ese artículo, son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, trátese de marcas denominativas o gráficas, pues el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.), por lo que si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 71 de la Decisión 313, a la luz de los artículos 72 y 73 del mismo ordenamiento, no puede ser registrado como marca.

Respecto de la distintividad ha dicho El Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.1 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13-VII-98. GACETA OFICIAL El segundo inciso del artículo 71 de la Decisión 313, al definir el concepto de marca, hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que “marca” es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En el mismo sentido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define dicho concepto poniendo el énfasis en el aspecto de la distintividad, cuando dice que: “Se entiende generalmente que una marca es signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” 2.

Tanto en la definición legal comunitaria como en la del organismo internacional, se advierte que la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo; esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 (correspondiente en su texto en forma literal, al artículo 71 de la subrogada Decisión 313) ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados de la distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, como paso previo a la registrabilidad de una marca3.

En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 71 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de 2 3 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. OMPI. “El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores”.

Ginebra 1983. pág. 13. Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 359 del 4-VIII-1998. 02/07/99 13.44 irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313. El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá, entonces, analizar, en primer lugar, si el signo que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 71 interpretado es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto un sinnúmero de causales o de razones que impiden el registro solicitado o determinan que se cancele o anule el que haya sido otorgado.

En cuanto a los conceptos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica el Tribunal Comunitario ha sistematizado, establecido y elaborado, con fundamento en la ley supranacional, en la doctrina y en su propia creación jurisprudencial, unos criterios que permiten al juez nacional, en el proceso de aplicar al caso concreto la norma correspondiente, realizar el juicio de valor necesario para dirimir la controversia cuyo juzgamiento le compete; dichos criterios son: 4.1.1.

La Distintividad de la Marca Es una característica esencial de la marca, consistente en la posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, logrando que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie con facilidad. Se dice, por tanto, que el signo será distintivo cuando sirva por sí solo para identificar un producto o servicio sin que llegue a confundirse con dichos producto o servicio, o con sus características esenciales o primordiales o con otros productos o servicios.

La distintividad supone que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya utilizados para distinguir productos o servicios de la misma especie, de tal forma que si tal confusión o falta de distintividad se presenta y el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, tiene vedada la posibilidad de registrarse como marca.

GACETA OFICIAL 4.1.2. La perceptibilidad de la marca. La perceptibilidad es la capacidad o característica que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Según lo tiene establecido El Tribunal, la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que llegue a ser aprehendido por el público.

No obstante, por ser el sentido de la vista el más generalizado en la percepción sensible o externa de los signos, éstos han venido caracterizándose como una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, etc.. 4.1.3. La posibilidad de representación gráfica de la marca. Se concibe como la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca.

Tal representación se vale de palabras, figuras o signos con el objeto de permitir, igualmente, tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas4. 4.2. La confundibilidad. Muchas veces se ha dicho en las sentencias de este Tribunal comunitario que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona y que el titular de 4 Con respecto a los conceptos de DISTINTIVIDAD, PERCEPTIBILIDAD y POSIBILIDAD DE REPRESENTACION GRAFICA, véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal que se citan a continuación: Sentencia de 9-XII-88.

Proceso 4-IP-88. Caso “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”. En G.O. A.C. Nº 39 del 24-I89. Sentencia de 25-IX-90. Proceso 3-IP-90. Caso “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”. En G.O. A.C. Nº 70 de 15X-90. Sentencia de 22-VI-98. Proceso 27-IP-97. Caso “TENNIS”. En G.O. A.C. Nº 369 de 3-IX-98. Sentencia de 4-VII-94. Proceso 2-IP-94. Caso “NOEL S.A.”. En G.O. A.C. Nº 163 de 12-IX-94.

Sentencia de 22-X-91. Proceso 3-IP-91. Caso “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”. En G.O. A.C. Nº 93 de 11-XI-91. Sentencia de 11-III-98. Proceso 14-IP-96. Caso “PROMOFERIAS”. En G.O.A.C. Nº 363 de 11-VIII-98. Sentencia de 17-VII-98. Proceso 4-IP-98. Caso “OPTIPAN”. En G.O. A.C. Nº 375 del 7-X-98. 02/07/99 14.44 la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo; esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de poder distinguir acerca del origen empresarial de los mismos bienes y de escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre determinación. Con el propósito de eliminar, en cuanto sea posible, el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” (artículo 73 literal a), Decisión 313).

Igualmente ha dicho que tampoco pueden ser objeto de registro los signos que “puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate” (artículo 73 literal h), ibídem).

El Tribunal ha hecho especial énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que se debe por el juez o el administrador al realizarse el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite, en un momento determinado, zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada. Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.

Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos pro- GACETA OFICIAL ductos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia5”.

En el caso interno que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se plantea un supuesto conflicto entre las marcas PINTUFLEX (opositora) y PINTUBLER (demandada), ambas registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 2ª de la Clasificación Internacional de Niza. Se concluye evidentemente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá limitarse a verificar si entre ellas existe similitud.

Empero la semejanza, para que tenga relevancia y la virtualidad de hacer considerar que una de ellas se estime irregistrable, debe ser, según lo ha dicho reiteradamente El Tribunal, de tal magnitud que pueda originar confusión en el público consumidor6. El riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Es entendible que al presentarse confusión entre las mar5 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O. A.C. Nº 375 de 7-X-98. Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17-IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O. A.C. 354 de 13-VII98. 02/07/99 15.44 cas se estaría permitiendo que los consumidores incurrieran en errores de tal magnitud que comprometieran, incluso, su libertad de consentimiento.

Esta es la razón por la cual el ordenamiento jurídico andino, y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, han otorgado a la función distintiva de las marcas un papel fundamental, cuya ausencia inhibe la registrabilidad. Sobre este punto El Tribunal ha señalado: “Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia. “En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.

La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al GACETA OFICIAL no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca7.

El juez nacional deberá tener en cuenta, al realizar el análisis de confundibilidad, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto, punto que se desarrolla en el siguiente acápite. 4.3. El cotejo marcario. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en unificar, elaborar y señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.

A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar y ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha veni- 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso Nº 5-IP-94. Caso: “BENETTON”.

En G.O. A.C. Nº 177 del 20-IV-95. 02/07/99 16.44 do en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 GACETA OFICIAL G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.8 Los conceptos atrás mencionados, por su importancia para realizar cabalmente la comparación entre las marcas, implican que el juez nacional deberá tomar en cuenta al hacer la comparación de las marcas comprometidas en la litis las reglas que doctrinaria y jurisprudencialmente se han venido decantando y que pueden resumirse de la siguiente manera: 4.3.1.

Cotejo de conjunto. Regla que impone, en primer lugar, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto, y, que proscribe, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud. Lo importante es que se tenga una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva, ni ideológica.

Esta la razón por la que debe ponerse atención preferente a los elementos caracterizadores de cada denominación, de los cuales suele depender, en la práctica, la primera impresión o impacto que recibe el consumidor ante el nombre que funciona como marca. 4.3.2. Cotejo sucesivo y no simultáneo. Como el consumidor, en general, observará las marcas en forma separada, sucesiva, y no simultánea, lo cual le permitirá conocer a través de la impresión o imagen dejada por la más próximamente apreciada, si ésta le recuerda la imagen de la otra, el juez, colocado en la misma posición del consumidor deberá, igualmente, observar las marcas en conflicto en forma sucesiva. 4.3.3.

Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. La similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de tales elementos. Esta regla utilizada en el 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta).

En G.O. A.C. Nº 394 de 15-XII-98. 02/07/99 17.44 cotejo marcario enfatiza en cuáles son las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se advierte el riesgo de confusión. 4.4. Prefijos de uso común. Es indudable que en el mundo de las marcas, ciertos prefijos o radicales han pasado a ser de uso común para identificar determinados bienes, por lo que carecen de toda distintividad, motivo por el cual ninguna persona, en particular, puede apropiarse de ellos.

Resultaría absurdo y por lo mismo, contrario al espíritu de la ley, que una persona propietaria de una marca conformada con un prefijo de uso común, fundamentara en ese solo hecho la posibilidad de que prosperara una oposición al registro de otra marca que contuviera el mismo radical de uso común. La distintividad en este tipo de marcas hay que encontrarla en los sufijos que acompañan a los prefijos de uso común, ya que deben ser sufijos de fantasía, ellos mismos impregnados de una distintividad que les permita diferenciar una marca de otra, y, por lo tanto que, entre los sufijos de fantasía que acompañen a estos prefijos de uso común no exista una real confundibilidad que lleve a negar la marca posteriormente solicitada.

En consecuencia, en el presente caso el Juez nacional consultante deberá, en relación con lo expuesto, analizar la composición de la marca PINTUBLER, para determinar, tomando en cuenta la naturaleza del prefijo PINTU, si la segunda parte de la marca analizada le da, en su conjunto, la suficiente distintividad para permitirle permanecer coexistiendo en el mercado. 4.5.

La marca notoria. Uno de los argumentos de la demandante en el caso interno que da origen a esta interpretación prejudicial es el de que la marca de la cual es titular (PINTUCO) es una marca notoria previamente registrada y que, por tanto, al ordenarse el registro de la marca PINTUBLER, se estarían vulnerando disposiciones de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, particularmente su artículo 73, literales d) y e) de la Decisión 344, en su artículo 84.

El ordenamiento jurídico andino impide el registro de signos que constituyan “la imita- GACETA OFICIAL 02/07/99 ción, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad”. En el proceso Nº 2-IP-94 se dijo que: nuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

“El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73.

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.

“La marca notoria “Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria.

Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad ésta última más exigente9. En otras palabras, vale decir que el juez nacional al momento de realizar el análisis de confundibilidad entre dos signos distintivos deberá tener en cuenta otro requisito dispuesto por la norma comunitaria, cual es el de que la marca solicitada no reproduzca, imite, traduzca o transcriba, total o parcialmente, una marca notoriamente conocida en el país donde se solicita el registro, en la subregión, o en el ámbito internacional en donde se dé trato recíproco en la materia, independientemente de la clase internacional de productos o servicios.

En el proceso 20-IP-97, en que se interpretó el literal d) del artículo 73 de la Decisión 313, dijo a este respecto El Tribunal: “La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Ma- “Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio” 10.

Por su parte, el literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pretende evitar que se registren marcas que sean similares, hasta el punto de producir confusión, con otra notoriamente conocida, sin que para ello sea menester distinguir entre una u otra clase de la nomenclatura internacional. El Tribunal ha expresado que en cuanto tenga lugar la aplicación de las normas referentes a la notoriedad de una marca, el análisis deberá comprender lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344 respecto de la forma para establecer si una marca es notoriamente cono- 10 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 4-VII-94. Proceso 2-IP-94. Caso NOEL S.A., En Gaceta Nº 160 de 21-VII-94. 18.44 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13-II-98. Proceso 20-IP-97, Caso: MANUELITA vs. MANOLITA. En G.O. A.C. Nº 332 de 30-III-98. GACETA OFICIAL cida o, lo que es lo mismo, la prueba de la notoriedad de la marca. Dijo El Tribunal: “En esta oportunidad conviene destacar que la norma en estudio debe ser analizada en concordancia con el artículo 84 de la Decisión 344, que determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador juzgador de marcas de varios criterios no taxativos, para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita proteger el signo que goce de esta característica.

“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: “1. la extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; “2. la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca;

“3. la antigüedad de la marca y su uso constante; “4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. “Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos, entre ellos el nombre comercial” 11. 4.6.

La protección del nombre comercial. A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, empieza a darse protección en la Comunidad Andina, a los nombres comerciales frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente el literal b) del artículo 73, de la Decisión 313 ibídem dispuso, en igual sentido, que no podrán registrarse como 11 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 7-VIII-98. Proceso 20-IP-98. Caso: RIO CLARO. En G.O. A.C. Nº 393 de 14-XII-98. 02/07/99 19.44 marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

En varias sentencias El Tribunal, interpretando, bien la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, o ya en el subrogante literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ha sentado jurisprudencia al respecto en términos que ahora se ratifican y que contienen expresiones como las que a continuación se copian: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición GACETA OFICIAL 02/07/99 de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas. tividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 71 de la Decisión 313 sino también, no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. “Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne las características y condiciones anotadas.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”12. Consecuentemente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional al realizar el análisis comparativo entre los supuestos marca y nombre comercial notorios, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio de la marca y del nombre comercial, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, como segundo paso, aplicar al cotejo las reglas y criterios de comparación que se han dejado expuestos para la comparación de signos marcarios. 20.44 Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación y teniendo en cuanta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Tercero: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias. Reglas éstas que imponen, en primer lugar, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscribe, en segundo lugar, el procedimiento matermático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud.

Lo importante en el cotejo es obtener una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, a fin de no destruir su unidad fonética, auditiva ni ideológica. Cuarto: Los prefijos de uso común que se utilizan para identificar determinados bienes no pueden ser apropiados por ninguna persona en particular y al formar parte de una denominación quedan supeditados a que sea el sufijo el que les otorgue la distintividad requerida para lo- Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: 12 Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distin- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O. A.C. Nº 338 de 11-V-98. GACETA OFICIAL grar la coexistencia pacífica en el mercado con otra u otras marcas que contengan el mismo prefijo de uso común. Quinto: Entre las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, figura la similitud del signo solicitado como marca con un signo notoriamente conocido o que pueda producir confusión con una marca notoriamente conocida.

A la protección del nombre comercial y de otros signos distintivos se han hechos extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que induzcan a error al consumidor o que puedan generar actos de competencia desleal.

Sexto: Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria. Para determinar o establecer la confundibilidad de una marca y un nombre comercial se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurispru- 02/07/99 21.44 dencia de este Tribunal para la comparación de dos marcas.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2897, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/07/99 22.44 PROCESO 42-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Proceso Interno No. 3328. Actor: SIMEX LTDA Y CÍA S. EN C. Y OTRAS. (Patente “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”). El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio 1463 de 14 de setiembre de 1998, de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 3328, sobre nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nº 1505 de 7 de julio de 1994 y 2364 de 1o. de noviembre de 1994, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y teniendo en cuenta: 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada considera necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa: 1.1. Los actos administrativos demandados. Son las resoluciones Nº 1505 de 7 de julio de 1994, por la cual se otorgó patente de privilegio de invención a la creación arriba mencionada, en favor de la sociedad FORMACOL GUHL STEINHAUSER & CIA S.C.A. y No. 2364 de 1o. de noviembre de 1994, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la anteriormente nombrada, se dispuso confirmarla en todas sus partes, proferidas ambas por la Superintendencia de Industria y Comercio; 1.2.

Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1. La Sociedad Formacol S.C.A., solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de derechos de patente para explotar con exclusividad y por el término legal, el invento denominado “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”. 1.2.2.

La sección de patentes de la mencionada División de Propiedad Industrial produjo el concepto técnico Nº 15.500 de fecha 15 de septiembre de 1981, en el que conceptuó que “La presente solicitud reúne los requisitos técnicos exigidos para la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial”. Publicado como fue el correspondiente extracto, no se formularon oposiciones de ninguna clase dentro del término legal. 1.2.3.

El 24 de febrero de 1994 la oficina de nuevas creaciones de la dependencia oficial GACETA OFICIAL citada, emitió el concepto técnico Nº P-184, en el que se consignó el concepto favorable de patentabilidad de la solicitud. 1.2.4. Por el primero de los actos acusados, confirmado por el segundo de ellos, el Superintendente de Industria y Comercio concedió la patente de privilegio de invención solicitada, previas las consideraciones que obran en los respectivos actos administrativos. 1.2.5.

Presentada la demanda contenciosa en procura de lograr la anulación de los actos administrativos acusados, por violación, según la parte actora, de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se esgrimieron, entre otros, argumentos del siguiente tenor: Que si la administración hubiese procedido al examen de la solicitud para efectos de determinar si era o no patentable la invención, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la mencionada Decisión, habría encontrado que el invento cuya patente se solicitó, era conocido en Colombia y en el mundo, mucho antes del 4 de febrero de 1981, fecha en que se presentó la solicitud.

Que tal circunstancia determina que la solicitud no reunió los requisitos y las condiciones a que se refieren los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Decisión 344, para que la invención pudiese haber sido patentada. Que para corroborar lo anterior basta examinar los documentos emanados de la oficina española de patentes y marcas en la que se da cuenta del registro de los modelos de utilidad Nº 223.808, denominado “ENVASE PERFECCIONADO” y cuyo titular es PRODUCTOS SELECTOS DEL CERDO S.A.”, concedido por resolución de 14 de marzo de 1977 y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de mayo de 1977, y el modelo de utilidad Nº 223.015, denominado “MACETA PERFECCIONADA” cuyo titular es Dolores Taberner, concedido por Resolución de 16 de junio de 1980 y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de junio de 1980.

Que existió violación del artículo 29 de la Decisión 344 en la medida en que no consta en los antecedentes de los actos administrativos acusados que se haya realizado el examen definitivo de patentabilidad en los términos de la ley y que, por consiguiente, ese concepto nunca pudo ser favorable “siendo esta circunstancia el requisito sine qua non, para que pueda otorgarse la patente”. 02/07/99 23.44 1.2.6.

La entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas que se citan como violadas por la demandante y que la administración se ajustó en un todo a las disposiciones vigentes sobre la materia; agrega que “tan es así que una vez agotados los trámites en estudio preliminar de la solicitud y publicación de la misma, y vencido el término de observaciones, se decidió sobre la patentabilidad de la invención, claro está, una vez realizado el estudio de las condiciones de fondo que ordena la decisión andina”.

Añade que no se encontró anterioridad que desvirtuara la novedad de la invención. Controvierte las anterioridades españolas a que se refiere el actor y dice que ellas “no tienen las características técnicas para ser consideradas como prueba de la falta de novedad de la patente cuestionada”, ni para determinar que la invención se derive de manera evidente del estado de la técnica. 1.2.7.

También el apoderado de la sociedad titular de la patente contesta la demanda y sostiene que el otorgamiento de la misma se produjo con base en un estudio profundo de la solicitud presentada, el cual aparece plasmado en el concepto técnico Nº P-184, en el que se consignan las razones por las cuales el producto se consideró novedoso, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial.

Agrega que las personas que laboran en la División de Nuevas Creaciones son especialistas en la materia y que, por tal razón, no es necesario, en la mayoría de los casos, acudir a asesores externos para determinar la patentabilidad de un invento y que, por lo demás, la facultad de solicitar el examen de fondo a terceros expertos, es potestativa de la administración y no obligatoria.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de GACETA OFICIAL Estado, corresponde interpretar las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, cuyo texto literal es el siguiente: 02/07/99 24.44 hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” 3.5.

Artículo 27. Decisión 344: 3.1. Artículo 1. Decisión 344: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 3.2. Artículo 2. Decisión 344: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. 3.3.

Artículo 4. Decisión 344: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” 3.4. Artículo 16. Decisión 344: “Los productos o los procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple “Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

“Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” 3.6. Artículo 28. Decisión 344: “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.” 3.7.

Artículo 29. Decisión 344: “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” 4. CONSIDERACIONES Con fundamento en los antecedentes anteriormente relacionados, y ratificando en todo las líneas jurisprudenciales que sobre los te- GACETA OFICIAL mas regidos por las normas antes transcritas, ha desarrollado abundantemente y desde tiempo atrás El Tribunal, corresponde realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, los aspectos relacionados con los requisitos de patentabilidad; la novedad y el estado de la técnica; el nivel inventivo; y el examen de fondo para el otorgamiento de la patente, temas todos que resultan de la aplicación de las normas cuya interpretación prejudicial se pretende. 4.1.

Requisitos de patentabilidad.1 El artículo 1° de la Decisión 344 recoge en el ordenamiento comunitario andino, con respecto a los requisitos para que un producto o un procedimiento sea patentado, la tesis universalmente aceptada y que no genera en los momentos actuales ningún tipo de discusión, esto es, la de que la supuesta invención se caracterice por tener novedad, alto nivel inventivo y posibilidades de aplicación industrial.

Empero el cumplimiento de estos requisitos por un producto o por un procedimiento técnico no le asegura “per se” su condición de patentable, toda vez que la ley andina condiciona tal evento jurídico a que la invención no esté comprendida en alguna o algunas de las hipótesis expresamente excluidas por el artículo 7o. de la misma Decisión 344.

Ahora bien, tampoco pueden ser considerados como patentables aquellos productos o procedimientos que, aún siendo novedosos, teniendo un alto nivel inventivo y siendo susceptibles de aplicación industrial, hayan sido descalificados expresamente como invenciones en 1 Sobre los requisitos de patentabilidad pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: - Sentencia de 9-XII-94.

Proceso 6-IP-94. En G.O. A.C. Nº 170 de 23-I-95. - Sentencia de 7-IV-98. Proceso 11-IP-95. En G.O. A.C. Nº 394 de 19-VI-98. - Sentencia de 30-X-96. Proceso 1-AI-96. En G.O. A.C. Nº 234 de 21-IV-97. - Sentencia de 9-XII-96. Proceso 1-IP-96. En G.O. A.C. Nº 257 de 14-IV-97. - Sentencia de 31-X-89. Proceso 6-IP-89. En G.O. A.C. Nº 50 de 17-XI-89. - Sentencia de 20-V-98.

Proceso 12-IP-98. En G.O. A.C. Nº 428 del 16-IV-99. - Sentencia de 21-X-98. Proceso 28-IP-98. En G.O. A.C. Nº 398 de 22-XII.98. 02/07/99 25.44 la taxativa relación contenida en el artículo 6o. de la citada Decisión. De otra parte, en la misma norma jurídica, y luego de establecerse en el artículo 1o. los requisitos de patentabilidad, se determinan con valor normativo, en los artículos 2o., 4o. y 5o., respectivamente, los criterios y definiciones y el alcance de las expresiones “novedad”, “nivel inventivo” y “susceptibilidad de aplicación industrial”.

Esta es la razón por la cual el funcionario o el juez al aplicar el artículo 1o. de la Decisión 344, debe hacerlo necesariamente en armonía con lo que disponen, sistemáticamente sobre la patentabilidad, los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o. del mismo ordenamiento. 4.1.1. La novedad y el estado de la técnica. Aunque todos los tres requisitos enunciados por el artículo 1o. objeto de la interpretación deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis primero se hace recaer en el de la novedad, al punto que si éste no está presente, no habría lugar ni materia para entrar a verificar el cumplimiento de los otros dos.

Para determinar si una invención cumple con la condición de ser nueva (novedosa), es necesario contar con un conocimiento completo y amplio sobre el estado de la técnica, pues únicamente así podrá advertirse la existencia o no de un nuevo aporte, bien que perfeccione invenciones ya existentes ora que conciba un producto o procedimiento que antes no hacía parte de la realidad sensible.

Acerca de la importancia y la trascendencia del cumplimiento del requisito de la novedad ha dicho El Tribunal: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier GACETA OFICIAL 02/07/99 parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.” 2 Los conceptos y criterios que sirven para determinar si una invención es nueva y, por el contrario, cuándo ella no puede considerarse como tal, aparecen definidos, como ya se dijo, en el artículo 2 de la Decisión 344 interpretado, norma que vincula inescindiblemente el concepto de novedad con el de estado de la técnica, al decir que una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del universo de las invenciones cuya existencia haya sido conocida por el público por cualquiera de los medios comunes para ello.

En otros términos, la norma enseña que carece de novedad y por lo tanto no es patentable, la invención que se encuentre dentro del estado de la técnica, es decir, aquella cuya existencia haya sido objeto de divulgación o, que en general, se haya hecho accesible al público. En voces del Tribunal Comunitario el artículo 2 de la Decisión 344, objeto de interpretación: “ combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar esa invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad“ “Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de que habla el artículo 1 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualquiera de ellos, donde 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 26-IX-97. Proceso 15-IP-95. G.O. A.C. No 308 del 28-XI-97. Véase también la sentencia de 8VI-98. Proceso 31-IP-97, G.O. A.C. Nº 363 del 11-VIII98. 26.44 ‘LA NOVEDAD’ tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí) es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2 de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: ‘Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica’”.

(Proceso 6-IP94, G.O. No. 170 de 23 de enero de 1995).3 En el proceso 12-IP-98 El Tribunal hace un buen resumen de las reglas que deben tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Decisión 344, para definir si una invención es novedosa, cuando expresa: “ este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica” 4 4.1.2.

El nivel inventivo. El concepto de nivel inventivo, como ya se dijo, tiene también en la Decisión 344 una definición y descripción legal en la medida en que el artículo 4 considera que este requisito se da si “para una persona del oficio normal3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21-X-98. Proceso 28-IP-98. En G.O. A.C. Nº 398 de 22-XII-98. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 20-V-98. Proceso 12-IP-98. En G.O. A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL 02/07/99 mente versada en la materia técnica correspondiente”, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. corriente de sus actividades. “El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc..” (“El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 62)”.5 El Tribunal, al interpretar esta norma en pasadas providencias ha dicho al respecto, siguiendo, también, los lineamientos doctrinarios conocidos: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente.

“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. “Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso 27.44 4.1.3.

La posibilidad de aplicación industrial. Este otro requisito de patentabilidad, al igual que los dos anteriormente mencionados de la novedad y del nivel inventivo, está regulado también de manera especial. En efecto, el artículo 5 de la Decisión 344 define que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, trátese de la actividad productiva o de la actividad de servicios.

La concesión de una patente de invención debe ser el producto de una actuación que constituya un estímulo, un incentivo, para el desarrollo de la industria y el avance tecnológico. Se busca que la actividad inventiva del hombre implique una transformación positiva de la naturaleza que reporte beneficios económicos para quienes exploten las ideas materializadas en productos o en procedimientos.

El Tribunal interpretando el referido artículo 5 ha dicho: “Finalmente respecto al último requisito, la susceptibilidad de aplicación industrial, dice el profesor Manuel Pachón: “La invención para ser patentable debe poder producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

“Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20-V-98. Proceso 12-IP-98. En G.O. A.C. Nº 428 de 16-IV-99. GACETA OFICIAL 28.44 patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica.

Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se está poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado” (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez.

Ob. “Régimen Andino de Propiedad Industrial”, Edit. Gustavo Ibañez, 1995, pág. 63). “1. La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo.

(Artículo 21º). “En efecto, la exclusión de patentabilidad viene de la estricta aplicación de este criterio. Se considera en la mayoría de las legislaciones, que ciertas actividades son demasiado inherentes al ser humano como para tener una aplicación industrial” 6. 4.2. El examen de fondo para el otorgamiento de la patente. La solicitud de interpretación prejudicial que se resuelve hace alusión, en este punto, a los artículos 27, 28 y 29 de la Decisión 344, que, en su orden, se refieren al procedimiento que deben cumplir las oficinas nacionales competentes luego de realizado el examen de forma y ya en la oportunidad de practicar el examen de fondo, con o sin la participación de expertos o de organismos científicos, para luego de realizado el examen definitivo, otorgar o no la patente solicitada.

A este respecto es conveniente traer a colación en forma íntegra, no obstante lo extenso que resulta la transcripción que debe hacerse, el análisis que con relación a todo el Capítulo IV, concerniente al trámite de la solicitud de patente, llevó a cabo El Tribunal en reciente sentencia: “2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad.

Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º). “3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado.

Publicación que está revestida de carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º). “De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional “4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.

(Artículo 25º). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21-X-98. Proceso 28-IP-98. En G.O. A.C. Nº 398 de 22-XII-98. Véase también la sentencia de 7-IV-98. Proceso 11-IP-95. En G.O. A.C. Nº 349 de 19-VI-98. “5. Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente “ para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344: 6 02/07/99 GACETA OFICIAL debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…”, facultándole la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344.

(Artículo 26º). “6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso - administrativo: - Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros. - Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.

“En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.

En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Compe- 02/07/99 29.44 tente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.

(El subrayado es del Tribunal). “De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” “Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado.

“Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.

“7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sen- GACETA OFICIAL tido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27.”7 Como uno de los argumentos que se esgrimen en el caso interno que da lugar a la consulta prejudicial que se resuelve, dice relación con el hecho de que no se practicó el examen de fondo a que se refiere el artículo 27, por cuanto no se contó con un concepto de expertos externos o de organismos científicos, tal como lo exige el artículo 28, debe decirse que dicha solicitud, que tiene por fin precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 20-V-98. Proceso 12-IP-98 Sentencia de 20-V-98. En G. O. A. C. Nº 428 de 16-IV-99. 02/07/99 30.44 la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma imperativa sino facultativa. Sinembargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena exige para la patentabilidad de una invención que sea nueva, aporte actividad inventiva y tenga aplicación industrial.

Es así como el artículo 1° de la citada Decisión establece claramente que en la subregión andina se otorgarán patentes para invenciones de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología y establece los tres requisitos de patentabilidad mencionados: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.

Segundo: El artículo 2° de la Decisión 344 señala que se considera novedoso un invento cuando no está comprendido “en el estado de la técnica”, el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Tercero: Las normas de trámite o de procedimiento a que se refiere la Decisión 344 deben ser observadas a cabalidad por parte de las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, o por el juez competente en su caso, pues no hacerlo implica violación del ordenamiento jurídico comunitario. GACETA OFICIAL Cuarto: Quinto: Sexto: Según lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 344 el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto establecer si la invención es o no patentable.

Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se encuentre la posible existencia de vulneración total o parcial de derechos de terceros o la necesidad de información adicional, deberá requerir al solicitante para que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes y para que presente información complementaria a la de la solicitud en estudio, que le permita contar con una cabal apreciación para el análisis de fondo de la solicitud de patente.

La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos a que se refiere el artículo 28, con el fin de precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente. Sinembargo se hará imperativo, por razones de orden práctico, solicitarlos cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia. En el trámite de solicitudes de patentes deberá distinguirse entre el examen de fondo y el examen definitivo cuando a éste haya lugar, según lo dispone el artículo 29 de la Decisión 344.

Los dos trámites deberán separarse de manera que el examen definitivo se produzca una vez que la parte solicitante haya 02/07/99 31.44 allegado la documentación que le sea requerida o haya presentado sus argumentos; de lo contrario deberá declararse abandonada la solicitud. Si no se considera del caso por la Oficina Nacional Competente solicitar información o argumentos adicionales, el examen de fondo deviene definitivo.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3328, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/07/99 32.44 PROCESO 2-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

Proceso Interno No. 4681. Actor: Sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA. (Marca “OPRAZOLE”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel Urueta Ayola, en oficio 2084 de 30 de noviembre de 1998, de los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso Nº 4681 instaurado por la Sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA., por el cual pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 25354 de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegatoria del registro de la marca OPRAZOLE solicitado por la Sociedad actora; de la Resolución 9619 de 15 de abril de 1997, dictada por la División de Signos Distintivos de la misma entidad, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la primeramente mencionada; y de la Resolución 1010 de 20 de junio de 1997, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la que se decide el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25354.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación corres- pondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: El Tribunal, analizada la documentación allegada estima necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa: 1.1. Los actos administrativos demandados. La acción de nulidad intentada abarca los siguientes tres actos administrativos relacionados con la negativa de registro a la marca en cuestión así: 1.1.1.

La Resolución Nº 25354 de 28 de diciembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se negó el registro de la marca OPRAZOLE solicitada por la Sociedad actora; 1.1.2. La Resolución No. 9619 de 15 de abril de 1997, dictada por la División de Signos Distintivos de la misma entidad, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la primeramente mencionada; y 1.1.3.

La Resolución No. 1010 de 20 de junio de 1997, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se decide el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 25354. 1.2. Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los GACETA OFICIAL hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1.

El procedimiento administrativo mediante el cual se negó a LABORATORIOS FARMACOL LTDA. el registro de la marca OPRAZOLE (Clase 5) se respalda en el argumento central de que dicha marca presenta “similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético”, con la marca ORAZOLE previamente registrada a favor de LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., sociedad ésta que actuó como opositora en el procedimiento gubernativo. 1.2.2.

De la demanda y sus anexos, se colige que la sociedad LABORATORIOS FARMACOL LTDA. presentó la solicitud de registro de la marca OPRAZOLE para amparar productos de la clase 5a. internacional, solicitud que se radicó con el número 331200, para el trámite administrativo; que la sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A.. se opuso a la concesión del registro alegando ser prioritario solicitante del registro de la marca ORAZOLE, también solicitada para amparar productos de la clase 5a. internacional; que la oposición fue declarada fundada, particularmente con el argumento de que entre los dos signos “existen similitudes que inducirían al consumidor a error”, por lo cual se negó el registro solicitado con apoyo legal en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que el apoderado de la solicitante vencida, interpuso los recursos gubernativos procedentes, los cuales no tuvieron prosperidad; y que, por último, se acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acción de nulidad con restablecimiento del derecho, en procura de obtener la nulidad de los actos denegatorios del registro para que, en su defecto, se ordene la concesión del mismo. 1.2.3.

Aparecen en el expediente sendas copias de las contestaciones a la demanda producidas por la Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso y por la Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad emisora de los actos administrativos demandados. En tales documentos se proclama y defiende la legalidad de los actos acusados señalando que ellos no incurren en violación de normas de carácter superior, puesto que, de conformidad con las atri- 02/07/99 33.44 buciones legales de la Superintendencia de Industria y Comercio, se procedió a efectuar el examen conjuntual de la marca solicitada (OPRAZOLE) frente a la marca registrada (ORAZOLE) y se concluyó que aquélla era irregistrable por presentar similitudes que conducirían a error al consumidor. 1.2.4.

La controversia judicial se plantea, entonces, en la supuesta violación de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que ellas permitirían el registro como marca de los signos perceptibles y suficientemente distintivos, susceptibles de representación gráfica y en que, de otra parte, ellas se habrían interpretado inadecuadamente al impedir el registro solicitado alegando una presunta situación de confundibilidad.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, las normas a interpretarse son las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más el artículo 5o. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No obstante, El Tribunal, siguiendo los derroteros que ha trazado en anteriores oportunidades, estima que no es procedente el pronunciamiento interpretativo con relación a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ni con respecto al artículo 5o del Tratado Constitutivo del Tribunal, por las razones que ahora ratifica y que bien se expresaron en la sentencia de 3 de diciembre de 1998, cuando se dijo: “ estima improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares.

Asimis- GACETA OFICIAL 02/07/99 mo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro”.1 34.44 servaciones al registro de la marca solicitado.

“A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 3.4.

Artículo 95. Decisión 344. 3.1. Artículo 81. Decisión 344. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. Decisión 344. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.3.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. 4. CONSIDERACIONES Con vista en lo anteriormente expuesto, y con seguimiento de las líneas jurisprudenciales que sobre los temas regidos por las normas arriba copiadas ha desarrollado El Tribunal, corresponde realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, los aspectos referentes a requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la comparación entre marcas, en particular de productos farmacéuticos; el trámite de las observaciones a la solicitud de registro y el interés legítimo para proponerlas.

Artículo 93. Decisión 344. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar ob- 1 “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. Marca OMEPRAL. En G.O.A.C. Nº 419 de 17-III-99. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de GACETA OFICIAL 02/07/99 35.44 representación gráfica.

El Tribunal ha sostenido que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica también señaladas en ese artículo son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, tanto en el caso de marcas denominativas como gráficas, pues el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.), por lo que si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 81 de la Decisión 344, a la luz del artículo 82 literal a) de la misma Decisión, no puede ser registrado como marca. poniendo el énfasis en el aspecto de la distintividad, cuando dice que: Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados de la distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, como paso previo a la registrabilidad de una marca4.

“No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.2 El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

En el mismo sentido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define dicho concepto 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13-VII-98. “Se entiende generalmente que una marca es signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” 3. Las concordantes definiciones arriba mencionadas dejan ver que la marca se caracteriza por estar conformada por los siguientes elementos: es un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá entonces, analizar, en primer lugar, si el signo que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que ante- 3 4 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

OMPI. “El papel de la Propiedad Industrial en la protección de los consumidores”. Ginebra 1983. pág. 13. Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 359 del 4-VIII-98. GACETA OFICIAL riormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado.

En cuanto a los conceptos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica el Tribunal Comunitario ha elaborado y sistematizado con fundamento en la ley supranacional, en la doctrina y en su propia creación jurisprudencial, unos criterios que permiten al juez nacional, en el proceso ideológico de subsumir el caso concreto que juzga en la norma aplicable, realizar la valoración correspondiente tendiente a definir la controversia planteada; tales son: 4.1.1.

La distintividad es una característica esencial de la marca consistente en la posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, logrando que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie. Se dice, por tanto que el signo será distintivo cuando sirva por sí solo para identificar un producto o servicio sin que llegue a confundirse con dichos producto o servicio, o con sus características esenciales o primordiales o, con otros productos o servicios.

La distintividad supone que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya utilizados para distinguir productos o servicios de la misma especie, de tal forma que si tal confusión o falta de distintividad se presenta y el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, tiene vedada la posibilidad de registrarse como marca. 02/07/99 4.1.3.

La posibilidad de representación gráfica se concibe como la descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca. Tal representación se vale de palabras, figuras o signos con el objeto de permitir, igualmente, tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas5. 4.2. Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores quienes quedarían en incapacidad de distinguir acerca del origen empresarial de los mismos bienes y escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre albedrío. Con el propósito de proscribir el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una 5 4.1.2.

La perceptibilidad es la capacidad o característica que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Según lo ha dicho El Tribunal la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que pueda ser aprehendido por el público. No obstante, por ser el sentido de la vista el más generalizado en la percepción sensible o externa de los signos, éstos han venido caracterizándose como una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, etc. 36.44 Con respecto a los anteriores conceptos véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal que se citan a continuación: Sentencia de 9-XII-88.

Proceso 4-IP-88. Caso “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”. En G.O.A.C. Nº 39 de 24-I89. Sentencia de 25-IX-90. Proceso 3-IP-90. Caso “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”. En G.O.A.C. Nº 70 de 15-X90. Sentencia de 22-X-91. Proceso 3-IP-91. Caso “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”. En G.O.A.C. Nº 93 de 11-XI-91. Sentencia de 11-III-98. Proceso 14-IP-96.

Caso “PROMOFERIAS”. En G.O.A.C. Nº 363 de 11-VIII-98. Sentencia de 17-VII-98. Proceso 4-IP-98. Caso “OPTIPAN”. En G.O.A.C. Nº 375 del 7-X-98. GACETA OFICIAL marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizarse por el juez o el administrador el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada.

Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).

En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia6”.

En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las denominaciones ORAZOLE y OPRAZOLE, la pri- 02/07/99 mera de ellas registrada previamente para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la segunda, negada su registrabilidad, también referida a productos de la misma clase.

Se concluye evidentemente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá limitarse a verificar si entre ellas existe similitud. Empero la semejanza debe ser, según lo ha dicho reiteradamente El Tribunal, de tal magnitud que pueda originar confusión en el público consumidor7. Como quiera que en el “sub-lite” la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios denominativos, el juez nacional deberá tener en cuenta, para resolver el conflicto, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto, punto que se desarrolla en el siguiente acápite.

Pero además, y toda vez que se trata de productos farmacéuticos, los criterios y reglas especiales que al respecto se han definido y que también serán objeto de examen en esta providencia. 4.3. Comparación entre Marcas Denominativas. Las marcas denominativas son las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en unificar, elaborar y señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.

A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar o ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios 7 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN.

En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. 37.44 Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17-IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13VII-98. GACETA OFICIAL 02/07/99 que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.8 “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes 38.44 Empero como en el sublite se trata de la comparación entre dos signos marcarios referentes a productos farmacéuticos, a medicamentos, según lo que han dicho tanto la doctrina como El Tribunal, debe guardarse un cuidado especial al realizar el cotejo correspondiente con el fin, por un lado, de no incurrir en un rigorismo extremo que impida la posibilidad de competencia y, por otro, de no caer en laxitudes de tal naturaleza que permitan la confusión y las equivocaciones en el consumidor, las cuales en este tipo de productos pueden tener consecuencias mucho más allá de lo simplemente económico.

Estos criterios específicos aparecen consignados en pronunciamientos interpretativos del Tribunal como los que se transcriben a continuación, en los que además, prolijamente, se hace referencia a lo que la doctrina enseña a este respecto:9 8 9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta).

En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. Sobre la comparación marcaria respecto de productos farmacéuticos pueden verse, entre otras, las siguientes sentencias del Tribunal: - Sentencia de 6-II-98. Proceso 13-IP-97. Caso DERMALEX, G.O.A.C. N° 329 de 9-III-98; - Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95, Caso AFLOX, G.O.A.C. N° 233 de 19-XI-96. - Sentencia de 27-VI-96.Proceso 18-IP-95, Caso SULFAPLATA, G.O.A.C. N° 231 de 17-X-96.

GACETA OFICIAL “El señalar una diferencia entre las diversas marcas que pertenecen a la clase 1, 4 y 5 que se refieren a productos químicos y farmacéuticos es básica, ya que dentro de las mismas se encuentra asentado el precedente de beneficiar al público en general a obtener un producto que fácilmente identifique alguna de sus propiedades químicas.

Es muy válido que una casa farmacéutica corra el riesgo que al obtener derechos de registro de una marca existan otras que sin ser idénticas a la suya puedan ser similares y exista cierto riesgo de confusión por haber usado las primeras letras del químico más importante en su medicamento. “La naturaleza de las marcas de productos farmacéuticos dan a conocer al público y a sus comerciantes una cualidad que tiene el producto, de esta manera si son aceptadas por la Oficina Nacional Competente diferentes marcas de medicamentos similares en sus radicales por señalar una de las bondades del medicamento, no se puede pensar que se limite el registro de marcas farmacéuticas que tienen una misma finalidad.

Por ejemplo si una casa farmacéutica decide el tener una exclusividad en el registro marcario con el nombre de un medicamento no debe usar la combinación de letras de uno de los compuestos del mismo ya que otros tienen el mismo derecho de registrar un nombre que sin ser idéntico al primero sea confundible por utilizar una combinación de letras del mismo componente químico genérico resultando por ello confundibles.

““Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno””.

(Proceso 13-IP-97, G.O. 329 de 9 de marzo de 1998) “El Tratadista mexicano David Rangel Medina, expresó que: 02/07/99 39.44 ““Es en el campo de la química, de la farmacia y de la biología en general donde suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas que, sin contrariar la prohibición legal de adoptar como marcas los vocablos generalmente usados para nombrar los productos a que la marca está destinada, pueden al mismo tiempo prestar al médico, al farmacéutico y en general al técnico en el ramo industrial de que se trate, el servicio inapreciable en estos tiempos en que los productos de laboratorio se multiplican, de sugerirles para los fines terapéuticos y del despacho de drogas cuál es la composición de las diversas especialidades ” ““En la composición de las marcas de este género -escribe Da Gama Cerqueira- sobre todo en la industria farmacéutica, es común el empleo de radicales sacados de palabras de uso común, de prefijos y sufijos, para formar con ellos nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación. Otras veces, se procede por la supresión de letras o sílabas de palabras conocidas o por la intercalación o transposición de sus elementos.

En la industria de medicamentos es común el empleo de radicales, de nombres de substancias químicas, como CALCI, CALC, IOD, BROM, LACTO, LACTI, CARBO, FER, BISM, ARBS, PEPTO, GLUC, FOSF, SULF, etc., los cuales, ligados a otros elementos, forman denominaciones especiales, como calcigenol, iodinjectol, bromural, lactipan, bismanión, arsan, peptocalcio, glucal, fosfatán, sulfargil.

Otras veces, la radical se refiere al órgano (pulm, hepato, oto), dando lugar a marcas como pulmoquinín, hepabilín, otalgán, o a la propia enfermedad (bronchi, gastr, pio), o también al modo de aplicar el medicamento (trans, endo, etc.), formando denominaciones como transpulmín, endopulmín, y otras””. ““Todas estas radicales, prefijos y sufijos -sigue diciendo el autor brasileño- siendo de uso común no pueden constituir objeto de derecho exclusivo.

Lo cual, sin embargo, no significa que se deba conceder el registro de marcas susceptibles de confusión con otras ya registradas, so pretexto de que están compuestas de elementos vulgares, porque el derecho de usarlos no excluye la necesidad de evitar confusión entre las marcas y los GACETA OFICIAL productos. Es cierto que el número limitado de esos elementos no permite la formación de marcas absolutamente distintas, habiendo cierta semejanza entre las que se componen con los mismos radicales y sufijos.

De ahí resulta que las cuestiones entre marcas de tal especie no pueden ser examinadas con el mismo rigor que se justificaría en relación a denominaciones completamente arbitrarias ””. (David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, págs. 273 y 274) “Básicamente hay que tomar muy en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en lo que se refiere al registro de una marca, puesto que al tomar un prefijo del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario; es decir, que al juzgar registros de marcas de productos farmacéuticos se debe tomar en cuenta estas características específicas para el tema.

Y por ende la oficina nacional competente debe tomar en cuenta éstas en todos los casos en las que se los solicite”.10 4.4. Sobre las observaciones a la solicitud de registro de una marca y el interés legítimo para oponerse al mismo. Con respecto a la interpretación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, que son también objeto de la solicitud que se atiende, hay que decir, con el texto de dichas normas, que admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92 ibídem, la oficina nacional competente debe proceder a la publicación de la misma.

Efectuada la publicación, los terceros que tengan interés legítimo respecto de la solicitud, pueden oponerse al registro del signo mediante la formulación de “observaciones”, las cuales pueden ser presentadas dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la publicación (art. 93). En el evento de que se hayan presentado las “observaciones” en el término oportuno y por 10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. Caso OMEPRAL. En G.O.A.C. Nº 419 de 17-III-99. 02/07/99 40.44 parte de quien tenga el interés legitimo requerido para hacerlo, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (art. 95).

Una vez agotado este término, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. La función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de “observaciones” compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo.

Esto porque el objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de las marcas. Ahora bien, las normas interpretadas establecen que sólo pueden tomarse en consideración por la oficina nacional competente aquellas observaciones formuladas por la persona que tenga legítimo interés al momento de presentarse la observación, interés que debe, por supuesto, acreditarse en el momento procesal administrativo correspondiente.

Sobre el particular ha dicho El Tribunal en reciente pronunciamiento: “El artículo 95 de la Decisión 344, posibilita la presentación de observaciones, es decir, concede legitimación activa para tal hecho, a quien tenga “legítimo interés” y quien tenga tal interés no puede ser otro que quien se siente perjudicado. “Más como definición de lo que es y significa legítimo interés, Marco Matías Alemán en su obra “Marcas” (ob. cit. pág. 115) trae algunos ejemplos útiles de las personas a quienes les asiste tal legítimo interés, y anota que el “legítimo interés debe existir por parte del observante al momento de presentarse la observación, y como ya lo dijimos debe ser acreditado dentro del memorial de observación. Le asiste legítimo interés a quien es titular de una marca registrada, o goce de un derecho de prioridad dentro del país donde se solicita el registro, o haya sido solicita- GACETA OFICIAL 02/07/99 do primero la marca en un país miembro diferente a aquel en que se intente el registro, o haya reivindicado una prioridad dentro del término establecido (ya sea por una solicitud válidamente presentada en otro país miembro o por haber identificado con la marca productos o servicios en una exposición); igualmente le asiste legítimo interés al titular de un derecho de autor, etc.” citado en el Proceso 32-IP-96, Gaceta Oficial N° 279 de 25 de julio de 1997.

Omitir el análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud, so pretexto de que no se presentaron observaciones o, limitarse sólo a los argumentos planteados en éstas, podría conducir, al estudiarse la legalidad de la concesión o de la negación del registro, a que se diera la nulidad de tal decisión por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la violación de “cualquiera” de las disposiciones de la Decisión que se interpreta.

“Entre las personas legitimadas, Fernández Novoa cita al “titular anterior de una marca registrada y el solicitante anterior de un registro de marca: uno y otro podrán invocar cualquiera de las prohibiciones establecidas en los artículos 11 y siguientes y, de manera particular, la titularidad de una marca anterior que genere la existencia de riesgo de confusión o bien de riesgo de asociación ” (“Derecho de Marcas”, Madrid, 1990, pág. 154).

Con fundamento en las consideraciones anteriores, “Según Metke “cumple con el requisito de legítimo interés no sólo quien alegue un derecho particular que pueda resultar quebrantado con la concesión del registro de marca (causales de irregistrabilidad consagrada en el artículo 83), sino el que pueda efectuarse aún en forma indirecta, por ejemplo al verse privado de la posibilidad de usar un término genérico o de uso común para sus productos (causales consagradas en el art. 82)”.

(ob. cit, pág. 108, Marco Matías Alemán, MARCAS)”11 Finalmente, se debe tomar en consideración que la actividad de la oficina nacional competente no debe concretarse exclusivamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis exhaustivo y pormenorizado de la solicitud de registro frente a las prohibiciones contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. En G.O.A.C. Nº 419 de 17-III-99. Véase también a este respecto la sentencia de 4-VII-94.Proceso 2-IP-94, G.O.A.C. N° 163 de 12-IX-94. Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 sino también, no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación. Empero, tratándose del registro de marcas de productos farmacéuticos, esta comparación deberá, además, y de manera especial, remitirse a la jurisprudencia comunitaria en la que se señalan reglas específicas para analizar la confundibilidad entre un signo ya registrado y uno solicitado.

Tercero: 11 41.44 Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser GACETA OFICIAL 02/07/99 rechazado el registro, en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. Cuarto: Quinto: El examen de registrabilidad al que debe someterse un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o negar la solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones como en los que no se presenten.

Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca las personas que acrediten un legítimo interés. 42.44 pia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4681, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante co- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Reglamento sobre sumarios por incumplimiento de sentencias EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 14 del Tratado que lo creó,

CONSIDERANDO

Que el Tratado de Creación del Tribunal dispone en su artículo 25 la obligación que tienen los Países Miembros de adoptar en el término allí previsto las medidas necesarias para la cumplida ejecución de las sentencias proferidas en las acciones de incumplimiento. Que los países renuentes a adoptar las medidas dispuestas en la sentencia de incumplimiento podrán ser objeto de sanciones impuestas sumariamente por el Tribunal, previa opinión de la Secretaría General acerca de la naturaleza de tales sanciones.

Que la sanción consistirá en facultar, por medio de providencia proferida por el Tribunal, a los Países Miembros para que restrinjan o suspendan, total o parcialmente las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al País Miembro remiso. Que se hace necesario expedir una reglamentación que desarrolle los preceptos atinentes al cumplimiento compulsivo de las sentencias del Tribunal, proferidas en las acciones de incumplimiento, contenidos en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los artículos 69, 70 y 71 de su Estatuto (Decisión 184), a efecto de lo cual y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de su reglamento interno, ACUERDA: Expedir el siguiente reglamento especial sobre los sumarios tendientes a verificar la cabal eje- GACETA OFICIAL cución por parte de los Países Miembros de las sentencias proferidas en acciones de incumplimiento: Artículo 1º. 02/07/99 Tribunal dictará Auto de archivo de la actuación. Artículo 5º.

Objeto. El presente reglamento es aplicable al procedimiento que debe cumplirse con fundamento en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, a fin de determinar el incumplimiento en que pudiera haber incurrido un País Miembro en la ejecución de una sentencia dictada en su contra en desarrollo de una acción de incumplimiento. Artículo 2º.

Iniciación. El procedimiento sumario para determinar el incumplimiento de la sentencia se iniciará por El Tribunal de oficio, con fundamento en su propia información o con base en noticia, solicitud, queja o denuncia de parte de los Países Miembros, de los órganos comunitarios o de cualquier particular. Artículo 3º. Indagación preliminar.

Conocida la noticia sobre el incumplimiento de la sentencia, El Tribunal la evaluará y determinará si es del caso la iniciación de un procedimiento sumario con el objeto de verificar el incumplimiento informado. Auto de archivo por falta de mérito. Si evaluada la información de que trata el artículo 2º, resultare que ésta no tiene la seriedad o el mérito suficientes para deducir que el País sindicado de la conducta renuente se encuentra incurso en ella, o si fuere evidente que el incumplimiento que se le atribuye no se presenta, El Formulación de pliego de cargos.

El Tribunal dispondrá por medio de Auto iniciar el procedimiento sumario cuando del estudio de los hechos considerados se advierta en ellos serios motivos de credibilidad acerca del incumplimiento. Dicho Auto, que será notificado al País Miembro al cual se atribuye la conducta renuente que se investiga y comunicado a los demás Países Miembros, a la Comisión y a la Secretaría General, deberá consignar la información que se tiene respecto del supuesto incumplimiento y mencionar las normas comunitarias que con la conducta renuente se estarían infringiendo y las que contemplan las sanciones en que incurriría, de resultar probada su conducta.

Artículo 6º. Se designará un Magistrado sustanciador quien deberá estudiar la documentación allegada y formular las recomendaciones pertinentes, las cuales podrán ser de archivo, en el caso de que no se encuentre mérito para iniciar el sumario o de formulación de cargos en el caso de que existiere dicho mérito. Artículo 4º. 43.44 Derecho de defensa.

El País Miembro destinatario de la formulación del pliego de cargos por incumplimiento de sentencia dispondrá de 30 días, más el término de la distancia, para presentar ante El Tribunal los descargos y explicaciones que tenga a bien. Junto con el escrito de explicaciones deberán aportarse las pruebas que se pretenda hacer valer. De igual término dispondrán los demás Países Miembros, la Comisión y la Secretaría General con el objeto de formular al Tribunal las opiniones que tengan a bien, respecto de la investigación sumaria en curso.

Artículo 7º. Valoración de los descargos. Vencido el término a que se refiere el artículo 6º, El Tribunal estudiará la totalidad de los documentos obrantes en el expediente y determinará, en su caso, el archivo de los autos y la cesación del procedimiento sumario, GACETA OFICIAL por haber sido suficientes las explicaciones para demostrar que no se incurría en incumplimiento o, de lo contrario, continuar con la actuación. Artículo 8º.

Declaración del incumplimiento y solicitud de opinión a la Secretaría General. En el caso de que se encontrare comprobada la situación de incumplimiento de la sentencia, El Tribunal dictará un auto en el que formalmente declare su ocurrencia y solicite a la Secretaría General que emita opinión acerca de las medidas sancionatorias que podrían imponerse al País Miembro al que se atribuye la referida conducta.

La Secretaría General dispondrá de un término de 30 días para remitir al Tribunal la opinión solicitada. Artículo 9º. Audiencia. El Tribunal, una vez conocida la opinión de la Secretaría General, decidirá si convoca o no a una audiencia con el objeto de precisar lo que corresponda con respecto al tipo de medidas que podrían ser adoptadas a fin de restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo que beneficien al País Miembro remiso.

En el evento de optarse por la Audiencia, en el Auto que la convoque, se determinará el tipo o clase de audiencia, pública o privada, y se señalará las personas que serán oídas en la misma. Artículo 10º. Auto de aplicación de medidas restrictivas. En el término de 10 días siguientes al de la recepción de la opinión de la Secretaría General, o de 5 días siguientes al de la clausura de la Audiencia, si se hubiere convocado, El Tribunal expedirá un Auto mediante el cual determinará los límites dentro de los cuales los Países Miembros podrán restringir o suspender, total o parcial- 02/07/99 44.44 mente, las ventajas del Acuerdo que beneficien al País Miembro remiso.

El Auto será comunicado, a todos los Países Miembros y a la Comisión por intermedio de la Secretaría General y publicado en la Gaceta Oficial. Artículo 11º. Auto de archivo por demostración de cumplimiento. Cuando en cualquier estado del procedimiento sumario, se hubiere demostrado que el País obligado a cumplir la sentencia del Tribunal, la ha ejecutado plenamente, se dispondrá archivar las diligencias correspondientes.

Cuando el país sancionado demuestre que ha cumplido las obligaciones impuestas en la sentencia se ordenará la cesación de la aplicación de las medidas sancionatorias, lo cual se comunicará a los Países Miembros y a la Comisión por intermedio de la Secretaría General. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Sede del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a los siete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

PUBLIQUESE. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El texto del documento que antecede es fiel copia del original que reposa en esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú