PROCESO 42-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Proceso Interno No. 3328. Actor: SIMEX LTDA Y CÍA S. EN C. Y OTRAS.
(Patente “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”). El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Libardo Rodríguez Rodríguez, en oficio 1463 de 14 de setiembre de 1998, de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 3328, sobre nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nº 1505 de 7 de julio de 1994 y 2364 de 1o. de noviembre de 1994, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y teniendo en cuenta: 1.
ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada considera necesario referirse a los antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, para lo cual observa: 1.1. Los actos administrativos demandados. Son las resoluciones Nº 1505 de 7 de julio de 1994, por la cual se otorgó patente de privilegio de invención a la creación arriba mencionada, en favor de la sociedad FORMACOL GUHL STEINHAUSER & CIA S.C.A. y No. 2364 de 1o. de noviembre de 1994, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la anteriormente nombrada, se dispuso confirmarla en todas sus partes, proferidas ambas por la Superintendencia de Industria y Comercio; 1.2.
Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1. La Sociedad Formacol S.C.A., solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de derechos de patente para explotar con exclusividad y por el término legal, el invento denominado “CONSTRUCCION DE BASE DE RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR COSMETICOS”. 1.2.2.
La sección de patentes de la mencionada División de Propiedad Industrial produjo el concepto técnico Nº 15.500 de fecha 15 de septiembre de 1981, en el que conceptuó que “La presente solicitud reúne los requisitos técnicos exigidos para la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial”. Publicado como fue el correspondiente extracto, no se formularon oposiciones de ninguna clase dentro del término legal. 1.2.3.
El 24 de febrero de 1994 la oficina de nuevas creaciones de la dependencia oficial citada, emitió el concepto técnico Nº P-184, en el que se consignó el concepto favorable de patentabilidad de la solicitud. 1.2.4. Por el primero de los actos acusados, confirmado por el segundo de ellos, el Superintendente de Industria y Comercio concedió la patente de privilegio de invención solicitada, previas las consideraciones que obran en los respectivos actos administrativos. 1.2.5.
Presentada la demanda contenciosa en procura de lograr la anulación de los actos administrativos acusados, por violación, según la parte actora, de los artículos 1, 2, 4, 16, 27, 28 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se esgrimieron, entre otros, argumentos del siguiente tenor: Que si la administración hubiese procedido al examen de la solicitud para efectos de determinar si era o no patentable la invención, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la mencionada Decisión, habría encontrado que el invento cuya patente se solicitó, era conocido en Colombia y en el mundo, mucho antes del 4 de febrero de 1981, fecha en que se presentó la solicitud.
Que tal circunstancia determina que la solicitud no reunió los requisitos y las condiciones a que se refieren los artículos 1, 2, 4 y 16 de la Decisión 344, para que la invención pudiese haber sido patentada. Que para corroborar lo anterior basta examinar los documentos emanados de la oficina española de patentes y marcas en la que se da cuenta del registro de los modelos de utilidad Nº 223.808, denominado “ENVASE PERFECCIONADO” y cuyo titular es PRODUCTOS SELECTOS DEL CERDO S.A.”, concedido por resolución de 14 de marzo de 1977 y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de mayo de 1977, y el modelo de utilidad Nº 223.015, denominado “MACETA PERFECCIONADA” cuyo titular es Dolores Taberner, concedido por Resolución de 16 de junio de 1980 y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de junio de 1980.
Que existió violación del artículo 29 de la Decisión 344 en la medida en que no consta en los antecedentes de los actos administrativos acusados que se haya realizado el examen definitivo de patentabilidad en los términos de la ley y que, por consiguiente, ese concepto nunca pudo ser favorable “siendo esta circunstancia el requisito sine qua non, para que pueda otorgarse la patente”. 1.2.6.
La entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas que se citan como violadas por la demandante y que la administración se ajustó en un todo a las disposiciones vigentes sobre la materia; agrega que “tan es así que una vez agotados los trámites en estudio preliminar de la solicitud y publicación de la misma, y vencido el término de observaciones, se decidió sobre la patentabilidad de la invención, claro está, una vez realizado el estudio de las condiciones de fondo que ordena la decisión andina”.
Añade que no se encontró anterioridad que desvirtuara la novedad de la invención. Controvierte las anterioridades españolas a que se refiere el actor y dice que ellas “no tienen las características técnicas para ser consideradas como prueba de la falta de novedad de la patente cuestionada”, ni para determinar que la invención se derive de manera evidente del estado de la técnica. 1.2.7.
También el apoderado de la sociedad titular de la patente contesta la demanda y sostiene que el otorgamiento de la misma se produjo con base en un estudio profundo de la solicitud presentada, el cual aparece plasmado en el concepto técnico Nº P-184, en el que se consignan las razones por las cuales el producto se consideró novedoso, con nivel inventivo y susceptible de aplicación industrial.
Agrega que las personas que laboran en la División de Nuevas Creaciones son especialistas en la materia y que, por tal razón, no es necesario, en la mayoría de los casos, acudir a asesores externos para determinar la patentabilidad de un invento y que, por lo demás, la facultad de solicitar el examen de fondo a terceros expertos, es potestativa de la administración y no obligatoria.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, cuyo texto literal es el siguiente: 3.1. Artículo 1. Decisión 344: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” 3.2.
Artículo 2. Decisión 344: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. 3.3.
Artículo 4. Decisión 344: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” 3.4. Artículo 16. Decisión 344: “Los productos o los procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 2 de la presente decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” 3.5.
Artículo 27. Decisión 344: “Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. “Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.
Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada.” 3.6. Artículo 28. Decisión 344: “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.” 3.7.
Artículo 29. Decisión 344: “Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” 4. CONSIDERACIONES Con fundamento en los antecedentes anteriormente relacionados, y ratificando en todo las líneas jurisprudenciales que sobre los temas regidos por las normas antes transcritas, ha desarrollado abundantemente y desde tiempo atrás El Tribunal, corresponde realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entonces, los aspectos relacionados con los requisitos de patentabilidad; la novedad y el estado de la técnica; el nivel inventivo; y el examen de fondo para el otorgamiento de la patente, temas todos que resultan de la aplicación de las normas cuya interpretación prejudicial se pretende. 4.1.
Requisitos de patentabilidad.[1] El artículo 1° de la Decisión 344 recoge en el ordenamiento comunitario andino, con respecto a los requisitos para que un producto o un procedimiento sea patentado, la tesis universalmente aceptada y que no genera en los momentos actuales ningún tipo de discusión, esto es, la de que la supuesta invención se caracterice por tener novedad, alto nivel inventivo y posibilidades de aplicación industrial.
Empero el cumplimiento de estos requisitos por un producto o por un procedimiento técnico no le asegura “per se” su condición de patentable, toda vez que la ley andina condiciona tal evento jurídico a que la invención no esté comprendida en alguna o algunas de las hipótesis expresamente excluidas por el artículo 7o. de la misma Decisión 344.
Ahora bien, tampoco pueden ser considerados como patentables aquellos productos o procedimientos que, aún siendo novedosos, teniendo un alto nivel inventivo y siendo susceptibles de aplicación industrial, hayan sido descalificados expresamente como invenciones en la taxativa relación contenida en el artículo 6o. de la citada Decisión. De otra parte, en la misma norma jurídica, y luego de establecerse en el artículo 1o. los requisitos de patentabilidad, se determinan con valor normativo, en los artículos 2o., 4o. y 5o., respectivamente, los criterios y definiciones y el alcance de las expresiones “novedad”, “nivel inventivo” y “susceptibilidad de aplicación industrial”.
Esta es la razón por la cual el funcionario o el juez al aplicar el artículo 1o. de la Decisión 344, debe hacerlo necesariamente en armonía con lo que disponen, sistemáticamente sobre la patentabilidad, los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 7o. del mismo ordenamiento. 4.1.1. La novedad y el estado de la técnica. Aunque todos los tres requisitos enunciados por el artículo 1o. objeto de la interpretación deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis primero se hace recaer en el de la novedad, al punto que si éste no está presente, no habría lugar ni materia para entrar a verificar el cumplimiento de los otros dos.
Para determinar si una invención cumple con la condición de ser nueva (novedosa), es necesario contar con un conocimiento completo y amplio sobre el estado de la técnica, pues únicamente así podrá advertirse la existencia o no de un nuevo aporte, bien que perfeccione invenciones ya existentes ora que conciba un producto o procedimiento que antes no hacía parte de la realidad sensible.
Acerca de la importancia y la trascendencia del cumplimiento del requisito de la novedad ha dicho El Tribunal: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.
Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.” [2] Los conceptos y criterios que sirven para determinar si una invención es nueva y, por el contrario, cuándo ella no puede considerarse como tal, aparecen definidos, como ya se dijo, en el artículo 2 de la Decisión 344 interpretado, norma que vincula inescindiblemente el concepto de novedad con el de estado de la técnica, al decir que una invención es nueva cuando no está comprendida dentro del universo de las invenciones cuya existencia haya sido conocida por el público por cualquiera de los medios comunes para ello.
En otros términos, la norma enseña que carece de novedad y por lo tanto no es patentable, la invención que se encuentre dentro del estado de la técnica, es decir, aquella cuya existencia haya sido objeto de divulgación o, que en general, se haya hecho accesible al público. En voces del Tribunal Comunitario el artículo 2 de la Decisión 344, objeto de interpretación: “ combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).
La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar esa invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.
En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad“ "Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de que habla el artículo 1 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualquiera de ellos, donde 'LA NOVEDAD' tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí) es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2 de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: 'Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica'".
(Proceso 6-IP-94, G.O. No. 170 de 23 de enero de 1995).[3] En el proceso 12-IP-98 El Tribunal hace un buen resumen de las reglas que deben tenerse en cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. de la Decisión 344, para definir si una invención es novedosa, cuando expresa: “ este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas: “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
“b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. “c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”[4] 4.1.2.
El nivel inventivo. El concepto de nivel inventivo, como ya se dijo, tiene también en la Decisión 344 una definición y descripción legal en la medida en que el artículo 4 considera que este requisito se da si “para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente”, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
El Tribunal, al interpretar esta norma en pasadas providencias ha dicho al respecto, siguiendo, también, los lineamientos doctrinarios conocidos: “Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.
Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente.
“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. “Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades.
“El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc..” (“El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 62)”.[5] 4.1.3.
La posibilidad de aplicación industrial. Este otro requisito de patentabilidad, al igual que los dos anteriormente mencionados de la novedad y del nivel inventivo, está regulado también de manera especial. En efecto, el artículo 5 de la Decisión 344 define que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, trátese de la actividad productiva o de la actividad de servicios.
La concesión de una patente de invención debe ser el producto de una actuación que constituya un estímulo, un incentivo, para el desarrollo de la industria y el avance tecnológico. Se busca que la actividad inventiva del hombre implique una transformación positiva de la naturaleza que reporte beneficios económicos para quienes exploten las ideas materializadas en productos o en procedimientos.
El Tribunal interpretando el referido artículo 5 ha dicho: “Finalmente respecto al último requisito, la susceptibilidad de aplicación industrial, dice el profesor Manuel Pachón: "La invención para ser patentable debe poder producirse o utilizarse en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.
"Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica. "Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se está poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado" (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez.
Ob. “Régimen Andino de Propiedad Industrial”, Edit. Gustavo Ibañez, 1995, pág. 63). “En efecto, la exclusión de patentabilidad viene de la estricta aplicación de este criterio. Se considera en la mayoría de las legislaciones, que ciertas actividades son demasiado inherentes al ser humano como para tener una aplicación industrial”[6]. 4.2.
El examen de fondo para el otorgamiento de la patente. La solicitud de interpretación prejudicial que se resuelve hace alusión, en este punto, a los artículos 27, 28 y 29 de la Decisión 344, que, en su orden, se refieren al procedimiento que deben cumplir las oficinas nacionales competentes luego de realizado el examen de forma y ya en la oportunidad de practicar el examen de fondo, con o sin la participación de expertos o de organismos científicos, para luego de realizado el examen definitivo, otorgar o no la patente solicitada.
A este respecto es conveniente traer a colación en forma íntegra, no obstante lo extenso que resulta la transcripción que debe hacerse, el análisis que con relación a todo el Capítulo IV, concerniente al trámite de la solicitud de patente, llevó a cabo El Tribunal en reciente sentencia: “ para este Tribunal es oportuno referirse al procedimiento o trámite que se prevé en la Sección IV, del Capítulo I, de la Decisión 344: “De la lectura de los artículos 21 a 29 de la Decisión 344, se desprende el procedimiento a seguir por parte de la Oficina Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina: “1.
La Oficina Nacional Competente, una vez admitida a trámite la solicitud, deberá revisar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación, si se han cumplido los requisitos formales que se señalan en la Decisión 344, más exactamente los contenidos en la Sección III del Capítulo. (Artículo 21º). “2. Hecho el examen de forma anterior, la Oficina Nacional Competente determinará si la solicitud cumple o no con los requisitos, y en caso de no haber cumplido con ellos se le requerirá por una sola vez al solicitante para que complemente su solicitud o responda a las observaciones que le haga la propia Oficina, respuesta que deberá darse por parte del solicitante dentro del término legal de treinta días hábiles, plazo que podrá ser prorrogado tan solo una vez, por un período igual y sin que pierda su prioridad.
Finalizado el plazo sin contestación alguna por parte del solicitante, se declarará abandonada la solicitud. (Artículo 22º). “3. Terminado el examen de forma que se haga a la solicitud, y si éste es favorable, la Oficina Nacional Competente publicará el aviso correspondiente dentro de 18 meses contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se haya reivindicado.
Publicación que está revestida de carácter público y por ende podrá ser consultada. (Artículos 23º y 24º). “4. Una vez publicada la solicitud de patente, quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones temerarias.
(Artículo 25º). “5. Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de treinta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención…”, facultándole la norma comunitaria para que incluso cambie la modalidad de la solicitud (por ejemplo, la convierta en solicitud de modelo de utilidad), fraccione su solicitud en dos o más solicitudes, etc. de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 20 de la Decisión 344.
(Artículo 26º). “6. Una vez concluida esta etapa del trámite, es decir, vencidos los plazos previstos, la Oficina entrará a determinar si la solicitud es o no patentable. Durante este examen de fondo se pueden presentar dos posibilidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Decisión 344 que corresponde juzgar, según su criterio, a dicha oficina, con el control posterior del juez contencioso - administrativo: - Que exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros. - Que se necesiten datos o documentación adicionales o complementarios.
“En uno y otro caso prevé la norma la obligación de la Oficina Nacional Competente de requerir por escrito al solicitante para que “…dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.” En este sentido, del tenor literal de la norma en mención, se desprende que si nos encontramos en el primer caso, es decir cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente.
En este último caso deberá entenderse que “la información o documentación necesarias” requeridas por la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud (artículo 27) por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad que prevé la Decisión 344.
(El subrayado es del Tribunal). “De esta forma quiso el legislador andino dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.” “Con esta norma se abre la posibilidad de que las Oficinas Nacionales Competentes se nutran de mayores elementos objetivos de juicio y puedan continuar adelante con su labor de ejecutores primarios de las normas de propiedad industrial, labor que reviste máxima dedicación y cuidado.
“Además el legislador andino dispuso en el artículo 28 de la Decisión 344, que la Oficina Nacional Competente podrá requerir el informe de expertos o peritos técnicos para que emitan su concepto sobre los requisitos de patentabilidad previstos en las normas andinas de propiedad industrial sobre la invención contenida en la solicitud que analiza, facultad discrecional de las Oficinas Nacionales Competentes, pero que complementa lo dicho en el artículo 27 y así permite interpretar de mejor manera la intención del legislador andino, cual es la de dotar de elementos objetivos al examinador de patentes, a fin de enriquecer su apreciación con abundantes fundamentos técnicos y de cumplir con la finalidad de las normas comunitarias.
“7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.
“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27.”[7] Como uno de los argumentos que se esgrimen en el caso interno que da lugar a la consulta prejudicial que se resuelve, dice relación con el hecho de que no se practicó el examen de fondo a que se refiere el artículo 27, por cuanto no se contó con un concepto de expertos externos o de organismos científicos, tal como lo exige el artículo 28, debe decirse que dicha solicitud, que tiene por fin precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, ciertamente no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente, toda vez que la norma legal no está redactada en forma imperativa sino facultativa.
Sinembargo se hará imperativo solicitar el concepto técnico cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena exige para la patentabilidad de una invención que sea nueva, aporte actividad inventiva y tenga aplicación industrial.
Es así como el artículo 1° de la citada Decisión establece claramente que en la subregión andina se otorgarán patentes para invenciones de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología y establece los tres requisitos de patentabilidad mencionados: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial.
Segundo: El artículo 2° de la Decisión 344 señala que se considera novedoso un invento cuando no está comprendido "en el estado de la técnica", el cual abarca el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud.
Tercero: Las normas de trámite o de procedimiento a que se refiere la Decisión 344 deben ser observadas a cabalidad por parte de las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, o por el juez competente en su caso, pues no hacerlo implica violación del ordenamiento jurídico comunitario. Cuarto: Según lo establecido por el artículo 27 de la Decisión 344 el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto establecer si la invención es o no patentable.
Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se encuentre la posible existencia de vulneración total o parcial de derechos de terceros o la necesidad de información adicional, deberá requerir al solicitante para que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes y para que presente información complementaria a la de la solicitud en estudio, que le permita contar con una cabal apreciación para el análisis de fondo de la solicitud de patente.
Quinto: La solicitud de informes de expertos externos o de organismos científicos o tecnológicos a que se refiere el artículo 28, con el fin de precisar lo concerniente a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención, no es obligatoria para que sea requerida por la Oficina Nacional Competente. Sinembargo se hará imperativo, por razones de orden práctico, solicitarlos cuando la entidad carezca de los medios y del personal calificado que le permita realizar dicho examen con plena solvencia. Sexto: En el trámite de solicitudes de patentes deberá distinguirse entre el examen de fondo y el examen definitivo cuando a éste haya lugar, según lo dispone el artículo 29 de la Decisión 344.
Los dos trámites deberán separarse de manera que el examen definitivo se produzca una vez que la parte solicitante haya allegado la documentación que le sea requerida o haya presentado sus argumentos; de lo contrario deberá declararse abandonada la solicitud. Si no se considera del caso por la Oficina Nacional Competente solicitar información o argumentos adicionales, el examen de fondo deviene definitivo.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3328, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Sobre los requisitos de patentabilidad pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA: - Sentencia de 9-XII-94.
Proceso 6-IP-94. En G.O. A.C. Nº 170 de 23-I- 95. - Sentencia de 7-IV-98. Proceso 11-IP-95. En G.O. A.C. Nº 394 de 19- VI-98. - Sentencia de 30-X-96. Proceso 1-AI-96. En G.O. A.C. Nº 234 de 21-IV- 97. - Sentencia de 9-XII-96. Proceso 1-IP-96. En G.O. A.C. Nº 257 de 14- IV-97. - Sentencia de 31-X-89. Proceso 6-IP-89. En G.O. A.C. Nº 50 de 17-XI- 89. - Sentencia de 20-V-98.
Proceso 12-IP-98. En G.O. A.C. Nº 428 del 16- IV-99. - Sentencia de 21-X-98. Proceso 28-IP-98. En G.O. A.C. Nº 398 de 22- XII.98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 26-IX-97. Proceso 15-IP-95. G.O. A.C. No 308 del 28-XI-97. Véase también la sentencia de 8-VI-98. Proceso 31-IP-97, G.O. A.C. Nº 363 del 11-VIII- 98. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21-X-98. Proceso 28-IP-98. En G.O. A.C. Nº 398 de 22-XII-98. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20-V-98. Proceso 12-IP-98. En G.O. A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20-V-98. Proceso 12-IP-98. En G.O. A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 21-X-98. Proceso 28-IP-98. En G.O. A.C. Nº 398 de 22-XII-98. Véase también la sentencia de 7-IV-98. Proceso 11-IP-95. En G.O. A.C. Nº 349 de 19-VI- 98. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 20-V-98. Proceso 12-IP-98 Sentencia de 20-V-98. En G. O. A. C. Nº 428 de 16-IV- 99.