Año XVI - Número 565 Lima, 12 de mayo del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 33-IP-99.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con motivo de la acción de nulidad (proceso judicial interno N° 3259-851-96), interpuesta por la sociedad PACIFIC Cía. Ltda., contra el acto administrativo denegatorio del registro de la marca “PACIFIC”, contenido en la resolución Nº 44689 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 26 de junio de 1995.

E interpretación de oficio del artículo 93, de la Disposición Final Única y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad contra el Gobierno de la República del Perú, por la falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379, contraviniendo el artículo 5º (actual 4º) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones antes referidas y la Resolución 122 de la Secretaría General Proceso 22-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5284. Actor: CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA. Marca: “Hola” (mixta) Proceso 9-AI-98.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 33-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con motivo de la acción de nulidad (proceso judicial interno N° 3259-851-96), interpuesta por la sociedad PACIFIC Cía. Ltda., contra el acto administrativo denegatorio del registro de la marca “PACIFIC”, contenido en la resolución Nº 44689 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 26 de junio de 1995.

E interpretación de oficio del artículo 93, de la Disposición Final Única y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Quito, 22 de marzo del año 2000 Magistrado-Ponente: Luis Henrique Farías Mata Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 12/05/2000 2.24 dad Industrial el registro del signo “PACIFIC”, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 33;

V I S T O S: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, ha requerido de este Tribunal Andino, por intermedio de su Presidente Doctor Augusto Maldonado Vásconez, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a) y e), y 95, todos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, que en el caso lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto se encuentra obligada a formular la consulta y a acatar la interpretación que de las normas supranacionales realiza este Tribunal Andino en la presente sentencia, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la señalada solicitud se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y del 61 del Estatuto complementario de dicho Tratado, en razón de lo cual fue admitida a trámite; y Que la interpretación se plantea con motivo de la demanda de nulidad introducida ante la jurisdicción consultante por la sociedad PACIFIC CIA. LTDA. contra la resolución Nº 0944689, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 29 de mayo de 1995 dentro del respectivo trámite administrativo Nº 30815-92, y mediante la cual fue rechazada la solicitud de registro del signo “PACIFIC”;

Que los hechos expuestos y los argumentos de derecho alegados por las partes, son los siguientes: a) Los hechos 1. PACIFIC CIA. LTDA., ahora demandante, solicitó ante la Dirección Nacional de Propie-

2. CERVECERÍA DEL PACIFICO S.A., en fecha 1º de febrero de 1993, formuló observación a la mencionada solicitud fundamentándola en su derecho sobre la marca “PACIFICO”, destinada a proteger productos de la Clase Internacional Nº 32; 3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió pronunciamiento denegatorio de la solicitud a través de la señalada resolución 944689 del 29 de mayo de 1995 (folio 02 del expediente remitido a este Tribunal); 4.

Finalmente, la solicitante del registro denegado introdujo el 16 de octubre de 1996 demanda contencioso-administrativa (folio 07 del expediente de Secretaría llevado por este Tribunal Andino), solicitando la declaratoria de nulidad de la referida resolución denegatoría. b) El escrito de demanda La demandante esgrime los siguientes argumentos: 1.

El hecho de haber tenido registrada con anterioridad la marca, que luego caducara, “PACIFIC”, para la Clase Internacional 33; 2. Que la razón social PACIFIC CIA. LTDA. lleva más de 58 años en el mercado, y siendo “la denominación PACIFIC, el nombre patronímico de la compañía y habiéndose registrado [también] en la Superintendencia de Compañías, es propiedad inalienable de ella, no susceptible de apropiación por parte de terceros”; 3.

Que el recurso presentado en vía gubernativa contra la solicitud de registro del signo “PACIFIC” es sui generis, por autocalificarse como observación y oposición conjuntamente; 4. Y, finalmente, La impugnante controvierte la “notoriedad” que pretende atribuírsele a la marca “PACIFICO”. GACETA OFICIAL c) Contestación de la Demanda Por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca: Básicamente plantea las siguientes excepciones: - “Legalidad y validez de la resolución impugnada.

La resolución impugnada, afirma, guarda conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial, por lo que es plenamente válida; - Niega “pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegada a la Ley ni a la realidad.” Por la Procuraduría General del Estado En los siguientes términos: - “ Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”; 12/05/2000 3.24 Que de la copia del expediente judicial que le ha sido remitida, surge también como de especial interés en el caso de autos el tema relativo al riesgo de confusión que pudiere existir entre las marcas confrontadas, así como el que se refiere a la legislación comunitaria andina que deba ser aplicada al caso concreto en materia de “oposiciones” y de “observaciones”, o sea, la vigente para el momento en que fue denegada la solicitud de registro; y, Que, en consecuencia, las normas que van a ser objeto de interpretación en el presente procedimiento son las siguientes, unas a requerimiento del juez consultante y otras aportadas de oficio por el propio Tribunal Andino;

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. - Improcedencia de la misma por no reunir en su opinión los requisitos contemplados en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” - “Falta de derecho del actor para proponer su demanda, por carecer de fundamento sus pretensiones”;

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: - “Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.” Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a absolver la consulta de interpretación que le ha sido formulada, ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” C O N S I D E R A N D O: Que de lo expuesto en la precedente narrativa y del contenido de las normas respecto de las cuales se solicita su interpretación, aparece como fundamental para el consultante la resolución de los puntos relativos a la “oposición” y “observación” al registro marcario, al concepto de marca y a los requisitos para que un signo sea registrable y el relativo a la marca notoria, por lo que estima el Tribunal su deber pronunciarse acerca de ellos en función de las normas supranacionales que regulan la materia.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

GACETA OFICIAL “( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” “( )”. “Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.” “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” DISPOSICIÓN FINAL “ÚNICA.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación sobre la materia”. DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. 12/05/2000 4.24 Finalmente, con fundamento en la vasta jurisprudencia sentada por el Tribunal respecto de los temas ya señalados, éste pasa a considerar los temas indicados, siguiendo el siguiente orden: I. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO En el asunto que nos ocupa, el demandante hace referencia al régimen de la Decisión 85 en lo que tiene que ver con las “oposiciones”, Decisión que no se encontraba vigente al momento de expedirse la resolución ahora impugnada, pero que el Tribunal, a los fines de esclarecer ese complejo punto, considera conveniente analizar los pertinentes artículos de la referida Decisión 85; ésto, por cuanto “la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”.

Criterio jurisprudencial que en esta oportunidad se confirma. (Interpretación prejudicial No. 02IP-94, caso “NOEL”, de fecha 04 de Julio 1994, e interpretación producida con motivo del caso 07-IP-97, de fecha 07 de julio de 1998, marca “EBEL SPA”). Al respecto, se permite esta jurisdicción comunitaria verificar cómo la “observación” al registro de la denominación “PACIFIC” fue presentada, en la instancia administrativa, el 1º de febrero de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313; y, tanto la resolución impugnada (No. 0944689) que lleva fecha 29 de mayo de 1995, como la demanda contenciosa, de fecha 16 de octubre de 1996 (vto. folio 14), fueron una emitida y la otra presentada, bajo la vigencia de la Decisión 344.

Esta, en virtud de lo dispuesto por su Segunda Disposición Transitoria, entró a regir en los Países Miembros a partir del 01 de enero de 1994, pero en el bien entendido de que, con arreglo a su también transitoria Disposición Primera: “Todo derecho de propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido”; y además, y por el contrario, que: “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

GACETA OFICIAL Por tanto, procede el Tribunal a referirse al régimen de la Decisión 85 sólo a los fines explicativos de lo que en aquel régimen se entendía por “oposición” y “observación”, términos cuya interpretación ha venido causando cierta dificultad al momento de dictar sentencia definitiva por parte de los jueces nacionales consultantes, y que en el caso concreto se desprende también, y principalmente, de los argumentos expuestos por el actor en su demanda, entre los cuales éste destaca: II.

OPOSICIÓN Y OBSERVACIONES En efecto, el actor alega que la oficina nacional competente tramitó erróneamente como “observación” la que fue presentada ante el funcionario administrativo como una “oposición” al registro de la marca “PACIFIC” (folio 09), lo que a su juicio invalida las actuaciones realizadas. Como ya se adelantó en el capítulo anterior, el juez nacional consultante tendrá que pronunciarse necesariamente acerca de la normativa aplicable al presente caso y sobre lo que en ella se entiende por “observaciones” y “oposiciones”, a los fines del análisis de los argumentos de la parte actora, rebatidos por la demandada.

Por tanto, el Tribunal pasa a hacer breve referencia al régimen que sobre la materia estableció la Decisión 85: a) El uso del calificativo de “observaciones” estaba reservado para referirse a la competencia conferida a la Administración por el artículo 63, para que ésta, con fundamento en la exigencia de los requisitos contemplados en los párrafos a), b) y c) del artículo 60, pudiera ordenar de oficio al solicitante que procediera a realizar las correcciones pertinentes; b) Además, en el caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 56, 58 y 59, el artículo 64 de la misma Decisión 85 atribuía a la oficina nacional competente la facultad de decidir el “rechazo“ de la solicitud, previa audiencia del solicitante; y, finalmente c) Si la Administración, de oficio, no hubiere formulado ”observaciones” o no hubiere exigido la debida complementación, o de no haberse producido el “rechazo” de la solicitud, es 12/05/2000 5.24 cuando correspondía proceder a la publicación, para que se abriera un plazo de treinta días fijado por los artículos 65 y 66 a los fines de que cualquier persona pudiera formular “oposición” al registro de la marca, con lo cual las primitivas “observaciones” en manos originariamente sólo de la Administración, pasaban a las de los particulares bajo la denominación de “oposiciones”.

De lo anterior trasunta que las “observaciones” a que se refería la Decisión 85 estaban encomendadas de oficio a la Administración y se referían exclusivamente al hecho de que ésta, con motivo del examen de la solicitud que se encontraba obligada a realizar, hubiere llegado a la conclusión de que la misma no cumplía con los requisitos formales establecidos por el artículo 60; en cambio, el “rechazo” si bien se producía también de oficio por la Administración, operaba sólo como consecuencia del incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión 85.

Consecuentemente, resulta asimismo concluyente de esta interpretación que en la normativa comunitaria -incluida la propia Decisión 85- no cabe confusión entre las “observaciones” de que hablaba la Decisión 85 en su artículo 65 y la figura bajo el mismo nombre regulada por las posteriores Decisiones Comunitarias 311 (artículo 82), 313 (artículo 82) y 344 (artículo 93), ya que más bien se corresponden estas últimas, con el “rechazo” (artículo 64) previsto en la primera de dichas Decisiones.

III. DEFINICIÓN DE MARCA El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, define marca como: “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Definición en perfecta coincidencia con la doctrina, conforme a la cual: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y en la reputación que determi- GACETA OFICIAL nada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13), o que es, conforme al pensamiento del profesor OTAMENDI, “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.” (Derecho de Marcas.

Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989, pág. 7) Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal ha venido desarrollando prolijamente el referido concepto, y al respecto se ha pronunciado en el sentido de que marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, ha expresado este órgano jurisdiccional andino, no tendrá la capacidad necesaria para ser distintivo. (También véanse recientes sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los casos 31-IP-98, de fecha 05 de marzo de 1999, marca “LOS ALPES”, publicada en G.O.A.C. Nº 450, del 21 de junio de 1999 y 03-IP-99, del 14 de mayo de 1999, marca “LELLI (I)”, en G.O.A.C. No. 461, del 22 de julio de 1999, entre otras).

IV. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SU REGISTRO Se desprenden incluso de la propia definición legal de marca: a) Distintividad Considerada como ya se dijo la característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, este carácter distintivo alude principalmente a la capacidad intrínseca y extrínseca del signo: La primera, se refiere a que él, en sí mismo, sea capaz de individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse.

Así pues, estarán impedidos del acceso al registro aquellos signos que designen el propio bien con el cual deberían distinguirse, o que hagan referencia a las cualidades o características esenciales de éste, toda vez que, por una parte, su apropiación exclusiva representaría un monopolio so- 12/05/2000 6.24 bre términos o locuciones de necesario uso y, por la otra, el consumidor no podría asociarlo con una fuente empresarial determinada.

La segunda, hace referencia a que el signo sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva no accederá al registro si previamente ha sido solicitado o registrado otro signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o análogos, esto es, bienes sobre los cuales pueda inducirse al público consumidor a error o confusión sobre su origen o fuente empresarial.

Por tanto, con este requisito se pretende tutelar no sólo el interés del titular del signo ya registrado, quien ante tal requerimiento adquirirá la certeza de que teniendo derechos exclusivos sobre un signo, no será posible el acceso al registro, de otros que induzcan a error respecto de la fuente u origen empresarial de los bienes respectivos sino, además, el interés del consumidor, quien podrá identificar el origen o fuente empresarial de los bienes que desea adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos fabricados por otros empresarios del mismo sector económico. b) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

De ahí que se exija así mismo la c) Susceptibilidad de representación gráfica Que tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al mo- GACETA OFICIAL mento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). De todo lo dicho en el presente capítulo, el juez nacional consultante tendrá que determinar necesariamente si en el presente caso el signo solicitado en registro, “PACIFIC”, reúne los mencionados requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además, conforme se pasa a desarrollar seguidamente, no se encuentra incurso en las prohibiciones o restricciones contenidas en los artículos 82, párrafo h) y 83 párrafos a) y e) de la Decisión 344.

De dicha determinación podrá concluir en si la marca fue denegada con apego a lo establecido en la Decisión andina, o, si por el contrario, contraviene ésta, caso en el cual procedería la nulidad de la resolución impugnada. V. CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS El signo que se confunda con otro u otros, no tiene acceso al registro tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para que sea considerado como marca) como por que, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el de los consumidores.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o, en su caso, del juzgador los que, alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a reglas y principios que doctrina y jurisprudencia de consuno han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad a la semejanza, y que es “ un concepto jurídico indeterminado en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descom- 12/05/2000 7.24 poner su afinidad fonética y, en su caso, gráfica donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Industrial Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España 1998, Pág. 11161). Al respecto, y tal como lo ha expresado este mismo Tribunal, el examen para establecer la confundibilidad requiere de: “ un análisis global o de conjunto de los signos, sin limitaciones en cuanto al número de sílabas o sin minimizaciones de sus componentes o análisis extensivos o técnicos en otros campos, pues el examinador al colocarse en el lugar del consumidor medio y tratándose de productos de consumo masivo, debe percibir o asimilar que éste no efectúa en cuanto a marcas o signos un profundo examen de los mismos, sino que se guía por una imagen general, superficial y ligera de las marcas, y lo que percibe y recuerda a primera vista sería el elemento diferenciador que le sirve para determinar o no la existencia de confundibilidad”.

(Sentencia de interpretación prejudicial producida con motivo del caso 43-IP-98, marca “FAIRBANKS”, de fecha 19 de marzo de 1999. Publicada en G.O.A.C. 490, del 04 de octubre de 1999). Adicionalmente, observa el Tribunal, al lado de la comparación entre signos, que puede darse en el plano visual, fonético o auditivo e ideológico, es preciso tomar en cuenta los bienes que se pretende distinguir con los signos en conflicto, toda vez que si se trata de unos entre los cuales no exista conexión competitiva, el riesgo de confusión desaparece; mientras que si la comparación se establece entre signos destinados a distinguir idénticos productos, ese riesgo podría incrementarse.

Situación la descrita, que también en el presente caso toca determinar al consultante. En tal sentido, este Tribunal considera que, en el caso objeto de la consulta, resulta conveniente considerar y enfrentar la: 1. Similitud ideológica Que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Señala OTAMENDI al respecto que: GACETA OFICIAL “Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.

(Derecho de Marcas. Ob. cit., pág. 152). De modo que pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, pueden inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, si es que evocan la misma o similar idea. 2. Similitud ortográfica Se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable y notoria. 3.

Similitud fonética Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Para el caso concreto, el examinador -en este caso, juez consultante- al revisar la fonética de las marcas en conflicto tomará en cuenta, tal como se ha venido diciendo, la totalidad de las sílabas que conforman las marcas “PACIFICO” registrada, y la solicitada en registro “PACIFIC”.

De esta manera, le corresponderá al consultante determinar, con base en los criterios precedentemente expuestos, si de la comparación entre las marcas confrontadas se desprende, la posibilidad de confusión en un grado sufi- 12/05/2000 8.24 ciente que pueda inducir a error al público consumidor, decidiendo por tanto la jurisdicción consultante, con apego a los términos del párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, si procede la confirmatoria o revocatoria de la resolución impugnada, en los términos de denegar o conceder el registro de la marca “PACIFIC”.

VI. LA MARCA NOTORIA Finalmente, pasa el Tribunal a realizar un extracto de la jurisprudencia que ha sentado en materia de marca notoria, la que ha quedado sintetizada de manera clara en algunas de sus sentencias, y especialmente en la producida con motivo de la interpretación prejudicial 07IP-97, marca “EBEL SPA”, sentencia de fecha 07 de julio de 1998 (G.O.A.C. 412, del 26 de febrero de 1999), jurisprudencia conforme a la cual: La marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso “REMAVENCA”). En cuanto a la protección especial de que, como tal, goza la marca notoria, el Tribunal ha dejado sentado: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial. “La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho GACETA OFICIAL marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica”.

También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad “a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y, a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria consagra al otorgar una protección especial a las mismas.

Por lo demás, y como se desprende de lo expuesto, tal notoriedad debe ser probada por quien la alega. De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. 2.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al recoger las normas sobre observaciones a la solicitud de registro contenidas en las Decisiones 311 y 313 que regularon íntegramente la materia, derogó las de la Decisión 85 sobre oposición a la solicitud de registro de una marca. Por tanto dentro del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 344, aplicable al caso concreto, la protección al registro de una marca está dada por las normas procedimentales sobre observaciones, debiendo éstas ser decididas administrativamente por la oficina nacional competente. 3.

La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de una persona, o comercializados por ella, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras caracte- 12/05/2000 9.24 rísticas de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 4.

De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, o de otra de la cual pueda también desprenderse confusión, fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios, no puede reconocérsele a ese signo la calidad de marca. 5.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o posteriormente del Juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, dentro de su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros señalados por la doctrina y que han sido acogidos jurisprudencialmente, a los cuales se ha hecho referencia en la parte considerativa de esta providencia, dentro de la que se destaca para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas. 6.

No hay lugar al registro de marcas cuando las que se pretenda inscribir como tales, sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país en el que se solicita el registro o en el exterior, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior.

Tal notoriedad debe ser objeto de prueba por quien pretende prevalerse de ella El juez consultante, al emitir su respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada en la presente sentencia, respecto de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la presente decisión judicial.

Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 12/05/2000 El Presidente, Luis Henrique Farías Mata 10.24 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 9-AI-98 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General esa Comunidad contra el Gobierno de la República del Perú, por la falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379, contraviniendo el artículo 5º (actual 4º) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, las Decisiones antes referidas y, la Resolución 122 de la Secretaría General.

Quito, 29 de marzo del 2000 VISTOS: El escrito SG/AJ/C 163-98 de 1 de diciembre de 1998, mediante el cual la Secretaría General de la Comunidad Andina presenta demanda en Acción de Incumplimiento contra la República del Perú, en torno a la falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379, conforme al artículo 1º de la primera y a la Disposición Final de la última, a fin de que el Tribunal disponga que dicho País Miembro, proceda a dar aplicación a las Decisiones citadas en plazo perentorio. 1.

ANTECEDENTES 1.1. La demanda El Secretario General de la Comunidad Andina deduce acción de incumplimiento por falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379 por parte del Gobierno del Perú, solicitando al Tribunal de Justicia de la misma, ordene a dicho País Miembro, cumplir con las Decisiones citadas sobre régimen de Valoración Aduanera. 1.1.1 Fundamentos de Hecho El 19 de junio de 1995, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 378 que en su artículo 1º establece que “para los efectos de Valoración Aduanera los Países Miembros se regirán por la presente Decisión y por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (Acuerdo del GATT de 1994) que figura anexo a la presente Decisión”.

En la misma fecha, se aprobó la Decisión 379 que en su Disposición Final señala “La presente Decisión entrará en vigencia a más tardar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela y, a más tardar el 30 de junio de 1996, para Ecuador”. El 19 de junio de 1992, el Gobierno de Perú expidió la Resolución Ministerial 243-92-EF66 que dispone en su art. 1º “para la determinación del valor de las mercancías sujetas al régimen de supervisión de importaciones a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 659, y en tanto se adecúe la legislación GACETA OFICIAL nacional al Código de Valoración del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, se considerará el método del Precio Usual de Competencia”.

El 8 de diciembre de 1995, la Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú, emitió la Resolución Nº 002610-95 mediante la cual aprobó el formato del Documento de Declaración Aduanera (DUI) con el respectivo instructivo para el llenado del mismo con tres ejemplares, uno de los cuales corresponde al régimen definitivo de importación (Declaración del Valor en Aduanas, basadas en Reglas de Valoración de Bruselas).

El 25 de enero de 1996, dicha Superintendencia emitió la Circular Nº 46-06-96 ADUANAS/INTA, sobre instrucciones complementarias para el llenado de Declaración del Valor en Aduanas, formatos B1 y B2 del DUI. El 18 de septiembre de 1997 por Decreto Supremo Nº 119-97-EF, se aprueba el Arancel de Aduanas que mantiene vigentes la Regla de Bruselas.

El 02 de junio de 1998 se remitió al Gobierno del Perú nota de observaciones, SG/DI/0813/ 98, debido al incumplimiento de éste, en la aplicación de las Decisiones 378 y 379, concediendo el plazo de 30 días para responder que el Perú no lo hizo. El 03 de septiembre de 1998, la Secretaría General, en uso de la atribución del art. 23 del Tratado de Creación del Tribunal, emitió la Resolución 122 que contiene el Dictamen de incumplimiento 30-98, publicado en la G.O. 370, del 7 de septiembre de 1998, sobre incumplimiento de las Decisiones 378 y 379 sobre Valoración Aduanera y Declaración Andina del Valor, y específicamente el art. 5º del Tratado de Creación del Tribunal que hasta que se instaura la demanda el Gobierno del Perú, no ha cumplido con la aplicación de las Decisiones 378 y 379 y la Resolución 122 de la Secretaría General. 1.1.2 Fundamentos de Derecho En los aspectos adjetivos cita y transcribe el art. 5º del Tratado que crea el Tribunal señalando las obligaciones de “HACER” y de “NO 12/05/2000 11.24 HACER” que tienen los Países Miembros en relación con el Ordenamiento Jurídico Comunitario haciendo mención a la Jurisprudencia correspondiente, en especial la contenida en los procesos Nº 06-IP-94, 1-AI-96.

Seguidamente se refiere al art. 39 del Estatuto del Tribunal y a los trámites previos dentro de la acción de incumplimiento, a lo señalado en las sentencias de 19 de octubre de 1987 y del 30 de octubre de 1996 conforme a lo cual los tres momentos procesales son a juicio del Tribunal los siguientes: - Nota de observaciones; - plazo concedido al Perú para responder, lo que no lo hizo y - el Dictamen 32-98.

En los aspectos sustantivos en el incumplimiento del Perú, inicialmente se refiere al art. 1º del la Decisión 378 que transcribe lo señalado; luego los propósitos explícitos de sus considerandos mas el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, adoptado por la Decisión 378. Asimismo cita el art. 1º de la Resolución Ministerial 243-92-EF que concluye mencionando que se considerará que el método del precio usual de Competencia, luego de mayores fundamentos de la que el Perú no aplica las reglas de valoración aduanera del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, vale decir el incumplimiento de la Decisión 378 vulnerando así el ordenamiento jurídico comunitario.

En relación a la Decisión 379 que regula la Declaración Andina del Valor señalando su disposición final que resulta evidente el incumplimiento por omisión en la aplicación de la reglamentación de la Decisión 379. Con referencia a la Resolución 122 afirma que también se ha incumplido cuyo art. 1º dictaminó sobre el incumplimiento al no aplicar las Decisiones 378 y 379.

Luego de señalar con énfasis la sentencia del proceso 3-AI-96 en que el Tribunal dice “Constituyendo las Resoluciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena, actos administrativos se encuentran revestidos o amparados de las características de la presunción de legalidad y ejecutoriedad”; anota varios criterios de doctrina sobre la presunción de GACETA OFICIAL legalidad y concluye que el Gobierno del Perú ha incurrido en incumplimiento de las Decisiones 378 y 379 y la Resolución 122 que contiene el Dictamen de incumplimiento 30-98.

En cuanto a pruebas, solicita tener como tales, las enumeradas en 10 puntos que consisten en copias de las Decisiones 378 y 379; Resoluciones Ministeriales 243-92-EF del Gobierno del Perú Nº 002610-95 de la Superintendencia de Aduanas del Perú; copia de Circular Nº 46-06-96 ADUANAS/INTA; Decreto Supremo 119-97-EF; nota de observaciones SG/DI/0813/98 y otras copias.

En su petitorio la Secretaría General solicita al Tribunal el pronunciamiento conforme a lo previsto al segundo párrafo del art. 23 de su Tratado de Creación, por la falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379 por parte del Perú, contraviniendo el art. 5º del mismo Tratado y la Resolución 123 de la Secretaría General, con expresa condena de costas para la demandada. 1.2.

Contestación de la demanda La formula en los siguientes términos: Para implementar las Decisiones 378 y 379 el Perú ha realizado serios y enormes esfuerzos en materia de reforma aduanera, destacando la profesionalización del personal, la facilitación del comercio y automatización de sus procedimientos que han sido reconocidos internacionalmente, en los que recibe asistencia técnica de diversas fuentes; no obstante, no ha sido posible cumplir de manera cabal los compromisos asumidos en materia de valoración aduanera.

Sin embargo dio inicio a la implementación de dichas Decisiones con sujeción a los compromisos sobre soportes informáticos con software; desde enero del 2000 aplicará disposiciones del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, conforme al programa de trabajo a cargo de una Comisión de Seguimiento y Evaluación. La razón de la demora que generó el incumplimiento se expresa que se debe a la necesidad de adecuada implementación del acuerdo que asegure permanente facilitación 12/05/2000 12.24 de las operaciones de comercio que constituyen tema bastante delicado y complejo que requiere infraestructura adecuada y personal capacitado en el manejo de aspectos técnicos del Acuerdo de Valoración; anotando que se han logrado avances en el sistema para alcanzar tal objetivo, pero que resta cumplir determinadas actividades específicas que señala en tres puntos, cuales son: adecuación de la legislación nacional a la normativa andina; mejoramiento de la infraestructura material, capacitación y difusión del Acuerdo.

Dentro del petitorio de la contestación de Demanda, solicita al Tribunal, se sirva tener en cuenta las razones expuestas que sustentan la demora en el cumplimiento de las Decisiones 378 y 379, a fin de concluir con el proceso de adecuación del sistema aduanero peruano a las normas andinas. 1.3. Audiencia pública y alegato de conclusiones El Tribunal convocó la audiencia pública estatutaria con el fin de oír a las partes, cumpliéndose ésta el 10 de febrero del 2000 a la cual el Perú no asistió, comunicando mediante oficio 018200MITINCI/VMINCI de fecha 08 de febrero en que expresa “que por motivos de fuerza mayor nos será imposible asistir a la Audiencia pública del referido proceso convocado para el día 10 de febrero del año 2000”.

En el mismo oficio se manifiesta que el Perú ha venido cumpliendo con los compromisos asumidos en el escrito de contestación, en el que se menciona los esfuerzos que el Perú viene realizando para implementar el Acuerdo del GATT de 1994, en el plazo más corto. Asimismo a manera de prueba remiten documentos conteniendo 9 literales. La Secretaría General de la Comunidad Andina en sus conclusiones solicita al Tribunal, declare el incumplimiento del Gobierno del Perú de normas del ordenamiento jurídico comunitario, específicamente de las Decisiones 378 y 379 y la Resolución 122, con expresa condena en costas para la parte demandada.

Los hechos que sirven de fundamento a la demanda los resume en 8 puntos ya com- GACETA OFICIAL prendidos en el respectivo memorial de la Secretaría General con el cual se inicia la acción. Sobre el incumplimiento de las Decisiones 378 y 379 destaca los atributos propios de preeminencia del ordenamiento jurídico andino, o sea aplicación directa que produce efectos inmediatos a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial.

Las Decisiones de la Comisión no requieren de instrumento jurídico interno para su implementación, tal como indica el art. 3º del Tratado de Creación del Tribunal. En conclusión, el Gobierno del Perú ha incurrido en incumplimiento de las Decisiones citadas, al no haberlas implementado oportunamente, como lo ha reconocido en la contestación de la demanda y en el escrito de 8 de febrero 2000.

Con referencia al incumplimiento de la Resolución 122 que dictaminó el incumplimiento de las Decisiones 378 y 379 y el art. 5º del Tratado de Creación del Tribunal, hace mención el art. 15 del Reglamento de la Secretaría General sobre la vigencia y efectos de sus Resoluciones, señalando a su vez “se encuentran revestidos o amparados de las características de la presunción de legalidad y ejecutoriedad”.

En conclusión afirma sobre el incumplimiento de la Resolución 122. En el punto relativo a la contestación de la demanda comenta sobre lo expuesto por el Perú que “ha realizado serios y enormes esfuerzos en materia de reforma aduanera” y que no ha sido posible cumplir de manera cabal aclarando que ya dio inicio a la implementación de las Decisiones 378 y 379, más otros antecedentes sobre dicho avance.

Seguidamente se refiere al escrito de 8 de febrero 2000, como consecuencia de su inasistencia a la Audiencia al cual adjunta informe que menciona los esfuerzos del Perú con la finalidad de implementar en el plazo más corto el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, previos los comentarios sobre dicho informe que destaca que el Perú debe concluir con esta implementación del programa de trabajo al 31.03.2000, adoptando las medidas para aplicación plena del Acuerdo del 12/05/2000 13.24 Valor de la OMC. que debe realizarse a partir del 01.04.2000.

En conclusión la Secretaría General afirma un reconocimiento expreso del incumplimiento del Gobierno del Perú, resaltando en este punto “que a confesión de parte relevo de prueba”. En torno al criterio del Tribunal acerca de la obligación que tienen los Países Miembros de dar cumplimiento a las Decisiones 378 y 379, menciona las sentencias 6-AI-98 y 8AI-98, para corroborar la situación de incumplimiento de la República del Perú. En sus conclusiones confirma la Secretaría General, el incumplimiento de las Decisiones 378 y 379 desde su entrada en vigencia, hasta que el Perú materialice en actos que dichas normas comunitarias prescriben; si bien es cierto que se han adelantado labores por el Gobierno del Perú, no existen razones de tipo técnico o de conveniencia que justifiquen el incumplimiento no siendo viable “invocar el otorgamiento de plazos adicionales por la OMC”. 2.

CONSIDERACIONES 2.1. Competencia del Tribunal El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la acción planteada, al tenor de lo establecido por los artículos 23 y 24 de su Tratado Constitutivo y, en armonía con lo determinado por el Capítulo I del Título Segundo del Estatuto del Organismo, aprobado mediante Decisión 184 de la entonces Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como en concordancia con lo previsto en el Capítulo V de su Reglamento Interno. Según se aprecia de autos, no se ha incurrido en este proceso, en ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que el Tribunal procede a emitir sentencia, previas las consideraciones siguientes. 2.2.

Naturaleza, fines y trámite de la acción de incumplimiento El logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, Codificado, sólo estará garanti- GACETA OFICIAL zado si es que en el respectivo proceso de integración opera un eficaz control de la legalidad. Dicho control le ha sido confiado de manera expresa a este Organo Jurisdiccional, en el propio Acuerdo y, específicamente en el Tratado de su creación. La acción de incumplimiento, que es parte de las competencias del Tribunal, regulada por la Sección Segunda de su Tratado fundacional, constituye mecanismo básico para que este Organo del Sistema Andino de Integración, SAI, pueda ejecutar su misión de velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los socios andinos, de no obstaculizar la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario y, por ese medio, de garantizar el respeto de los derechos que al amparo de éste corresponde a esos Países.

Este Tribunal se encuentra facultado para conocer de acciones en materia de incumplimientos, a instancias de la Secretaría General, de los Países Miembros o, de las personas naturales o jurídicas afectadas, por medio de demanda propuesta por sus titulares, según los casos. El Tribunal a este respecto ha dejado sentado por sentencia: 12/05/2000 14.24 De este pronunciamiento se desprende, que de manera previa a los desarrollos de naturaleza jurisdiccional, la Secretaría General de la Comunidad Andina debe llevar a cabo un procedimiento prejudicial que se constituye de hecho en presupuesto procesal indispensable para el ejercicio de la acción judicial en este ámbito.

La referida instancia de carácter administrativo-comunitario, comprende el derecho para que el País Miembro involucrado en el desacato pueda justificar o enmendar su conducta a partir de la formulación de las respectivas observaciones y, la obligación para la Secretaría General de la Comunidad, de emitir un dictamen de incumplimiento, en el caso de que ésta concluya que la conducta observada es contraria al orden jurídico andino. Los presupuestos referidos, aprecia este Tribunal, que han sido cumplidos a cabalidad en este proceso por parte de la Secretaría General, debiendo no obstante destacar, que el Gobierno de la República del Perú, según así se desprende de autos, se ha abstenido en este caso de dar respuesta a la nota de observaciones SG/DI/0813/98, de 2 de junio de 1998 cuyo texto obra del expediente. 2.3.

De la Decisión 378 “En cuanto hace a la naturaleza de la acción de incumplimiento, ésta es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer (Couture).

Así se desprende claramente de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el país cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia, dentro del plazo determinado de tres meses, a partir de su notificación”.1 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 30-IX-96. Proceso Nº 1-AI-96. En G.O.A.C. Nº 234 de 21-IV-97. La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 378 el 19 de junio de 1995, instrumento publicado en la Gaceta Oficial Nº 183, de 27 de junio de 1995. Las Decisiones de la Comisión, según el artículo 3º del Tratado que crea este Tribunal, son directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la referida Gaceta, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

En vista de que en el presente caso, la Decisión 378 no ha señalado tal fecha, su aplicación por parte de la República del Perú debió cumplirse desde el 27 de junio de 1995. La Decisión en referencia determina en su artículo 1º que “para los efectos de valoración aduanera los Países Miembros se regirán por la presente Decisión, y por lo dis- GACETA OFICIAL puesto en el texto del ‘Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994’ (Acuerdo de Valor del GATT de 1994) que figura como Anexo a la presente Decisión”.

Según lo anterior, la base para la determinación del valor en aduanas será “el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación”. Esta definición, conocida como “criterio objetivo”, difiere sustancialmente del concepto cuya aplicación fuera dispuesta para ese propósito por el Gobierno de la República del Perú, al expedir la Resolución Ministerial 243-92-EF-66, por la cual, según el respectivo artículo 1º, “para la determinación del valor de las mercaderías sujetas al régimen de supervisión de importaciones a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 659, y en tanto se adecúe la legislación nacional al Código de Valoración del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, se considerará el método del PRECIO USUAL DE COMPETENCIA”.

Debe tenerse en cuenta, además, que en la Decisión 378 se ha explicitado en sus considerandos, que uno de los propósitos de su adopción tiene que ver con la conveniencia de “disponer de un texto único que recoja las disposiciones relativas a la determinación del valor de aduanas de las mercancías importadas por los Países Miembros”. El Acuerdo del Valor del GATT de 1994, adoptado por la Comunidad Andina mediante la citada Decisión, por su lado, pone de manifiesto en su preámbulo similar intención, al señalar que los Países Miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la cual forman parte individualmente todos los Países Andinos, “reconociendo la importancia de lo dispuesto en el Artículo VII del GATT de 1994, y deseando elaborar normas para su aplicación con objeto de conseguir a este respecto una mayor uniformidad y certidumbre”.

Las situaciones expuestas llevan a este Tribunal a concluir, que el Gobierno de la Re- 12/05/2000 15.24 pública del Perú no ha procedido hasta el momento, a aplicar la Decisión 378, vigente para él desde el 27 de junio de 1995, manteniendo en aplicación, contrariamente, Reglas sobre valoración de las mercaderías enmarcadas en la Definición del Valor de Bruselas (DVB), las que difieren del método establecido por dicha Decisión Comunitaria. 2.4.

De la Decisión 379 Como complemento de la Decisión 378, la Comisión de la Comunidad Andina aprobó, también el 19 de junio de 1995, la Decisión 379, igualmente publicada en la Gaceta Oficial 183, de 27 de los mimos mes y año, por medio de la cual se establece la “Declaración Andina del Valor”, para su aplicación en la subregión andina a partir del 31 de diciembre del referido año para Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

El artículo 1º de esta Decisión determina obligaciones para las administraciones aduaneras de cada País Miembro y, concretamente dispone que “ para la determinación del valor en aduana de las mercaderías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador, la Declaración Andina del Valor (DAV)”, cuyo formulario e instrucciones para su manejo se fijan en anexo a dicha Decisión. No obstante los compromisos consagrados en la Decisión 379, aparece de autos que en fecha 8 de diciembre de 1995, la Superintendencia Nacional de Aduanas de la República del Perú, ha emitido la Resolución Nº 02610-95, publicada en el Diario Oficial de 9 de esos mismos mes y año, por medio de la cual ha aprobado el formato del documento de declaración aduanera, con la denominación de “Declaración Única de Importación (DUI)”, con sus respectivos instructivos; documento cuya estructura se encuadra en las Reglas de Valoración de Bruselas.

Ha podido constatar este Tribunal, que más adelante, el 25 de enero de 1996, la misma Dependencia ha emitido la Circular Nº 4606-96-ADUANAS/INTA, por la que se establecen instrucciones complementarias para el llenado de la antes aludida declaración (DUI). En ese dispositivo la Administración GACETA OFICIAL de Aduanas del Perú determina que para las importaciones no sujetas al régimen de supervisión de importaciones, debe utilizarse los formatos de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Legislativo 659 y, aquellas sujetas a esa supervisión, no deberán llenar lo atinente a la determinación del valor de transacción, con lo cual se confirma que el establecimiento del valor aplicado por la Aduana de la República del Perú se base en las reglas de Valoración de Bruselas.

Finalmente, con fecha 18 de septiembre de 1997, ese País Miembro ha emitido el Decreto Supremo Nº 119-97-EF, por el cual aprueba su Arancel de Aduanas, instrumento que mantiene vigente las referidas reglas sobre Valoración de las mercaderías y, estado que ha podido observarse que se mantiene hasta el momento. 2.5. Falta de aplicación de las Decisiones 378 y 379 Las situaciones hasta aquí analizadas por este Tribunal, le llevan a determinar, que la Decisión 378 se encuentra en vigencia para la República del Perú desde el 27 de junio de 1995, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 183 y, que, por otro lado, la Decisión 379 entró a regir en ese País Miembro el 31 de diciembre del indicado año; instrumentos los dos que no requerían de acto específico del respectivo Gobierno para su incorporación al derecho interno y que, en consecuencia, han sido desde las indicadas fechas, de aplicación obligatoria en la República del Perú. Por otra parte, a la luz de las situaciones descritas y justificadas en el respectivo expediente, el Tribunal puede concluir, no obstante, que el Gobierno de la República del Perú no ha demostrado el cumplimiento efectivo, pleno y completo de las Decisiones 378 y 379 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la medida en que algunas de sus normas han sido contrariadas por disposiciones internas, conforme ha sido analizado en puntos anteriores de esta sentencia. Las explicaciones que la demandada ha puesto de manifiesto en su escrito de contestación a la demanda, relativas a las actuaciones internas desarrolladas para “poder im- 12/05/2000 16.24 plementar las Decisiones 378 y 379 de la Comisión de la Comunidad Andina”, en especial los esfuerzos que se afirma viene llevando a cabo el Gobierno del Perú con la finalidad de lograr una reforma aduanera en ese País y “una adecuada implementación del Acuerdo sobre Valoración Aduanera que asegura la permanente facilitación de las operaciones de comercio y la defensa del interés fiscal”, no son a juicio de este Tribunal justificaciones suficientes para la no aplicación de las referidas Decisiones y, contrariamente, tales aseveraciones se constituyen en claro reconocimiento de parte del País demandado, de la no aplicación en su territorio, hasta el momento, de las Decisiones 378 y 379. 2.6.

Preeminencia del Derecho Andino El Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales de los Países Miembros. Dicho ordenamiento tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. El orden jurídico comunitario, por otro lado, prevalece, en el contexto de sus competencias, sobre las normas nacionales, sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países asociados.

Por otra parte, las Decisiones que impliquen obligaciones para esos Países, entran en vigor desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión y, son directamente aplicables a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Sólo cuando su texto así lo disponga requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el que se indique la fecha de su entrada en vigencia; conceptos estos que concuerdan plenamente con lo establecido por el actual artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.7.

Incumplimiento del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal El artículo 5º del Tratado Fundacional del Tribunal Andino de Justicia, actual artículo GACETA OFICIAL 4º del mismo Instrumento, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión y, norma primaria del Ordenamiento Jurídico Andino a la letra dice: “Artículo 5º- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medias que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación” Esta disposición establece claramente obligaciones positivas, esto es, de “HACER” para los Países Miembros, en cuanto ellos “están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias” para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, así como aquellas de “NO HACER”, toda vez que los signatarios del Acuerdo de Cartagena se comprometen a no adoptar medidas contrarias a las normas del Ordenamiento Jurídico o que de algún modo obstaculicen su aplicación. Este mandato de respeto obligatorio para dichos Países, de aplicación en los dos sentidos en el caso que se analiza, es claro que no ha sido acogido por el Gobierno de la República del Perú, al no haber puesto en aplicación en su territorio las disposiciones contenidas por las Decisiones 378 y 379 de la Comisión del entonces Acuerdo de Cartagena, relativas a Valoración Aduanera en el primer caso y, a la Declaración Andina del Valor, en el segundo; dispositivos los dos publicados en la Gaceta Oficial de dicho Acuerdo, Nº 183, de 27 de junio de 1995. 2.8.

Incumplimiento de la Resolución 122 de la Secretaría General de la Comunidad Andina La constatación por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de los incumplimientos en que ha incurrido la República del Perú respecto de la aplicación de las Decisiones 378 y 379, aseveración sobre la cual ese País no se pronunciara dentro del plazo que le fuera concedido para el efecto, ha conducido a que ese Organo Comunitario emita la Resolución 122, contentiva del Dictamen de incumplimiento Nº 30-98; ac- 12/05/2000 17.24 tuación publicada en la Gaceta Oficial Nº 30 de 7 de septiembre de 1998, por la cual ha sido dictaminado que el Gobierno del Perú, al no aplicar las Decisiones ya mencionadas sobre Valoración Aduanera y Declaración Andina del Valor, ha incumplido normas emanadas del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad.

El hecho comprobado con la documentación que obra del expediente organizado por este Tribunal, de que ese estado de incumplimiento se mantiene a la fecha, le permite determinar que el Gobierno del mencionado País Miembro ha desatendido, adicionalmente, lo dictaminado por la Secretaría General de la Comunidad Andina en su Resolución 122. El estudio realizado de las piezas procesales y de las actuaciones de las partes en esta controversia, ámbito dentro del cual debe observarse la inasistencia de representación de la República del Perú a la Audiencia Pública celebrada el 10 de febrero del año 2000 y, la consecuente inexistencia de su respectivo escrito de conclusiones, le llevan a este Tribunal a formarse la convicción de que en este caso se configura el incumplimiento demandado, razón por la cual y ante la inexistencia de eximentes válidos respecto de dicha conducta, la sentencia deberá necesariamente acoger los términos de la demanda.

Con base en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, DECIDE: 1. Declarar que la República del Perú ha incurrido en incumplimiento de los artículos 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión, así como de las Decisiones 378 y 379 del mismo Organo Comunitario y, además, de la Resolución 122 emitida por la Secretaría General de la misma Comunidad el 3 de septiembre de 1998.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 2. Que el Gobierno del mencionado País Miembro, en consecuencia y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 27 del Tratado de Creación de este Organo Jurisdiccional, debe cesar en la conducta contraventora de las normas comunitarias determinadas en el punto anterior, para lo cual se le exhorta a adoptar las medidas conducentes a la inmediata y plena aplicación de las Decisiones 378 y 379.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO 3. Condenar a la parte demandada al pago de las costas causadas por la presente acción de incumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Tribunal. Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, según lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal y remítase a la Secretaría General de la Comunidad Andina, copia certificada de la misma para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, al tenor de lo previsto en el artículo 43 del Tratado. 18.24 Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 22-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 5284. Actor: CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA. Marca: “Hola” (mixta). Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de abril del año 2000, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en oficio 321 de febrero 18 del 2000, recibido en el Tribunal el 28 de febrero del 2000. 1.

ANTECEDENTES. 1.1 Partes La parte demandante es la SOCIEDAD CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA. y la demandada, la Superintendencia de Industria de la República de Colombia. V I S T O S: 1.2 Síntesis de la demanda. Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite.

Se presenta la demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución No. 1851 del 1 de julio de 1998, GACETA OFICIAL expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, con la cual se concede el registro de la marca “HOLA” (mixta) para productos de la clase 16 en favor de la sociedad española del mismo nombre y declarando infundadas las observaciones presentadas por la demandante en virtud de tener registrada la marca “OLA” (mixta) para la misma clase.

Fundamenta su acción, en que la Resolución impugnada viola al artículo 81 de la Decisión 344, porque el signo impugnado no es distintivo al existir otro idéntico o similar, “sobre lo anterior claramente se aprecia que el signo registrado por HOLA S.A. correspondiente a la marca ‘HOLA’ (Mixta) Clase 16 NO cumple con el requisito de distintividad extrínseca, debido al hecho de que apreciadas en su conjunto son confundibles las marcas HOLA (Mixta) Clase 16 y OLA (Mixta) Clase 16”.

Además invoca al artículo 83 literal a) del referido cuerpo legal, ya que si bien los signos impugnados no son idénticos existen más similitudes que diferencias que pueden ocasionar confusión en el público consumidor; señala que existe similitud en el campo ortográfico (por la secuencia de las vocales, longitud, sílabas, raíces), fonético o auditivo (pronunciación de las palabras o sonidos semejantes), visual (similar forma de percibir al signo).

A los literales d) y e) del mismo artículo, ya que la notoriedad de la marca que se le ha reconocido en la Resolución impugnada no ha sido probada en ningún momento. Finalmente señala que se ha violado al artículo 102, “La anterior violación de las normas citadas se debe al hecho de que al otorgar la Administración una marca como lo es la marca ‘HOLA’ (Mixta) para todos los productos de la clase 16, que como ya se demostró es confundible con la marca ‘OLA’ (Mixta) Clase 16, se da un desconocimiento de las normas citadas, debido a que se desconoce el derecho exclusivo que tiene la sociedad CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA, para usar la marca ‘OLA’ (Mixta) Clase 16, para los productos que son amparados con la misma, debido a que la citada marca debe compartir el mercado con la marca “HOLA” (Mixta) que se encuentre registrada para amparar todos los productos 12/05/2000 19.24 de la clase 16, lo que hace que la nueva marca se encuentra en capacidad de interferir el mercado de los productos que son comercializados con la marca “OLA” (Mixta) Clase 16, marca que como ya se enunció en la presente demanda tiene mejores derecho que la marca ‘HOLA’ (Mixta) ” 1.3 Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar a la demanda solicita que no se tome en cuenta las pretensiones de la demandante al carecer de sustento de derecho ya que se han cumplido con las normas constitucionales y las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en especial considera que la marca “¡HOLA¡” (mixta) colocada entre signos de interjección, no puede llevar a engaño a los consumidores, los cuales pueden diferenciar los productos.

“Estudiada en sus detalles la marca antes descrita y solicitada para el registro por la Sociedad Hola S.A., se hace relevante el hecho de que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria”.

Considera que la marca HOLA (mixta) es novedosa, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica. Además que la Resolución impugnada no se fundamentó en la notoriedad de la marca “HOLA”. La Sociedad española HOLA S.A., por su parte expresa que no existe violación del artículo 81, ya que el signo “¡HOLA¡” dentro de un rectángulo de mayor base y menor altura es suficientemente distintivo.

No puede existir confusión entre los signos enfrentados, “ya que un signo puede contener letras que integren otra marca anterior, sin que por ello carezcan de distintividad”, y continúa “Ahora bien, la marca solicitada en registro consiste en una etiqueta bastante distintiva, por lo tanto consideramos que ha pesar de que tengan una pronunciación igual, los consumidores no incurrirían en error, más aún si tenemos en cuenta que la revista española ¡HOLA! ha adquirido a través de los años bastante popularidad ” Señala que no se han violado los artículos 83 literales d) GACETA OFICIAL y e) ni 102 de la Decisión 344 de la Comisión Andina. 1.4 Resolución Impugnada. 12/05/2000 entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales” 1. En la Resolución 1851 del 1 de julio de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, considera que “En el caso en estudio las marcas en confrontación HOLA Y OLA, tienen una significación propia, en efecto de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española Hola es ‘una interjección que se emplea para denotar extrañeza placentera o desagradable para llamar a los inferiores, o a modo de salutación familiar’ y OLA significa: ‘Onda de gran amplitud que se forma en la superficie de las aguas ’ por lo tanto desde el punto de vista conceptual son completamente diferentes.

Ahora bien la marca solicitada en registro consiste en una etiqueta bastante distintiva, por lo tanto consideramos que a pesar de que tengan una pronunciación igual, los consumidores no incurrirían en error, más aún si tenemos en cuenta que la revista española ¡HOLA!, ha adquirido a través de los años bastante popularidad, por lo tanto no lo confundiría con otra.

En consecuencia estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83.

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación. “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. De conformidad con la solicitud presentada por el consultante, el Tribunal procede a interpretar los artículos 81, 82 literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretan los artículos 146 y 147 de la referida Decisión ni el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia, son ajenas a la aplicación al caso concreto y constituyen “compromisos que los países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la 20.24 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 26-IP-96, sentencia del 30 de Julio de 1997, Marca: “SEFRITA”, Pág. 307.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; El segundo elemento hace referencia a la perceptibilidad, es decir la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos, este requisito se constituye en la única manera para que el sujeto identifique a la marca.

Como tercer requisito, la norma comunitaria exige que el signo sea susceptible de representación gráfica, “que es una ‘descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’ (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo” 3.

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación son los que dicen relación con los requisitos para el registro de las marcas, irregistrabilidad de las marcas, reproducción o imitación de signos notoriamente conocidos, similitud o confusión y derechos conferidos por la marca. 4.2. Irregistrabilidad de las marcas.

La importancia de los requisitos del artículo 81, ha sido enfatizada reiteradamente por este Tribunal, ya que un signo sólo puede ser registrado como marca cuando se cumple a cabalidad con estos requisitos. Pero aún cuando un signo reúna estas características no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. De una manera uniforme este Tribunal, en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344, ha señalado que un signo para poder ser registrado como marca debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Estas prohibiciones buscan la tutela del interés general frente a las marcas que pueden contrariar el orden público y las buenas costumbres o pueden causar engaño al consumidor.

Al respecto el Tribunal Andino ha expresado que: La distintividad es la cualidad de un signo de distinguir unos productos o servicios de otros y de ser el medio que permite al consumidor identificar el signo con el producto. Que un signo sea distintivo implica que puede por si solo, identificar un producto o servicio sin que se pueda confundir con otro.

Este Tribunal al respecto ha manifestado: “el orden público entra en juego en el análisis de la registrabilidad de la marca, particularmente en los artículos de las Decisiones citadas que van dirigidos a la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad” 4. “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.” 2 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 21.24 Se busca proteger al consumidor evitando que pueda caer en error de hecho al mo3 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. 4 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 7-IP-95, Pág.: 166.

GACETA OFICIAL 12/05/2000 mento de elegir su mercadería, sin que exista confusión en cuanto a la naturaleza, procedencia, modo de fabricación o sobre cualquier información que pueda tener. Además se protege al productor de prácticas desleales de comercio que menoscaban la legítima posición que han logrado los productores y distribuidores en un determinado mercado; son estos parámetros los que deben orientar a la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen de registrabilidad. 4.4.

Similitud o confusión. Antes de efectuar un análisis sobre este punto, se hace necesario el referirnos al consumidor medio, el cual es la persona que va adquirir un determinado producto y a quien se busca proteger a través de la marca. Este Tribunal ha manifestado,: “que el consumidor al que debe tomarse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto a este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en el cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ” 6. 4.3.

Reproducción o imitación de signos notoriamente conocidos. En los literales d) y e) del artículo 83, se protegen a la marca y a los signos notoriamente conocidos, protección que implica el no poder conceder el registro de una marca en desmedro del signo notoriamente conocido. Esta notoriedad se obtiene gracias a una gran difusión o conocimiento por los consumidores de la clase de productos o servicios que se trate.

Esta calidad de la marca debe ser probada a través de los medios probatorios reconocidos por la legislación interna por la parte que lo alega. La notoriedad de los signos, como lo ha dicho este Órgano Comunitario,: Con esta aclaración previa nos referimos a la confusión o la similitud; en párrafos anteriores señalamos que uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca es la distintividad, es decir la cualidad de un signo de identificar al producto o servicio amparado por la marca, de otro signo. Si un signo no es lo suficientemente distintivo es decir es confundible no puede ser registrado, ya que no se protege ni al consumidor ni al productor y la marca no cumplirá con su principal función. “se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no se extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y la marca notoria” 5.

Para poder establecer la similitud y por tanto la existencia del riesgo de confusión este Órgano Comunitario, ha destacado las siguientes reglas: Esta confusión, tal como señala la sentencia anterior, puede ser ocasionada por la reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido. 5 Proceso 20-IP-97, sentencia de febrero 13 de 1998, Marca: “Manuelita.” 22.24 “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 6 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, Proceso 1-IP-87, pág. 117. GACETA OFICIAL 12/05/2000 “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4.5.

Derechos conferidos por la marca. Los derechos sobre la marca son adquiridos por su titular, al momento de efectuar el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Esto se explica en virtud del mandato del artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Al respecto Larraguibel Zavala señala: “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

(Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss). “La inscripción tiene por objeto dar a los fabricantes o comerciantes una protección contra los concurrentes que trataran de aprovecharse de la notoriedad adquirida por otro, creando confusión en el espíritu del público y engañando con respecto de la procedencia de los artículos que ofrece” 9.

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio.

En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’” 7.

La confusión puede presentarse en el campo ideológico, es decir cuando el concepto o la expresión ideológica de los signos es el mismo, cuestión que en el presente caso no se aplica ya que conceptualmente “HOLA” y “OLA” tiene diferente significado, y en el campo fonético, es decir si existe, lo que Jorge Otamendi denomina confusión auditiva “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar” 8, si esta similitud ocasiona riesgo de confusión tomando en cuenta al consumidor y a los productos que ampara la marca, el juez deberá negar el registro. 7 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 27-IP-96, Pág.: 338. 8 Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, pág,: 165.

Ed. Abeledo-Perrot, Segunda Edición. 23.24 Los derechos sobre la marca otorgados a través del registro consisten en la facultad de su titular de usarla en forma exclusiva y evitar que otros la usen. Además como ya lo ha señalado este Tribunal implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria.

“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” 10. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

Además no debe caer en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 9 Derecho de Autor y Propiedad Industrial, Santiago Larraguibel Zavala, Ed. Jurídica de Chile, pág: 106. Primera Edición. 10 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 10-IP-94, Pág.:

67. GACETA OFICIAL 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que de ser así el signo no podrá ser registrado como marca. Segundo: No puede ser registrado como marca un signo que sea similar a otro notoriamente conocido. La notoriedad del signo que es producto de la gran difusión y al conocimiento que tiene los consumidores de esos productos, debe ser probada por la parte que la alega.

Tercero: El juez nacional debe determinar si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Esta confusión puede no sólo ser en el campo ideológico sino también en el campo fonético, bastando que se presente en uno de estos campos para que exista este riesgo. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5284, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 12/05/2000 24.24 Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú