INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 33-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, con motivo de la acción de nulidad (proceso judicial interno N° 3259-851-96), interpuesta por la sociedad PACIFIC Cía. Ltda., contra el acto administrativo denegatorio del registro de la marca “PACIFIC”, contenido en la resolución Nº 44689 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 26 de junio de 1995.

E interpretación de oficio del artículo 93, de la Disposición Final Única y de la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión. Quito, 22 de marzo del año 2000 Magistrado-Ponente: Luis Henrique Farías Mata El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, ha requerido de este Tribunal Andino, por intermedio de su Presidente Doctor Augusto Maldonado Vásconez, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafos a) y e), y 95, todos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, que en el caso lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto se encuentra obligada a formular la consulta y a acatar la interpretación que de las normas supranacionales realiza este Tribunal Andino en la presente sentencia, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

Que la señalada solicitud se encuentra ajustada a las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y del 61 del Estatuto complementario de dicho Tratado, en razón de lo cual fue admitida a trámite; y Que la interpretación se plantea con motivo de la demanda de nulidad introducida ante la jurisdicción consultante por la sociedad PACIFIC CIA. LTDA. contra la resolución Nº 0944689, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 29 de mayo de 1995 dentro del respectivo trámite administrativo Nº 30815-92, y mediante la cual fue rechazada la solicitud de registro del signo “PACIFIC”;

Que los hechos expuestos y los argumentos de derecho alegados por las partes, son los siguientes: a) Los hechos 1. PACIFIC CIA. LTDA., ahora demandante, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del signo “PACIFIC”, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 33;

2. CERVECERÍA DEL PACIFICO S.A., en fecha 1º de febrero de 1993, formuló observación a la mencionada solicitud fundamentándola en su derecho sobre la marca “PACIFICO”, destinada a proteger productos de la Clase Internacional Nº 32; 3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió pronunciamiento denegatorio de la solicitud a través de la señalada resolución 944689 del 29 de mayo de 1995 (folio 02 del expediente remitido a este Tribunal); 4.

Finalmente, la solicitante del registro denegado introdujo el 16 de octubre de 1996 demanda contencioso-administrativa (folio 07 del expediente de Secretaría llevado por este Tribunal Andino), solicitando la declaratoria de nulidad de la referida resolución denegatoría. b) El escrito de demanda La demandante esgrime los siguientes argumentos: 1.

El hecho de haber tenido registrada con anterioridad la marca, que luego caducara, “PACIFIC”, para la Clase Internacional 33; 2. Que la razón social PACIFIC CIA. LTDA. lleva más de 58 años en el mercado, y siendo “la denominación PACIFIC, el nombre patronímico de la compañía y habiéndose registrado [también] en la Superintendencia de Compañías, es propiedad inalienable de ella, no susceptible de apropiación por parte de terceros”; 3.

Que el recurso presentado en vía gubernativa contra la solicitud de registro del signo “PACIFIC” es sui generis, por autocalificarse como observación y oposición conjuntamente; 4. Y, finalmente, La impugnante controvierte la “notoriedad” que pretende atribuírsele a la marca “PACIFICO”. c) Contestación de la Demanda Por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca: Básicamente plantea las siguientes excepciones: - “Legalidad y validez de la resolución impugnada.

La resolución impugnada, afirma, guarda conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial, por lo que es plenamente válida; - Niega “pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegada a la Ley ni a la realidad.” Por la Procuraduría General del Estado En los siguientes términos: - “ Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”; - Improcedencia de la misma por no reunir en su opinión los requisitos contemplados en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; - “Falta de derecho del actor para proponer su demanda, por carecer de fundamento sus pretensiones”; - “Caducidad del derecho de la parte actora y prescripción de la acción.” Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a absolver la consulta de interpretación que le ha sido formulada, C O N S I D E R A N D O: Que de lo expuesto en la precedente narrativa y del contenido de las normas respecto de las cuales se solicita su interpretación, aparece como fundamental para el consultante la resolución de los puntos relativos a la “oposición” y “observación” al registro marcario, al concepto de marca y a los requisitos para que un signo sea registrable y el relativo a la marca notoria, por lo que estima el Tribunal su deber pronunciarse acerca de ellos en función de las normas supranacionales que regulan la materia.

Que de la copia del expediente judicial que le ha sido remitida, surge también como de especial interés en el caso de autos el tema relativo al riesgo de confusión que pudiere existir entre las marcas confrontadas, así como el que se refiere a la legislación comunitaria andina que deba ser aplicada al caso concreto en materia de “oposiciones” y de “observaciones”, o sea, la vigente para el momento en que fue denegada la solicitud de registro; y, Que, en consecuencia, las normas que van a ser objeto de interpretación en el presente procedimiento son las siguientes, unas a requerimiento del juez consultante y otras aportadas de oficio por el propio Tribunal Andino;

Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“( ) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” “( )”. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.” “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” DISPOSICIÓN FINAL “ÚNICA.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación sobre la materia”. DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. Finalmente, con fundamento en la vasta jurisprudencia sentada por el Tribunal respecto de los temas ya señalados, éste pasa a considerar los temas indicados, siguiendo el siguiente orden: I. VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO En el asunto que nos ocupa, el demandante hace referencia al régimen de la Decisión 85 en lo que tiene que ver con las “oposiciones”, Decisión que no se encontraba vigente al momento de expedirse la resolución ahora impugnada, pero que el Tribunal, a los fines de esclarecer ese complejo punto, considera conveniente analizar los pertinentes artículos de la referida Decisión 85; ésto, por cuanto “la finalidad de la interpretación prejudicial ha de ser la de dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de las normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”.

Criterio jurisprudencial que en esta oportunidad se confirma. (Interpretación prejudicial No. 02-IP-94, caso “NOEL”, de fecha 04 de Julio 1994, e interpretación producida con motivo del caso 07-IP-97, de fecha 07 de julio de 1998, marca “EBEL SPA”). Al respecto, se permite esta jurisdicción comunitaria verificar cómo la “observación” al registro de la denominación “PACIFIC” fue presentada, en la instancia administrativa, el 1º de febrero de 1993, es decir, en vigencia de la Decisión 313; y, tanto la resolución impugnada (No. 0944689) que lleva fecha 29 de mayo de 1995, como la demanda contenciosa, de fecha 16 de octubre de 1996 (vto. folio 14), fueron una emitida y la otra presentada, bajo la vigencia de la Decisión 344.

Esta, en virtud de lo dispuesto por su Segunda Disposición Transitoria, entró a regir en los Países Miembros a partir del 01 de enero de 1994, pero en el bien entendido de que, con arreglo a su también transitoria Disposición Primera: “Todo derecho de propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido”; y además, y por el contrario, que: “En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Por tanto, procede el Tribunal a referirse al régimen de la Decisión 85 sólo a los fines explicativos de lo que en aquel régimen se entendía por “oposición” y “observación”, términos cuya interpretación ha venido causando cierta dificultad al momento de dictar sentencia definitiva por parte de los jueces nacionales consultantes, y que en el caso concreto se desprende también, y principalmente, de los argumentos expuestos por el actor en su demanda, entre los cuales éste destaca: II.

OPOSICIÓN Y OBSERVACIONES En efecto, el actor alega que la oficina nacional competente tramitó erróneamente como “observación” la que fue presentada ante el funcionario administrativo como una “oposición” al registro de la marca “PACIFIC” (folio 09), lo que a su juicio invalida las actuaciones realizadas. Como ya se adelantó en el capítulo anterior, el juez nacional consultante tendrá que pronunciarse necesariamente acerca de la normativa aplicable al presente caso y sobre lo que en ella se entiende por “observaciones” y “oposiciones”, a los fines del análisis de los argumentos de la parte actora, rebatidos por la demandada.

Por tanto, el Tribunal pasa a hacer breve referencia al régimen que sobre la materia estableció la Decisión 85: a) El uso del calificativo de “observaciones” estaba reservado para referirse a la competencia conferida a la Administración por el artículo 63, para que ésta, con fundamento en la exigencia de los requisitos contemplados en los párrafos a), b) y c) del artículo 60, pudiera ordenar de oficio al solicitante que procediera a realizar las correcciones pertinentes; b) Además, en el caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 56, 58 y 59, el artículo 64 de la misma Decisión 85 atribuía a la oficina nacional competente la facultad de decidir el “rechazo“ de la solicitud, previa audiencia del solicitante; y, finalmente c) Si la Administración, de oficio, no hubiere formulado ”observaciones” o no hubiere exigido la debida complementación, o de no haberse producido el “rechazo” de la solicitud, es cuando correspondía proceder a la publicación, para que se abriera un plazo de treinta días fijado por los artículos 65 y 66 a los fines de que cualquier persona pudiera formular “oposición” al registro de la marca, con lo cual las primitivas “observaciones” en manos originariamente sólo de la Administración, pasaban a las de los particulares bajo la denominación de “oposiciones”.

De lo anterior trasunta que las “observaciones” a que se refería la Decisión 85 estaban encomendadas de oficio a la Administración y se referían exclusivamente al hecho de que ésta, con motivo del examen de la solicitud que se encontraba obligada a realizar, hubiere llegado a la conclusión de que la misma no cumplía con los requisitos formales establecidos por el artículo 60; en cambio, el “rechazo” si bien se producía también de oficio por la Administración, operaba sólo como consecuencia del incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 56, 58 y 59 de la misma Decisión 85.

Consecuentemente, resulta asimismo concluyente de esta interpretación que en la normativa comunitaria -incluida la propia Decisión 85- no cabe confusión entre las “observaciones” de que hablaba la Decisión 85 en su artículo 65 y la figura bajo el mismo nombre regulada por las posteriores Decisiones Comunitarias 311 (artículo 82), 313 (artículo 82) y 344 (artículo 93), ya que más bien se corresponden estas últimas, con el “rechazo” (artículo 64) previsto en la primera de dichas Decisiones.

III. DEFINICIÓN DE MARCA El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, define marca como: “ todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Definición en perfecta coincidencia con la doctrina, conforme a la cual: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y en la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13), o que es, conforme al pensamiento del profesor OTAMENDI, “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.” (Derecho de Marcas.

Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989, pág. 7) Finalmente, la jurisprudencia del Tribunal ha venido desarrollando prolijamente el referido concepto, y al respecto se ha pronunciado en el sentido de que marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, ha expresado este órgano jurisdiccional andino, no tendrá la capacidad necesaria para ser distintivo. (También véanse recientes sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los casos 31-IP-98, de fecha 05 de marzo de 1999, marca “LOS ALPES”, publicada en G.O.A.C. Nº 450, del 21 de junio de 1999 y 03-IP-99, del 14 de mayo de 1999, marca “LELLI (I)”, en G.O.A.C. No. 461, del 22 de julio de 1999, entre otras).

IV. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SU REGISTRO Se desprenden incluso de la propia definición legal de marca: a) Distintividad Considerada como ya se dijo la característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, este carácter distintivo alude principalmente a la capacidad intrínseca y extrínseca del signo: La primera, se refiere a que él, en sí mismo, sea capaz de individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse.

Así pues, estarán impedidos del acceso al registro aquellos signos que designen el propio bien con el cual deberían distinguirse, o que hagan referencia a las cualidades o características esenciales de éste, toda vez que, por una parte, su apropiación exclusiva representaría un monopolio sobre términos o locuciones de necesario uso y, por la otra, el consumidor no podría asociarlo con una fuente empresarial determinada.

La segunda, hace referencia a que el signo sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva no accederá al registro si previamente ha sido solicitado o registrado otro signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o análogos, esto es, bienes sobre los cuales pueda inducirse al público consumidor a error o confusión sobre su origen o fuente empresarial.

Por tanto, con este requisito se pretende tutelar no sólo el interés del titular del signo ya registrado, quien ante tal requerimiento adquirirá la certeza de que teniendo derechos exclusivos sobre un signo, no será posible el acceso al registro, de otros que induzcan a error respecto de la fuente u origen empresarial de los bienes respectivos sino, además, el interés del consumidor, quien podrá identificar el origen o fuente empresarial de los bienes que desea adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos fabricados por otros empresarios del mismo sector económico. b) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

De ahí que se exija así mismo la c) Susceptibilidad de representación gráfica Que tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). De todo lo dicho en el presente capítulo, el juez nacional consultante tendrá que determinar necesariamente si en el presente caso el signo solicitado en registro, “PACIFIC”, reúne los mencionados requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, y si además, conforme se pasa a desarrollar seguidamente, no se encuentra incurso en las prohibiciones o restricciones contenidas en los artículos 82, párrafo h) y 83 párrafos a) y e) de la Decisión 344.

De dicha determinación podrá concluir en si la marca fue denegada con apego a lo establecido en la Decisión andina, o, si por el contrario, contraviene ésta, caso en el cual procedería la nulidad de la resolución impugnada. V. CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS El signo que se confunda con otro u otros, no tiene acceso al registro tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para que sea considerado como marca) como por que, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el de los consumidores.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o, en su caso, del juzgador los que, alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a reglas y principios que doctrina y jurisprudencia de consuno han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad a la semejanza, y que es “ un concepto jurídico indeterminado en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Industrial Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España 1998, Pág. 11161). Al respecto, y tal como lo ha expresado este mismo Tribunal, el examen para establecer la confundibilidad requiere de: “ un análisis global o de conjunto de los signos, sin limitaciones en cuanto al número de sílabas o sin minimizaciones de sus componentes o análisis extensivos o técnicos en otros campos, pues el examinador al colocarse en el lugar del consumidor medio y tratándose de productos de consumo masivo, debe percibir o asimilar que éste no efectúa en cuanto a marcas o signos un profundo examen de los mismos, sino que se guía por una imagen general, superficial y ligera de las marcas, y lo que percibe y recuerda a primera vista sería el elemento diferenciador que le sirve para determinar o no la existencia de confundibilidad”.

(Sentencia de interpretación prejudicial producida con motivo del caso 43-IP-98, marca “FAIRBANKS”, de fecha 19 de marzo de 1999. Publicada en G.O.A.C. 490, del 04 de octubre de 1999). Adicionalmente, observa el Tribunal, al lado de la comparación entre signos, que puede darse en el plano visual, fonético o auditivo e ideológico, es preciso tomar en cuenta los bienes que se pretende distinguir con los signos en conflicto, toda vez que si se trata de unos entre los cuales no exista conexión competitiva, el riesgo de confusión desaparece; mientras que si la comparación se establece entre signos destinados a distinguir idénticos productos, ese riesgo podría incrementarse.

Situación la descrita, que también en el presente caso toca determinar al consultante. En tal sentido, este Tribunal considera que, en el caso objeto de la consulta, resulta conveniente considerar y enfrentar la: 1. Similitud ideológica Que se da entre signos que evocan la misma o similares ideas. Señala OTAMENDI al respecto que: “Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.

(Derecho de Marcas. Ob. cit., pág. 152). De modo que pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, pueden inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, si es que evocan la misma o similar idea. 2. Similitud ortográfica Se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable y notoria. 3.

Similitud fonética Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sinembargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Para el caso concreto, el examinador -en este caso, juez consultante- al revisar la fonética de las marcas en conflicto tomará en cuenta, tal como se ha venido diciendo, la totalidad de las sílabas que conforman las marcas “PACIFICO” registrada, y la solicitada en registro “PACIFIC”.

De esta manera, le corresponderá al consultante determinar, con base en los criterios precedentemente expuestos, si de la comparación entre las marcas confrontadas se desprende, la posibilidad de confusión en un grado suficiente que pueda inducir a error al público consumidor, decidiendo por tanto la jurisdicción consultante, con apego a los términos del párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344, si procede la confirmatoria o revocatoria de la resolución impugnada, en los términos de denegar o conceder el registro de la marca “PACIFIC”.

VI. LA MARCA NOTORIA Finalmente, pasa el Tribunal a realizar un extracto de la jurisprudencia que ha sentado en materia de marca notoria, la que ha quedado sintetizada de manera clara en algunas de sus sentencias, y especialmente en la producida con motivo de la interpretación prejudicial 07-IP-97, marca “EBEL SPA”, sentencia de fecha 07 de julio de 1998 (G.O.A.C. 412, del 26 de febrero de 1999), jurisprudencia conforme a la cual: La marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, por que ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Sentencia del 29 de agosto de 1997, emitida en la interpretación prejudicial No. 07-IP-96, caso “REMAVENCA”). En cuanto a la protección especial de que, como tal, goza la marca notoria, el Tribunal ha dejado sentado: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.

“El signo marcario que ampara la notoriedad, como anota PACHON, sirve de base para un derecho, cual es el de convertir a un signo en notorio y cómo revestirlo de protección judicial especial. “La calificación de la notoriedad será la base jurídica para que esa marca tenga un reconocimiento especial dentro del derecho marcario, notoriedad, que como se expresa, tiene antecedentes probatorios que dan origen a una situación jurídica”.

También la marca notoria tiene que haber obtenido ese carácter con anterioridad “a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y, a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria consagra al otorgar una protección especial a las mismas.

Por lo demás, y como se desprende de lo expuesto, tal notoriedad debe ser probada por quien la alega. De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. 2.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al recoger las normas sobre observaciones a la solicitud de registro contenidas en las Decisiones 311 y 313 que regularon íntegramente la materia, derogó las de la Decisión 85 sobre oposición a la solicitud de registro de una marca. Por tanto dentro del Régimen Común sobre Propiedad Industrial establecido por la Decisión 344, aplicable al caso concreto, la protección al registro de una marca está dada por las normas procedimentales sobre observaciones, debiendo éstas ser decididas administrativamente por la oficina nacional competente. 3.

La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de una persona, o comercializados por ella, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 4.

De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, o de otra de la cual pueda también desprenderse confusión, fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios, no puede reconocérsele a ese signo la calidad de marca. 5.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o posteriormente del Juez nacional, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, dentro de su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros señalados por la doctrina y que han sido acogidos jurisprudencialmente, a los cuales se ha hecho referencia en la parte considerativa de esta providencia, dentro de la que se destaca para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas. 6.

No hay lugar al registro de marcas cuando las que se pretenda inscribir como tales, sean confundibles con otras notoriamente conocidas en el país en el que se solicita el registro o en el exterior, independientemente de la clase de productos o servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro y siempre que además de ser notoria, se encontrare también registrada, así fuere en el exterior.

Tal notoriedad debe ser objeto de prueba por quien pretende prevalerse de ella El juez consultante, al emitir su respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada en la presente sentencia, respecto de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la presente decisión judicial.

Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO