Año XVI - Número 581 Lima, 12 de julio del 2000 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Proceso 16-AI-99.- Pág. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República de Venezuela al aplicar ésta, mediante Decreto No. 2484 del 15 de abril de 1998, aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común, en contravención a los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, 5º del Tratado de Creación de este Tribunal, así como la Decisión 370 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Resolución 095 de la Secretaría General Proceso 45-IP-98.- 2 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, formulada con motivo de la acción de nulidad ejercida por la empresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A., contra el registro de la marca “IMPRECOL”, correspondiente al proceso interno No. 4.300; e interpretación de oficio por este Tribunal del artículo 113 y de la Disposición Final Única, de la misma Decisión 344 12 Proceso 33-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e); 96, 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Marca: MAXMARA Proceso 29-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b), d) y e); 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Proceso Interno No. 5197. Actora: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca: “FUENTE CLARA”. Para nosotros la Patria es América 32 GACETA OFICIAL 12/07/2000 2.40 PROCESO 16-AI-99 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General contra la República de Venezuela al aplicar ésta, mediante Decreto No. 2484 del 15 de abril de 1998 aranceles nacionales distintos al Arancel Externo Común, en contravención a los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, 5º del Tratado de Creación de este Tribunal, así como la Decisión 370 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Resolución 095 de la Secretaría General.

Quito, 22 de marzo del 2000 V I S T O S: EXPOSICIÓN SUMARIA DE LOS HECHOS El 4 de diciembre de 1998 la Secretaría General de la Comunidad Andina interpuso ante este Tribunal demanda contra la República de Venezuela, solicitando se pronuncie sobre la aplicación de aranceles nacionales distintos al Aran-cel Externo Común y la consecuente contravención en que ha incurrido la demandada de los artículos 5 (actual 4) del Tratado de Creación del Tribunal, 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, así como de la Decisión 370 de la Comisión de la Comunidad Andina y de la Resolución 095 de la Secretaría General, aportando los siguientes: 1.

Antecedentes El Gobierno de la República de Venezuela, con la expedición del Decreto No. 2484 del 15 de abril de 1998, estableció un recargo o impuesto adicional del 15% a las importaciones de las mercancías comprendidas en varios códigos arancelarios, excepto para las importaciones originarias de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena y para aquellas negociadas al amparo de Acuerdos de Alcance Parcial y Regional, suscritos en el marco del Tratado de Montevideo.

La Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Nota de Observaciones SG/AJF 53398 del 29 de mayo de 1998, comunicó al Ministro de Industria y Comercio de la República de Venezuela que el referido Decreto 2484 estaría aplicando un gravamen distinto del establecido por la Decisión 370 de la Comisión, que contiene el Arancel Externo Común, en 934 subpartidas.

Al considerar que esta dife- rencia arancelaria estaba generando un incumplimiento de las normas comunitarias, la mencionada Nota de Observaciones concedió un plazo de 10 días para que el Gobierno de Venezuela diera respuesta. En contestación a las observaciones formuladas, el 16 de junio de 1999 la República de Venezuela señaló que el Decreto 2484 fue tomado en condiciones de extrema urgencia debido a la situación fiscal por la que atraviesa el país, lo que le impidió cumplir con los procedimientos previstos por la normativa andina para modificar el Arancel Externo Común. Afirmó también que al dictar esta medida se tomaron las debidas previsiones para no afectar las importaciones originarias de la Comunidad Andina.

El 26 de junio de 1998 la Secretaría General emitió el Dictamen de Incumplimiento 15-98, publicado en la Gaceta Oficial No. 351 del 1 de julio de 1998, que determinó que los aranceles aplicados por Venezuela constituyen un incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular, el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, el artículo 5º (actual 4º) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo y la Decisión 370 de la Comisión. En virtud de lo anterior, el Gobierno de Venezuela el 24 de noviembre de 1998 comunicó a la Secretaría General sobre la decisión de derogar el Decreto 2484.

El 9 de abril de 1999 la Secretaría General solicitó al Gobierno de Venezuela que remitiera el Decreto a través del cual se procedió a dar cumplimiento al Dictamen 15-98, para lo cual se le otorgó un plazo de cinco días, sin que hasta la fecha de presentación de la de- GACETA OFICIAL manda ese País Miembro haya dado respuesta alguna. 2.

La demanda Con la presente acción la Secretaría General pretende que este Tribunal se pronuncie sobre el incumplimiento de la República de Venezuela, determinado en el Dictamen 15-98. La actora considera que la expedición del Decreto venezolano 2484 de 1998 incumple, en primer término, los artículos 90 y 98 del Acuerdo de Cartagena, que comprometen a los Países Miembros de la Comunidad a poner en aplicación un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión y a no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Comunitario Andino. Destaca la oportunidad que ha tenido el Gobierno de Venezuela para dar cumplimiento al ordenamiento jurídico andino, tomando en cuenta que ha transcurrido casi un año desde la fecha en que se iniciara el procedimiento administativo hasta la fecha del Dictamen de Incumplimiento, sin que haya procedido conforme los requerimientos de la Secretaría. Al referirse al incumplimiento de la Decisión 370 de la Comisión, la actora señala que el artículo 5º prevé la posibilidad de diferir la aplicación del Arancel Externo Común, para atender situaciones de emergencia nacional calificadas previamente por la Secretaría General, por lo que ningún País Miembro puede, unilateralmente y sin previa autorización del referido Organismo Comunitario, establecer una me-dida que altere los gravámenes fijados por la Decisión 370 de la Comisión alegando una situación de este tipo.

Estima la actora que el mismo Gobierno de Venezuela ha reconocido que la medida adoptada no cumple con las exigencias de la normativa andina, con lo cual quedaría demostrado el incumplimiento, que sería flagrante y objetivo, de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal dentro de los Procesos 2-AI-97, 3AI-96 y 3-AI-98. De igual modo considera la Secretaría General que el incumplimiento de la República de Venezuela implica un retroceso en el perfeccio- 12/07/2000 3.40 namiento del Mercado Común Andino, por cuanto el Arancel Externo establecido mediante la Decisión 370 de la Comisión tiene por finalidad armonizar los aranceles de importación para los terceros países, con todos los efectos positivos que ello significa para el buen funcionamiento del mercado subregional.

Finalmente, alega que el incumplimiento del Gobierno de Venezuela reclamado por la Secretaría General se refiere además a la Resolución 095, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 351, que contiene el Dictamen de Incumplimiento 15-98. Al respecto señala que la mencionada Resolución constituye un acto administrativo que se encuentra revestido de la presunción de legalidad y que, por lo tanto, el Gobierno de Venezuela está obligado a cumplirlo.

La Secretaría General solicita, además, expresamente la condenatoria en costas para la demandada. 3. La Contestación de la Demanda La República de Venezuela, por intermedio del Ministro de Industria y Comercio, al contestar la demanda pretende que el Tribunal declare sin lugar la acción de incumplimiento intentada por la Secretaría General.

La demandada sostiene que el Gobierno de Venezuela fundamentó la medida de aumentar el arancel externo común, por "razones de extremada urgencia nacional, con el objeto de coadyuvar a subsanar la grave situación fiscal que atraviesa el país". Reconoce que antes de proceder a dictar el Decreto 2484 se abstuvo de efectuar la correspondiente consulta a la Secretaría General, pero alega que tal actitud obedece a que dicho país en ese entonces y aún en la actualidad vive una "situación de gravísima crisis y recesión económica importantes, con una alta inflación".

A juicio de la demandada, tal situación es notoria y no puede obviarse "por el sólo hecho de no haberse cumplido con una formalidad". Considera que la medida no afecta el comercio intrasubregional por cuanto no se aplica a mercancías originarias de los países andinos ni a aquéllos con los cuales se han suscrito GACETA OFICIAL Acuerdos de Alcance Parcial y Regional, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, tal y como lo establece el artículo 2 del Decreto 2484.

Por el contrario -afirma la demandadaal aumentar el arancel externo de Venezuela en quince puntos porcentuales para terceros países distintos a los miembros de la Comunidad Andina, indirectamente se está beneficiando al resto de la subregión, ya que resultaría para cualquiera mucho más económico introducir sus mercancías en otro de los Países Andinos, antes que hacerlo en Venezuela.

Concluye la demandada que ha actuado sometida a la más estricta legalidad, ya que la Decisión 370 permite diferir la aplicación del Arancel Externo Común por razones de emergencia nacional y, además, no se está afectando el comercio dentro de la subregión. 12/07/2000 4.40 Decisión 370 de la Comisión sobre el Arancel Externo Común, la actora señala que el Gobierno de Venezuela, a pesar de las oportunidades que ha tenido para el efecto, ha continuado el incumplimiento, al no expedir la disposición correspondiente que deje sin efecto el Decreto 2484 de 1998.

Concluye que la medida en cuestión constituye un evidente incumplimiento al Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, el cual es uno de los mecanismos fundamentales dentro del proceso de conformación de la Zona de Libre Comercio y de la Unión Aduanera con miras a alcanzar los objetivos de la integración subregional. La demandada, a pesar de asistir a la audiencia, no presentó escrito de conclusiones. 4.

Conclusiones de la Actora C O N S I D E R A N D O: Como consecuencia de la audiencia pública celebrada el 12 de agosto de 1999 la Secretaría General reitera su pretensión de declaratoria de incumplimiento por parte de la República de Venezuela, con fundamento en las siguientes consideraciones: Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para conocer de la presente controversia en virtud de las previsiones de los artículos 23 y 24 de su Tratado de Creación, en concordancia con las normas del Capítulo I del Título 2º de su Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) y del Título II de su Reglamento Interno, en las que se regula lo pertinente a la Acción de Incumplimiento.

Que el Gobierno de Venezuela ha reconocido la situación de incumplimiento pues, tanto en la contestación de la demanda como durante la audiencia, se evidenció una declaración expresa, terminante y seria sobre la modificación unilateral del Arancel Externo Común. Al referirse al argumento de la contestación a la demanda relativo a que "la medida no afecta el comercio intrasubregional", la actora indica que ella no ha demandado el incumplimiento de las disposiciones sobre la Zona de Libre Comercio, la cual no se encuentra regulada por la Decisión 370 de la Comisión. Manifiesta la actora que la calificación previa de la situación de emergencia nacional para el diferimiento del Arancel Externo Común tiene su plena lógica, pues pretende evitar que los países Miembros lo modifiquen unilateralmente.

Indica que aún en el supuesto de que la modificación del arancel resulte justificada, la misma debe ajustarse en su forma y en su fondo a las normas comunitarias. Luego de fundamentar el incumplimiento del Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena y de la Que se han observado las formalidades inherentes a la Acción de Incumplimiento, sin que exista irregularidad procesal alguna que invalide lo actuado.

Que el estado de la causa es el de dictar sentencia, previo el riguroso cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 74 al 79 del Reglamento Interno del Tribunal, para lo cual estima necesario referirse a los siguientes aspectos: I. LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO El sometimiento absoluto de los Países Miembros y de los Órganos que conforman el Sistema Andino de Integración al ordenamiento jurídico de la Comunidad es la base fundamental para el cumplimiento, desarrollo y consolidación de los objetivos y fines que persigue el Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL Los compromisos, positivos o negativos, adquiridos por los Países integrantes de esta "Comunidad de Derecho" y plasmados en los Tratados Constitutivos y demás normas derivadas, imponen no sólo un deber genérico de respeto en consideración a los intereses generales de la Subregión, sino, propiamente, una "obligación" revestida de la característica de exigibilidad del efectivo cumplimiento de la conducta prevista, bajo pena de la restricción o suspensión de los beneficios derivados de la integración. En este sentido, los Países Miembros, la Secretaría General e incluso los particulares afectados en sus derechos tienen el poder de exigir, por conducto de este Tribunal y previo el agotamiento de los respectivos procedimientos, el acatamiento de las obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico.

Para la efectiva observancia de las normas jurídicas comunitarias, los Países Miembros adquirieron la obligación de asumir comportamien-tos de acción, adoptando las medidas necesarias que garanticen su eficacia, así como de abstención, y entre éstos el de no expedir normas o decisiones contrarias al ordenamiento jurídico andino. Y en efecto es uniforme el criterio que este Tribunal ha mantenido sobre la obligación que en ambos sentidos impone a los Países Miembros el artículo 4º (anterior 5º) del Tratado de Creación. Concretamente en la sentencia del 8 de diciembre de 1998, dictada dentro del Proceso 3-AI-97 (Gaceta Oficial No. 410 del 24 de febrero de 1999), expresó: “En el orden comunitario la responsabilidad de los Estados se deriva del compromiso que adquiere cada País Miembro de acuerdo con el artículo 5o.

Del Tratado del tribunal. De acuerdo con esta norma los Países Miembros adquieren doble obligación: una de carácter positivo, de ‘hacer’; y, otra de orden negativo, de ‘no hacer’. Por la primera, los Países Miembros deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud del derecho originario y de las que corresponda por mandato de loas normas secundarias o derivadas.

Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro debe abstenerse de toda medida así sea legislativa, judicial, ejecutiva o adminis- 12/07/2000 5.40 trativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino. “Las obligaciones anteriores tienen su fundamento precisamente en el ‘objeto y fin’ del proceso de integración al que están comprometidos los países andinos, cuyos objetivos se resumen en el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena codificado, particularmente en el propósito de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

De ahí que el Tribunal haya dicho en su interpretación prejudicial 5-IP-89 ‘ que la nor-ma que se interpreta, siendo de una gran precisión jurídica, constituye fundamental soporte para la integración andina, es decir, que su cumplimiento es requisito esencial para asegurar la realización de los citados objetivos del Acuerdo y su fin promordial de mejorar en forma persistente’ el nivel de vida de los habitantes de la Subregión”.

El incumplimiento de cualquier norma jurídica originaria o derivada, por parte de la demandada acarreará la inevitable infracción al referido artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, por lo que ahora corresponde analizar la medida adoptada por la República de Venezuela y confrontarla con las disposiciones comunitarias invocadas por la Secretaría General.

II. ANÁLISIS DEL DECRETO VENEZOLANO No. 2484 DEL 15 DE ABRIL DE 1998 Al expedir el Decreto No. 2484, del 15 de abril de 1998, en vigor desde el 17 de los mismos mes y año, la República de Venezuela estableció “un recargo o impuesto adicional de quin-ce por ciento (15%)” para los códigos arancelarios que en él se indican. Conforme lo señala el artículo 2 del Decreto, este recargo o impuesto adicional no es aplicable a las importaciones de mercancías originarias de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, ni a aquellas negociadas al amparo de Acuerdos de Alcance Parcial (de Comple- GACETA OFICIAL mentación Económica y de Naturaleza Comercial) y Regional, suscritos en el marco del Tratado de Montevideo 1980, siempre que sean originarias y vengan amparadas por su correspondiente Certificado de Origen.

Las consideraciones que el Gobierno de Venezuela tuvo para expedir el referido Decreto, según se desprende de su propio texto, fueron: "Que la actual situación económica que atraviesa el país ha obligado al Ejecutivo Nacional a tomar medidas para corregir los principales desequilibrios fiscales," y "Que es necesario mantener condiciones de equilibrio en materia de comercio exterior." De la investigación y análisis realizado por la Secretaría General —sin que éste hubiere sido controvertido por parte de la República de Venezuela— se puede observar que el nivel arancelario de 934 subpartidas del Arancel Externo Común fue modificado por el incremento adicional del 15%, previsto en el Decreto 2484.

Durante el procedimiento previo ante la Secretaría General y en el curso de la acción de incumplimiento, la República de Venezuela puso de manifiesto que este Decreto fue tomado en condiciones de extrema urgencia nacional "lo que impidió que nos ajustáramos a los procedimientos previstos en la normativa andina para modificar el Arancel Externo Común".

A decir de la demandada, la grave crisis y recesión económica, con una alta inflación, le obligó a tomar esta medida, que supuestamente no afecta el comercio intrasubregional y más bien beneficiaría al resto de Países Miembros de la Comunidad. A pesar del anuncio que el Ministro de Industria y Comercio de la República de Venezuela hiciera el 24 de noviembre de 1998, sobre la intención de derogar el Decreto 2484, hasta la presente fecha mantiene plena vigencia. III.

EL ARANCEL EXTERNO COMÚN Este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la importancia y trascendencia que tiene el Arancel Externo Común para la consolidación de una Unión Aduanera, en la que no existan gravámenes ni restricciones 12/07/2000 6.40 entre los Países Miembros y en la que se establezca un arancel uniforme para la importación de bienes provenientes de países que no sean parte de la Comunidad.

Sobre el tema, en la sentencia del 21 de julio de 1999, dictada como consecuencia de la acción propuesta por la Secretaría General contra la República de Ecua-dor (Proceso 07-AI-98, Gaceta Oficial No. 490 del 4 de octubre de 1999), el Tribunal manifestó: “Es indudable que en la teoría de la integración, y particularmente, cuando se trata de construir una unión aduanera que abarque el territorio de varios países, lo esencial para que ello suceda es que cada uno de los territorios comprometidos se unifique con los otros para conformar, por una parte, un solo territorio dentro del cual las mercancías se muevan libremente sin sujeción al pago de aranceles aduaneros y por otra, un bloque unificado que en sus relaciones comerciales frente a terceros exija el pago de aranceles uniformes o comunes.

Esto último, significa que, como acontece con otras medidas que deben armonizarse o integrarse, los Países Miembros renuncian a legislar soberanamen-te en materia de aranceles, pues tal facultad queda deferida, o si se quiere, delegada a los órganos competentes de la respectiva comunidad. “En el Grupo Andino esta concepción teórica ha sido plenamente llevada a la práctica.

Es así como desde su creación, con la suscripción hace treinta años del Acuerdo de Cartagena se concibió el Arancel Externo Común como uno de los mecanismos fundamentales por medio de los cuales deberían alcanzarse los objetivos de la integración descritos en los artículos 1º y 2º del referido Tratado. En efecto, en el artículo 3 ibídem se determina con toda claridad y precisión que: ‘Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: ( ) ‘d) Un Arancel Externo Común cuya etapa previa será la adopción de un Arancel Externo Mínimo Común’ GACETA OFICIAL “El mismo Tratado que da nacimiento al proceso de integración andina, que por cierto, se edifica sobre bases teóricas y experimentales similares a las de la Comunidad Europea, al desarrollar cada uno de los mecanismos fundamentales para el logro de los objetivos integracionistas, dedica todo uno capítulo, el VI (artículos 90 al 98), a regular lo concerniente al Arancel Externo Común; sien-do de destacar en tales normas, entre otros aspectos, la obligación contraída mediante compromiso por los Países Miembros de poner en aplicación en determinado plazo el Arancel Común (artículo 90); el compromiso de no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan de manera común en el referido Arancel Externo (artículo 98); la obligación de no adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la Subregión sin haber realizado las consultas en el seno de la Comisión para determinar si existe compatibilidad entre dichos compromisos y los adquiridos con respecto al Arancel Comunitario Andino (artículo 98); la transferencia de competencias legislativas en materia de Aranceles a la Comisión, la cual queda facultada para que, a propuesta de la Secretaría General, modifique los niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere conveniente a fin de adecuarlos a los criterios y necesidades que el Tratado señala (artículo 96); y, en fin, la posibilidad excepcional de que gozan los paí-ses para introducir modificaciones al Arancel Externo Común en casos especiales y previa observancia del procedimiento estrictamente legislado en el Tratado (artículos 94 y 97).

“No cabe duda, entonces, que el Arancel Externo Común represente en la formación de la unión económica andina uno de los mecanismos decisivos para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin él no puede hablarse de mercado común y, por supuesto, sin el estricto respeto por parte de los Países Miembros a las normas que lo conciben en el Tratado y que lo desarrollan y ponen en vigencia mediante Decisiones de la Comisión, poco o nada serio y efectivo podría considerarse dicho proceso.

Constituye con el programa de liberación, el ámbito indispensable para la construcción del mercado ampliado es, en otras palabras 12/07/2000 7.40 parte sustancial de la existencia del mercado andino. ( ) “Pues bien, con la expedición de la Decisión 370 por parte de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y por la cual se adopta el Arancel Externo Común, empiezan a cumplirse las obligaciones que en el Tratado Constitutivo adquirieron los países respecto del mencionado mecanismo.

En esta norma comunitaria, además de adoptarse el Arancel se establecen, con fundamento en las normas del Acuerdo de Cartagena, los procedimientos y las condiciones en que podrán introducírsele modificaciones al referido instrumento, siendo de destacar que, en ningún caso, tales modificaciones podrán adoptarse unilateralmente por ningún país; lo cual no significa que en situaciones de emergencia nacional no pueda permitirse el diferimiento de los aranceles comunes; pero ello, a condición de que se cumplan las previsiones normativas señaladas y los procedimientos especificados para tales eventos en la legislación comunitaria.

“Las anteriores apreciaciones acerca del mecanismo tan significativo como el que constituye el Arancel Externo Común, dejan muy en claro que la vulneración o el irrespeto por parte de alguno de los países miembros a las disposiciones que lo conforman y regulan se erigen en un golpe directo y de graves consecuencias al proceso integracionista, razón por la cual deberá considerarse la conducta en tal sentido como un incumplimiento grave, mucho más cuando, como en el caso que se juzga, no se trata de modificaciones parciales a determinadas partidas del arancel sino de alteraciones generalizadas a los niveles arancelarios contemplados en el instrumento común”.

En esta ocasión el Tribunal destaca, una vez más, que el Arancel Externo Común conjuntamente con el Programa de Liberación constituyen los pilares fundamentales sobre los que descansa el Acuerdo de Cartagena y advierte que el incumplimiento de las normas que rigen estos dos mecanismos, y en especial el primero de los mencionados, crea inseguridad jurídica en las inversiones de terceros países que no forman parte de la Subregión, genera condiciones inequitativas en la competencia GACETA OFICIAL en-tre los Países Miembros y desmerece la seriedad del proceso de integración andina hacia la Comunidad Internacional.

IV. OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN DENTRO DE LOS PLAZOS Y MODALIDADES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN La Decisión 370 de la Comisión, estableció la estructura concreta del Arancel Externo Común, con base en niveles arancelarios especificados para cada subpartida, y obligó a los Países Miembros a fijar sus aranceles nacionales según las modalidades previstas en la indicada Decisión. De esta manera el compromiso general que comporta el Acuerdo de Cartagena y concretamente el Capítulo VI sobre el Arancel Externo Común adquiere plena eficacia, aplicabilidad y obligatoriedad.

El cumplimiento de los plazos y modalidades que la Comisión prevea para la aplicación del Arancel Externo Común implica no sólo una actuación puramente formal de obedecer esa Decisión, derivada de los principios generales resumidos en la máxima jurídica "pacta sunt servanda" o de la referida previsión del artículo 4º del Tratado de Creación del Tribunal, sino también su observancia efectiva dentro de los límites de forma, modo y tiempo dispuestos por la Comisión. Los niveles arancelarios especificados en la Decisión 370 debieron ser puestos en aplicación por los Países Miembros a más tardar el 31 de enero de 1995, fecha máxima que se les concedió para que adecuaran los aranceles nacionales a las diversas modalidades del Arancel Externo Común. Para evitar en lo posible eventuales modificaciones no autorizadas al Arancel Externo Común, apartándose del procedimiento y las condiciones establecidas por la Comisión y la Secretaría General, el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena establece el compromiso de los Países Miembros de no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo. Se destaca que cualquier comportamiento unilateral de los Países Miembros que pretenda modificar los niveles arancelarios legalmente fijados y su inobservancia constituye, a juicio 12/07/2000 8.40 del Tribunal, un incumplimiento grave a la específica prohibición establecida en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena.

V. INCUMPLIMIENTO POR LA DEMANDADA DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN La República de Venezuela, conforme se ha señalado, a través del Decreto 2484 de abril de 1998, con el incremento en un 15% adicional a los gravámenes nacionales preexistentes, alteró el nivel arancelario de 934 subpartidas del Arancel Externo Común. Este hecho se evidencia claramente no sólo del propio Decreto 2484, cuyo texto no deja dudas sobre la modificación del arancel venezolano en un nivel superior al Arancel Externo Común en la mayoría de las subpartidas andinas, sino también de la admisión implícita por parte de la demandada tanto en la vía administrativa como en la acción ante el Tribunal, al no haber discutido que el incremento del 15% a las importaciones provenientes de países que no forman parte de la Comunidad Andina implica una alteración a las previsiones sobre el Arancel Externo Común. De manera que el incumplimiento de la República de Venezuela de las obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina configuran lo que la jurisprudencia de este Tribunal y la del Europeo conciben como un "incumplimiento objetivo" y, además, "no discutido".

Es "objetivo" en razón de que se determina por la simple confrontación de las normas comunitarias vulneradas y la acción u omisión del país contraventor. Es, por otra parte "no discutido", en virtud de que no existe contradicción por la demandada de los hechos alegados por la Secretaría General en lo relativo a la existencia de una alteración unilateral del Aran-cel Externo Común. Y se hace aún más evidente y específico dicho incumplimiento cuando se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, por el cual los Países Miembros se han comprometido a "no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo Común".

Para este Tribunal carecen de fundamento jurídico, a los efectos de desvirtuar que nos encontremos ante esa figura comunitaria del incumplimiento objetivo, las afirmaciones de la República de Venezuela sobre las razones GACETA OFICIAL de emergencia o urgencia nacional que dicho país habría tenido para decretar la modificación de una parte de su arancel nacional en niveles que difieren el Arancel Externo Común. Como se analizará infra, para que las situaciones de emergencia nacional puedan desembocar en alteraciones del Arancel Externo se requieren condiciones y un procedimiento preestablecidos, que no pueden dejarse de observar.

El Tribunal rechaza las apreciaciones de la República de Venezuela en el sentido de que la modificación del Arancel Externo Común no perjudica al comercio intrasubregional y que, por el contrario, beneficia a los restantes Países Andinos. Al respecto, observa que no puede subsistir una Comunidad de Naciones en la que cada país, por su propia cuenta, tome decisiones que a su juicio no afectan los intereses de la Subregión, a pesar de que las expresas disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario prohiben diáfanamente adoptar este tipo de comportamientos.

El Arancel Externo Común persigue crear condiciones equitativas de inversión y producción en los cinco países, sin que sea admisible sostener que el incremento arancelario que un país realice no perjudica a los restantes; es la "Integración", la "Unión" y la "Comunidad" las que se ven afectadas por la adopción de medidas que impliquen una modificación a los aranceles comunes aprobados por la Comisión. VI.

VIOLACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE ARANCEL EXTERNO COMÚN La República de Venezuela también ha admitido, ahora sí de manera explícita e inequívoca, que previo a adoptar niveles arancelarios distintos al Arancel Externo Común no ha cumplido con el procedimiento previsto en la Decisión 370 de la Comisión. En efecto, en la contestación que diera a la Nota de Observaciones formulada por la Secretaría General expresó: "…debo manifestarle que el Decreto No. 2484 fue dictado en condiciones de extrema urgencia, lo que impidió que nos ajustáramos a los procedimientos previstos en la normativa andina para modificar el Arancel Externo Común".

Del mismo modo, la contestación de la demanda señala que: "…no puede obviarse una terrible crisis eco- 12/07/2000 9.40 nómica nacional, por el sólo hecho de no haberse cumplido con una formalidad, ya que la situación subsiste, con o sin consulta a la Secretaría". La Decisión 370 de la Comisión prevé la posibilidad de diferir la aplicación del Arancel Externo Común para atender situaciones de emergencia nacional, para lo cual el Artículo Transitorio 4 delegó a la Junta del Acuerdo de Cartagena, hoy Secretaría General de la Comunidad Andina, el establecimiento de los criterios y procedimientos para calificar las situaciones de emergencia nacional a las que se refiere la propia Decisión 370 en el artículo 5.

En virtud de esta disposición transitoria, la Secretaría General el 24 de febrero de 1998 expidió la Resolución No. 060, modificada parcialmente por la Resolución 214 de 1999. De acuerdo con estas normas, las condiciones para que proceda el diferimiento de la aplicación del Arancel Externo Común, por situaciones de emergencia nacional son: - Que exista una situación de emergencia nacional, en los términos previstos en la Resolución No. 60 del 24 de febrero de 1998, que resumidos son: a) los desastres y situaciones de grave perturbación nacional ocasionados por fenómenos naturales; b) las situaciones de grave perturbación del orden público interno en el territorio nacional de un País Miembro; c) Las situaciones de grave perturbación de la paz de la nación ocasionados por estados de guerra, conflictos armados y similares, con países fuera de la Subregión; y, d) las situaciones de naturaleza económica, no comprendidas en los literales anteriores, que afecten gravemente a un País Miembro, que se deban al caso fortuito o la fuerza mayor, que tengan carácter extraordinario e imprevisible y que sean ajenas a la voluntad y control de las autoridades nacionales. - Que la situación de emergencia nacional alegada por el País Miembro sea sometida a la Secretaría General para su calificación, Órgano Comunitario que deberá aprobar, modificar o denegar el diferimiento en un plazo de 15 días, luego de que haya informado a los demás países de la Comunidad sobre la medida solicitada.

En ausencia de un pronunciamiento dentro de este plazo, el país solicitante quedaría autorizado para mo- GACETA OFICIAL dificar el Arancel Externo Común de los productos cuyo diferimiento haya sido solicitado, hasta tanto se pronuncie la Secretaría General. - Que la solicitud de calificación de emergencia contenga los requisitos previstos en la Resolución 060 de la Secretaría General; entre los cuales merecen destacarse la obligación de que el País Miembro señale: la vinculación entre la causal de emergencia alegada y los productos cuyo arancel se solicita diferir [literal d) del artículo 3]; y la contribución de la medida a la solución de la emergencia [literal f) del artículo 3]. - El diferimiento del Arancel Externo no puede durar más de tres meses, prorrogables a juicio de la Secretaría General, pero sin que opere la prórroga tácita.

El procedimiento requerido para modificar el Arancel Externo Común por una situación de emergencia nacional no es de carácter opcional para los Países Miembros, los cuales tienen la obligación de solicitar el pronunciamiento de la Secretaría General, a fin de que califique, de manera previa y necesaria, la existencia o no de la situación emergente.

La calificación que debe realizar el Órgano Ejecutivo y Técnico de la Comunidad Andina no constituye una mera formalidad que puede ser obviada, por más urgente que sea la circunstancia que atraviese un país; tal procedimiento es una aplicación directa de la prohibición a los Países Miembros de alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo, lo que permite garantizar al resto de la Comunidad que no se produzcan desequilibrios, desventajas o quiebras en la "unión" aduanera o distorsiones en la competencia. La medida adoptada por la República de Venezuela no sólo que fue tomada unilateralmente, sin sometimiento al ineludible procedimiento exigido por el artículo 5 de la Decisión 370 y regulado por la Resolución 060 de 1998, la cual, a juicio del Tribunal, también resulta incumplida, sino que se ha mantenido vigente por un tiempo excesivamente mayor a los tres meses que la norma comunitaria fija como tope para el diferimiento del Arancel Externo Común; hechos que restan 12/07/2000 10.40 valor a cualquier argumentación de la demandada que pretenda justificar su grave incumplimiento al ordenamiento jurídico de la Comunidad An-dina.

VII. EL DICTAMEN DE INCUMPLIMIENTO NO. 15-98 Ante la pretensión de la Secretaría General para que este Tribunal se pronuncie sobre el alegado incumplimiento del Dictamen 15-98 amparado por la Resolución No. 095, se observa: La acción de incumplimiento está precedida de una fase administrativa previa que se inicia formalmente con el envío al País Miembro de una Nota de Observaciones preparada por la Secretaría General, en la que se exponen los motivos que conducirían a concluir en la posible existencia de una contravención al ordenamiento jurídico comunitario.

Con la contestación a la Nota de Observaciones o si no se diere respuesta a las mismas en el plazo concedido para el efecto, la Secretaría General debe emitir un dictamen motivado, que contenga las razones que le hayan llevado a la convicción de que un País Miembro ha quebrantado las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico andino. El dictamen motivado resulta, pues, un presupuesto procesal de la acción de incumplimiento, y las razones en él contenidas constituyen la materia sobre la cual debe pronunciarse el Tribunal, instancia judicial en la que el país demandado podrá discutir, refutar y oponerse al juzgamiento que la Secretaría General hubiere realizado del comportamiento asumido por el respectivo País Miembro.

El cuestionamiento de la conducta de un País Miembro a través de la nota de observaciones y posteriormente del dictamen motivado que emita la Secretaría General debe poner en alerta a dicho país, para que adopte motu proprio las medidas destinadas a hacer cesar el incumplimiento. Gracias a esta fase previa el país contraventor tendrá conocimiento de las posibles infracciones cometidas y podrá corregir su conducta sin ser sometido a la jurisdicción del Tribunal.

Sin embargo, si persiste la acción u omisión ilegítima, la Secretaría General, los restantes Países Miembros o los particulares afectados en sus derechos pueden acudir a este Órgano Judicial, con el objeto de GACETA OFICIAL que verifique el alegado incumplimiento y obligue, por los medios coactivos de los cuales se lo ha dotado, a restablecer la vigencia del ordenamiento jurídico.

Al respecto, la doctrina comunitaria europea ha expresado lo siguiente, en relación con los Tratados que conforman la Comunidad Europea: “La fase prejudicial prevista por los dos tratados tiende a evitar, o cuando menos atenuar, las controversias ante el Tribunal de Justicia. La toma de posición de la Comisión [Órgano equivalente a la Secretaría General de la Comunidad Andina], bien cuando ella misma provoque el debate, bien en las hipótesis en que la controversia haya surgido entre dos o más Estados miembros, permite una discusión razonable antes de que se inicie la fase propiamente contenciosa.

Sobre todo es interesante la intervención obligatoria de la Comisión en toda controversia entre Estados miembros, porque esto permite al ejecutivo de la Comunidad, que tiene por misión especial velar por el respeto de las disposiciones de cada tratado, tomar posición y dar a conocer su propio punto de vista imparcial. Tal toma de posición es ciertamente importante por razón del peculiar alcance de los dos tratados y facilita, sin duda, el juicio del Tribunal, sin atribuir por otro lado al ejecutivo (como en cambio pre-vé el art. 88 del tratado C.E.C.A.) la entera responsabilidad en orden a la cuestión controvertida.

El mismo hecho de que competa no a la Comisión, sino al Tribunal, la constatación de las eventuales infracciones a las prescripciones de los dos tratados, bajo acción no sólo de la Comisión, sino de todo Estado miembro, hace más fácil y más frecuente el control jurisdiccional, que sin embargo, según el sistema del tratado C.E.C.A., se subordina a una acción o a una ausencia de acción por parte del la Alta Autoridad.

En definitiva, el sistema adoptado por los tratados de Roma ofrece una doble ventaja: eliminar, sin inconvenientes, las controversias que por su naturaleza pueden resolverse en la fase preliminar del debate; y, al mismo tiempo, la ventaja de hacer en la prác-tica más fácil y directa —en cuanto confiada a la iniciativa no sólo de la Comisión sino de cualquier Estado interesado— 12/07/2000 11.40 la acción ante el Tribunal de Justicia” (CATALANO, Nicola y RICCARDO, Scarpa, Principios de Derecho Comunitario).

Por lo expuesto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en ejercicio de la competencia que le asigna la Sección Segunda, Capítulo III, de su Tratado de Creación, D E C L A R A:

PRIMERO: Que la República de Venezuela ha incurrido en grave incumplimiento del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (actualmente 4º del Tratado de Creación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina); de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Resolución 060 de la Secretaría General.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, el Gobierno de la República de Venezuela debe cesar en la conducta contraventora de las normas comunitarias mencionadas en el numeral anterior, derogando las medidas de orden interno que signifiquen alteraciones a los niveles del Arancel Externo Común, restableciendo de esta manera la plena vigencia de la Decisión 370 de la Comisión.

TERCERO: Condenar a la República de Venezuela al pago de las costas causadas con ocasión de la presente acción de incumplimiento, la cual el Tribunal declara fundada, de conformidad con el artículo 81 de su Reglamento Interno. Léase la presente sentencia en audiencia pública, previa convocatoria de las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 57 del Estatuto del Tribunal y remítase posteriormente a la Secretaría General de la Comunidad Andina copia certificada para su publicación en la Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en aten-ción a lo previsto en el artículo 34 del Tratado del Tribunal.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García GACETA OFICIAL 12/07/2000 12.40 MAGISTRADO MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 45-IP-98 SECRETARIO Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, formulada con motivo de la acción de nulidad ejercida por la empresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A., contra el registro de la marca “IMPRECOL”, correspondiente al proceso interno No. 4.300; e interpretación de oficio por este Tribunal del artículo 113 y de la Disposición Final Única, de la misma Decisión 344.

Quito, 31 de mayo del año 2000 MAGISTRADO-PONENTE: Luis Henrique Farías Mata EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Se plantea la interpretación en vista de la demanda de nulidad del registro marcario correspondiente al signo distintivo “IMPRECOL”, intentada por la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A. ante la alta jurisdicción consultante. Con vista de lo cual procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa: a) Acto demandado Es la resolución No. 49474 de fecha 12 de diciembre de 1994 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia que concede el registro del signo “IMPRECOL”, destinado a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 16, acto que a criterio del demandante contraviene lo dispuesto en los artículos 81, 83 párrafo b), 82 párrafo h) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Hechos

1. IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A., se constituyó inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada, bajo la denominación de IMPRESORA COLOMBIA LIMITADA., IMPRECOL LTDA., con domicilio en la Ceja, Antioquia, inscripción realizada el 19 de diciembre de 1979 ante la Notaría 13ª. de Medellín, y también en fecha 28 de diciembre del mismo año ante la Cámara de Comercio de Medellín, habiendo quedado aquí asentada en el libro 9º, folio GACETA OFICIAL 409, bajo el No. 7243, y con el objeto social de “producir, comprar, vender y comercializar todo tipo de productos de la industria editorial, afines y asimiladas, es decir, los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Posteriormente fue reformado el instrumento constitutivo de la Sociedad, mediante escritura No. 6687 del 29 de setiembre de 1994, transformándose en sociedad anónima y con la denominación social IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A. Además, también presentó en fecha 02 de setiembre de 1987 solicitud de depósito del nombre comercial “IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, el que le fue concedido con fecha 06 de junio de 1989. 2.

Por su parte, la sociedad de comercio IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-) presentó el día 15 de marzo de 1989 (dos años después de la solicitud de depósito de Nombre Comercial formulada por la demandante, acota el juez consultante) solicitud de registro de la marca “IMPRECOL” para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, la que le fue concedida el 12 de diciembre de 1994 por resolución No. 49474. 3.

Accediendo a la solicitud del 02 de setiembre de 1987 reseñada supra, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia expidió el 06 de junio de 1989 resolución 4313, concediendo certificado de Depó-sito de Nombre Comercial para la expresión “IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, a favor de la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA. (hoy IMPRESORA COLOMBIANA IMPRECOL C.A), destinada según el demandante a “distinguir al empresario dedicado a la elaboración, producción y distribución de papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería de la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos 12/07/2000 13.40 de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clisés. Productos estos que corresponden a la clase 16 de la taxonomía Internacional de Niza”. 4.

La resolución demandada es la ya identificada en el precedente párrafo “2.”, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que quedó firme en la vía administrativa por no haber sido interpuestos contra ella los recursos de que se disponía conforme al Derecho interno, y que en su propio texto le fueron señalados. c) Contestación de la demanda La demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, alega: 1.

Que “ el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Signos Distintivos con plena competencia para conceder los registros de las marcas solicitadas previamente con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria en especial la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, es de reiterar que el registro de las marcas comerciales ante la Oficina Nacional Competente se rige por lo dispuesto en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Que como consta del expediente administrativo No. 299710, la “demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca IMPRECOL, para distinguir los productos de la clase 16 presentada por IMPRESORES COLOMBIANOS S.A., (hoy FORMAS y VALORES S.A. FORVAL S.A.), dentro del término legal establecido para las oposiciones ”. (El resaltado corresponde al original). 2.

Que además: “Es inequívoco que a la fecha de la expedición de la resolución acusada la parte demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca IMPRECOL para amparar productos de la clase 16 GACETA OFICIAL o de una solicitud presentada con anterioridad a la de la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (hoy FORMAS y VALORES S.A. FORVAL S.A.)”. 3.

Que “ la parte demandante no interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado. Es decir, como parte interesada no agotó la vía gubernativa”, no habiendo por tanto causado estado el acto impugnado. 3.1. Que, según expresa, es jurisprudencia del Consejo de Estado, (sentencia emitida el 29 de julio de 1993, dentro del proceso interno No. 305) que: “ si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la administración no incurre en ilegalidad al concederlo ”. 3.2.

Que así mismo considera: “como ha sido reiterativo por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera ‘ el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se traduce en el registro de la misma ante la oficina nacional competente ’.

(Sentencia proferida el 7 de noviembre de 1990. Expediente No. 305)”. Por su parte, la sociedad FORMAS Y VALORES S.A. FORVAL S.A. alegando la calidad de tercero interesado y coadyuvante de la demandada, afirma: 1. Que la actora omite mencionar cómo, en fecha 11 de febrero de 1994 y por medio de un acto de voluntad propio de las sociedades, decidió cambiar o modificar el nombre comercial de la sociedad por el de “URIBE IMPRESORES LIMITADA”, nombre que se mantuvo vigente hasta el 01 de marzo de 1.995, cuando retorna a su anterior denominación “IMPRECOL S.A.” 2.

Que a través de tal cambio de denominación, el nombre comercial “ perdió vigencia y notoriedad por espacio de algo más de 12/07/2000 14.40 un año, lo que hace presumir que el uso del mismo empieza a regir con efectos jurídicos desde el primero de marzo de 1.995, en adelante”. 3. Agrega la sociedad FORVAL S.A. que los derechos sobre las marcas “no son consecuencia de la existencia física de una persona, o la creación de una persona jurídica; dependen para su nacimiento y mantenimiento de actos formales, como el registro de la marca ”. 4.

Y además, que la naturaleza jurídica del nom-bre comercial y la de la marca son distintas, ya que mientras el primero pretende “básicamente individualizar una actividad, un establecimiento de comercio en la totalidad que lo conforma, independientemente del produc-to final, la Marca tiene por objeto determinar los resultados del ente productor, es decir, protege el producto final que lleva una marca”. 5.

Que la División de Signos Distintivos aplicó correctamente el procedimiento de registro, al publicar en su debido momento la solicitud de la marca “IMPRECOL” para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 16; y vencido el lapso legal previsto para la presentación de observaciones, éstas no fueron formuladas por lo que el expediente administrativo correspondiente a esta denominación siguió el trámite normal, que concluyó con la concesión del registro mediante la resolución recurrida, y “ que es requisito sine qua non para que pueda haber pronunciamiento de fondo, que el acto que se acuse sea el resultado de la oposición u observación o de la solicitud de cancelación del registro de marca, lo que en el evento sub lite no se produjo”. 6.

Señala asimismo la sociedad FORVAL S.A. que “ los Nombres Comerciales no tienen la posibilidad de registro como tal y lo único que la División hace es el Depósito, que no puede ser controvertible pues el elemento de la publicidad del signo no se da, [y] el control del registro y el del depósito son distintos”. Con vista de todo lo anterior, este órgano judicial andino, C O N S I D E R A N D O: GACETA OFICIAL I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, y en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y, Que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) promulgado en desarrollo del Tratado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN Las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son: DECISIÓN 344 12/07/2000 15.40 ten algunos de los siguientes impedimentos: “( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )” “Artículo 128. El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” Adicionalmente, este Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio del artículo 113 y de la Disposición Final ÚNICA de la Decisión 344: “Artículo 113.

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

( ) “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Disposición Final “Artículo 82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “ÚNICA. Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” “Artículo 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presen- III. LA ACCIÓN DE NULIDAD La Decisión 344 sobre Régimen Común Andi- GACETA OFICIAL no de Propiedad Industrial establece dos vías procedimentales diferentes para la cesación de los derechos conferidos por el registro marcario.

La primera es la “cancelación”, establecida en el artículo 108 conforme al cual: ”La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

“( ) “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idén-tica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. y la segunda fue consagrada bajo el nombre de “nulidad” en el artículo 113, transcrito supra.

Se trata en efecto de dos vías procedimentales distintas, no sólo por la denominación que el propio texto legal les asigna, “cancelación” en el primer caso y “nulidad” en el segundo, sino diferentes también por el fundamento, contenido, justificación, finalidad y consecuente legitimación para interponer cada una de ellas, como expresamente lo ha diferenciado la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Andino. Porque a menudo se las confunde, interesa también resaltar la diferencia que entre ellas existe, con ocasión del caso sometido al conocimiento de la alta jurisdicción consultante, y que se encuentra en el origen de la presente consulta.

Sin duda contribuye a esa confusión el hecho de que, en ocasiones, a la facultad que tiene la oficina nacional competente para cancelar una marca, que es siempre de la exclusiva incumbencia del órgano administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial, se le acompaña también la de conocer del recurso 12/07/2000 16.40 de anulación contra resoluciones administrativas que conceden una marca, todo en virtud de lo establecido al respecto por las legislaciones internas de los Países Miembros, con fundamento en la Decisión 344, párrafos primero y segundo de su Disposición Final Única.

Respecto de la distinción entre los recursos establecidos en los artículos 108 y113, la jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado con prolijidad el tema. Al respecto podría revisarse las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales 28-IP-95, de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”. Publicada en G.O.A.C. Nº 332, del 30 de marzo de 1998; 03-IP-99, del 14 de mayo de 1999, correspondiente a la marca “LELLI”.

Publciada en G.O.A.C. Nº 461, del 22 de julio de 1999; y, finalmente, el Tribunal ha sintetizado el tema en la sentencia No. 15-IP-99, del 27 de octubre de 1997, correspondiente a la marca “BELMONT (II)”, expediente interno No. 3448. En cuanto a la acción contenida en el artículo 113 de la Decisión 344, en términos generales, ha establecido la jurisprudencia del Tribunal: El referido artículo 113, en concordancia con el 144 de la Decisión 344, le otorga a los Países Miembros, a través de sus legislaciones, la facultad de establecer el procedimiento, así como los requisitos y demás aspectos para regular la acción de nulidad en materia marcaria, excepto lo que tiene que ver con la prescriptibilidad de la misma, y esto último por encontrarse ya establecido por la propia norma comunitaria andina.

Así lo ha dejado sentado este Tribunal en el fallo producido con motivo de la interpretación prejudicial 28-IP95, caso “CANALI”, sentencia de fecha 13 de febrero de 1998, en la que se pronunció al respecto, en los siguientes términos: “por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca;

Obviamente, el ejercicio de esos GACETA OFICIAL recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativo’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. (G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998. Resaltado de la presente sentencia). Observa el Tribunal que dentro del proceso interno, el acto recurrido ante el consultante es la resolución Nº 49474 del 12 de diciembre de 1994, que concedió el registro de la marca “IMPRECOL” a favor de la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-), resolución en la que por lo demás se previene al interesado, de que “contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación” (folio 78).

Pero del expediente remitido a este Tribunal no se desprende indicio alguno de que aquella hubiere sido recurrida a los fines de agotar la vía gubernativa o jerárquica ni, por tanto, que haya “causado estado”, requisito normalmente indispensable pa-ra acceder al contencioso administrativo judicial. (Criterio sostenido en algunas de las sentencias del Tribunal; al respecto ver sentencia producida dentro del caso 20-IP-99, del 20 de octubre de 1999, correspondiente al caso: “SUMMER JUICE”, proceso interno colombiano No. 4933).

Por tanto, en esta ocasión el Tribunal reitera su jurisprudencia, en el sentido de que el juez consultante, antes de proceder a adoptar su decisión sobre el fondo del asunto, deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida a tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344 (folio 34, correspondiente a la demanda contencioso-administrativa), ha cumplido con los requisitos establecidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contenciosoadministrativa.

Criterio que, como se ha dejado expuesto, ahora se reitera, y que había sido previamente sostenido en la sentencia de interpretación prejudicial 11-IP-99 del 19 de mayo de 1999, correspondiente al caso “LELLI (II)”. IV. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS 12/07/2000 17.40 El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, al definir lo que es marca, establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Refiriéndose la doctrina al concepto de “marca”, señala: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, en el presente caso: Que de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia que más adelante se detalla. Que de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos tres requisitos, quede ya necesariamente asegurado su registro, puesto que podría encuadrar aún dentro de alguna de las otras prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente este Tribunal en su juris- GACETA OFICIAL prudencia, y reiterado especialmente en el procedimiento de interpretación prejudicial 11-IP98 del 03 de mayo de 1998, caso “PAVCO” (G.O.A.C. 359 del 04 de agosto de 1998); y, Que, más en concreto, a) En cuanto a la distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica aquella en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, el que sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose por sí mis-mo de cualquier signo. La distintividad exige, por tanto, que el que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos. Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”.

“Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). El Tribunal Andino considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, 12/07/2000 18.40 un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal sentada al respecto. Véase asimismo la sentencia producida dentro del caso 04-IP-2000, del 29 de marzo del año en curso, correspondiente a la marca “PIPRON”, expediente interno N° 5411.

V. LA DISTINTIVIDAD Al respecto, el Tribunal se permite, dada la relevancia que para el caso concreto tiene el requisito de la distintividad -brevemente referido en párrafos anteriores- tratarlo in extenso de seguidas: En efecto, como función esencial de la marca, se dirige el requisito de la distintividad a diferenciar productos o servicios pertenecientes a una persona o empresa, de otros, haciendo posible que el consumidor los distinga.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con éstos o con las características de los mismos, identificando igualmente el origen empresarial de unos y otros. También ha sido constantemente reiterada la jurisprudencia del Tribunal Andino a este respecto, a partir de la sentencia de interpretación prejudicial en el caso 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987, caso “VOLVO” (G.O.A.C. 28 del 15 de febrero de 1988.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99); expresó así mismo posteriormente, en la interpretación prejudicial 22-IP-96 del 12 de marzo de 1997 caso GACETA OFICIAL 12/07/2000 19.40 “EXPOMUJER” (G.O.A.C. 265 del 16 de mayo de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, pág. 344): El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene “los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.

Entre ellos, la distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca ya que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño”. como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

En la sentencia de interpretación prejudicial del 17 de agosto de 1998, correspondiente a la interpretación prejudicial 04-IP-98, caso “OPTIPAN” (G.O.A.C. 375 del 07 de octubre de 1998), el Tribunal ha dejado ratificado el señalado criterio. “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. VI. EL NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 protege -mas no lo define- al nombre comercial. Generalmente se lo entiende como el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de otras similares o idénticas.

Se estima que bajo esa definición está comprendido tanto el nombre con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial. Al respecto, y en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, la cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos.

VII. EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. El artículo 128 de la Decisión 344 señala en efecto: Consecuentemente, si se alega la notoriedad del signo comercial, ella debe ser probada, conforme a los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se GACETA OFICIAL pretende el registro.

En el caso del nombre comercial -atendiendo a que es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores- se considera que el ámbito de protección otorgado por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a las actividades económicas que distingue.

El uso, y por lo tanto la protección de un nombre comercial, no se encuentra necesariamente restringido a una determinada clase en exclusiva, sino que se extiende a toda la actividad económica que distingue, concepto que trasciende del ámbito de clase. Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate.

Vale la pena hacer destacar las diferencias conceptuales entre la denominación social y el nombre comercial. La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil.

El nombre comercial, en cambio, distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa.

El uso del nombre social en la publicidad y 12/07/2000 20.40 documentación comercial y en el etiquetado de los productos, aunque realizado pretendidamen-te en concepto de nombre social, reviste un cierto efecto distintivo publicitario que guarda estrecha analogía con el que desempeñan los signos distintivos de la empresa y muy en particular el nombre comercial.

Podría decirse así que todo nombre social tiene dos significados: por un lado, uno primario y primordial, en tanto que sirve para identificar al sujeto jurídico e imputarle derechos y obligaciones; de otro lado, uno secundario, en cuanto que indica el origen empresarial de las prestaciones y servicios. Por lo general todo nombre social utilizado en el mercado es también un nombre comercial.

En esta hipótesis, el nombre social funcionará de facto como nombre comercial. Se trataría simplemente de un nombre comercial, a menos que su utilización se hubiere circunscrito exclusivamente al tráfico jurídico-obligacional en sentido estricto. Sin embargo, la definición de nombre comercial no debe ser interpretada en forma restrictiva a efectos de considerar que a través de el deba identificarse a una sola persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, ya que es posible identificar con un mismo nombre comercial a un conjunto de personas naturales o jurídicas que actúan bajo un solo nombre.

De manera que puede extenderse también a asociaciones o sociedades de hecho, como es el caso de los centros comerciales y de las juntas de propietarios. En cuanto a la relación entre el nombre comercial y el cese definitivo de la empresa, este Tribunal considera conveniente acotar que, la extinción del nombre comercial va aparejada al cese definitivo de la actividad económica del establecimiento, es decir, sobreviene por el no uso del nombre comercial, pero el cese de la actividad no se refiere a la simple suspensión temporal, sino al cierre definitivo.

En esta medida el nombre comercial tiene su suerte liga-da al ejercicio real y efectivo del comercio. Si éste desaparece, el nombre desaparece con él y se convierte en res nullius, de la que terceros pueden apropiarse, siempre que se tomen precauciones y no se dé lugar a confusión, pues de ser adoptado por otro, el público razonablemente podría pensar que se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietario y no de su adopción por un GACETA OFICIAL nuevo usuario.

Se entiende entonces que un nombre comercial se ha extinguido si ha cesado el uso del mismo para identificar la actividad económica y viceversa. Así, el hecho de que uno de los locales a través de los cuales se desarrolla una determinada actividad económica se hubiere cerrado, no determina necesariamente la extinción del nombre comercial si es que la actividad económica que éste distingue se sigue desarrollando bajo ese mismo nombre, por medio de otros establecimientos o medios comerciales.

Por lo tanto, no puede considerarse que el cierre de un local determinado -mientras no implique el cese de la actividad económica en sí-, signifique por sí mismo que el nombre comercial haya quedado extinguido. Corresponde tal determinación al juez nacional en el caso concreto. VIII. PRIORIDAD De los hechos ocurridos en el caso de autos, se puede observar que: en fecha 02 de setiembre de 1987 la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A., solicitó el depósito del nombre comercial “IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, el que fue concedido con fecha 06 de junio de 1989; y, que en fecha 15 de marzo de 1989 la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-), presentó solicitud de registro de la marca “IMPRECOL”, la que le fue concedida el 12 de diciembre de 1994, mediante resolución No. 49474, impugnada en la vía judicial interna.

Como puede apreciarse, en el presente caso cobra importancia el tema de la prioridad, relacionado concretamente con la solicitud y concesión del depósito del nombre comercial de la ahora actora respecto de la solicitud de registro y concesión de la marca propiedad de la demandada. La prioridad tiene que ver con el hecho de que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’ ”.

(Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 17-IP-96, del 13 de diciembre de 1996, dentro del caso: marca 12/07/2000 21.40 “EDWIN”. Publicado en G.O.A.C. No. 253 del 7 de marzo de 1997 y en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo V, 1996, p. 281). Por tanto, corresponderá al juez nacional consultante determinar, tomando en cuenta el derecho preferente que pudiere tener el actor sobre el signo del cual solicitó el depósito del nombre comercial, si existe la suficiente similitud entre las denominaciones confrontadas, co-mo para producir confusión en el público respecto de los productos comercializados e identificados con la denominación “IMPRECOL”, caso en el cual no procedería el registro del signo posteriormente solicitado.

IX. EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA Si bien el nombre comercial y la marca son elementos de la Propiedad Industrial de naturaleza distinta, existe la posibilidad de que el público consumidor sea inducido a error o confusión respecto al origen empresarial de dichos signos, si es que los mismos son idénticos o semejantes y se refieren a una actividad económica y a un producto o servicio relacionados, lo que deberá así mismo ser determinado por el juez nacional en el presente caso.

No pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pueda inducirse al público a error, razón por la cual únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

En la medida en que la denominación social sea a su vez distintivo empresarial, se la dotará de un derecho exclusivo de utilización y se la someterá a las limitaciones típicas de los signos distintivos. Finalmente, y por otro lado, respecto al argumento de la administración demandada según el cual el actor no presentó, en su momento, las oposiciones a la solicitud de registro de la marca “IMPRECOL”, este Tribunal comunitario ratifica lo por él sostenido incesantemente, y, además, en múltiples casos acogido por la propia administración recurrida, conforme al cual: GACETA OFICIAL La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es la de que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso incluso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso correspondiente a la marca “RENTAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998.

G.O. del Acuerdo de Cartagena No. 394 del 15 de diciembre de 1998). Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente, háyanse formulado o no observaciones al respecto.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; aunque siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, sin entrar a analizarlos. 2.

Quien se sintiere lesionado por la concesión del registro de un signo, que considere similar o idéntico a otro notoriamente conocido: 12/07/2000 22.40 a) Si es titular legítimo de la marca notoria para el momento en que fue solicitado por otro el registro de una similar o idéntica, podrá acudir ante la Oficina Nacional que hubiere otorgado dicho registro, en procura de su cancelación; todo conforme al artículo 108 (párrafo final) de la Decisión 344. b) O, en su caso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme a las prescripciones del derecho interno para, acreditando su calidad de parte interesada, solicitar la declaratoria de nulidad.

Pero en definitiva, los señalados recursos de cancelación y de nulidad son de diferente naturaleza, en cuanto el primero sigue siendo exclusivamente administrativo, de revisión, y el de nulidad en cambio intrínsecamente judicial, aunque también extraordinario de revisión, y han de ser intentados contra el acto administrativo concesorio del registro.

En consecuencia, el Tribunal consultante deberá decidir previamente, si la acción de nulidad ante él intentada, la cual fue ejercida con fundamento en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido los requisitos establecidos por el derecho colombiano para que los interesados puedan tener acceso a la vía judicial contencioso-administrativa; especialmente, y si fuere del caso, el del agotamiento de la vía gubernativa. 3.

Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario.

Así lo ha reconocido pacíficamente la propia Superintendencia de Industria y Comercio, como ya se ha dejado expresado. 4. Considera también el Tribunal Andino que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, pos-tula también, y por sí misma, la concu- GACETA OFICIAL rrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 5.

No pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, pueda inducirse al público a error, razón por la cual únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial. 6.

El nombre comercial ha sido concebido para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor, de los productos o servicios de otro. Podría suceder, y de hecho sucede, que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas a las cuales identifica el nombre comercial, así como también a los productos o servicios a los que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y de los productos o servicios de que se trate. 7.

La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica a los que distinga, ya que es el uso el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado 12/07/2000 23.40 no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. 8.

En cuanto a la relación entre el nombre comercial y el cese definitivo de la empresa, este Tribunal considera conveniente acotar que la extinción del nombre comercial va aparejada al cese definitivo de la actividad económica del establecimiento, es decir, sobreviene por el no uso del nombre comercial, pero el cese de la actividad no se refiere a la simple suspensión temporal, sino al cierre definitivo.

En esta medida el nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo del comercio. Si éste desaparece, el nombre desaparece también con él y se convierte en una res nullius de la que terceros se pueden apropiar, siempre que se tomen precauciones y no se dé lugar a confusión, pues de ser adoptado por otro, el público razonablemente podría pensar que se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietario y no de su adopción por un nuevo usuario.

Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario ha sido realizada por el Tribunal en la presente sentencia, la que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo GACETA OFICIAL 12/07/2000 24.40 PROCESO 33-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e); 96, 102, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno No. 4954. Actor: MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. Marca: MAXMARA. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sec-ción Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del cinco de mayo del año en curso. 1.2.1.

La Resolución Nº 10261 de 28 de noviembre de 1990, por la cual se concede un certificado de depósito de enseña comercial para la expresión MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta. 1.2.2. La Resolución Nº 11464 del 23 de diciembre de 1991 por la cual se concede el registro de la marca MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta para distinguir productos comprendidos en la clase 24. 1.

ANTECEDENTES. 1.2.3. La Resolución Nº 11465 de 23 de diciembre de 1991 por la cual se concede el registro de la marca MAXMARA a favor de Luz Marina Acosta para amparar productos comprendidos en la clase 21. 1.1. Las partes. 1.3. La demanda.- Son partes en el proceso interno, en calidad de demandante, la Sociedad MAX MARA FASHION GROUP S.R.L. y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad ésta que se demanda por el otorgamiento a favor de la señora LUZ MARINA ACOSTA MADRID del registro de la marca MAXMARA para distinguir productos comprendidos en las clases 21 y 24 y por la concesión a favor de la misma persona del depósito de la enseña comercial para la expresión MAXMARA.

Dice la demandante que solicita la nulidad de las Resoluciones antes mencionadas en razón de que ellas concedieron indebidamente el depósito y el registro para el signo MAXMARA, que es exactamente igual a la marca notoriamente conocida MAX MARA de la cual es titular la actora y que distingue productos comprendidos en las clases 9, 14, 18 y 25 y que sirve también para denominar establecimientos de comercio dedicados a la manufactura, compra y venta de bienes pertenecientes a las clases 3, 14, 18, 25 y 24.

Se cita como tercero interesado en las resultas del proceso a la referida persona natural. 1.2. Actos demandados en el proceso interno: Se pide, dentro del proceso interno, la nulidad de los siguientes actos administrativos: Expone que las solicitudes de registro de las marcas MAXMARA para distinguir productos de las clases 21 y 24, hechas por la señora Luz Marina Acosta, no cumplieron cabalmente con los requisitos previstos en las disposiciones del ordenamiento jurídico andino. Y que, en cambio, la actora solicitó y obtuvo antes del 23 de diciembre de 1991 los registros internaciona- GACETA OFICIAL les de marca para el signo MAX MARA en las clases 9ª, 14, 18, 24 y 25, registros que le otorgan prelación en el derecho marcario.

Sobre esto último afirma que los registros otorgados por la Superintendencia se ven afectados por la reivindicación válida de prioridades, es decir, por el derecho que la ley otorga a un empresario para que registre en Colombia un signo como marca alegando prioridades con base en un registro anterior efectuado en otro país suscriptor de un tratado internacional ratificado por Colombia sobre protección de marcas. 12/07/2000 3.1. 25.40 Artículo 81.

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 1.4.

Contestación de la demanda.3.2. No hay constancia en el expediente remitido al Tribunal, ni se menciona en los hechos relevantes descritos por el Magistrado que realiza la consulta, que la Superintendencia de Industria y Comercio haya dado contestación a la demanda. Aparece, en cambio, la contestación a la demanda realizada por la señora Luz Marina Acosta Madrid, quien aduce que los actos demandados son perfectamente válidos ya que fueron concedidos por el organismo competente con arreglo a las disposiciones comunitarias vigentes.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancia pudiere inducirse al público a error.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión ni tampoco con respecto al artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal por no ser pertinentes al caso 1. 1 Para una exposición detallada de las razones por las que se considera impertinente la interpretación de estas normas se pueden consultar, entre muchas, las sentencias del Tribunal proferidas el 30-VII-97, Proceso 26-IP-96, ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un ter- Marca SEFRITA, Publicada en G.O.A.C. No. 308 de 28XI-97 y el 19-III-99, Proceso 43-IP-98, Marca FAIRBANKS, Publicada en G.O.A.C. No. 490 de 4-X-99.

GACETA OFICIAL cero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3. Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 96, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 3.4. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 3.5. Artículo 128. “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto esta- 12/07/2000 26.40 blezca el respectivo País Miembro. 4. CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los aspectos atinentes a los requisitos para el registro de las marcas; el riesgo de confusión; la protección al nombre comercial, la notoriedad de la marca y el examen de registrabilidad. 4.1.

Los requisitos para el registro de marca. (Artículo 81. D. 344) El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad es la característica que permite diferenciar o lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares de otra.

El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Por ello, el juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar en el presente caso, en primer lugar, si el signo “MAXMARA” cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), b), d) y e) GACETA OFICIAL del artículo 83. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). D. 344) Siendo la función principal de la marca la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular del registro debe contar con la facul-tad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.

Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad para distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Tal incapacidad es contraria al libre albedrío con el que deben ellos realizar la elección o escogencia. Para evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas, no sólo son idénticas sino tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. 12/07/2000 juez quien deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible 2. 4.3.

La protección del nombre comercial. (Artículos 83, literal b). y 128. D. 344) A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores.

Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. En el caso presente, la demanda contenciosa que pretende la anulación del registro marcario MAXMARA otorgado a LUZ MARINA ACOSTA MADRID, se fundamenta entre otras disposiciones comunitarias en la que se acaba de mencionar, pues se alega que esta marca no ha debido ser registrada en razón de que existía un nombre comercial, el de MAXMARA FASHION GROUP, notoria e internacionalmente conocido, que se usaba con anterioridad a la concesión del registro en referencia. 2 En los demás casos de comparación, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del 27.40 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98.

Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. GACETA OFICIAL 12/07/2000 28.40 “Prueba de uso del nombre comercial En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, se ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican.

Ha sostenido con respecto a esta norma El Tribunal: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

“Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” 3. Consecuente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para que, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios de comparación que se utilizan para la comparación de signos marcarios. 4.4.

Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). D. 344) Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. GACETA OFICIAL 12/07/2000 29.40 un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.5 4.5.

Trámite de las observaciones. (Artículo 96. D. 344) La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.4 Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada.

Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.

Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria 4 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. 5 En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99.

Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según los artículos 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requi- GACETA OFICIAL sitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.6 4.6. Adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca. (Artículo 102. D. 344) Ha dicho El Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi). El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99. 12/07/2000 30.40 “el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca”, alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: • La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. • La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. • La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.7 En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en 7 En abundamiento de los anteriores conceptos sobre forma de adquisición del derecho al uso exclusivo y preferente de la marca, se citan a continuación algunas de las sentencias que forman parte de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Comunitario en las que se interpretaron las normas que ahora se examinan: Sentencia de 18-IX95, Proceso 12-IP-95, Marca: VERDADERO ARRANCA GRASA.

G.O.A.C. No. 199 del 26-I-96. Sentencia de 19IX-95, Proceso 2-IP-95, Marca: LAURA & LAURA ASHLEY. G.O.A.C. 199, del 26-I-96. Sentencia de 7-VIII-95, Proceso 7-IP-95, G.O.A.C. 189, del 15-IX-95. Sentencia del 7VIII-95, Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95. Sentencia del 30-VIII-96, Proceso 8-IP-95, Marca LISTER.

G.O.A.C. No. 231 del 17-X-96, entre otras. GACETA OFICIAL bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. 12/07/2000 Cuarto. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. Téngase en cuenta que la protección que confiere la marca notoria, de acuerdo a lo establecido en las normas andinas interpretadas, es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.

Quinto: La legislación andina protege el nombre comercial sin necesidad de registro o depósito. Para efectos de determinar la similitud entre un nombre comercial y una marca, se aplican las mismas reglas que para el cotejo entre marcas. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Tercero: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro y la conclusión, sea cual fuere, debe plasmarse en una resolución motivada. 31.40 El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4954, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO GACETA OFICIAL 12/07/2000 32.40 MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.PROCESO 29-IP-2000 Dr. Eduardo Almeida Jaramillo Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b), d) y e);

SECRETARIO 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso Interno No. 5197. Actora: HELADOS LA FUENTE S.A. Marca: “FUENTE CLARA”.

Magistrado Ponente: DR. RUBEN HERDOIZA MERA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de junio del año dos mil. En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por medio de ofi-cio No. 425, de 6 de marzo del año 2000, suscrito por el Consejero de Estado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y recibido en este Tribunal el 31 de marzo del 2000.

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello fue admitida a trámite. de Industria y Comercio de la República de Colombia, el 20 de marzo de 1996, por la que ha sido concedido registro como marca de fábrica figurativa, para la denominación “FUENTE CLARA”, destinada a distinguir productos comprendidos en la clase 29 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

La referida demanda persigue, adicionalmente, la nulidad de las Resoluciones expedidas por la misma Dependencia, número 010694, de 28 de abril de 1997, confirmatoria de la Resolución 7533 y por la que se resuelve los recursos de apelación interpuestos y, número 1124, de 15 de mayo de 1998, que niega dichos recursos y confirma, también, la referida Resolución 7533. 1.3.

Contestación de la demanda. 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. La parte demandante es la Sociedad HELADOS LA FUENTE S.A. y la demandada, La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Síntesis de la demanda. Se presenta la demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución N° 7533 proferida por la Superintendencia La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar a la demanda, solicita que no se tome en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

Adicionalmente, ratifica la legalidad de los actos administrativos acusados pues afirma que con la expedición de las resoluciones N° 7533 del 20 de marzo de 1996, N° 010694 del 28 de abril de 1997, expedidas por el jefe de la División de Signos Distintivos y N° 1124 del 15 de GACETA OFICIAL mayo de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Constitución Nacional, en el Código Contencioso Administrativo y en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.4.

Resolución Impugnada. Mediante Resolución No. 7533 del 20 de Marzo de 1996, el Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundadas las observaciones presentadas por las sociedades PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A. y CERVECERIA UNION S.A., con fundamento en las marcas LA FUENTE, CLARA PILSEN, CLARITA CERVUNION LA CERVEZA DEL GRAN SABOR, CLARITA CERVIUNION ME GUSTO MUCHO MAS, CLARITA LA CHICA ALEGRE DEL VESTIDO VERDE Y CLARITA PARA LA GENERACION DE LAS SENSACIONES, y concedió el signo figurativo, consistente en una gota que cae, en cuyo cuerpo y en la parte más ancha, las sombras y luces producen la formación de unas figuras que asemejan las letras F y C, iniciales de la expresión Fuente Clara, solicitado por la sociedad AGROPECUA-RIA MONTIJO LTDA., para distinguir productos de la clase 29, por considerar que no encuadra en la causal de irregistrabilidad conte-nida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de C a r t a g e na.

Dentro del término de ley, los doctores Mario Delgado Echeverry, en representación de la sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A., y Alvaro Correa Ordoñez, en representación de la sociedad CERVECERIA UNION S.A., interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de las Resoluciones que concedieron el registro en favor de la sociedad AGROPECUARIA MONTIJO LTDA., cuyos fundamentos son: La sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS LA FUENTE S.A., manifiesta que al observar la publicación en la Gaceta, de la marca solicitada, se aprecia que es una marca mixta, en la que el elemento denomitativo es el predominante, por lo que hay confundibilidad entre las marcas en conflicto, que el consumidor esta 12/07/2000 33.40 habituado a retener las marcas a través del elemento nominativo.

Además, argumenta que la marca LA FUENTE es notoriamente conocida en Colombia. Así mismo, la SOCIEDAD CERVECERIA UNION S.A., manifiesta que la solicitud de registro corresponde a una marca mixta compuesta de las palabras FUENTE y CLARA, expresiones que generarían confusión con las marcas en conflicto. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 1124 del 15 de mayo de 1998, desconoce que la marca se publicó en la Gaceta como mixta y declara infundadas las observaciones de las demandantes, menciona que la División de Signos Distintivos, mediante resolución No. 010694 del 28 de abril de 1.997, decidió el recurso de reposición interpuesto confirmando la resolución impugnada, argumentando que desde el momento de la solicitud es evidente el carácter figurativo del signo solicitado y la ausencia de elementos nominativos, por lo que no existe riesgo de confusión con las expresiones que le sirven de fundamento a las observaciones presentadas.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su creación.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. De conformidad con la solicitud presentada por el consultante, el Tribunal procede a interpretar los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e); y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No se interpretan los artículos 146 y 147 de la referida Decisión, ya que como se ha señalado en reiterada jurisprudencia, su aplicación es ajena al caso concreto y constituyen, además, “compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter GACETA OFICIAL 12/07/2000 nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales” 1. Tampoco interpreta el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, por no ser aplicable al caso. el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la mar-ca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Las normas de la Decisión 344 de la Comisión, que serán objeto de esta interpretación prejudicial, son en consecuencia las siguientes: 3.1. “ “ 3.2. “ Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 83.

Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita 34.40 “ Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”. 3.3. “ Artículo 102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 4.

CONSIDERACIONES. Los aspectos a los cuales se referirá el Tribunal en esta interpretación comprenden los requisitos para el registro de marcas, la similitud y la identidad entre marcas y, el examen de registrabilidad. 4.1. Requisitos para el registro de marca. En la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, se establecen los requisitos que debe reunir una marca para ser considerada como tal; es así que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a las cualidades esenciales de la marca, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

También considera la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. Concepto de marca 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, Proceso 26-IP-96, sentencia del 30 de Julio de 1997, Marca: “SEFRITA”, Pág. 307. La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios pro- GACETA OFICIAL ducidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

Perceptibilidad El signo no cumpliría la función de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. De la perceptibilidad se desprende también el requisito de la capacidad diferenciadora, que es el medio más fidedigno de identificar un producto o un servicio de otro.

Distintividad Otra de las funciones esenciales de la marca, es la capacidad de individualizar los servicios y productos, lo que permite diferenciarlos y distinguirlos en el mercado de otros idénticos o similares. Condición esencial para que un signo se constituya en marca es, precisamente, la distintividad entre un producto y otro. Se considera que la distintividad constituye un fundamento básico del signo para que pueda ser registrado como marca, es así que su objeto fundamental es la identificación marcaria, y la individualización frente a cualquier otro signo que se asemeje o sea idéntico, y que anteriormente haya sido registrado o solicitado para los mismos productos o servicios.

Representación gráfica 12/07/2000 35.40 La importancia de los requisitos del artículo 81, ha sido enfatizada reiteradamente por este Tribunal, ya que un signo sólo puede ser registrado como marca cuando cumple a cabalidad con estos requisitos. Pero aún cuando un signo reúna estas características no debe incurrir en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en artículo 83, literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativas a: Riesgo de confusión El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere al tema de la confundibilidad, entendiéndose por tal el efecto de confundir o tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o identidad de las mismas.

Es menester establecer que la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos que ellos protegen, lo que puede llevar a los consumidores a error o confusión al adquirir esos productos o servicios, sin percatarse de que estos provengan posiblemente de empresas diferentes. La marca que se proyecte registrar, no puede ser confundida con la debidamente inscrita, la cual goza de la protección legal conferida por el registro y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

Marca confundible El tercer requisito es la representación gráfica, la cual comprende la descripción de palabras, figuras o signos para facilitar al administrador una concepción material del contenido, forma, dimensiones, etc. del signo. En el cotejo marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal, han considerado que: El tratadista Marco Matías Alemán, en su obra: "Marcas", pág. 77, Top Management International, Bogotá, destaca la importancia de esta característica, y hace una relación entre la perceptibilidad con la materialización o factibilidad externa para el registro. 2 " Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética. 4.2.

Irregistrabilidad de las marcas 2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. "Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus deta- GACETA OFICIAL lles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca." 3 En la doctrina encontramos los siguientes criterios generales del Derecho Marcario, que permiten analizar la similitud de marcas y establecer su aplicación: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas." (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss). 12/07/2000 36.40 prelación o privilegio alguno entre la una y la otra.

De lo mencionado se puede deducir que un nombre comercial preexistente, que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección, puede oponerse al registro de una marca idéntica o semejante. Definición del nombre comercial Se define al nombre comercial como aquel elemento que identifica la actividad mercantil de una empresa o de una persona de la de otra.

El tratadista Fernández Novoa lo define como "aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa". Requisitos del nombre comercial Se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple las siguientes condiciones: “Distintividad.- Tanto intrínseca, esto es, capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. 4.3. Nombres Comerciales En el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de irregistrabilidad de un signo, la identidad o la semejanza con un nombre comercial.

La solicitud de registro de un signo marcario que se asemeje a un nombre comercial, puede inducir al público a error. “Licitud.- Con lo que se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso, ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, no atentar contra el derecho de terceros." 4 La protección del nombre comercial puede darse por dos vías: - La vía del uso del nombre comercial; y - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin tener Características del nombre comercial 3 Existen ciertas características que deben tomarse en cuenta en los nombres comerciales: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Proceso 1-IP-87 G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1988 4 Proceso 03-IP-99 G.O. No. 461 de 22 de julio de 1999 GACETA OFICIAL - Personal.- - Público.- 12/07/2000 marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes." 5 "La utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario;

"Cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; "La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional" 6. - Ostensible.- "Cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y, - Continuo.- "Cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios." La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho.

Debe comprobarse que el nombre ha-ya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. Prueba de notoriedad La notoriedad de la marca, debe ser probar en los términos establecidos por la ley; por ello, quien la alega está obligado a probarla. Para establecer si una marca es notoria, el juzgador debe tomar en cuenta lo que menciona la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que son entre otros elementos los siguientes: “a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; 4.4.

Marca Notoria La norma contenida en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de notoriedad. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica.

Para el tratadista Jorge Otamendi notoriedad es "un status de aceptación por parte del público, que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen". Este Tribunal en varios fallos ha insistido en que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la 37.40 “b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” Corresponde a la Autoridad Nacional Competente establecer con base a los elementos mencionados, si una marca es o no notoria. Confusión con la marca notoriamente conocida El artículo 83, literal e) señala al respecto, que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

"Dentro del conflicto suscitado entre una mar-ca notoriamente conocida y una marca 5 Proceso 23-IP-96 G.O. No. 354 de 13 de julio de 1998 6 Proceso 2-IP-94, G.O. No. 160 de julio 21 de 1994 GACETA OFICIAL 12/07/2000 38.40 común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida ha obtenido tal calidad a fin de impugnar con base en aquella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena." 7 plirse antes de otorgar el registro marcario.

La propia normativa comunitaria determina que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad". "Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83".

"No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones". ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. 4.5. Examen de registrabilidad de las marcas El examen de registrabilidad de las marcas tanto de productos como de servicios, se encuentra establecido en la Decisión 344.

Dicho examen debe realizar la oficina nacional competente. El Tribunal ha enfatizado en que ese examen debe llevarse a cabo, en todo caso, con el criterio del funcionario respectivo: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado” 8 4.6. Derechos conferidos por la marca En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; "es decir en las normas del ordenamiento jurídico andi-no el registro es título constitutivo del derecho de marcas." 9 La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: Al interpretar la misma norma en el proceso 27-IP-95 el Tribunal señaló: "La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

"La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cum7 Proceso No. 23-IP.96 G.O. No. 354 de 13 de julio de 1998 8 Proceso 22-IP-96, G.O. No. 265 de 16 de mayo de 1997 9 Proceso 20-IP-98, G.O. No. 393 de 14 de diciembre de 1998 GACETA OFICIAL "Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca.

En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; 12/07/2000 39.40 del signo que es producto de la gran difusión y del conocimiento que tienen de él los consumidores, de-be ser probada por la parte que la alega.

"La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." 10 El juez nacional debe determinar si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Esta confusión puede no sólo ser en el campo ideológico sino también en los campos fonético, visual o auditivo, bastando que dicha confusión se presente en uno de estos campos para que tal riesgo exista.

El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de la concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5197, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo para poder ser registrado como marca debe ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

Además, no debe estar inmerso en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues de ser ese el caso, el signo no podrá ser registrado como marca. Segundo: No puede ser registrado como marca un signo que sea similar a otro notoriamente conocido. La notoriedad 10 Proceso 4-IP-94, G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995 Tercero: Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 12/07/2000 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú