INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 45-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola, formulada con motivo de la acción de nulidad ejercida por la empresa IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A., contra el registro de la marca “IMPRECOL”, correspondiente al proceso interno No. 4.300; e interpretación de oficio por este Tribunal del artículo 113 y de la Disposición Final Única, de la misma Decisión 344.

Quito, 31 de mayo del año 2000 MAGISTRADO-PONENTE: Luis Henrique Farías Mata El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafo h), 83 párrafo b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Se plantea la interpretación en vista de la demanda de nulidad del registro marcario correspondiente al signo distintivo “IMPRECOL”, intentada por la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA S.A. IMPRECOL S.A. ante la alta jurisdicción consultante. Con vista de lo cual procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa: a) Acto demandado Es la resolución No. 49474 de fecha 12 de diciembre de 1994 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia que concede el registro del signo “IMPRECOL”, destinado a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 16, acto que a criterio del demandante contraviene lo dispuesto en los artículos 81, 83 párrafo b), 82 párrafo h) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b) Hechos

1. IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A., se constituyó inicialmente como sociedad de responsabilidad limitada, bajo la denominación de IMPRESORA COLOMBIA LIMITADA., IMPRECOL LTDA., con domicilio en la Ceja, Antioquia, inscripción realizada el 19 de diciembre de 1979 ante la Notaría 13ª. de Medellín, y también en fecha 28 de diciembre del mismo año ante la Cámara de Comercio de Medellín, habiendo quedado aquí asentada en el libro 9º, folio 409, bajo el No. 7243, y con el objeto social de “producir, comprar, vender y comercializar todo tipo de productos de la industria editorial, afines y asimiladas, es decir, los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”.

Posteriormente fue reformado el instrumento constitutivo de la Sociedad, mediante escritura No. 6687 del 29 de setiembre de 1994, transformándose en sociedad anónima y con la denominación social IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A. Además, también presentó en fecha 02 de setiembre de 1987 solicitud de depósito del nombre comercial “IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, el que le fue concedido con fecha 06 de junio de 1989. 2.

Por su parte, la sociedad de comercio IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-) presentó el día 15 de marzo de 1989 (dos años después de la solicitud de depósito de Nombre Comercial formulada por la demandante, acota el juez consultante) solicitud de registro de la marca “IMPRECOL” para distinguir los productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, la que le fue concedida el 12 de diciembre de 1994 por resolución No. 49474. 3.

Accediendo a la solicitud del 02 de setiembre de 1987 reseñada supra, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia expidió el 06 de junio de 1989 resolución 4313, concediendo certificado de Depósito de Nombre Comercial para la expresión “IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, a favor de la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA. (hoy IMPRESORA COLOMBIANA IMPRECOL C.A), destinada según el demandante a “distinguir al empresario dedicado a la elaboración, producción y distribución de papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería de la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clisés. Productos estos que corresponden a la clase 16 de la taxonomía Internacional de Niza”. 4.

La resolución demandada es la ya identificada en el precedente párrafo “2.”, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, que quedó firme en la vía administrativa por no haber sido interpuestos contra ella los recursos de que se disponía conforme al Derecho interno, y que en su propio texto le fueron señalados. c) Contestación de la demanda La demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, alega: 1.

Que “ el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Signos Distintivos con plena competencia para conceder los registros de las marcas solicitadas previamente con el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes en materia marcaria en especial la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; asimismo, es de reiterar que el registro de las marcas comerciales ante la Oficina Nacional Competente se rige por lo dispuesto en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Que como consta del expediente administrativo No. 299710, la “demandante no se opuso a la solicitud de registro de la marca IMPRECOL, para distinguir los productos de la clase 16 presentada por IMPRESORES COLOMBIANOS S.A., (hoy FORMAS y VALORES S.A. FORVAL S.A.), dentro del término legal establecido para las oposiciones ”. (El resaltado corresponde al original). 2.

Que además: “Es inequívoco que a la fecha de la expedición de la resolución acusada la parte demandante no era titular de un registro marcario anterior sobre la marca IMPRECOL para amparar productos de la clase 16 o de una solicitud presentada con anterioridad a la de la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (hoy FORMAS y VALORES S.A. FORVAL S.A.)”. 3.

Que “ la parte demandante no interpuso los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo acusado. Es decir, como parte interesada no agotó la vía gubernativa”, no habiendo por tanto causado estado el acto impugnado. 3.1. Que, según expresa, es jurisprudencia del Consejo de Estado, (sentencia emitida el 29 de julio de 1993, dentro del proceso interno No. 305) que: “ si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la administración no incurre en ilegalidad al concederlo ”. 3.2.

Que así mismo considera: “como ha sido reiterativo por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Primera ‘ el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinentes, lo cual se traduce en el registro de la misma ante la oficina nacional competente ’.

(Sentencia proferida el 7 de noviembre de 1990. Expediente No. 305)”. Por su parte, la sociedad FORMAS Y VALORES S.A. FORVAL S.A. alegando la calidad de tercero interesado y coadyuvante de la demandada, afirma: 1. Que la actora omite mencionar cómo, en fecha 11 de febrero de 1994 y por medio de un acto de voluntad propio de las sociedades, decidió cambiar o modificar el nombre comercial de la sociedad por el de “URIBE IMPRESORES LIMITADA”, nombre que se mantuvo vigente hasta el 01 de marzo de 1.995, cuando retorna a su anterior denominación “IMPRECOL S.A.” 2.

Que a través de tal cambio de denominación, el nombre comercial “ perdió vigencia y notoriedad por espacio de algo más de un año, lo que hace presumir que el uso del mismo empieza a regir con efectos jurídicos desde el primero de marzo de 1.995, en adelante”. 3. Agrega la sociedad FORVAL S.A. que los derechos sobre las marcas “no son consecuencia de la existencia física de una persona, o la creación de una persona jurídica; dependen para su nacimiento y mantenimiento de actos formales, como el registro de la marca ”. 4.

Y además, que la naturaleza jurídica del nombre comercial y la de la marca son distintas, ya que mientras el primero pretende “básicamente individualizar una actividad, un establecimiento de comercio en la totalidad que lo conforma, independientemente del producto final, la Marca tiene por objeto determinar los resultados del ente productor, es decir, protege el producto final que lleva una marca”. 5.

Que la División de Signos Distintivos aplicó correctamente el procedimiento de registro, al publicar en su debido momento la solicitud de la marca “IMPRECOL” para distinguir los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 16; y vencido el lapso legal previsto para la presentación de observaciones, éstas no fueron formuladas por lo que el expediente administrativo correspondiente a esta denominación siguió el trámite normal, que concluyó con la concesión del registro mediante la resolución recurrida, y “ que es requisito sine qua non para que pueda haber pronunciamiento de fondo, que el acto que se acuse sea el resultado de la oposición u observación o de la solicitud de cancelación del registro de marca, lo que en el evento sub lite no se produjo”. 6.

Señala asimismo la sociedad FORVAL S.A. que “ los Nombres Comerciales no tienen la posibilidad de registro como tal y lo único que la División hace es el Depósito, que no puede ser controvertible pues el elemento de la publicidad del signo no se da, [y] el control del registro y el del depósito son distintos”. Con vista de todo lo anterior, este órgano judicial andino, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, y en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y, Que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) promulgado en desarrollo del Tratado.

II. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN Las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son: DECISIÓN 344 “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.

No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( )” “Artículo 128. El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” Adicionalmente, este Tribunal considera pertinente la interpretación de oficio del artículo 113 y de la Disposición Final ÚNICA de la Decisión 344: “Artículo 113.

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Disposición Final “ÚNICA.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.” III. LA ACCIÓN DE NULIDAD La Decisión 344 sobre Régimen Común Andino de Propiedad Industrial establece dos vías procedimentales diferentes para la cesación de los derechos conferidos por el registro marcario.

La primera es la “cancelación”, establecida en el artículo 108 conforme al cual: ”La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

“( ) “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. y la segunda fue consagrada bajo el nombre de “nulidad” en el artículo 113, transcrito supra.

Se trata en efecto de dos vías procedimentales distintas, no sólo por la denominación que el propio texto legal les asigna, “cancelación” en el primer caso y “nulidad” en el segundo, sino diferentes también por el fundamento, contenido, justificación, finalidad y consecuente legitimación para interponer cada una de ellas, como expresamente lo ha diferenciado la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Andino. Porque a menudo se las confunde, interesa también resaltar la diferencia que entre ellas existe, con ocasión del caso sometido al conocimiento de la alta jurisdicción consultante, y que se encuentra en el origen de la presente consulta.

Sin duda contribuye a esa confusión el hecho de que, en ocasiones, a la facultad que tiene la oficina nacional competente para cancelar una marca, que es siempre de la exclusiva incumbencia del órgano administrativo encargado del Registro de la Propiedad Industrial, se le acompaña también la de conocer del recurso de anulación contra resoluciones administrativas que conceden una marca, todo en virtud de lo establecido al respecto por las legislaciones internas de los Países Miembros, con fundamento en la Decisión 344, párrafos primero y segundo de su Disposición Final Única.

Respecto de la distinción entre los recursos establecidos en los artículos 108 y113, la jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado con prolijidad el tema. Al respecto podría revisarse las sentencias producidas en las interpretaciones prejudiciales 28-IP-95, de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”. Publicada en G.O.A.C. Nº 332, del 30 de marzo de 1998; 03- IP-99, del 14 de mayo de 1999, correspondiente a la marca “LELLI”.

Publciada en G.O.A.C. Nº 461, del 22 de julio de 1999; y, finalmente, el Tribunal ha sintetizado el tema en la sentencia No. 15-IP-99, del 27 de octubre de 1997, correspondiente a la marca “BELMONT (II)”, expediente interno No. 3448. En cuanto a la acción contenida en el artículo 113 de la Decisión 344, en términos generales, ha establecido la jurisprudencia del Tribunal: El referido artículo 113, en concordancia con el 144 de la Decisión 344, le otorga a los Países Miembros, a través de sus legislaciones, la facultad de establecer el procedimiento, así como los requisitos y demás aspectos para regular la acción de nulidad en materia marcaria, excepto lo que tiene que ver con la prescriptibilidad de la misma, y esto último por encontrarse ya establecido por la propia norma comunitaria andina.

Así lo ha dejado sentado este Tribunal en el fallo producido con motivo de la interpretación prejudicial 28-IP-95, caso “CANALI”, sentencia de fecha 13 de febrero de 1998, en la que se pronunció al respecto, en los siguientes términos: “por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca;

Obviamente, el ejercicio de esos recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativo’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. (G.O.A.C. Nº 332 del 30 de marzo de 1998. Resaltado de la presente sentencia). Observa el Tribunal que dentro del proceso interno, el acto recurrido ante el consultante es la resolución Nº 49474 del 12 de diciembre de 1994, que concedió el registro de la marca “IMPRECOL” a favor de la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.- ), resolución en la que por lo demás se previene al interesado, de que “contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el de apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación” (folio 78).

Pero del expediente remitido a este Tribunal no se desprende indicio alguno de que aquella hubiere sido recurrida a los fines de agotar la vía gubernativa o jerárquica ni, por tanto, que haya “causado estado”, requisito normalmente indispensable para acceder al contencioso administrativo judicial. (Criterio sostenido en algunas de las sentencias del Tribunal; al respecto ver sentencia producida dentro del caso 20-IP-99, del 20 de octubre de 1999, correspondiente al caso: “SUMMER JUICE”, proceso interno colombiano No. 4933).

Por tanto, en esta ocasión el Tribunal reitera su jurisprudencia, en el sentido de que el juez consultante, antes de proceder a adoptar su decisión sobre el fondo del asunto, deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida a tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344 (folio 34, correspondiente a la demanda contencioso- administrativa), ha cumplido con los requisitos establecidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Criterio que, como se ha dejado expuesto, ahora se reitera, y que había sido previamente sostenido en la sentencia de interpretación prejudicial 11-IP-99 del 19 de mayo de 1999, correspondiente al caso “LELLI (II)”. IV. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, al definir lo que es marca, establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Refiriéndose la doctrina al concepto de “marca”, señala: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, en el presente caso: Que de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia que más adelante se detalla. Que de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos tres requisitos, quede ya necesariamente asegurado su registro, puesto que podría encuadrar aún dentro de alguna de las otras prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente este Tribunal en su jurisprudencia, y reiterado especialmente en el procedimiento de interpretación prejudicial 11-IP-98 del 03 de mayo de 1998, caso “PAVCO” (G.O.A.C. 359 del 04 de agosto de 1998); y, Que, más en concreto, a) En cuanto a la distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica aquella en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, el que sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose por sí mismo de cualquier signo. La distintividad exige, por tanto, que el que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos. Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”.

“Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). El Tribunal Andino considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal sentada al respecto. Véase asimismo la sentencia producida dentro del caso 04-IP-2000, del 29 de marzo del año en curso, correspondiente a la marca “PIPRON”, expediente interno N° 5411.

V. LA DISTINTIVIDAD Al respecto, el Tribunal se permite, dada la relevancia que para el caso concreto tiene el requisito de la distintividad -brevemente referido en párrafos anteriores- tratarlo in extenso de seguidas: En efecto, como función esencial de la marca, se dirige el requisito de la distintividad a diferenciar productos o servicios pertenecientes a una persona o empresa, de otros, haciendo posible que el consumidor los distinga.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con éstos o con las características de los mismos, identificando igualmente el origen empresarial de unos y otros. También ha sido constantemente reiterada la jurisprudencia del Tribunal Andino a este respecto, a partir de la sentencia de interpretación prejudicial en el caso 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987, caso “VOLVO” (G.O.A.C. 28 del 15 de febrero de 1988.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99); expresó así mismo posteriormente, en la interpretación prejudicial 22-IP-96 del 12 de marzo de 1997 caso “EXPOMUJER” (G.O.A.C. 265 del 16 de mayo de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, pág. 344): El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene “los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.

Entre ellos, la distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca ya que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño”.

En la sentencia de interpretación prejudicial del 17 de agosto de 1998, correspondiente a la interpretación prejudicial 04-IP-98, caso “OPTIPAN” (G.O.A.C. 375 del 07 de octubre de 1998), el Tribunal ha dejado ratificado el señalado criterio. VI. El Nombre Comercial La Decisión 344 protege -mas no lo define- al nombre comercial. Generalmente se lo entiende como el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de otras similares o idénticas.

Se estima que bajo esa definición está comprendido tanto el nombre con el que la persona identifica su actividad empresarial en el mercado, como aquel empleado para distinguir su establecimiento comercial. Al respecto, y en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

Para el Tribunal existe armonía entre ambas normas, la cuales deben ser interpretadas en función del principio de la protección del nombre comercial sin necesidad del cumplimiento de formalidades registrales, de manera que cualquier registro de un nombre comercial tiene un carácter facultativo y no obligatorio, y se establece, en consecuencia, a los fines meramente declarativos.

VII. EL USO DEL NOMBRE COMERCIAL Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores. El artículo 128 de la Decisión 344 señala en efecto: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. Consecuentemente, si se alega la notoriedad del signo comercial, ella debe ser probada, conforme a los criterios establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

En el caso del nombre comercial -atendiendo a que es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de las actividades de sus competidores- se considera que el ámbito de protección otorgado por el uso o registro de un nombre comercial se extiende al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a las actividades económicas que distingue.

El uso, y por lo tanto la protección de un nombre comercial, no se encuentra necesariamente restringido a una determinada clase en exclusiva, sino que se extiende a toda la actividad económica que distingue, concepto que trasciende del ámbito de clase. Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate.

Vale la pena hacer destacar las diferencias conceptuales entre la denominación social y el nombre comercial. La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil.

El nombre comercial, en cambio, distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa.

El uso del nombre social en la publicidad y documentación comercial y en el etiquetado de los productos, aunque realizado pretendidamente en concepto de nombre social, reviste un cierto efecto distintivo publicitario que guarda estrecha analogía con el que desempeñan los signos distintivos de la empresa y muy en particular el nombre comercial.

Podría decirse así que todo nombre social tiene dos significados: por un lado, uno primario y primordial, en tanto que sirve para identificar al sujeto jurídico e imputarle derechos y obligaciones; de otro lado, uno secundario, en cuanto que indica el origen empresarial de las prestaciones y servicios. Por lo general todo nombre social utilizado en el mercado es también un nombre comercial.

En esta hipótesis, el nombre social funcionará de facto como nombre comercial. Se trataría simplemente de un nombre comercial, a menos que su utilización se hubiere circunscrito exclusivamente al tráfico jurídico-obligacional en sentido estricto. Sin embargo, la definición de nombre comercial no debe ser interpretada en forma restrictiva a efectos de considerar que a través de el deba identificarse a una sola persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, ya que es posible identificar con un mismo nombre comercial a un conjunto de personas naturales o jurídicas que actúan bajo un solo nombre.

De manera que puede extenderse también a asociaciones o sociedades de hecho, como es el caso de los centros comerciales y de las juntas de propietarios. En cuanto a la relación entre el nombre comercial y el cese definitivo de la empresa, este Tribunal considera conveniente acotar que, la extinción del nombre comercial va aparejada al cese definitivo de la actividad económica del establecimiento, es decir, sobreviene por el no uso del nombre comercial, pero el cese de la actividad no se refiere a la simple suspensión temporal, sino al cierre definitivo.

En esta medida el nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo del comercio. Si éste desaparece, el nombre desaparece con él y se convierte en res nullius, de la que terceros pueden apropiarse, siempre que se tomen precauciones y no se dé lugar a confusión, pues de ser adoptado por otro, el público razonablemente podría pensar que se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietario y no de su adopción por un nuevo usuario.

Se entiende entonces que un nombre comercial se ha extinguido si ha cesado el uso del mismo para identificar la actividad económica y viceversa. Así, el hecho de que uno de los locales a través de los cuales se desarrolla una determinada actividad económica se hubiere cerrado, no determina necesariamente la extinción del nombre comercial si es que la actividad económica que éste distingue se sigue desarrollando bajo ese mismo nombre, por medio de otros establecimientos o medios comerciales.

Por lo tanto, no puede considerarse que el cierre de un local determinado –mientras no implique el cese de la actividad económica en sí-, signifique por sí mismo que el nombre comercial haya quedado extinguido. Corresponde tal determinación al juez nacional en el caso concreto. VIII. PRIORIDAD De los hechos ocurridos en el caso de autos, se puede observar que: en fecha 02 de setiembre de 1987 la sociedad IMPRESORA COLOMBIANA S.A., IMPRECOL S.A., solicitó el depósito del nombre comercial “IMPRESORA COLOMBIANA LIMITADA IMPRECOL LTDA.”, el que fue concedido con fecha 06 de junio de 1989; y, que en fecha 15 de marzo de 1989 la sociedad IMPRESORES COLOMBIANOS S.A. (actualmente FORMAS Y VALORES S.A. -FORVAL S.A.-), presentó solicitud de registro de la marca “IMPRECOL”, la que le fue concedida el 12 de diciembre de 1994, mediante resolución No. 49474, impugnada en la vía judicial interna.

Como puede apreciarse, en el presente caso cobra importancia el tema de la prioridad, relacionado concretamente con la solicitud y concesión del depósito del nombre comercial de la ahora actora respecto de la solicitud de registro y concesión de la marca propiedad de la demandada. La prioridad tiene que ver con el hecho de que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’ ”.

(Sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 17-IP-96, del 13 de diciembre de 1996, dentro del caso: marca “EDWIN”. Publicado en G.O.A.C. No. 253 del 7 de marzo de 1997 y en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo V, 1996, p. 281). Por tanto, corresponderá al juez nacional consultante determinar, tomando en cuenta el derecho preferente que pudiere tener el actor sobre el signo del cual solicitó el depósito del nombre comercial, si existe la suficiente similitud entre las denominaciones confrontadas, como para producir confusión en el público respecto de los productos comercializados e identificados con la denominación “IMPRECOL”, caso en el cual no procedería el registro del signo posteriormente solicitado.

IX. EL NOMBRE COMERCIAL Y LA MARCA Si bien el nombre comercial y la marca son elementos de la Propiedad Industrial de naturaleza distinta, existe la posibilidad de que el público consumidor sea inducido a error o confusión respecto al origen empresarial de dichos signos, si es que los mismos son idénticos o semejantes y se refieren a una actividad económica y a un producto o servicio relacionados, lo que deberá así mismo ser determinado por el juez nacional en el presente caso.

No pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pueda inducirse al público a error, razón por la cual únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial.

En la medida en que la denominación social sea a su vez distintivo empresarial, se la dotará de un derecho exclusivo de utilización y se la someterá a las limitaciones típicas de los signos distintivos. Finalmente, y por otro lado, respecto al argumento de la administración demandada según el cual el actor no presentó, en su momento, las oposiciones a la solicitud de registro de la marca “IMPRECOL”, este Tribunal comunitario ratifica lo por él sostenido incesantemente, y, además, en múltiples casos acogido por la propia administración recurrida, conforme al cual: La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es la de que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso incluso lo expresó acertadamente la administración ahora recurrida dentro del caso correspondiente a la marca “RENTAR (nominativa)”, proceso interno No. 3610 (Interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998.

G.O. del Acuerdo de Cartagena No. 394 del 15 de diciembre de 1998). Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente, háyanse formulado o no observaciones al respecto.

Con base en las consideraciones expuestas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; aunque siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, sin entrar a analizarlos. 2.

Quien se sintiere lesionado por la concesión del registro de un signo, que considere similar o idéntico a otro notoriamente conocido: a) Si es titular legítimo de la marca notoria para el momento en que fue solicitado por otro el registro de una similar o idéntica, podrá acudir ante la Oficina Nacional que hubiere otorgado dicho registro, en procura de su cancelación; todo conforme al artículo 108 (párrafo final) de la Decisión 344. b) O, en su caso y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme a las prescripciones del derecho interno para, acreditando su calidad de parte interesada, solicitar la declaratoria de nulidad.

Pero en definitiva, los señalados recursos de cancelación y de nulidad son de diferente naturaleza, en cuanto el primero sigue siendo exclusivamente administrativo, de revisión, y el de nulidad en cambio intrínsecamente judicial, aunque también extraordinario de revisión, y han de ser intentados contra el acto administrativo concesorio del registro.

En consecuencia, el Tribunal consultante deberá decidir previamente, si la acción de nulidad ante él intentada, la cual fue ejercida con fundamento en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido los requisitos establecidos por el derecho colombiano para que los interesados puedan tener acceso a la vía judicial contencioso-administrativa; especialmente, y si fuere del caso, el del agotamiento de la vía gubernativa. 3.

Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario.

Así lo ha reconocido pacíficamente la propia Superintendencia de Industria y Comercio, como ya se ha dejado expresado. 4. Considera también el Tribunal Andino que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 5.

No pueden registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, pueda inducirse al público a error, razón por la cual únicamente el titular de un nombre comercial puede utilizarlo y registrarlo como marca y correlativamente sólo el titular de una marca registrada puede utilizarla y registrarla como nombre comercial. 6.

El nombre comercial ha sido concebido para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor, de los productos o servicios de otro. Podría suceder, y de hecho sucede, que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas a las cuales identifica el nombre comercial, así como también a los productos o servicios a los que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y de los productos o servicios de que se trate. 7.

La protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica a los que distinga, ya que es el uso el que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. 8.

En cuanto a la relación entre el nombre comercial y el cese definitivo de la empresa, este Tribunal considera conveniente acotar que la extinción del nombre comercial va aparejada al cese definitivo de la actividad económica del establecimiento, es decir, sobreviene por el no uso del nombre comercial, pero el cese de la actividad no se refiere a la simple suspensión temporal, sino al cierre definitivo.

En esta medida el nombre comercial tiene su suerte ligada al ejercicio real y efectivo del comercio. Si éste desaparece, el nombre desaparece también con él y se convierte en una res nullius de la que terceros se pueden apropiar, siempre que se tomen precauciones y no se dé lugar a confusión, pues de ser adoptado por otro, el público razonablemente podría pensar que se trata de la reiniciación del uso del signo por su anterior propietario y no de su adopción por un nuevo usuario.

Por su parte el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación que de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario ha sido realizada por el Tribunal en la presente sentencia, la que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítasela también a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO