Año XVII - Número 660 Lima, 10 de abril del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 105-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Actora: ALAFAR. Patente: “Composición de Dosificación por vía oral”. Proceso interno N° 3376-96-LYM Proceso 101-IP-2000.- Solicitud de Interpretación Prejudicial del artículo 58, literal g), de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; y 83, literales d) y e) y 108, último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal b), 102 y 128 de esta misma Decisión. Expediente Interno Nº 13995.
Marca: “Mc.DONALD´S” Proceso 107-IP-2000.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 87, 88 y 91, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 90 ibídem.
Proceso Interno No. 5913. Actor: LOVELAND INDUSTRIES, INC. Marca: “KENCARE (nominativa)” Proceso 109-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 67, 72 y 84 de la Decisión 85; 92, 103 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso Interno No. 5239. Actor: ALBERTO ROBLEDO VÉLEZ. Marca LA BELLA PROCESO 105-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 1,2,3,4,5,6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actora: ALAFAR.
Patente: “Composición de Dosificación por vía oral”. Proceso interno N° 3376-96-LYM. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo.
Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 1 de diciembre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) y, los demandados, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industria de ese Ministerio, el Procurador General del Estado ecuatoriano, así como tercero beneficiario, la compañía Schering Corporation. 1.2.
Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0956509, de 1 de agosto de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en la cual se concede título de patente para la invención denominada “Composición de dosificación por vía oral de liberación prolongada que comprende loratadina y pseudoefedrina” Solicita se declare la ilegalidad y la nulidad de dicho acto administrativo y, se reconozca el derecho de ALAFAR para presentar observaciones a ilegales solicitudes de patente.
Además, que se reconozca la obligación del Estado de pagar indemnizaciones por los perjuicios causados. 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante se relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 15 de diciembre de 1994, la sociedad Schering Corporation, a través de su mandatario, presentó la solicitud Nº SP-94-1248, en la cual pidió ante la Dirección Nacional de 10/04/2001 2.28 Propiedad Industrial, el otorgamiento de patente para la “Composición de dosificación por vía oral de liberación prolongada que comprende loratadina y pseudoefedrina”. 2.
La solicitud fue publicada en Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 359, de diciembre de 1994, puesta en circulación el 21 de junio de 1995. 3. El 3 de julio de 1995, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) presentó observaciones a dicha solicitud y pidió el rechazo de la misma. 4. El 1 de agosto de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 0956509 en la cual negó las referidas observaciones y concedió la patente. b) Escrito de demanda La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), fundamenta la demanda afirmando que “la concesión de la patente es ilegal pues la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, debido a que los compuestos para los cuales se solicitó protección de patente, como son la loratadina y la pseudoefedrina, se conocían en el Ecuador y se comercializaban con mucha anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
Lo único que variaba era el uso dado a los compuestos y la patente de segundo uso está expresamente prohibida en el país.” Expresa que se pasó por alto el requisito de la novedad, contraviniendo lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comunidad Andina. Agrega que el perito que examinó la documentación respectiva no era una persona idónea para realizar tal análisis, pues no es especialista químico farmacéutico y además no fue imparcial pues trabajaba para los laboratorios de ASOPROFAR, situación que igualmente se presentó respecto del tercero interesado. c) Contestación de la demanda El Procurador General del Estado, por medio de su delegado, comparece y propone las siguientes excepciones: - Negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda.
GACETA OFICIAL 10/04/2001 3.28 - Ilegitimidad de personería del actor. 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS - Nulidad del juicio. Corresponden a los artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son los siguientes: - No haber lugar a la indemnización pues no se ha causado daño que provenga de dolo o culpa grave. - Legitimidad de la resolución impugnada. - Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción. - Rechazo de la demanda.
El Director Nacional de Propiedad Industrial no comparece a contestar la demanda. La empresa Schering Corporation a través de su mandatario y como tercero interesado, contesta también la demanda y señala: - Niega la existencia de violación de norma alguna. - Niega que ALAFAR tenga legítimo interés para presentar observaciones. - Niega el derecho de los laboratorios que conforman ALAFAR, a intervenir en el proceso. - Niega que se haya violado la Decisión 344. - La invención materia de este juicio no se encuentra en el estado de la técnica. - Negativa de los fundamentos de la demanda.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
“DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.
“Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) “El inventor o su causahabiente; b) “Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; c) “Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;
GACETA OFICIAL d) “Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) “Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.
“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. “Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.
“Artículo 6.- No se considerarán invenciones: a) “Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) “Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) “Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) “Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) “Las formas de presentar información; y, f) “Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico. 10/04/2001 4.28 “Artículo 7.- No serán patentables: a) “Las invenciones contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres; b) “Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) “Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) “Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.
En armonía con posición adoptada por el Organo Jurisdiccional Andino, la interpretación del artículo 143 no es procedente, por tratarse de un compromiso asumido por los Países Miembros de la Comunidad, dirigido a fortalecer los derechos de propiedad Industrial en la Subregión.
3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD La Sección I del Capítulo 1 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, con la cual se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial contiene las normas básicas referentes al otorgamiento de patentes. El artículo 1 de esa Decisión señala los requisitos esenciales para el otorgamiento de patentes en el amplio campo de la tecnología, ya sea de productos o de procedimientos, exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; requisitos prescritos en la mayoría de las legislaciones nacionales y unánimemente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.
El concepto de invención a los fines de la concesión de patentes comprende, en principio, todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tec- GACETA OFICIAL 10/04/2001 nológico y, por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria “b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud, o la de la prioridad reconocida.
El núcleo central de este artículo se encuentra en el concepto de la novedad, que es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento, elemento al que se añade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicación industrial. El Tribunal al interpretar el artículo 1º de la Decisión 344, y refiriéndose a sus antecedentes ha dicho en la sentencia emitida dentro del Proceso 6-IP-94: “Esto quiere decir que con variantes de la primera Decisión (85) a la actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además,: el nivel inventivo y la posibilidad de aplicarlo industrialmente.
Tres requisitos de suyo importantes que hacen viable la concesión de la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente”. 5.28 “c) Determinar cual es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. “d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.” 1
5. CONDICIONES PARA LA NOVEDAD DE UN INVENTO La novedad y el nivel inventivo, en estrecha concordancia entre sí, se configuran a partir de los dos siguientes elementos: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. Para determinar la novedad el artículo 2 de la Decisión 344 señala que una invención es nueva cuando ella no está comprendida en el estado de la técnica.
Según este Tribunal:
4. NOVEDAD DE LA INVENCIÓN. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Aunque los tres requisitos enunciados por el artículo 1o. objeto de esta interpretación deben concurrir de consuno para conferirle a la invención el carácter de patentable, el énfasis recae primeramente, como se ha dicho, en la novedad; condición acerca de la cual el profesor Daniel Zuccherino manifiesta que un invento es novedoso, “Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” 2 “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido”.
Este Tribunal ha considerado que para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas: 1 “a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. 2 Proceso 12-IP-98.
Sentencia de 20 de Mayo de 1998. Patente: “Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa”. G. O. A. C. Nº 428 de 16-IV99. Proceso 1-IP-96, sentencia de 9 de diciembre de 1996, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Según el tratadista Gómez Segade, el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.
Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no, si a la invención objeto de estudio no se hubiese podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un “paso” más allá de lo existente.
Este Tribunal estima que es necesario hacer un acopio de lo dispuesto por la norma comunitaria referida, que permite establecer que para la concesión de patente de invención, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y está la novedad. Esto quiere decir que la invención sea producto de la creatividad humana, porque si no hay creación no hay invención y, que una invención es nueva sólo “cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
Todo en concordancia con lo dispuesto por los artículos 3º, 4º y 5º de la misma Decisión.
6. EL NIVEL INVENTIVO Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y la norma del artículo 4 de la Decisión 344 expresa que para que la invención tenga tal nivel inventivo, se requiere que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, considere que la invención no es resultado obvio ni se ha derivado del estado de la técnica.
El invento puede constituir una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello sig- 10/04/2001 6.28 nifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.
Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos, sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.
Desde la Decisión 85 hasta la 344 actualmente vigente, se ha mantenido el requisito de la novedad como factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento, añadiéndole además el nivel inventivo y la posibilidad de su aplicación industrial. Tres requisitos de suma importancia que hacen viable la concesión de la patente y que determinan que todo cuanto sea contrario a esa norma no es susceptible de otorgamiento del derecho a élla.
El Tribunal ha expresado que: “correlativamente a la novedad, la Decisión 344 habla del ‘nivel inventivo’ conocido también como la ‘altura inventiva’. Al respecto vale la pena recoger el criterio del artículo 4 de la misma Decisión que dice: se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 3
7. LA APLICACIÓN INDUSTRIAL La Decisión 344 añade en su artículo 5, un último requisito que es el de la susceptibilidad de aplicación industrial, que consiste en que sea posible producir o utilizar el objeto motivo del invento en cualquier tipo de industria, incluida la de los servicios. En virtud de esta exigencia, la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de patentes aquellas creaciones de valor meramente científico, econó3 Proceso 06-IP-94, sentencia de 9 de diciembre de 1994.
G.O. Nº 170 de 23 de enero de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL mico-comercial o estético. Este Tribunal ha expresado que “esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesario e imprescindible para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde “LA NOVEDAD” tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2º de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica” 4.
Por ello es que, “la Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar una invención nueva y útil” 5
8. LO QUE NO SE CONSIDERA COMO INVENCIONES Y LAS EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD Los artículos 6 y 7 de la Decisión 344 están correlacionados entre sí y, desde luego, también con el resto de la Decisión 344. El primero establece lo que no se considerará invención, mientras que el segundo se refiere a los inventos que no serán patentables.
El artículo 6 considera la excepción a las reglas generales de patentabilidad indicando un listado de lo que “no se considera invenciones”. En la sentencia dictada dentro del citado proceso 6-IP-94, este Tribunal ha sostenido que la interpretación sistemática, funcional y teleológica del artículo 6º nos lleva a la clara conclusión, de que el listado en él establecido es lo que no se considera como “invenciones”, o sea es una norma de calificación, por la que se establece las excepciones a la calidad de inventos.
Por tanto, sí se considerarán invenciones, por lógica consecuencia, todo lo demás 4 5 Proceso 06-IP-94, sentencia de 9 de diciembre de 1994. G.O. Nº 170 de 23 de enero de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Robert M. Shewiid-Propiedad Intelectual, Desarrollo Económico. 10/04/2001 7.28 que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él, cuando la creación observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente.
El invento, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional. El artículo 7 se adentra en otra materia, pues define qué inventos a pesar de tener la calidad de tales “no serán patentables”, aspecto diferente al anterior que establecía reglas para calificar qué es lo que se consideraba como inventos y qué es lo que no se considera como tales.
9. LOS DECRETOS EJECUTIVOS 1344-A Y 1738 El Gobierno de la República del Ecuador expidió, el 21 de diciembre de 1993, el Decreto Ejecutivo Nº 1344-A y, el 16 de mayo de 1994, el Nº 1738, reformatorio del anterior, por medio de los cuales reglamentó al interior de ese País Miembro de la Comunidad Andina, algunas de las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No obstante que dichos instrumentos no constituyen materia de la presente interpretación prejudicial, este Tribunal considera oportuno advertir, de manera independiente a todo lo anteriormente expuesto acerca de las disposiciones comunitarias interpretadas, cuyo sentido y alcances ratifica, que los referidos Decretos fueron objeto de una demanda de incumplimiento interpuesta ante el Organismo, la que culminó con la sentencia emitida el 30 de octubre de 1996, dentro del proceso judicial 1-AI-96.
En la aludida sentencia el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró que la República del Ecuador ha incumplido normas del ordenamiento jurídico andino, entre ellas de la Decisión 344, al mantener vigente y aplicar a las solicitudes de patente, el régimen previsto en los referidos Decretos Ejecutivos, antecedente con base en el cual decidió exhortar al mencionado País Miembro “para que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal, adopte las medidas necesarias para adecuar la situación le- GACETA OFICIAL 10/04/2001 gal y administrativa derivada de la expedición de los Decretos 1344-A de 1993 y 1738 de 1994, de manera que se establezca el equilibrio y la armonía de la ley nacional con la normativa andina, contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, especialmente en los artículos 1, 2 y 143”.
Si bien la Resolución Nº 0956509 de la Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, de 1º de agosto de 1996, ha sido emitida con anterioridad a la sentencia de 30 de octubre del mismo año, resulta recomendable tener presente, a juicio de este Organo Jurisdiccional, que no obstante el apego que en el trámite administrativo Nº SP-94-1248, haya podido consagrarse respecto del régimen andino a la época vigente en materia de Propiedad Industrial, específicamente del aplicable al otorgamiento de patentes de invención, marco en torno al cual le corresponderá pronunciarse al Alto Tribunal consultante en esta causa, el derecho reconocido en la aludida Resolución Ministerial, concretado en el respectivo título de patente, podría verse afectado, como consecuencia del fallo dictado por este Tribunal el 30 de octubre de 1996 y, fundamentalmente, de las medidas que en congruencia con su contenido está llamado a implementar el Gobierno de la República del Ecuador. to cuando no está comprendido en el “estado de la técnica”, estado que comprende el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral, o por la utilización de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud.
Los artículos 4º y 5º señalan claramente qué se considerará como “nivel inventivo” y, qué se considera “susceptible de aplicación industrial”. 3. El artículo 6º de la misma Decisión, señala que no tienen calidad de inventos los taxativamente determinados en dicho dispositivo, entendiéndose que todo lo no establecido en el mismo, sí puede ser considerado invento siempre que cumpla con los requisitos fijados en la Decisión. 4.
No podrán ser registrados como patentes, según el artículo 7 de la Decisión 344, las invenciones contrarias al orden público, la moral, las buenas costumbres; las especies y razas animales; las contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales y del medio ambiente; las especies y razas animales y procedimientos biológicos para su obtención; las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo y, las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la Lista Nº 7 de Drogas Esenciales de la Organización Mundial de la Salud, aprobada en noviembre de 1991 y vigente desde 1992. 5.
De acuerdo al Ordenamiento Comunitario el derecho a presentar observaciones deriva para las personas individuales o colectivas, del interés legítimo de verse afectado por una concesión de patentes. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. 2. 8.28 El artículo 1 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena relativa al Régimen Común sobre Propiedad Industrial contempla en el Capítulo I, Sección I. Los Requisitos de Patentabilidad, señalando que los Países Miembros otorgarán patentes para invenciones, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.
La falta de estos requisitos hace improcedente la solicitud y, en su caso, nulo el otorgamiento de la patente respectiva. La Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 3376-96-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
El artículo 2 de la Decisión 344 establece que se considera como novedoso un inven- Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo GACETA OFICIAL 10/04/2001 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE 9.28 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 101-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 58, literal g), de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; y 83, literales d) y e) y 108, último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal b), 102 y 128 de esta misma Decisión. Expediente Interno Nº 139-95.
Marca: “Mc.DONALD´S”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, organismo que por intermedio de sus Conjueces Permanentes, los doctores Patricio Salvador Salazar, Trajano Vargas Noriega y Raúl Loor Gavilanes, la formula dentro del expediente interno de Nº 139-95 VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 31 de enero del año 2001. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Es demandante la sociedad Mc.DONALD´S CORPORATION y la demanda se dirige contra la señora Olga Beatriz Romero de la Torre. 1.2. El objeto de la demanda. Se pretende con la acción intentada que la demandada se abstenga de continuar utilizando en sus actos de comercio y en sus establecimientos comerciales el nombre comercial Mc.Donald´s y en sus productos alimenticios que vende en sus restaurantes la marca de fábrica Mc.Donald´s y marcas y signos similares a los de propiedad de Mc.Donald´s Corporation.
Se pretende también que se decrete a cargo de la demandada, la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados. 1.3. Hechos y fundamentos de la demanda. Sostiene el actor que la demandada, conociendo el gran prestigio, la fama mundial, el buen GACETA OFICIAL nombre y la excelente reputación de Mc.Donald´s ha abierto y mantenido en funcionamiento varios restaurantes bajo el nombre de Mc.Donald´s engañando al público el cual cree que se trata de restaurantes de la famosa cadena internacional o que operan bajo licencia de ésta. 10/04/2001 10.28 solo, mostrar la evolución que dicha institución ostenta a lo largo del tiempo.
A renglón seguido se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: Decisión 85: Asegura que se trata de un acto de piratería y de grave competencia desleal. 1.4. Contestación a la demanda. La demandada contesta oponiendo las excepciones de: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, falta de derecho de la compañía actora para proponer la acción e improcedencia de la acción. Artículo 58.
“No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” 2.
CONSIDERANDO. Decisión 313: 2.1. Competencia del Tribunal. Artículo 73.Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 2.2.
Normas a ser interpretadas. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el juez consultante, esto es, los artículos 58, literal g) de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; 83 literales d) y e) y 108 último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, de oficio, interpretará los artículos 83, literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 por considerarlos pertinentes.
Cabe advertir que la interpretación de las diferentes normas que en las decisiones 85, 313 y 344 se han referido al tema de la marca notoria, no pretende resolver un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo, que a juicio del Tribunal no se presenta en este caso, sino tan “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.
Decisión 344: Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países GACETA OFICIAL Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;
(…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”.
Artículo 108. (…) “Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación 10/04/2001 11.28 interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. En consecuencia, este Tribunal comunitario estimando que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son las relacionadas con la protección de la marca y del nombre comercial notorios en las Decisiones 85, 313 y 344 y la cancelación del registro de una marca a petición del titular legítimo de una marca notoria, procede a referirse a cada una de ellas: 2.1.1.
Protección de la marca notoria en las Decisiones 85, 313 y 344. La notoriedad de la marca, institución que se ha regulado por los artículos 58, literal g), de la Decisión 85, 73, literal e) de la Decisión 313 y 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio.
La marca notoria es, en este sentido, la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien o servicio para comunicarse con el consumidor. Su difusión y divulgación le implica esfuerzos y gastos en procura de un mejor reconocimiento de su producto en el mercado. La marca, en general, frecuentemente se asimila y se incorpora al “good wil” del titular de la misma como parte de su patrimonio, de manera que su valor está en relación directa con la notoriedad de la misma.
Es un activo patrimonial que la ley comunitaria sobre propiedad industrial reconoce y protege. Siendo la marca notoria aquella que goza de especial difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate, ha merecido en todas las normas comunitarias que han regulado la materia atinente a la propiedad industrial un tratamiento diferenciado respecto de las marcas comunes.
Tales elementos diferenciadores fueron destacados por El Tribunal al precisar el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 al expresar: GACETA OFICIAL “La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de “la clase” de productos o servicios o “regla de la especialidad”, siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.
En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con “productos o servicios comprendidos en una misma clase”. El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la “marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con “productos o servicios idénticos o similares”, no necesariamente de la misma “clase”, o sea más allá de los límites que establece la “regla de la especialidad”. 1 El artículo 73, literal e) de la Decisión 313, sin embargo, precisó que la irregistrabilidad es independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Vale decir que la Decisión primeramente citada extiende la prohibición de registrar marcas que puedan producir confusión con otra notoriamente conocida, independientemente de la clase de bienes que se pretenda distinguir. Idéntica redacción a la del artículo 73 literal e), consignó la Decisión 344 en su artículo 83 literal e), razón por la cual, durante la vigencia de esta disposición no se considera aplicable, al realizar el cotejo marcario, el principio de la especialidad para que opere la protección de la marca notoria ante el intento de registro de marcas similarmente confundibles.
En otras palabras: no es registrable como marca un signo similar que pueda causar confusión con otro notoriamente conocido, así el primero de ellos se refiera a productos de una clase diferente a los distinguidos por la marca notoria. Otro elemento configurativo de la especial protección a la marca notoria lo constituye el hecho de que la notoriedad se predica del signo 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 3-XII-87, dictada en el Proceso 1-IP-87. Marca VOLVO. Publicada en G.O.A.C. N° 28 del 15-II88. 10/04/2001 12.28 que la ostenta, no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión, y en el internacional en las condiciones previstas por el legislador comunitario. De esta manera no es necesario para que operen los mecanismos de protección al signo notorio que éste tenga que estar registrado en el País Miembro de que se trate; basta que cumpla con el presupuesto normativo de que sea un signo “distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad”.
También encuentra fundamento la especial protección a la marca notoria en lo que disponen el artículo 102 de la Decisión 313 y los artículos 108 y 113 de la Decisión 344, cuando facultan al titular de una marca notoria para que pida, según el caso, la cancelación o la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, por supuesto, las que prohíben registrar una marca susceptible de producir confusión con otra notoriamente conocida.
Ahora bien, el artículo 84 de la Decisión 344 señala, de manera no taxativa, los criterios que pueden ser utilizados para determinar si una marca que se reputa como notoriamente conocida lo es en verdad. Tales criterios abarcan la extensión y la intensidad de su conocimiento entre el público consumidor; el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Lo anterior conduce a concluir que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega. A este respecto ha dicho el Tribunal: “la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.
En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional GACETA OFICIAL competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.2 La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación. En relación con tan delicada materia ha señalado el Tribunal: “A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos”. 3 2.1.2.
Protección del nombre comercial notorio. Todo cuanto se ha dicho respecto de la protección especial que la legislación comunitaria andina regula con relación a la marca notoria es aplicable a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad. El anterior aserto resulta de lo que disponen las propias normas comunitarias cuando, de un lado, en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 establecen que no pueden registrarse como marca los signos que “sean idénticos o se asemejen a un 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 23-II-95. Proceso No. 5-IP-94. Marca BENETTON. Publicada en G.O.A.C. No. 177 de 20-IV95. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso 07-IP-94. Marca LARIAT. Publicada en G.O.A.C. No. 174 de 21-III-95. 10/04/2001 13.28 nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error” y de otro, determinan en el artículo 128 ibídem, que “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.
En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. Es por lo anterior que el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encontraba acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso; ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios que se utilizan para la comparación de marcas. 2.1.3.
Derechos que confiere el registro de una marca. La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentra ubicada en la Sección Tercera referente a los derechos conferidos por la marca. Como ha señalado el Tribunal en las diversas legislaciones sobre la materia se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el declarativo que protege a la marca únicamente por su uso y el atributivo que sólo confiere el derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
El régimen comunitario se ubica en el sistema atributivo expresando claramente en el artículo 102 que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva Oficina Nacional Competente”. El Tribunal ha dicho sobre la extensión del derecho que tiene el titular del registro, que de él GACETA OFICIAL “se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”. 4 2.1.4.
Cancelación del registro de una marca a petición del titular legítimo de una marca notoria. La cancelación de la marca dentro del régimen comunitario andino de propiedad industrial es una manera de extinguir administrativamente el derecho que se constituye con la expedición del acto administrativo que lo concede. Según el artículo 108 de la Decisión 344 es la oficina nacional competente de cada País Miembro, esto es, el órgano administrativo que haya sido designado como encargado del registro de la Propiedad Industrial, la entidad llamada a resolver las peticiones de cancelación que ante ella se promuevan. 10/04/2001 Administración y en ningún caso atinentes al juez”.5 De esta manera, y de acuerdo con lo previsto en el inciso final de la disposición que se interpreta y cuyo texto dice que “la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”, puede concluirse que el titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza también, como ya se dijo, del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación de la marca indebidamente registrada.
Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 2.
La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional correspondiente. 3. Las reglas establecidas en la legislación comunitaria andina sobre propiedad industrial con relación a la marca notoria, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344, son plenamente aplicables a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad. 4.
El titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza, también, del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27-X-99. Proceso 15-IP-99. Marca BELMONT. Publicada en G.O.A.C. No. 528 de 26-I-00. En cuanto a su naturaleza jurídica El Tribunal ha dicho que: “se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 15-V-98. Proceso 9-IP-98. Marca DERMALEX. En G.O.A.C. Nº 481 de 13-IX-99. 14.28 GACETA OFICIAL 10/04/2001 de la marca indebidamente registrada en perjuicio suyo. 5. 6. El régimen especial de protección a la marca notoria y a los nombres comerciales notorios en el ordenamiento comunitario andino, está dirigido a proteger al productor de prácticas de competencia desleal y a los consumidores de los engaños a que pueden verse sometidos por los artificios de los imitadores.
La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca es mediante el registro concedido por la Oficina Nacional Competente. Registrado un signo debe gozar de los derechos que la legislación comunitaria contempla y reconoce a menos que, en virtud de decisión de autoridad competente se produzca su cancelación o se decrete su nulidad.
La Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 139-95. 15.28 Notifíquese esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 107-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 87, 88 y 91, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 90 ibídem.
Proceso Interno No. 5913. Actor: LOVELAND INDUSTRIES, INC. Marca: “KENCARE (nominativa)”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del treinta y uno de enero del año dos mil uno. V I S T O S: Comparece en el juicio interno, como demandante la sociedad: LOVELAND INDUSTRIES, INC., en acción de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes y el objeto de la demanda. GACETA OFICIAL 10/04/2001 16.28 Se pretende la nulidad de las Resoluciones Nº 13279 de 24 de julio de 1998, “por la cual se rechaza una solicitud de registro de una marca”; 04479 de 17 de marzo de 1999, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”; y, 10746 de 9 de junio de 1999, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedidas todas ellas por la mencionada Superintendencia. la legalidad de los actos administrativos cuestionados y manifestando que de conformidad con el artículo 91 de la Decisión 344 de la Comisión si las irregularidades señaladas al solicitante no se subsanan en el tiempo oportuno la solicitud será rechazada. 1.2.
Hechos relevantes y fundamentos de la acción. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
Se resumen en que la sociedad actora solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca KENCARE (nominativa) para distinguir parcialmente productos de la clase 5ª sin que a la solicitud de registro se hubiere acompañado, según el resumen de los hechos realizado por el juez consultante, el documento poder para adelantar la actuación. Ante ello la Superintendencia otorgó un término de 30 días hábiles para que se subsanara dicha falla, habiendo sido este término prorrogado por 30 días más a petición de la solicitante.
Manifiesta la actora que dentro del término concedido presentó los documentos requeridos, incluso con la traducción oficial de los mismos, pero que la Superintendencia expidió resolución rechazando la solicitud de registro argumentando para ello que la traducción de los documentos aportados no estaba avalada por la oficina de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores conforme lo señala el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil Colombiano.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el juez consultante, esto es, los artículos 87, 88 y 91 de la Decisión 344 de la Comisión y, de oficio, el artículo 90 ibídem, a cuyo efecto procede a transcribirlos a continuación: 3.1. Artículo 87. “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: “a) La identificación del peticionario;
Contra la resolución denegatoria se interpusieron los recursos de reposición y de apelación los cuales fueron resueltos en forma desfavorable. “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; La sociedad actora alega que la exigencia del aval de la traducción del poder por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores es un requisito adicional no contemplado ni en la legislación andina, ni en el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil que se cita como fundamento de la negativa a conceder el registro.
“d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. 1.3. Contestación de la demanda. La Superintendencia dio respuesta a los cargos formulados por la demandante afirmando “c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; y; “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.
GACETA OFICIAL 3.2. Artículo 88. “Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: “a) Los poderes que fueren necesarios; “b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; “c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;
“d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, “e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”. 3.3. Artículo 90. “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo”. 3.4.
Artículo 91. “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades. Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.
“Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. 4. CONSIDERACIONES. El Tribunal, al realizar la interpretación prejudicial solicitada, avocará de manera principal los aspectos atinentes al Procedimiento de registro y requisitos formales que deben cumplir las solicitudes así como los casos de rechazo de la solicitud por incumplimiento de dichos requisitos formales. 10/04/2001 17.28 4.1.
Procedimiento para el registro de una marca. El procedimiento que debe seguirse en el ámbito jurídico-espacial de la Comunidad Andina para el registro de un signo como marca se encuentra regulado por los artículos 87 a 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En dicho procedimiento pueden diferenciarse las etapas siguientes: presentación y admisión de la solicitud; examen de forma; publicación de la solicitud; observaciones (u oposiciones) de terceros respecto del registro; examen de registrabilidad y la expedición del acto administrativo que deniega o que concede el registro.
Como esta última etapa se concreta en una manifestación de voluntad del ente administrativo, ella es impugnable por la vía de los recursos, dándose lugar a una fase gubernativa de discusión acerca de la validez del acto concesorio o denegatorio, la cual se cumple ante la misma oficina nacional competente. El interesado en solicitar registro para una marca debe presentar la solicitud ante la Oficina Nacional Competente, tomando en consideración los requisitos exigidos por el artículo 87, esto es, que la solicitud sólo abarque una clase de productos o servicios; que contenga la identificación del peticionario; que presente una descripción clara y completa del signo que se pretende registrar; que se haga la indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; y, en fin, que se adjunte a la solicitud el comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida por el País Miembro donde se realiza la tramitación. Estos requisitos se consideran esenciales al punto de que la ausencia de alguno de ellos ocasiona que la no admisión a trámite de la solicitud y, como consecuencia, la no asignación de fecha de presentación, la cual es indispensable para constituir en cabeza de un solicitante el derecho de prioridad.
En términos llanos, la no admisión de la solicitud significa que esta no existe ni jurídicamente ni materialmente. Hecho el análisis del cumplimiento de los requisitos esenciales contemplados en el artículo GACETA OFICIAL 87 comentado, y si de él se desprende una total conformidad de la solicitud con la norma, corresponde inmediatamente a la Oficina Nacional Competente, admitirla a trámite, asignándole fecha de presentación. En este momento nace o se origina la prioridad.
Empero como adicionalmente el artículo 88 exige que el solicitante debe acompañar a su escrito de solicitud los documentos allí señalados, esto es, los poderes que fueren necesarios; la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; la copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; la reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, los demás requisitos que establezca la legislación interna del País Miembro respectivo, ellos deberán ser también objeto de verificación y análisis para la prosecución del trámite.
No obstante, con respecto a los requisitos del artículo 88 es del caso aclarar que no son considerados como esenciales para la admisión a trámite sino como requisitos formales que deben cumplirse para que éste prosiga y pueda culminar con una decisión de mérito. Es por ello que, admitida la solicitud a trámite, la Oficina Nacional Competente procede, conforme al artículo 90, en primer lugar y dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de presentación, al análisis de los aspectos formales referidos en el artículo 88.
Si de dicho examen resulta que tales requisitos formales no se han cumplido, debe notificarle al solicitante las deficiencias observadas para que, en un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la notificación, las subsane. Este plazo es prorrogable por 30 días hábiles adicionales. La ocurrencia de este incidente procedimental no genera pérdida de la prioridad alcanzada con el otorgamiento de fecha de admisión a trámite, a menos que el solicitante deje transcurrir el plazo concedido sin subsanar las irregularidades formales advertidas por la Oficina Nacional Competente, caso en el cual ésta rechazará la solicitud, según lo que dispone el artículo 91.
Superado el examen sobre cumplimiento de requisitos formales, se procede a la publicación de la solicitud para que dentro de 30 días 10/04/2001 18.28 “cualquier persona que tenga interés” presente las observaciones al registro (artículos 92 y 93), las que de no contrariar el artículo 94, serán notificadas al peticionario a fin de que dentro de los 30 días hábiles “haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente” (artículo 95), sin que el silencio del peticionario produzca efecto alguno dentro del procedimiento del registro, pues la norma no contempla sanción o consecuencia alguna para esos casos.
Vencido este plazo la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones, para lo cual procederá al examen de fondo del signo tomando en consideración tanto los puntos planteados en las observaciones como los que crea necesario analizar según su propia iniciativa y autonomía. La prosperidad de las observaciones traerá como consecuencia la denegación del registro así como su desestimación o la inexistencia de impedimentos legales determinará su otorgamiento.
En cualquier caso, el acto administrativo que resuelva la situación deberá ser debidamente motivado, todo ello según lo que se desprende del articulo 95 de la Decisión 344. 4.2. Debido Proceso y Debido procedimiento. Las normas legales que consagran procedimientos administrativos o procesos judiciales son de orden público y deben ser respetadas con ese carácter por todas las partes que en ellos intervienen, incluyendo, por su puesto, a los funcionarios encargados de adelantarlos, sean administradores o jueces.
Tales normas, o mejor, su aplicación debida constituyen un derecho fundamental de las personas, reconocido hoy bajo tal naturaleza en todas las Constituciones de los Estados de Derecho con la denominación de Derecho Fundamental al Debido Proceso. La vulneración del Derecho Fundamental al Debido Proceso al expedir un acto administrativo o al realizar una actuación judicial determinan su nulidad absoluta, tanto más que dicha violación comporta también la vulneración del derecho de defensa.
Así las cosas, contrariar el trámite o procedimiento establecido por la ley comunitaria para el registro de las marcas o alterarlo, exigiendo requisitos no previstos en la norma andina o no autorizados por ella, pretermitiendo etapas, re- GACETA OFICIAL chazando solicitudes por asuntos de fondo sin la previa publicación o procediendo al examen de registrabilidad con anterioridad a dicha publicación, son situaciones ejemplificativas de irregularidades que llevarían a la nulidad del procedimiento si la marca no ha sido conferida, o a la nulidad del registro en caso de que lo haya sido. 10/04/2001 Primero: 19.28 El procedimiento para obtener el registro de una marca se encuentra desarrollado en el capítulo II de la Decisión 344, cuyas etapas deben ser cumplidas por las oficinas nacionales competentes so pena de acarrear la nulidad de tal procedimiento si éste se altera o se modifica. 4.3.
La situación concreta. Como quiera que de los hechos descritos por la Alta Jurisdicción que consulta, se desprende que el demandante, dentro del término legal aportó los documentos echados de menos por la administración, creyendo con ello subsanar las irregularidades formales que le habían sido notificadas y que, a su turno, la oficina nacional competente, estimó que era insuficiente la documentación aportada en virtud de que las traducciones carecían del “aval” del Ministerio de Relaciones Exteriores exigido, a su juicio, por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, deberá determinarse si, en efecto, este requisito (“aval”) es exigido por la norma andina o autorizado por ella.
En el caso de que la exigencia del “aval” de la traducción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores no sea un requisito establecido en la Decisión 344, como en efecto no lo es, deberá el juez nacional indagar si su exigencia tendría apoyo en la autorización contenida en el artículo 88 de la Decisión 344 cuando establece en el literal e) que deberán acompañar a la solicitud de registro “Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”, para que, finalmente, se pueda definir, de una parte, si el referido artículo exige o nó el mencionado “aval” o si, de otra parte, la documentación presentada (traducción) por los solicitantes del registro, se acomoda a las previsiones de la norma colombiana incorporada por remisión al orden jurídico comunitario.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Segundo: La Oficina Nacional Competente no puede exigir, para el registro de las marcas, condiciones y requisitos distintos a los contemplados en la Decisión 344 de la Comisión o a los establecidos por leyes nacionales aplicables en virtud de lo dispuesto por el literal e) del artículo 88 de la misma Decisión El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5913, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/04/2001 20.28 PROCESO 109-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 67, 72 y 84 de la Decisión 85; 92, 103 y Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso Interno No. 5239. Actor: ALBERTO ROBLEDO VÉLEZ. Marca LA BELLA. Magistrado Ponente: GUALBERTO DÁVALOS GARCÍA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, por intermedio del Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio 2244 de 28 de noviembre de 2000, recibido en El Tribunal el 11 de diciembre del 2000.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y que por ello previamente fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes. Es demandante ALBERTO ROBLEDO VELEZ frente a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad que es demandada por haber declarado la caducidad del título correspondiente a la marca LA BELLA, clase 15. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Lo son, las Resoluciones Nº 17737 de 8 de septiembre de 1995, 1381 de 15 de mayo de 1998 mediante las cuales la entidad demandada declaró la caducidad del título correspondiente a la marca LA BELLA, clase 15, y denegó el recurso de apelación, respectivamente. 1.3.
La demanda. Señala la actora, que el 19 de marzo de 1986, bajo el régimen de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitó y le fue concedido el registro de la marca LA BELLA para distinguir “instrumentos de música”, comprendidos en la clase 15 de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha petición se acompañaron los comprobantes de pago y demás requisitos exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85.
Contra ésta solicitud no existieron oposiciones ni observaciones. El 12 de diciembre de 1993 se solicitó la renovación del registro de la marca, trámite que todavía se halla pendiente de resolver. Mediante Resolución No. 17737 de septiembre 8 de 1995, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar la caducidad del título de marca, bajo las consideraciones de que no se pagó las tasas que señalaba el artículo 103 de la Decisión 313, lo cual no acreditó el actor.
Se presentó recurso de apelación, confirmándose la anterior, por considerar que el pago del título se llevó hasta el 2 de junio de 1993. Fundamenta su acción, en considerar que se han violado los artículos 67, 72, 74 y 84 de la Decisión 85; 92, 103, 122 y la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313. “Se violó el artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por falta de aplicación, dado que, muy a pesar de que contra la solicitud de registro de la marca LA BELLA, clase 15, no se presentaron oposiciones ni respecto de la misma se configuró causal alguna de irregistrabilidad, razones por las cuales la misma Superintendencia de Industria y Comercio estableció que el registro de la marca era plenamente procedente y en tal virtud expidió la resolución No. 013191 de diciembre 18 de 1988, por la cual concedió dicho registro, condicionó, sin ser procedente, la expedición del certificado de registro al pago de los supuestos derechos que tal actuación causara”.
GACETA OFICIAL Señala que la legislación nacional agregó y reguló, sin ser procedente y sin tener la facultad de hacerlo, la carga de pagar los supuestos derechos causados para retirar el título. “Conviene agregar que el artículo 67 de la Decisión 85 consagra una orden imperativa expresa, que bajo ningún pretexto podía ser desconocida por la Oficina Nacional Competente”.
Sobre el artículo 84, manifiesta que fue violado por interpretación errónea, ya que si bien el pago de los derechos que causa el registro de una marca no se hallaba reglado por alguna norma comunitaria, tampoco se confirió esta facultad a la legislación interna. De igual forma, considera que se violaron los artículos 67 y 72 de la Decisión 85, ya que se supeditó el derecho a la expedición del certificado de registro y el derecho de uso de la marca al pago de un derecho que no se hallaba regulado por norma comunitaria alguna.
También afirma que se violó el artículo 103 en concordancia con el 122, los que fueron desconocidos por cuanto “Dicha función (la de salvaguardar los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 122 de la Decisión 313) no se cumplió en el caso en estudio, toda vez que, sin haber sido autorizados para el efecto y diciendo desarrollar el artículo 122 de la Decisión 313, mediante el inciso 1° del artículo 33 del Decreto 0575 el Gobierno Nacional pretendió agregar a la carga de pagar la tasa de presentación establecida para efectos de tramitar y obtener, dado el caso, un registro marcario (literal d del Art. 76 de la Decisión 313), la carga de pagar los derechos (dicho sea de paso que las normas comunitarias establecen el pago de tasas, no de derechos) que supuestamente causa el retiro de un título ya concedido, cuyo cobro no ha sido nunca autorizado por las normas comunitarias.
Tal es el tenor del inciso 1° del artículo 33 del Decreto 0575, cuando al respecto establece que en desarrollo del artículo 122 de la Decisión 313, se concede un plazo de seis meses para retirar los títulos concedidos hasta la fecha, pero previo el pago de los derechos correspondientes, como si la expedición y entrega de un título de registro no fuere una obligación a cargo de la Oficina Nacional Competente, causada por el hecho del registro de la marca.
Lo más curioso es que en la práctica muchos títulos no alcanzaron a ser retirados dentro del citado plazo (pese al pago de los supuestos derechos que tal actuación 10/04/2001 21.28 causaba), no por descuido o negligencia de su titular, sino por demora y falla en el servicio por parte de la misma administración”. Señala que el artículo 103 de la Decisión 313, regula lo referente a la caducidad del registro por falta de renovación oportuna o por falta de pago de las tasas en los términos de la legislación interna, en ninguna parte se regula la caducidad de los títulos, lo cual no podía ser aplicado por los Países Miembros.
“En otros términos, declarada la caducidad de un título, cuya consecuencia es la imposibilidad de obtener el certificado de registro o diploma (como lo dispone la norma contenida en el artículo 591 del Código de Comercio, cuya aplicación se encuentra suspendida en virtud de la aplicación prevalente de las normas comunitarias), ello no implica que caduque también el registro de la marca”. 1.4.
Contestación de la demanda. Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio en memorial dedicado a defender la legalidad de los actos acusados aduciendo que, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente desde el 14 de febrero de 1992, en el artículo 103, señaló la caducidad del registro de la marca. “Se tiene que a la fecha de entrada de vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y a la fecha de publicación del decreto 575 surtida el 8 de abril del mismo y más aún seis (6) meses después de esta publicación, el titular del registro de la marca no había procedido a retirar el título correspondiente y a acreditar el pago de las tasas respectivas para el retiro del título”.
Finalmente sostiene que era procedente la declaratoria de caducidad del registro de la marca LA BELLA, para productos de la clase 15. 1.5. Resoluciones Impugnadas. La resolución No. 1°- 13191 por medio de la cual se concedió el registro de la marca solicitada, la resolución No. 2° - 1381 de 15 de mayo de 1998, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y la resolución No. 3° - 17737 de 08 de septiembre de 1995, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos.
GACETA OFICIAL 10/04/2001 22.28
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. 4. CONSIDERACIONES. La competencia del Tribunal para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, deriva de lo que dispone el artículo 32 del Tratado de su Creación. Los aspectos a los cuales se referirá El Tribunal en esta interpretación, se refieren a la aplicación de la ley en el tiempo, plazo de presentación de oposiciones, derechos conferidos por el registro, principio del complemento indispensable, nulidad y caducidad del registro. 4.1.
Aplicación de la ley en el tiempo.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Las normas de derecho comunitario que van a interpretarse son: DECISIÓN 85 3.1. Artículo 67. “Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”. 3.2. Artículo 72. “El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 3.3.
Artículo 84. “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”. DECISIÓN 313. 3.4. Artículo 92. “El derecho de uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. Uno de los temas de mayor complejidad, es el referente a la aplicación de la Ley en el tiempo, ya que si un registro marcario se expidió bajo la vigencia de una Ley que posteriormente es sustituida por otra, ¿será afectado el registro por la nueva ley? o ¿Los nuevos efectos que establece la ley sustituta deben aplicarse al registro ya otorgado?.
Para esto se debe determinar la fecha en que se expidieron las resoluciones o actos impugnados en el proceso con el fin de determinar la normativa comunitaria que se debe aplicar al caso concreto. Es en el momento de su nacimiento y su posterior extinción donde se presentan la mayor cantidad de problemas específicos, ya que en muchas ocasiones sus efectos los sobrepasan y el determinar la vigencia temporal de la ley implica el reconocer el espacio temporal en el cual ella tuvo carácter obligatorio De esta forma se busca respetar los derechos válidamente adquiridos con fundamento en una ley derogada, los cuales son intangibles y no pueden ser desconocidos por la nueva legislación, lo que no cubre a las meras expectativas.
Al respecto la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha adoptado los siguientes criterios: “El registro de la marca caducará si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. - La legislación debe respetar la situación jurídica surgida con anterioridad a la nueva Decisión, es decir que se respetaran los derechos otorgados válidamente con la Decisión derogada, respetándose inclusive hasta el término de vigencia del registro.
“Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro”. - Se debe respetar las soluciones que otorgue el legislador para esta clase de conflictos, las cuales constan en las respectivas transitorias de la normativa. 3.5. Artículo 103. GACETA OFICIAL - Se respetan los derechos otorgados por la legislación anterior, pero lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos se sujetarán a la nueva Decisión, es decir que lo referente a los efectos de la ley se someten a ésta legislación, pero lo relativo al nacimiento y extinción del derecho, se subsumen a la Ley que estuvo vigente cuando se otorgó el registro.
“las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.” (G.O.A.C. Nº 241 del 20 de enero de 1997, sentencia emitida en la interpretación prejudicial 08-IP-94, reiterando así lo expresado en la interpretación 01-IP-94, citado caso “MAC POLLO (etiqueta)”.
Los anteriores criterios se encuentran también recogidos, sintetizados y desarrollados en la sentencia del 22 de junio de 1998, producida con motivo del caso 27-IP-97, marca “TENNIS”. G.O.A.C. Nº 369, del 03 de setiembre de 1998).” 1 4.2. Plazo de presentación de oposiciones. Dentro del procedimiento del registro de las marcas, la normativa comunitaria establece un plazo para que terceros puedan presentar sus oposiciones a la solicitud del registro de una marca amparándose en una marca ya solicitada o ya registrada que sea similar a la solicitada, que de conformidad con el segundo inciso del artículo 65 de la Decisión 85, era de treinta días.
En caso de no haberse presentado oposiciones o que estas fueran rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el respectivo certificado de registro. 10/04/2001 23.28 nes, no significa que la oficina nacional competente quedara exonerada de su obligación de efectuar el examen de fondo de registrabilidad del signo, previo a esas oposiciones.
Esta obligación se ha mantenido en las Decisión 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La expedición del certificado de registro se otorgaba por un plazo de cinco años desde la fecha de su otorgamiento que podía ser renovado de una forma indefinida por otros cinco años más, de acuerdo a disposición expresa del artículo 69 de la Decisión 85. 4.3.
Derechos conferidos por el registro. Los derechos sobre la marca son adquiridos por su titular, al momento de efectuar el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos protegidos por las marcas.
Entre esos derechos, la facultad de uso exclusivo para su titular, evitando que otros la usen. Además como ya lo ha señalado este Tribunal, implica el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en la propia Decisión Comunitaria. “El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” 2. 4.4.
Principio del complemento indispensable. El otorgar el certificado de registro a un signo como marca, implica que la oficina nacional competente ha verificado que el mismo cumple con todas las exigencias de la normativa vigente y que no se encuentra dentro de alguna de las prohibiciones del artículo 58 de la Decisión 85. El que no se hubieren presentado oposicio- El sistema normativo comunitario, establece reglas comunes para todos los Países Miembros, buscando promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, a través de la integración y cooperación económica y social.
Todos estos objetivos se hallan puntualizados en el artículo 1 del ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBRE- 1 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27 de octubre de 1999, Proceso 15-IP99, Marca: “BELMONT”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Proceso 10-IP-94, Pág.:
67. GACETA OFICIAL GIONAL ANDINO o ACUERDO DE CARTAGENA. (Decision 406) Se han dictado diferentes clases de normas con el fin de facilitar una adecuada integración, pero esto no implica que todas las situaciones se encontrarán ya reguladas y establecidas por la normativa comunitaria, y que se deroga absolutamente toda la normativa nacional referente a la materia regulada en el ámbito comunitario, sino que en muchos casos corresponde al derecho interno instrumentar la normativa comunitaria y los derechos que de ella se deriven para los particulares.
Sobre el tema éste Órgano Comunitario ha expresado: “Adicionalmente, estima el Tribunal necesario desarrollar la relación existente entre las normas internas y las comunitarias, en materias cedidas a estas últimas: “La doctrina jurisprudencial del Tribunal ha sido constante y reiterada al establecer, a partir de la vigencia de la Decisión 85 y concretamente en la interpretación prejudicial 02-IP-88 a la que puso fin la sentencia del 25 de mayo de 1988 (G.O.A.C. No. 33 del 26 de julio de 1988, también recogida en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág.139), refiriéndose en esa ocasión al desarrollo normativo interno de la ley comunitaria, que esta última, así como la doctrina y la propia jurisprudencia interpretatoria recomiendan aplicar criterios restrictivos, con arreglo al principio del “complemento indispensable”, para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, prescribiendo que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y de ningún modo la entraben o desvirtúen”.
“Luego de sentada la referida jurisprudencia, el Tribunal previno acerca de la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunita- 10/04/2001 24.28 ria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.
Esta jurisprudencia aplicable también al presente caso, ha sido reiterada por el Tribunal. Así, en la sentencia que puso fin al caso 10IP-94, el pronunciamiento del Tribunal fue contundente: “ El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.
Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa ésto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la Comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión ‘régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.” (Sentencia de fecha 17 de marzo de 1995, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programas de radio y televisión y estaciones de radio difusión”, publicada en la G.O.A.C. No. 177 del 20 de abril de 1995 y en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 54).
“Con lo cual reiteraba el Tribunal lo expresado en la sentencia correspondiente al caso 02-IP-88, en la cual expresó: “No se puede admitir en consecuencia que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella ”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.
(Sentencia de fecha 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. No. 33 del 26 de julio de 1988 y en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del GACETA OFICIAL Acuerdo de Cartagena, Tomo I, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, pág. 139)” 3. 4.5. Nulidad y caducidad del registro. La caducidad, se presenta cuando el administrado no ha cumplido con las obligaciones que el acto administrativo le impone, lo cual ocasiona la extinción del mismo.
Esta facultad la ley la otorga a la Administración Pública, como una forma de sanción al incumplimiento del administrado, el cual puede ser por negligencia o por dolo. La caducidad según el artículo 103 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sólo procede: 1. Cuando el titular del registro de la marca no solicita la renovación dentro del término legal –incluido el término de gracia-; y, 2.
En caso de no haberse pagado las tasas en los términos que acuerde la legislación nacional. Esta normativa es idéntica a la establecida por el artículo 114 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Específicamente sobre el segundo punto, podemos anotar que la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos a que se refiere la Decisión 313.
Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país. “Sobre este aparente problema el Profesor Manuel Pachón concluye: “En nuestro concepto, la norma comunitaria puede otorgar competencias a la Oficina Nacional Competente, inclusive aquellas que son de estricta reserva legal, por ser una atribución de la Comisión dictar un régimen uniforme de propiedad industrial, habiéndose deslegalizado todas las materias que a dicho régimen conciernen, incluyendo lo relativo a las tasas que se deben pagar”.
(ob. cit. pág. 41)… 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 16 de junio de 1999, Proceso 30-IP-98, Caso: ACEGRASAS contra la Administración de Impuestos y Aduanas de Baranquilla-Colombia (DIAN) 10/04/2001 25.28 “También lo señaló la Corte Suprema de Justicia de Colombia en sentencia del 1º de septiembre de 1988 “el país, permitiéndolo así su Constitución, ha puesto en manos de entidades supranacionales en aras de la integración, decisiones que, como soberano, le correspondería exclusivamente y que tienen una influencia muy profunda en su organización y en su pueblo El Acuerdo de Cartagena ha adquirido así competencias legislativas, respecto de materias determinadas, para que sean ejercidas de manera exclusiva por tal entidad, de forma tal que una vez limitadas sus potestades como lo fueron, el Congreso no podía reservarse competencias legislativas como condición para la operancia interna de las reglas comunitarias”….
“Las tasas fijadas por la Superintendencia de Industria y Comercio de los servicios que presta, relacionados con la propiedad industrial se entiende que deben ser los que considere “necesarios para la tramitación de los procedimientos” a que hace referencia la Decisión 313. “Sostienen los accionantes -haciendo un distingo entre tasas e impuestos- que la resolución 334 de la Superintendencia de Industria y Comercio se excedió respecto a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que entre las tasas creó un “impuesto” de mantenimiento con el nombre de “tasas de mantenimiento” sobre la continuidad de los derechos ya concedidos dándole así un alcance erróneo y un sentido equivocado a la norma comunitaria, cuestión ésta que corresponde decidir a la jurisdicción nacional interna.
“Evidentemente, el artículo 120 de la Decisión 313 se refiere expresamente a tasas, las necesarias para la “tramitación” de los procedimientos, es decir, los de solicitud de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, registro de marcas, nombres y enseñas comerciales, solicitudes de prórrogas, renovaciones, registro de cesión, licencias de uso, licencias de explotación, cambio de domicilio, nombres del titular.
La Decisión 313 no señala sinembargo procedimientos que deban llevarse a cabo quinquenalmente ni pago de tasas por anualidades, motivadas en el mantenimiento o la vigencia de los derechos protegidos median- GACETA OFICIAL te los procedimientos referidos en la Decisión, pero según el artículo 103 inciso 2), autoriza a la legislación nacional de los respectivos Países Miembros para que, a los solos efectos de la caducidad, fije los términos en los que debe realizarse el pago.” 4 Esto implica que en la caducidad el acto administrativo es válido, y que su extinción se debe a incumplimientos de su titular, ante lo cual la Administración de una forma unilateral decide dar por terminado al acto administrativo.
La nulidad por su parte se produce por el incumplimiento del acto en lo referente a competencia, voluntad y forma del mismo, requisitos que son esenciales para su validez, y cuya inexistencia generan vicios que dan lugar, a la invalidez del acto administrativo. “Se dice de un acto o negocio que es nulo, con nulidad absoluta o de pleno derecho, cuando su ineficacia es intrínseca y por ello carece ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de una impugnación. Este supuesto máximo de invalidez o ineficacia comporta una serie de consecuencias características: ineficacia inmediata, ipso iure, del acto, carácter general o erga omnes de nulidad e imposibilidad de sanarlo por confirmación o prescripción” 5.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: 4 5 En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia del 20 de junio de 1998, Proceso 10-IP-95, Actores Luis Carlos Sáchica y otros. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Eduardo García de Enterría, Tomo I, Pág.: 584. Ed. Civitas S.A. Madrid 1993. 10/04/2001 26.28 Segundo: Los asuntos no comprendidos en la normativa comunitaria deben ser regulados por la legislación nacional, la misma que sólo podrá hacerlo en los casos remitidos a su competencia y siempre respetando la filosofía y armonía jurídica con la normativa comunitaria.
Tercero: La caducidad extingue la vigencia del registro marcario, la cual se debe al incumplimiento doloso o culposo de una obligación por parte del titular del registro marcario. Este acto puede ser declarado de forma unilateral por parte de la administración. Cuarto: Será causal de caducidad la falta de pago, de las tasas, en los términos que acuerde la legislación nacional del País Miembro.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5239, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/04/2001 27.28 GACETA OFICIAL 10/04/2001 28.28 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú