PROCESO 101-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial del artículo 58, literal g), de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; y 83, literales d) y e) y 108, último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 83, literal b), 102 y 128 de esta misma Decisión. Expediente Interno Nº 139-95.

Marca: “Mc.DONALD´S”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, organismo que por intermedio de sus Conjueces Permanentes, los doctores Patricio Salvador Salazar, Trajano Vargas Noriega y Raúl Loor Gavilanes, la formula dentro del expediente interno de Nº 139-95 VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 31 de enero del año 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Es demandante la sociedad Mc.DONALD´S CORPORATION y la demanda se dirige contra la señora Olga Beatriz Romero de la Torre. 1.2. El objeto de la demanda. Se pretende con la acción intentada que la demandada se abstenga de continuar utilizando en sus actos de comercio y en sus establecimientos comerciales el nombre comercial Mc.Donald´s y en sus productos alimenticios que vende en sus restaurantes la marca de fábrica Mc.Donald´s y marcas y signos similares a los de propiedad de Mc.Donald´s Corporation.

Se pretende también que se decrete a cargo de la demandada, la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados. 1.3. Hechos y fundamentos de la demanda. Sostiene el actor que la demandada, conociendo el gran prestigio, la fama mundial, el buen nombre y la excelente reputación de Mc.Donald´s ha abierto y mantenido en funcionamiento varios restaurantes bajo el nombre de Mc.Donald´s engañando al público el cual cree que se trata de restaurantes de la famosa cadena internacional o que operan bajo licencia de ésta.

Asegura que se trata de un acto de piratería y de grave competencia desleal. 1.4. Contestación a la demanda. La demandada contesta oponiendo las excepciones de: negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, falta de derecho de la compañía actora para proponer la acción e improcedencia de la acción. 2.

CONSIDERANDO. 2.1. Competencia del Tribunal. Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso la situación de la jurisdicción ecuatoriana consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Organismo, modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.2.

Normas a ser interpretadas. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el juez consultante, esto es, los artículos 58, literal g) de la Decisión 85; 73 literal e) de la Decisión 313; 83 literales d) y e) y 108 último inciso, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, de oficio, interpretará los artículos 83, literal b), 102 y 128 de la Decisión 344 por considerarlos pertinentes.

Cabe advertir que la interpretación de las diferentes normas que en las decisiones 85, 313 y 344 se han referido al tema de la marca notoria, no pretende resolver un conflicto de aplicación de leyes en el tiempo, que a juicio del Tribunal no se presenta en este caso, sino tan solo, mostrar la evolución que dicha institución ostenta a lo largo del tiempo.

A renglón seguido se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: Decisión 85: Artículo 58. "No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” Decisión 313: Artículo 73.- "Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) "e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida". Decisión 344: Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”. Artículo 102. “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”.

Artículo 108. (…) "Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro". Artículo 128 "El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. En consecuencia, este Tribunal comunitario estimando que las materias a desarrollarse con motivo de la interpretación prejudicial requerida son las relacionadas con la protección de la marca y del nombre comercial notorios en las Decisiones 85, 313 y 344 y la cancelación del registro de una marca a petición del titular legítimo de una marca notoria, procede a referirse a cada una de ellas: 2.1.1.

Protección de la marca notoria en las Decisiones 85, 313 y 344. La notoriedad de la marca, institución que se ha regulado por los artículos 58, literal g), de la Decisión 85, 73, literal e) de la Decisión 313 y 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es elemento que se asocia a la utilización generalizada y constante de un signo ligado a un producto o servicio.

La marca notoria es, en este sentido, la expresión que utiliza el productor o comerciante de un bien o servicio para comunicarse con el consumidor. Su difusión y divulgación le implica esfuerzos y gastos en procura de un mejor reconocimiento de su producto en el mercado. La marca, en general, frecuentemente se asimila y se incorpora al "good will" del titular de la misma como parte de su patrimonio, de manera que su valor está en relación directa con la notoriedad de la misma.

Es un activo patrimonial que la ley comunitaria sobre propiedad industrial reconoce y protege. Siendo la marca notoria aquella que goza de especial difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate, ha merecido en todas las normas comunitarias que han regulado la materia atinente a la propiedad industrial un tratamiento diferenciado respecto de las marcas comunes.

Tales elementos diferenciadores fueron destacados por El Tribunal al precisar el sentido y alcance de la disposición contenida en el artículo 58, literal g), de la Decisión 85 al expresar: "La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de "la clase" de productos o servicios o "regla de la especialidad", siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior.

En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con "productos o servicios comprendidos en una misma clase".

El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la "marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, en relación con "productos o servicios idénticos o similares", no necesariamente de la misma "clase", o sea más allá de los límites que establece la "regla de la especialidad".[1] El artículo 73, literal e) de la Decisión 313, sin embargo, precisó que la irregistrabilidad es independiente de la clase de productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Vale decir que la Decisión primeramente citada extiende la prohibición de registrar marcas que puedan producir confusión con otra notoriamente conocida, independientemente de la clase de bienes que se pretenda distinguir. Idéntica redacción a la del artículo 73 literal e), consignó la Decisión 344 en su artículo 83 literal e), razón por la cual, durante la vigencia de esta disposición no se considera aplicable, al realizar el cotejo marcario, el principio de la especialidad para que opere la protección de la marca notoria ante el intento de registro de marcas similarmente confundibles.

En otras palabras: no es registrable como marca un signo similar que pueda causar confusión con otro notoriamente conocido, así el primero de ellos se refiera a productos de una clase diferente a los distinguidos por la marca notoria. Otro elemento configurativo de la especial protección a la marca notoria lo constituye el hecho de que la notoriedad se predica del signo que la ostenta, no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión, y en el internacional en las condiciones previstas por el legislador comunitario.

De esta manera no es necesario para que operen los mecanismos de protección al signo notorio que éste tenga que estar registrado en el País Miembro de que se trate; basta que cumpla con el presupuesto normativo de que sea un signo "distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad".

También encuentra fundamento la especial protección a la marca notoria en lo que disponen el artículo 102 de la Decisión 313 y los artículos 108 y 113 de la Decisión 344, cuando facultan al titular de una marca notoria para que pida, según el caso, la cancelación o la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, por supuesto, las que prohíben registrar una marca susceptible de producir confusión con otra notoriamente conocida.

Ahora bien, el artículo 84 de la Decisión 344 señala, de manera no taxativa, los criterios que pueden ser utilizados para determinar si una marca que se reputa como notoriamente conocida lo es en verdad. Tales criterios abarcan la extensión y la intensidad de su conocimiento entre el público consumidor; el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Lo anterior conduce a concluir que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega. A este respecto ha dicho el Tribunal: "la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.

En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida".[2] La justificación teórica de la existencia de este tipo de protección especial a las marcas notorias puede encontrarse en la finalidad de evitar que los comerciantes inescrupulosos, para quienes es más fácil tratar de imitar el nombre o la marca de un producto acreditado y conocido en el mercado que hacer esto con el de su propiedad, a través de este mecanismo que comporta la realización de un acto de competencia desleal, infieran un daño tanto al comerciante que sufre el despojo de un derecho individual como a los consumidores que pueden ser engañados con el artificio de la imitación. En relación con tan delicada materia ha señalado el Tribunal: "A su vez el régimen de propiedad industrial está dirigido a proteger al productor al procurar la erradicación de prácticas de competencia desleal en el mercado que van directamente en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga inalterada y sin menoscabo la posición que los productores y distribuidores hayan alcanzado mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercados para sus productos".[3] 2.1.2.

Protección del nombre comercial notorio. Todo cuanto se ha dicho respecto de la protección especial que la legislación comunitaria andina regula con relación a la marca notoria es aplicable a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad. El anterior aserto resulta de lo que disponen las propias normas comunitarias cuando, de un lado, en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 establecen que no pueden registrarse como marca los signos que "sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error" y de otro, determinan en el artículo 128 ibídem, que "El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. Es por lo anterior que el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encontraba acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso; ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios que se utilizan para la comparación de marcas. 2.1.3.

Derechos que confiere el registro de una marca. La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentra ubicada en la Sección Tercera referente a los derechos conferidos por la marca. Como ha señalado el Tribunal en las diversas legislaciones sobre la materia se reconocen dos sistemas para la protección de un signo: el declarativo que protege a la marca únicamente por su uso y el atributivo que sólo confiere el derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

El régimen comunitario se ubica en el sistema atributivo expresando claramente en el artículo 102 que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma, ante la respectiva Oficina Nacional Competente”. El Tribunal ha dicho sobre la extensión del derecho que tiene el titular del registro, que de él “se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”. [4] 2.1.4.

Cancelación del registro de una marca a petición del titular legítimo de una marca notoria. La cancelación de la marca dentro del régimen comunitario andino de propiedad industrial es una manera de extinguir administrativamente el derecho que se constituye con la expedición del acto administrativo que lo concede. Según el artículo 108 de la Decisión 344 es la oficina nacional competente de cada País Miembro, esto es, el órgano administrativo que haya sido designado como encargado del registro de la Propiedad Industrial, la entidad llamada a resolver las peticiones de cancelación que ante ella se promuevan.

En cuanto a su naturaleza jurídica El Tribunal ha dicho que: "se trata de una facultad exclusivamente administrativa y así lo confirma el ulterior desarrollo que de aquella hace el referido artículo 108 cuando establece los motivos -de interpretación siempre restrictiva, por constituir numerus clausus- con arreglo a los cuales procede la cancelación del registro marcario, dos en definitiva, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración y en ningún caso atinentes al juez".[5] De esta manera, y de acuerdo con lo previsto en el inciso final de la disposición que se interpreta y cuyo texto dice que "la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro", puede concluirse que el titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza también, como ya se dijo, del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación de la marca indebidamente registrada.

Con base en los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda inscribir en el registro de la propiedad industrial sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. 2.

La notoriedad de la marca es materia que, si se alega o se controvierte, debe probarse conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional correspondiente. 3. Las reglas establecidas en la legislación comunitaria andina sobre propiedad industrial con relación a la marca notoria, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 344, son plenamente aplicables a los nombres comerciales caracterizados por su notoriedad. 4.

El titular de una marca notoria (o de un nombre comercial notorio) goza, también, del derecho de acudir ante la autoridad administrativa en procura de la cancelación de la marca indebidamente registrada en perjuicio suyo. 5. El régimen especial de protección a la marca notoria y a los nombres comerciales notorios en el ordenamiento comunitario andino, está dirigido a proteger al productor de prácticas de competencia desleal y a los consumidores de los engaños a que pueden verse sometidos por los artificios de los imitadores. 6.

La única manera de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca es mediante el registro concedido por la Oficina Nacional Competente. Registrado un signo debe gozar de los derechos que la legislación comunitaria contempla y reconoce a menos que, en virtud de decisión de autoridad competente se produzca su cancelación o se decrete su nulidad.

La Corte Superior de Justicia de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno Nº 139-95. Notifíquese esta sentencia a la Corte Superior de Justicia de Quito, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-XII-87, dictada en el Proceso 1-IP-87. Marca VOLVO. Publicada en G.O.A.C. N° 28 del 15-II-88. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso No. 5-IP-94. Marca BENETTON. Publicada en G.O.A.C. No. 177 de 20-IV-95. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso 07-IP-94.

Marca LARIAT. Publicada en G.O.A.C. No. 174 de 21-III- 95. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 15-V-98. Proceso 9-IP-98. Marca DERMALEX. En G.O.A.C. Nº 481 de 13-IX-99. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 27-X-99. Proceso 15-IP-99. Marca BELMONT. Publicada en G.O.A.C. No. 528 de 26-I- 00.