Año XVII - Número 661 Lima, 11 de abril del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 07-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno 5313. Actor: VARTA S.A. (antes Colombiana de Baterías COLBATECO S.A.). Marca: LASER Proceso 11-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Interpretación de oficio del literal d) del artículo 82 de la referida Decisión. Actora: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Marca: “MISS BOYACA”. Proceso interno N° 5631 Proceso 10-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno N° 2862-LYM. Marca: “RON SAN MIGUEL CAVA” PROCESO 07 - IP - 2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno 5313. Actor: VARTA S.A. (antes Colombiana de Baterías COLBATECO S.A.). Marca: LASER. Magistrado Ponente: Guillermo Chahín Lizcano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejero de Estado doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referenciada, la cual se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; El auto de 31 de enero del 2001 por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 1.

ANTECEDENTES. 1.1. Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación. Comparece como Demandante la sociedad VARTA S.A. (antes Colombiana de Baterías COLBATECO S.A.) y como Demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. No fue citada al proceso ninguna persona en calidad de Tercero interesado. Se pretende con la demanda que el Consejo de Estado decrete la nulidad de las Resoluciones Nº 35253 de 25 de agosto de 1994, 12601 de 17 de mayo de 1996 y 2329 de 29 de julio de 1998 por las cuales, en su orden, la citada Superintendencia negó el registro de la expresión LASER y resolvió negativamente los recursos de reposición y de apelación. La demandante expone que ante la solicitud de registro presentada por VARTA S.A. para registrar la expresión LASER con el fin de distinguir “linternas” producto comprendido en la clase 11 internacional, la Superintendencia de Industria y Comercio, fundamentándose en que el signo “láser” se usa “para referirse a una clase de luz de una determinada frecuencia y con una mínima dispersión” produjo la Resolución 35253 citada, por medio de la cual se negó la expedición del certificado de registro.

Ante la negativa, dice, se propusieron los recursos procedentes argumentando que el signo LASER no se pretende para distinguir rayos láser ni aparatos que emitan ese tipo de rayos sino linternas, productos en relación con los cuales LASER es una expresión de fantasía. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene por su parte, al contestar la demanda, que no incurrió en violación de las normas invocadas por la actora y que sus actos se ajustan a las normas legales colombianas y comunitarias.

Reafirma su criterio en el sentido de que la expresión láser es irregistrable a la luz de lo dispuesto en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar, por vía 11/04/2001 2.20 prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los territorios de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de dicha Comunidad.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” 4.

CONSIDERACIONES. Para dar satisfacción a la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de marcas y con la irregistrabilidad de expresiones genéricas. GACETA OFICIAL 11/04/2001 3.20 4.1 Requisitos para el registro de marcas. 4.2.

Irregistrabilidad de signos genéricos. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala como características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. El literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en ella, entre otros, a los signos que designen la calidad, la especie, la cantidad o, comprendan características usuales del signo que describen.

Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.”1 En su segundo inciso, el referido artículo 81, complementa el concepto de marca relievando el aspecto de la distintividad, al señalar que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

De la definición legal contenida en el articulo 81 ibidem se desprende que la marca se caracteriza por constituir un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, que se encuentra representada por un signo perceptible por los sentidos y que, por ser intangible, requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo, esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La susceptibilidad de representación gráfica, tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser descrita, apreciada y dada a conocer desde el momento mismo de introducirse la respectiva solicitud de registro. Por lo anterior debe concluirse, que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres requisitos del artículo 81 interpretado y si, además, no está comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. La doctrina y las diferentes legislaciones, incluso la comunitaria andina, son contestes en repudiar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades.

El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca. Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.

Es obvio que la prohibición de registro se dirige a evitar, se reitera, que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.

A este respecto es importante mencionar la posición expresada por el Tribunal cuando al interpretar normas homólogas de la fenecida Decisión 85 expresó: “La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al GACETA OFICIAL producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcarioes la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.

Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (Procesos 2-IP89 y 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996).2 Corolario de lo anterior es que como la marca tiene por finalidad básica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo se hace necesario examinar la relación directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del bien que se pretenda distinguir.

Un vocablo puede ser calificado como genérico en relación con una especie de bienes o servicios y por ende no ser registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios; pero, en cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no tenga una relación de genericidad o descriptividad, igual vocablo, al ser considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente distintivo, servir como signo marcario.

Valga como ejemplo la expresión AZUCAR, que no sería aceptable como marca del producto edulcorante al cual denomina pero si para distinguir prendas de vestir para damas.3 11/04/2001 nerse a otros signos que se asimilan a aquellos’”. (Proceso 12-IP-95).” 4 En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para su resolución, analizar si el signo cuestionado como genérico lo es en verdad con relación al producto que pretende distinguir, caso en el cual podría no ser registrable.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Se estima que un signo es apto para ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión. Esa aptitud se concretará plenamente cuando, además, la denominación cuyo registro se solicita, no se encuentre comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o servicios, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien o servicio de que se trate. En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que aunque genéricos para una cierta clase de bienes denominan otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía. En similar sentido el Tribunal ha dicho que se “….considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga ‘una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar.

De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para opo- 2 3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24-IX-97. Proceso Nº 10-IP-97. Caso “COLSUBSIDIO”. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. Al respecto puede consultarse el Proceso 2-IP-89. En “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, tomo II, pág. 11. 4.20 El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia dentro del proceso interno de única instancia Nº 5313, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 24-IX-97. Proceso Nº 10-IP-97. Caso “COLSUBSIDIO”. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. GACETA OFICIAL 11/04/2001 Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 5.20 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO PROCESO 11-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Primera. Interpretación de oficio, del literal d) del artículo 82 de la referida Decisión. Actora: MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA. Marca: “MISS BOYACA”. Proceso interno N° 5631. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil uno. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero. la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2.

Actos administrativos demandados. 1.1 Partes. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 34054, de 18 de agosto de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “MISS NORTE DE BOYACA” (sic) destinada a distinguir “Servicios de educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y televisión, publicidad en general, servicios” (Clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972).

Actúa como demandante la sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL y, Se pretende también la nulidad de la Resolución Nº 23353 de 31 de octubre de 1996 expe- VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de enero del año 2001, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: GACETA OFICIAL dida por el mismo Organismo, por la cual se confirma la Resolución Nº 34054; y, además, la nulidad de la Resolución Nº 01569 de 5 de febrero de 1999, en la cual se ratifica la Resolución Nº 34054 y, a su vez, se declara agotada la vía gubernativa. 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 1 de abril de 1992, la sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., domiciliada en Santafé de Bogotá, Cundinamarca, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca MISS BOYACA, para distinguir servicios de educación y esparcimiento, en especial organizar y realizar programas, eventos, espectáculos, concursos, transmisiones de radio y televisión, publicidad en general. 11/04/2001 6.20 01569 de 5 de febrero de 1999, en la cual resuelve confirmar la Resolución Nº 34054, fundamentando que la marca solicitada no cumple los requisitos establecidos por los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. b) Escrito de demanda La sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., domiciliada en Santafé de Bogotá, por intermedio de su apoderado, pretende, como se ha dicho, la nulidad de la Resolución Nº 34054 de 18 de agosto de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca MISS BOYACA mixta, (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 41 del Decreto 755 de 1972.

Denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4. El 31 de octubre de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 23353, resolvió el recurso de reposición, confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación correspondiente.

Fundamenta la demanda argumentando que con la solicitud planteada no se incurre en violación alguna, como lo afirma la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que se debe “ tener en cuenta que el elemento que se destaca visualmente en la Etiqueta es la FIGURA, EMBLEMA, y la expresión BOYACA es utilizada en forma secundaria, conforme se aprecia no sólo en la forma como se pretende registrar la Etiqueta, sino también en la forma como se usa para presentarse ante el público televidente y seguidor del Evento Nacional”.

Manifiesta, así mismo, que “ se pretende mostrar ante espectadores, televidentes, etc. que se trata de una marca cuyo símbolo, logotipo, figura, identifican de manera amplia el concurso MISS MUNDO COLOMBIA; y que éste, va a escoger la representante de dicho Departamento, para así después de la eliminación Nacional, representar a Colombia en el gran evento Internacional MISS MUNDO, concurso este conocido tanto nacionalmente como Mundialmente”. 5.

La sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., presentó recurso de apelación, el que fue denegado por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº Pide además la demandante, se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 23353 de 31 de octubre de 1996, y Nº 01569 de 5 de febrero de 1999 proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.

El 18 de agosto de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 34054, negando, de oficio, la solicitud de registro. 3. La sociedad MISS CELEBRIDAD COLOMBIA INTERNACIONAL LTDA., a través de su apoderada, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 34054, de 18 de agosto de 1994.

GACETA OFICIAL En apoyo de sus fundamentaciones, refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal, de manera específica en los Procesos Nº 20-IP-96, 4-IP-94, 7-IP-96. Solicita, finalmente, que a título de restablecimiento del Derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, conceda registro para la marca MISS BOYACA mixta, (etiqueta), para distinguir productos de la clase 41 del Decreto 755 de 1972. c) Contestación de la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por intermedio de su apoderado, contesta la demanda defendiendo, en términos generales, la legalidad de los actos acusados y solicitando al Consejo de Estado “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen ”.

En respaldo de sus conceptos hace también alusión a jurisprudencia sentada por este Tribunal, puntualizando aquella de los Procesos Nº 14-IP-97 y, 22-IP-96. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 11/04/2001 7.20 “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; El Tribunal, en razón de la materia controvertida, considera conveniente interpretar, de oficio, además el literal d) del mismo artículo 82, cuyo texto es el siguiente: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios par los cuales ha de usarse;”

3. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS GACETA OFICIAL 11/04/2001 mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.

Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 8.20 tras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

La MARCA GRÁFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con en el que es conocida la marca gráfica.

El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp 29 y ss). Será entonces distintivo el signo cuando por sí sólo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino que es una figura o distintivo al que se le da un nombre” 1. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Las MARCAS MIXTAS son las compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes),

4. TIPOS DE MARCAS Naturaleza de la marca en conflicto La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que la marca en conflicto en el presente caso corresponde a las denominadas marcas mixtas, lo cual sin duda es determinan- “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias le- 1 Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: DIDA.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. GACETA OFICIAL 11/04/2001 te para el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador. grantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Para el examen de esta clase de signos distintivos es necesario precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. La jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve, cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” 2 Corresponde por tanto al Juez Consultante, determinar necesariamente y como primer punto del análisis comparativo que realice, cuál de los elementos, el gráfico o el denominativo, que componen el conjunto marcario, es el relevante, dado que es a partir de esa precisión cuando procede el análisis destinado a establecer la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será que no exista confusión”. 3 En el cotejo marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal, han considerado que: “Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma.

Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.” 4 Reglas para la determinación de la confundibilidad marcaria La doctrina reconoce para el efecto las siguientes reglas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” 5 En este contexto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expresado: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos inte2 3 Proceso Nº 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. Nº 39 del 29 de enero de 1989.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Proceso Nº 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. Nº 39 del 29 de enero de 1989. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 9.20 “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en con- 4 5 Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL junto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. 11/04/2001 10.20 signos aplicando las reglas enunciadas anteriormente; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 5.

EXCEPCIONES MARCARIO. PARA EL REGISTRO Signos no susceptibles de ser considerados marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de ese artículo establece por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 no puedan, por definición, constituir marca, correspondiéndole a la Oficina Nacional Competente, determinar, si el signo solicitado reúne las condiciones señaladas en el artículo 81, como requisito previo para el correspondiente trámite de concesión del registro marcario pedido.

Al respecto este Tribunal ha sido reiterativo al expresar que: “De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81 interpretado es esencial para que proceda el registro, no es el único requerimiento para que éste se produzca en forma automática, puesto que el legislador andino ha previsto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 algunas causales o razones de irregistrabilidad, que de presentarse, aún en el evento de que la solicitud cumpliera los requisitos del artículo 81, conducirían a que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado.” 7 Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’ ”.6 Irregistrabilidad de denominaciones genéricas Realizado el análisis de las marcas se concluye, que si predomina la denominación o la expresión verbal, debe procederse al cotejo de El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al establecer la irregistrabilidad de los signos genéri- 6 7 Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. marca: DIDA.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV. Proceso 32-IP-98, G.O. No. 452 de 24 de junio de 1999. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/04/2001 cos y descriptivos está involucrando en ella, entre otros, a los signos que designen la calidad, la especie, la cantidad o comprendan características usuales del signo que describen.

La doctrina y las diferentes legislaciones, incluso la comunitaria andina, coinciden en descartar la posibilidad de registro de signos genéricos, esto es, aquellas denominaciones que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades. El signo genérico es el que se utiliza para designar en forma usual y común un producto determinado (cuadro, cuando designa un cuadro; árbol, cuando designa un árbol).

Si se permitiese el registro como marca de este tipo de signos, se estaría denominando al producto con el mismo término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuese registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o de servicios, convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca. Un vocablo puede ser calificado como genérico en relación con una especie de bienes o de servicios y por ende no ser registrable como marca respecto de esos mismos bienes o servicios pero, en cambio, con relación a otra especie de productos o cosas, con los cuales no tenga una relación de genericidad o descriptividad, ese mismo vocablo, al ser considerado como una expresión de fantasía, podría, si es suficientemente distintivo, ser utilizado como signo marcario. tintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que - por ser factibles de utilizarse en diversos productos - afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos’.” 8 En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia sometida a su resolución, determinar si el signo cuestionado como genérico lo es efectivamente con relación al producto que pretende distinguir, caso en el cual podría no ser registrable.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, debe cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. 2. La solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto, el juez nacional correspondiente deberá tomar en cuenta, para determinar la existencia o no del riesgo de confusión, lo determinado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia recogidas en esta sentencia. 4. No son registrables como marcas los signos genéricos y descriptivos de bienes o de servicios, cuando se refieren, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente corresponde al nombre del bien o del servicio que se pretende distinguir.

En sentido contrario, podrían ser objeto de registro como marcas, los signos que Este Tribunal al respecto ha manifestado: “ una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga ‘una estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar. De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad dis- 11.20 8 12-IP-95, sentencia de 18 de septiembre de 1995.

Marca: “EL ARRANCAGRASA”. En G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996. TRIBUNAL DE JUSTICA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 11/04/2001 aunque genéricos para una cierta clase de bienes, estén destinados a amparar otros en relación con los cuales son expresiones de fantasía. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5631, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Consejo mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12.20 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 10-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador.

Expediente Interno N° 2862-LYM. Marca: “RON SAN MIGUEL CAVA”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador, organismo que por intermedio de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, la formula dentro del Expediente Interno N° 2862-LYM. te mediante auto proferido el 31 de enero del año 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámi- Se trata de demanda establecida por la Sociedad SAN MIGUEL CORPORATION contra el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad In- GACETA OFICIAL dustrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Se menciona también en la demanda y se cita para que comparezca al juicio en calidad de tercero interesado, a la Sociedad DESARROLLO AGROPECUARIO C. A. 1.2. Objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 0947707 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 23 de enero de 1996 mediante la cual rechaza la observación del actor a la solicitud de registro y lo concede respecto de la marca RON SAN MIGUEL CAVA. 1.3.

Hechos y fundamentos de la demanda. Sostiene el actor que la Resolución demandada, al desestimar las observaciones formuladas con base en las marcas SAN MIGUEL, DISEÑO DE ETIQUETA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL Y DISEÑO DE ETIQUETA y SMC LOGO CORPORATIVO, que son de su propiedad y previamente registradas, y al conceder registro a la marca RON SAN MIGUEL CAVA solicitada por la empresa DESARROLLO AGROPECUARIO C. A., transgrede normas jurídicas de la Decisión 344, ya que se trata de signos idénticos para distinguir productos de la misma clase.

Argumenta, además, que sus marcas son famosas y notoriamente conocidas. 11/04/2001 13.20 como Perú y Chile desde 1990. Manifiesta que lo que se pretendió con el registro de la marca en disputa RON SAN MIGUEL CAVA fue otorgarle un nombre distintivo a un nuevo tipo de ron y distinguirlo de las demás variedades de su propia empresa como son RON SAN MIGUEL PLATA, RON SAN MIGUEL ORO, etc..

Sostiene, finalmente, que la actora nunca demostró que sus marcas sean famosas o notorias y tampoco presentó títulos que acrediten su propiedad sobre las marcas en las que basó su oposición.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, esto es, los artículos 81; 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. 1.4. Contestación de la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda. Lo hacen, en cambio, el Procurador General del Estado y el Ministro de Comercio Exterior quienes presentan excepciones negando los fundamentos de la demanda y solicitando la interpretación prejudicial por parte de este Tribunal comunitario. La empresa beneficiaria del registro afirma que la marca RON SAN MIGUEL de su propiedad fue usada en Ecuador por primera ocasión en el año de 1968 fecha en la que se otorgó el primer certificado de inscripción en el “registro sanitario” del producto RON SAN MIGUEL ORO.

Enuncia un listado de 16 registros ecuatorianos de la marca RON SAN MIGUEL y sostiene que ha sido usada en países del Pacto Andino “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: GACETA OFICIAL “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3.

Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o 11/04/2001 14.20 denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.

CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la notoriedad de la marca y las observaciones a la solicitud de registro. 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca.

(Artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por distintividad se conoce la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra.

El ordenamiento comunitario aplicable (art. 81 de la Decisión 344) pone el mayor énfasis en el aspecto atinente a la distintividad cuando señala, al definir el concepto de marca, que es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Como perceptibilidad se define la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este concepto constituye la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La condición de susceptibilidad de representación gráfica exige que del signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea sobre el mismo, utilizando palabras, GACETA OFICIAL figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.1 Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.

No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, en el presente caso, el juez nacional ecuatoriano consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “RON SAN MIGUEL CAVA”, cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 para determinar luego, si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), d) y e) del artículo 83, que son, precisamente los indicados en la consulta como relacionados con el acto administrativo demandado. 4.2.

Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a), Decisión 344). La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.

Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia de los bienes que se les ofrecen en el mercado. Por supuesto que, también la ex- 11/04/2001 clusividad del uso de la marca registrada pretende la protección del fabricante o comerciante que funge como su titular, ante actos de imitación o de copia, que no son sino formas censurables de la competencia desleal.

Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando se trata de marcas idénticas el análisis se facilita, pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

En los demás casos de comparación (simple semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez, que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible. 2 2 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 27-IP-95. En “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Tomo V. Pág.: 90. 15.20 Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. GACETA OFICIAL 4.3. Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e).

Decisión 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de “difusión” y “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.

La notoriedad es un “status”, un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..

La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.3 Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado. 11/04/2001 16.20 da, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.

De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes. 4 4.4. Procedimiento para el examen de registrabilidad de marcas.

(Artículo 95. Decisión 344). La normativa comunitaria aplicable contempla que admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conoci- Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” com- 3 4 Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV98. Proceso 23-IP-96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99. GACETA OFICIAL 11/04/2001 17.20 promete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo.

En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional. sencia de la notoriedad deben ser probadas. Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente.

La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Tercero. La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la pre- Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto.

Cuarto: Admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos. Vencido este plazo debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2862-LYM, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.

Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE GACETA OFICIAL 11/04/2001 18.20 Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 11/04/2001 19.20 GACETA OFICIAL 11/04/2001 20.20 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú