PROCESO 10-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador. Expediente Interno N° 2862-LYM.
Marca: “RON SAN MIGUEL CAVA”. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHÍN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador, organismo que por intermedio de su Presidente, doctor Luis Berrazueta Erazo, la formula dentro del Expediente Interno N° 2862-LYM.
VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 31 de enero del año 2001. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Se trata de demanda establecida por la Sociedad SAN MIGUEL CORPORATION contra el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.
Se menciona también en la demanda y se cita para que comparezca al juicio en calidad de tercero interesado, a la Sociedad DESARROLLO AGROPECUARIO C. A. 1.2. Objeto de la demanda. Se pretende la nulidad de la Resolución Nº 0947707 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial el 23 de enero de 1996 mediante la cual rechaza la observación del actor a la solicitud de registro y lo concede respecto de la marca RON SAN MIGUEL CAVA. 1.3.
Hechos y fundamentos de la demanda. Sostiene el actor que la Resolución demandada, al desestimar las observaciones formuladas con base en las marcas SAN MIGUEL, DISEÑO DE ETIQUETA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL Y DISEÑO DE ETIQUETA y SMC LOGO CORPORATIVO, que son de su propiedad y previamente registradas, y al conceder registro a la marca RON SAN MIGUEL CAVA solicitada por la empresa DESARROLLO AGROPECUARIO C. A., transgrede normas jurídicas de la Decisión 344, ya que se trata de signos idénticos para distinguir productos de la misma clase.
Argumenta, además, que sus marcas son famosas y notoriamente conocidas. 1.4. Contestación de la demanda. El Director Nacional de Propiedad Industrial no contesta la demanda. Lo hacen, en cambio, el Procurador General del Estado y el Ministro de Comercio Exterior quienes presentan excepciones negando los fundamentos de la demanda y solicitando la interpretación prejudicial por parte de este Tribunal comunitario.
La empresa beneficiaria del registro afirma que la marca RON SAN MIGUEL de su propiedad fue usada en Ecuador por primera ocasión en el año de 1968 fecha en la que se otorgó el primer certificado de inscripción en el “registro sanitario” del producto RON SAN MIGUEL ORO. Enuncia un listado de 16 registros ecuatorianos de la marca RON SAN MIGUEL y sostiene que ha sido usada en países del Pacto Andino como Perú y Chile desde 1990.
Manifiesta que lo que se pretendió con el registro de la marca en disputa RON SAN MIGUEL CAVA fue otorgarle un nombre distintivo a un nuevo tipo de ron y distinguirlo de las demás variedades de su propia empresa como son RON SAN MIGUEL PLATA, RON SAN MIGUEL ORO, etc.. Sostiene, finalmente, que la actora nunca demostró que sus marcas sean famosas o notorias y tampoco presentó títulos que acrediten su propiedad sobre las marcas en las que basó su oposición.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, esto es, los artículos 81; 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3.
Artículo 95. "Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la notoriedad de la marca y las observaciones a la solicitud de registro. 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca.
(Artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por distintividad se conoce la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra.
El ordenamiento comunitario aplicable (art. 81 de la Decisión 344) pone el mayor énfasis en el aspecto atinente a la distintividad cuando señala, al definir el concepto de marca, que es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Como perceptibilidad se define la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este concepto constituye la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La condición de susceptibilidad de representación gráfica exige que del signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea sobre el mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.[1] Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.
No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Por ello, en el presente caso, el juez nacional ecuatoriano consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “RON SAN MIGUEL CAVA”, cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 para determinar luego, si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), d) y e) del artículo 83, que son, precisamente los indicados en la consulta como relacionados con el acto administrativo demandado. 4.2.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a), Decisión 344). La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia de los bienes que se les ofrecen en el mercado. Por supuesto que, también la exclusividad del uso de la marca registrada pretende la protección del fabricante o comerciante que funge como su titular, ante actos de imitación o de copia, que no son sino formas censurables de la competencia desleal.
Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando se trata de marcas idénticas el análisis se facilita, pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.
En los demás casos de comparación (simple semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez, que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.[2] 4.3.
Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). Decisión 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[3] Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de “especialidad” y de “territorialidad” generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[4] 4.4. Procedimiento para el examen de registrabilidad de marcas.
(Artículo 95. Decisión 344). La normativa comunitaria aplicable contempla que admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.
La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.
Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Tercero. La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.
Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
Cuarto: Admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días hábiles siguientes haga valer sus alegatos. Vencido este plazo debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2862-LYM, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 27-IP-95. En “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. Tomo V. Pág.: 90. [2] Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [3] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98.
Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [4] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99. Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99.