Año XVII - Número 686 Lima, 10 de julio del 2001 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 108-IP-2000.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 6011. Actora: Sociedad VARELA S.A. Marca: PUROSOL Proceso 4-IP-2001.- 1 Interpretación Prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno 6013 Actora: COMPAÑIA NOVARTIS AG. Marca: NEORAL Proceso 27-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 130-99.

Actora: Pan del Ecuador S.A.. Panesa. Marca: MIGALLETITA Proceso 31-IP-2001.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d), 87 literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 3699-97-LYM. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “PRES-CAFÉ” Proceso 23-IP-2001.- Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TOSTY (mixta) ACTORA: PRODUCTOS YUPI S.A. Expediente interno No. 5603 PROCESO 108-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno Nº 6011. Actora: Sociedad VARELA S.A. Marca: PUROSOL. Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por la Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, Consejera de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6011 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía VARELA S.A., domiciliada en Bogotá, Colombia, pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 14964 de julio 30 de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., contra la resolución Nº 14370 del 31 de julio de 1998, por la cual la División de Signos Distintivos declaró fundada la observación presentada por la sociedad VARELA S.A., con fundamento en las marcas PURO y PUROX (mixta) y negó el signo PUROSOL (nominativo) solicitado por la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que se encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “a) El 5 de septiembre de 1997, la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., solicitó el registro de la marca PUROSOL (mixta) para distinguir: “jabones, detergentes, dentífricos”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

“b) El 29 de enero de 1998, la sociedad VARELA S.A., presentó escrito de oposición contra la solicitud, con fundamento en sus marcas registradas con anterioridad PURO y PUROX (sic), para distinguir productos de la clase 3, actualmente vigentes. Fundamentó la obser- 10/07/2001 2.44 vación en la semejanza gráfica, fonética y visual entre la marca solicitada PUROSOL (mixta) y las marcas registradas con anterioridad PURO y PUROX.

(sic) “c) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 14370 de 31 de julio de 1998 declaró fundada la observación presentada por la sociedad VARELA S.A., negando el registro de la marca PUROSOL (mixta), solicitado por FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., desde los puntos de vista gráfico y fonético que pueden inducir a error al público consumidor” “d) Mediante Resolución Nº 04445 de 17 de marzo de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V., contra la resolución Nº 14370 del 31 de julio de 1998, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación, considerando lo siguiente: “El Despacho luego de analizar los argumentos del recurrente, y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que la impresión de conjunto despertada por los signos en confrontación PUROSOL (mixta) VS. PURO y PUROX (sic), examinados de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los mismos, arroja confusión, pues presentan similitudes de orden gráfico y fonético, esto teniendo en cuenta que los signos que se cotejan presentan letras idénticas y ubicadas en el mismo orden, que al ser pronunciadas producen el impacto señalado, más aún por tratarse de productos ubicados en la misma clase, razón por la cual no es posible su coexistencia en el mercado” “e El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 14964 de 30 de julio de 1999, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad solicitante, declarando infundadas las observaciones presentadas por la sociedad VARELA S.A., fundamentando lo siguiente: GACETA OFICIAL “De acuerdo con las pautas antes señaladas la Administración considera que entre las marcas en confrontación PURO, PUROX (sic) y PUROSOL, no existen semejanzas ortográficas, ni fonéticas capaces de inducir a error al consumidor, ya que su escritura y pronunciación son muy diferentes.

En consecuencia, considera que del examen de los signos en confrontación PURO, PUROX (sic) y PUROSOL, en su conjunto no presentan suficientes semejanzas las cuales imposibiliten la coexistencia de las marcas en el mercado” El conflicto planteado y que se deriva de la oposición formulada por la sociedad VARELA S.A., como así se desprende de las resoluciones 14370 y 4445, se refieren a las marcas PURO y PURO (mixta) Registros Nº 89.924 y 177.787, respectivamente, frente a la marca PUROSOL.

La marca PUROX, consta como referente únicamente en la resolución 14964, en la que por error interno se revoca la resolución 5146 de 25 de marzo de 1998, cuando debió referirse a la resolución 14370 de 31 de julio de 1998, lo cual se pide corrección por parte de la FABRICA DE JABON LA CORONA S.A. de C.V. En la demanda planteada por VARELA S.A., se menciona como oponentes las marcas antes citadas, existiendo ciertas confusiones como que en la resolución Nº 14370 se “negó el registro de la marca PURO (MIXTA) en la clase 3 a favor de Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V.”, cuando en dicha resolución lo que se negó fue la marca PUROSOL (MIXTA), en la indicada clase 3 y no en la clase once, como se lee en otra parte de la demanda.

El Tribunal Andino, por su parte, y en orden a aclarar ciertos aspectos del caso elevado a consulta prejudicial, se remite a los documentos allegados dentro del proceso y particularmente a los siguientes: 10/07/2001 3.44 “Desde el punto de vista ortográfico: la marca PUROSOL reproduce en su totalidad la marca de mi mandante. Además, la palabra PUROSOL aparece dividida en PURO y SOL, sobresaliendo el elemento PURO sobre la palabra SOL, tal y como se observa en la etiqueta de la marca.

“En efecto el elemento SOL aparece escrito debajo de la palabra PURO, lo que le permite al consumidor recordar la marca especialmente por su primero elemento ortográfico: PURO. Agrega que “desde el punto de vista conceptual, las marcas en conflicto son también semejantes ya que la marca PURO es producto de la imaginación de mi representada, y no tiene significado alguno para los productos de la Clase 3.

La marca PUROSOL, al igual que la marca PURO, por si solo no tiene significado alguno que relacionen la marca con los productos que se distinguen con ello. Por tanto el consumidor al recordarlas las relacionará entre sí, creándole de esta forma una confusión conceptual entre las marcas” Hace relación a que las dos marcas protegen los mismos productos, pese a que la marca PUROSOL, solo fue requerida para amparar “jabones, detergentes y dentríficos”, en tanto que la marca PURO, cubre todos los productos de la clase 03, esto es: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.” Al decir de la actora “esto demuestra que las marcas PURO y PUROSOL fueron registradas para el mismo producto y están dirigidas al mismo público consumidor y se comercializan en el mismo mercado.

Es claro que el jabón PUROSOL en el mercado causará confusión con el jabón PURO ampliamente conocido en el mercado colombiano” 1. Demanda de la Compañía VARELA S.A. La compañía actora, por medio de mandante, centra su defensa en la confundibilidad entre los signos previamente registrados y el posteriormente solicitado, desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual.

“…Por lo tanto, al público consumidor, se le creará la confusión directa e indirecta, tanto de los productos en sí mismos, como sobre su origen, ya que pensará que los productos PURO y PUROSOL, son el mismo, y también que aquellos que se distinguen con la GACETA OFICIAL marca PUROSOL forman parte de una nueva línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiando que éstos son fabricados por ella” 2.

Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Al defender la legitimidad de la resolución impugnada la que ha sido emitida conforme a derecho, hace relación a los requisitos que debe reunir un signo como son la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, acudiendo principalmente, a la Jurisprudencia de este Tribunal sobre el tema.

En lo que respecta a la aplicación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, aclara que no “existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas y por lo tanto, su coexistencia no conlleva a error al público consumidor”.. 3. Escrito presentado por la compañía Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V. A fin de conocer el criterio de la compañía titular de la marca PUROSOL, se hará relación al escrito presentado fundamentando el recurso de Reposición y el subsidiario de apelación por parte de Fábrica de Jabón La Corona S.A. de C.V. Al objetar la resolución 14370, señala que no se tuvo en cuenta “que las marcas del observador son por naturaleza débiles por su alto grado de evocatividad, por lo que no pueden constituirse en un antecedente válido para el registro de otras marcas que evoquen el mismo o similares conceptos” (lo subrayado del texto original).

Comparando la connotación del término PURO con los productos de la clase 3, estos “artículos están relacionados con las labores que tienen como finalidad lograr en los objetos, estados de limpieza, aseo, pureza, pulcritud, descontaminación, etc.” (lo subrayado del texto original) Bajo ese concepto algunos de los productos de la clase tercera cumplen con la función de “DEPURAR” o “PURIFICAR”, “motivo por el cual expresiones que evoquen estos conceptos que 10/07/2001 4.44 se adopten para constituirse en marcas para identificar tales artículos, dan como resultado signos altamente evocativos”, los cuales pueden ser registrados como marcas “siempre y cuando a ellas se sumen elementos adicionales que les confiera distintividad..” Añade que las marcas del observante resultan “evocativas en un grado máximo, y no podía en base de ellas negar el registro de PUROSOL + GRAFICA”.

Agrega que otras marcas cuya función constituye el aseo, utilizan expresiones como PUREZA, PURIFICAR, DEPURAR, ASI: EL BLANCO MAS PURO SIN DAÑAR LAS FIBRAS”, MAXIMA LIMPIEZA, MAXIMA PUREZA”, etc. Robustece su criterio, con la doctrina y cita a Jorge Otamendi (“Derecho de Marcas”, Buenos Aíres, página 184), quien señala: “El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario” Se ratifica que entre los signos en confrontación, existen diferencias de orden visual, por el tamaño de las letras, por el círculo, los colores, es decir el gráfico en general.

En tanto que la observante en la marca denominativa lleva las expresiones “CON CREMA DE LECHE HUMECTANTE NATURAL” y la mixta a más de la figura de una bandera contiene las palabras “PURO, DURO CON LA MUGRE, SUAVE CON SUS MANOS” Desde el punto de vista ortográfico, si bien coinciden los términos PURO, éste tiene una distintividad muy baja que no confiere derecho exclusivos.

Tampoco existe una confusión fonética pues la pronunciación de PUROSOL y PURO, son percibidos fonéticamente de manera diferente. Desde el campo ideológico, el contenido conceptual no es concordante. Indica que las marcas del observador han coexistido con otras marcas registradas de “dis- GACETA OFICIAL tintos titulares en la misma clase tercera internacional, que presentan las mismas coincidencias” citando varios ejemplos, como PUREX, PURIFIC, PURE SILK, PURE BALANCE, LIGNE PURE, T PUR, UTRAPURE, ETC.

Si se han registrado tales marcas, sostiene, debería también registrarse PUROSOL, que contiene suficiente nivel de distintividad por los elementos adicionales que posee. Concluye expresando que en razón de que no se configura la causal de confusión, pues para ello es necesario que dicha similitud genere la posibilidad de inducir a error al público, procede la revocatoria de la resolución impugnada.

CONSIDERANDO

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario, como lo es, en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinentes, a juicio del Tribunal Andino, para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va interpretar son las siguientes: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 10/07/2001 5.44 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

II. PUNTOS A TRATARSE EN ESTA INTERPRETACION - Requisitos para el registro de un signo como marca - La Confundibilidad - Criterios y Reglas para determinar la confundibilidad - Marcas Mixtas - Marcas denominativas compuestas o complejas - Examen de los signos frente a las reglas anteriores III. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA Entendiendo que un signo marcario tiene como objeto esencial que los productos de un empresario puedan y deban distinguirse de otros de la competencia, es lógico y obvio concluir que ese signo para que cumpla esa labor diferenciadora e individualizadora, tiene que llevar intrínsecamente una distinción propia para que el público consumidor pueda diferenciarlo entre los productos en circulación. Si los signos se confunden entre si o el público se encuentra incapacitado de distinguirlos y el signo marcario al confundirse con los demás pierde su esenciabilidad de distintivo no podría tener la protección legal que la norma comunitaria le confiere.

La distintividad es la condición sine qua non para que un signo pueda ser objeto de registro. Signo que carece de la misma o se confunde con otros de diferentes titulares frente a los mismos o similares productos o servicios se encuentra en imposibilidad de acceder al registro. GACETA OFICIAL Dentro del Proceso 23-IP-98 (G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998, marca TRIDIMENSIONAL “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACION Y COLORES”), al referirse a la distintividad el Tribunal expresó: “El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, v. gr. a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titular, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones.

Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344.

Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado; desde éste último punto de vista, cabe el estudio de la causal consagrada en el literal f) del mismo artículo 82, según la cual no pueden acceder al registro los signos que “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

“Conforme a lo inmediatamente expuesto, se observa que la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad.

Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabrican- 10/07/2001 6.44 te o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección. “La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.

Sobre el punto de la distintividad el Tribunal dentro del Proceso 17-IP-98 (marca “LA RUBIA”, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998) expresó: “…. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen.

La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). “La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.

Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor…” El artículo 81 ya transcrito al definir a la marca pone de relieve esta distintividad como requisito para el registro.

GACETA OFICIAL El propio artículo 81 hace relación a la perceptibilidad del signo. Si el consumidor tiene que diferenciar o distinguir un signo no lo podría realizar si el mismo fuera imperceptible por cualquiera de los sentidos. Si por la vista, el oído, el olfato o el tacto puede apreciarse el signo, es decir, palparse materialmente, deja de convertirse de inmaterial o ideal en un signo que se traduce en una contextura física capaz de ser aprehendido o receptado por los sentidos.

En el Proceso 23-IP-98, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998, sobre este requisito, El Tribunal, se pronunció en este sentido: “El signo, para ser considerado marca, debe tener la posibilidad intrínseca de ser percibido o captado por el consumidor, y la forma más corriente de hacerlo es a través de elementos objetivos y materiales que permitan visualizarlo.

Sin la posibilidad de perceptibilidad, un signo no tendría una exteriorización material lo que impediría conocer cual es la imagen, la forma o los elementos del signo y por ende la realización de su función. “Por regla general los signos marcarios se perciben por medio de la vista y el oído, este último las más de las veces en razón de la pronunciación que del mismo se hace, lo cual obedece a su estructura tradicional, pues normalmente se encuentran compuestos por denominaciones, con o sin intelección, gráficos, o conjuntos de palabras, gráficos y/o colores.

De allí la clasificación doctrinal de marcas denominativas, gráficas y mixtas…” La representación gráfica puede traducirse en la representación del signo a través de palabras, gráficos, colores, combinaciones de palabras, gráficos, etc. que permiten apreciar al signo y servir de medio de publicidad y de comparación con otros. Sin esta representación gráfica el consumidor o el público, tampoco podrían apreciar cuál es el signo que es materia de la comercialización de un producto ni tampoco conocer por medio de la publicidad registral, a que signo debe oponerse en defensa de sus posibles intereses.

IV. LA CONFUNDIBILIDAD Si el signo conlleva la distintividad o sea la capacidad de diferenciarse en los términos ya señalados, la confundibilidad con otro, sea por 10/07/2001 7.44 su estructura ortográfica, grafía, concepto o su pronunciación le hace desmerecedor de distintividad, la que puede conducir a la irregistrabilidad del signo, cuando entre signos y productos o servicios se confunden a tal punto que el público se induzca a un error en la adquisición del bien porque creyó adquirir un producto determinado, creyendo que está adquiriendo otro (confusión directa) o por la confusión indirecta, por la que “el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado” (Proceso 7-IP-98, G.O. Nº 349 de 19 de junio de 1998 Marca PALMA FRIT) Sobre este mismo punto, en el Proceso 26-IP96, G.O. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997 marca SEFRITA), El Tribunal expresó: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tiene marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo, productos o bienes que pueden llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios..” La confusión tiene que darse entre los signos considerados como elementos de comparación y los productos o servicios a los cuales va a cubrir o proteger.

De este modo si los signos se confunden sólo en su forma externa y no hace relación con los productos o servicios del signo semejante, bien podrían coexistir dentro de un mismo mercado. La comparación entre signos, a fin de determinar la confundibilidad marcaria o el “riesgo de confusión” debe presentarse si se trata de signos idénticos o semejantes frente a los mismos o iguales productos, similitud ésta, que no deviene de la clasificación de los productos en una determinada clase del nomenclator Internacional de Niza, sino por la conexión o competitividad que en el mercado origina los bienes y servicios, sin interesar a la clase de la que pertenecen.

GACETA OFICIAL 10/07/2001 8.44 Si bien entre dos signos puede haber identidad o una cierta semejanza, no por esa razón dejan de ser susceptibles de registrabilidad. La irregistrabilidad nace de las prohibiciones que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, entre otras, la genericidad, la decriptibilidad, o la utilización de denominaciones de uso común, la forma usual de los productos, etc., constituyendo la más común la confundibilidad de los signos con respecto a los bienes y servicios que con él se cubren o se protegen. también a los protegidos por la marca PURO.

La igualdad de los productos es un factor que acelera la confusión o incluye en ella. Por lo tanto los canales de distribución (centros comerciales, almacenes, etc.) son los mismos, hecho que en ocasiones induce a la confusión, considerando que en la actualidad los productos de la misma especie se colocan en forma contigua en las respectivas perchas.

Si lo que se pretende es que el consumidor –sujeto beneficiario de la marca- pueda adquirir un bien o servicio sin caer en el error en cuanto a la adquisición del producto o del origen empresarial o sin pretender confundirse con otros signos o sin afectar a derechos de terceros, el signo que se intente registrar debe reunir como requisito esencial una distintividad propia, ya sea en su condición intrínseca frente a lo que va a proteger o cubrir o extrínseca frente a otros signos ya registrados o previamente solicitados.

Signos que produzcan ese error o no tengan el cuño distintivo necesario caerían en la prohibición contenida en el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, que no permite el registro cuando los signos “sean idénticos o se asemejen en forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Como ya ha manifestado el Tribunal, esa confusión no se requiere que sea inminente o real basta la mera posibilidad o la simple duda o incertidumbre de que con la comercialización o utilización de los signos pueda producirse ese error o confusión, para que la oficina nacional competente impida el registro del signo posteriormente solicitado.

(Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997 y Proceso 13-IP-98, G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998, marca EL ROSAL). Todo esto en aplicación de los principios “primero en el tiempo, primero en derecho” (“prior tempore, potior iure”), como para el caso de duda “in dubio pro signo priori”. El administrador o el juez para decidir subjetivamente la posible confundibilidad, tiene que fundamentar su resolución en normas y reglas que sobre la confundibilidad ha planteado la doctrina y las ha recogido en numerosas sentencias este Tribunal.

En el caso sub lite, los productos que cubren los dos signos, son los mismos, pese a que en el caso de la marca PUROSOL, se ha restringido a una parte de la clase 03, los que cubren “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes V. CRITERIOS Y REGLAS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con dichos criterios, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. GACETA OFICIAL que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos: 01-IP-87, G.O. Nº 28, del 15 de febrero de 1987. marca “VOLVO”; 13IP-98, G.O. Nº 338 de 11 de mayo de 1998, marca EL ROSAL y, 40-IP-99, marca “LAUREL”, G.O. Nº 428 de 26 de enero del 2000).

A parte de estas reglas de comparación marcaria el Tribunal ha considerado también otras que complementan las anteriores. En efecto: Los campos en los cuales puede producirse la similitud marcaria entre dos signos son el visual, el auditivo y el ideológico. De estos se desprende similitudes gráficas u ortográficas, fonéticas y conceptuales, partiendo siempre del concepto de que el signo debe ser analizado en su conjunto, sin desmembrarlo o desnaturalizándolo o fraccionándolo.

La confusión gráfica se genera por la identificación o similitud de las palabras, frases, vocales, la ubicación de las consonantes, los prefijos y sufijos, los añadidos que se introduzcan a la marca original, la acentuación de las sílabas, etc. La pronunciación semejante de los signos, provoca la confusión fonética de los términos. Lo que auditivamente impide al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiendo a lo mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.

La similitud conceptual se origina por el semejante o parecido concepto o idea que los signos producen en la mente del consumidor, que aunque tengan diferente pronunciación o 10/07/2001 9.44 escritura se encadena en la misma concepción del signo, como podría suceder entre los supuestos signos de “Sembrio de trigo o “Trigal” No es necesario que la confusión se presente en todos estos campos, pues la existencia de la similitud en uno de ellos derivaría en la irregistrabilidad del signo posteriormente solicitado.

El signo, como se ha expresado, tiene la función de distinguirse de otro idéntico o similar frente a los productos o servicios que ampara o cubre, para evitar que el público se confunda o hierre en la adquisición de un bien. El consumidor es elemento de protección marcaria al que beneficia la distintividad y la ley le protege recayendo la prohibición sobre signos confundibles.

El consumidor medio, al que se lo toma como referencia confusionista, es decir, a aquel con una razonable capacidad de examen o precaución en la adquisición de productos, es el catalizador de dicha confusión. Si los productos, como en el caso presente, son de consumo masivo y su precio no es elevado, el riesgo de confusión puede ser más patente.

El examen, por esa razón, debe ser mas riguroso y estricto. (Proceso 9-IP-94 MARCA DIDA, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1994). VI. MARCAS MIXTAS A más de las marcas denominativas la doctrina distingue las marcas mixtas, es decir aquellas que se encuentran conformadas o estructuradas con una o más expresiones o denominaciones y uno o más elementos gráficos, así mismo simple o compuesto, que puede o no reflejar algún concepto o idea.

En las marcas mixtas, en primer término, es necesario reconocer cuál de los dos signos tiene mayor relevancia o connotación, esto es, la denominación o el gráfico. Si la palabra le imprime característica especial al signo, entonces procede la comparación con la marca denominativa. En tanto si en el signo mixto, el gráfico le imprime esa connotación distintiva, será este elemento el más característico no procediendo la comparación con la marca denominativa.

Sobre el tema esta sentencia acude a lo expresado dentro del mencionado Proceso 13-IP98: GACETA OFICIAL “En las marcas mixtas, esto es las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también es necesario examinar cuál es el elemento predominante o que sobresale, admitiendo la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio más eficaz que el usuario o consumidor pida o solicite la marca”.

“En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).

“No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota, como por ejemplo si dos marcas que tendrían la denominación “EL ÁRBOL”, la mixta contendría una figura de un canguro y ésta fuera la expresión característica de la marca y el gráfico se constituya en el signo notablemente predominante sobre la denominación”.

“Si en el proceso comparativo de marcas denominativa y mixta, la resultante es que predomina o sobresale en la mixta la denominación, procede entonces, la comparación entre esa marca y la denominativa, tomando como base dichos elementos configurativos y aplicando las reglas generales atrás expuestas”. (Ver Proceso 55-IP-99, G.O. Nº 539 de 28 de febrero 2000, marca FARLIN y Proceso 10-IP-98 marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), G.O. Nº 394 de 15 de diciembre de 1998). 10/07/2001 10.44 puestas o complejas, pueden estar representadas por términos genéricos, de uso común o usual o términos descriptivos o palabras de fantasía o caprichosas, sustantivos o adjetivos, etc. en las cuales es preciso, a fin de llegar a una conclusión sobre la confundibilidad, determinar cuál es la palabra o expresión que tiene la mayor fuerza expresiva o le da caracterización especial al signo a fin de imprimirle distintividad.

Signos genéricos o de uso común referente a los productos o servicios, pueden ser registrables siempre que entre ellos haya esa capacidad o condición distintiva. Señalizado en cada signo confrontado ese vocablo que le da distinción se debe proceder a dicha comparación, sin que esto signifique una mutilización o división del signo. En el Proceso 21-IP-98, G.O. Nº 398 de 22 de diciembre de 1998, marca SUPER SAC MANIJAS (MIXTA) ), al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. En el caso materia de esta interpretación, los signos en estudio son PURO (denominativa) y PURO (mixta) frente a PURO SOL.

“Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ”.

(“Separata de la Revista General de Derecho, Pág. 11157, Nº 648, Valencia)” Las marcas constituidas por una o varias expresiones o palabras esto es, las marcas com- La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: VII. MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS O COMPLEJAS GACETA OFICIAL “Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata Pág. 7052.

Nº 621)” Acompañando a la marca y como parte de la etiqueta no existe impedimento que se agreguen expresiones referentes a la aptitud o ciertas características del producto, términos que no podrían ser registrados como marcas por su genericidad o absoluta descriptibilidad. Lo que no será posible es añadir frases con el objeto de engañar al público consumidor.

(Proceso 12-IP-96, marca MARGARINA EXCLUSIVA, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) La marca PURO, no describe ni representa el género del producto ni evoca indirectamente al producto que puede ser identificado por el consumidor a través de un proceso deductivo para constituirse en marcas evocativas. Estas marcas evocativas son llamadas doctrinariamente “débiles”, sin que su titular pudiera oponerse o impedir el registro de otra similar, la que llevando el mismo vocablo, añada otro que permita “en su conjunto tener una fuerza expresiva y distintiva necesaria y suficiente para que las dos marcas coexistan en el comercio” (Proceso 4-IP-96, G.O. Nº 344 de ayo de 1998 de 28 de Mayo de 1998, marca BRILLOWAX”).

La doctrina señala como marcas evocativas Nescafé para café, Choco Milk para una bebida de chocolate, Veloz para bicicletas (Proceso 4-IP-95, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997 marca GRANOLATEJ). En tanto que el térmi- 10/07/2001 11.44 no PURO, no evoca ninguna característica de los productos que la marca protege ni se refiere indirectamente al mismo, pues a nadie se le podría ocurrir entender que con ese signo se está refiriendo a detergentes, jabones, etc.

Un determinado prefijo puede ser común para varias marcas como sucede en las marcas farmacéuticas (ofta, sulfa, derm, gan, bio, neo, pro etc.) y no puede ser apropiado en exclusividad. Lo mismo sucedería si un sustantivo ha sido empleado en varias marcas de la misma clase, se convertiría en común, pero no en usual para el producto en sí mismo, en el sentido de ser la palabra necesaria para designar a ese bien o producto, supuesto éste que impide el registro marcario conforme al literal e) del articulo 82 de la Decisión 344.

De esto no puede desprenderse que la marca registrada con un prefijo común no tenga su propia individualización para que permanezca en el registro marcario, en tanto no se declare su nulidad, y su titular no puede ejercer las acciones que la Ley comunitaria mantiene en su defensa. VIII. EXAMEN DE LOS SIGNOS FRENTE A LAS REGLAS ANTERIORES En la comparación de los signos enfrentados, a la marca PURO, originalmente registrada, se ha añadido la expresión “SOL” para proceder al segundo registro.

Aplicando lo expresado anteriormente, y de acuerdo con las reglas enunciadas, el Tribunal consultante deberá decidir, en primer lugar en la marca compuesta PUROSOL, cuál de los términos tiene mayor relevancia para producir la distintividad que el signo requiere para subsistir como marca, es decir, cuál es la palabra relevante que le impone esa distintividad.

Si el resultado de ese análisis se desprende que es PURO, la confundibilidad es manifiesta. Si se supone que es SOL, de todos modos habría que llegar a la conclusión que si ese término le genera o no distintividad evitando así la confusión con el primeramente registrado, considerando además, que en caso de duda se aplicará el principio que favorece a la marca ya registrada.

(“in dubio pro signo priori”) El Tribunal Consultante, además y con lo expuesto anteriormente, examinará si no se produce una confusión indirecta entre los dos signos, es decir, si el público no incurrirá en error GACETA OFICIAL 10/07/2001 12.44 al creer que los productos designados con la marca posteriormente solicitada (PUROSOL), no tienen un mismo origen empresarial o provienen de un mismo empresario, confusión que conduciría a la irregistrabilidad del signo posteriormente solicitado. 3.

La confusión entre signos y productos similares o idénticos impide el registro marcario, situación que será determinada por el examinador con base de su criterio subjetivo pero en todo caso ajustándose a las reglas que en esta sentencia se han detallado. Examen que se conducirá bajo las reglas examinadas dentro de esta sentencia, es decir, dentro de un analísis comparativo global de los signos, apreciando más las semejanzas que las diferencias y con un método sucesivo de comparación entre los signos, tomando en consideración la clase de productos que las dos marcas cubren y el consumidor medio adquirente de los mismo, analizando que en la marca PUROSOL, ésta expresión predomina sobre el gráfico. 4.

En las marcas mixtas se señalará previamente cuál de los elementos marcarios es el predominante y correspondiendo tal asignación a la denominación procede la comparación con otra marca nominativa. 5. Por regla general, en una marca gráfica la palabra es el elemento de que se vale el consumidor para solicitar el producto protegido por la marca. 6.

El signo complejo o compuesto será analizado en su globalidad, estableciendo, a fin de realizar la comparación marcaria, cuál es la palabra que tiene la impresión dominante o sobresaliente que imprime distintividad al signo compuesto, frente al resto de las otras expresiones que conforman el conjunto marcario. 7. La palabra que se ha añadido a una marca anteriormente registrada, debe tener una fuerza distintiva suficiente para que pueda ser registrada como marca y no se produzca la confusión. 8.

El titular de una marca con un prefijo común no puede impedir que un tercero utilice ese vocablo para constituir su marca, la que deberá tener la distintividad suficiente con la primeramente registrada. 9. El consumidor medio es elemento necesario que prejuzga la confusión o no entre dos marcas, y si los productos que cubren las marcas son de consumo masivo y de un valor no elevado el riesgo de confusión es más acentuado y posible.

La marca PUROSOL, ha sido registrada para ser usada en una sola palabra y no en su división. La marca debe ser utilizada en la forma como se registra. El uso indebido de una marca puede ser motivo de una acción para que una persona interesada pueda anteponer la acción respectiva. Con las consideraciones antes indicadas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. 2.

El artículo 81 de la Decisión 344 destaca a la distintividad como elemento esencial para que un signo sea registrado como marca, característica que permite diferenciar los productos de una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo de este modo, que el consumidor los distinga, así como también distinga la fuente empresarial.

El efecto directo de la confusión como impedimento de registro puede llevar al público a error en cuanto a los dos signos, e indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor. En cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá facultad de impedir que en el comercio se amparen con ese mismo signo productos o bienes, que pueden llegar a confundirse con los suyos. 10.

La marca debe ser utilizada en la forma como se registra. El uso indebido de una marca puede ser motivo de una acción para que la persona interesada pueda interponer la acción respectiva El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso GACETA OFICIAL 10/07/2001 Nº 6011, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Notifíquese la presente sentencia al Juez consultante mediante copia selladada y certificada. Remítase igualmente, copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. 13.44 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 4-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Interno 6013 Actora: COMPAÑIA NOVARTIS AG. Marca: NEORAL Magistrado Ponente: JUAN JOSE CALLE Y CALLE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los dos días del mes de mayo del año dos mil uno. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el Dr. Camilo Arciniegas Andrade Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente interno Nº 6013 contra autoridades nacionales.

En el proceso interno instaurado por la actora, la compañía NOVARTIS AG. domiciliada en Basilea, Suiza, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: a) Resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, expedida por la Superintendencia de Indus- tria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante la cual se declaró infundada la observación formulada por LABORATORIOS LEGRAND S.A. y sinembargo, de oficio se negó el registro de la marca denominativa NEORAL solicitada por NOVARTIS AG., para distinguir preparaciones farmacéuticas, productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. b) Resolución 15631 de 10 de agosto de 1999, que resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999.

Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho solicita se le conceda el registro de la marca NEORAL, para los productos de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972. Que la solicitud se encuentra acorde con los requerimientos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal conteni- GACETA OFICIAL do en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del Juez consultante, los siguientes: “La sociedad NOVARTIS AG., con domicilio en Basilea, Suiza, el 25 de septiembre de 1998 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca NEORAL (nominativa) para distinguir únicamente “Preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, LABORATORIOS LEGRAND S.A., con domicilio en esta ciudad y por intermedio de apoderado, presentó oposición y observaciones con fundamento en que la marca NEOVIRAL, de su propiedad, era confundible y semejante con la marca NEORAL. “La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, mediante resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, declaró infundada la observación presentada por LABORATORIOS LEGRAND S.A., por considerar que no existía confusión entre las marcas NEORAL y NEOVIRAL.

Sin embargo, de oficio, negó el registro de la marca NEORAL, por cuanto presentaba semejanzas con la marca NORAL registrada a favor de AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION. “Contra la resolución 09710 de 31 de mayo de 1999, se interpuso el recurso de apelación, argumentando el uso común de la terminación genérica ORAL en marcas que distinguen productos de la Clase 5ª; el registro de la marca SADIMMUN NEORAL de propiedad de la actora; el hecho de que AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION no presentó oposición al registro de la marca NEORAL y de que existen varios registros otorgados por la Superintendencia que sólo se diferencian en una sola letra con la marca cuyo registro fue solicitado.

“Por resolución 15631 de 10 de agosto de 1999 se resolvió el recurso de apelación, confirmando en su integridad la negativa del registro de la marca NEORAL. 10/07/2001 14.44 FUNDAMENTOS DE DERECHO En los fundamentos de derecho la actora cita como violados los artículos 83, literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones: 1.

“El literal a) del artículo 83, fue violado por cuanto la Superintendencia al pasar por alto que la terminación ORAL es descriptiva y de uso común respecto de productos farmacéuticos, está asumiendo, sin fundamento fáctico ni jurídico, que el sufijo ORAL no es descriptivo ni de uso común y sí apropiable por los particulares y, por tanto, puede servir de base para negar el registro de una marca.

“El mencionado artículo para ser aplicado, exige el cumplimiento de dos requisitos: a) que los signos distintivos sean idénticos o se asemejen de manera que puedan inducir al público a error; y, b) que cubran los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “La Administración, por otra parte, ha otorgado infinidad de registros de marcas que llevan los sufijos ORAL para productos de la clase 5ª y a nombre de diferentes propietarios; también ha considerado que las marcas que sólo se diferencian en una o dos letras, respecto de marcas previamente registradas y que cubren productos de la misma clase y naturaleza, pueden perfectamente coexistir en el mercado.

“Ha sostenido en repetidas ocasiones que dos marcas que compartan expresiones que son de uso común, trátese de raíces o desinencias, de prefijos y sufijos, para distinguir el tipo de producto de que se trate, no pueden ser consideradas confundibles y por tanto, pueden coexistir en el mercado. “Al hacer la comparación de las marcas en conflicto la Superintendencia asume, sin fundamento alguno, que el prefijo ORAL no es descriptivo ni de uso común para los productos de la clase 5ª y, por consiguiente, éste sí es apropiable por los particulares.

Con este hecho la Administración está aplicando erróneamente el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, puesto que no tiene en cuenta GACETA OFICIAL que lo que sí es comparable no tiene posibilidad de inducir al público a error, por lo que la marca solicitada sí puede ser registrable”. 2. “El artículo 96 de la Decisión 344 fue violado, por cuanto la Superintendencia al hacer el examen de registrabilidad de la marca solicitada, no cumplió de manera completa y cabal lo preceptuado por este artículo, puesto que no tuvo en cuenta la existencia de una gran cantidad de marcas registradas que llevan el sufijo ORAL y que distinguen productos de la clase 5ª.” El Tribunal, además de lo transcrito, se remite a la demanda presentada por la actora y a la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. a) Demanda presentada por la sociedad NOVARTIS AG.

Para afianzar su defensa, la actora manifiesta que “ninguno de los propietarios de las marcas registradas que llevan la terminación ORAL, incluyendo la sociedad American Home Products Corporation, propietarios de la marca NORAL (que sirvió de base a la Superintendencia de Industria y Comercio para rechazar de oficio el registro de la marca de mi mandante), presentaron oposiciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio”, de lo cual deduce que no se sintieron vulnerados en sus derechos por la inscripción de la marca NEORAL.

Cita varios ejemplos en los cuales las marcas se diferencian inclusive por una o dos letras: RINEX y AINEX; SENSUS y SENSUAL; PABAC y TABAC. Pese a estos antecedentes, la marca de su mandante no ha sido registrada a pesar de que contiene prefijos de uso común como es ORAL. Aclara que tiene registrada su mandante la marca SANDIMMUN NEORAL, con lo cual tiene ya derechos conferidos sobre la expresión NEORAL.

Concluye expresando que entre las dos marcas, esto es NEORAL y NORAL no hay posibilidad de inducir al “publico a error, por consiguiente la marca de mi mandante si puede registrarse” 10/07/2001 15.44 b) Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Justifica las actuaciones de la negativa del registro de la marca NEORAL, no con fundamento de la opositora marca NEOVIRAL, sino por la existencia previa del registro de la marca NORAL, de American Home Products Corporation, en la doctrina y Jurisprudencia del Tribunal Andino sobre la confundibilidad, expresando que “efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEORAL’ solicitada por Novartis AG. y ‘NORAL’ previamente registrada cuyo titular es American Home Products Corporation en debate, se concluye en forma evidente que entre éstas existen semejanzas capaces de conllevar a la confudibilidad directa al público consumidor”.

CONSIDERANDO

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por cuanto ante ese alto organismo jurisdiccional se ventila un proceso en el que deben ser aplicadas tales normas comunitarias. Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman ese Ordenamiento Jurídico siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional actuando en función de Juez comunitario como lo es en este caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto y en cuanto aquellas resulten pertinente, a juicio del Tribunal Andino para la resolución del litigio interno. I. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas que el Tribunal va a interpretar son las siguientes: DECISION 344 “ARTICULO 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Los puntos a tratarse en esta sentencia son: - La confundibilidad - Marcas farmacéuticas - Examen de registrabilidad II.

LA CONFUNDIBILIDAD 10/07/2001 16.44 Esta dualidad marcaria: signos y productos o servicios es la determinante para llegar a establecer si entre dos signos se produce real o posiblemente la confusión directa o indirecta. Prohibir la registrabilidad de signos confundibles en los términos indicados, constituye una protección que se dirige en dos vertientes: la empresarial que se vería perjudicada o lesionada si en el mercado circulasen para sus productos signos que no tienen un distintivo diferente al suyo, pues el público en tal indefinición de los signos caería en un error al adquirir un bien por otro, sin percatarse de la diferente fuente de origen; el otro sector protegido es el consumidor, pues se le evita caer en error al no identificar la fuente de origen de los productos y al evitarle que adquiera un producto o servicio por otro.

En toda comparación o análisis marcario entonces, entran en juego tres elementos: los signos, los productos y el consumidor; éste que participa como elemento activo en determinar la confusión dentro de un mercado. La identificación e individualización dentro de un mercado de bienes de diferentes empresarios se logra imponiendo sobre ellos un signo perceptible que debe contener como una característica esencial el de ser distintivo, pues la carencia de ésta llevaría a que entre varios signos se confundan, situación que conduciría a un posible o real riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se hallarían imposibilitados de diferenciar cual es el origen empresarial de cada signo. Producida la confusión marcaria, no se cumpliría con el objetivo primordial de una marca, como es el de identificar, distinguir y diferenciar unos bienes o servicios de otros.

La distintividad pierde su propia esencia ante signos confundibles. En defensa del titular de una marca y del consumidor, se origina la prohibición contenida en el artículo 83 de la Decisión 344, cuando impide el registro de signos que: Los signos confundibles entre sí, por ser idénticos o similares, carecen de la condición primordial que debe revestir un signo marcario como es la distintividad y, por lo tanto, no reuniendo esa condición es un signo irregistrable.

Para llegar a determinar la confundibilidad entre dos o más signos, no existen reglas matemáticas e inflexibles pues a más de que cada caso reviste su propia orientación y característica y connotación, todo depende en definitiva del criterio subjetivo del juzgador o de la administración “decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y ser adoptada con base en principios y reglas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar La distintividad debe ser analizada conjuntamente tomando en consideración los productos o servicios que se cubren con las marcas en disputa.

Si éstos son los mismos o tienen alguna conexión competitiva, la posibilidad de confusión es más probable. “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Confundibilidad actual o presente o confundibilidad posterior con el uso de los dos signos son las previsiones de esta norma. GACETA OFICIAL el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza” (Proceso 56-IP-2000, G.O. Nº 602 de 21 de septiembre del 2000, marca EFFER). Para el caso sub examine es necesario considerar que la confusión puede darse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, generándose similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales.

La similitud ortográfica se origina por la coincidencia de letras, sufijos, prefijos, la secuencia de vocales, el número de letras, sílabas, la posición o ubicación de consonantes y vocales; la similitud de las primeras o últimas sílabas. La pronunciación semejante de los signos, provoca la similitud fonética de los términos, lo que induce a una confusión auditiva, impidiendo al público diferenciar la vocalización de una palabra con la otra, percibiéndose a lo mejor la misma voz sonora o el mismo sonido.

“Si las denominaciones o las palabras que utiliza el signo tienen por su pronunciación correcta o incorrecta una percepción fonética que no llega a distinguir un sonido de otro, se habría producido la confusión auditiva entres dos signos, situación que impediría la registrabilidad de uno de ellos.” (Proceso 20-IP-97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998, marca MANUELITA vs. MANOLITA ) Auditivamente las dos expresiones en colisión, esto es NEORAL y NORAL, tienen una extremada similitud auditiva, que únicamente con una pronunciación pausada y muy acentuada de las palabras -que no es lo común entre los consumidores- podría percibirse su diferenciación auditiva, pues las vocales EO y O, perceptiblemente tienen una misma sonoridad que puede provocar la confundibilidad en el público consumidor, riesgo que debe ser descartado, más aún, cuando se trata de medicamentos que puede ser de uso general o masivo, lo que incapacita al consumidor para un análisis detallado y pormenorizado del producto que adquiere.

Desde el punto de vista gráfico, y analizando los dos signos en su impresión conjunta y global, y aclarando que la similitud no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de sus semejanzas, éstas priman sobre 10/07/2001 17.44 las diferencias, lo que induciría a una confusión en ese sentido, y baste que la confusión se genere en uno o varios de estos campos para que el signo sea irregistrable, como así se ha pronunciado en fallos anteriores El Tribunal.

De preferencia, en las marcas farmacéuticas se emplean prefijos o sufijos comunes para esa clase de marcas como derma, neo, ofta, sulfa, cal, bism, lacto, lacti, prosta, cata, vas, cefa, erba, erbi, fosfo, sano, bio, derm, efor, etc., que no pueden ser apropiadas con el carácter de exclusivo por ninguna persona, ya que, su uso queda para el público en general.

Pero la utilización de esos prefijos queda condicionado a que la nueva palabra que se utilice, sea caprichosa o de fantasía, tenga una distintividad propia capaz de diferenciarla de la anterior. No por la circunstancia que se haya registrado para un mismo titular el mismo vocablo, puede registrarse nuevamente sin el añadido del cuño distintivo que evitaría su irregistrabilidad.

El argumento de la demandada en ese sentido, tiene en su propia acción la respuesta. El signo anteriormente registrado según, ella corresponde a los términos SANDIMMUN NEORAL, que le da su distintividad, dentro del análisis comparativo del signo en su totalidad (ver Proceso 34-IP-98 G.O. Nº 419, de 17 de marzo de 1999, marca OMEPRAL). La confundibilidad como impedimento del registro tiene su fundamento en la defensa a los intereses del consumidor tanto para evitar el error en los productos que adquiere con un signo similar, como evitar también el error indirecto en cuanto a la creencia o convicción de la procedencia u origen empresarial de la marca.

“La confundibilidad choca también contra el principio de lealtad comercial y transparencia que deben regir en las transacciones comerciales, pues en el registro marcario prima preferentemente la tutela del concepto ‘pro consumitore’”. (Proceso 20-IP-97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998) En caso de dudas respecto a la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver el caso en contra de la marca solicitada, aplicando el principio “in dubio pro signo priori”.

Con referencia a las marcas farmacéuticas, el Tribunal dentro del Proceso 13-IP-97 expresó: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso GACETA OFICIAL común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que se supone una excepción a los principios generales anteriormente señalados, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales”.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre-Noviembre 1993, pág. 10389). A manera ejemplificativa citaremos algunas de las jurisprudencias del Tribunal sobre este tema: Proceso 13-IP-97 DERMALEX, Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998;

Proceso 21-IP-95, AFLOX, Gaceta Oficial Nº 233 de 19 de noviembre de 1996; Proceso 18-IP-95, SULFAPLATA, Gaceta Oficial Nº 231 de 17 de octubre de 1996. Proceso 34-IP-98, OMEPROL, Gaceta Oficial Nº 419 de 17 de marzo de 1999. Proceso 56-IP-2000, EFFER, Gaceta Oficial Nº 602 de 21 de septiembre del 2.000 Proceso 68-IP-2000, AMOZUL, Gaceta Oficial Nº 612 de 25 de octubre del 2.000 III.

MARCAS FARMACEUTICAS En cuanto se refiere a esta clase de marcas que cubren productos farmacéuticos la atención hacia la confusión debe ser más prolija y esmerada, pues, una confusión en la entrega o expendio de un artículo por otro, puede tener daños irreparables para la salud del consumidor. Aun cuando un fármaco despache bajo receta médica, existe la posibilidad de que quien atienda al consumidor en la venta, puede sufrir un error en la lectura del producto solicitado y entregar involuntariamente uno por otro. 10/07/2001 18.44 céuticos de uso humano, ésta debe hacerse de una manera mucho más cuidadosa en aras a descartar en forma plena el riesgo de confusión, toda vez que la circunstancia de confundir un medicamento con otro puede eventualmente comprometer la salud de las personas”.

En sentencia recientemente emitida, el Tribunal hace un pormenorizado recuento de su jurisprudencia sobre esta particular materia, que ahora se destaca y se ratifica. Dijo: “En efecto, el Tribunal en la sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 13-IP-97, dejó sentado: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio [del análisis de conjunto] Por tanto, el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales ”.

(…) “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

Dentro del Proceso 68-IP-2000 el Tribunal expresó: “Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso. “Ahora bien, en tratándose de comparación de marcas que amparan productos farma- “Y, efectivamente, en el presente caso uno de los puntos controvertidos tiene que ver GACETA OFICIAL con las consecuencias que para la salud puede acarrear la confusión generada respecto a los productos farmacéuticos, consecuencias que el juez consultante deberá medir a los fines de realizar un análisis, de ser el caso, más severo en relación con la naturaleza de los productos que las marcas pretenden distinguir cuando se formula una solicitud de registro como la de autos.

“El criterio últimamente señalado se encuentra reflejado en reciente sentencia de este Tribunal, producida con motivo del caso 30IP-2000 del 02 de junio del corriente, relativa a la marca “AMOXIFARMA”, fallo que a su vez recoge los criterios expuestos en la ya identificada sentencia 13-IP-97, marca “DERMALEX”. “Finalmente, en el de autos el consultante deberá tomar en cuenta que al tratarse de productos médicos existen otras consideraciones diferentes en cuanto al registro de una marca, puesto que el adoptar un prefijo o sufijo proveniente del químico básico para su elaboración, no limita el derecho de terceros ni se corre el riesgo de apropiación de un término necesario dentro del conjunto de una marca farmacéutica, el cual, a más de abonar a su distintividad, permite identificar el origen del producto que se pretende registrar; es decir, que al pronunciarse sobre registro de marcas de productos farmacéuticos deben ser tomadas en cuenta todas estas características específicas del tema” (Ver Proceso 56-IP-2000, G.O. Nº 602, de 21 de setiembre del 2000, marca EFFER, y Proceso 68-IP-2000, G.O. Nº 612, de 25 de octubre del 2000, marca AMOZUL) Se ratifica una vez más el criterio de este Tribunal sostenido en los Procesos: 13-IP-97, marca “DERMALEX”; 30-IP-2000, marca “AMOXIFARMA”; 48-IP-2000, marca “BROMTUSSIN”; y 70-IP-2000, marca PLATINOL.

En el Proceso 30-IP-2000, la sentencia expresa: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determina- 10/07/2001 19.44 das circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. Se ratifica una vez más este criterio.” IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Para concluir el procedimiento de registro de una marca, corresponde a la Oficina Nacional competente proceder a examinar si el signo solicitado reúne las condiciones previstas en las normas comunitarias y si dicho signo no se encuentra impedido de registro por alguna de las causales de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Este examen ineludible por parte de la administración, corresponderá practicarlo existan o no observaciones y en el supuesto de haberlas, el examen no debe concretarse o limitarse únicamente al objeto de tales observaciones, sino al análisis del signo comparado con otros con los que pueda existir similitud o semejanzas y que frente a los productos que cubran, puede dar lugar a la irregistrabilidad, entre otras causales, por la confundibilidad a la que se concreta la letra a) del articulo 83 de la mencionada Decisión. Si la confundibilidad o “el riesgo de confusión” no se produce o no se presume con la marca oponente, no por ello la administración puede dejar de realizar el examen con otros signos registrados con los cuales la marca solicitada puede estar impedida de registro.

GACETA OFICIAL El examen de registrabilidad es una obligación de la administración y no puede omitirlo bajo ninguna circunstancia. El Tribunal se ha referido en varios fallos al alcance del artículo 96 de la Decisión 344. En el proceso 12-IP-96 (G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, marca MARGARINA EXCLUSIVA) y recogiendo jurisprudencia anterior expresó: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. “Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

“Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro. 10/07/2001 20.44 trabilidad o no del mismo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.” En el proceso 48-IP-99 (G.O. Nº 528 de 26 de enero del 2.000 marca PIEDEMONTE) expresó: “Esta atribución que posee la Oficina Nacional Competente está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la Decisión, que debe “corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador, en la aplicación de las normas de carácter sustantivo, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.

A la contestación afirmativa, el signo no podrá ser registrado; en caso contrario sí lo será”. Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir, explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.

Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa.

De todo lo expuesto, “Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la regis- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La confusión que se presente o pueda presentarse entre dos sig- GACETA OFICIAL nos iguales o semejantes para productos idénticos o similares, impide el registro del segundo signo solicitado, confusión que puede darse por similitudes ortográficas, auditivas o ideológicas. El solo hecho de presentarse confusión en uno de estos campos, hace que el signo sea irregistrable.

SEGUNDO: Si las semejanzas entre dos signos son más profundas que las diferencias entre ellos, la posibilidad de confusión es más severa.

TERCERO: La administración o el juez para determinar la confusión o el “riesgo de confusión” entre dos o más signos, deberá hacerlo sujetándose a las reglas que en la doctrina y en esta sentencia se han expresado, de tal modo que no se trate de un análisis empírico, sino sujeto a un procedimiento técnico y minuciosa revisión de los hechos.

CUARTO

QUINTO

SEXTO: En caso de duda respecto a la confusión se aplicará el principio que beneficie al signo ya registrado. En cuanto a marcas que cubran productos farmacéuticos y por el riesgo que un error puede representar para la salud, el análisis entre los signos en discusión deberá hacerse con un criterio más riguroso. En las marcas farmacéuticas se utilizan prefijos o sufijos que se han convertido en uso común para esa clase, lo que impide el aprovechamiento personal por un solo titular.

Sinembargo quien utilice esos vocablos deberá hacerlo con un añadido que le imprima la suficiente distintividad para evitar el riesgo de confusión, actual o futuro, con el uso en el comercio de los dos signos.

SEPTIMO: La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de proceder al 10/07/2001 21.44 examen de registrabilidad de un signo para concederlo o negarlo, se hayan o no presentado observaciones.

OCTAVO: El examen antedicho no se concretará únicamente a las observaciones presentadas sino al análisis integral con otros signos ya registrados o solicitados anteriormente con los cuales pudiera darse el fenómeno del riesgo de confusión. El Consejo de Estado de la República Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 6013, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al Consejo de Estado de la República del Colombia mediante copia certificada. Remítase igualmente, copia sellada a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/07/2001 22.44 PROCESO 27-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 130-99. Actora: Pan del Ecuador S.A.. Panesa. Marca: MIGALLETITA. Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, Doctor Gonzalo González Cordero.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referenciada, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; El auto del 25 de abril de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación. Comparece como demandante la empresa PAN DEL ECUADOR S.A., PANESA, y como demandado el Director Nacional de Propiedad Industrial. Compareció al proceso en calidad de tercero interesado, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Se pretende con la demanda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, deje sin efecto la resolución Nº 972265, y en su reemplazo conceda el registro de la marca “MIGALLETITA”, pues manifiesta que gráfica, visual, fonética, auditiva e ideológicamente, el signo “MIGALLETITA” “cumple los requisitos legales necesarios para ser considerado marca conforme el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, y los que se requieren para autorizar su inscripción. (Art. 81 de la Decisión 344 y Art. 201 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual).

El demandado rechaza los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y expone que ante la solicitud de registro presentada por la empresa PAN DEL ECUADOR S.A., PANESA, para registrar “MIGALLETITA” con la finalidad de proteger productos de la clase Internacional Nº 30, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., presentó observación al registro de la marca citada, puesto que afirma que el signo solicitado es genérico y descriptivo.

En base a las observaciones decidió negar el registro de la marca citada, por contravenir lo dispuesto en el artículo 82, literales d) y e) de la Decisión 344 y artículo 195, literales d) y e) de la Ley de Propiedad Intelectual. Comparece la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., como tercero beneficiario del acto administrativo, manifestando que el signo que se pretende registrar, y que el órgano competente rechaza, es un término genérico, y que “no es justo, que se reconozca derechos individuales o exclusivos al uso de una denominación para un producto o servicios, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.” La actora expresa que el signo “MIGALLETITA” es una palabra que indica posesión personalizada diferente de la palabra genérica galleta, puesto que “no es semejante ni gráfica –visual ni fonética- auditiva, ni ideológicamente con la palabra GALLETA y no existe fundamento legal alguno para que se acoja la observación que realiza SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.”.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, GACETA OFICIAL con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los territorios de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de dicha Comunidad.

I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 82, literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrase como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.” 10/07/2001 lución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con los requisitos para el registro de marcas, irregistrabilidad de expresiones genéricas y descriptivas, signos novedosos y de fantasía, y a marcas sugestivas.

III. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El ordenamiento normativo en tema marcario busca establecer un sistema de libre competencia, que sea justo y equilibrado, y paralelamente ofrecer protección en los intereses del titular de una marca con respecto de los demás productos o bienes; como también procura el acceso, libre de confusión, de los consumidores, cuya orientación sea la marca registrada, asegurando por ende, procedencia y calidad.

Autores, como Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas 1, consideran que la marca es la que “distingue un producto o servicio de sus similares. El agente económico que entra en el juego de la competencia tiene –fundamentalmente o no- razones para creer que el producto que comercializa o el servicio que prestan son preferibles a los de sus ocasionales rivales económicos, y busca por ello individualizarlos de tal forma que no puedan ser confundidos; a este efecto, acude a la protección marcaria.” Por tanto, la marca es un signo material que establece una vinculación con los bienes y servicios que protege, “contando para esa configuración jurídica con el factor psicológico que representa la percepción por parte de los consumidores de esa unión signo-producto.” 2 Para Marco Matías Alemán las marcas “consisten en signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” 3 1 2 II.

CONSIDERACIONES Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la so- 23.44 3 Autores de “Derecho de Marcas” Tomo I. Pág. 267-8. Editorial Heliasta SRL. 1989. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO IV. Pág. 85. 1994-5. Proceso 09-IP94, caso: Dida.

G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995. Texto citado en su libro “MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena”. Pág. 73. Primera Edición Imagen Control – Bogotá. GACETA OFICIAL 10/07/2001 24.44 También citamos la conceptualización que el Tribunal ha expresado de las marcas: “La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.” (Proceso 100-IP-2000, Marca: Vapomentol, publicado en la Gaceta Oficial Nº 651, de 20 de marzo del 2001). ausente en el signo haría irregistrable el mismo como marca”.

(Proceso 12-IP-96) 5 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala las tres características básicas que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, las cuales son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica. - La perceptibilidad es la potestad de todo signo para ser captado por uno de los sentidos, y siendo la marca un signo inmaterial debe materializarse para que pueda ser percibido.

“La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.” (Proceso 32-IP-96) 6 La doctrina es unánime al señalar los tres requisitos para que un signo se pueda registrar como marca, así el Profesor Carlos FernándezNovoa en su libro titulado “Fundamentos de derecho de Marcas” 4 manifiesta: “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.

Mas para captar los rasgos peculiares de la marca, es conveniente ahondar en la naturaleza de la misma: mostrar con mayor rigor sus perfiles, señalando las notas que separan la marca de los restantes bienes inmateriales”. La finalidad de una marca es individualizar los productos o servicios, sin que se confundan con otros que se encuentren en el mercado, puesto que esta característica es la que conduce a diferenciarlos, lo que generará la posibilidad de registrar la marca.

Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas 7, al referirse a esta característica indican que “La perceptibilidad del signo se refiere a los sentidos que impresiona, que son, a los efectos marcarios, los habitualmente utilizados en la práctica comercial para identificar un producto o servicio.” En el proceso 27-IP-95, el Tribunal sobre este punto expresó: “Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que puede ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos.” 8 Destacaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81: - La distintividad se refiere a la posibilidad de distinguir un producto o servicio de otro que se encuentre en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares, lo que hace posible su distinción y determinación del origen y calidad, por parte del consumidor.

Al respecto, el Tribunal ha observado que: “La noción legal de la marca contenida en el artículo 81 destaca una de sus funciones principales como es la capacidad distintiva para diferenciar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, característica que de estar 4 Pág. 21. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984. 5 6 7 8 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

TOMO VI. Pág. 60. 1997. Proceso 12-IP96, caso: Margarina exclusiva. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO VI. Pág. 104. 1997. Proceso 32-IP96, caso: DC’OS vs DESEO’S. G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997. Autores de “Derecho de Marcas” Tomo I. Pág. 281. Editorial Heliasta SRL. 1989.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO V. Pág. 88. 1996. Proceso 27-IP95, caso: Sociedad Grasas Naturales. G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997. GACETA OFICIAL Cuando el consumidor sea capaz de apreciar o captar el signo por cualquiera de los sentidos, se podrá registrar por ser materialmente perceptible. - La susceptibilidad de representación gráfica del signo es una exigencia para la descripción del mismo, que permite formarse una imagen del signo y objeto de la marca.

La representación gráfica es una necesidad material a fin de poder registrar la marca, y es a través de este requisito que da a conocer las características o particularidades del signo a registrarse y publicarse. “El Tribunal y la doctrina han considerado que este requisito no es el de la esencia misma del concepto y de las funciones que el signo debe cumplir como marca y más que un requisito de fondo es un requisito formal para fines registrables.” (Proceso 32IP-96) 9.

Dentro del Proceso 27-IP-95, el Tribunal expresó: “La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.” 10. Y finalmente, el Tribunal se expresa, de manera reciente, Proceso 07-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 661, de 11 de abril del 2001, sobre la representación gráfica que ‘tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser descrita, apreciada y dada a conocer desde el momento mismo de introducirse la respectiva solicitud de registro.’” Para Marco Matías Alemán es la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanis- 9 10 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

TOMO VI. Pág. 106. 1997. Proceso 32-IP96, caso: DC’OS vs DESEO’S. G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO V. Pág. 90. 1996. Proceso 27-IP95, caso: “Exclusiva” Sociedad Grasas Vegetales S.A. G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997. 10/07/2001 25.44 mo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” 11.

En resumen, un signo que no tenga la aptitud de expresarse exteriormente, que no tenga la facultad para distinguirse de los demás, o de darse a conocer gráficamente, no reunirá los requisitos esenciales para registrarse como marca. IV. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS GENERICOS A más de congregar o reunir las condiciones anteriormente establecidas, el signo no debe contenerse en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para poder obtener el registro como marca.

En el caso materia de la interpretación, al establecer el literal d) del artículo 82, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la irregistrabilidad de los signos genéricos, está abarcando los que designan la calidad, la cantidad, las especies, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones usuales del signo que describen.

Los signos genéricos son los que se aplican a un conjunto de personas o cosas que tiene características en común o poseen las mismas propiedades, como quedó manifestado en el proceso 07-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 661, de 11 de abril del 2001. Al igual que la doctrina, la legislación andina rechaza el registro de signos genéricos.

Al respecto el Tribunal, ha expresado que: “El signo genérico es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro como marca de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

En otras 11 MARCAS. Normativa Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo De Cartagena”. Pág. 77. Primera Edición Imagen Control – Bogotá. GACETA OFICIAL palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

Es por ello que un signo que no distinga, por su carácter de genérico, un producto de otro, no puede constituir marca.” (Proceso 07-IP-2001. Gaceta Oficial Nº 661, de 11 de abril del 2001). En otro caso de análisis el Tribunal se ha pronunciado en el proceso 3-IP-95 12, sobre los criterios o métodos para configurar la genericidad de una denominación, en el siguiente sentido: “Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto.

El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.

Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase de producto o servicio de que se trata.

De allí que la 12 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO IV. Pág. 155-156. 1994-5. Proceso 3-IP-95, caso: Concentrados y Jugos de Frutas TuttiFrutti S.A., G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1997. En este caso el Tribunal cita el proceso 2-IP-89. 10/07/2001 26.44 doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “¿qué es?” en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica.

Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricos en relación con tales clases de productos. “Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.

O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca. “Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que –por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como “Familia”, “Ley”, “Hidalgos”, “Universo”, “Hoy”, “Comercio”, etc. etc.

“Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo GACETA OFICIAL que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio”.

De lo dicho, se puede sintetizar que un nombre genérico puede ser registrado para productos para los cuales esa designación no sea la del propio producto o servicio que este describiendo sus características o cualidades. V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMUNES O USUALES El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 dispone que no podrá registrarse como marca un signo que sea una denominación común o usual del producto o servicio del lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se quiera registrar.

El Tribunal ha manifestado, sobre este punto que: “En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca, estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”.13 Por lo que, no podría registrarse como marca, pues la designación no debe tener vinculación con el signo, objeto de la marca a registrarse, con sus características esenciales, como tampoco que la designación con el signo, sea del lenguaje corriente del país o del uso comercial de este.

VI. SIGNOS DESCRIPTIVOS Y SUGESTIVOS Los signos descriptivos son aquellos que se refieren a la cualidad que esencial o primordialmente señala el nombre del producto o servicio de que se trata. El Tribunal ya se ha pronunciado refiriéndose a esta clase, en el proceso 22-IP-96:14 13 14 Proceso 11-IP-98. Caso: Pavco Núcleo Celular. G.O. Nº 359 del 4 de agosto de 1998.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO V. Pág. 358. 1996. Proceso 22-IP96, caso: Expomujer. G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Cita el proceso 3-IP-95. 10/07/2001 27.44 “Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.

Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” (Proceso 3-IP-95, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

“Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (macas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, “El régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213)”.

“Tanto en el caso de los signos genéricos como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;

“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste.” Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o GACETA OFICIAL servicio, así el consumidor para establecer que el producto amparado con el registro de una marca deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o servicio.

La jurisprudencia andina, al respecto de los signos evocativos, ha manifestado que: “Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables”. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.” 15 VI. SIGNOS NOVEDOSOS Y DE FANTASIA La novedad de un signo, que pretende registrarse como marca, se basa en su condición de no haberse dado a conocer por ningún medio antes, y porque “requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados ” 16, de lo contrario el signo que se ha seleccionado para la marca no sería apto para diferenciar el producto.

El Tribunal ha señalado que “La novedad de la marca debe predicarse de su condición de no ha15 16 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO V. Pág. 28. 1996. Proceso 8-IP-94, caso: “Comodísimos”. G.O. Nº 241 de 20 de enero de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. TOMO IV. Pág. 86. 1994-5.

Proceso 09-IP94, caso: Dida. G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995 10/07/2001 28.44 berse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido ello significa que el signo escogido como marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de usurpación o abrogación del uso de una marca.

Al referirse a productos de la misma clase, la novedad no conlleva un concepto absoluto sino relativo, ya que no se requiere que la marca sea novedosa por sí misma sino que difiera de la que utilizan sus competidores para designar los mismos productos.” 17 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Breuer Moreno enuncia sobre los signos de fantasía: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta la deformación arbitraria que se haga de una denominación precisa o innecesaria.” 18 Con base a estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

De conformidad con lo dispuesto por la norma comunitaria, un signo que no reúna los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptible de representación gráfica, no puede ser considerado apto para el registro marcario. Tampoco deberá estar incurso en las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Se considera genérica una marca cuando se refiere a la cualidad o característica que usualmente utilizamos para designar al nombre del bien o servicio que se pretende 17 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

TOMO IV. Pág. 178-9. Año 1994-5. Proceso 12-IP-95, caso: Verdadero Arrancagrasa. G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996. Los autores Bertone y Cabanellas citando a Breuer Moreno. Pág. 241, en su libro “Derecho de Marcas”. 18 GACETA OFICIAL 10/07/2001 distinguir, por tanto, no podrían ser registrados los signos que comprendan o signifiquen el género, cualidades o la distinción esencial o primordial del producto o servicio. 3. 4. 29.44 copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Los nombres usuales o comunes de los productos que se utilizan en el comercio tampoco pueden ser registrables por ser de uso público. Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Las marcas evocativas, por no referirse directamente a las características de los productos, pueden ser registrables.

Gualberto Dávalos García MAGISTRADO El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 130-99, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al mencionado Tribunal, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 31-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d), 87 literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 3699-97-LYM. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Marca: “PRES-CAFÉ” Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintitrés días del mes de mayo del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito, Doctor Ernesto Muñoz Borrero.

El auto del 25 de abril de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referenciada, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; Comparece como demandante la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., y como parte demandada, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Director Na- GACETA OFICIAL cional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

Además, comparece al proceso, en calidad de tercero interesado, la compañía ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. Se pretende con la demanda, que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, deje sin efecto la Resolución Nº 0957704, de fecha 17 de diciembre de 1996, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en la que rechaza las observaciones propuestas por la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., contra el trámite de registro de la marca PRES-CAFÉ, presentada por la Compañía de ELABORADOS DEL CAFÉ COLCAFE C.A., destinada a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 30 1; y, niegue el registro de la marca citada, por la semejanza de marcas en conflicto, puesto que la empresa actora, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., manifiesta que existe semejanza, y por lo tanto, confusión entre las marcas “NESCAFE”, “NESCAFE y DISEÑO”, de su propiedad con la de la marca “PRESCAFÉ”, de la empresa ELABORADOS DE CAFÉ COLCAFE C.A., hoy llamada “ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A.” Los demandados, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado, rechazan los fundamentos de la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial no contestó la demanda. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca solicita la interpretación prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y propuso las siguientes excepciones: A) Negativa de los fundamentos de la demanda y B) Legalidad y validez de la resolución impugnada. 10/07/2001 30.44 reunir los requisitos contemplados en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, dado que en la demanda omitió señalar el domicilio del actor, omitiendo demandar al Estado, y se ha olvidado también, la enunciación de pruebas que propone rendir; y 4) Caducidad de la acción. Como coadyuvante de los demandados, comparece la compañía de Elaborados de Café ELCAFE C.A., la que a su vez plantea las siguientes excepciones: 1) Que existió un cambio de nombre del solicitante, de ELABORADOS DEL CAFÉ COLCAFE C.A., a COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A., antes de la publicación del signo “PRES-CAFÉ” en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el mismo que fue tramitado en su oportunidad. 2) Que el título de registro de la marca “PRESCAFÉ” emitido con el Nº 24-97, está a nombre de la COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFE C.A. 3) Que las marcas PRES, PRES 2, PRESCAFE y PRES-CAFÉ, no sólo se encuentran registradas en el Ecuador, sino también en otros países del Pacto Andino, y que coexisten en el mercado por ser distintivas. 4) Que las marcas en conflicto coexisten en el mercado y no se ha dado confusión entre el público consumidor, pues tiene plenamente identificado los productos que llevan la marca de su propiedad. 5) Que se ha probado en la fase administrativa el uso y la difusión del signo distintivo “PRES-CAFÉ”. 6) Que el signo “PRESCAFÉ” cumple con todos los requisitos legales. 7) Manifiesta que la resolución expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es legal, y 7) Solicita que al amparo de los artículos 81, 82, 83 y 93 de la Decisión 344 y de los artículos 25, 42 y 60 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, esta Sala, rechace la acción propuesta y además, ratifique la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Por su parte, el Procurador General del Estado, interpuso las siguientes excepciones: 1) Legitimidad del acto administrativo impugnado; 2) Improcedencia de la demanda por no 1 A saber: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería; helados, comestibles; miel, jarabe de melaza levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especies; hielos.

La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81, 82 literal a), 83, literales a) y d), 87 literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. 10/07/2001 31.44 ble, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.” Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) La identificación del peticionario. “Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.” “Artículo 93.-Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplica- “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” GACETA OFICIAL II.

CONSIDERACIONES Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca y sus características, los requisitos de registrabilidad, la confundibilidad de signos semejantes o idénticos, confundibilidad y suficiente distintividad; marcas notorias; requisitos propios de la solicitud, modificación de la solicitud y observaciones.

III. LA MARCA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS La marca es la protección que se otorga a un signo material, que tiene como fin distinguir un bien o servicio de los demás que existen, por la cual, los empresarios buscan la distinción e individualización de sus productos o servicios de los que puedan ser producidos o comercializados, idénticos o semejantes de otra marca.

El tratadista Carlos Fernández-Novoa 2, manifiesta que “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares.

Mas para captar los rasgos peculiares de la marca, es conveniente ahondar en la naturaleza de la misma: mostrar con mayor rigor sus perfiles, señalando las notas que separan la marca de los restantes bienes inmateriales.” De las anteriores definiciones se desprende que la marca registrada, como instrumento jurídico de protección, cumple algunas funciones, tales como la distintiva: individualiza, diferencia unos productos de otros; proteccionista: al titular, en relación a la competencia desleal y al consumidor, en relación al interés general; indicadora: procedencia, origen empresarial; comercial: propaganda, publicidad, canalizadora de clientela.

“Algunos autores, desde distintos puntos de vista, han analizado detenidamente el concepto, haciendo hincapié en una de sus características, mediante la cual individualizan 10/07/2001 su definición, por ejemplo, Aine Armengaud, Roubier y Rosello Gómez, dicen que la marca, por naturaleza, se ocupa (y debe hacerlo) en demostrar determinada procedencia o cierta industria de trabajo.

Otros como Laborde, opinan que la marca debe ser una imagen determinante e individualizadora, aplicada a ciertos productos, y estar en íntima relación con el comerciante. Hay quienes dicen que la marca comprende los dos criterios anteriores; entre ellos se encuentra Ramella y César Sepúlveda. Afirman que la marca caracteriza los productos, los diferencia de otros, los protege de la competencia desleal, especializa las mercaderías que se utilizan e indica la procedencia.” 3 El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala los tres requisitos esenciales que debe contener un signo para ser registrado como marca, y éstos son: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Brevemente señalaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81: - La distintividad, es la capacidad diferenciadora para distinguir o individualizar los productos o servicios de una persona de los idénticos o similares de otra, característica que sirve para impedir la confusión con productos o servicios similares y determinar la procedencia y origen empresarial.

La distintividad es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como requisito y característica esencial para determinar la registrabilidad de un signo, puesto que la marca debe ser ideada y exteriorizada de tal modo que ofrezca individualización y singularización, que permitan diferenciarla de otras. Con anterioridad, el Tribunal sobre la distintividad ha manifestado: “Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella radica en la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de 3 2 “Fundamentos de Derecho de Marcas”;

Pág. 21. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984. 32.44 Cita contenida en “La Propiedad Industrial” de Jesús Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas. Pág. 199-200. Editorial Temis Bogotá. 1973. GACETA OFICIAL 10/07/2001 otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie. “Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios.

“Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar ambos, de otros semejantes fabricados, o, respectivamente prestados, por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca ” 4 33.44 tar al administrador a tener una concepción material del contenido, la forma, las dimensiones del signo, etc.”. 6 De todo lo anteriormente expuesto, se concluye que para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir los tres requisitos enumerados en el artículo 81: ser suficientemente distintivo, ser perceptivo y susceptible de representación gráfica, indicando, que a más de reunir estas condiciones, no deberá estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 determina.

IV. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO: IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDENTICOS Y DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS. - La perceptibilidad involucra la aptitud del signo a registrarse para ser aprehendido o captado por uno de los sentidos. La marca, al ser un signo inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste comparar y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

El signo no debe encuadrar en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para poder obtener el registro como marca. El Tribunal solicitante ha requerido la interpretación de los artículos 82, literal a), y 83, literales a) y d). Este último grupo de signos que reúne características para ser irregistrables permite la protección de los derechos otorgados a terceros, evitando básicamente: a) que el público consumidor sea inducido a cometer errores al escoger el producto o servicio, confundiéndolos entre sí; y b) que el empresario compita en forma leal.

“Un signo mientras permanezca como una idea no cumplirá su función, no siendo conocido del público consumidor, ante lo cual la norma comunitaria exige la perceptibilidad, requisito necesario para poder ser registrado como marca ” 5 Al respecto, el Tribunal se ha referido a estas prohibiciones como las que “buscan la tutela del interés general frente a las marcas que puede contrariar el orden público y las buenas costumbres o pueden causar engaño al consumidor.” 7 - La susceptibilidad de representación gráfica del signo es una necesidad material, que permite formarse una imagen del signo, en sus características y formas, a fin de registrarse y publicarse. - Irregistrabilidad.- En el caso del artículo 82, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre la irregistrabilidad como marcas de los signos que no reúnan las características del artículo 81, es abundante la jurisprudencia y doctrina de la importancia que debe reunir un El Tribunal expresa al respecto de la representación gráfica que: “se vale de la descripción de palabras, figuras o signos para facili- 6 4 5 Proceso 40-IP-99, caso: Laurel.

Publicada en la Gaceta Oficial No. 528 de 26 de enero de 2000. Proceso 71-IP-00. Caso: Fuente Clara. Publicado en la gaceta Oficial No. 631 del 10 de enero de 2001. 7 Proceso 36-IP-99, caso Friskies. Publicado en la Gaceta Oficial No. 504 del 9 de noviembre de 1999. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995.

Proceso 7-IP-95. Marca: “Comodísimo”. Pág. 166. Publicado en la Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995. GACETA OFICIAL 10/07/2001 signo para ser registrado como marca, y este Tribunal ya se ha pronunciado en el punto 4.1. confusión al consumidor. Para efectos de determinar posibles confusiones entre marcas, y de esa forma evitarle a los consumidores la probabilidad de caer en error, “deben tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada la unidad fonética.” 10 La doctrina y este Tribunal, en numerosas sentencias, ha establecido razonamientos, basado en las siguientes reglas generales para analizar si la similitud o identidad de los signos lleva a confusión: - Confundibilidad marcaria.- Sobre el artículo 83, literal a), de la irregistrabilidad de los signos que en relación a terceros presenten algunos impedimentos, como el que sean idénticos o semejantes que puedan inducir al consumidor a error, debemos manifestar: La función fundamental de la marca es identificar los productos o servicios, a fin de evitar confusión con los de igual o semejante naturaleza que corresponden a otra persona.

El registro ampara al signo del llamado riesgo de confusión o confundibilidad marcaria, que resulta “en la semejanza entre signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos o servicios que esas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los bienes y servicios con la marca similar, sin advertir que tales productos y servicios pueden provenir de empresas diferentes.” 8 La confundibilidad se genera cuando se cree tomar una cosa en vez de otra, se comete, en definitiva, un error.

Un signo que se confunda con otros no puede acceder al registro como marca, porque con la confusión los signos no distinguen y la marca no cumpliría su función distintiva, así también lo manifiesta Marcos Matías Alemán, quien declara que “La mencionada causal, es el refuerzo de otras ya comentadas, en atención a que si es confundible no cumple con el requisito legal de distintividad.” 9 La determinación de sí existe o no riesgo de confusión entre las marcas dependerá del proceso de análisis y valoración: procedencia, naturaleza, destino o finalidad, mercado al que accede, composición o estructura, modo de fabricación, promoción, etc., que nos lleven a verificar si los productos o servicios amparados bajo una marca, puede originar 8 9 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Tomo IV. 1994-1995. Proceso 09-IP-94. Marca: “Dida”. Pág. 79. Publicado en la Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995 “Marcas. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”. Pág. 89 Top Management. Internacional. Bogotá. 34.44 1. Regla.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Regla.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. 3. Regla.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. 4. Regla.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: 1.

Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor. 2. Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idéntica o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). 10 Marcos Matías Alemán citando jurisprudencia de este Tribunal (Proceso 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987.) Pág.

89. GACETA OFICIAL 3. Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor.” 11 V. LA NOTORIEDAD - Sobre el literal d) del Artículo 83, la irregistrabilidad del signo está dirigida a impedir la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo notorio en el país donde se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

La notoriedad de una marca radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene una marca de notoria es que sea protegida de manera especial y mejor apreciada con relación a las demás marcas, pues de su misma cualidad “notoria” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor.

Este Tribunal comunitario ha expresado que “La notoriedad de una marca es representativa, cuando el público puede distinguir un determinado tipo de bien o servicio ofrecido por un fabricante o por una persona en particular.” 12 Para el profesor Carlos Fernández-Novoa la marca notoria “es la que goza de difusión o –lo que es lo mismo– es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” 13 La doctrina y el Tribunal se han pronunciado sobre la notoriedad y la prueba de la misma.

“La notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado; así lo determina el artículo 84 de la Decisión 344. Corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, 11 12 13 Proceso 36-IP-99. Marca: “Friskies”. Publicada en Gaceta Oficial No. 504, el 9 de noviembre de 1999. Proceso 76-IP-2000. Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001.

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Pág. 32. Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984. 10/07/2001 35.44 en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos, para lo cual el ordenamiento comunitario establece los criterios del artículo 84”. 14 Por tanto, la carga de la prueba de notoriedad corresponderá a quien la alegue, a quien le corresponderá servirse de los medios procesales que estén previstos en el derecho nacional para este efecto.

De lo anteriormente expuesto, se puede resumir que no podrán ser registrados los signos que causen confusión en el público consumidor con otra marca anteriormente solicitada para el registro o de las que se encuentran registradas sobre los mismos productos, porque no poseen suficiente fuerza distintiva. Sobre la notoriedad de la marca, el mismo artículo 83, literal d) en su parte infine, dispone que cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida no será aplicable la irregistrabilidad.

VI. REQUISITOS FORMALES PARA EL REGISTRO Los artículos 87, literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refieren al procedimiento de registro. - SOLICITUD.- El artículo 87 indica las formalidades que debe contener una solicitud, el primigenio, es la identificación del peticionario, es decir, quien actúa solicitando el registro de la marca.

Sin embargo, en los artículos siguientes, se establece el procedimiento para subsanar cualquier omisión, caso contrario, la solicitud deberá ser rechazada. El Tribunal consultante deberá analizar si se cumplió o no con estos requisitos de procedimiento, para que se pueda verificar, si ciertamente el acto administrativo, por el que se concede el registro de la marca, adolece de vicios. - MODIFICACIÓN EN LA SOLICITUD.- El artículo 89 consagra la facultad de modificar lo solicitado en la petición inicial sólo en aspectos secundarios, que serán en cuanto a la descrip14 Proceso 76-IP-2000.

Marca: “Fiberglass”. Publicada en Gaceta Oficial No. 633, el 17 de enero de 2001. GACETA OFICIAL ción de marca, así también lo indica Hildegard Rondon de Sanso.15 La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo a registrarse. En este caso, la modificación se produjo en el nombre del titular, de Compañía de Elaborados de Café Colcafé C.A., a Compañía de Elaborados ELCAFE C.A., hecho éste, ajeno a la esencia y naturaleza misma del signo para registrase como marca.

No siendo cambio de titular, sino del nombre de la denominación o razón social del titular, continuando con la misma vida jurídica, que fue tramitado y aceptado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Al respecto, este Tribunal comunitario, ha pronunciado en el Proceso 20-IP-95 16, lo siguiente: “Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.

Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación o en el gráfico, ampliación de los productos a protegerse con la marca, cambio de clase, etc., hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro, con la consecuente publicación sujeta a observaciones, solicitud que, inclusive, pierde el derecho de prioridad.

“Los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial para el registro de la marca, (tamaño de la letra y tipo de letra en alguno casos, faltas ortográfica o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación, etc.) o todos aquellos cambios que no alteren el aspecto general de la marca, pueden ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera, inclusive con el derecho de prioridad que la Decisión 344 establece ” 15 16 “El Régimen de la Propiedad Industrial”.

Pág. 209. Editorial Arte. Caracas, 1995. Marca: “Mono”. Publicada en Gaceta Oficial No. 236, el 26 de noviembre de 1996. 10/07/2001 36.44 - OBSERVACIONES.- Y, finalmente, se solicita a este Tribunal entre las normas a interpretarse, el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el que se refiere a lo que en doctrina se llama “llamamiento a oposiciones”,17 (ahora observaciones) que es la posibilidad de que terceros que tengan legítimo interés para intervenir oponiéndose al registro.

La norma comunitaria contempla, que toda vez, que ha sido admitida la solicitud de registro, se deberá publicar para que terceros interesados conozcan y observen las consideraciones pertinentes. Esta norma, materia de interpretación, manifiesta que en el plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.

Con base a estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 de la Decisión 344, un signo que no reúna los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede ser considerado apto para el registro marcario, como tampoco deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad de los artículos 82 y 83 de la citada Decisión. 2.

La causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), prohíbe el registro marcario de signos que produzcan confusión marcaria, evitando el error en que pueden incurrir los consumidores. 3. El artículo 83, literal d), protege a la marca notoria, que goza de la protección de la normatividad comunitaria: la similitud de un signo con otro notoriamente conocido es 17 “El Régimen de la Propiedad Industrial”.

De Hildegard Rondon de Sanso. Pág. 210. Editorial Arte. Caracas, 1995. GACETA OFICIAL 10/07/2001 causal para negar su registro, teniendo además, que probar la notoriedad la parte que así lo alega. 4. 5. 6. Sobre los aspectos de procedimiento para el registro de una marca corresponde al Juez o a la Oficina Nacional Competente analizar y pronunciarse sobre los mismos.

Debe cumplirse con los requisitos que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena determina para el registro de la marca, en su aspecto formal. dentro del proceso interno Nº 3699-97-LYM, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese al mencionado Tribunal, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Pueden presentar observaciones al registro de una marca, cualquier persona que tenga interés legítimo, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios que pueda inducir en el uso al público a error, como el que primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

La concesión o negación de una marca dependerá del criterio subjetivo del Juez o de la administración pertinente, que no podrá ser arbitrario, sino que procederá de acuerdo a la normatividad vigente, jurisprudencia, doctrina y a lo establecido en esta sentencia. 37.44 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO PROCESO 23 IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TOSTY (mixta) ACTORA: PRODUCTOS YUPI S.A. Expediente interno No. 5603. Magistrado Ponente: Gualberto Dávalos García. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los treinta días del mes de mayo del dos mil uno, en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, mediante oficio N° 00000002, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 14 de Febrero del 2001 dentro del expediente interno No. 5603 VISTOS: Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de su GACETA OFICIAL Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 7 de Marzo del 2001. 1.

ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado los siguientes: 1.1. Las Partes. Es demandante la sociedad Productos Yupi S.A. representada por su apoderado General Mauricio Pinzón Pinzón y la demanda se dirige contra la Nación representada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 0l006 del 29 de Enero de 1998, por la cual decidió concederle a Comestibles Tosty Empresa Asociativa de Trabajo, el registro de la marca mixta “TOSTY”

1.2. ACTO DEMANDADO EN EL PROCESO INTERNO. Es la Resolución No. 01006 de 29 de Enero de 1998.

1.3. OBJETO DE LA DEMANDA: Se pretende con la acción intentada, que se declare la nulidad de la Resolución 01006 del 29 de Enero de 1998, y como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que proceda a cancelar el certificado de registro No. 208096 concedido dentro del expediente administrativo No. 96-1652l. 1.4.

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

HECHOS: El día 8 de Abril de 1996 COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, solicitó el registro de la marca mixta TOSTY. La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 01006 del 29 de Enero de 1998, decidió concederle a COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO, el registro de la marca mixta “TOSTY”. Disfruta Productora de Alimentos Limitada mediante escrito radicado el 9 de Junio de 1998, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó el traspaso de la marca TOSTY, de 10/07/2001 38.44 COMESTIBLES TOSTY EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO a DISFRUTA PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIMITADA -DISFRUTA LTDA- en virtud del contrato de cesión de derechos marcarios celebrado entre las dos sociedades mencionadas.

El 27 de mayo de 1987 fue solicitado el registro de la marca nominativa TOSTIS por parte de ATILA DE COLOMBIA S.A. El 21 de Septiembre de 1990, se concedió el registro. El 18 de Febrero de 1999 PRODUCTOS YUPI S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el traspaso de la marca TOSTIS de Atila de Colombia S.A. a Productos YUPI S.A. conforme a contrato de cesión de marcas registradas celebrado entre estas dos sociedades.

Mediante Resolución No. 05699 de 31 de Marzo de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la inscripción, en el registro de la Propiedad Industrial, del traspaso de la marca TOSTIS a favor de Productos YUPI S.A. 1.5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. Fundamenta la demandante su acción en que la resolución atacada contraviene los artículos 81; 83 literal a); 95, inciso 2; y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Expresa el actor que el artículo 95 inciso 2 de la Decisión 344 debe ser analizado junto con el artículo 96 de la referida Decisión, en la medida que son dos disposiciones complementarias.

Que el artículo 96 de la Decisión 344 dispone que el acto a través del cual se declara la concesión o negación del registro de una marca debe estar debidamente motivado. Cuando la entidad administrativa ha desechado una observación, bien porque ésta nunca se dio o porque conforme al artículo 95 ha determinado que la observación es infundada, debe continuar con el análisis respecto al resto de universo de marcas que puedan llegar a confundirse con la analizada, lo cual no hizo la Superintendencia de Industria y Comercio.

GACETA OFICIAL 10/07/2001 39.44 De otra parte el artículo 96 plantea uno de los presupuestos conforme a los cuales cualquier ciudadano haciendo uso de la acción que consagra el artículo 84 del C.C.A. puede pedir la nulidad de un acto administrativo cuando éste haya sido expedido en forma irregular, a saber: Por lo expuesto anteriormente, afirma el demandante que se ha violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al conceder una marca que es SIMILARMENTE CONFUNDIBLE con una marca anteriormente registrada como TOSTIS.

Que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al emitir el acto por el cual se concedía el registro de la marca TOSTY, no motivó debidamente el mismo dado que su función como entidad de inspección, vigilancia y control no se limita a efectuar el estudio de confundibilidad cuando ha existido previamente una observación por parte de un tercero, sino que precisamente teniendo en cuenta tal función en el campo de la propiedad industrial, debe oficiosamente verificar que no haya confundibilidad con otras marcas ya registradas. 2.

Contestación a la demanda: Que es precisamente la no adecuada realización del examen de registrabilidad, conforme a lo que se acaba de decir, lo que hace que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio haya incurrido en una falsa motivación de la Resolución 01006 del 29 de Enero de 1998 cuando negligentemente y con falta a la verdad afirma que “la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Argumenta que el artículo 81 de la Decisión 344 señala que pueden registrarse como marca, todos aquellos signos que cumplan tres requisitos, a saber: ser perceptibles, ser susceptibles de representación gráfica, y ser suficientemente distintivos.

Que al no ser la marca registrada suficientemente distintiva, no debió haberse registrado, su concesión es violatoria de la Ley de marcas y por ello anulable de acuerdo con el literal a) del Artículo 113 de la Decisión 344, pues la marca no es suficientemente distintiva respecto de la marca TOSTIS. A la similitud en la representación gráfica y la identidad fonética, se suman otros elementos como el destinatario del producto y las modalidades de comercialización del mismo.

La demandada defiende la legalidad del acto administrativo acusado, por cuanto con la expedición de la Resolución No. 01006 del 29 de Enero de 1998 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Afirma que de los documentos obrantes en el expediente No. 96-16521 se concluye en forma clara y precisa que la oficina nacional competente, se ajustó al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. En consecuencia, la marca TOSTY (mixta) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple los requisitos del artículo 81 de la misma pues es suficientemente distintiva.

En lo atinente a la presunta violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión, aducida por la parte demandante, manifiesta que no debe prosperar habida cuenta que la marca TOSTY (mixta) es suficientemente distintiva, no configurándose semejanzas entre ésta y la marca registrada “TOSTIS”.

3. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional que deba aplicar normas del ordenamiento jurídico andino, como es, en este caso el Organismo Jurisdiccional consultante, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal modificado por el Protocolo de Cochabamba y codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 3.1 NORMAS A SER INTERPRETADAS. El Tribunal interpretará las normas que se mencionan por el Juez consultante, esto es los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 10/07/2001 40.44 Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” CONSIDERACIONES.

A continuación se inserta el texto de las mencionadas normas andinas: Pasa el Tribunal a establecer el sentido y alcance de los artículos 81, 83 literal a), 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. DECISIÓN 344 QUE DEBE ENTEDERSE COMO MARCA. Artículo 81: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Artículo 83.“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” Artículo 95.“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Artículo 96.“Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona ” Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344), Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues puede no ser registrable si se encuentra comprendido en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento con los cuales se puede usar la marca.” 1 Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible”, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera 1 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso, No. 27-IP-95, págs. 8590.

GACETA OFICIAL de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros, y permite identificar por parte del consumidor el signo con el producto. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundirse lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y evitar confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan.

CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible respecto de una marca, nombre comercial, lema comercial anteriormente solicitados para registro o registrado por una tercera persona.

De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocida en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocido en el país en que solicita, o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida.

El efecto de la confusión es llevar al público a error, sea directo en cuanto a los dos signos o 10/07/2001 41.44 indirecto en cuanto induce a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio existan con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de los signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión. Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica.2 EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 95 establece que una vez admitida la observación y no incurriéndose en las causales del artículo anterior, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario para que, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente y vencido este plazo la autoridad administrativa decidirá sobre tales observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las obser2 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Proceso 26-IP-96, págs, 312-314. GACETA OFICIAL 10/07/2001 42.44 vaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la “denegación o concesión” del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, No proceder al análisis completo de las exigencias formales y de fondo de una solicitud, omitiendo las mismas, y dar paso a la concesión o negación del registro llevaría a la nulidad por la causal del literal a) del artículo 113 que se concreta por la contravención de “cualquiera” de las disposiciones de la presente Decisión.3 CONCLUYE: La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que se concretará también a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82, y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas.4 3 4 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1997, Proceso 26-IP-96, págs. 312-314.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Proceso 27-IP-95, págs, 95-96. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRIMERO: Un signo que no reúne las condiciones de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. Si el signo se acoge a los requisitos anteriores, para poder tener acceso al registro, además no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

SEGUNDO: El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente de oficio o como resultado de observaciones formuladas por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y pueda generar confusión susceptible de inducir al público a error, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

TERCERO: La actitud de la administración no se ha de concretar únicamente al análisis de las observaciones como en un primer momento podría desprenderse del inciso segundo del artículo 95, sino que para la denegación o concesión del registro deberá realizar un análisis del signo frente a las prohibiciones comprendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

CUARTO: El artículo 96 de la Decisión 344, ha previsto que, en el otro supuesto, esto es, de que no se presenten observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, puesto que este examen procede cuando se presenten o no observaciones. La inexistencia de observaciones, no exime al examinador de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la Re- GACETA OFICIAL pública de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso interno No. 5603. Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia sellada y certificada y remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. 10/07/2001 43.44 Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO GACETA OFICIAL 10/07/2001 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú